PROCESO 41-IP-2003 Interpretación Prejudicial del artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Interpretación de oficio del artículo 144 de la misma Decisión. Actor: MAX MARVIN ABADI HARARI. Patente: “CONDON Y SISTEMA DE COLOCACION”. Expediente interno 6749.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil tres. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero doctor Manuel S. Urueta Ayola, VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 15 de abril del año 2003, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto emitido el 30 de abril del año 2003. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Partes. Actúa como demandante la sociedad MAX MARVIN ABADI HARARI, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2. Actos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la sociedad MAX MARVIN ABADI HARARI, demanda ante la jurisdicción nacional consultante, la declaratoria de nulidad de las siguientes Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 07138, de 31 de marzo del 2000, mediante la cual la mencionada Superintendencia declaró abandonada la solicitud de privilegio para la invención denominada “CONDON Y SISTEMA DE COLOCACION”, requerida por la firma MAX MARVIN ABADI HARARI, y; - Nº 13105, de 16 de junio del 2000, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, la aludida Dependencia confirmó la Resolución anterior.

Solicita, adicionalmente, que como restablecimiento del derecho se ordene a la mencionada Superintendencia que continúe con el trámite de patente para la invención solicitada. 1.3. Hechos relevantes. De la solicitud sobre interpretación formulada y, del expediente acompañado a la misma, han podido ser establecidos los siguientes hechos relevantes: a) Los hechos 1.

El 23 de marzo de 1994, la sociedad MAX MARVIN ABADI HARARI, a través de apoderado, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, le sea concedida patente para el invento denominado “CONDON Y SISTEMA DE COLOCACION”, solicitud a la que le correspondió el expediente Nº 94 011576. 2. La solicitud en referencia, identificada con el número 94 011576, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial de Colombia Nº 423, de 19 de octubre de 1995. 3.

El 27 de mayo de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio, luego del estudio realizado de la solicitud, hizo, mediante concepto técnico Nº 662, requerimientos acerca de la respectiva invención. 4. El 24 de septiembre de 1999, la sociedad MAX MARVIN ABADI HARARI dio contestación a las observaciones presentadas. 5. El 31 de marzo del 2000, la misma Superintendencia emitió la Resolución Nº 07138, en la cual declaró abandonada la solicitud de privilegio de invención por considerar que el solicitante no dio respuesta a los requerimientos formulados, pues las contestaciones presentadas han sido dadas por persona distinta a quien había sido reconocido con personería para actuar en esta causa. 6.

La sociedad MAX MARVIN ABADI HARARI interpuso recurso de reposición contra la resolución emitida. 7. El 16 de junio del 2000, la aludida Superintendencia, al resolver el recurso de reposición, expidió la Resolución Nº 13105 por la cual confirmó la Nº 07138 y, ordenó el archivo de la solicitud por abandono de la misma. Respecto de esa actuación no aparece constancia de que haya sido interpuesto recurso de apelación. b) Escrito de demanda La sociedad MAX MARVIN ABADI HARARI, con domicilio en Bogotá, Colombia, a través de apoderado y en el ejercicio de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presenta demanda de nulidad contra la Resolución Nº 07138, de 31 de marzo del 2000 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Pide además la nulidad de la Resolución 13105, de 16 de junio del 2000, por medio de la cual la misma Dependencia resolvió el recurso de reposición propuesto y confirmó la resolución primeramente impugnada que ordenó, como ha sido dicho, el archivo del expediente por abandono de la solicitud de patente. Fundamenta su demanda manifestando que presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la aludida Superintendencia, solicitud de patente para la invención “CONDON Y SISTEMA DE COLOCACIÓN”, la misma que con base en concepto técnico Nº 662, de 27 de mayo de 1999, formuló observaciones de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Decisión 344.

Afirma que el doctor Alvaro Correa Ordóñez es su apoderado en Colombia para asuntos de propiedad intelectual y, que el doctor Carlos Olarte igualmente labora en la Sociedad, en su departamento de propiedad intelectual, más específicamente en el área de patentes. Sostiene que los requerimientos formulados fueron contestados oportunamente por el doctor Carlos Olarte, quien conjuntamente con la presentación del recurso de reposición contra la Resolución 07138 presentó documento de sustitución de poder respecto del doctor Alvaro Correa.

Por tanto, manifiesta, que la Superintendencia “pudo perfectamente optar por constatar este hecho formalmente, solicitando el correspondiente documento de sustitución para sanear este formalismo, haciendo eficaz el trámite de las respuestas a las observaciones”. Asevera finalmente, que la Superintendencia “ se apresuró a declarar abandonada la solicitud, lo cual cercena del todo los derechos de mi apoderada.” c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio aduce en su contestación a la demanda, que en sus actuaciones no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora.

Argumenta que procedió al examen de fondo para verificar si la solicitud era patentable o no, conforme a lo establecido por el artículo 27 de la Decisión 344. Sostiene que “no obstante el requerimiento formal, el solicitante no cumplió con lo requerido, pues si bien en el expediente obraba un escrito de respuesta, éste fue presentado por el doctor Carlos R. Olarte quien no acreditó la calidad de apoderado del solicitante, motivo por el cual era improcedente tener en cuenta un escrito presentado por un tercero desconocido dentro de la actuación, pues no vale la argumentación del demandante según la cual la Superintendencia debía deducir que no se entendería como apoderado a Alvaro Correa Ordóñez, quien obraba como apoderado reconocido según el poder, sino uno nuevo, persona no facultada para actuar ”.

Concluye señalando que “de acuerdo con lo dispuesto en el mencionado artículo 27, al no haber el solicitante dado cumplimiento al requerimiento de fondo efectuado, la solicitud se consideró abandonada.” Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

La consulta sobre interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente a las exigencias de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia ha solicitado a este Organismo la interpretación de la norma contenida por el artículo 27 de la Decisión 344. Sin embargo, en vista de que la controversia tiene relación con una determinación sobre abandono de una solicitud de patente, originada en la aplicación, según ha sido sostenido por la Superintendencia de Industria y Comercio, de disposiciones internas de la República de Colombia, concretamente, del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal considera conveniente interpretar además, de oficio, el contenido del artículo 144 de la mencionada Decisión, al amparo de la facultad establecida por el artículo 34 del Tratado de su Creación. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Los textos de las normas a ser interpretadas son, consecuentemente, los siguientes: DECISION 344: CAPITULO I DE LAS PATENTES DE INVENCION SECCION IV DEL TRAMITE DE LA SOLICITUD ( ) “Artículo 27.-“Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable”.

“Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada.” ( ) DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS “Artículo 144.- “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”.

4. TRAMITE DE LA SOLICITUD La Decisión 344 de la Comisión determina entre los artículos 21 y 26 de su texto, inclusive, los procedimientos que debe llevar a cabo la Oficina Nacional Competente para el trámite de una solicitud de patente, actuaciones relacionadas con los aspectos formales del pedido. Superada esta etapa previa, a dicha Oficina le corresponde entonces proceder a examinar si la invención objeto de la solicitud de privilegio es o no patentable, conforme así lo establece el artículo 27 de la misma Decisión. Examen de fondo de la solicitud de patente En atención a lo previsto en el aludido artículo 27, una vez realizado el examen previo o de forma antes referido y, vencidos los plazos establecidos para presentar observaciones por parte de terceros, sin que hayan sido presentadas o contestadas las que hubieren sido formuladas, la Oficina Nacional Competente procederá, según ha sido ya dicho, al correspondiente examen de fondo, el que tiene por objeto verificar si el invento materia de la solicitud es o no patentable.

Es decir, si aquel cumple los requisitos de patentabilidad relativos a novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Cabe destacar que el artículo 27 relativo al examen exclusivamente de fondo y el artículo 29 al examen definitivo, permiten que las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros puedan llegar a una decisión acertada respecto de la patentabilidad, con base en la aplicación de la normativa comunitaria que le posibilita al examinador considerar todos los elementos de juicio posibles, como instrumentos de análisis para un mejor pronunciamiento.

De no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos por terceros, el examen de fondo que haya sido practicado se torna en definitivo. Del examen definitivo que se realice acerca de la patentabilidad del invento dependerá la aprobación o no de la patente solicitada. (Art. 29). Es en esta etapa que la dependencia gubernamental competente califica si las respuestas presentadas a sus observaciones o requerimientos o, la información complementaria proporcionada por el solicitante le son satisfactorias.

En consecuencia, durante esta fase esa Dependencia dirige el procedimiento, determina la continuación del mismo o, en su defecto, el abandono de la solicitud, quedando como potestad del solicitante, en todo caso, la posibilidad de deducir los recursos propios que la norma nacional le faculte. Declaratoria de abandono de la solicitud La falta de respuesta a los requerimientos formulados o la no complementación de la documentación o información precisada, lleva a que la solicitud sea considerada como abandonada.

En el caso de que no se constituyan los elementos estimados como necesarios para el mejor análisis de la patentabilidad dentro del plazo de tres meses, será declarado dicho abandono sin necesidad del examen definitivo, el que no puede ser practicado por causa de las insuficiencias que la falta de información o de documentación produce. Luego de realizado el examen establecido en el artículo 27, si el resultado es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan satisfecho dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos los elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad, se negará la patente de invención, de conformidad con el artículo 29 de la Decisión 344.

5. NORMAS NACIONALES COMPLEMENTARIAS AL REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL La norma del artículo 144 de la Decisión 344 consagra lo que algunos tratadistas denominan "norma de clausura", según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Debe advertirse que en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él, de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Es un principio constitucional generalizado el de que corresponde al Jefe del Estado como suprema autoridad administrativa, reglamentar las leyes para proveer a su debida ejecución. La potestad reglamentaria debe ejercerse secundum legem, es decir, no puede violar la ley a que se refiere ni desnaturalizarla. De todas maneras éste es un asunto de derecho interno respecto del cual al Tribunal no le corresponde emitir pronunciamiento, pues al tenor de lo establecido por el artículo 34 del Tratado Constitutivo, el Organismo debe limitarse a precisar el alcance de las normas comunitarias y “no podrá interpretar el contenido y alcances del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso”.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Toda invención, para ser merecedora del amparo de una patente debe ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 2. El artículo 27 de la Decisión 344 establece que el examen de fondo de una solicitud de patente tiene por objeto determinar si la invención es o no patentable.

Cuando a juicio de la Oficina Nacional Competente, esa pretensión conlleva una posible vulneración, total o parcial, de derechos de terceros o, requiere de información adicional para el análisis de fondo, deberá exigir al solicitante la presentación de ésta. 3. En el caso de que no se constituyan los elementos estimados como necesarios para el mejor análisis de la patentabilidad dentro del plazo de tres meses, será declarado dicho abandono sin necesidad del examen definitivo, el que no puede ser practicado por causa de las insuficiencias que la falta de información o de documentación produce. 4.

Al tenor de lo establecido por el artículo 144 de la misma Decisión, los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en aquella deben ser regulados por la legislación nacional, la misma que sólo podrá hacerlo en los casos remitidos a su competencia y cuyos alcances estarán también inscritos, en la filosofía y armonía jurídica que deben guardar con la norma comunitaria siempre prevaleciente.

Dicho artículo está inspirado en los principios fundamentales de aplicación directa y preferente de la ley comunitaria, que supone que ese ordenamiento opera sin necesidad de complemento legislativo interno y con preeminencia sobre la ley nacional, siendo inaplicables las disposiciones de derecho interno que contradigan o sean irreconciliables con la norma andina.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 6749, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo de Estado mediante copia sellada y certificada y remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO