Año XIX - Número 949 Lima, 18 de julio de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 33-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales d) y h), 83, literales a), b), d) y e), 95, inciso segundo, y 118, inciso segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 84 eiusdem.

Parte actora: Raúl Valbuena Sarmiento. Marca: “ONE STEP UP (mixta)”. Expediente interno N° 5511 Proceso 38-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83, literal a), solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, y de oficio del artículo 96, todos ellos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Actor: BASF AKTIENGESELLSCHAFT.

Marca: “OPAL” Proceso 24-IP-2003.- Interpretación Prejudicial del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 81 y artículo 82, literal d), de la misma Decisión. Marca: MISKY.

Actor: ARCOR S.A.I.C. Proceso interno Nº 7022 Proceso 41-IP-2003.- Interpretación Prejudicial del artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Interpretación de oficio del artículo 144 de la misma Decisión. Actor: MAX MARVIN ABADI HARARI. Patente: “CONDON Y SISTEMA DE COLOCACION”.

Expediente interno 6749 PROCESO N° 33-IP-2003 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales d) y h), 83, literales a), b), d) y e), 95, inciso segundo, y 118, inciso segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 84 eiusdem.

Parte actora: Raúl Valbuena Sarmiento. Marca: “ONE STEP UP (mixta)”. Expediente interno N° 5511. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, catorce de mayo de dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales d) y h), 83, literales a), b), d) y e), 95, inciso segundo, 118, inciso segundo, 119 y 120 de la Decisión 344 de la Comisión del Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 25 de marzo de 2003; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, “El 22 de agosto de 1991 Carlos Humberto Candamil Gómez solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca ONE STEP UP, para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza ” (Clase 25: “Vestidos, calzados, sombrería”); que “Publicado como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, Raúl Valbuena Sarmiento, por intermedio de apoderado, presentó demanda de observaciones en su contra con base en la marca SPRING STEP, Clase 25, así como con el Depósito del nombre comercial SPRING STEP ”; que “Surtido el trámite de la oposición, la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución núm. 690 de 21 de enero de 1997, por la cual declaró infundada la observación formulada y concedió el registro de la marca ONE STEP UP a favor de Carlos Humberto Candamil Gómez para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza”; y que “Inconforme con la decisión antes mencionada el apoderado del actor interpuso en su contra recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos, en su orden, mediante las resoluciones núms. 24167 de 22 de septiembre de 1.997 y 4227 de 19 de noviembre de 1998, confirmándola y declarando agotada, por medio de la segunda, la vía gubernativa”. 1.2.

Cuestión de derecho La parte actora denuncia la violación de las siguientes normas comunitarias: “artículo 81 de la Decisión 344 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 95 inciso segundo de la citada decisión”, ya que “la expresión ONE STEP UP que significa UN PASO ADELANTE consti- 18/07/2003 2.40 tuye una expresión insuficientemente distintiva, en cuanto que la misma indica una cualidad general que se aplica a los productos y servicios de las diferentes clases del nomenclator internacional, en cuanto que son mejores, están más avanzados o tienen un mejor desarrollo frente a los productos o servicios de la competencia”, y que “ el hecho de que la expresión denominada ONE STEP UP que significa UN PASO ADELANTE indique una cualidad general en relación con los productos y servicios de las diferentes clases del nomenclator internacional, hace la citada expresión insuficientemente distintiva en cuanto que NO permite diferenciar los productos y servicios de las diferentes personas que concurren al mercado”.

La actora denuncia igualmente que se incurrió en la violación del artículo 82 de la Decisión 344 por las siguientes razones: en cuanto al literal a “… en concordancia con lo dispuesto en el artículo 95 inciso segundo de la citada Decisión”, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio estaba obligada a “decidir sobre la registrabilidad del signo o expresión ONE STEP UP que significa UN PASO ADELANTE si el mismo se encontraba en una de las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344”; en cuanto al literal d “ en concordancia con lo dispuesto por el artículo 95 inciso segundo del Acuerdo de Cartagena (sic)”, pues la Superintendencia de Industria y Comercio “NO tuvo en cuenta que al otorgar la marca ONE STEP UP que significa UN PASO ADELANTE otorgó un signo o indicación que sirve para designar o describir, datos, características o informaciones, con relación a los productos solicitados con la citada expresión; debido a que la misma da a entender que los productos de la clase 25 que se pretenden identificar con la expresión ONE STEP UP son mejores, están más avanzados o tienen mejor desarrollo ”; y en cuanto al literal h “ en concordancia con lo dispuesto en el artículo 95 inciso segundo de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (sic) debido al hecho de que un producto que evoca la idea de que está UN PASO ADELANTE de los demás, sin que ello tenga ocurrencia en la realidad, necesariamente está engañando a los medios comerciales o al público en particular sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.

GACETA OFICIAL La actora también denuncia la violación del artículo 83 de la Decisión 344 por las siguientes razones: en cuanto al literal a, la infracción se configuraría porque “existe confundibilidad de tipo fonético o auditivo entre las marcas SPRING STEP y ONE STEP UP … el elemento STEP constituye el elemento final que predomina entre las marcas en conflicto para determinar su confundibilidad, debido a que existe una diferencia mínima en pronunciación entre los elementos STEP y STEP UP … en la marca ONESTEP-UP (Mixta), el elemento que destaca en el centro de la marca por su pronunciación es la expresión STEP que es idéntico en las marcas SPRING STEP y ONE STEP UP lo cual determina su confundibilidad … existe confundibilidad ortográfica … Si se observa el hecho de que los signos cotejados uno es nominativo y que se refiere a la marca SPRING STEP Clase 25 y otro es mixto y que hace relación al signo ONE-STEP-UP … el elemento de confundibilidad se refiere al elemento STEP que destaca en ambas marcas … claramente se concluye que la confusión de tipo gráfico o visual se da entre las marcas en conflicto desde el punto de vista nominativo o denominativo … queda demostrado que en el citado caso se presenta confusión de tipo gráfico o visual entre las marcas en conflicto, debido a que el elemento ONE que significa UNO (1) y que es ampliamente conocido en Colombia por su sentido conceptual, NO da mayor distintividad al conjunto de la marca ONE STEP UP (Mixta) frente a la marca SPRING STEP donde destaca el elemento STEP”; en cuanto al literal b, la infracción se configuraría porque “… son confundibles las expresiones SPRING STEP y ONE STEP UP … si la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, tenía conocimiento que la expresión SPRING STEP estaba depositada como nombre comercial … también debió negar la marca ONE STEP UP (Mixta) Clase 25 … Debido a que las actividades que se amparan con el nombre comercial SPRING STEP tienen una directa relación con los productos que se pretenden amparar con el signo o expresión denominado ONE STEP UP (Mixto)”.

Que se violaron los literales d y e del antes dicho artículo “debido a la gran difusión que tiene la marca SPRING STEP en Colombia lo que hace relación al ramo de calzado, no solo en el comercio sino también a través de la publicidad, lo anterior da a la marca SPRING STEP la calidad de notoria, lo que hubiera permitido a la Administración negar la marca ONE 18/07/2003 3.40 STEP UP ”; y en cuanto a los literales d y e, la violación se configuraría porque la Superintendencia de Industria y Comercio “desconoció que la marca objeto de la Demanda es una marca notoriamente conocida”.

La actora denuncia finalmente la violación de los artículos 118,119 y 120 de la Decisión 344 “ en concordancia con el artículo 95 inciso segundo de la citada Decisión”. A su juicio, se infringieron los citados artículos 118, inciso segundo, y 119 “en el sentido de que independientemente de que la citada expresión NO tenga significado alguno para la mayoría de los consumidores que demandan, el signo ONE STEP UP, el mismo más que una marca constituye un lema comercial debido a que la citada expresión significa ‘UN PASO ADELANTE’ … en éste caso NO existe marca con la cual será usado el lema comercial”; y se infringió el artículo 120 “en cuanto que la expresión ONE-STEP-UP (Mixta) Clase 25 y que constituye lema comercial y debido a la confundibilidad que presenta con la marca SPRING STEP Clase 25 … hace alusión a una marca similar y confundible con ella”. 2.

Contestación a la demanda Según el consultante, “ el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa”.

En su escrito de contestación, la citada Superintendencia de Industria y Comercio especifica que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas ‘ONE STEP UP’ (mixta) clase 25 y las marca (sic) registrada SPRING STEP, se concluye que no existen semejanzas gráficos (sic), ortográficos (sic) y fonéticos (sic) y por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conllevan (sic) a error al público consumidor”.

CONSIDERANDO

GACETA OFICIAL 18/07/2003 4.40 Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81, 82, literales d) y h), 83, literales a), b), d) y e), 95, inciso segundo, 118, inciso segundo, 119 y 120 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 137 y 138 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra que no es pertinente la interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 119 y 120 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones contempladas en los artículos 81, 82, literales d) y h), 83, literales a), b), d) y e), 95, inciso segundo; y 118, inciso segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de oficio la disposición prevista en el artículo 84 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

( ) d) Consistan exclusivamente en un signo que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; ( ) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

( )”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o GACETA OFICIAL parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

( )”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

“Artículo 95.( ) Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. 18/07/2003 5.40 “Artículo 118.( ) Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.

I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos la certeza de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio, sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar GACETA OFICIAL y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar formadas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

II. De las marcas denominativas y mixtas En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras o cifras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar. Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca: una denominación, 18/07/2003 6.40 semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1988 en el proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p. 240). III. De los signos genéricos, descriptivos y evocativos Se entiende por denominación genérica la que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro.

Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, GACETA OFICIAL según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no en relación con otro.

Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. En este contexto, el Tribunal ha manifestado que: “ en el campo doctrinal las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.

Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-89, del 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”).

En el caso de los signos genéricos, el Tribunal ha señalado que “ para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal e, del artículo 82 de la Decisión 344 (Sentencia dictada en el proceso 7-IP-2001, del 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”; que reitera lo establecido en la sentencia del proceso N° 2-IP89, del 19 de octubre de 1989, publicada en la G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre del mismo año, caso “OFERTA”; y en la del proceso 12-IP95, del 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”). 18/07/2003 7.40 Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa al consumidor o al usuario exclusivamente acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio.

En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d, de la Decisión 344, no podrá ser registrado. Además, el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto “ habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Sentencias dictadas en los procesos 3IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”).

Por último, en el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto o servicio. A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

IV. De los signos engañosos El literal h del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro como marca de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.

Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada pro- GACETA OFICIAL hibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo, enturbia el mercado.

En diversas ocasiones, el Tribunal ha sostenido que “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor” (Sentencias dictadas en el Proceso N° 35-IP98, publicada en la G.O.A.C. N° 422, del 30 de marzo de 1999, caso “GLEN SIMON”; y en el Proceso N° 38-IP-99, publicada en la G.O.A.C. N° 419, del 17 de marzo de 1999, caso “LEO”).

Cabe agregar que la prohibición se configura también cuando el signo es parcialmente veraz y parcialmente inexacto. Por ello, en el caso de una marca mixta, si uno de sus elementos puede inducir a engaño, la marca deberá considerarse engañosa in totum y no podrá ser registrada. 18/07/2003 8.40 El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

“Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros …” (Criterio vertido en la sentencia dictada en el proceso N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y ratificado en las sentencias dictadas en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03IP-2002,15-IP-2002 y 78-IP-2002).

VI. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. V. De las marcas en idioma extranjero En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de tal denominación. En cambio, la denominación no será registrable si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y si, además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca.

Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la exis- GACETA OFICIAL tencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre las marcas habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 18/07/2003 9.40 En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como desde el fonético, la impresión general de que la denominación causa impacto en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. GACETA OFICIAL 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

VII. De la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido Se entiende por nombre comercial el signo que identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en el ámbito de un ramo comercial o industrial, y que la distingue de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Este Tribunal ha establecido al respecto que: “El nombre comercial … distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa …” (Sentencia dictada en el expediente N° 45-IP-98, del 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C. No. 581, del 12 de julio de 2000, caso “IMPRECOL”).

El artículo 83, literal b, de la Decisión 344 prohíbe el registro como marca de un signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a un nombre comercial protegido de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros y con el artículo 128 eiusdem. Por su parte, el artículo 128 citado prescribe que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

De los textos que anteceden se desprende que la prohibición de registro presupone la existencia de un nombre comercial protegido, que esta protección deriva de las legislaciones de los Países Miembros, y que el derecho al nombre comercial puede ser consecuencia de su uso efectivo o de su registro. En todo caso, el ámbito de la protección del nombre comercial, derivado del uso o del registro, ha de extenderse al ramo o giro del comercio o industria correspon- 18/07/2003 10.40 diente a la actividad económica que pretende distinguir.

De existir identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro.

A propósito del citado riesgo de confusión, el Tribunal ha declarado que: “Si bien el nombre comercial sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en tanto que una marca es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios de un competidor de los productos o servicios de otro competidor, puede suceder que exista similitud o conexión competitiva entre las actividades económicas que identifica el nombre comercial y los productos o servicios que distingue una marca, y de ser así la coexistencia en el mercado puede inducir a confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de las actividades económicas y los productos o servicios de que se trate” (Sentencia correspondiente al Proceso N° 45-IP-98, ya citada).

En este contexto, el Tribunal ha precisado además que el nombre comercial “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.

Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara” (Sentencia dictada en el Proceso 3-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 338, del 11 de mayo de 1998, caso “BELLA MUJER”).

GACETA OFICIAL VIII. De la marca notoria y de su prueba Este Tribunal ha calificado de notoria a la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).

Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento del signo notoriamente conocido, como distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se ha solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia. Además, de conformidad con el artículo 83, literal e, eiusdem, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o al prestigio de aquélla.

Por ello, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, en concordancia con la pronunciada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Así, la protección de la marca notoria se configura aun cuando no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el corres- 18/07/2003 11.40 pondiente al signo cuyo registro ha sido solicitado, toda vez que dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino, como se indicó, a prevenir que otra marca aproveche o perjudique indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla.

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).

En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

IX. Del procedimiento de observaciones al registro de marca solicitado. Del examen de registrabilidad de un signo como marca El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de GACETA OFICIAL interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar otra idéntica o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. La oficina nacional competente podrá admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el Proceso Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 373, del 21 18/07/2003 12.40 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

X. Del lema comercial El Tribunal observa que el actor alegó, en el curso del proceso interno que se sigue en el expediente No. 5511, que el signo ONE STEP UP “ más que una marca constituye un lema comercial debido a que la citada expresión significa ‘UN PASO ADELANTE’ …”. No obstante, también observa que, solicitado el registro del signo ONE STEP UP (Mixta), fue concedido su registro como marca.

En todo caso, el Tribunal reitera que “El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan (sic) la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión” (Sentencia dictada en el Proceso 74-IP-2001, de fecha 30 de enero de 2002, caso lema comercial “NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA”).

Cabe precisar que, según la doctrina, “los lemas (slogans) son … extensiones, prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizados para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un ‘clima’ o ‘atmósfera’ de valorización ” (BENTATA, Víctor: “Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, 1994, p. 230).

Así, de conformidad con el artículo 118, último inciso, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el lema comercial es un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, de modo que la solicitud de registro del lema deberá especificar siempre la marca con la cual se usará. La doctrina agrega que “El lema es una cuasi– marca, sin llegar jamás a ser propiamente marca.

Por ello su titularidad no es transferible sino con la marca misma. Ello es obvio porque en la medida de la publicidad efectuada, el lema acaba, no solo por sugerir, sino que puede llegar incluso a identificar en cierta forma al producto mismo De tal manera que el lema se apoya tanto en la marca como la marca se apoya en el lema. Por eso se requiere un mínimo de distintividad y no son registrables simples trivialidades o descripciones del producto o de su función” (BENTATA, Víctor;

Ob. cit, p. 234). GACETA OFICIAL Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el determinante. 3º La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. 4° El signo descriptivo no será distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. 5° En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 6º No será registrable como marca el signo que pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate. 18/07/2003 13.40 7º En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro.

En cambio, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no será registrable. 8º Para establecer si existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre las mismas, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellas, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre las marcas en disputa, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 9º En el caso de autos, la comparación entre las marcas habrá de hacerse desde sus elementos fonético o auditivo, gráfico u ortográfico y conceptual o ideológico, pero conducida por la impresión unitaria que cada marca en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes. 10º La prohibición de registro de un signo como marca, en los términos previstos en el artículo 83, literal b, de la Decisión 344, presupone la existencia de un nombre comercial ya protegido por las legislaciones de los Países Miembros.

El derecho al nombre comercial puede ser consecuencia de su uso efectivo o de su registro. De existir identidad o semejanza entre un signo marcario y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro.

Sin embargo, si el uso efectivo del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de la marca, ésta será objeto de tutela preferente. 11º La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con GACETA OFICIAL el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344. 12º Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones al registro de la marca solicitado, sobre la base de una marca registrada o de una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.

Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. 13º El lema comercial es un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la 18/07/2003 14.40 distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, último inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 18/07/2003 15.40 PROCESO 38-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83, literal a), solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, y de oficio del artículo 96, todos ellos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Actor: BASF AKTIENGESELLSCHAFT.

Marca: “OPAL”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los catorce días del mes de mayo del año dos mil tres; en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de la Consejera Ponente, Doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el día 8 de abril del año 2003, se ajusta a las disposiciones del artículo 125 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 30 de abril del corriente año. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes. Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT, para demandar a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2. Actos administrativos demandados y objeto de la demanda. Pretende la actora que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución N° 02288 de febrero 7 de 2000, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial; de la Resolución N° 26339 de diciembre 7 de 1999, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se resuelven los recursos de apelación y reposición, respectivamente, interpuestos en contra de la Resolución N° 17272 de agosto 30 de 1999, dentro del expediente administrativo N° 99-6460, negándole a la actora el registro de la marca OPAL.

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad impetrada, solicita el actor que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca “OPAL”, a favor de la sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT, para identificar productos en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza 1. Sostiene la sociedad demandante que con la expedición de las resoluciones impugnadas, la Administración violó los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al considerar equívocamente que la marca “OPAL”, es idéntica o semejante a la denominación “DIOPAL” registrada a favor de la sociedad LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA. Argumenta el demandante que la administración de manera oficiosa declaró el riesgo de confusión entre las marcas “OPAL” y “DIOPAL”, y que en este sentido la Superintendencia de Industria y Comercio dio lugar a un supuesto conflicto entre ambas marcas, pese a que el titular de la marca “DIOPAL” no formuló observaciones al registro de la marca “OPAL”.

Al respecto, refiere que el hecho de que la sociedad LABORATORIO SYNTHESIS LTDA. no hubiera formulado observaciones a la solicitud de registro de la marca en mención, se debe al limitado alcance del derecho de exclusividad que le otorgan sus marcas, toda vez que la expresión OPAL, es utilizada por otras marcas registradas en la misma clase 5ª internacional a nombre de otras personas que la incluyen en su conformación, junto con elementos adicionales, situación que por demás demuestra la presencia de coexistencia marcaria.

Refiriéndose a la coexistencia de marcas en la clase 5ª internacional, reseña la actora una serie de marcas que utilizan la expresión OPAL 1 CLASE 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

GACETA OFICIAL 18/07/2003 16.40 para identificar sus productos, las cuales, según lo alegado, se encontraban registradas y vigentes al momento en que se expidieron las resoluciones objeto de la demanda. Con base en esto, señala que para el examen en conjunto que debe hacerse de la marca “OPAL” de BASF AKTIENGESELLSCHAFT debe tenerse en cuenta la totalidad de marcas señaladas que contienen dicha expresión, y en especial atenderse al hecho, según el cual, si la marca “DIOPAL” ha sido registrada primero, no puede hacerse valer un ámbito de protección mayor que la diferencia que existe entre ella y las demás marcas que coexisten en su clase.

Puntualiza además que la vocación de registrabilidad de la marca “OPAL”, no se pierde por cuanto la marca “DIOPAL”, ha coexistido en la clase 5ª con numerosas marcas registradas y vigentes en esta nomenclatura, por más de veinte (20) años en el mercado Colombiano sin generar confundibilidad en el público consumidor. clase 5° internacional y sus propiedades.

Considera que la administración habiendo constatado en virtud de los recursos interpuestos, la coexistencia de numerosas marcas conformadas por la expresión OPAL, efectuó una calificación defectuosa de las repercusiones jurídicas de tal hecho, vulnerando entonces las prescripciones del citado artículo. Señala que la sociedad LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA., es un laboratorio dedicado a los campos farmacéuticos y veterinario, por lo que su marca “DIOPAL” está destinada a usarse en esta clase de productos, y concretamente para identificar un producto “colagogo y colerético”, mientras que la marca “OPAL” está destinada a identificar “preparaciones para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas e insecticidas”.

Lo que le permite concluir a la actora que se trata de marcas para productos de diferente naturaleza y finalidad, y entre los cuales no existe ninguna conexión competitiva. Señala en referencia con los antecedentes jurisprudenciales que para el efecto citan, que una vez efectuado el examen comparativo y sucesivo de la marca “OPAL” frente a la marca “DIOPAL”, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos, y que por lo tanto de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo así mismo, entre ambas, la posibilidad de confusión directa e indirecta, habida cuenta que éste creería que el producto tendría el mismo origen.

Expone que una vez realizado el examen de comparación y cotejo entre las marcas de acuerdo a las reglas que para el efecto ha proporcionado la jurisprudencia y la doctrina, se tiene que las marcas “OPAL” y “DIOPAL” no son idénticas y, que tampoco existe entre ellas similitud que sea de tal naturaleza que pueda generar confusión en el público consumidor.

Por último arguye que la marca “OPAL” es lo suficientemente perceptible, distintiva y susceptible de representación gráfica y, por tanto, tiene toda la vocación de registrabilidad por cumplir a cabalidad con los requisitos que consagra el artículo 81, de la Decisión 344. Sobre este punto enfatiza en que dicha marca no es una expresión genérica o descriptiva, ni tampoco evocativa, en relación con los productos de la 1.3.

Contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio, presenta el correspondiente escrito de contestación dentro del proceso interno para oponerse a las pretensiones, sosteniendo que de conformidad con los documentos obrantes en el expediente administrativo N° 99-6460, que la actuación se ajustó al trámite previsto en materia marcaria por la Decisión 344, garantizándosele a la actora el debido proceso y el derecho de defensa.

Argumenta que al apreciar las marcas “OPAL” y “DIOPAL” en una visión en conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las partes unas con otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, que inducen al consumidor a error, más aún si se tiene en cuenta que la marca registrada “DIOPAL” ampara también “preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas e insecticidas” comprendidos en la clase 5ª, y que pretende amparar la marca “OPAL” solicitada por la actora.

Considera que el hecho de que la sociedad LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA., no se hubiera opuesto dentro del término en que era oportuno hacerlo, al registro de la marca “OPAL”, GACETA OFICIAL no constituye impedimento alguno para que la Superintendencia de Industria y Comercio procediera al examen oficioso sobre la registrabilidad de la marca en cuestión, dado que las causales de irregistrabilidad son de orden público.

Finalmente arguye que las pruebas solicitadas por la parte demandante sobre los registros de otras marcas similares, son irrelevantes en el asunto subjudice, habida cuenta que se trata de actuaciones administrativas distintas al objeto debatido. 2.

CONSIDERANDO: 2.1. Competencia del Tribunal. El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.2. Normas a ser interpretadas. Se interpretarán las normas mencionadas por el consultante; artículos 81, 82, literal a), 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio se interpretará el artículo 96 de la misma Decisión, considerado por el Tribunal como pertinente al caso.

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrá registrarse como marcas los signos que: a) “No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”. “Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 18/07/2003 17.40 a) “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”.

“Artículo 96. Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. Procederá el Tribunal a efectuar la interpretación de las normas comunitarias referidas, a cuyo efecto analizará, entre otros, los siguientes aspectos pertinentes: Requisitos legales para el registro de la marca, causales de irregistrabilidad, riesgo de confusión, examen de registrabilidad y observaciones a la solicitud de registro, coexistencia de marcas idénticas y semejantes, conexidad competitiva, marcas farmacéuticas y examen para su registro. 2.3.

Requisitos legales para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica (artículo 81, Decisión 344). Por ser la marca un bien inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que lo conviertan en perceptible o identificable por aquéllos.

En tal virtud la norma comunitaria aplicable, plasmada en el artículo 81 de la Decisión 344, señala los requisitos que debe ostentar un signo para que pueda ser registrado como marca. Ellos son: la perceptibilidad, distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. El fin de la marca es el de diferenciar o distinguir un producto o servicio de los demás, para lo cual se hace necesario que el signo se concrete en algo material apreciable por los sentidos; esto es que tenga perceptibilidad.

Característica ésta que permite al consumidor apreciar los productos o servicios identificados por el signo y que hace referencia a todo elemento, GACETA OFICIAL signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos. La perceptibilidad encierra la idea de que un signo puede ser aprehendido o captado por medio de alguno de los sentidos y asimilado por la inteligencia. En atención a la perceptibilidad se puede considerar, que la marca no surge sin los consumidores, de aquí que el signo al ser asociado a determinados productos o servicios pone en movimiento todo un proceso mental en el público consumidor en torno al origen empresarial, calidad y aún respecto de la buena fama de las mercancías a que la mencionada marca hace alusión, tutelando no sólo el privativo interés del empresario sino en general, el del consumidor.

El requisito básico y primigenio de todo signo, para que pueda ser considerado como marca, es que sea lo suficientemente distintivo. La distintividad, se refiere a la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos o servicios de otros. La distintividad implica que el signo sea individual o singular, diferenciándose de cualquier otro; por lo tanto el signo que se pretenda registrar no puede confundirse con otros ya empleados para distinguir productos o servicios respecto de los cuales pueda generar confusión o error.

Cuando el signo es incapaz de diferenciar o de distinguir plenamente unos productos iguales o similares, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede considerarse distintivo y por lo tanto incumple las funciones de marca. Debe puntualizarse que cuando el legislador dispone la distintividad como condición necesaria para el registro, pretende asegurar ab initio el cumplimiento de la función principal de la marca, consistente en facilitar al público la elección de los bienes que desea, sin que en el proceso de adquisición su voluntad se encuentre viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios.

Garantizando tal función, salvaguarda al mismo tiempo el interés de quienes son titulares de registros o de solicitudes anteriores, pues así se impide que la distintividad de las marcas ya existentes sea afectada por actos imputables a terceros, con lo que de entrada dispone de una herramienta contra la competencia desleal, en especial contra el aprovechamiento de la reputación que, real o potencialmente, se alberga en la marca. 18/07/2003 18.40 De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344, un signo debe ser apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible.

Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar integradas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito se refiere a la susceptibilidad de representación gráfica y guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d), eiusdem, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

En este sentido el signo tiene que estar representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite, y además para que pueda ser procesado, publicado y archivado por las competentes oficinas de registro. Por tanto, el artículo 81 de la Decisión citada, prohibe el registro de un signo como marca si no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. 2.4.

Causales de Irregistrabilidad. Un signo para poder ser registrado como marca no debe incurrir, además, en ninguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Estas causales de irregistrabilidad, en su primer grupo, es decir, las contenidas en el artículo 82, ibidem, hacen referencia a la calidad del signo por sí mismo; es decir, buscan ver que el signo pueda ser registrado, permitiendo la diferenciación del signo frente al producto o servicio que se pretende registrar.

De esta forma, no podrá obtener la protección del registro un signo que sea usual o descriptivo o, lo que es lo mismo, una denominación necesaria del producto o servicio. La marca en estas circunstancias se confunde con el producto o servicio ofertado no permitiendo una real identificación del producto. Este tipo de prohibiciones, se enfatiza, son de carácter absoluto.

En cambio el segundo grupo de causales, las que constan en el artículo 83 ibidem, buscan proteger a terceros que poseen un mejor derecho porque han registrado su marca o la han solicitado con anterioridad o han usado un nom- GACETA OFICIAL bre comercial, o poseen una marca que alcanzó la calidad de notoria y frente a ellas no se puede registrar un signo que sea idéntico o similar.

Con estas prohibiciones se protege tanto al consumidor que no corre el riesgo de ser engañado al adquirir un producto diferente al que necesitaba o buscaba, como al empresario, que no se ve afectado por una competencia desleal de otro empresario que pueda aprovecharse del esfuerzo invertido por él en darlo a conocer o en acreditar su producto. 2.5.

Riesgo de Confusión: La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marcas, aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

(artículo 83, literal a). Si como se dijo, la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, se confiere al titular del registro la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo y el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca efectivamente a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo de confusión para que se configure tal prohibición. La determinación acerca de si dicho riesgo se presenta responde a una decisión unilateral de la administración o en su caso del juzgador, la cual no está exenta de discrecionalidad y de subjetivismo, pero que necesariamente ha de encontrarse alejada de cualquier arbitrariedad y debe ser adoptada con base en los principios y reglas elaborados a tal efecto por la Jurisprudencia de este Tribunal.

En efecto, se advierte que la comparación o cotejo –tomando en cuenta la naturaleza de los signos en conflicto, los dos de carácter denominativo- habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico e ideológico. Sin embargo, 18/07/2003 19.40 dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este orden de ideas, la similitud entre las marcas puede ser de carácter ortográfico, fonético o ideológico.

La similitud ortográfica se presenta por lo parecido de las letras en que se expresan los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la (o de las palabras), el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incentivar en mayor grado una confusión más palpable u obvia. Además, si de la comprobación en la ubicación de vocales idénticas se desprende que se hallan situadas en el mismo orden, se podrá presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden de distribución produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética se ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones; pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Respecto de la similitud ideológica se ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien advierte cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

GACETA OFICIAL Adicionalmente en reiterada jurisprudencia este Organismo ha enfatizado que a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 2 y acogidos por la Jurisprudencia, son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Como conclusión debe reiterarse que el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, prohibe el registro como marca, de aquellos signos que puedan confundir al público consumidor induciéndolo a error debido a la similitud o semejanza de los mismos con una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero para idénticos o semejantes productos o servicios, respecto de los cuales el uso pueda inducir al error al consumidor. 2.6.

Examen de registrabilidad y observaciones a la solicitud de registro: Para concluir el procedimiento de registro de una marca, corresponde a la Oficina Nacional competente proceder a examinar si el signo solicitado reúne las condiciones previstas en las normas comunitarias y si dicho signo no se encuentra impedido de registro por alguna de las causales de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Este examen ineludible por parte de la administración, corresponderá practicarlo existan o no observaciones y en el supuesto de haberlas, el examen no debe concretarse o limitarse únicamente al objeto de tales observaciones, sino al análisis del signo comparado con 2 Reglas tomadas de la exposición que del tema hace el Tratadista BREUER MORENO en su obra “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, (Edit.

Robis, Buenos Aires, pag. 351 y ss) y que el Tribunal ha recogido en numerosas sentencias, entre estas, las correspondientes a los procesos 56-IP-2000, 75-IP-2002, 104-IP2002, 4-IP-2003. 18/07/2003 20.40 otros con los que pueda existir similitud o semejanzas y que frente a los productos que cubran, puede dar lugar a la irregistrabilidad, entre otras causales, por la confundibilidad a la que se concreta la letra a) del articulo 83 de la mencionada Decisión. Si la confundibilidad no se produce o no se presume con la marca oponente, no por ello la administración puede dejar de realizar el examen con otros signos registrados con respecto a los cuales el signo solicitado puede estar impedido de registro.

El Tribunal se ha referido al alcance del artículo 96 de la Decisión 344, en los siguientes términos: “La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

“No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. “Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83.

“Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.

“Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o GACETA OFICIAL denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del mismo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido.

El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas.3” 18/07/2003 21.40 mercado no produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios, con lo que se reafirma lo expresado en anteriores sentencias: “Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones por parte del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear sólo nulidad relativa, bien podría subsanarse con esa autorización -expresa o tácita- o con la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la presunta diferenciación de los dos signos. Si no ha existido confusión por muchos años, la nulidad por esa causal no tendría el objetivo y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario.

En ese caso, la causal de confusión más bien se ha revertido en favor del segundo titular. En efecto el uso permanente de dos signos registrados semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos” 4. En síntesis, el examen de registrabilidad es una obligación de la administración y no puede omitirlo bajo ninguna circunstancia. Tal atribución, concedida a la Oficina Nacional Competente, está dirigida a conocer, analizar y dictaminar si el signo se encuentra frente a una de las causales establecidas en la norma comunitaria y debe corresponder a una conducta rigurosa y responsable del administrador en la aplicación de las normas, a fin de establecer si el signo está o no contenido en las prohibiciones legales. 2.7.

Coexistencia de marcas idénticas o similares: Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el ya aludido “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

En este sentido, se alega en el caso de las marcas en conflicto, y de otras que comparten la expresión “OPAL” en Colombia y que se mencionan en el capítulo de las pruebas de la demanda, que todas ellas han generado el fenómeno de la “coexistencia de marcas idénticas o similares”. Al respecto, el Tribunal estima que tal coexistencia de hecho se subordina necesariamente a que las marcas que coexistan en el 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 4-IP-2001, sentencia de 2 de mayo de 2001. G.O.A.C N° 686 de 10 de julio de 2001. Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, el determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de las marcas de una manera efectiva y sobre todo el determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión. 2.8.

Conexidad Competitiva: Con el fin de verificar la semejanza entre los signos en conflicto y la semejanza entre los productos que distinguen, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

En el presente caso, al pertenecer los signos en cuestión a una misma clase, se debe4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 60-IP-2000, sentencia de 24 de enero de 2001, G.O.A.C N° 642 de 25 de febrero de 2001. GACETA OFICIAL rá analizar el grado de conexión competitiva existente entre ambas marcas, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes criterios y factores de análisis: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general -radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. 18/07/2003 22.40 e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir). 2.9.

Marcas Farmacéuticas y examen de registrabilidad: Previo a efectuar el examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas, el juzgador debe tomar en cuenta, para determinar si existe el riesgo de confusión, los criterios que hacen referencia a la presencia de términos de uso común, genérico o usual y la situación especial del consumidor con respecto a productos farmacéuticos.

Al respecto debe considerar que en las marcas de este tipo bienes existen frecuentemente elementos de uso común o genéricos (raíces o terminaciones) que no deben entrar en la comparación de los signos enfrentados, constituyéndose ello en una excepción a la regla de cotejo en conjunto de la marca, la cual impone que el examen comparativo deba efectuarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Esto significa que el elemento genérico no debe ser tomado en cuenta al momento de efectuar el examen de comparación entre los signos enfrentados, lo cual lleva a reafirmar la imposibilidad de apropiación particular de ciertos sufijos o prefijos de uso común en medicina y farmacia. GACETA OFICIAL En este contexto debe entenderse que el cotejo marcario de productos farmacéuticos debe ser más prolijo que el de las marcas ordinarias, considerando las peligrosas consecuencias para la salud que puede ocasionar una eventual confusión al adquirir por error un determinado producto farmacéutico.

El error al consumir una determinada medicina en lugar de la adecuada puede ocasionar efectos nocivos y hasta fatales a la salud del consumidor. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, además, lo suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro.

Debe cuidarse, así mismo, que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2. Al regular el riesgo de confusión el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados.

La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que necesariamente se deben tener en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de la presente providencia. 3. La Oficina Nacional Competente, debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344.

Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro. 18/07/2003 23.40 4. Corresponde al Juez Consultante, determinar si entre las marcas en conflicto se ha dado el fenómeno de la coexistencia de marcas de una manera efectiva y sobre todo el determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión. 5.

En la comparación entre los productos identificados por los signos en conflicto, deberá considerarse su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza, así como la conexión competitiva existente entre ellos. 6. Es necesario que en el caso de productos que se encuentran en la clase 5° de la Clasificación Internacional de Niza, el Juez Consultante aplique en el examen comparativo de las marcas, un criterio riguroso y de especial cuidado, donde por un lado determine la existencia del riesgo de confusión entre los signos, y por el otro, se percate de las potenciales y posibles consecuencias dañosas que pueda acarrear el hecho de presentarse tal riesgo. 7.

En las marcas farmacéuticas se utilizan prefijos o sufijos que se han convertido en de uso común para esa clase, lo que impide el aprovechamiento personal por un solo titular. Sin embargo quien utilice esos vocablos deberá hacerlo con un añadido que le imprima la suficiente distintividad para evitar el riesgo de confusión con el uso en el comercio.

De conformidad con el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el respectivo fallo en el proceso No. 6416, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del Artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO GACETA OFICIAL 18/07/2003 24.40 Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 24-IP-2003 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 81 y artículo 82 literal d) de la misma Decisión. Marca: MISKY.

Actor: ARCOR S.A.I.C. Proceso interno Nº 7022. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera a través de su consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, recibida en este Tribunal en fecha 12 de marzo de 2003, relativa al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 7022.

El auto de treinta de abril del presente año, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1) Partes en el proceso interno La demanda es presentada por la sociedad ARCOR S.A.I.C., es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y como tercero interesado interviene la sociedad COLOMBINA S.A. La actora sociedad ARCOR S.A.I.C. plantea se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: • N° 7138 de 19 de marzo de 1996, por la que, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, declaró fundada la oposición formulada por la sociedad COLOMBINA S.A. y negó el registro de la marca MISKY, para distinguir productos de la Clase Internacional Nº 29. • Nº 02321 de 31 de enero de 1997, a través de la cual, la misma División, resolvió el recurso de reposición interpuesto por ARCOR S.A.I.C. contra la Resolución Nº 7138, confirmando la misma. • Nº 27209 de 30 de octubre de 2000, por la que, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la citada Resolución Nº 7138, confirmando la misma.

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad impetrada, solicita que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que GACETA OFICIAL conceda a ARCOR S.A.I.C. el registro de la marca MISKY clase 29 internacional solicitada. 1) Hechos Los señalados por el consultante en el oficio Nº 0326 de 14 de enero de 2003, y complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: La sociedad ARCOR S.A.I.C. en fecha 11 de agosto de 1993, a través de apoderado, solicitó el registro de la marca MISKY para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 392 de 10 de diciembre de 1993.

(Clasificación Internacional de Niza. Clase 29. Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles). La sociedad COLOMBINA presentó observaciones al registro de la marca MISKY por ser titular de las marcas MIKY, MIKYS y MINTI que distinguen productos de la Clase 29.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 7138 de 19 de marzo de 1996, mediante la cual declaró fundada la oposición (sic) formulada por la sociedad COLOMBINA S.A. y negó el registro de la marca MISKY, para distinguir productos de la Clase Internacional Nº 29. Contra dicha Resolución, la sociedad ARCOR S.A.I.C. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 02321 de 31 de enero de 1997, confirmando la Resolución impugnada.

Finalmente el recurso de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 27209 de 30 de octubre de 2000, confirmando nuevamente la Resolución impugnada, y en consecuencia negando el registro de la marca MISKY. 18/07/2003 25.40 c) Fundamentos jurídicos de la demanda ARCOR S.A.I.C., sostiene que los actos acusados son ilegales, puesto que violan por su indebida aplicación el artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

Indica que “el error de la administración consistió en concluir que la marca solicitada a registro consiste en un signo confundiblemente semejante a las marcas registradas por la sociedad COLOMBINA S.A. que el presente asunto se reduce a determinar la confundibilidad entre las marcas MISKY solicitada y MILKY y MIKYS de la sociedad observadora”, luego dice que no se analizará la confundibilidad con la marca MINTI “toda vez que la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial estableció que entre las marcas MISKY solicitada y MINTI no existe riesgo de confusión, al afirmar textualmente lo siguiente: ‘Por el contrario, frente a la marca MINTI, a pesar de compartir tres de las letras que las conforman, al tener un pronunciación tan diferente las letras intermedias SK y NT, son perfectamente diferenciables entre sí’”.

Manifiesta que la marca MISKY no se encuentra en esta causal de irregistrabilidad por lo siguiente: Respecto a la debilidad de las marcas MIKY y MIKYS de la sociedad COLOMBINA S.A., la actora sostiene, que las marcas MIKY y MIKYS contienen elementos genéricos o de uso común y que fueron registradas teniendo en cuenta el conjunto marcario que las conforman.

“Esta afirmación se basa en el hecho que la palabra MILKY, simplificada y puesta en plural dentro de las marcas registradas, es una expresión genérica o de uso común para distinguir productos de las clases 29 y 30. La expresión MILKY es un término común para designar productos o confites elaborados a base de leche, y es así que coexisten dentro de dichas clases 29 y 30, por lo menos 4 registros marcarios que contienen la misma expresión MILKY”.

Continúa diciendo que “las marcas de la sociedad COLOMBINA S.A. son simplemente una abreviación de la expresión MILKY (MIKY) o el plural de la misma (MIKYS) la expresión MILKY en inglés al ser pronunciada rápidamente tal y como en general se hace, suena fonéticamente como MIKY. Son por lo tanto am- GACETA OFICIAL bas marcas registradas unas marcas débiles cuya protección no puede versar sobre la parte del signo que es considerada como genérica.

Es decir que la sociedad COLOMBINA S.A. solo (sic) tendrá un derecho de exclusividad sobre la expresión total MIKY y no frente a signos similares cuya similitud este basada en la participación de la misma expresión genérica acompañada de elementos que le otorguen distintividad”. Indica que el registro de un signo “no da lugar a derechos de exclusividad sobre las designaciones necesarias o genéricas que lo componen la (sic) cuales pueden ser utilizadas simultáneamente por terceros”.

Sostiene que la marca MISKY es registrable y distinguible, que no puede impedirse su registro sobre la base del registro de una marca cuyos elementos similares con el signo solicitado son genéricos y de uso común dentro de la clase de productos que distingue. Sobre el signo solicitado a registro, indica que MISKY si bien incluye elementos de la expresión MILKY de uso común, no se confunde con ésta y es un signo registrable.

“La inclusión de la letra S en la terminación de la primera sílaba, le da un carácter diferenciador, por cuanto cambia radicalmente su pronunciación. Por el contrario en las marcas registradas MIKY y MIKYS dicha diferenciación no es tan clara y podrían hasta confundirse con la expresión genérica MILKY (S), desde el punto de vista fonético”.

Sostiene que “la expresión MISKY no trae en la mente del consumidor la idea de lácteo como se deriva de la expresión inglesa MILKY sino que configura un término caprichoso y distintivo por lo tanto la expresión solicitada no debe hallarse confundible con las expresiones MIKY y MIKYS por cuanto son marcas débiles cuyo elemento distintivo no conlleva a confusión con el conjunto que forma la marca solicitada MISKY, expresión caprichosa y distintiva como un todo”.

La actora al referirse a la prueba de la debilidad de las marcas MIKY y MIKYS dice: “ es evidente que las marcas registradas MIKY y MIKYS al comprender casi totalmente la expresión de uso común MILKY, son marcas de carácter débil y su debilidad radica en la imposibilidad de adquirir exclusividad sobre dichos elementos de uso común que las componen” ” la marca 18/07/2003 26.40 solicitada MISKY constituye una unidad fonética novedosa, y distintiva con respecto las (sic) las marcas registradas en su conjunto, teniendo en cuenta que no debe darse preponderancia en el cotejo a los elementos de uso común, bien puede concluirse que la marca solicitada es distinguible y registrable frente a las marcas registradas y que por tanto no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 lit. a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Finalmente indica que, “habiendo quedado establecido que para efectuar la comparación entre la marca solicitada y las marcas registradas debe aplicarse un criterio benevolente teniendo en cuenta la debilidad comprobada de las segundas, deberá concluirse que entre las marcas cotejadas no existe posibilidad de confusión, pues conforman estas conjuntos marcarios distinguibles entre si, con unidades fonéticas y conceptuales perfectamente diferenciables”, no corresponde aplicar la causal de irregistrabilidad mencionada. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: Con la expedición de las resoluciones Nºs. 7138 de 19 de marzo de 1996, 2321 de 31 de enero de 1997 expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y Nº 27209 de 30 de octubre de 2000 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344.

Que “el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución nº 7138 de 19 de marzo de 1996 declarando fundada la observación presentada por la sociedad Colombina S.A. y negando el registro de la marca “MISKY” para distinguir los productos comprendidos en la clase 29 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad Arcor S.A.I.C.” y que la Decisión 344 es la aplicable al caso.

Indica que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. GACETA OFICIAL Que las marcas registradas MIKY y MIKYS pertenecen a un mismo titular, sociedad COLOMBINA S.A., por lo que “no se puede predicar que se trate de una marca de uso común como lo argumenta el accionante, por cuanto el titular de las marcas en mención posee legítimo derecho sobre cada una de ellas, así como la posibilidad de gozar de los derechos inherentes y derivados de su registro; para que pueda afirmarse que se está frente a marcas débiles o de uso común es necesario que los registros efectuados ante la oficina competente corresponden (sic) a diferentes titulares ”.

Argumenta también que las marcas MIKY y MIKYS “no son expresiones de uso común frente a los cuales su titular no pueda ejercer sus derechos de exclusividad sobre ellas, resulta entonces absolutamente procedente la observación presentada por la sociedad COLOMBINA S.A ”, que “no se puede afirmar que las expresiones MIKY y MIKYS correspondan a una abreviación de la expresión “MILKY”, por cuanto estas son diferentes ortográfica y fonéticamente máxime considerando que conceptualmente evocan ideas totalmente distintas, así mientras la expresión MILKY resulta evocativa de leche, las palabra (sic) MIKY y MYKYS son de fantasía evocando un nombre”.

Citando y basándose en la jurisprudencia del Tribunal sostiene que, efectuado el examen comparativo de las marcas “MISKY”, frente a “MIKY y MIKYS”, para distinguir productos de la clase 29, “se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, pues existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre las mismas”.

Sostiene que la marca solicitada “MISKY” presenta similitudes que la hacen confundible con las marcas “MIKY y MIKYS” “las cuales comparten cuatro de las letras que la conforman, solo diferenciandose (sic) por la letra intermedia S, lo que no es suficiente para diferenciarles entre sí, ya que al ser pronunciadas y transcritas producen una impresión prácticamente idéntica en el consumidor, de donde se colige que la marca solicitada es una transliteración de las marcas registradas con anterioridad “MIKY” y “MIKYS”, en efecto, la expresión MISKY simplemente translitera la marca MIKYS, cambiando de lugar su última letra S”. 18/07/2003 27.40 Por lo que manifiesta que la marca MISKY es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 “como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos ahora acusados”.

Concluye señalando que “los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante”. La sociedad COLOMBINA S.A. contesta a la demanda en los siguientes términos: Analiza cuatro puntos: (i) función individualizadora de la marca;

(ii) cuestiones relativas a la genericidad; (iii) cuestiones relativas a las marcas débiles; y (iv) cuestiones relativas a la confundibilidad. Sostiene que los signos MIKY y MIKYS “contienen todos los elementos de novedad, fantasía y distintividad requeridos, y no puede predicarse de las mismas ser signos débiles con elementos genéricos que disminuyan su oponibilidad ante terceras personas.

De hecho, los signos contienen características que aportan la capacidad de diferenciar los productos o servicios para los cuales se destina, de productos o servicios idénticos o similares que se encuentren en el mercado”. Indica que “al haberse demostrado la función individualizadora de las marcas registradas MIKY y MIKYS de propiedad de COLOMBINA S.A. la Superintendencia de Industria y Comercio División de Signos Distintivos no incurrió en error como lo afirma la actora puesto ni (sic) (i) al momento de la concesión de los registros de COLOMBINA S.A. asunto que no es materia de la presente discusión, ni (ii) al realizar la comparación y declarar la irregistrabilidad de la marca MISKY de la actora”.

Argumenta que con relación a la afirmación de la actora de que las marcas MIKY y MIKYS son débiles por ser una simplificación de la palabra MILKY que significa lácteo “no se puede predicar que la palabra MIKY y MIKYS sea una palabra de contenido genérico o descriptivo al carecer totalmente de prueba sobre su signifi- GACETA OFICIAL cado, y/o relación con los productos y características de la Clase 29 Internacional”, que dichas marcas no designan ni la especie ni las características de ninguno de los productos de la Clase 29, asimismo señala que “no se puede alegar que la sílaba MI- MIK- sean un prefijo con significado uniforme en relación con la “leche” o lo “lácteo”.

Este hecho en todo caso no se encuentra probado por la actora dentro de su escrito de demanda”. Sostiene que “las marcas MIKY y MIKYS no son marcas débiles en tanto no han sufrido el fenómeno de la dilución, ni la banalización, ni tiene una raíz genérica. Por lo cual son plenamente distintivas y el examen de confundibilidad con la maraca MISKY de interés de la actora debe realizarse con todo el rigor con el que se realizan los exámenes de confundibilidad marcarios”.

Indica que a fin de determinar si las marcas en cuestión crean una visión de conjunto o imagen recordada similar o semejante bastará con analizar los elementos ideológicos, fonéticos y gráficos desde la apreciación del público consumidor promedio. Sostiene que entre dichas marcas existe una similitud en estos tres aspectos. Finalmente arguye que “las marcas son confundiblemente similares y que por lo tanto las Resoluciones demandadas no son objeto de anulación por parte de esa Honorable Corporación”.

CONSIDERANDO

Que la norma contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; 18/07/2003 28.40 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472);

Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas referidas al caso concreto, por lo tanto, corresponde interpretar la disposición solicitada contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Asimismo se interpretará de oficio el artículo 81 y el literal d) del artículo 82 de la misma Decisión por tener relación con el caso en estudio, cuyos textos son: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

( )”. Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto aquellas resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por los artículos 32 y 33 “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para GACETA OFICIAL productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error: ( )”.

I. LA MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

En el Derecho Comunitario Andino el signo, mientras no esté registrado, no constituye marca a diferencia del nombre comercial que, como una excepción al régimen, su derecho emerge tanto de su registro como de su uso. De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos y funciones de la marca: Requisitos La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de exteriorizarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión mate- 18/07/2003 29.40 rial identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetra en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser asimilada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles, aquellos referidos a una denominación o a uno o varios dibujos, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 27). Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000). GACETA OFICIAL La susceptibilidad de representación gráfica Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado y descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo previsto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344 en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Matías Alemán, Marco, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Manangement, Bogotá, p. 77). Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344.

Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”. (Proceso 2-IP-2003, marca: MISS SUCRE, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003). De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

Funciones De la definición de la marca se desprenden las siguientes funciones: 18/07/2003 30.40 1. De identificación, que interesa tanto al empresario como al consumidor. Según el profesor Otamendi “la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie.

Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (Otamendi, Jorge, p. 9). 2. De indicación del origen de las mercancías y de garantía de calidad, que permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y le garantiza al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca en cuestión tienen calidad uniforme, en el sentido de que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que obtuvo en el producto o el servicio que adquirió con anterioridad. 3.

De publicidad, a través de la cual el titular de la marca anuncia y promociona el producto o servicio que ella identifica. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca “MISKY” cuyo registro es objeto del proceso, cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales correspondientes a los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con las funciones que le son propias.

II. SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS Y EVOCATIVOS Signos genéricos Los signos genéricos son aquellos que por la naturaleza o por “lo que es” el producto o servicio que se pretende amparar, lo ubica en la especie de productos o servicios a que pertenece dentro de su género, separándolos de otros, por lo que al no ser suficientemente distintivos están contemplados dentro de la irregistrabilidad del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344.

GACETA OFICIAL El Tribunal, al referirse al signo genérico ha sostenido que es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”.

(Proceso 17-IP-03, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., de 19 de marzo del presente año). La dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-03, ya citado). Respecto a la desaparición de la dimensión genérica de un signo por haber adquirido fuerza distintiva suficiente en relación a los productos o servicios que pretende representar, el Tribunal ha manifestado que: “Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia”.

(Proceso 02-IP-89, marca: OFERTA, publicado en la G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989). Conforme también lo ha expresado el Tribunal, “ para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada 18/07/2003 31.40 como marca.

(Proceso 7-IP-2001, marca: LASER, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001). Signos descriptivos Calificada doctrina ha manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan exclusivamente a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista FERNÁNDEZ NOVOA señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto. De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios.

Si tales características son comunes a otros productos o servicios pertenecientes a una especie dentro del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado, toda vez que la descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar.

Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal en base a la reiterada doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). GACETA OFICIAL 18/07/2003 32.40 Signos evocativos cientes a otra persona así como para diferenciar o distinguir productos o servicios de diferente calidad, que pertenecen a la misma persona.

Sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o servicio que busca distinguir en el mercado pero, a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros.

Cuando una denominación contiene palabras utilizadas en un sentido distinto a su significado inicial o propio, es decir de modo figurado o metafórico, adquiere una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser distintiva en relación con determinados productos o servicios. Los signos evocativos, al constituirse en aquellas ideas o imágenes que se refieren al producto o servicio que representan, utilizando siempre una expresión de fantasía, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca, por lo que pueden ser registrables.

III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS Las prohibiciones contenidas en el artículo 83, buscan fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes entre sí, pertenecientes a una misma o diferente persona. Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertene- La confundibilidad Es la posibilidad de confusión por la identidad o semejanza de los signos con relación a los productos o servicios que ampara y que pueden inducir a error o a engaño al consumidor.

El Tribunal ha sostenido que: “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

(Proceso 109-IP2002, marca: CHILIS y diseño, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

En efecto, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003). El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y com- GACETA OFICIAL plejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, en base a la doctrina ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud. La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando las denominaciones representan o evocan una misma 18/07/2003 33.40 cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible similitud entre MISKY, MIKY y MIKYS, es ideológica, ortográfica o fonética.

Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de verificar y facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la posible confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro BREUER MORENO que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, ob.cit., p. 215). 2.

El examen de registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre dos denominaciones se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los servicios y las actividades comerciales identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, GACETA OFICIAL “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y s.s.). 18/07/2003 34.40 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE IV.

MARCAS DÉBILES Todo signo registrado como marca, dependiendo de su origen y su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. En efecto, si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, que por su naturaleza no admiten apropiación exclusiva.

Según la doctrina: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.

(Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79). Asimismo el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”.

Refiriéndose al mismo tema el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. (Otamendi, Jorge. ob. cit. pp. 191 y 192). En virtud de lo anteriormente expuesto, PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo presente que si bien los requisitos son necesarios no son suficientes para el registro de un signo como marca.

SEGUNDO: Los signos genéricos son aquellos que por la naturaleza o por “lo que es” el producto o servicio que se pretende amparar, lo ubica en la especie de productos o servicios a que pertenece dentro de su género, separándolos de otros, por lo que al no ser suficientemente distintivos están contemplados dentro de la irregistrabilidad del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, a menos que estén conformados por palabras o figuras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. Los signos descriptivos son los que designan exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios que buscan identificar, por lo que no son objeto de registro por cuanto refieren a los consumidores lo concerniente a las propiedades o características exclusivas de los productos o de los servicios que pretenden amparar.

Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o servicio que buscan distinguir en el mercado pero, a diferencia de los signos descriptivos, no los describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, GACETA OFICIAL por lo que cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 18/07/2003 35.40 tros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 7022, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

CUARTO: La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad, y que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente, en el caso que nos ocupa, a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos, derivas de las similitudes ortográfica, fonética e ideológica que puede llegarse a dar.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

QUINTO: Todo signo registrado como marca, como consecuencia de su origen y su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, que por su naturaleza no admiten apropiación exclusiva.

El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de regis- Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 18/07/2003 36.40 PROCESO 41-IP-2003 Interpretación Prejudicial del artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación de oficio del artículo 144 de la misma Decisión. Actor: MAX MARVIN ABADI HARARI. Patente: “CONDON Y SISTEMA DE COLOCACION”. Expediente interno 6749. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil tres. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero doctor Manuel S. Urueta Ayola, - Nº 13105, de 16 de junio del 2000, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, la aludida Dependencia confirmó la Resolución anterior.

Solicita, adicionalmente, que como restablecimiento del derecho se ordene a la mencionada Superintendencia que continúe con el trámite de patente para la invención solicitada. 1.3. Hechos relevantes. VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 15 de abril del año 2003, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto emitido el 30 de abril del año 2003. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Partes. Actúa como demandante la sociedad MAX MARVIN ABADI HARARI, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2. Actos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la sociedad MAX MARVIN ABADI HARARI, demanda ante la jurisdicción nacional consultante, la declaratoria de nulidad de las siguientes Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 07138, de 31 de marzo del 2000, mediante la cual la mencionada Superintendencia declaró abandonada la solicitud de privilegio para la invención denominada “CONDON Y SISTEMA DE COLOCACION”, requerida por la firma MAX MARVIN ABADI HARARI, y;

De la solicitud sobre interpretación formulada y, del expediente acompañado a la misma, han podido ser establecidos los siguientes hechos relevantes: a) Los hechos 1. El 23 de marzo de 1994, la sociedad MAX MARVIN ABADI HARARI, a través de apoderado, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, le sea concedida patente para el in-vento denominado “CONDON Y SISTEMA DE COLOCACION”, solicitud a la que le correspondió el expediente Nº 94 011576. 2.

La solicitud en referencia, identificada con el número 94 011576, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial de Colombia Nº 423, de 19 de octubre de 1995. 3. El 27 de mayo de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio, luego del estudio realizado de la solicitud, hizo, mediante concepto técnico Nº 662, requerimientos acerca de la respectiva invención. 4.

El 24 de septiembre de 1999, la sociedad MAX MARVIN ABADI HARARI dio contestación a las observaciones presentadas. 5. El 31 de marzo del 2000, la misma Superintendencia emitió la Resolución Nº 07138, en la cual declaró abandonada la solicitud de GACETA OFICIAL privilegio de invención por considerar que el solicitante no dio respuesta a los requerimientos formulados, pues las contestaciones presentadas han sido dadas por persona distinta a quien había sido reconocido con personería para actuar en esta causa. 6.

La sociedad MAX MARVIN ABADI HARARI interpuso recurso de reposición contra la resolución emitida. 7. El 16 de junio del 2000, la aludida Superintendencia, al resolver el recurso de reposición, expidió la Resolución Nº 13105 por la cual confirmó la Nº 07138 y, ordenó el archivo de la solicitud por abandono de la misma. Respecto de esa actuación no aparece constancia de que haya sido interpuesto recurso de apelación. b) Escrito de demanda La sociedad MAX MARVIN ABADI HARARI, con domicilio en Bogotá, Colombia, a través de apoderado y en el ejercicio de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presenta demanda de nulidad contra la Resolución Nº 07138, de 31 de marzo del 2000 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Pide además la nulidad de la Resolución 13105, de 16 de junio del 2000, por medio de la cual la misma Dependencia resolvió el recurso de reposición propuesto y confirmó la resolución primeramente impugnada que ordenó, como ha sido dicho, el archivo del expediente por abandono de la solicitud de patente. Fundamenta su demanda manifestando que presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la aludida Superintendencia, solicitud de patente para la invención “CONDON Y SISTEMA DE COLOCACIÓN”, la misma que con base en concepto técnico Nº 662, de 27 de mayo de 1999, formuló observaciones de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Decisión 344.

Afirma que el doctor Alvaro Correa Ordóñez es su apoderado en Colombia para asuntos de propiedad intelectual y, que el doctor Carlos Olarte igualmente labora en la Sociedad, en su departamento de propiedad intelectual, más específicamente en el área de patentes. Sostiene que los requerimientos formulados fueron contestados oportunamente por el doctor 18/07/2003 37.40 Carlos Olarte, quien conjuntamente con la presentación del recurso de reposición contra la Resolución 07138 presentó documento de sustitución de poder respecto del doctor Alvaro Correa.

Por tanto, manifiesta, que la Superintendencia “pudo perfectamente optar por constatar este hecho formalmente, solicitando el correspondiente documento de sustitución para sanear este formalismo, haciendo eficaz el trámite de las respuestas a las observaciones”. Asevera finalmente, que la Superintendencia “ se apresuró a declarar abandonada la solicitud, lo cual cercena del todo los derechos de mi apoderada.” c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio aduce en su contestación a la demanda, que en sus actuaciones no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora.

Argumenta que procedió al examen de fondo para verificar si la solicitud era patentable o no, conforme a lo establecido por el artículo 27 de la Decisión 344. Sostiene que “no obstante el requerimiento formal, el solicitante no cumplió con lo requerido, pues si bien en el expediente obraba un escrito de respuesta, éste fue presentado por el doctor Carlos R. Olarte quien no acreditó la calidad de apoderado del solicitante, motivo por el cual era improcedente tener en cuenta un escrito presentado por un tercero desconocido dentro de la actuación, pues no vale la argumentación del demandante según la cual la Superintendencia debía deducir que no se entendería como apoderado a Alvaro Correa Ordóñez, quien obraba como apoderado reconocido según el poder, sino uno nuevo, persona no facultada para actuar ”.

Concluye señalando que “de acuerdo con lo dispuesto en el mencionado artículo 27, al no haber el solicitante dado cumplimiento al requerimiento de fondo efectuado, la solicitud se consideró abandonada.” Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO GACETA OFICIAL

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

La consulta sobre interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente a las exigencias de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia ha solicitado a este Organismo la interpretación de la norma contenida por el artículo 27 de la Decisión 344. Sin embargo, en vista de que la controversia tiene relación con una determinación sobre abandono de una solicitud de patente, originada en la aplicación, según ha sido sostenido por la Superintendencia de Industria y Comercio, de disposiciones internas de la República de Colombia, concretamente, del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal considera conveniente interpretar además, de oficio, el contenido del artículo 144 de la mencionada Decisión, al amparo de la facultad establecida por el artículo 34 del Tratado de su Creación. 18/07/2003 38.40 “Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada.” ( ) DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS “Artículo 144.- “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”.

4. TRAMITE DE LA SOLICITUD La Decisión 344 de la Comisión determina entre los artículos 21 y 26 de su texto, inclusive, los procedimientos que debe llevar a cabo la Oficina Nacional Competente pa-ra el trámite de una solicitud de patente, actuaciones relacionadas con los aspectos formales del pedido. Superada esta etapa previa, a dicha Oficina le corresponde entonces proceder a examinar si la invención objeto de la solicitud de privilegio es o no patentable, conforme así lo establece el artículo 27 de la misma Decisión. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Examen de fondo de la solicitud de patente Los textos de las normas a ser interpretadas son, consecuentemente, los siguientes: En atención a lo previsto en el aludido artículo 27, una vez realizado el examen previo o de forma antes referido y, vencidos los plazos establecidos para presentar observaciones por parte de terceros, sin que hayan sido presentadas o contestadas las que hubieren sido formuladas, la Oficina Nacional Competente procederá, según ha sido ya dicho, al correspondiente examen de fondo, el que tiene por objeto verificar si el invento materia de la solicitud es o no patentable.

Es decir, si aquel cumple los requisitos de patentabilidad relativos a novedad, altura inventiva y aplicación industrial. DECISION 344: CAPITULO I DE LAS PATENTES DE INVENCION SECCION IV DEL TRAMITE DE LA SOLICITUD ( ) “Artículo 27.-“Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable”.

Cabe destacar que el artículo 27 relativo al examen exclusivamente de fondo y el artículo 29 al GACETA OFICIAL examen definitivo, permiten que las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros puedan llegar a una decisión acertada respecto de la patentabilidad, con base en la aplicación de la normativa comunitaria que le posibilita al examinador considerar todos los elementos de juicio posibles, como instrumentos de análisis para un mejor pronunciamiento.

De no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos por terceros, el examen de fondo que haya sido practicado se torna en definitivo. Del examen definitivo que se realice acerca de la patentabilidad del invento dependerá la aprobación o no de la patente solicitada. (Art. 29). Es en esta etapa que la dependencia gubernamental competente califica si las respuestas presentadas a sus observaciones o requerimientos o, la información complementaria proporcionada por el solicitante le son satisfactorias.

En consecuencia, durante esta fase esa Dependencia dirige el procedimiento, determina la continuación del mismo o, en su defecto, el abandono de la solicitud, quedando como potestad del solicitante, en todo caso, la posibilidad de deducir los recursos propios que la norma nacional le faculte. Declaratoria de abandono de la solicitud La falta de respuesta a los requerimientos formulados o la no complementación de la documentación o información precisada, lleva a que la solicitud sea considerada como abandonada.

En el caso de que no se constituyan los elementos estimados como necesarios para el mejor análisis de la patentabilidad dentro del plazo de tres meses, será declarado dicho abandono sin necesidad del examen definitivo, el que no puede ser practicado por causa de las insuficiencias que la falta de información o de documentación produce. Luego de realizado el examen establecido en el artículo 27, si el resultado es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan satisfecho dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos los elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su 18/07/2003 39.40 totalidad, se negará la patente de invención, de conformidad con el artículo 29 de la Decisión 344.

5. NORMAS NACIONALES COMPLEMENTARIAS AL REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL La norma del artículo 144 de la Decisión 344 consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Debe advertirse que en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él, de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Es un principio constitucional generalizado el de que corresponde al Jefe del Estado como suprema autoridad administrativa, reglamentar las leyes para proveer a su debida ejecución. La potestad reglamentaria debe ejercerse secundum legem, es decir, no puede violar la ley a que se refiere ni desnaturalizarla. De todas maneras éste es un asunto de derecho interno respecto del cual al Tribunal no le corresponde emitir pronunciamiento, pues al tenor de lo establecido por el artículo 34 del Tratado Constitutivo, el Organismo debe limitarse a precisar el alcance de las normas comunitarias y “no podrá interpretar el contenido y alcances del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso”.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Toda invención, para ser merecedora del amparo de una patente debe ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. GACETA OFICIAL 18/07/2003 40.40 2. El artículo 27 de la Decisión 344 establece que el examen de fondo de una solicitud de patente tiene por objeto determinar si la invención es o no patentable.

Cuando a juicio de la Oficina Nacional Competente, esa pretensión conlleva una posible vulneración, total o parcial, de derechos de terceros o, requiere de información adicional para el análisis de fondo, deberá exigir al solicitante la presentación de ésta. Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 6749, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. 3. En el caso de que no se constituyan los elementos estimados como necesarios para el mejor análisis de la patentabilidad dentro del plazo de tres meses, será declarado dicho abandono sin necesidad del examen definitivo, el que no puede ser practicado por causa de las insuficiencias que la falta de información o de documentación produce.

Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo de Estado mediante copia sellada y certificada y remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 4. Al tenor de lo establecido por el artículo 144 de la misma Decisión, los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en aquella deben ser regulados por la legislación nacional, la misma que sólo podrá hacerlo en los casos remitidos a su competencia y cuyos alcances estarán también inscritos, en la filosofía y armonía jurídica que deben guardar con la norma comunitaria siempre prevaleciente.

Dicho artículo está inspirado en los principios fundamentales de aplicación directa y preferente de la ley comunitaria, que supone que ese ordenamiento opera sin necesidad de complemento legislativo interno y con preeminencia sobre la ley nacional, siendo inaplicables las disposiciones de derecho interno que contradigan o sean irreconciliables con la norma andina.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú