PROCESO 25-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ. Marca: “NESTLÉ OMEGA PLUS”.
Proceso interno N° 7273. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil tres. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Doctor Camilo Arciniegas Andrade.
VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal el 12 de marzo del año 2003 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue aceptada su admisión a trámite por medio de auto emitido el 9 de abril del año 2003. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante la firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, siendo demandada la Superintendecia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2 Actos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la actora demanda ante la jurisdicción requirente, la declaratoria de nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 05991, de 27 de marzo del año 2000, mediante la cual negó el registro de la marca mixta “NESTLÉ OMEGA PLUS”, para distinguir productos de la clase 29, solicitada por la Actora y declaró fundada la oposición presentada por la sociedad ALBERTO LOZANO & COMPAÑÍA LIMITADA, GRANJA AVÍCOLA SANTA REYES, con base a la marca de su propiedad “OMEGGA (mixta)”; - Nº 26248, de 20 de octubre del mismo año, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, confirmó la Resolución anterior; y, - Nº 01399, de 30 de enero del 2001, la cual, al resolver esta vez el recurso de apelación interpuesto, admitió el desistimiento de las observaciones presentadas por la sociedad ALBERTO LOZANO & COMPAÑÍA LIMITADA, GRANJA AVÍCOLA SANTA REYES y, confirmó no obstante las demás partes de la decisión concretada en la Resolución 05991.
Solicita además la actora, que como restablecimiento del derecho se ordene a la mencionada Superintendencia que conceda el registro de la marca solicitada. 1.3 Hechos relevantes. Del expediente remitido por el Consejo de Estado, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 9 de septiembre de 1999, la firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ presentó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener el registro de la denominación mixta NESTLÉ OMEGA PLUS como marca, para amparar productos de la clase Nº 29 de la Clasificación Internacional de Niza[1]. - El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 485, de 26 de octubre de 1999, Pág. 105. - Contra dicha solicitud presentó observación la sociedad ALBERTO LOZANO & COMPAÑÍA LIMITADA, GRANJA AVÍCOLA SANTA REYES, con base en la marca de su propiedad OMEGGA (mixta), que protege únicamente “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne y pollo, huevos”, comprendidos en la Clase 29. - El 24 de febrero del 2000, la firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ dio respuesta a la observación presentada, limitando el ámbito del registro solicitado a distinguir exclusivamente “toda clase de productos lácteos”. - El 27 de marzo del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 05991, en la cual negó el registro de la denominación solicitada, argumentando la existencia de confusión con la marca mixta OMEGGA, de propiedad de la sociedad ALBERTO LOZANO & COMPAÑIA LIMITADA, GRANJA AVICOLA SANTA REYES. - El 17 de mayo del 2000, la firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. - La sociedad ALBERTO LOZANO & COMPAÑIA LIMITADA, GRANJA AVICOLA SANTA REYES, desistió de la oposición presentada, al conocer de la limitación de productos concretada en el respectivo trámite de registro. - El 20 de octubre del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, emitió la Resolución 26248 que confirmó la numero 05991. - El 30 de enero del 2000, la misma Dependencia, al resolver esta vez el recurso de apelación, admitió el desistimiento de la observación presentada por la sociedad ALBERTO LOZANO & COMPAÑIA LIMITADA, GRANJA AVICOLA SANTA REYES y, confirmó las demás partes de la Resolución 05991. b) Escrito de demanda La firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, con domicilio en Suiza, por intermedio de apoderado manifiesta que presentó ante la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitud de registro como marca para la denominación “NESTLÉ OMEGA PLUS” (mixta), destinada a proteger “toda clase de productos lácteos” (Clase Internacional Nº 29); solicitud respecto de la cual la sociedad ALBERTO LOZANO & COMPAÑIA LIMITADA, GRANJA AVICOLA SANTA REYES, formuló oposición argumentando ser propietaria de la marca “OMEGGA” (mixta), que distingue “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne y pollo, huevos”; productos comprendidos también en la Clase Internacional 29.
Entre los fundamentos de derecho manifiesta la actora, que han sido violados los artículos 81, 83 literal a), 95 y 96 de la Decisión 344, refiriendo sus correspondencias respecto de las normas de la Decisión 486 en actual vigencia. Presenta una argumentación en derecho respecto de los artículos de la Decisión 344 considerados violados, sosteniendo que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la denominación solicitada aduciendo la existencia de la marca OMEGGA (mixta), sin considerar que “en el presente caso no existen derechos de terceros qué proteger, pues el titular de la marca OMEGGA (MIXTA), desistió de sus observaciones y presentó escrito coadyuvando el registro de la marca NESTLÉ + OMEGA + PLUS + COLORES, porque estos productos no infringían sus derechos y no se puede afirmar que se están protegiendo los derechos del consumidor porque éste no es un tercero. En consecuencia la norma fue aplicada indebidamente.”.
Afirma también, que “no se hizo un análisis integral de la marca solicitada, sino que se efectuó fraccionando las marcas, procedimiento prohibido por las reglas de comparación establecidas por la doctrina y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. Al referirse al artículo 81 de la Decisión 344, considera que el signo solicitado para registro cumple todos los requisitos por él establecidos, señalando que “el signo a registrar no es genérico ni descriptivo de productos lácteos, tampoco es confundible con la marca OMEGGA (MIXTA) registrada y no ampara los mismos productos”.
Expresa, finalmente, que la Administración violó también los artículos 95 y 96 de la Decisión 344 pues “al resolver sobre la registrabilidad de la marca solicitada no lo hizo teniendo en cuenta la marca tal como fue solicitada, sino que amañó la marca a sus necesidades“, negando la concesión del registro sin llevar a cabo el estudio de la marca tal como fue descrita y reproducida gráficamente. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio aduce que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.
Argumenta que “efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca OMEGA PLUS (MIXTA) solicitada por la actora para distinguir productos de la clase 29, frente a OMEGGA (MIXTA) registrada a favor de Alberto Lozano & Cía. Limitada, Granja Avícola Santa Reyes para distinguir productos de la clase 30, se concluye que son semejantes entre sí, existiendo confundabilidad entre las mismas en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético y de coexistir en el mercado conllevaría a error al público consumidor, con la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos”.
Para reforzar sus argumentos hace referencia a jurisprudencia sentada por este Tribunal en procesos como: 2-IP-95, 22-IP-96 y 14-IP-98. No aparece de autos que la sociedad ALBERTO LOZANO & CÍA LIMITADA, GRANJA AVICOLA SANTA REYES, que presentó inicialmente observación al registro, haya contestado la demanda. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional que plantea la consulta, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
Anota este Organo Jurisdiccional, que la interpretación prejudicial requerida ha sido formulada, según así lo expresa la Instancia Nacional Compareciente, con base en las disposiciones del artículo 122 del Tratado y Estatuto del Tribunal. Sin embargo de la imprecisión en que se ha incurrido por parte del solicitante, el Organismo observa que el pedido se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, razón por la cual procede a atender el pedido oficializado.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia ha solicitado, por medio de oficio Nº 0327, de 14 de enero del 2003, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sin embargo de relacionar los artículos equivalentes de la Decisión 344 con aquellos de la Decisión 486.
Al respecto, la propia Actora alude el motivo de sus referencias a los artículos de la Decisión 486, al manifestar que se violó el artículos 81 de la Decisión 344 (equivalente al artículo 134 y literal b) del artículo 135 de la Decisión 486); el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 (equivalente al artículo 136 literal a) de la Decisión 486); los artículos 95 y 96 de la Decisión 344 (equivalentes al artículo 150 de la Decisión 486), recalcando que la mención de tales concordancias ha sido hecha “ para efectos de orden, pues es obvio, como lo ha afirmado el TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA, en el Proceso 34-IP-2000- marca FINADYNE, que la violación incurrida por la administración se refiere a las normas vigentes en el momento de decidir, es decir las de la Decisión 344”.
Este Tribunal considera improcedente interpretar los artículos 134, 135 literal b), 136 y 150 de la Decisión 486 relacionados por la demandante, por cuanto la solicitud de registro presentada, el trámite dado a la misma y, la expedición de la Resolución Nº 05991, de 27 de marzo del 2000, por la cual se negó el registro de la marca OMEGA PLUS (mixta), se produjo en vigencia de la Decisión 344, al igual que lo ocurrido con la Resolución Nº 26248, de 20 de octubre de 2000, confirmatoria de la anterior.
Sólo la Resolución Nº 01399, de 30 de enero del 2001, que resuelve el recurso de apelación, ha sido emitida en vigencia ya de la Decisión 486. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia de lo expuesto anteriormente, las normas que serán materia de esta interpretación prejudicial corresponden a los artículos de la Decisión 344, cuyos textos se transcriben seguidamente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
"Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. ( ) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”.
4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca se define como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
5. CLASES DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, en correspondencia a la estructura del signo. a) La marca denominativa, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto. Las marcas caprichosas o de fantasía no tienen ninguna connotación conceptual, es decir, son marcas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. b) La marca gráfica es definida como un signo visual, porque se dirige a la vista con el fin de evocar una figura que se caracterice por su estructura o forma externa.
Esta clase de marca se encuentra subdividida en puramente gráfica, que es la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca; la figurativa, que es la marca que evoca en el consumidor un concepto concreto y; un tercer grupo, que es el que genera en el consumidor un concepto al que se llega a través de un proceso de generalización. c) La marca mixta, en cambio, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
Comparación de marcas en conflicto Frente a un conflicto marcario presentado entre una marca ya registrada con otra que se pretende registrar, el juzgador deberá proceder a la comparación de las mismas y, a determinar la existencia o no del riesgo de confusión, considerando las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han fijado para ese propósito.
Debido a que la controversia en análisis comprende dos marcas mixtas, en el cotejo de ellas se tomará en cuenta lo que este Tribunal ha manifestado al respecto: "Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.
La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
"Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión". [2] Realizada la comparación entre estas marcas, corresponderá concluir que si predomina la denominación o la expresión verbal, deberá procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para este propósito han determinado la doctrina y la jurisprudencia; si por el contrario, en la marca mixta predomina el elemento gráfico respecto del denominativo, no habría lugar, en principio, a confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[3] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, Pág. 152).
En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;
Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. 7.
OBSERVACION, EXAMEN, CONCESION O DENEGACION DEL REGISTRO Y DEBIDA MOTIVACION El Derecho Comunitario, Decisión 344, establece dentro del Régimen de Propiedad Industrial, quiénes son los interesados y quiénes, en consecuencia, pueden formular “observaciones” a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento establecido en los artículos 93 y 95 de la Decisión 344.
Una vez recibida la observación, a la Oficina Nacional Competente le corresponde examinar si ésta cumple las exigencias establecidas, de manera especial, si no se encuentra afectada por las situaciones previstas en el artículo 94 de la misma. El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81 ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.
La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.
Este Tribunal ha señalado al respecto que: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”.[4] Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad para la adopción de su criterio puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.
La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Debida motivación La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.
Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.[5] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.
Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.
En la comparación de signos distintivos que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, el gráfico o el denominativo, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados, exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilite la coexistencia de los signos en el mercado. 3.
Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 4. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5.
La Oficina Nacional Competente debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro. 6. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 7273, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto de este Tribunal, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al Consejo de Estado mediante copia sellada y certificada y, remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. [2] Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca “DEVICE, etiqueta”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997. G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998.
G.O. Nº. 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.