Año XIX - Número 956 Lima, 25 de julio de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Sumario 26-AI-2001.- Sumario por Incumplimiento de Sentencia 26-AI-2001 Proceso 6-IP-2003.- Pág. 1 Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literal a), 88 literal e), 91 y 92 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y la interpretación de oficio de los artículos 81 y 88 literal d) de la Decisión 344.

Actor: Compañía Lloreda S.A. Marca: FINOLIGHT (mixta). Proceso Interno Nº 6156 Interpretación Prejudicial de los artículos artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Creaciones PACHICAS S. EN C. Marca: PACHICAS (nominativa).

Proceso Interno Nº 7007 Proceso 25-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ. Marca: “NESTLÉ OMEGA PLUS”.

Proceso interno N° 7273 Proceso 7-IP-2003.- SUMARIO POR INCUMPLIMENTO DE SENTENCIA 26-AI-2001 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- Quito, veintiocho de mayo de dos mil tres. VISTOS: El expediente que contiene el procedimiento sumario iniciado respecto de la República de Colombia, mediante el cual se trata de establecer el cumplimiento dado a la sentencia proferida el 24 de octubre de 2001 dentro del proceso N° 26-AI-2001.

El artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal y los artículos 118 y 119 de su Estatuto; y

CONSIDERANDO

Que en el auto de 28 de abril de 2002 el Tribunal declaró que la República de Colombia ha incurrido en incumplimiento de la sentencia citada y que, en consecuencia, debía requerirse a la Secretaría General para que emitiera el concepto previsto en el artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal. Que la Secretaría General emitió su opinión respecto del tipo de sanciones que deberían ser impuestas al referido País Miembro, la cual consta en el oficio visible a folios 57 y siguientes del expediente.

Que con el objeto de precisar los alcances de la opinión de la Secretaría General se convocó a audiencia pública, la cual se llevó a cabo con Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL la concurrencia de representantes de la Secretaría General y de la República de Colombia. 25/07/2003 2.28 Que el desacato a una sentencia del Tribunal agravia de manera superlativa el orden jurídico comunitario; al desconocer e ignorar la fuerza vinculante de los pronunciamientos judiciales, colocando al País Miembro que incurre en él al margen de la Comunidad.

TERCERO: La sanción tendrá vigencia a partir de la notificación de este auto y mantendrá su aplicación hasta tanto la República de Colombia demuestre fehacientemente ante el Tribunal que ha dado fiel cumplimiento a la sentencia proferida el 24 de octubre de 2001 dentro del proceso Nº 26-AI-2001. DECIDE:

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

PRIMERO: Suspender parcialmente las ventajas del Acuerdo de Cartagena que al momento benefician a la República de Colombia, autorizando a los demás Países Miembros para que, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal y, en concordancia con lo previsto en el artículo 119 del Estatuto, impongan temporalmente un gravamen adicional del cinco por ciento (5%) a las importaciones que realicen a sus territorios de cinco (5) productos, a su elección, procedentes y originarios de dicho País Miembro.

SEGUNDO: La determinación de esos productos deberá ser informada por cada uno de los Países Miembros al Tribunal y comunicada, además, a la Secretaría General de la Comunidad Andina. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 25/07/2003 3.28 PROCESO Nº 6-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a), 88 literal e), 91 y 92 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y la interpretación de oficio de los artículos 81 y 88 literal d) de la Decisión 344.

Actor: Compañía Lloreda S.A. Marca: FINOLIGHT (mixta). Proceso Interno Nº 6156. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de abril de dos mil tres. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el Oficio Nº 2968, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno 6156.

Oficio recibido el 16 de enero de 2003. Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 19 de febrero de 2003. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La parte actora es la Compañía Lloreda S.A., la que actúa mediante apoderado. La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Interviene como tercero interesado en el presente proceso la sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. (IASA). 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos La sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. (IASA) solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia el registro de la mar- ca mixta FINOLIGHT (mixta), para distinguir aceites comestibles comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extracto de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles), solicitud a la cual correspondió el Expediente Nº 97 7333 y a la que no se adjuntó el documento que probara la existencia de dicha sociedad como lo exige el literal e) del artículo 14 del Decreto 117 de 1994, en concordancia con el literal e) del artículo 88 de la Decisión 344; además, de que el poder presentado por la solicitante tampoco cumplió con el requisito establecido en el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil de la República de Colombia.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial de la República de Colombia, el agente oficioso de la sociedad LLOREDA S.A. - antes LLOREDA GRASAS S.A. -, formuló observaciones al registro de la marca FINOLIGHT (mixta), argumentando que la misma es confundible con la marca EL FINÍSIMO, previamente registrada a su favor bajo el número 71505 de 13 de julio de 1970, vigente hasta el 13 de julio del 2000, para distinguir productos de la citada clase 29.

Mediante Resolución No. 01881 del 11 de febrero de 1999, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia declaró infundada la observación y otorgó el registro de marca FINOLIGHT (mixta) para distinguir aceites comestibles comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. IASA.

La sociedad LLOREDA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución antes mencionada. GACETA OFICIAL Mediante Resolución No. 08385 de 4 de mayo de 1999, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio se confirma el acto administrativo contenido en la mencionada Resolución Nº 01881; y mediante Resolución No. 23075 del 29 de octubre de 1999, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio se admite el recurso de apelación y se confirma también la citada Resolución Nº 01881. 2.2 Fundamentos de la demanda La Compañía LLOREDA S.A. –demandante en el presente proceso-, a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, declare nulas las Resoluciones No. 1881, No. 08385 y No. 23075.

Asimismo, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio anular el registro No. 224.234 correspondiente a la marca FINOLIGHT y el respectivo certificado de registro contenido en la citada Resolución No. 23075 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Argumenta la demandante que la solicitante del registro de marca FINOLIGHT (mixta), sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. (IASA), no presentó documento que probara la existencia de la sociedad solicitante, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 117 de 1994, en concordancia con el literal e) del artículo 88 de la Decisión 344.

Dentro del término legal, la demandante presentó observaciones al registro de la marca FINOLIGHT (mixta) ante la confundibilidad entre ésta y la marca EL FINÍSIMO registrada con anterioridad a nombre de LLOREDA GRASAS S.A., hoy LLOREDA S.A. Señala la demandante que “el elemento predominante de la marca mixta solicitada lo constituye la denominación FINOLIGHT, no sólo por responder al elemento nominativo o fonético de la misma, sino en virtud de su preponderancia dentro del conjunto”.

Añade además que “la expresión LIGHT proviene del idioma inglés y significa, entre otras acepciones, de bajo contenido calórico (The Oxford Spanish Dictionary), término que es usualmente usado en el mer- 25/07/2003 4.28 cado colombiano y de amplio conocimiento por el público consumidor de alimentos, para indicar dicha característica”. Por tal motivo señala que “según las reglas de comparación marcaria, debe entonces prescindirse de tal vocablo al efectuar el cotejo, pues dado su carácter descriptivo no es susceptible de apropiación ”.

Finalmente, señala la demandante que la sociedad solicitante INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. (IASA) ha pretendido, en oportunidades anteriores, imitar la marca EL FINÍSIMO a través de varias solicitudes (FINO, Exp. 97 73.340; FINOL, Exp. 98 68.907) “ en detrimento y con grave perjuicio del titular de la marca registrada en Colombia”. En ese sentido, “ la solicitud de FINOLIGHT es una forma más de hacerlo, mediante la agregación de un elemento descriptivo que califica el producto como bajo en contenido calórico ”.

La actora fundamenta jurídicamente su demanda en los artículos 83 literal a), 88 literal e), 91 y 92 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; en el artículo 14 literal e) del Decreto 117 de 1994; y en el 65 del Código de Procedimiento Civil. 2.3 Contestación a la demanda 2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su Oficina Jurídica, solicita a este Tribunal no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en su contra por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Sostiene la demandada que “de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el Superintendente de Industria y Comercio expidió legal y válidamente las resoluciones Nº 01881 del 11 de febrero de 1999 declarando infundada la observación presentada por la sociedad Lloreda S.A., concediendo el registro de la marca “FINOLIGHT” (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 29 de la nomenclatura vigente a favor de la sociedad Industrias de Aceite S.A. IASA”.

GACETA OFICIAL 2.3.2. De Industrias de Aceite S.A. (IASA) La sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. (IASA), tercero interesado en el presente proceso, mediante apoderado, solicita “ no acceder a ninguna de las pretensiones de la demanda, pues éstas carecen por completo de fundamento”, y “ por tanto no se proceda a la anulación del acto administrativo de concesión del registro de la marca FINOLIGHT (mixta), ni la posterior cancelación de su certificado de registro”.

Respecto a las reglas de comparación marcaria, señala IASA que “ las marcas deben analizarse en su conjunto, como un todo, cuando el elemento gráfico es figurativo, es decir representa algo definido, dicho dibujo o gráfico es más relevante o distintivo y debe dársele la correspondiente importancia como elemento diferenciador dentro de la marca que se pretende registrar”; en ese sentido, “los signos enfrentados [FINOLIGHT y FINÍSIMO] son completamente distinguibles presentando cada uno características especiales y perfectamente diferenciables”.

Finalmente señala que en el registro marcario colombiano existe una serie de casos en los que coexisten una serie de signos sin generar confusión y conflicto en el mercado, tales como “LA FINA”, “FINI”, “FI-FI”, “FINESSE”, “LA FINA CHIFFON”, “EL FINÍSIMO”, “FINOL”, “FINAMAR”, entre otros; de la misma manera pueden coexistir pacíficamente los signos “FINOLIGHT” (mixta) y “EL FINÍSIMO” entre los cuales, según el tercero interesado, no existen más similitudes que las encontradas en los signos ya coexistentes.

En tal sentido, la sociedad Industrias de Aceite S.A. IASA considera que en el presente caso no ha habido violación del artículo 88 literal e), 91 y 92, de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; ni 14 del Decreto 117 de 1994, y 65 del Código de Procedimiento Civil. 25/07/2003 5.28 Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a), 88 literal e), 91 y 92 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, que de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, este órgano jurisdiccional considera pertinente, por referirse al caso en concreto, proceder a la interpretación de oficio de los artículos 81 y 88 literal d) de la Decisión 344.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 83 CONSIDERANDO: “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; a) “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

GACETA OFICIAL Artículo 88 “Con la solicitud se deberán presentar los siguientes documentos: (…) d) “La reproducción de la marca cuando contenga elementos gráficos; y, e) “Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros”. Artículo 91 “Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades.

Este plazo será prorrogable por una sola vez, por treinta días hábiles adicionales, sin que la solicitud pierda su prioridad. “Si dentro del término señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud será rechazada”. Artículo 92 “Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación, por una sola vez.” Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344 define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”.

El mismo artículo señala los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca, en este sentido dispone que: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean per- 25/07/2003 6.28 ceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es perceptible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

El Tribunal ha sostenido: “El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos … es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial” (Proceso 3-IP-97, G.O.A.C. Nº 279 de 23 de julio de 1997.

Marca: PANPAN PAN PAN). La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). GACETA OFICIAL La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.

Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco.

Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77). II. DE LA MARCA DENOMINATIVA La marca denominativa o verbal es aquella compuesta por una o más letras, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos que constituyen un conjunto legible y pronunciable. Estas marcas pueden estar formadas por distintos tipos de denominaciones conocidas como de fantasía o caprichosas, arbitrarias, evocativas o sugestivas, y las denominaciones con grafía especial.

Denominación de fantasía es aquella conformada por palabras, vocablos, o denominaciones creadas con el expreso propósito de emplearlas como marcas. Se trata de un vocablo que puede no tener un significado alguno o cuyo significado los consumidores desconocen, aunque puede evocar alguna idea o concepto. Denominación arbitraria es aquella conformada por uno o más vocablos o términos que ya existen y tienen un significado en el lenguaje.

Estos vocablos funcionan como marca al ser aplicados arbitrariamente a productos o servicios que no guardan relación alguna con su significado. Denominación evocativa o sugestiva es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad, cualidad, función, o característica del producto o servicio que va a distinguir, sin llegar a ser una designación descriptiva o genérica.

Estas denominaciones son capaces de funcionar como marcas si son suficientemente arbitrarias u originales. 25/07/2003 7.28 Denominación con grafía especial es aquella constituida por una o más palabras escritas con una grafía, caracteres o estilos particulares. Se diferencia de las denominativas ordinarias debido a que la grafía especial forma parte de la marca.

III. DE LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO Cuando se trate de un signo en idioma extranjero, es posible su registro, pero en tal caso será preciso evaluar si el mismo se refiere a la expresión genérica de un producto o servicio en idioma extranjero. Ello en la medida en que las expresiones genéricas no son registrables, con lo cual se protege el uso de la lengua contra tentativas de apropiación exclusivistas, “ ( ) ya que no sería justo que se reconociera un derecho individual exclusivo al uso de una denominación para un producto o un servicio, cuando tal denominación la comparten otros productos o servicios de la misma especie, a los cuales también les sería aplicable dentro del lenguaje corriente”.

(Matías Alemán, Marco. Ibid. Ob. Cit. p. 82) En este sentido este Tribunal ha manifestado que “Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros …”.

(Criterio vertido en la sentencia dictada en el Proceso N° 69-IP-2001, G.O.A.C. N° 759 de 6 de febrero de 2002; Marca: OLYMPUS; ratificado en las sentencias de los Procesos N° 16-IP98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002). IV. DEL CARÁCTER DISTINTIVO DE LOS GRÁFICOS Al igual que las expresiones denominativas, un dibujo o gráfico puede constituir una marca.

Este dibujo, figura o gráfico consiste en la representación simple del género de productos o de servicios a los cuales se aplicará la marca, sin embargo, debe tener capacidad distintiva. GACETA OFICIAL En este sentido, la debilidad de las marcas figurativas puede derivar de “su carácter de uso común en la clase, por representar productos incluidos en dicha clase, o bien por existir muchas marcas en ella que representan un mismo objeto.

Es en estos casos en los que no podrá pretenderse un monopolio, pero no sólo por el hecho de ser una marca figurativa”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, p. 35). En cambio, cualquier elemento figurativo que represente un género de productos o servicios, o sea descriptivo del mismo, podrá ser registrable cuando contenga elementos arbitrarios o caprichosos que le den originalidad, es decir, fuerza distintiva suficiente para funcionar como marca.

V. DE LA MARCA MIXTA Las marcas mixtas se componen de elementos denominativos y gráficos, por lo que para realizar su examen, se necesita de un verdadero esfuerzo por parte de la autoridad a fin de determinar la procedencia del registro de la marca mixta. Sobre el particular señala la Doctrina que: “Las marcas mixtas o complejas son las que reúnen elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos, cual es el caso de las denominaciones escritas según una grafía peculiar (marcas mixtas propiamente dichas) y el de las marcas que incluyen elementos fonéticos y gráficos formando un conjunto (marcas complejas), pudiendo llegar a comprender el total de la presentación exterior de un producto (conjunto de etiquetas de un licor embotellado, de un queso, etc.)”.

(AGUILAR, Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-España, 1981, p. 887). En autos se observa que el signo FINOLIGHT y la marca EL FINÍSIMO se encuentran constituidos por dos elementos, como son la parte denominativa y la parte gráfica, es decir, se trata de signos mixtos. En tal sentido, puesto que el presente caso los signos en controversia amparan productos pertenecientes a la misma clase de la nomenclatura internacional, siendo ambas de tipo mixto, la judicatura consultante deberá concentrarse en distinguir el elemento predominante entre las partes que conforman cada marca, apreciando tanto los elementos gráficos, fonéticos, visuales, como la similitud de la idea que evocan, etc. 25/07/2003 8.28 VI.

IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. DE LA COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN. DE LA CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. DE LAS REGLAS DE COMPARACIÓN. Uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344 es prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria.

En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibición al registro aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(PROCESO N° 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: Cola Real + gráfica) En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad al elegir una cosa por otra, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente del signo para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distin- GACETA OFICIAL guidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(PROCESO N° 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza por que el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el presente caso, procede establecer la existencia o no de semejanza entre el signo pendiente de registro y las marcas previamente registradas, cuya comparación habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. A este propósito, el Tribunal ha determinado que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto 25/07/2003 9.28 desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer (Ibid. Loc. Cit) ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjun- GACETA OFICIAL to de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la 25/07/2003 10.28 solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(PROCESO N° 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Citado anteriormente.) En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el órgano consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

VII. OTROS REQUISITOS FORMALES PARA EL REGISTRO DE MARCA. SUBSANACIÓN A LAS IRREGULARIDADES DE LA SOLICITUD DEL REGISTRO DE MARCA. PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DEL REGISTRO DE MARCA. El ordenamiento jurídico andino en materia de propiedad industrial establece el procedimiento que debe seguirse para el registro de un signo como marca en el ámbito de la subregión andina.

En efecto, este procedimiento se encuentra regulado en los artículos 87 a 98 de la Decisión 344. En este sentido, en el artículo 87 de la Decisión 344 se establecen los requisitos esenciales para que una solicitud acceda al registro. No sucede lo mismo con el artículo 88 que indica que el solicitante debe acompañar a su escrito de solicitud los documentos allí señalados, y los demás requisitos que establezca la legislación interna del País Miembro respectivo.

GACETA OFICIAL En efecto, este Tribunal ha manifestado en oportunidad anterior que “( ) con respecto a los requisitos del artículo 88 es del caso aclarar que no son considerados como esenciales para la admisión a trámite sino como requisitos formales que deben cumplirse para que éste prosiga y pueda culminar con una decisión de mérito”. (PROCESO N° 107-IP-2000.

G.O.A.C. No. 660 de 10 de abril de 2001. Marca: “KENCARE” (nominativa). Por esta razón, de acuerdo con lo dispuesto con el artículo 90 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procede, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la fecha de la presentación de la solicitud de registro, al análisis de los aspectos formales que están contenidos en el artículo 88, esto es: los poderes que fueren necesarios; la descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar para objeto de su publicación; copia de la primera solicitud de marca en el caso que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; la reproducción de la marca cuando contenga elementos gráficos; y los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.

De conformidad con el artículo 91, si del análisis realizado por la oficina nacional competente apareciera que alguno de los requisitos formales no se ha cumplido, debe notificársele al peticionario para que en un plazo de treinta (30) días hábiles, siguientes a la notificación, subsane dicha irregularidad. Este es un plazo prorrogable por treinta días más. Cabe señalar que la ocurrencia de este incidente procedimental no genera pérdida de la prioridad alcanzada con el otorgamiento de fecha de admisión a trámite, a menos que el solicitante deje transcurrir el plazo concedido sin subsanar las irregularidades formales advertidas por la Oficina Nacional Competente. 25/07/2003 11.28 Primero: Segundo: En este sentido, no son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para su registro y destinada a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Tercero: La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido señalados en la parte considerativa de esta sentencia. Cuarto: Cuando una solicitud no cumple con los requisitos formales establecidos en el Capítulo V de la Decisión 344, la oficina nacional competente notificará al solicitante a fin de que proceda a subsanar la omisión incurrida.

Para tal efecto, la oficina nacional competente concederá un plazo de treinta días hábiles siguientes a la notificación para que cumpla con la subsanación. Dicho plazo será prorrogable, por un período similar, por una sola vez. De reunir las formalidades establecidas para la presentación de una solicitud de registro de marca, ésta será publicada conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de la Decisión 344, abriéndose con dicha publicación el lapso de treinta días hábiles siguientes para que cualquier persona que tenga legítimo interés, presente observaciones al signo solicitado.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Si el solicitante no cumple con subsanar las irregularidades incurridas, la solicitud será rechazada. Quinto: Debidamente presentada la solicitud de registro de una marca, la oficina nacional competente ordenará su publicación. GACETA OFICIAL 25/07/2003 12.28 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO PROCESO Nº 7-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Creaciones PACHICAS S. EN C. Marca: PACHICAS (nominativa). Proceso Interno Nº 7007. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de abril de dos mil tres. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1. Las partes VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el Oficio Nº 2969, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno 7007.

Oficio recibido el 16 de enero de 2003 Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 12 de marzo de 2003. La parte actora es la sociedad CREACIONES PACHICAS S. EN C., la que actúa mediante apoderado.

La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos El 28 de febrero de 1994, la sociedad CREACIONES PACHICAS S. EN C., mediante apoderado, solicitó el registro de la marca “PACHICAS” GACETA OFICIAL (nominativa) para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 25: vestidos, calzado, sombrerería).

Publicada la solicitud de registro de marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 399, no fueron formuladas observaciones. Mediante Resolución N° 53025 de 30 de diciembre de 1994, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, negó el registro de la mencionada marca PACHICAS (nominativa).

Contra la referida Resolución N° 53025, CREACIONES PACHICAS S. EN C., interpuso los recursos de reposición y de apelación. Mediante Resolución N° 8113 de 21 de marzo de 1997, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución que expidió. Posteriormente, mediante Resolución N° 25655 de 29 de septiembre de 2000, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando la citada Resolución 53025. 2.2 Fundamentos de la demanda La sociedad CREACIONES PACHICAS S. EN C. -demandante en el presente proceso-, mediante apoderado, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, que declare la nulidad de las mencionadas Resoluciones 53025, 8113 y 25655, y asimismo (sic) “se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de Propiedad y que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento ”.

La sociedad actora fundamenta su pretensión en los artículos 13 incisos 1 y 2, y 61 de la Constitución Política de la República de Colombia, en los artículos 81, 82 literal d), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en el artículo 3 inciso 6 del Código Contencioso Administrativo del a República de Colombia. 25/07/2003 13.28 La demandante sostiene en síntesis que “Las expresiones descriptivas, genéricas de los productos o servicios que identifican, se consideran como vocablos no monopolizables (sic), en consecuencia cualquier persona podrá usarlas, en relación con los determinados productos o servicios respecto de los cuales se consideran como expresiones descriptivas y genéricas, por consiguiente ninguna persona podrá adquirir derechos exclusivos respecto de dichos vocablos ya sea como marca comercial o como lema comercial de productos y servicios”.

La actora manifiesta que “ es titular de derechos adquiridos respecto de la marca comercial PACHICAS, en la clase 25, en virtud de la concesión de la marca CREACIONES PACHICAS (MIXTA), inscrita bajo el certificado Nº 133.657, vigente hasta el 26 de diciembre de 2005”. Añade además que “La negación de la marca PACHICAS (NOMINATIVA), en la clase 25, con base en el carácter descriptivo de la expresión PACHICAS, para distinguir productos de la clase 25, conduce necesariamente a calificarla como un vocablo no monopolizable, consideraciones de la administración que facultan a cualquiera persona del sector económico a que pertenecen los productos comprendidos en la clase 25, para usarla en cualquier sentido”. 2.3 Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia a través de su Oficina Jurídica, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen”.

Sostiene la demandada que “Con la expedición de las resoluciones n° 53025 del 30 de diciembre de 1994, 8113 del 21 de marzo de 1997 y 25655 del 29 de septiembre del 2000 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias”. En este sentido, señala la demandada que “la marca “PACHICAS” además de no reunir los requisitos establecidos en el artículo 81, se GACETA OFICIAL encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que describe el tipo de servicios que ampara”.

La Superintendencia de Industria y Comercio fundamenta su decisión contenida en las resoluciones Nº 33560 y 25655 en la medida en que “el signo cuyo registro se solicita “PACHICAS”, consiste en la expresión “PACHICAS” la cual fonéticamente corresponde a “PA´CHICAS” por lo cual resulta indicativo del destinatario de algunos de los productos directamente amparados en la clase para la cual se solicita el registro”.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que los artículos 146 y 147, no se interpretarán ya que como se ha señalado en reiterada jurisprudencia de este Órgano Comunitario, estas normas hacen referencia a compromisos contraídos por los Países Miembros de la Comunidad Andina responsabilidades de carácter nacional que no pueden ser invocadas ni aplicadas a los casos en que los particulares participan con intereses individuales; 25/07/2003 14.28 DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”.

En observación de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, estos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, el segundo párrafo del citado artículo 81 define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo GACETA OFICIAL al registro de una marca, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es perceptible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

El Tribunal ha sostenido: “El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos … es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial” (Proceso 3-IP-97, G.O.A.C. Nº 279 de 23 de julio de 1997.

Marca: PANPAN PAN PAN). La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite la representación material del signo, en sus características y formas, a fin de 25/07/2003 15.28 posibilitar su registro.

Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Matías Alemán, Marco. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77) II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS, Y REGISTRABILIDAD DE SIGNOS EVOCATIVOS La distintividad es una característica que debe tener todo signo para acceder al registro marcario. Por tal motivo, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 señala que no podrán registrarse como marca los signos genéricos y descriptivos, es decir, aquellos signos que de manera directa o indirecta designen exclusivamente la calidad, la especie, la cantidad, el valor, el lugar de origen, la época de producción, o que comprendan características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales han de usarse.

Pues decir lo contrario seria disminuir el requisito de distintividad que debe tener el signo. Signos Genéricos Los signos genéricos según Jorge Otamendi son “designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género a los que pertenece el objeto. Es el caso de las palabras ‘automotor’, ‘motor’, ‘máquina’, ‘mueble’, entre tantos otros”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abelo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, p.71) Al igual que la doctrina, la jurisprudencia andina ha rechazado el registro de signos genéricos. Al respecto el Tribunal, ha expresado que: “El signo genérico es aquel que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando desig- GACETA OFICIAL na avión).

Si se permitiera el registro como marca de este tipo de signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos. En otras palabras, si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca.

Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir marca.” (Proceso 07-IP-2001, G.O.A.C. Nº 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER). En este sentido, no se podrán registrar los signos genéricos que se refieran directamente al producto, ya que al coincidir la marca con el nombre del producto o servicio, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no puede cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria.

Por ello, es preciso señalar que no todo signo es genérico, en relación con toda clase de productos o servicios, sino con referencia a ciertos y determinados productos. Sobre el particular, este órgano jurisdiccional ha dicho que: “La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata.

Y si la respuesta dada por el consumidor- sujeto final de la protección del registro marcario -es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad. Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos”. (Proceso: 07-IP-2001 ya citado, que remito a los Procesos 2-IP-89 y 12IP-95 G.O.A.C. N° 199 de 26 de enero de 1996).

Cabe señalar que una de las principales razones por la cual las expresiones genéricas no son registrables, es evitar la apropiación exclusiva del uso de la lengua. Permitir el registro de una denominación genérica privaría injustamente el uso común de un término, lo que es indispensable para que los agentes económicos puedan desarrollar normalmente sus actividades mercantiles. 25/07/2003 16.28 Signos Descriptivos Las denominaciones descriptivas hacen referencia de manera directa a las características, cualidades, cantidades, funciones, usos, modos de empleo, ingredientes, composición, efectos y otras propiedades de los productos a los cuales se aplica.

En este sentido, Manuel Pachón señala que: “Las denominaciones descriptivas de un producto o servicio son aquellas que, con anteriordad a la fecha de la solicitud de marca, informan al público consumidor acerca de las características, cualidades, funciones, usos, componentes, efectos u otras propiedades de los productos o servicios de que se trate”.

(Pachón, Manuel. Manual de Propiedad Industrial, Temis, Bogotá, 1984, p. 102). El Tribunal a este respecto ha señalado: “La naturaleza de un signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.

(Proceso 07-IP-95, G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “COMODISIMOS) Tampoco podrán registrarse los signos que se refieran a una o varias características y propiedades comunes ya que existiría conexión directa con los productos o servicios que buscan amparar. “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).

Por tal motivo, la causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión directa GACETA OFICIAL con los productos que el signo va a proteger. Si resulta que del análisis efectuado entre los signos y los productos existe una relación genérica o descriptiva con el producto, el signo no podrá ser registrado como marca. Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado.

Por ese motivo, hay signos descriptivos o genéricos que nada dicen ni en nada se refieren a los productos o servicios a ser protegidos, por lo que pueden acceder al registro marcario. Signos Evocativos Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, no describen directamente las aplicaciones o cualidades del producto o servicio en cuestión, en su lugar, dan una idea sobre sus componentes o características.

En este sentido, las denominaciones evocativas sugieren o evocan las cualidades funciones o características de los productos o servicios a los cuales identifican. (Ver entre otros: Proceso 19-IP-2001, G.O.A.C. Nº 696 del 9 de agosto de 2001, marca: DISEÑO SANDUCHE; Proceso 27-IP2001 ya citado). En este tipo de marcas, el signo no introduce directamente el concepto del producto que cubre o designa y es el consumidor el que puede llegar a comprender a qué productos se refiere, con base en un proceso deductivo, muchas veces complicado y difícil.

Al respecto Jorge Otamendi sostiene que: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, ob. cit. p. 29) Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y sus- 25/07/2003 17.28 ceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: No son registrables como marcas los signos genéricos y descriptivos de productos, cuando se refieran exclusivamente, a la cualidad aplicable al nombre del bien que se pretende distinguir.

Tercero: Por el contrario, sí podrán ser objeto de registro los signos que aunque sean genéricos o descriptivos para una cierta clase de bienes, estén destinados a amparar otros distintos. Cuarto: Los signos evocativos pueden ser objeto de registro siempre que incorporen un elemento de fantasía que transmita indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar el signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquél. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO GACETA OFICIAL 25/07/2003 18.28 Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 25-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ. Marca: “NESTLÉ OMEGA PLUS”. Proceso interno N° 7273. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil tres. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal el 12 de marzo del año 2003 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue aceptada su admisión a trámite por medio de auto emitido el 9 de abril del año 2003. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante la firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, siendo demandada la Superintendecia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2 Actos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la actora demanda ante la jurisdicción requirente, la declaratoria de nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 05991, de 27 de marzo del año 2000, mediante la cual negó el registro de la marca mixta “NESTLÉ OMEGA PLUS”, para distinguir productos de la clase 29, solicitada por la Actora y declaró fundada la oposición presentada por la sociedad ALBERTO LOZANO & COMPAÑÍA LIMITADA, GRANJA AVÍCOLA SANTA REYES, con base a la marca de su propiedad “OMEGGA (mixta)”; - Nº 26248, de 20 de octubre del mismo año, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, confirmó la Resolución anterior; y, - Nº 01399, de 30 de enero del 2001, la cual, al resolver esta vez el recurso de apelación interpuesto, admitió el desistimiento de las observaciones presentadas por la sociedad ALBERTO LOZANO & COMPAÑÍA LIMITADA, GRANJA AVÍCOLA SANTA REYES y, confirmó no obstante las demás partes de la decisión concretada en la Resolución 05991.

Solicita además la actora, que como restablecimiento del derecho se ordene a la mencionada Superintendencia que conceda el registro de la marca solicitada. GACETA OFICIAL 1.3 Hechos relevantes. Del expediente remitido por el Consejo de Estado, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 25/07/2003 19.28 - La sociedad ALBERTO LOZANO & COMPAÑIA LIMITADA, GRANJA AVICOLA SANTA REYES, desistió de la oposición presentada, al conocer de la limitación de productos concretada en el respectivo trámite de registro. a) Los hechos - El 9 de septiembre de 1999, la firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ presentó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener el registro de la denominación mixta NESTLÉ OMEGA PLUS como marca, para amparar productos de la clase Nº 29 de la Clasificación Internacional de Niza 1. - El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 485, de 26 de octubre de 1999, Pág. 105. - Contra dicha solicitud presentó observación la sociedad ALBERTO LOZANO & COMPAÑÍA LIMITADA, GRANJA AVÍCOLA SANTA REYES, con base en la marca de su propiedad OMEGGA (mixta), que protege únicamente “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne y pollo, huevos”, comprendidos en la Clase 29. - El 24 de febrero del 2000, la firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ dio respuesta a la observación presentada, limitando el ámbito del registro solicitado a distinguir exclusivamente “toda clase de productos lácteos”. - El 27 de marzo del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 05991, en la cual negó el registro de la denominación solicitada, argumentando la existencia de confusión con la marca mixta OMEGGA, de propiedad de la sociedad ALBERTO LOZANO & COMPAÑIA LIMITADA, GRANJA AVICOLA SANTA REYES. - El 17 de mayo del 2000, la firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. 1 Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. - El 20 de octubre del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, emitió la Resolución 26248 que confirmó la numero 05991. - El 30 de enero del 2000, la misma Dependencia, al resolver esta vez el recurso de apelación, admitió el desistimiento de la observación presentada por la sociedad ALBERTO LOZANO & COMPAÑIA LIMITADA, GRANJA AVICOLA SANTA REYES y, confirmó las demás partes de la Resolución 05991. b) Escrito de demanda La firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, con domicilio en Suiza, por intermedio de apoderado manifiesta que presentó ante la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitud de registro como marca para la denominación “NESTLÉ OMEGA PLUS” (mixta), destinada a proteger “toda clase de productos lácteos” (Clase Internacional Nº 29); solicitud respecto de la cual la sociedad ALBERTO LOZANO & COMPAÑIA LIMITADA, GRANJA AVICOLA SANTA REYES, formuló oposición argumentando ser propietaria de la marca “OMEGGA” (mixta), que distingue “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne y pollo, huevos”; productos comprendidos también en la Clase Internacional 29.

Entre los fundamentos de derecho manifiesta la actora, que han sido violados los artículos 81, 83 literal a), 95 y 96 de la Decisión 344, refiriendo sus correspondencias respecto de las normas de la Decisión 486 en actual vigencia. Presenta una argumentación en derecho respecto de los artículos de la Decisión 344 considerados violados, sosteniendo que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la denominación solicitada aduciendo la existencia de la marca OMEGGA (mixta), sin considerar que “en el presente caso no existen derechos de terceros qué proteger, pues el titular de la marca OMEGGA (MIXTA), desistió de GACETA OFICIAL sus observaciones y presentó escrito coadyuvando el registro de la marca NESTLÉ + OMEGA + PLUS + COLORES, porque estos productos no infringían sus derechos y no se puede afirmar que se están protegiendo los derechos del consumidor porque éste no es un tercero. En consecuencia la norma fue aplicada indebidamente.”.

Afirma también, que “no se hizo un análisis integral de la marca solicitada, sino que se efectuó fraccionando las marcas, procedimiento prohibido por las reglas de comparación establecidas por la doctrina y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. Al referirse al artículo 81 de la Decisión 344, considera que el signo solicitado para registro cumple todos los requisitos por él establecidos, señalando que “el signo a registrar no es genérico ni descriptivo de productos lácteos, tampoco es confundible con la marca OMEGGA (MIXTA) registrada y no ampara los mismos productos”.

Expresa, finalmente, que la Administración violó también los artículos 95 y 96 de la Decisión 344 pues “al resolver sobre la registrabilidad de la marca solicitada no lo hizo teniendo en cuenta la marca tal como fue solicitada, sino que amañó la marca a sus necesidades“, negando la concesión del registro sin llevar a cabo el estudio de la marca tal como fue descrita y reproducida gráficamente. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio aduce que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Argumenta que “efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca OMEGA PLUS (MIXTA) solicitada por la actora para distinguir productos de la clase 29, frente a OMEGGA (MIXTA) registrada a favor de Alberto Lozano & Cía. Limitada, Granja Avícola Santa Reyes para distinguir productos de la clase 30, se concluye que son semejantes entre sí, existiendo confundabilidad entre las mismas en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético y de coexistir en el mercado conllevaría a error al público consumidor, con la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos”. 25/07/2003 20.28 Para reforzar sus argumentos hace referencia a jurisprudencia sentada por este Tribunal en procesos como: 2-IP-95, 22-IP-96 y 14-IP-98.

No aparece de autos que la sociedad ALBERTO LOZANO & CÍA LIMITADA, GRANJA AVICOLA SANTA REYES, que presentó inicialmente observación al registro, haya contestado la demanda. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional que plantea la consulta, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

Anota este Organo Jurisdiccional, que la interpretación prejudicial requerida ha sido formulada, según así lo expresa la Instancia Nacional Compareciente, con base en las disposiciones del artículo 122 del Tratado y Estatuto del Tribunal. Sin embargo de la imprecisión en que se ha incurrido por parte del solicitante, el Organismo observa que el pedido se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, razón por la cual procede a atender el pedido oficializado.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia ha solicitado, por medio de oficio Nº 0327, de 14 de enero del 2003, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sin embargo de relacionar los artículos equivalentes de la Decisión 344 con aquellos de la Decisión 486.

Al respecto, la propia Actora alude el motivo de sus referencias a los artículos de la Decisión 486, al manifestar que se violó el artículos 81 de la Decisión 344 (equivalente al artículo 134 y literal b) del GACETA OFICIAL artículo 135 de la Decisión 486); el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 (equivalente al artículo 136 literal a) de la Decisión 486); los artículos 95 y 96 de la Decisión 344 (equivalentes al artículo 150 de la Decisión 486), recalcando que la mención de tales concordancias ha sido hecha “ para efectos de orden, pues es obvio, como lo ha afirmado el TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA, en el Proceso 34IP-2000- marca FINADYNE, que la violación incurrida por la administración se refiere a las normas vigentes en el momento de decidir, es decir las de la Decisión 344”.

Este Tribunal considera improcedente interpretar los artículos 134, 135 literal b), 136 y 150 de la Decisión 486 relacionados por la demandante, por cuanto la solicitud de registro presentada, el trámite dado a la misma y, la expedición de la Resolución Nº 05991, de 27 de marzo del 2000, por la cual se negó el registro de la marca OMEGA PLUS (mixta), se produjo en vigencia de la Decisión 344, al igual que lo ocurrido con la Resolución Nº 26248, de 20 de octubre de 2000, confirmatoria de la anterior.

Sólo la Resolución Nº 01399, de 30 de enero del 2001, que resuelve el recurso de apelación, ha sido emitida en vigencia ya de la Decisión 486. 25/07/2003 21.28 “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia de lo expuesto anteriormente, las normas que serán materia de esta interpretación prejudicial corresponden a los artículos de la Decisión 344, cuyos textos se transcriben seguidamente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”.

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca se define como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. ( ) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que trans- a) Perceptibilidad GACETA OFICIAL 25/07/2003 22.28 formen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

CAS y las MIXTAS, en correspondencia a la estructura del signo. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. a) La marca denominativa, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto. Las marcas caprichosas o de fantasía no tienen ninguna connotación conceptual, es decir, son marcas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. b) La marca gráfica es definida como un signo visual, porque se dirige a la vista con el fin de evocar una figura que se caracterice por su estructura o forma externa.

Esta clase de marca se encuentra subdividida en puramente gráfica, que es la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca; la figurativa, que es la marca que evoca en el consumidor un concepto concreto y; un tercer grupo, que es el que genera en el consumidor un concepto al que se llega a través de un proceso de generalización. c) La marca mixta, en cambio, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Comparación de marcas en conflicto

5. CLASES DE MARCAS Frente a un conflicto marcario presentado entre una marca ya registrada con otra que se pretende registrar, el juzgador deberá proceder a la comparación de las mismas y, a determinar la existencia o no del riesgo de confusión, considerando las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han fijado para ese propósito. La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRAFI- Debido a que la controversia en análisis comprende dos marcas mixtas, en el cotejo de ellas GACETA OFICIAL se tomará en cuenta lo que este Tribunal ha manifestado al respecto: “Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.

La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

“Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión”. 2 Realizada la comparación entre estas marcas, corresponderá concluir que si predomina la denominación o la expresión verbal, deberá procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para este propósito han determinado la doctrina y la jurisprudencia; si por el contrario, en la marca mixta predomina el elemento gráfico respecto del denominativo, no habría lugar, en principio, a confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, 2 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca “DEVICE, etiqueta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 25/07/2003 23.28 conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.3 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.

Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, Pág. 152). En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; 25/07/2003 24.28 El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81 ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.

La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

Este Tribunal ha señalado al respecto que: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”.4 Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. 7. OBSERVACION, EXAMEN, CONCESION O DENEGACION DEL REGISTRO Y DEBIDA MOTIVACION El Derecho Comunitario, Decisión 344, establece dentro del Régimen de Propiedad Industrial, quiénes son los interesados y quiénes, en consecuencia, pueden formular “observaciones” a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento establecido en los artículos 93 y 95 de la Decisión 344.

Una vez recibida la observación, a la Oficina Nacional Competente le corresponde examinar si ésta cumple las exigencias establecidas, de manera especial, si no se encuentra afectada por las situaciones previstas en el artículo 94 de la misma. Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad para la adopción de su criterio puesto que debe emplear las reglas que la doc- 4 Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997.

G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 25/07/2003 25.28 trina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, el gráfico o el denominativo, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

Debida motivación Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados, exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilite la coexistencia de los signos en el mercado.

La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.5 Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

En la comparación de signos distintivos que incluya a una marca mixta, debe tenerse 5 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O. Nº. 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 3. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 4.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5. La Oficina Nacional Competente debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344.

Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro. 6. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 7273, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto de este Tribunal, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Rela- GACETA OFICIAL ciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al Consejo de Estado mediante copia sellada y certificada y, remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO 25/07/2003 26.28 Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 25/07/2003 27.28 GACETA OFICIAL 25/07/2003 28.28 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú