PROCESO 89-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que corresponden a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: CRISTAGEL.

Actor: ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL S.A. Proceso interno Nº 5406. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su consejero Ponente Doctor Manuel S. Urueta Ayola, recibida en este Tribunal en fecha 4 de septiembre de 2003, relativa a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 5406.

El auto de primero de octubre del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1.

Partes en el proceso interno Es demandante la sociedad ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL S.A. y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Interviene como tercera interesada Roseta Industrial Ltda. 2. Hechos Los señalados por el consultante en el oficio Nº 1711 de 16 de julio de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: No obstante que no consta en el expediente la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca CRISTAGEL a favor de Roseta Industrial Ltda. para distinguir productos de la Clase 2 (Clasificación Internacional de Niza.

Clase 2: Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas), sin embargo por la fecha de la publicación de la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial de febrero de 1990, se presume que ésta fue presentada estando vigente la Decisión 85.

Dicha solicitud fue objeto de oposición por parte de Andercol con base en su marca CRISTAGEL clase 1, la Superintendencia de Industria y Comercio aceptó los argumentos de Andercol mediante Resolución Nº 14745 de 11 de abril de 1994. Roseta Industrial interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto favorablemente para Andercol mediante Resolución Nº 008810 de 7 de abril de 1997, mientras que al resolver el recurso de apelación, la Superintendencia por Resolución Nº 3472 de 14 de septiembre de 1998 revocó la Resolución Nº 14745 de 11 de abril de 1994 concediendo a favor de Roseta Industrial Ltda. el registro de la marca CRISTAGEL para la clase 2.

Por otro lado y como hechos conexos a la nulidad planteada por Andercol S.A. contra la Resolución Nº 3472, de los documentos acompañados se desprende que el 12 de diciembre de 1988, la Superintendencia de Industria y Comercio, por Resolución Nº 12426, dispuso el registro de la marca CRISTAGEL para distinguir productos de la Clase 1, a favor de Andercol S.A. (Clasificación Internacional de Niza.

Clase 1: Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria).

Andercol usó su marca para fabricar y vender su producto CRISTAGEL consistente en laca, barniz (gelcoat) transparente, que se adhiere hasta llegar a formar parte integral del producto al que es aplicado. Según el consultante, durante el periodo de gracia que amparaba el registro de la marca CRISTAGEL, Andercol presentó nueva solicitud para la Clase 1 y para los mismos productos, solicitud que fue objeto de oposición por parte de Jabonerías Hada, y que la Superintendencia por Resolución Nº 3350 de 14 de febrero de 1998 rechazó la oposición presentada y en consecuencia concedió nuevamente el registro del signo CRISTAGEL solicitado por la sociedad Andercol S.A. 3.

Fundamentos jurídicos de la demanda La demandante, sociedad ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL, manifiesta que “las consideraciones hechas por la Superintendencia en cuanto al sentido y alcances del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena dejan claramente establecidos los motivos que pueden llevar a confusión del público respecto a productos o servicios distinguidos con marcas iguales o semejantes entre sí estas consideraciones sirven para establecer sin lugar a dudas la irregistrabilidad de la marca CRISTAGEL para la clase de productos solicitados por Roseta y sin reparar en ello el Superintendente Delegado expidió la resolución objeto de la presente demanda”.

Sostiene que “existe la posibilidad de que productos comprendidos en distintos grupos de la Clasificación Internacional tengan similitud en cuanto a su naturaleza y usos como ocurre en este caso y ha sido la razón fundamental para que Andercol hubiera presentado con éxito su oposición al uso de la marca (sic) CRISTAGEL para producir colores, barnices, lacas y productos similares destinados al mismo público consumidor que utiliza los productos fabricados y comercializados desde tiempo atrás por Andercol”.

Respecto a la afirmación del Superintendente Delegado de que el registro de la marca CRISTAGEL en la Clase 1 venció el 12 de diciembre de 1993 sin que se hubiese solicitado su renovación, la demandante indica que “el caso sub- judice estaba resuelto a favor de Andercol en dos instancias durante la vigencia del Registro a su favor y que por tanto al resolver el recurso de apelación interpuesto por Roseta, el fallador no podía alterar los hechos y circunstancias que operaban al dictarse las providencias recurridas como fue el desconocer que al momento del fallo de la oposición el período de gracia a favor de Andercol no estaba vencido.

Finalmente resulta inconsecuente el otorgamiento del registro controvertido, simultáneamente a las dos empresas de las cuales Andercol ostentaba el antecedente de venir utilizándola desde tiempo atrás y de haber sido titular del primer registro”. 4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Que con la Resolución Nº 3472 de 14 de septiembre de 1998 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” y que “el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (sic) expidió legal y válidamente la resolución nº (sic) 3472 decidiendo la revocatoria de la resolución nº (sic) 14745 y concediendo el registro de la marca ‘CRISTAGEL’ para distinguir los productos de la clase 2 a favor de la sociedad Roseta Industrial Ltda ”.

Basándose en jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, argumenta que: “efectuado el estudio correspondiente la marca fundamento de la oposición ‘CRISTAGEL’ a favor de la sociedad Andercol S.A., estuvo vigente hasta el 12 de diciembre de 1993, sin que se hubiese solicitado su renovación y por lo tanto, ya había caducado y había perdido su fuerza ejecutoria”.

Haciendo una comparación de las marcas registradas sostiene que “los productos de la clase 1 son principalmente materias primas y los de la clase 2 son productos terminados, y el público consumidor al que van dirigidos son diferentes, no existiendo en consecuencia relación entre tales productos, por lo que no existe confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, existiendo (sic) la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos”.

Manifiesta que “la marca ‘CRISTAGEL’ para distinguir los productos comprendidos en la clase 2 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional competente como fundamento del acto administrativo ahora acusado refiriéndose a la expresión ‘CRISTAGEL’, la que evidentemente cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 344 pues es suficientemente distintiva lo que no conlleva a una posible confusión del consumidor”.

La sociedad Roseta Industrial Ltda. como tercera interesada, contesta a la demanda en los siguientes términos: Se opone a las pretensiones y pide que no se declare la nulidad de la Resolución Nº 3472. En cuanto a la demanda, manifiesta que ésta ha sido estructurada “con base en la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, consagrada en el artículo 85 del C.A.A. y siéndolo así, es con base en esta acción y no en la acción de nulidad especial mixta consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la comisión del Acuerdo de Cartagena que hubiera sido la norma apropiada” y solicita “se declare la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho ”.

Sostiene que “la actora es una sociedad legalmente constituida cuyo objeto social es ‘la elaboración de insumos químicos básicos con destino a la industria manufacturera’. Artículos que son exclusivos de la clase 1ª.. De allí su nombre o razón social ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A.” en tal calidad obtuvo el registro de la marca CRISTAGEL, para luego indicar que “por lo expuesto el uso de su marca registrada para fabricar y vender su producto CRISTAGEL consistente en laca, barniz, (gelcoat) transparente es simple y llanamente un USO ILÍCITO de la marca, que como tal no le genera a ANDERCOL S.A. ningún derecho de propiedad industrial, toda vez que la fabricación y venta de tales productos como no están comprendidos dentro de su objeto social y están comprendidos en otra clase distinta productos de la clase segunda como colores, barnices, lacas, no pueden ser tomados como insumos químicos, sino como productos terminados que si bien pueden ser utilizados en la industria manufacturera también como insumos, se diferencian diametralmente de aquéllos que como lo afirma la apoderada de la parte actora, por tratarse CRISTAGEL de un insumo químico éste ‘se adhiere hasta llegar a formar parte integral del producto al que es aplicado’.

Fenómeno que no se presenta con ninguno de los productos de la clase segunda ”. Indica que “en asuntos de propiedad industrial para afirmar que dos signos empleados como marca sean idénticos se requiere que los signos empleado (sic) como marca y los productos a los cuales se aplican sean los mismos”. Asimismo sostiene que “al considerar la confusión entre marcas, no basta afirmar que las marcas en cuestión sean idénticas o semejantes en razón de los signos. Es necesario demostrar hasta la saciedad que entre ellas exista una identidad confundiblemente semejante para que sean confundiblemente semejantes, no se requiere que sean idénticos pueden ser parcialmente parecidos, pero lo deben ser en tal grado que ese parecido sea susceptible de inducir al público a error ”.

Finalmente indica que sería injusto indilgarle al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que “hubiese violado el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la comisión del Acuerdo de Cartagena”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, de acuerdo a la aplicación del ordenamiento jurídico en el tiempo, las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta, no son las requeridas por el Juez Consultante por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto corresponde interpretar los artículos 56, 58 literal f) de la Decisión 85, que corresponden a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, toda vez que, de los hechos controvertidos, se desprende que la solicitud de concesión del registro de la marca CRISTAGEL a favor de Roseta Industrial Ltda. se presentó durante la vigencia de la Decisión 85 y, aunque la concesión del registro se dio en vigencia de la Decisión 344, sin embargo respecto de los requisitos que deben cumplir los signos para ser susceptibles de registro como marcas son aplicables las normas de la indicada Decisión 85, cuyos textos son: Decisión 85 “Artículo 56.- Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

“Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; ( )”. I. APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, de acuerdo con el principio de irretroactividad, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de sus efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental, de conformidad a la disposición transitoria primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena precedentemente transcrita.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar. (Proceso 39-IP-2003, caso “& mixta”, publicado en la G.O.A.C. N° 965, de 8 de agosto de 2003). El régimen común en materia de propiedad industrial se ha basado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues ha dispuesto siempre que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Sin embargo, las disposiciones han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

El Tribunal ha manifestado al respecto que “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”.

(Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1° de octubre de 2002). Del caso de autos se desprende que si bien, no se encuentra la fecha de solicitud del registro de la marca CRISTAGEL a favor de Roseta Industrial Ltda., por la fecha de publicación del registro en la Gaceta de Propiedad Industrial de febrero de 1990, se presume que ésta fue presentada en vigencia de la Decisión 85 y, aunque la concesión del registro se dio en vigencia de la Decisión 344, sin embargo, respecto de los requisitos para el registro del signo como marca, son aplicables las normas contenidas en la indicada Decisión 85.

II. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO Conforme lo establece el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos básicos e intrínsecos que debe reunir un signo para que pueda constituirse en marca, son: que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo; características que dan al signo la capacidad para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

Cabe referirse a los requisitos básicos mencionados por el artículo 56 de la Decisión 85, los cuales brindan a la marca las siguientes características: La novedad Este requisito previsto en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya no está contemplado a partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El requisito de novedad no se dirige a la inexistencia de su uso anterior, sino a que sea apropiado en relación al producto o servicio que va a distinguir, y que sea inconfundible con marcas registradas o previamente solicitadas para la misma clase de productos o servicios. El Tribunal ha manifestado que “La novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas y así lo considera parte de la doctrina. ‘Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.

Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente’. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).

Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio” (Proceso 09-IP-94, marca: DIDA, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995).

La visibilidad Igualmente este requisito previsto en el artículo 56 de la indicada Decisión 85, tampoco se contempla a partir de la Decisión 311. La visibilidad, busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista y en consecuencia identificable por los consumidores. Se constituye en una limitación que descarta que puedan ser registrables los signos auditivos, táctiles, olfativos y gustativos.

Se consideran signos visibles, aquellos referidos a: una denominación, una palabra, un número, una figura, un dibujo o a un conjunto de palabras, numero, figuras y dibujos; que sean aprehendidos por el sentido de la vista e identificados por el consumidor. El requisito de la visibilidad —esto es, que el signo sea aprehendido por el sentido de la vista e identificado por el consumidor— que se exigía en la Decisión 85, ha sido objeto de ampliación conceptual en las posteriores Decisiones comunitarias relativas al régimen común de Propiedad Industrial, reemplazándose por la perceptibilidad, que abarcó la posibilidad de que el signo sea aprehendido por los consumidores o usuarios a través de cualesquiera de los sentidos.

Al respecto, siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilados por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera pueda ser seleccionada con facilidad.

La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades” (Otamendi, Jorge.

“Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 27). Sobre esta característica, el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros” (Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000).

De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca conforme a las exigencias fijadas por el artículo 56 de la Decisión 85, cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos de la novedad, visibilidad y suficiente distintividad; siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la misma Decisión, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 56 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por el artículo precedentemente indicado.

III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS y RIESGO DE CONFUSIÓN La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena observa en forma estricta el principio de especialidad salvo el caso de las marcas notoriamente conocidas. En cambio la Decisión 344 si bien tiene como base la especialidad, sin embargo, es más flexible toda vez que no sólo hace excepción en la marca notoriamente conocida sino también cuando los productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error tal como lo dispone el literal a) parte final del artículo 83 de la citada Decisión 344.

El artículo 58 de la Decisión 85 no hace distinción alguna entre prohibiciones absolutas y relativas que impidan la registrabilidad de un signo como marca, ya que tanto el contenido objetivo del signo como la contravención de derechos de terceros, son tratados en dicha norma en forma conjunta. La prohibición contenida en el artículo 58 literal f) de la citada Decisión, busca fundamentalmente precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes entre sí; por lo que establece la irregistrabilidad como marca de todo signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

Ésta prohibición se explica por cuanto la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona. El tratadista Jorge Otamendi indica que: “La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otros” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 9).

Cabe reiterar lo señalado por el Tribunal respecto al artículo 58, literal f), ahora interpretado, en el sentido que “La prohibición del registro de signos confundibles protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado” (Proceso 02-IP-95, marca: LAURA ASHLEY, publicado en la G.O.A.C. N° 199 del 26 de enero de 1996).

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, y si están destinados a amparar productos de la misma clase. En consecuencia, se desprende, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad; y que, la protección de que goza una marca previamente registrada o un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado o reivindicado, se sitúa dentro de la regla de la especialidad, que sólo permite que sobre un mismo signo (idéntico o similar), recaigan dos o más derechos de marcas pertenecientes a diferentes titulares, siempre que cada una de ellas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios.

Respecto de la confusión que se busca evitar con la disposición del literal f), del artículo 58, el Tribunal ha entendido que “ la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”.

(Proceso 02-IP-94, marca: NOEL, publicado en la G.O.A.C. N° 163 de 12 de septiembre de 1994). Igualmente, es importante destacar que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera induce al comprador o usuario a que requiera un producto o servicio determinado, creyendo que está solicitando otro.

En este caso la confusión se produce tanto entre los signos como en la naturaleza misma de los productos o servicios. Por su parte, la confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos o servicios; ya que el consumidor o usuario cree que los productos o servicios que ostentan signos confundibles, tienen un origen empresarial común. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

Sin embargo, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica concreta nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos. Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca o de un nombre comercial fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aplicable al caso, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia, además, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.

TERCERO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca anteriormente registrada o solicitada para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

CUARTO: Consistiendo el riesgo de confusión en la dificultad del consumidor o usuario medio de distinguir en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios comprendidos en la misma clase que se le ofrecen un origen empresarial común, corresponde determinar este riesgo de confusión a la Administración o, en su caso, al Juzgador, no exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, de modo que su decisión ha de ser adoptada con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 5406, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO