Año XX - Número 1008 Lima, 6 de noviembre de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 83-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de la norma prevista en el artículo 70 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 34 y 276 eiusdem.

Parte actora: abogado Ranfer Molina Morales. Caso: Demanda de nulidad del artículo 5 de la Resolución 00210 de la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia. Expediente Interno N° 7477 Proceso 89-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que corresponden a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: CRISTAGEL. Actor: ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL S.A. Proceso interno Nº 5406 Proceso 91-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de las normas previstas en los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. Caso: denominación “LOXAN”. Expediente Interno N° 6159 PROCESO Nº 83-IP-2003 Interpretación prejudicial de la norma prevista en el artículo 70 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 34 y 276 eiusdem.

Parte actora: abogado Ranfer Molina Morales. Caso: Demanda de nulidad del artículo 5 de la Resolución 00210 de la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia. Expediente Interno N° 7477. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, ocho de octubre del año dos mil tres.

VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 70 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL ministrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 4 de septiembre de 2003; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda Según el consultante, “el 15 de enero de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 00210 por la cual reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina … el artículo 5° de la citada Resolución, establece que la corrección de errores materiales sobre derechos concedidos, en particular los que trata el artículo 70 de la Decisión 486, deberán subsanarse por vía de recursos, so pena de quedar definitivos en el evento en que no concurran las condiciones para solicitar la revocatoria directa”.

La parte actora alega que “de conformidad con los artículos 2 y 3 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 486 obliga a todos los Países Miembros desde la fecha que entra en vigencia, esto es, desde el 1 de diciembre de 2000”; que “La Decisión 486 es una legislación de carácter supranacional, cuyo propósito es lograr uniformidad y unidad en materia de propiedad industrial entre los países miembros del Acuerdo de Cartagena …”; que, de conformidad con el artículo 5 de la Resolución 210 del 15 de enero de 2001, “los errores materiales sobre derechos concedidos, en particular el que trata el artículo 70 de la Decisión 486 deberán subsanarse por vía de recursos, so pena de quedar definitivos en el evento en que no concurran las condiciones para solicitar la revocatoria directa”; que “Si bien la Decisión 486 no define lo que es un error material, del contenido de los artículo (sic) 70 y 142 de la Decisión 486, se puede inferir que dichos errores se presentan por omisión, cambios o alteración involuntaria de palabras o equivocación en la consignación de la información”; y que “Es evidente que el límite temporal establecido por el artículo 5 de la Resolución 210 para la corrección de errores materiales, en cuanto condiciona el ejercicio del derecho a la presentación de recursos, contradice abiertamente el contenido del artículo 70 de la Decisión 486, el 06/11/2003 2.24 cual determina tácitamente que los mismos pueden ser corregidos en cualquier tiempo”.

Agrega el actor que “es claro que el legislador comunitario quiso darle a la modificación de lo (sic) errores materiales el mismo tratamiento conferido a los derechos de que trata la primera parte de la norma, los cuales por su naturaleza son posteriores al acto de concesión y pueden ser ejercido (sic) en cualquier tiempo durante la vigencia del derecho”; que el artículo 70 de la Decisión 486 contempla dos situaciones distintas pero reguladas del mismo modo, por lo que, si “los derechos allí consignados pueden ejercerse en cualquier tiempo, mal puede un decreto reglamentario estipular una situación contraria, y establecer para el ejercicio de dichos derechos, unas condiciones no previstas en la ley …”; que “el artículo 70 de la Decisión 486, el cual está ubicado dentro del capítulo ‘De los actos posteriores a la concesión’, presupone necesariamente que los actos cuya corrección se demanda se encuentran en firme, situación que no sería posible en caso que hubiese que presentar recursos para corregir un error material, ya que en ese evento el acto de concesión quedaría aplazado”; que “un decreto reglamentario jamás puede regular una situación no prevista en la ley, mucho menos ir contra su espíritu”; y que “el reglamento tiene por objeto asegurar la aplicación de la ley, fijando y desarrollando la aplicación de los principios que la ley contiene, pero en manera alguna puede dictar una disposición nueva, mucho menos contradecirla o interpretarla restrictivamente”. 2.

Contestación a la demanda El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que “El artículo 21 numeral 2 del decreto ley 2153 de 1992 que definió la estructura orgánica y funcional de la Superintendencia de Industria y Comercio, versa sobre las facultades que le asisten a esta Entidad para instruir a sus destinatarios sobre la manera como deben cumplirse las normas sobre propiedad industrial, fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos que sean necesarios para su aplicación”; que “El artículo 276 de la Decisión Comunitaria en cita, hace referencia a la remisión a la normatividad interna señalando que de (sic) los asuntos de Propiedad Industrial no comprendidos en la misma Decisión serán regulados por las normas internas de los países Miembros”;

GACETA OFICIAL 06/11/2003 3.24 que “la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la facultad legal de expedir normas reglamentarias tendientes a asegurar el cumplimiento de las disposiciones comunitarias, con el propósito de garantizar la mejor aplicación de la Decisión 486 conforme a lo previsto en el artículo 278”; y que “la expedición de medidas necesarias para el cumplimiento de las normas comunitarias como es el caso de la resolución 210 … constituye el pleno ejercicio de las facultades asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente, sin que pueda hablarse de una presunta extralimitación de las funciones asignadas por parte de mi representada”.

Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), la norma cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; En particular, la Superintendencia de Industria y Comercio, además de hacer valer el criterio sentado por este Tribunal en el Proceso 2-IP88, alega que “La disposición comunitaria reglamentada a través del acto administrativo acusado trata de los actos posteriores a la concesión de la patente de invención, sin que la misa (sic) señale la oportunidad dentro de la cual el titular de la patente podrá solicitar la corrección de cualquier error material en la misma”; que “resulta pertinente tener en cuenta el contenido de los artículos 34 y 142 de la Decisión 486, normas en las cuales se observa claramente que el legislador comunitario señala de manera clara la oportunidad para solicitar la corrección de errores materiales, contrario a lo que no ocurre en el artículo 70 en donde no lo hace”; que “… en desarrollo del principio de complemento indispensable la Superintendencia de Industria y Comercio puede reglamentar la norma en aras de garantizar su mejor aplicación y la consecuente, (sic) eficiencia y fluidez del trámite de patentes”; y que la norma impugnada “es el desarrollo natural de la facultad reglamentaria que busca primordialmente garantizar la aplicación de las disposiciones relativas a la Propiedad Industrial mediante la adopción de decisiones de carácter operativo en desarrollo del denominado principio de ‘complemento indispensable’, que no van en contra del fortalecimiento de los derechos propiedad industrial (sic) y no obstaculizan su aplicabilidad”.

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 83 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y,

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es la disposición consagrada en el artículo 70 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de la disposición contemplada en el artículo 70 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 34 y 276 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: Decisión 486: “Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”. “Artículo 70.- El titular de una patente podrá pedir a la oficina nacional competente que se modifique la patente para consignar cualquier cambio en el nombre, dirección, domicilio u otros datos del titular o del inventor o para modificar o limitar el alcance de una o más de las reivindicaciones.

Del mismo modo, podrá pedir la corrección de cualquier error material en la patente. GACETA OFICIAL Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la modificación o corrección de una solicitud”. “Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.

I. De la supremacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. De los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A juicio del Tribunal, “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 06-IP93, de 17 de febrero de 1994, publicada en la G.O.A.C. Nº 150, del 25 de marzo del mismo año).

Por virtud del citado principio de primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad, y a propósito de la disposición prevista en el artículo 84 de la Decisión 85, según la cual los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en dicha Decisión pueden ser regulados por la legislación interna de los Países Miembros, el Tribunal ha declarado inadmisible “… que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión … pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos.

Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año). 06/11/2003 4.24 Además, el Tribunal ha señalado que los principios de primacía y aplicación directa del ordenamiento jurídico de la Comunidad “… no dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su territorio de las normas comunitarias.

Si tal facultad llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que debe dársele a su contenido, no podríamos hablar de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos ordenamientos cuantos Países Miembros existieran.

El punto ha sido prolijamente tratado por el Tribunal en su jurisprudencia al abordar el tema del complemento mínimo indispensable para el desarrollo interno de la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 07-AI-99, del 12 de noviembre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 520, del 20 de diciembre del mismo año). En efecto, en cuanto a la figura del “complemento indispensable”, el Tribunal ha precisado que “en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

Las consideraciones que anteceden permiten ratificar que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, según se desprende del artículo 276 de la citada Decisión, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

El establecimiento de tales restricciones debe ser objeto de norma comunitaria expresa, por lo que su falta de previsión no debe interpretarse como constitutiva de un asunto no comprendido en la citada Decisión. GACETA OFICIAL II. De la corrección de error material en la solicitud de patente El Tribunal ha establecido que la solicitud de patente es “el acto jurídico por el cual el inventor, sus cesionarios o causahabientes, requieren del Estado el otorgamiento de un derecho de explotación exclusiva sobre una invención o un modelo de utilidad, por un período de tiempo limitado … Constituye por tanto … el presupuesto necesario para iniciar el procedimiento de concesión de la patente” (Sentencia dictada en el expediente N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 631 del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”).

El artículo 34, de la Decisión 486 de la Comisión, atribuye a quien requiera la concesión de la patente —inventor o causahabiente— la facultad de pedir la modificación de los elementos de su solicitud en cualquier momento del trámite, siempre que dicha modificación no signifique ampliar la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La disposición citada atribuye también al inventor o causahabiente la facultad de pedir del mismo modo la corrección de cualquier error material habido en la solicitud, por lo que dicha facultad puede ser ejercida en cualquier momento del trámite, en el entendido de que éste se agota con la expedición de la providencia en que se otorgue o niegue en definitiva el título de la patente.

Hay pues regla expresa en lo que concierne al tiempo de ejercicio de las citadas facultades, cuyo alcance, además, debe ser interpretado a favor del titular. En ocasión de interpretar una disposición semejante de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal sostuvo que “la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente”, pues “en el recurso administrativo, el administrado puede invocar, en apoyo a su demanda, cualquier motivo: un motivo jurídico (puede señalar a la administración un error de derecho o de hecho que hace ilegal la decisión), pero también razones de oportunidad; puede incluso apelar a la buena voluntad de la administración. El recurso contencioso -en cambio- sólo 06/11/2003 5.24 puede fundamentarse en la violación del derecho (RIVERO, Jean, Derecho Administrativo, traducción de la 9ª edición francesa por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, 1984)” (Sentencia dictada en el expediente N° 21-IP-2000, ya citada).

III. De la corrección de error material en el título de la patente Las disposiciones previstas en los artículos 70 a 73 de la Decisión 486 facultan al titular de la patente para solicitar, en la forma allí establecida, la corrección de errores materiales en el título de la patente, y la modificación de ésta en cuanto a los datos del titular o del inventor y a las reivindicaciones, así como para que el titular manifieste su voluntad de renunciar a una o más reivindicaciones o a la patente, de dividirla en dos o más o de fusionar dos o más de ellas.

Se trata de facultades que derivan del derecho exclusivo que nace con la patente de invención, la prueba de cuya concesión reside en el título que el Estado otorga. En lo que concierne a la facultad de solicitar la corrección de errores materiales, es decir, de errores de impresión o de escritura en el título, se observa que, si bien la norma prevista en el segundo inciso del citado artículo 70 no fija de manera directa el plazo de ejercicio de la facultad en referencia, prevé la remisión y, en consecuencia, ordena la aplicación, en lo pertinente, de las disposiciones relativas a la modificación o corrección de la solicitud de patente.

Visto que del ya citado artículo 35 cabe desprender que el pedimento de corrección de cualquier error material en la solicitud de patente puede formularse en cualquier momento del trámite, y visto que la disposición indicada es aplicable, por mandato del artículo 70, al pedimento de corrección de cualquier error material en el título, corresponde interpretar que este último pedimento podrá formularse en cualquier tiempo, una vez concedida la patente y hasta su vencimiento, mientras el derecho subsista en cabeza de su titular.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE GACETA OFICIAL 06/11/2003 6.24 1º En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria. 2º Visto que de la disposición consagrada en el artículo 35 de la Decisión 486 en referencia cabe desprender que el pedimento de corrección de todo error material en la solicitud de patente puede formularse en cualquier momento del trámite, y visto que la disposición indicada es aplicable, por mandato del artículo 70 eiusdem, al pedimento de corrección de todo error material en el título, procede interpretar que este último pedimento podrá formularse en cualquier tiempo, una vez concedida la patente y hasta su vencimiento, mientras el derecho subsista en cabeza de su titular.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 89-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que corresponden a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: CRISTAGEL. Actor: ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL S.A. Proceso interno Nº 5406. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su consejero Ponente Doctor Manuel S. Urueta GACETA OFICIAL Ayola, recibida en este Tribunal en fecha 4 de septiembre de 2003, relativa a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 5406.

El auto de primero de octubre del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1.

Partes en el proceso interno Es demandante la sociedad ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL S.A. y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Interviene como tercera interesada Roseta Industrial Ltda. 2. Hechos Los señalados por el consultante en el oficio Nº 1711 de 16 de julio de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: No obstante que no consta en el expediente la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca CRISTAGEL a favor de Roseta Industrial Ltda. para distinguir productos de la Clase 2 (Clasificación Internacional de Niza.

Clase 2: Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas), sin embargo por la fecha de la publicación de la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial de febrero de 1990, se presume que ésta fue presentada estando vigente la Decisión 85.

Dicha solicitud fue objeto de oposición por parte de Andercol con base en su marca CRISTAGEL clase 1, la Superintendencia de Industria y Comercio aceptó los argumentos de Andercol mediante Resolución Nº 14745 de 11 de abril de 06/11/2003 7.24 1994. Roseta Industrial interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto favorablemente para Andercol mediante Resolución Nº 008810 de 7 de abril de 1997, mientras que al resolver el recurso de apelación, la Superintendencia por Resolución Nº 3472 de 14 de septiembre de 1998 revocó la Resolución Nº 14745 de 11 de abril de 1994 concediendo a favor de Roseta Industrial Ltda. el registro de la marca CRISTAGEL para la clase 2.

Por otro lado y como hechos conexos a la nulidad planteada por Andercol S.A. contra la Resolución Nº 3472, de los documentos acompañados se desprende que el 12 de diciembre de 1988, la Superintendencia de Industria y Comercio, por Resolución Nº 12426, dispuso el registro de la marca CRISTAGEL para distinguir productos de la Clase 1, a favor de Andercol S.A. (Clasificación Internacional de Niza.

Clase 1: Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria).

Andercol usó su marca para fabricar y vender su producto CRISTAGEL consistente en laca, barniz (gelcoat) transparente, que se adhiere hasta llegar a formar parte integral del producto al que es aplicado. Según el consultante, durante el periodo de gracia que amparaba el registro de la marca CRISTAGEL, Andercol presentó nueva solicitud para la Clase 1 y para los mismos productos, solicitud que fue objeto de oposición por parte de Jabonerías Hada, y que la Superintendencia por Resolución Nº 3350 de 14 de febrero de 1998 rechazó la oposición presentada y en consecuencia concedió nuevamente el registro del signo CRISTAGEL solicitado por la sociedad Andercol S.A. 3.

Fundamentos jurídicos de la demanda La demandante, sociedad ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL, manifiesta que “las consideraciones hechas por la Superintendencia en cuanto al sentido y alcances del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena dejan claramente establecidos los motivos que pueden llevar a confusión del público respecto a productos o servi- GACETA OFICIAL cios distinguidos con marcas iguales o semejantes entre sí estas consideraciones sirven para establecer sin lugar a dudas la irregistrabilidad de la marca CRISTAGEL para la clase de productos solicitados por Roseta y sin reparar en ello el Superintendente Delegado expidió la resolución objeto de la presente demanda”.

Sostiene que “existe la posibilidad de que productos comprendidos en distintos grupos de la Clasificación Internacional tengan similitud en cuanto a su naturaleza y usos como ocurre en este caso y ha sido la razón fundamental para que Andercol hubiera presentado con éxito su oposición al uso de la marca (sic) CRISTAGEL para producir colores, barnices, lacas y productos similares destinados al mismo público consumidor que utiliza los productos fabricados y comercializados desde tiempo atrás por Andercol”.

Respecto a la afirmación del Superintendente Delegado de que el registro de la marca CRISTAGEL en la Clase 1 venció el 12 de diciembre de 1993 sin que se hubiese solicitado su renovación, la demandante indica que “el caso subjudice estaba resuelto a favor de Andercol en dos instancias durante la vigencia del Registro a su favor y que por tanto al resolver el recurso de apelación interpuesto por Roseta, el fallador no podía alterar los hechos y circunstancias que operaban al dictarse las providencias recurridas como fue el desconocer que al momento del fallo de la oposición el período de gracia a favor de Andercol no estaba vencido.

Finalmente resulta inconsecuente el otorgamiento del registro controvertido, simultáneamente a las dos empresas de las cuales Andercol ostentaba el antecedente de venir utilizándola desde tiempo atrás y de haber sido titular del primer registro”. 4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Que con la Resolución Nº 3472 de 14 de septiembre de 1998 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial “no se 06/11/2003 8.24 ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” y que “el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (sic) expidió legal y válidamente la resolución nº (sic) 3472 decidiendo la revocatoria de la resolución nº (sic) 14745 y concediendo el registro de la marca ‘CRISTAGEL’ para distinguir los productos de la clase 2 a favor de la sociedad Roseta Industrial Ltda ”.

Basándose en jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, argumenta que: “efectuado el estudio correspondiente la marca fundamento de la oposición ‘CRISTAGEL’ a favor de la sociedad Andercol S.A., estuvo vigente hasta el 12 de diciembre de 1993, sin que se hubiese solicitado su renovación y por lo tanto, ya había caducado y había perdido su fuerza ejecutoria”.

Haciendo una comparación de las marcas registradas sostiene que “los productos de la clase 1 son principalmente materias primas y los de la clase 2 son productos terminados, y el público consumidor al que van dirigidos son diferentes, no existiendo en consecuencia relación entre tales productos, por lo que no existe confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, existiendo (sic) la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos”.

Manifiesta que “la marca ‘CRISTAGEL’ para distinguir los productos comprendidos en la clase 2 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional competente como fundamento del acto administrativo ahora acusado refiriéndose a la expresión ‘CRISTAGEL’, la que evidentemente cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 344 pues es suficientemente distintiva lo que no conlleva a una posible confusión del consumidor”.

La sociedad Roseta Industrial Ltda. como tercera interesada, contesta a la demanda en los siguientes términos: Se opone a las pretensiones y pide que no se declare la nulidad de la Resolución Nº 3472. GACETA OFICIAL En cuanto a la demanda, manifiesta que ésta ha sido estructurada “con base en la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, consagrada en el artículo 85 del C.A.A. y siéndolo así, es con base en esta acción y no en la acción de nulidad especial mixta consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la comisión del Acuerdo de Cartagena que hubiera sido la norma apropiada” y solicita “se declare la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho ”.

Sostiene que “la actora es una sociedad legalmente constituida cuyo objeto social es ‘la elaboración de insumos químicos básicos con destino a la industria manufacturera’. Artículos que son exclusivos de la clase 1ª.. De allí su nombre o razón social ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A.” en tal calidad obtuvo el registro de la marca CRISTAGEL, para luego indicar que “por lo expuesto el uso de su marca registrada para fabricar y vender su producto CRISTAGEL consistente en laca, barniz, (gelcoat) transparente es simple y llanamente un USO ILÍCITO de la marca, que como tal no le genera a ANDERCOL S.A. ningún derecho de propiedad industrial, toda vez que la fabricación y venta de tales productos como no están comprendidos dentro de su objeto social y están comprendidos en otra clase distinta productos de la clase segunda como colores, barnices, lacas, no pueden ser tomados como insumos químicos, sino como productos terminados que si bien pueden ser utilizados en la industria manufacturera también como insumos, se diferencian diametralmente de aquéllos que como lo afirma la apoderada de la parte actora, por tratarse CRISTAGEL de un insumo químico éste ‘se adhiere hasta llegar a formar parte integral del producto al que es aplicado’.

Fenómeno que no se presenta con ninguno de los productos de la clase segunda ”. Indica que “en asuntos de propiedad industrial para afirmar que dos signos empleados como marca sean idénticos se requiere que los signos empleado (sic) como marca y los productos a los cuales se aplican sean los mismos”. Asimismo sostiene que “al considerar la confusión entre marcas, no basta afirmar que las marcas en cuestión sean idénticas o semejantes en razón de los signos. Es necesario demostrar hasta la saciedad que entre ellas exis- 06/11/2003 9.24 ta una identidad confundiblemente semejante para que sean confundiblemente semejantes, no se requiere que sean idénticos pueden ser parcialmente parecidos, pero lo deben ser en tal grado que ese parecido sea susceptible de inducir al público a error ”.

Finalmente indica que sería injusto indilgarle al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que “hubiese violado el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la comisión del Acuerdo de Cartagena”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, de acuerdo a la aplicación del ordenamiento jurídico en el tiempo, las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta, no son las requeridas por el Juez Consultante por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto corresponde interpretar los artículos 56, 58 literal f) de la Decisión 85, que corresponden a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, toda vez que, de los hechos controvertidos, se desprende que la solicitud de concesión del registro de la marca CRISTAGEL a favor de Roseta Industrial Ltda. se presentó durante la vigencia de la Decisión 85 y, aunque la concesión del registro se dio en vigencia de la Decisión 344, sin embargo respecto de los re- GACETA OFICIAL quisitos que deben cumplir los signos para ser susceptibles de registro como marcas son aplicables las normas de la indicada Decisión 85, cuyos textos son: Decisión 85 “Artículo 56.- Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

“Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; ( )”. I. APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, de acuerdo con el principio de irretroactividad, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de sus efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental, de conformidad a la disposición transitoria primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena precedentemente transcrita.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judi- 06/11/2003 10.24 cial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar. (Proceso 39-IP2003, caso “& mixta”, publicado en la G.O.A.C. N° 965, de 8 de agosto de 2003). El régimen común en materia de propiedad industrial se ha basado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues ha dispuesto siempre que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Sin embargo, las disposiciones han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

El Tribunal ha manifestado al respecto que “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”.

(Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1° de octubre de 2002). Del caso de autos se desprende que si bien, no se encuentra la fecha de solicitud del registro de la marca CRISTAGEL a favor de Roseta Industrial Ltda., por la fecha de publicación del registro en la Gaceta de Propiedad Industrial de febrero de 1990, se presume que ésta fue presentada en vigencia de la Decisión 85 y, aunque la concesión del registro se dio en vigencia de la Decisión 344, sin embargo, respecto de los requisitos para el registro del signo como marca, son aplicables las normas contenidas en la indicada Decisión

85. GACETA OFICIAL II. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO Conforme lo establece el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos básicos e intrínsecos que debe reunir un signo para que pueda constituirse en marca, son: que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo; características que dan al signo la capacidad para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

Cabe referirse a los requisitos básicos mencionados por el artículo 56 de la Decisión 85, los cuales brindan a la marca las siguientes características: La novedad Este requisito previsto en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya no está contemplado a partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El requisito de novedad no se dirige a la inexistencia de su uso anterior, sino a que sea apropiado en relación al producto o servicio que va a distinguir, y que sea inconfundible con marcas registradas o previamente solicitadas para la misma clase de productos o servicios. El Tribunal ha manifestado que “La novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas y así lo considera parte de la doctrina. ‘Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.

Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida 06/11/2003 11.24 por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente’.

(Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño). Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados.

Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio” (Proceso 09-IP-94, marca: DIDA, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995). La visibilidad Igualmente este requisito previsto en el artículo 56 de la indicada Decisión 85, tampoco se contempla a partir de la Decisión 311. La visibilidad, busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista y en consecuencia identificable por los consumidores.

Se constituye en una limitación que descarta que puedan ser registrables los signos auditivos, táctiles, olfativos y gustativos. Se consideran signos visibles, aquellos referidos a: una denominación, una palabra, un número, una figura, un dibujo o a un conjunto de palabras, numero, figuras y dibujos; que sean aprehendidos por el sentido de la vista e identificados por el consumidor.

El requisito de la visibilidad —esto es, que el signo sea aprehendido por el sentido de la vista e identificado por el consumidor— que se exigía en la Decisión 85, ha sido objeto de ampliación conceptual en las posteriores Decisiones comunitarias relativas al régimen común de Propiedad Industrial, reemplazándose por la perceptibilidad, que abarcó la posibilidad de que el signo sea aprehendido por los consumidores o usuarios a través de cualesquiera de los sentidos.

Al respecto, siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilados por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usua- GACETA OFICIAL 06/11/2003 12.24 rios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera pueda ser seleccionada con facilidad.

III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS y RIESGO DE CONFUSIÓN La distintividad La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena observa en forma estricta el principio de especialidad salvo el caso de las marcas notoriamente conocidas. En cambio la Decisión 344 si bien tiene como base la especialidad, sin embargo, es más flexible toda vez que no sólo hace excepción en la marca notoriamente conocida sino también cuando los productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error tal como lo dispone el literal a) parte final del artículo 83 de la citada Decisión 344.

Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades” (Otamendi, Jorge.

“Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 27). Sobre esta característica, el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros” (Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000).

De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca conforme a las exigencias fijadas por el artículo 56 de la Decisión 85, cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos de la novedad, visibilidad y suficiente distintividad; siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la misma Decisión, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 56 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por el artículo precedentemente indicado.

El artículo 58 de la Decisión 85 no hace distinción alguna entre prohibiciones absolutas y relativas que impidan la registrabilidad de un signo como marca, ya que tanto el contenido objetivo del signo como la contravención de derechos de terceros, son tratados en dicha norma en forma conjunta. La prohibición contenida en el artículo 58 literal f) de la citada Decisión, busca fundamentalmente precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes entre sí; por lo que establece la irregistrabilidad como marca de todo signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

Ésta prohibición se explica por cuanto la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona. El tratadista Jorge Otamendi indica que: “La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otros” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 9).

Cabe reiterar lo señalado por el Tribunal respecto al artículo 58, literal f), ahora interpretado, en el sentido que “La prohibición del registro de signos confundibles protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la mis- GACETA OFICIAL ma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado” (Proceso 02IP-95, marca: LAURA ASHLEY, publicado en la G.O.A.C. N° 199 del 26 de enero de 1996).

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, y si están destinados a amparar productos de la misma clase. En consecuencia, se desprende, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad; y que, la protección de que goza una marca previamente registrada o un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado o reivindicado, se sitúa dentro de la regla de la especialidad, que sólo permite que sobre un mismo signo (idéntico o similar), recaigan dos o más derechos de marcas pertenecientes a diferentes titulares, siempre que cada una de ellas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios.

Respecto de la confusión que se busca evitar con la disposición del literal f), del artículo 58, el Tribunal ha entendido que “ la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”.

(Proceso 02-IP-94, marca: NOEL, publicado en la G.O.A.C. N° 163 de 12 de septiembre de 1994). Igualmente, es importante destacar que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera induce al comprador o usuario a que requiera un producto o servicio determinado, creyendo que está solicitando otro.

En este caso la confusión se produce tanto entre los signos como en la naturaleza misma de los productos o servicios. Por su parte, la confusión indirecta se da por el origen o procedencia de 06/11/2003 13.24 los productos o servicios; ya que el consumidor o usuario cree que los productos o servicios que ostentan signos confundibles, tienen un origen empresarial común. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

Sin embargo, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica concreta nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia a los GACETA OFICIAL trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos. Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca o de un nombre comercial fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aplicable al caso, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia, además, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.

TERCERO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca anteriormente registrada o solicitada para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

CUARTO: Consistiendo el riesgo de confusión en la dificultad del consumidor o usuario medio de distinguir en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios comprendidos en la misma clase que se le ofrecen un origen empresarial común, corresponde determinar este riesgo de confusión a la Administración o, en su caso, al Juzgador, no exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, de modo que 06/11/2003 14.24 su decisión ha de ser adoptada con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 5406, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 06/11/2003 15.24 PROCESO Nº 91-IP-2003 Interpretación prejudicial de las normas previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. Caso: denominación “LOXAN”. Expediente Interno N° 6159. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, ocho de octubre del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 18 de septiembre de 2003; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: SELLSCHAFT, dentro del término legal, presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución 11394”; que “Mediante Resolución 17250 del 30 de agosto de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la Resolución 11394 y negó el registro de la marca LOXAN”; que “Contra la Resolución 17250, la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. presentó recurso de apelación el 9 de noviembre de 1999”; y que “Por medio de la Resolución 28556 del 23 de diciembre de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución 17250 del 30 de agosto de 1999 negando el registro de la marca LOXAN …”.

Por otra parte, del texto de la citada Resolución 17250 se desprende que “Esta Oficina, por un error involuntario en la resolución impugnada dijo que la marca HOLOXAN no estaba vigente, cuando en realidad está vigente hasta el 9 de octubre de 1999 …”. 1. Demanda 1.2. Cuestión de derecho 1.1. Cuestión de hecho El consultante informa que “El 3 de noviembre de 1998, la sociedad TECNOQUIMICAS solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la expresión LOXAN, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, productos comprneiddos (sic) en la clase quinta de la Clasificación Internacional de Niza”; que “La sociedad ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT presentó observación a la solicitud de registro de la marca LOXAN con base en la marca HOLOXAN”; que “El 23 de junio de 1999, mediante Resolución 11394, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca LOXAN solicitada por la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. y declaró infundada la observación debido a que la marca HOLOXAN estuvo vigente hasta el 9 de octubre de 1989”; que “La sociedad ASTA MEDICA AKTIENGE- Según el consultante, la parte actora denuncia la violación del “artículo 83, literal a) por las siguientes razones: 1.

No existen semejanzas visuales y auditivas; realizando un análisis objetivo de conjunto y observando las marcas en forma simultánea, puede observarse que la similitud aparentemente otorgada en el aspecto visual no es tal, ya que los elementos que conforman el signo ‘LOXAN’ gozan de características que hacen que la marca tenga identidad propia y no guarde relación con la marca base de la negativa, de lo que se observa que la marca solicitada ‘LOXAN’ contiene no solo los elementos esenciales para que un signo pueda constituirse como marca, sino que, además, cumple con la función básica del signo como es la función individualizadora, no sólo por las diferencias fonéticas, gramaticales y visuales, sino también en razón del mercado y el consumidor al que va dirigido el producto, otorgando al signo ‘LOXAN’, el requisito indispensable para que se acceda a la protección marcaria. 2.

Existen GACETA OFICIAL 06/11/2003 16.24 suficientes elementos diferenciadores entre los signos LOXAN y HOLOXAN; por lo tanto, no existe riesgo de confusión. Considera que a pesar de exsitr (sic) algunas coincidencias entre las expresiones, como bien lo señala el Manual de Marcas de la OMPI, no implicaría que las marcas no posean elementos diferenciadores, las que por cierto excluyen la supuesta confundibilidad entre los signos que endilga la Superintendencia; además, es importante resaltar la diferencia del aspecto fonético por lo cual son plenamente diferenciables. 3.

Los mercados y consumidores son diferentes y diferenciables, en cuanto al consumidor debe observarse que tiene diferentes comportamientos cuando el producto es de consumo masivo o selectivo, o de acuerdo al precio del producto, pues si es más elevado, el consumidor pondrá mayor atención a la calidad y a la marca, lo que reduce el riesgo de confusión; la verificación del mercado objetivo en donde se comercializa el producto también es otra forma de encontrar diferenciación entre las marcas, así como la marca HOLOXAN va dirigida al mercado de pacientes enfermos de cáncer, lo que además requiere un estudio minucioso para el paciente y la sintomatología precisa para poder prescribir el uso de la sustancia; por otro lado, el producto LOXAN contiene un ingrediente activo diferente al HOLOXAN puesto que va dirigido al consumidor que padece de infecciones urinarias.

En consecuencia, el público no podrá ser inducido a error bajo ninguna circunstancia, pues ambas medicinas requieren de unos conocimientos especializados sobre los ingredientes activos, cómo evolucionan en el organismo y necesitan una precisión absoluta en la dosimetría”. confusión, a pesar de ser marcas que identifican productos comprendidos en la misma clase”.

Agrega el consultante que, según el actor, no hay obstáculo “para la coexistencia pacífica de los productos en el mercado, debido a la diferencia de los signos distintivos desde el punto de vista visual, fonético, ortográfico y conceptual, y de otra porque estos productos serán consumidos por personas o animales que pertenecen a dos tipos de mercado total y radicalmente distintos”. 2.1.

El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que “Con la expedición de las resoluciones 17250 … y 28556 … no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca ‘LOXAN’ (solicitada), frente a la marca ‘HOLOXAN’, certificado 94234 para la clase 5, registrada a favor de la sociedad Tecnoquímicas S.A. se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre ésta (sic) y la marca ‘HOLOXAN’ en los aspectos visuales y auditivos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, Y el propio actor señala en la demanda que “en la clase quinta los productos no son de la libre escogencia del consumidor sino que por el contrario obedecen a indicaciones de personas especializadas en el ramo de la medicina, la veterinaria y la agronomía entre otras, lo que disminuye a tal punto la posibilidad o riesgo de Por otra parte, el actor denuncia también la violación indirecta del artículo 81 de la Decisión 344.

A su juicio, “la distintividad que requiere el artículo violado, es de carácter objetivo, pues se requiere que existan diferencias suficientes entre los productos, y las marcas … la distintividad en materia (sic) cobija también el elemento subjetivo de las marcas en conflicto, pues la prescripción y el uso son diferentes, lo que nos lleva a que los consumidores de este producto sean totalmente diferentes, con lo cual el uso otorgado a los productos es diferente … la doctrina y jurisprudencia ha (sic) sostenido con acierto que una marca puede, en principio, ser registrada a nombre de dos o más personas diferentes, siempre que se registre para productos o servicios distintos y, que el uso de la marca para los respectivos productos o servicios no cause un riesgo de confusión o de asociación, o un riesgo de dilución de la fuerza distintiva o publicitaria de la marca más antigua.

Por lo tanto, en el presente caso es claro que existen diferencias gráficas, fonéticas y visuales entre LOXAN y HOLOXAN. Adicionalmente la marca LOXAN solicitada para registro ampara productos, como ya vimos diferentes, destinados a mercados diferentes, y para diferentes tipos de consumidores, por lo que no tienen estrecha relación con los productos que distingue la marca HOLOXAN.

Es así como vemos que no puede imputarse riesgo de confusión”. 2. Contestación a la demanda GACETA OFICIAL habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen”, que “Si se aprecian las marcas ‘LOXAN’ y ‘HOLOXAN’ en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, que inducen al consumidor a error”; que “En consecuencia, la marca ‘LOXAN’ para distinguir productos de la clase 5 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 … no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión pues no es suficientemente distintiva”; y que “las resoluciones acusadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulas, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”. 2.2.

El apoderado de la sociedad ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT contesta la demanda, a título de tercero interesado, argumentando que “la marca HOLOXAN, está registrada y vigente, tal como consta en el certificado de registro número 94.234 del 9 de Octubre de 1.979”; que “Los actos administrativos demandados por TECNOQUIMICAS S.A., no violan disposiciones constitucionales, de derecho comunitario andino, u otras de derecho internacional público o de derecho interno. Por el contrario, les dan plena aplicación”; que “los denominados por la norma comunitaria ‘impedimentos’ se presentan en forma clara”, ya que “La expresión LOXAN, en verdad, está incorporada dentro de la marca HOLOXAN … La expresión LOXAN se limita a suprimir la sílaba HO de la marca registrada … la palabra LOXAN no cumple la función individualizadora que se atribuye a los signos distintivos, y entre ellos, las marcas”; que “la marca HOLOXAN ampara todos los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Marcaria vigente, como se acostumbraba en la época de su registro, y que con la expresión LOXAN pretendía la parte actora distinguir prácticamente todos los productos de la misma clase, o sea, los mismos para los que se encuentra registrada HOLOXAN”; y que “con la marca HOLOXAN se distinguen en la actualidad algunos medicamentos oncológicos, esto es, para el tratamiento del cáncer, y como lo plantea la parte actora, con la denominación LOXAN se busca proteger un producto antibiótico de 06/11/2003 17.24 alto espectro destinado a combatir infecciones localizadas en vías respiratorios (sic), aparato génito urinario, vías biliares etc., incluyendo algunas enfermedades”, por lo que “el rigor con que debe efectuarse el examen de confundibilidad debe ser máximo.

Aquí debe primar más la salud individual y colectiva que la simple consideración de mercadeo para mantener la decisión con criterios de justicia y equidad”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 150 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son los siguientes: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. GACETA OFICIAL 06/11/2003 18.24 “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.

La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado. (…)”. I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

II. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

GACETA OFICIAL Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, teniendo en cuenta los que fueren distintivos y dominantes. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca so- 06/11/2003 19.24 bre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como desde el fonético, una impresión general en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: GACETA OFICIAL 06/11/2003 20.24 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y el producto amparado por la marca ya registrada.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

En este contexto, el consultante, en la comparación que efectúe del signo “LOXAN”, destinado a distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca “HOLOXAN”, registrada para todos los productos comprendidos en la clase 5, y que distingue “en la actualidad algunos medicamentos oncológicos”, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

En primer lugar, el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. Por lo tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados En segundo lugar, es pertinente la mención de criterios como los de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 ss). En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de GACETA OFICIAL percepción corrientes ” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-94, del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”).

Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente Nº 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”; y reiterada en las sentencias correspondientes a los expedientes N° 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 05-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión —predecesoras de la 344, objeto de la presente interpretación— dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 La limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda 06/11/2003 21.24 lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ ” (ALEMÁN, Marco Matías: “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”;

Bogotá, Top Management, p. 90). III. De las marcas farmacéuticas La comparación entre un signo que pretenda amparar productos farmacéuticos y una marca destinada a proteger ese mismo tipo de productos, con miras a establecer la existencia o no del riesgo de confusión, impone un examen más riguroso, vista la repercusión de aquéllos en la salud de los consumidores.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera aca- GACETA OFICIAL rrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; ob.cit., pp. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 3º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad 06/11/2003 22.24 igualmente unitaria del consumidor medio, destinatario de los productos correspondientes. 4º A objeto de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante tomará en cuenta su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará por sí solo para la consecución del citado propósito. 5º La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y otro ya registrado, dirigido a individualizar ese mismo tipo de productos, con miras a establecer la existencia o no de riesgo de confusión entre los signos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión de aquéllos en la salud de los consumidores.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO GACETA OFICIAL Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO 06/11/2003 23.24 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 06/11/2003 24.24 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú