PROCESO 122-IP-2003 Solicitud sobre interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: BOEHRINGER INGELHEIM S.A. Marca: “ISDIN PEDIATRICS” (mixta).
Proceso interno N° 6972. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los tres días del mes de diciembre del año dos mil tres. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 28 de octubre del año 2003, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de veintiséis de noviembre del año 2003. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado a la sociedad ISDIN S.A. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A., mediante apoderado plantea que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: - Nº 06761, de 31 de marzo del 2000, mediante la cual la mencionada Superintendencia declaró infundada la observación presentada por la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A. con base en la marca de su propiedad “ISODINE”, que ampara productos de la Clase 5 y, concedió el registro como marca para la denominación “ISDIN PEDIATRICS (MIXTA)”, requerida por la sociedad ISDIN S.A. para distinguir productos de la misma Clase Internacional 5; - Nº 12909, de 16 de junio del 2000, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, la aludida Dependencia confirmó la Resolución anterior; y, - Nº 24812, de 29 de septiembre del 2000, por la cual se resuelve el recurso de apelación también interpuesto y se ratifica, en todas sus partes, lo decidido en la Resolución Nº 06761.
Solicita, adicionalmente, que como restablecimiento del derecho se ordene a la mencionada Superintendencia, que cancele la inscripción de la marca ISDIN PEDIATRICS (mixta). 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 11 de agosto de 1999, la sociedad ISDIN S.A. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener registro de la denominación “ISDIN PEDIATRICS” (mixta) como marca, para amparar productos de la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El extracto de la referida solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 486, de 29 de noviembre de 1999. - La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A. presentó observaciones a la solicitud, con fundamento, según ha sido sostenido, en la marca “ISODINE” de su propiedad, que distingue productos de la misma clase 5 Internacional. - El 31 de marzo del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 06761, por medio de la cual declaró infundada la observación presentada y, concedió registro como marca para la denominación “ISDIN PEDIATRICS” (mixta). - La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A. interpuso, dentro de término legal, recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la resolución emitida. - El 16 de junio del 2000 fue resuelto el recurso de reposición, por medio de Resolución Nº 12909 que confirmó la inicial en todas sus partes. - El 29 de septiembre del mismo año, la aludida Dependencia expidió la Resolución Nº 24812 por la cual, al resolver el recurso de apelación, confirmó también la resolución impugnada en todas sus partes, agotándose de esta forma la vía gubernativa. b) Escrito de demanda La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A., mediante apoderado manifiesta, que la sociedad ISDIN S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el 11 de agosto de 1999, una solicitud para el registro como marca de fábrica de la denominación “ISDIN PEDIATRICS” (mixta), destinada a amparar productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 5, sosteniendo que esa Dependencia concedió el registro solicitado, por considerar, en su criterio, que “a pesar de distinguir productos comprendidos en la misma clase existen similitudes puramente tangenciales al punto de no generar error en el público consumidor”.
Expresa que ha sido violado el artículo 81, por indebida aplicación del mismo, ya que considera que la Superintendencia al emitir las resoluciones demandadas desconoció “… abiertamente lo establecido en esta norma, pues en todas se consideró sin fundamento válido, que el signo ISDIN PEDIATRICS (MIXTO) tenía elementos que le otorgaban suficiente fuerza distintiva respecto de la marca ISODINE registrada previamente para identificar los mismos productos de la clase quinta (5ª) internacional”.
Se manifiesta al respecto, adicionalmente, que “…el signo ‘ISDIN PEDIATRICS’ carece de toda distintividad y, por lo tanto, no se cumple a cabalidad los requisitos establecidos, restándole vocación de registrabilidad”. Argumenta la violación también del artículo 82 literal a) por parte de la Superintendencia aludida, pues ésta aplicó indebidamente la norma y en su apreciación incorrecta realizada en torno a la comparación de la marca solicitada con la ya existente, consideró que “…no debe tenerse en cuenta en la comparación, que en el signo solicitado predomina el elemento nominativo, y que los signos coinciden en incluir las letras ‘ISDIN’; la Administración decide que tal similitud es puramente tangencial y no genera riesgo de confusión al consumidor”.
Sostiene, además, la violación del artículo 83 en su literal a), por cuanto “…existe conflicto directo entre los signos ‘ISODINE’ e ‘ISDIN PEDIATRICS’, los cuales al identificar productos farmacéuticos de diferentes empresarios, generan riesgo de confusión para el público consumidor, constituyendo un aspecto decisivo para que un signo sea irregistrable como marca en los términos de la norma invocada”.
Considera, por otra parte, la existencia de riesgo de confusión entre esas denominaciones, al resaltar que “al hacer un examen sucesivo y no simultaneo de las marcas en conflicto es evidente el grado de confundibilidad entre ellas, más aún cuando ambas identifican productos farmacéuticos y para hacer el cotejo entre ellas el Tribunal de Justicia ha señalado, que se debe hacer un estudio más prolijo evitando el riesgo de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar, precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, considerando además que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el sólo consejo del farmacéutico de turno”.
En apoyo de sus argumentos cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 4-IP-88, 4-IP-94, 9-IP-94, 21-IP-96, 13-IP-97, 20-IP- 98, 30-IP-99, 56-IP-99 y, 48-IP-2000. c) Contestaciones a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “…no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación –Superintendencia de Industria y Comercio- por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.
Frente a la supuesta violación, según criterio de la parte demandante, de los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, argumenta que no existe riesgo de confusión en el público consumidor, pues el examen de confundibilidad realizado a la solicitud de registro se hizo “…siguiendo las pautas dispuestas por la jurisprudencia, procediendo a un análisis comparativo de las marcas en cuestión, para concluir que no existe similitud entre las marcas que sea capaz de inducir a error a los consumidores”.
Sostiene que no se produce violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344, pues “…no es cierto que exista confusión gráfica ya que la ausencia de las vocales O y E marcan la enorme diferencia entre ISDIN e ISODINE … Asimismo, no existe confusión ortográfica en la medida que, no obstante las letras que conforman la primera se encuentran también en la segunda, la presencia de mas vocales, elementos verdaderamente diferenciadores en las palabras, le imprimen una connotación diferente”.
Manifiesta que “…tampoco existe confusión fonética ya que si bien es cierto que su acentuación se encuentra en la letra I que sigue a la letra D, para la marca ISDIN, la acentuación se pronuncia en la última sílaba, mientras que en la marca ISODINE, se pronuncia en la penúltima sílaba; la primera está compuesta tan solo de dos sílabas, en tanto que la segunda está compuesta de cuatro, así, es también equivocada la apreciación efectuada por el demandante al indicar que existe similitud en la raíz o primera sílaba de las marcas, ya que la primera sílaba de ISDIN es IS, pero la primera sílaba de ISODINE es I.” Al argumentar que no se violó el artículo 81, expresa que la marca ISDIN PEDIATRICS reúne los requisitos para el registro de marcas señalando que, “…la marca es perceptible, suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica”.
Recalca a este respecto, además, que “…es menester señalar que la marca en cuestión tiene la suficiente distintividad para que los productos identificados con la marca ISDIN PEDIATRICS de la empresa ISDIN S.A. puedan diferenciarse o distinguirse de los productos identificados con la marca ISODINE de la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A. …sin riesgo de confusión entre ellos.” La sociedad ISDIN S.A., como tercero interesado en torno a la demanda interpuesta, da contestación a la misma por medio de su apoderado, expresando que se opone a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la parte demandante.
Manifiesta que los actos acusados no violan, como lo sostiene la parte actora, el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, pues considera que “las marcas de comercio constituyen un complemento esencial de los productos o mercancías, al otorgarles individualidad y permitir su distinción. No se puede entender una marca separada del producto que distingue, pues con ella el titular busca asegurar una clientela, diferenciándola de productos similares o parecidos y garantizando a través de su uso, su propia reputación”.
Estima la no confundibilidad entre las marcas ISODINE e ISDIN PEDIATRICS (mixta), expresando que “…aun cuando el término PEDIATRICS no es apropiable independientemente considerado, lo cierto es que el mismo debe mantenerse para realizar el respectivo cotejo para de esta forma determinar si el término ISDIN le otorga suficiente distintividad frente a la marca ISODINE”.
Asegura que la marca registrada no está compuesta por una sola expresión sino por dos, ISDIN y PEDIATRICS y, además, que no tienen una longitud similar, ya que la marca ISDIN PEDIATRICS no está compuesta por tan sólo cinco letras sino por quince. Expresa, asimismo, que los actos acusados tampoco violan los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 ya que según su criterio, la marca ISDIN PEDIATRICS (Mixta) cumple los requisitos esenciales para obtener su registro, analizando detenidamente cada uno de ellos y concluyendo que “…es evidente que no existen similitudes determinantes entre las marcas ISODINE e ISDIN PEDIATRICS (MIXTA) que puedan inducir al público a error o confusión, lo que permitiría que las marcas puedan coexistir pacíficamente en el mercado”.
Sus argumentos los sustenta, además, citando jurisprudencia pronunciada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 4-IP-91, 9-IP-94 y, 25-IP-98. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión184, correspondiente al derogado Estatuto del Tribunal. No obstante esta equivocación, el Tribunal estima que la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas en el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, pues en efecto se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
Respecto al informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado a referir los argumentos formulados por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, así como los sostenidos por el tercero interesado, la sociedad ISDIN S.A. Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio Nº 2340, de 26 de septiembre del 2003, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual este Tribunal Comunitario procede a atender el requerimiento formulado. 3.
NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”
4. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de diferenciar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
5. CLASES DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
Las MARCAS MIXTAS, son aquellas que están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes)[2]; o sea que es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de marca -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los acústicos.
En estas marcas el elemento denominativo es, como norma general, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico, como ha sido sostenido por la doctrina, cuando por ejemplo se manifiesta que ésta: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”. [3] Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca predomina la denominación verbal, debe procederse al cotejo de signos aplicando las reglas para este propósito enunciadas; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en el artículo 82 de la Decisión 344, impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas. El literal a) establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir marca.
Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos determinados en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones éstas que, en resumen, determinan que el signo debe estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.
El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá entonces analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si en este caso específico, no incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344.
7. IRREGISTRABILIDAD DEL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[4] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra”[5].
En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la expresión, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;
Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo marcario Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas para realizar el cotejo de marcas: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
"Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. "Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. "Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas" [6]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [7]
8. MARCAS FARMACEUTICAS El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido ya en varios procesos. En el proceso 13-IP-97, por ejemplo, ha dicho: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio …., que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.
Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas “este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación” (Jesús Gómez Montero, “Revista General de Derecho”, Valencia-España, Octubre-Noviembre 1993, Pág. 10389).” Ha expuesto así mismo este Organo Comunitario con oportunidad del fallo dictado en el Proceso 48-IP-2000: “En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.
Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.
Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.” [8] En definitiva, los criterios para el análisis de la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquieren un carácter más estricto respecto de las marcas farmacéuticas, por tratarse de un ámbito extremadamente sensible, en el que se encuentra en juego la salud de las personas.
9. LA COOPERACION ENTRE LAS INSTANCIAS COMPETENTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende, que es parte de las competencias de este órgano jurisdiccional supranacional, la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la mencionada Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas al conocimiento y decisión de las Instancias o de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a esos Estamentos en cada uno de dichos Países.
La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se basa en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria por parte de cada uno de los Socios Andinos. Por ello, al admitir la consulta que formule una instancia nacional, a este Organo Comunitario le corresponde pronunciarse a su respecto, mediante providencia que se limitará a precisar el contenido y el alcance de la norma comunitaria aplicable o involucrada, más no aquellos propios de las disposiciones nacionales, relativas o vinculada al caso concreto.
De este modo, el Organismo contribuye con la jurisdicción nacional, para la configuración de la sentencia que le corresponderá dictar en la causa sometida a su resolución, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y notificada al órgano nacional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, por corresponder a una obligación prevista en el Tratado de Creación de este Tribunal, instrumento que es parte del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para solicitar el producto o el servicio deseados, exigiéndose en tales casos, que no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición ineludible para la legal coexistencia de los signos en el mercado. 3.
No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, destinados a amparar productos idénticos o semejantes. 4. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 5.
Para efecto de la comparación de marcas, al examinador le corresponde aplicar las reglas reconocidas por la doctrina, considerando que el riesgo de confusión puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6. Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada utilización, en los que un error en su identificación puede causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por tanto, lo procedente en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza delicada de los productos por ellas identificados. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 6972, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas. [2] Proceso 4-IP-91, G.O.A.C. Nº 97, de 16 de diciembre de 1991.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [3] Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abeledo – Perrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 153. [6] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. [7] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 48-IP-2000, sentencia de 28 de julio del 2000, G.O. Nº 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.