PROCESO 125-IP-2003 — Comunidad Andina

PROCESO Nº 125-IP-2003 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y e), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Proceso Interno N° 7308-2000-L.Y.M. Actor: PANIFICADORA MODERNA (MODERNA DE ALIMENTOS S.A.) Marca: PAN INTEGRAL FAMILIAR (Diseño desplegado de etiqueta).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil tres. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) e) y h), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio Nº 952-TDCA-2S, remitido por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, con motivo del Proceso Interno N° 7308-2000- L.Y.M., oficio que fue recibido el 31 de octubre de 2003.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 26 de noviembre de 2003. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La actora es la sociedad PANIFICADORA MODERNA (MODERNA DE ALIMENTOS S.A.). Los demandados son: el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), el Director Nacional del IEPI y la Procuraduría General del Estado. Como terceros interesados intervienen la Sociedad MOLINERA FIGALLO S.A. y la Sociedad SUPAN S.A. 2.

Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos El 24 de marzo de 1999, la Sociedad PANIFICADORA MODERNA S.A., a través de apoderado solicitó el registro de la marca “PAN INTEGRAL FAMILIAR” (Diseño desplegado de etiqueta) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 30: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagres, salsas (condimentos); especias, hielo”).

Publicada la solicitud de registro de marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 410, la sociedad MOLINERA FIGALLO S.A. presentó observaciones, fundamentándolas en que la marca en mención, carecía de los requisitos necesarios para proceder al registro marcario, por estar compuesta de términos genéricos. Posteriormente, la Sociedad SUPAN S.A. presentó una segunda observación al registro del signo PAN INTEGRAL FAMILIAR, señalando que los términos que se pretenden registrar son genéricos y descriptivos.

Mediante Resolución Nº 976811 de 27 de marzo de 2000, el Director de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, negó el registro del mencionado signo “PAN INTEGRAL FAMILIAR”. Contra la referida Resolución Nº 976811, la sociedad PANIFICADORA MODERNA S.A., interpuso recurso de reposición. Mediante Resolución Nº 977255 de 23 de junio de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la citada Resolución. 2.2.

Fundamentos de la demanda La sociedad PANIFICADORA MODERNA S.A. -demandante en el presente proceso-, mediante apoderado, demanda al “ ( ) Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) y al Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, a fin de que en sentencia se declare la ilegalidad y la invalidez de la resolución No. 977255 emitida con fecha 23 de junio de 2000 ( ) a fin de que se la deje sin efecto y se proceda a aceptar el registro de la marca ‘PAN INTEGRAL (DISEÑO DESPLEGADO EN ETIQUETA)’ trámite No. 94834-99, destinada a proteger los productos comprendidos en la clase internacional 30 ( ) Se contará con el señor Procurador General de Estado, y con los terceros interesados MOLINERA FIGALLO S.A.y SUPAN S.A.”.

La sociedad actora fundamenta su pretensión en el artículo 24, numeral 13 de la Constitución Política de la República del Ecuador, en los artículos 81, 82 literales d), e) y h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y los artículos 3 y 65 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.

La demandante sostiene en síntesis, que: “La marca “PAN INTEGRAL FAMILIAR (DISEÑO DESPLEGADO DE ETIQUETA)” posee suficiente fuerza distintiva, pues goza de características tanto intrínsecas (poder distintivo) como materiales o extrínsecas (especialidad); distintividad que le hace reconocible de otras denominaciones y por tanto su registro no implica desde ningún punto de vista dilución o pérdida del poder distintivo de otros signos”.

Asimismo, la actora señala que: “( ) la marca solicitada se circunscribe únicamente a la protección debida a un diseño o etiqueta fácilmente reconocible. No se busca desde ningún punto de vista establecer derechos sobre términos que son genéricos y descriptivos, por cuanto dichas palabras son marcadamente débiles, perdiendo relevancia a los efectos del cotejo elementos que fueron traídos a la denominación única y exclusivamente para identificarla, y que no se pueden ni deben ser considerados interferencia en el registro solicitado”. 2.3.

Contestación a la demanda 2.3.1 Del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual- IEPI El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) -parte demandada en el presente caso- contestó la demanda interpuesta por la sociedad PANIFICADORA MODERNA S.A. negando los fundamentos de hecho y de derecho aducidos por la citada sociedad en la demanda. 2.3.2 Del Procurador General del Estado El Director de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado –parte demandada en el presente caso- contestó la demanda señalando que “El artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, establece que el ejercicio del patrocinio de las entidades con personalidad jurídica, incumbe a sus representantes legales, directores, síndicos, asesores jurídicos o procuradores judiciales, quienes serán civil, administrativamente y penalmente responsables del cumplimiento de esta obligación sin perjuicio de las atribuciones y deberes del Procurador ( ) Por tanto, corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”. 2.3.3 De la Sociedad SUPAN S.A. La Sociedad SUPAN S.A. -tercero interesado en el presente caso- solicita a la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, que “se sirvan rechazar la demanda propuesta, y ratificar el contenido de la Resolución No. 977255 de junio 23 de 2000 dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial que rechazó el registro del signo PAN INTEGRAL FAMMILIAR (sic) (diseño desplegado de etiqueta)”.

Asimismo, sostiene la citada Sociedad que: “( ) del simple análisis de la marca solicitada podemos concluir que se encuentra conformada por dos partes, claramente identificables. La primera de ellas es la parte denominativa PAN INTEGRAL FAMILIAR, y la segunda es el DISEÑO DESPLEGADO DE ETIQUETA. De esta forma podemos concluir que por contar la marca solicitada con dos elementos, se encuentra comprendida dentro de la definición de marcas MIXTAS, ya que combina elementos denominativos con gráficos ( ) Por lo anotado, no me explico, como PANADERIA MODERNA S.A., pretende ahora hacer creer que la marca solicitada PAN INTEGRAL FAMILIAR (diseño desplegado de etiqueta) es una marca gráfica ( )”.

Del mismo modo, señala la Sociedad SUPAN S.A. que: ”La forma de identificar el tipo de pan integral de tamaño familiar, es con la denominación PAN INTEGRAL FAMILIAR; es claro, Señores Ministros, que el término solicitado PAN INTEGRAL FAMILIAR, no es susceptible de ser registrado, toda vez que está conformado por términos genéricos como es “PAN” y descriptivos como es “INTEGRAL FAMILIAR” que unidos conforman un genérico de uso común y usual como es “PAN INTEGRAL FAMILIAR”, es decir que PAN INTEGRAL FAMILIAR constituye la designación del propio producto de la Clase No. 30, como es el pan integral tamaño familiar, sobretodo si el recurrente pretende identificar “productos de panadería en general” como lo señala en su solicitud; por lo que según la ley y jurisprudencia tanto nacional como andina, estos tipos de denominaciones no son susceptibles de apropiación exclusiva, por persona alguna”.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en el presente caso, se solicita la interpretación de los artículos 81, 82 literales d), e) y h), 93 y 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o describir la especie, la calidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”. e) “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”.

Artículo 93 “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

Articulo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El segundo párrafo del articulo 81 de la Decisión 344 define la marca como: “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Asimismo, el primer párrafo del citado artículo 81 señala que “Podrán registrarse como marca los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, además de no estar incurso el signo, en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Respecto a los citados requisitos, el Tribunal en reiteradas interpretaciones ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; y así podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

El Tribunal ha interpretado que: “El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos … es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial” (Proceso 3-IP-97.

G.O.A.C. Nº 279 de 23 de julio de 1997. Marca: PANPAN PAN PAN). La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para acceder a ser registrado como marca, es la razón de ser de la marca, y es la característica que permite distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares comercializados por otra, para así impedir que se origine confusión en las transacciones mercantiles.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, números, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77). II. CLASES DE SIGNOS: DENOMINATIVOS, GRÁFICOS Y MIXTOS Con relación al signo controvertido y para los alcances del presente caso, este Tribunal considera necesario hacer referencia a los signos denominativos, gráficos y mixtos. Los signos denominativos o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas y están formados por una o varias letras o números que, integrados en un todo pronunciable, pueden hallarse provistos o no de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de signos se distinguen los sugestivos —provistos de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por el signo— y los arbitrarios, desprovistos de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar. En este campo de los signos denominativos se encuentran también las denominaciones caprichosas o de fantasía, las que naciendo de una conjunción de palabras o de números, no tienen connotación conceptual alguna, por lo que causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: captar la nueva palabra y enlazarla con el producto o servicio designado.

Por otro lado, los signos gráficos, son considerados como un signo visual, toda vez que se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa. Esta clase de signos se encuentra subdivididos en puramente gráficos, que son los que evocan en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca; la figurativa, que es el signo que evoca en el consumidor un concepto concreto y; un tercer grupo, que es el que genera en el consumidor un concepto al que se llega a través de un proceso de generalización. Por su parte, los signos mixtos, se hallan compuestos por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: uno denominativo y uno gráfico, definido como un signo visual que evoca expresiones acústicas o fonéticas y una figura con una forma externa característica.

Con relación a la marca mixta, este Tribunal ha interpretado que: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000).

Al respecto, Fernández Novoa señala que “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión mas caracterizada de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Asimismo, a propósito de la prioridad del elemento en referencia, el citado autor agrega que “Si esta es, ( ) una marca mixta, habrá que determinar asimismo si su dimensión característica estriba en el elemento denominativo o bien en el elemento gráfico; y seguidamente podrá ya procederse a comparar- con arreglo a los principios generales- la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas confrontadas”.

(Fernández Novoa, Carlos. Fundamentos del Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1984, p. 240 y 241.) III. SIGNOS DÉBILES Para la doctrina podrá calificarse como débil al signo o marca que se conforme por palabras de uso común, que no pueden impedir que otros escojan signos cercanos también de libre uso. No se puede tener derecho de exclusión sobre una locución genérica o sobre radicales o prefijos y desinencias o sufijos de uso común. Sobre el particular, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, señalan que “Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.

En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es "débil" por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).

En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )" (Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo.

Derecho de Marcas, Editorial Heliasta S.R.L., Tomo II, Argentina, 1989, págs. 78 y 79). Sobre el mismo tema, Otamendi señala que: “El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ) ( ) se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente." (Otamendi, Jorge.

Ob. Cit., págs. 190 y 191). En casos anteriores, este Tribunal ha señalado que, el titular de la marca no puede obtener el monopolio de una expresión de uso común, por lo que otros empresarios podrán también utilizarla, siempre que se incluyan elementos que formen un conjunto marcario con distintividad, que podrá ser registrado al cumplir con los requisitos legales y no incurrir en prohibición alguna.

IV. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS. REGISTRABILIDAD DE SIGNOS EVOCATIVOS. El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos, es decir que, los signos que exclusivamente designen la calidad, la especie, la cantidad, el valor, el lugar de origen, la época de producción, o que comprendan características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales han de usarse.

Signos genéricos Al igual que la doctrina, este Órgano Jurisdiccional ha rechazado el registro de signos genéricos. En este sentido el Tribunal, ha expresado que: “El signo genérico es aquel que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa avión).

Si se permitiera el registro como marca de este tipo de signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos. En otras palabras, si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca.

Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir marca”. (Ver entre otros: Proceso 7-IP-2003, G.O.A.C. Nº 956 de 25 de julio de 2003, marca: PACHICAS y Proceso 07-IP-2001, G. O.A.C. Nº 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER). En este orden de ideas, no se podrán registrar los signos genéricos que se refieran directamente al producto, ya que al coincidir la marca con el nombre del producto o servicio, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no puede cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria.

“La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor- sujeto final de la protección del registro marcario -es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad.

Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos”. (Proceso: 07-IP-2001 ya citado, que remito a los Procesos 2-IP-89 y 12-IP-95 G.O.A.C. N° 199 de 26 de enero de 1996). Signos descriptivos Respecto al signo descriptivo, Otero Lastres señala que es aquel que “( ) informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor y otras propiedades del producto o servicio” (Memorias del Seminario Internacional: La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios.

Editorial Noplu S.A., Quito, 1997, p. 237). En anteriores oportunidades, este Tribunal ha señalado que: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.

(Proceso 07-IP-95, G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “COMODISIMOS). Tampoco podrán ser registrados los signos que se refieran exclusivamente a una o varias características y propiedades comunes ya que existiría conexión directa con los productos o servicios que buscan amparar. En anteriores interpretaciones, este Órgano Jurisdiccional ha dicho que “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Ver entre otros: Proceso 7-IP-2003 ya citado, Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).

La causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en función con los productos o servicios que el signo va a distinguir. Si de ese análisis se desprende que entre signos y productos existe una relación genérica, o que el signo representa o describe al producto, el signo será irregistrable. Sin embargo, si la situación planteada no presenta esa conexión el signo podrá registrarse.

Por tal razón, hay signos genéricos o descriptivos, que nada dicen ni en nada se refieren a los productos o servicios que van a distinguir, por lo que el impedimento para el registro no procede. Signos evocativos Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, no describen directamente las aplicaciones o cualidades del producto o servicio en cuestión, en su lugar, dan una idea sobre sus componentes o características.

En este sentido, las denominaciones evocativas sugieren o evocan las cualidades, funciones o características de los productos o servicios a los cuales identifican. (Ver entre otros: Proceso 7-IP-2003 ya citado, Proceso 19-IP-2001, G.O.A.C. Nº 696 del 9 de agosto de 2001, marca: DISEÑO SANDUCHE; Proceso 27-IP-2001 ya citado). En este tipo de marcas, el signo no introduce directamente el concepto del producto que cubre o designa y es el consumidor el que puede llegar a comprender a que productos se refiere con base en un proceso deductivo.

Al respecto Jorge Otamendi sostiene que: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo (sic) de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca” (Otamendi, Jorge.

Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, ob. cit. p. 29). Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen con la función distintiva de la marca y en consecuencia pueden ser registrables. V. DE LOS SIGNOS COMUNES O USUALES. El literal e) del articulo 82 de la Decisión 344, establece como signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren. Dicha prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

Marco Matías Alemán entiende por denominación vulgar o de uso común “( ) aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”. (ALEMÁN, Marco Matías: “Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”;

Editorial Top Management International, Bogotá, p. 84). Por su parte, Otamendi señala que: “El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos. No debe confundirse lo dicho con el supuesto del uso común de elementos o partículas de marcas, que por la cantidad de marcas que las contienen, devienen de uso común. Estos, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, son registrables individualmente, si no son confundibles con marcas anteriores”.

(OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 77). VI. DEL PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIONES AL REGISTRO DE LA MARCA SOLICITADA. La Decisión 344, establece quiénes son los interesados legítimos y quiénes pueden presentar observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen conforme al procedimiento establecido en los artículos 93 y 95.

Los terceros que según la norma comunitaria tengan legítimo interés con respecto de las pretensiones de la solicitud presentada, luego de realizada la publicación pueden oponerse a ella a través de la formulación de observaciones, las mismas que podrán presentarse dentro de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación. Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones al registro de la marca solicitado, sobre la base de una marca registrada o de una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.

En caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. El examen de registrabilidad es un requisito ineludible que debe cumplirse con anterioridad a la concesión del registro de marca; es obligación de la Oficina Nacional Competente y se realizará siempre, existan o no observaciones al registro; este estudio, como se menciono anteriormente, será minucioso y deberá observar los criterios establecidos tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Al respecto, el Tribunal ha manifestado que: “( ) en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o para negar el registro de una marca ( )”.

Asimismo señaló que “La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ( )”. (Ver el Proceso 81-IP- 2003, G.O.A.C. N 996 del 10 de octubre de 2003, marca: SOUND BLASTER). VII. COLABORACION ENTRE LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PARA LA APLICACION UNIFORME DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO. Para efectos de arrojar claridad acerca de las relaciones de colaboración entre el Tribunal Comunitario Andino y el Juez Nacional en el proceso de aplicación del Ordenamiento Comunitario, se hace necesario advertir que de las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia del órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aºplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponde a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse al respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Emitida la interpretación y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo podrá ser registrado como marca, cuando reúna los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además, el signo no deberá estar comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas y están formados por letras o números que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos gráficos, son aquellos que se consideran como un signo visual, a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa.

Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo y un elemento gráfico, siendo por lo general el elemento denominativo el que prevalece sobre el gráfico, aunque es necesario fijar la dimensión característica determinada por la impresión general que suscita el signo en el consumidor ya que el elemento gráfico puede ser el predominante.

Tercero: Puede calificarse como signo o marca débil, el que se conforma por palabras de uso común, que no pueden impedir que otros escojan signos similares también de libre uso. Cuarto: No son registrables como marcas los signos genéricos y descriptivos de productos o servicios, cuando describan, exclusivamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al bien o servicio que se pretende distinguir.

Quinto: Podrán ser objeto de registro los signos que aunque sean genéricos o descriptivos para una cierta clase de bienes, estén destinados a amparar otros distintos, respecto de los cuales puedan fungir como marca de fantasía. Sexto: Los signos evocativos pueden ser objeto de registro siempre que incorporen un elemento de fantasía que transmita indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar el signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquél. Séptimo: Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones al registro de la marca solicitado, sobre la base de una marca registrada o de una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros.

En caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO