Año XXI - Número 1035 Lima, 18 de febrero de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 125-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y e), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Proceso Interno N° 7308-2000-L.Y.M. Actor: PANIFICADORA MODERNA (MODERNA DE ALIMENTOS S.A.) Marca: PAN INTEGRAL FAMILIAR (Diseño desplegado de etiqueta) Proceso 115-IP-2003.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83, literal a), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio de los artículos 56 y 58, literales a), f) y g) de la Decisión 85; de los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Decisión 313 y del artículo 144 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con fundamento en el requerimiento proveniente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador.

Expediente Interno No. 4941-MHM. Actor: “UNILEVER”. Marca: “MIMOSIN” PROCESO Nº 125-IP-2003 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y e), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Proceso Interno N° 7308-2000-L.Y.M. Actor: PANIFICADORA MODERNA (MODERNA DE ALIMENTOS S.A.) Marca: PAN INTEGRAL FAMILIAR (Diseño desplegado de etiqueta). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil tres. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) e) y h), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio Nº 952-TDCA2S, remitido por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, con motivo del Proceso Interno N° 7308-2000-L.Y.M., oficio que fue recibido el 31 de octubre de 2003.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 26 de noviembre de 2003. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La actora es la sociedad PANIFICADORA MODERNA (MODERNA DE ALIMENTOS S.A.). Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Los demandados son: el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), el Director Nacional del IEPI y la Procuraduría General del Estado. Como terceros interesados intervienen la Sociedad MOLINERA FIGALLO S.A. y la Sociedad SUPAN S.A. 2.

Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos El 24 de marzo de 1999, la Sociedad PANIFICADORA MODERNA S.A., a través de apoderado solicitó el registro de la marca “PAN INTEGRAL FAMILIAR” (Diseño desplegado de etiqueta) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 30: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagres, salsas (condimentos); especias, hielo”).

Publicada la solicitud de registro de marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 410, la sociedad MOLINERA FIGALLO S.A. presentó observaciones, fundamentándolas en que la marca en mención, carecía de los requisitos necesarios para proceder al registro marcario, por estar compuesta de términos genéricos. Posteriormente, la Sociedad SUPAN S.A. presentó una segunda observación al registro del signo PAN INTEGRAL FAMILIAR, señalando que los términos que se pretenden registrar son genéricos y descriptivos.

Mediante Resolución Nº 976811 de 27 de marzo de 2000, el Director de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, negó el registro del mencionado signo “PAN INTEGRAL FAMILIAR”. Contra la referida Resolución Nº 976811, la sociedad PANIFICADORA MODERNA S.A., interpuso recurso de reposición. Mediante Resolución Nº 977255 de 23 de junio de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la citada Resolución. 18/02/2004 2.20 2.2.

Fundamentos de la demanda La sociedad PANIFICADORA MODERNA S.A. -demandante en el presente proceso-, mediante apoderado, demanda al “ ( ) Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) y al Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, a fin de que en sentencia se declare la ilegalidad y la invalidez de la resolución No. 977255 emitida con fecha 23 de junio de 2000 ( ) a fin de que se la deje sin efecto y se proceda a aceptar el registro de la marca ‘PAN INTEGRAL (DISEÑO DESPLEGADO EN ETIQUETA)’ trámite No. 94834-99, destinada a proteger los productos comprendidos en la clase internacional 30 ( ) Se contará con el señor Procurador General de Estado, y con los terceros interesados MOLINERA FIGALLO S.A.y SUPAN S.A.”.

La sociedad actora fundamenta su pretensión en el artículo 24, numeral 13 de la Constitución Política de la República del Ecuador, en los artículos 81, 82 literales d), e) y h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y los artículos 3 y 65 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.

La demandante sostiene en síntesis, que: “La marca “PAN INTEGRAL FAMILIAR (DISEÑO DESPLEGADO DE ETIQUETA)” posee suficiente fuerza distintiva, pues goza de características tanto intrínsecas (poder distintivo) como materiales o extrínsecas (especialidad); distintividad que le hace reconocible de otras denominaciones y por tanto su registro no implica desde ningún punto de vista dilución o pérdida del poder distintivo de otros signos”.

Asimismo, la actora señala que: “( ) la marca solicitada se circunscribe únicamente a la protección debida a un diseño o etiqueta fácilmente reconocible. No se busca desde ningún punto de vista establecer derechos sobre términos que son genéricos y descriptivos, por cuanto dichas palabras son marcadamente débiles, perdiendo relevancia a los efectos del cotejo elementos que fueron traídos a la denominación única y exclusivamente para identificarla, y que no se pueden ni deben ser considerados interferencia en el registro solicitado”.

GACETA OFICIAL 2.3. Contestación a la demanda 2.3.1 Del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual- IEPI El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) -parte demandada en el presente caso- contestó la demanda interpuesta por la sociedad PANIFICADORA MODERNA S.A. negando los fundamentos de hecho y de derecho aducidos por la citada sociedad en la demanda. 2.3.2 Del Procurador General del Estado El Director de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado –parte demandada en el presente caso- contestó la demanda señalando que “El artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, establece que el ejercicio del patrocinio de las entidades con personalidad jurídica, incumbe a sus representantes legales, directores, síndicos, asesores jurídicos o procuradores judiciales, quienes serán civil, administrativamente y penalmente responsables del cumplimiento de esta obligación sin perjuicio de las atribuciones y deberes del Procurador ( ) Por tanto, corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”. 2.3.3 De la Sociedad SUPAN S.A. La Sociedad SUPAN S.A. -tercero interesado en el presente caso- solicita a la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, que “se sirvan rechazar la demanda propuesta, y ratificar el contenido de la Resolución No. 977255 de junio 23 de 2000 dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial que rechazó el registro del signo PAN INTEGRAL FAMMILIAR (sic) (diseño desplegado de etiqueta)”.

Asimismo, sostiene la citada Sociedad que: “( ) del simple análisis de la marca solicitada podemos concluir que se encuentra conformada por dos partes, claramente identificables. La primera de ellas es la parte denominativa PAN INTEGRAL FAMILIAR, y la segunda es el DISEÑO DESPLEGADO DE ETIQUETA. De esta forma podemos concluir que por contar la marca solicitada con dos elementos, se encuentra com- 18/02/2004 3.20 prendida dentro de la definición de marcas MIXTAS, ya que combina elementos denominativos con gráficos ( ) Por lo anotado, no me explico, como PANADERIA MODERNA S.A., pretende ahora hacer creer que la marca solicitada PAN INTEGRAL FAMILIAR (diseño desplegado de etiqueta) es una marca gráfica ( )”.

Del mismo modo, señala la Sociedad SUPAN S.A. que: ”La forma de identificar el tipo de pan integral de tamaño familiar, es con la denominación PAN INTEGRAL FAMILIAR; es claro, Señores Ministros, que el término solicitado PAN INTEGRAL FAMILIAR, no es susceptible de ser registrado, toda vez que está conformado por términos genéricos como es “PAN” y descriptivos como es “INTEGRAL FAMILIAR” que unidos conforman un genérico de uso común y usual como es “PAN INTEGRAL FAMILIAR”, es decir que PAN INTEGRAL FAMILIAR constituye la designación del propio producto de la Clase No. 30, como es el pan integral tamaño familiar, sobretodo si el recurrente pretende identificar “productos de panadería en general” como lo señala en su solicitud; por lo que según la ley y jurisprudencia tanto nacional como andina, estos tipos de denominaciones no son susceptibles de apropiación exclusiva, por persona alguna”.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en el presente caso, se solicita la interpretación de los artículos 81, 82 literales d), e) y h), 93 y 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: GACETA OFICIAL 18/02/2004 4.20 DECISIÓN 344 Articulo 95 Artículo 81 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o describir la especie, la calidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”. e) “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”.

Artículo 93 “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El segundo párrafo del articulo 81 de la Decisión 344 define la marca como: “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Asimismo, el primer párrafo del citado artículo 81 señala que “Podrán registrarse como marca los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, además de no estar incurso el signo, en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Respecto a los citados requisitos, el Tribunal en reiteradas interpretaciones ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; y así podrá GACETA OFICIAL éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

El Tribunal ha interpretado que: “El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos … es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial” (Proceso 3-IP-97.

G.O.A.C. Nº 279 de 23 de julio de 1997. Marca: PANPAN PAN PAN). La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para acceder a ser registrado como marca, es la razón de ser de la marca, y es la característica que permite distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares comercializados por otra, para así impedir que se origine confusión en las transacciones mercantiles.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, números, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco. Normatividad Subregional sobre Marcas de 18/02/2004 5.20 Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77). II. CLASES DE SIGNOS: DENOMINATIVOS, GRÁFICOS Y MIXTOS Con relación al signo controvertido y para los alcances del presente caso, este Tribunal considera necesario hacer referencia a los signos denominativos, gráficos y mixtos. Los signos denominativos o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas y están formados por una o varias letras o números que, integrados en un todo pronunciable, pueden hallarse provistos o no de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de signos se distinguen los sugestivos —provistos de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por el signo— y los arbitrarios, desprovistos de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar. En este campo de los signos denominativos se encuentran también las denominaciones caprichosas o de fantasía, las que naciendo de una conjunción de palabras o de números, no tienen connotación conceptual alguna, por lo que causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: captar la nueva palabra y enlazarla con el producto o servicio designado.

Por otro lado, los signos gráficos, son considerados como un signo visual, toda vez que se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa. Esta clase de signos se encuentra subdivididos en puramente gráficos, que son los que evocan en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca; la figurativa, que es el signo que evoca en el consumidor un concepto concreto y; un tercer grupo, que es el que genera en el consumidor un concepto al que se llega a través de un proceso de generalización. Por su parte, los signos mixtos, se hallan compuestos por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: uno denominativo y uno gráfico, definido como un signo visual que evoca expresiones acústicas o fonéticas y una figura con una forma externa característica.

Con relación a la marca mixta, este Tribunal ha interpretado que: “La marca mixta es una unidad, GACETA OFICIAL en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000).

Al respecto, Fernández Novoa señala que “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión mas caracterizada de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Asimismo, a propósito de la prioridad del elemento en referencia, el citado autor agrega que “Si esta es, ( ) una marca mixta, habrá que determinar asimismo si su dimensión característica estriba en el elemento denominativo o bien en el elemento gráfico; y seguidamente podrá ya procederse a comparar- con arreglo a los principios generales- la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas confrontadas”.

(Fernández Novoa, Carlos. Fundamentos del Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1984, p. 240 y 241.) III. SIGNOS DÉBILES Para la doctrina podrá calificarse como débil al signo o marca que se conforme por palabras de uso común, que no pueden impedir que otros escojan signos cercanos también de libre uso. No se puede tener derecho de exclusión sobre una locución genérica o sobre radicales o prefijos y desinencias o sufijos de uso común. Sobre el particular, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, señalan que “Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.

En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es “débil” por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utili- 18/02/2004 6.20 zación libre (Freizeichen).

En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )” (Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo.

Derecho de Marcas, Editorial Heliasta S.R.L., Tomo II, Argentina, 1989, págs. 78 y 79). Sobre el mismo tema, Otamendi señala que: “El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ) ( ) se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.” (Otamendi, Jorge.

Ob. Cit., págs. 190 y 191). En casos anteriores, este Tribunal ha señalado que, el titular de la marca no puede obtener el monopolio de una expresión de uso común, por lo que otros empresarios podrán también utilizarla, siempre que se incluyan elementos que formen un conjunto marcario con distintividad, que podrá ser registrado al cumplir con los requisitos legales y no incurrir en prohibición alguna.

IV. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS. REGISTRABILIDAD DE SIGNOS EVOCATIVOS. El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos, es decir que, los signos que exclusivamente designen la calidad, la especie, la cantidad, el valor, el lugar de origen, la época de producción, o que comprendan características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales han de usarse.

Signos genéricos Al igual que la doctrina, este Órgano Jurisdiccional ha rechazado el registro de signos gené- GACETA OFICIAL ricos. En este sentido el Tribunal, ha expresado que: “El signo genérico es aquel que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa avión).

Si se permitiera el registro como marca de este tipo de signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos. En otras palabras, si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca.

Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir marca”. (Ver entre otros: Proceso 7-IP-2003, G.O.A.C. Nº 956 de 25 de julio de 2003, marca: PACHICAS y Proceso 07-IP-2001, G. O.A.C. Nº 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER). En este orden de ideas, no se podrán registrar los signos genéricos que se refieran directamente al producto, ya que al coincidir la marca con el nombre del producto o servicio, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no puede cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria.

“La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor- sujeto final de la protección del registro marcario -es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad.

Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos”. (Proceso: 07-IP-2001 ya citado, que remito a los Procesos 2-IP-89 y 12-IP-95 G.O.A.C. N° 199 de 26 de enero de 1996). Signos descriptivos Respecto al signo descriptivo, Otero Lastres señala que es aquel que “( ) informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor y otras propiedades del producto o servicio” (Memorias del Seminario Internacional: La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios.

Editorial Noplu S.A., Quito, 1997, p. 237). 18/02/2004 7.20 En anteriores oportunidades, este Tribunal ha señalado que: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.

(Proceso 07-IP-95, G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “COMODISIMOS). Tampoco podrán ser registrados los signos que se refieran exclusivamente a una o varias características y propiedades comunes ya que existiría conexión directa con los productos o servicios que buscan amparar. En anteriores interpretaciones, este Órgano Jurisdiccional ha dicho que “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Ver entre otros: Proceso 7-IP-2003 ya citado, Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).

La causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en función con los productos o servicios que el signo va a distinguir. Si de ese análisis se desprende que entre signos y productos existe una relación genérica, o que el signo representa o describe al producto, el signo será irregistrable. Sin embargo, si la situación planteada no presenta esa conexión el signo podrá registrarse.

Por tal razón, hay signos genéricos o descriptivos, que nada dicen ni en nada se refieren a los productos o servicios que van a distinguir, por lo que el impedimento para el registro no procede. Signos evocativos Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, no describen directamente las aplicaciones o cualidades del producto o servicio en cuestión, en su lugar, dan una idea sobre sus componentes o características.

En este sentido, las denominaciones evocativas sugieren o GACETA OFICIAL evocan las cualidades, funciones o características de los productos o servicios a los cuales identifican. (Ver entre otros: Proceso 7-IP-2003 ya citado, Proceso 19-IP-2001, G.O.A.C. Nº 696 del 9 de agosto de 2001, marca: DISEÑO SANDUCHE; Proceso 27-IP-2001 ya citado).

En este tipo de marcas, el signo no introduce directamente el concepto del producto que cubre o designa y es el consumidor el que puede llegar a comprender a que productos se refiere con base en un proceso deductivo. Al respecto Jorge Otamendi sostiene que: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo (sic) de la actividad que desarrolla su titular.

Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca” (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, ob. cit. p. 29). Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen con la función distintiva de la marca y en consecuencia pueden ser registrables.

V. DE LOS SIGNOS COMUNES O USUALES. El literal e) del articulo 82 de la Decisión 344, establece como signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren. Dicha prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

Marco Matías Alemán entiende por denominación vulgar o de uso común “( ) aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del 18/02/2004 8.20 producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”. (ALEMÁN, Marco Matías: “Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”;

Editorial Top Management International, Bogotá, p. 84). Por su parte, Otamendi señala que: “El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos. No debe confundirse lo dicho con el supuesto del uso común de elementos o partículas de marcas, que por la cantidad de marcas que las contienen, devienen de uso común. Estos, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, son registrables individualmente, si no son confundibles con marcas anteriores”.

(OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 77). VI. DEL PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIONES AL REGISTRO DE LA MARCA SOLICITADA. La Decisión 344, establece quiénes son los interesados legítimos y quiénes pueden presentar observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen conforme al procedimiento establecido en los artículos 93 y 95.

Los terceros que según la norma comunitaria tengan legítimo interés con respecto de las pretensiones de la solicitud presentada, luego de realizada la publicación pueden oponerse a ella a través de la formulación de observaciones, las mismas que podrán presentarse dentro de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación. Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones al registro de la marca solicitado, sobre la base de una marca registrada o de una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.

En caso de haberse formulado éstas, el funcionario GACETA OFICIAL decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. El examen de registrabilidad es un requisito ineludible que debe cumplirse con anterioridad a la concesión del registro de marca; es obligación de la Oficina Nacional Competente y se realizará siempre, existan o no observaciones al registro; este estudio, como se menciono anteriormente, será minucioso y deberá observar los criterios establecidos tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Al respecto, el Tribunal ha manifestado que: “( ) en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o para negar el registro de una marca ( )”.

Asimismo señaló que “La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ( )”. (Ver el Proceso 81-IP-2003, G.O.A.C. N 996 del 10 de octubre de 2003, marca: SOUND BLASTER). VII. COLABORACION ENTRE LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PARA LA APLICACION UNIFORME DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO. Para efectos de arrojar claridad acerca de las relaciones de colaboración entre el Tribunal Comunitario Andino y el Juez Nacional en el proceso de aplicación del Ordenamiento Comunitario, se hace necesario advertir que de las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia del órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponde a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en 18/02/2004 9.20 la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse al respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Emitida la interpretación y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo podrá ser registrado como marca, cuando reúna los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además, el signo no deberá estar comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas y están formados por letras o números que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos gráficos, son aquellos que se consideran como un signo visual, GACETA OFICIAL a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa.

Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo y un elemento gráfico, siendo por lo general el elemento denominativo el que prevalece sobre el gráfico, aunque es necesario fijar la dimensión característica determinada por la impresión general que suscita el signo en el consumidor ya que el elemento gráfico puede ser el predominante.

Tercero: Puede calificarse como signo o marca débil, el que se conforma por palabras de uso común, que no pueden impedir que otros escojan signos similares también de libre uso. Cuarto: No son registrables como marcas los signos genéricos y descriptivos de productos o servicios, cuando describan, exclusivamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al bien o servicio que se pretende distinguir.

Quinto: Podrán ser objeto de registro los signos que aunque sean genéricos o descriptivos para una cierta clase de bienes, estén destinados a amparar otros distintos, respecto de los cuales puedan fungir como marca de fantasía. Sexto: Los signos evocativos pueden ser objeto de registro siempre que incorporen un elemento de fantasía que transmita indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar el signo con el producto o con el servicio amparado o distinguido por aquél. Séptimo: Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones al registro de la marca solicitado, sobre la base de una marca registrada o de una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros.

Ad- 18/02/2004 10.20 mitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.

En caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 18/02/2004 11.20 PROCESO 115-IP-2003 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83, literal a), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio de los artículos 56 y 58, literales a), f) y g) de la Decisión 85; de los artículo 82, 83, 84 y 85 de la Decisión 313 y del artículo 144 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con fundamento en el requerimiento proveniente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador.

Expediente Interno No. 4941-MHM. Actor: “UNILEVER”. Marca: “MIMOSIN”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, por medio del Magistrado Consultante doctor Ernesto Muñoz Borrero.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1.

ANTECEDENTES: El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1 Las partes: Demandante: La Sociedad “UNILEVER N.V.” Demandados: El Director Nacional de Propiedad Industrial. El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.

El Procurador General del Estado. 2. OBJETO Y FUNDAMENTO DE LA DEMANDA: La actora pretende en su demanda que se deje sin efecto el acto administrativo contenido en la Resolución No. 0962099 de 1998, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, en la que se acepta una observación y se deniega el registro de la marca MIMOSIN. Expone, entre otros, los siguientes argumentos: • Que el acto acusado viola el artículo 81 de la Decisión 344 por cuanto la comparación entre el signo solicitado y las marcas opositoras (MIMEX, MIMI, MIMO y MIMOSA) debió hacerse teniendo en cuenta no sólo las posibles semejanzas de los signos sino también si los productos distinguidos por ellos mantenían alguna conexidad competitiva que pudiera causar confusión. • Que no existe conexión competitiva entre las toallas higiénicas (clase 5) de la observante y los detergentes y líquidos para blanquear (clase 3) amparados por el signo cuyo registro se negó. • Que a más de que se trata de productos disímiles, entre los signos en comparación existen diferencias fonético-auditivas y ortográfico-visuales que impiden el riesgo de confusión. • Que la denominación MIMOSIN es notoria en el mercado y que ese factor le otorga distintividad. • Que la Resolución impugnada adolece de falta de motivación y es además, contradictoria puesto que en la parte resolutiva dice que se niega el registro por no contravenir lo dispuesto en las normas de la Decisión 344. 3.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca no compareció a contestar la demanda y tampoco lo hizo el tercero interesado. GACETA OFICIAL El Procurador General del Estado excepciona con la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; Alega improcedencia de la misma por no reunir los requisitos de los artículos 3 y 30 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo;

Caducidad del derecho y legitimidad del acto impugnado.

4. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 de su Tratado. 18/02/2004 12.20 dan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate; f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;” Decisión 313 5.

NORMAS A SER INTERPRETADAS: Artículo 82 Teniendo en cuenta la solicitud de interpretación prejudicial elevada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, las fechas relacionadas con el trámite administrativo de la solicitud de registro de marca, así como la facultad del Tribunal Andino para determinar las normas del ordenamiento jurídico comunitario que por su relevancia y pertinencia, corresponde interpretar, se atenderá lo pedido analizando los artículos 113 literal a), 144 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344; los artículos 56 y 58 literales a), f) y g) de la Decisión 85, así como los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Decisión 313, todas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El texto de las normas que serán objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Decisión 85 Artículo 56 “Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” Artículo 58 “No podrán ser objeto de registro como marcas: a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o las que pue- “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada”.

Artículo 83 “La oficina nacional competente rechazará de oficio aquellas observaciones que, cumpliendo con los requisitos establecidos por la presente Decisión, estén comprendidas en algunos de los siguientes casos: a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente; b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa; c) Que la observación se base en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles, a menos que la solicitud pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injustificado de ésta; o, d) Que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca”.

GACETA OFICIAL Artículo 84: “Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en las causales del artículo anterior, previa notificación, se otorgará al peticionario un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables para que presente sus alegatos, de estimarlo conveniente, vencido el cual la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución motivada”.

Artículo 85: “Vencido el plazo establecido en el artículo 82, sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. Decisión 344 Artículo 113 “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; 18/02/2004 13.20 2.- Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” Artículo 144 “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros.” DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” 6. ASPECTOS A SER TRATADOS EN LA PONENCIA: El Tribunal se referirá, con fundamento en las normas transcritas, de manera principal a los siguientes temas: Requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos confundibles por identidad o similitud: Inducción a error en el público consumidor.

Reglas para la comparación entre signos. Marcas engañosas; notoriedad de una marca y preexistencia del registro; observaciones a la solicitud del registro; motivación de los actos administrativos referentes a marcas; y caducidad de la acción de nulidad respecto de los mismos. c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 6.1.

Sobre la aplicación de la ley en el tiempo. 1.- Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. De inicio es pertinente realizar algunas consideraciones acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, partiendo del hecho incontrastable de que el tiempo influye en las relaciones jurídicas, de modo tal que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vi- GACETA OFICIAL gencia; es decir que la ley rige para lo venidero o posterior según lo establece el principio de irretroactividad.

De otra parte, puede darse el caso de que la norma anterior continúe regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor, en virtud del principio de ultra actividad de la ley, que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa en el futuro para regular las situaciones jurídicas anteriores. 18/02/2004 14.20 Con lo anterior se reitera, además, lo que sobre el tema ha manifestado el Tribunal al señalar que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”.

La norma de carácter sustantivo no tiene efecto retroactivo, a menos de que excepcionalmente se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Por otro lado las normas de carácter adjetivo, se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir que se aplican sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo los procedimientos o etapas que se inicien o se hallen en curso a ese momento.

En el caso consultado resulta claro que, en razón del tiempo durante el cual ocurrió y se extendió la tramitación de la solicitud de registro denegada, las normas aplicables son, en materia sustantiva las que se encontraban vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro de marca, es decir las de la Decisión 85, mencionada y, en materia procesal, con relación a las etapas pendientes del trámite, las que estaban en vigencia al momento de cumplirse tales etapas, esto es las de las Decisiones 313 y 344, referidas; todo ello en acatamiento a lo que regula la Disposición Transitoria Primera de ésta.

En efecto, de conformidad con lo relatado en los antecedentes de la demanda, la solicitud de registro de la marca MIMOSIN se presentó el 22 de noviembre de 1991, lo que determina que los requisitos y condiciones de registrabilidad aplicables a ella eran los establecidos en la Decisión 85. A su turno, las observaciones al registro se presentaron el 3 de febrero de 1993, siendo respondidas por el solicitante el 5 de mayo del mismo año, es decir, en vigencia ya de la Decisión 313, que rigió desde el 14 de febrero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1993, lo cual es determinante de la aplicación al trámite de las observaciones de las normas que en ésta lo regulaban.

Finalmente, como la acción contenciosa es presentada en mayo de 1998, corresponde aplicar lo que sobre ella provea la Decisión 344, vigente desde el 1 de enero de 1994. “ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.1 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003.

Proceso Nº 39-IP2003. Marca: “& mixta”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003. GACETA OFICIAL En apego a lo anterior es que el Tribunal analizará las normas sustantivas contenidas en la Decisión 85 respecto de los requisitos para la concesión del registro por ser ellas las vigentes cuando se presentó la correspondiente solicitud. 6.2.

Requisitos para el Registro de Marcas El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena disponía que sólo podían ser registrados como marcas “los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. Un signo que poseyera los requisitos señalados por la norma comunitaria, cumpliría con la función esencial de distinguir o identificar los diferentes productos al evitar, de este modo, que se produzca confusión. La distintividad hace posible la identificación de los productos o servicios y facilita que el público realice la elección de los bienes que desea adquirir; le da a la mercadería individualidad y permite que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

Es lógico concluir que una marca distintiva y novedosa (condición ésta exigida por la antigua Decisión 85) no generaría la posibilidad de confusión con otros signos existentes. 6.3. Irregistrabilidad de signos confundibles por identidad o similitud. Inducción a error en el público consumidor. Reglas para la comparación entre signos. Se ha señalado que el signo que se pretende registrar no debe confundirse con la marca debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva.

El artículo 58 de la Decisión 85 en su literal a) persigue la protección del interés público, por lo que, al realizarse por la Administración, el correspondiente examen de registrabilidad debe observar que los signos no contravengan las buenas costumbres y el orden público y que no caiga en la hipótesis normativa que allí se consagra. Los requisitos establecidos por la norma comunitaria para el registro de marca, buscan “alcanzar un grado de transparencia de los mercados donde los medios comerciales y el público con- 18/02/2004 15.20 sumidor puedan evaluar razonablemente los bienes que se les ofrecen.” 2 No puede ser registrado como marca, un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva, siendo esta una condición fundamental para ser considerado marca, pues de permitirse su registro se atentaría tanto contra el interés del titular como contra el de los consumidores.

No es susceptible de registro un signo que pueda causar riesgo de confusión con otro ya registrado para identificar productos y servicios comprendidos en una misma clase, esto lo señalaba el literal f) del artículo 58. Por su parte, el literal g) le otorga protección ampliada a la marca notoria, ya que va más allá de la regla de la especialidad y se extiende a marcas semejantes, aunque amparen productos idénticos o similares.

El artículo 58 literal f) establece la irregistrabilidad de los signos que sean confundibles con otras marcas ya registradas o solicitadas anteriormente; la confusión existe cuando al percibir la marca, el consumidor considera que se trata de la misma a la que está acostumbrado y si bien percibe que existe cierta diferencias entre las marcas, por su similitud asume que estas tienen el mismo origen empresarial.

Las marcas pueden presentar semejanza en los aspectos ortográfico fonético e ideológico; la similitud ortográfica se produce por la semejanza de las letras en los signos a compararse, en la sucesión de vocales, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, la similitud fonética se produce cuando existe identidad de la sílaba tónica y de las raíces o terminaciones; y, la similitud ideológica se da entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Al analizar si dos marcas son confundibles es importante, en el régimen de la Decisión 85, tomar en consideración el principio de especialidad, que supone que para que haya confusión las marcas en conflicto deben amparar productos o servicios comprendidos dentro de la misma clasificación internacional. 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 9 de septiembre de 1988 Proceso Nº 3IP-88. Marca: “MISTER BENZ”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 35 de 28 de octubre de 1988. GACETA OFICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas sentencias hace mención de los criterios que deben ser consideradas para analizar la existencia de riesgo de confusión, los que según el tratadista Breuer Moreno son los siguientes: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” (“Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág 351 y ss.) Con base en lo antes mencionado puede señalarse que el cotejo en todo tipo de marcas debe realizarse en conjunto; criterio que impone la obligatoriedad de no desmembrar o descomponer las marcas en conflicto para establecer la similitud existente entre ellas.

En la comparación marcaria, debe emplearse el método de cotejo sucesivo, dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace por separado o en forma individualizada. A fin de establecer la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos distintos, sino los elementos semejantes existentes entre ellas; se debe enfatizar en señalar cuales son las semejanzas entre los signos, puesto que es allí donde mayormente se percibe el riesgo de confusión Con respecto a la conexidad competitiva, el consultante, con el fin de verificar la existencia de semejanza entre los productos en comparación y si es verdadero el riesgo de confusión, deberá observar la ubicación de los bienes que amparan las marcas en conflicto dentro de la Clasificación Internacional de Niza, y acoger los criterios establecidos por la regla de la especialidad en materia de marcas. 18/02/2004 16.20 De la observación de los documentos dentro del presente proceso, se establece con claridad que las marcas en cuestión se refieren a diferentes clases de productos lo cual, de suyo, descartaría en principio, en el régimen de la Decisión 85, el riesgo de confusión por aplicarse lo previsto en el literal f) del artículo 58. 6.4.

Las marcas engañosas. Los signos engañosos no son susceptibles de registro, y se denominan tales las que inducen a hacer creer al consumidor que sus productos o servicios tienen determinadas particularidades, en cuanto a su naturaleza, calidad, origen, etc. La normativa comunitaria trata de precautelar el interés general o público, por ello ha buscado garantizar la buena fe del consumidor, evitando que se merme su voluntad al adquirir productos y servicios en el mercado sin incurrir en confusión, además el ordenamiento jurídico en materia de propiedad industrial pretende que no se produzcan prácticas comerciales ilícitas; el engaño existe cuando un signo provoca en la mente del consumidor una idea distorsionada acerca de la naturaleza del producto o del servicio, su procedencia, sus características, su modo de fabricación, u otras informaciones que induzcan al público a error.

El registro de marcas engañosas da como resultado la existencia de relaciones comerciales injustas, causando perjuicio a las prácticas mercantiles honestas, puesto que genera situaciones de competencia desleal. Sobre el tema la doctrina hace el siguiente aporte: “Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características.

Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas ” 3 “La anterior prohibición obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a 3 OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS” Editado por Abeledo Perrot.

Buenos Aires 1989. Pág.

85. GACETA OFICIAL 18/02/2004 17.20 • Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. los mismos, lo cual como queda claro tiende a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores. “De ésta forma se le otorga a la administración, la facultad de determinar cuándo un signo pretende una finalidad defraudatoria, y en consecuencia negar su registro, en aras de la protección de los usos honestos del comercio y la defensa del interés general” 4 6.5.

Notoriedad de una marca y preexistencia del registro. La Normativa Comunitaria protege a la marca notoria, al establecer la irregistrabilidad de signos distintivos que posean el carácter de notoriedad; este tipo de marca goza de protección especial, es por ello que la irregistrabilidad se aplica independientemente de que la marca que se pretenda registrar ampare a productos diferentes a los de la marca notoria.

Una marca no es notoria desde su nacimiento y esta calidad constituye un estatus superior al que han llegado determinadas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento de la misma entre los consumidores; implica, en fin, un nivel de conocimiento generalizado entre los consumidores.

“Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: • Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. • Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. • Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” 5.

En materia de Propiedad industrial la norma común, protege de manera especial a la marca notoria registrada, frente a signos que sean confundibles con ésta, ya que de obtener su registro, sus titulares estarían aprovechando indebidamente el prestigio y fama construidos con el esfuerzo y trabajo de otra persona. El caso consultado presenta un matiz diverso, ya que la marca que se pretende registrar es la que se dice notoria, por lo que el consultante deberá examinar si se encuentra o no dentro del supuesto establecido por la Norma Comunitaria. 6.6.

Observaciones a la solicitud de registro. El artículo 82 de la Decisión 313 establecía que cualquier persona que tuviera legítimo interés, podía presentar observaciones al registro de la marca que se hubiera solicitado. Los artículos 84 y 85, determinaban el procedimiento para responder las que se hubieren presentado y para decidir sobre el particular.

Las observaciones al registro de una marca, deben ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la que esta facultada para rechazar las que sean extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquéllas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Una vez admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días señalados haga valer sus alegatos, vencido este plazo, la Oficina Nacional Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar el examen de registrabilidad para finalmente pronunciarse sobre la concesión o denegación del registro de la marca. 5 4 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS” Editado por Top Management. Bogotá. Pág. 85 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso Nº 9-IP2002. Marca “UBS Union Bank of Switzerland”. Publica en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 777 de 27 de marzo del 2003. GACETA OFICIAL 18/02/2004 18.20 El examen de registrabilidad comprende el análisis de todas las exigencias que la Norma Comunitaria en materia de propiedad industrial, impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos, y tomando en consideración las prohibiciones establecidas. saria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.” 6 “ la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c /Comisión, as 1/69.

Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial No. 04-AN-97)” 7 6.7. Motivación de los actos administrativos referentes a marcas. La doctrina señala que los actos provenientes de la Administración Pública deben ser motivados, este principio es acogido por la Normativa Comunitaria contenida tanto en la Decisión 313 como en la 344; de tal modo que, los actos administrativos deben reflejar las razones que hicieron que el órgano emisor se pronunciara en uno u otro sentido, al punto de que la motivación constituye la razón de ser del acto.

La motivación explica el por qué de la resolución, y es una formalidad sustancial de todo acto proveniente de la administración y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto. Todo acto administrativo debe exponer las razones de hecho y de derecho que han generado la toma de la decisión respectiva cuando se conceda o deniegue un registro de marca.

Consecuentemente, esto permitirá que quien se sienta afectado por los efectos producidos por un acto de la administración, tenga la posibilidad de debatir ante el órgano judicial que corresponda. Por lo antes dicho, corresponde al consultante determinar si la resolución que se impugna se rige por las exigencias de la norma comunitaria, por lo que, en ejercicio de sus facultades, si estima que el acto administrativo fue debidamente motivado, deberá proceder a pronunciarse sobre el fondo del asunto objeto de la controversia ciñéndose a los criterios interpretativos de las normas comunitarias.

El Tribunal de justicia de la Comunidad Andina sobre el tema ha expuesto lo siguiente. “La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, nece- 6.8.

Caducidad de la acción de nulidad de actos que resuelven sobre el registro de marcas. El artículo 113 de la Decisión 344, señala las causales por las que se puede proponer la acción de nulidad de registro de una marca y agrega en su parte final que ésta podrá proponerse en cualquier momento, lo que quiere decir que esta acción es imprescriptible.

La Norma Comunitaria no regula lo referente a la nulidad de los actos administrativos que niegan el registro de marcas, por esta razón este aspecto debe ser resuelto según los parámetros establecidos por la legislación nacional o interna, en aplicación a lo establecido por el artículo 144 de la Decisión 344. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este tema ha manifestado lo siguiente: “Por su parte, la Decisión 344, en el inciso segundo del artículo 113 consagra la “imprescriptibilidad” de la acción de nulidad que se derive de la mencionada norma, sin hacer relación a causales relativas o absolutas o a hechos que pueden ser en la teoría jurídica 6 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 82-IP-2000, Caso: Diseño de botella de Listerine. Sentencia de 2 de marzo del 2001. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 651 de marzo del 2001. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 1 de agosto del 2001. Proceso Nº 02-IP2001. Marca: “DDN DISCADO DIRECTO”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 651 de 20 de marzo del 2001.

GACETA OFICIAL anulables o subsanables, corriendo el titular marcario el riesgo de la inseguridad jurídica sobre su marca. La imprescriptibilidad de las acciones de nulidad establecida en la Decisión 344 no puede ser asimilada a las previstas en la legislación nacional, la que deberá ser aplicable en cuanto al procedimiento, según lo dispone el artículo 144, pero no en lo que se remita a plazos de prescripción de la acción para solicitar la nulidad, plazo que se encuentra definido y legislado por el ordenamiento jurídico comunitario.

Sigue de esta situación, que bien se intente la acción judicial civil o la contencioso administrativa, no podrá pretenderse en ningún caso que las acciones contempladas en las legislaciones nacionales dejan al accionante sin esta posibilidad por el transcurso del tiempo o la falta de oportunidad en su presentación. En el aspecto marcario, el incumplimiento de cualquier disposición de la Decisión 344 abre la posibilidad a la acción imprescriptible de nulidad de la concesión de la marca.

Esta norma rige prioritariamente sobre los ordenamientos nacionales de cada uno de los Países Miembros.” 8 “ para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión ‘régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP-88), “No se puede admitir en consecuencia que la legislación Nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos ” regulados por la legislación comunitaria “o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella ”, debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión supranacional.” 9 La primacía de la norma comunitaria establece que los asuntos sobre propiedad industrial no 8 9 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 24 de septiembre de 1997.

Proceso 10IP-97. Marca: COLSUBSIDIO. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 308 de 28 de noviembre de 1997. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 11 de diciembre de 1996. Proceso 2-IP1996. Marca: Marta. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 257 de 14 de abril de 1997. 18/02/2004 19.20 comprendidos en la Decisión 344 deben ser regulados por la legislación interna de los Países Miembros, sin embargo, no es admisible que la autoridad nacional trate de regular aspectos del régimen marcario ya establecidos o definidos, porque ello equivaldría a permitir la modificación arbitraria del régimen común. 7.

Acerca de la cooperación entre los Tribunales de los estados miembros y el Tribunal de Justicia de la Comunidad para la aplicación uniforme del derecho comunitario andino Considera el Tribunal de señalada importancia para efectos de arrojar claridad acerca de las relaciones de colaboración entre el Tribunal Comunitario Andino y el Juez Nacional en el proceso de aplicación del Ordenamiento Comunitario, advertir que de las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia del órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponde a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, GACETA OFICIAL toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

Por las consideraciones expuestas en los puntos anteriores, el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, concluye lo siguiente: 1. Para que un signo pueda acceder al registro se requiere, dentro del régimen de la Decisión 85, que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro.

Debe cuidarse, así mismo, que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en la normativa aplicable. 2. De las prohibiciones de registro determinadas, se desprende que la condición “semejanza” de una marca con otra anteriormente solicitada, respecto de la cual genera confusión, constituye una causal para rechazar la segunda solicitud, a fin de no transgredir el principio universal de “prioridad” que rige en el derecho de marcas. 3.

Para determinar la identidad o semejanza entre dos signos marcarios en el examen de registrabilidad se debe analizar el signo en su conjunto y si de este análisis resulta una semejanza ortográfica y fonética que pueda inducir a error al consumidor, la oficina nacional competente debe denegar la solicitud de registro. 4. La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. En todo caso, no será susceptible de registro un signo que sea confundible con una marca notoria. 5.

Para otorgar o negar una solicitud de registro, la Oficina Nacional Competente, debe cumplir con el procedimiento establecido por la normativa comunitaria realizando el examen de fondo y de forma, analizar las observaciones -en caso de ser presentadas- para concluir emitien- 18/02/2004 20.20 do un acto administrativo, el cual deberá estar debidamente motivado, esto es, debe contener una explicación suficiente acerca de cuales fueron las razones legales y las situaciones fácticas que llevaron a la Administración a tomar la decisión, en uno u otro sentido. 6.

La Norma Comunitaria no regula lo referente a la nulidad de los actos administrativos que niegan el registro de marcas; por esta razón este aspecto debe ser resuelto según los parámetros establecidos por la legislación nacional o interna, de conformidad con lo que dispone el artículo 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia correspondiente al expediente interno 4941 MHM, según lo dispone el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Organismo, notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal Nacional, mediante copia sellada y certificada.

Remítase así mismo copia de aquella a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú