PROCESO 142-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 71, 73 literales a), d) y e), 82, 83, 84 y 85 de la Decisión 313 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud proveniente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Guayaquil, de la República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 639-98-AB. Actor: “Industrial Molinera C. A.”. Marca: “El Molino”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Guayaquil, de la República del Ecuador.

VISTOS: La solicitud de Interpretación Prejudicial admitida a trámite mediante auto de cuatro de febrero del año en curso. 1.

ANTECEDENTES: El Tribunal, ante la ausencia de un informe sucinto sobre las circunstancias del litigio, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la solicitud, lo siguiente: 1.1. LAS PARTES: Comparecen en el proceso interno, como demandante, Industrial Molinera C.A. y como demandados, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado. 1.2.

OBJETO Y FUNDAMENTO DE LA DEMANDA: El actor se opone a la Resolución contenida en oficio Nº 0964162 de 17 de marzo de 1998, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual se rechaza la solicitud de registro de la marca “EL MOLINO”, destinada a proteger productos incluidos en la clase 31 de la clasificación internacional.

El demandante argumenta que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial no tomó en cuenta elementos determinantes como la notoriedad de la marca solicitada y no consideró lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344; explica además que la marca EL MOLINO, se encuentra ya registrada por INDUSTRIAL MOLINERA para amparar productos y servicios de otras clases internacionales; señala que en el mercado son conocidos los productos amparados bajo la mencionada denominación como provenientes del mismo fabricante y que se ha solicitado esta marca con el fin de ampliar el ámbito de protección de una marca ya registrada anteriormente por la misma empresa. 1.3.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: El Director Nacional de Propiedad Industrial señala que luego de que Industrial Molinera C.A. solicitó el registro de la marca EL MOLINO, destinada a proteger productos de la clase 31, el apoderado de Langostinos Ecuatorianos Cía. Ltda., presentó observación al registro de la mencionada marca por tener la titularidad de idéntica marca para productos de la misma clase 31.

Al analizarse las marcas según las normas recomendadas por la doctrina se concluye que existen semejanzas entre las denominaciones en controversia que inducirían a confusión sobre la procedencia de los productos. Industrial Molinera es titular de la marca EL MOLINO, para proteger productos comprendidos dentro de las clases internacionales 30, 42 y del nombre comercial, sin embargo la titularidad de esta marca dentro de la clase 31 de la clasificación internacional pertenece a otro titular marcario, por lo que el signo solicitado no se encuentra disponible dentro de la mencionada clase.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial propone como excepciones, la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; y ratifica la validez del acto administrativo impugnado, pues, según afirma, guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 de su Tratado. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS: Entre las deficiencias de que adolece la consulta se anota la referente a la no indicación de las normas que a juicio del juez deben ser objeto del pronunciamiento de interpretación prejudicial del Tribunal. No obstante ello, analizando los documentos remitidos y tomando en consideración las fechas correspondientes al trámite administrativo de la solicitud de registro de marca, en ejercicio de la facultad de este Tribunal para determinar las normas del ordenamiento jurídico pertinentes al caso, corresponde interpretar los artículos 71, 73 literales a), d) y e), 82, 83, 84, 85 de la Decisión 313 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, ambas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. Decisión 313 Artículo 71 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 73 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” Artículo 82 “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada.” Artículo 83 “La oficina nacional competente rechazará de oficio aquellas observaciones que, cumpliendo con los requisitos establecidos por la presente Decisión, estén comprendidas en algunos de los siguientes casos: “a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente;

“b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa; “c) Que la observación se base en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles, a menos que la solicitud pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injustificado de ésta; o, “d) Que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca.” Artículo 84 “Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en las causales del artículo anterior, previa notificación, se otorgará al peticionario un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables para que presente sus alegatos, de estimarlo conveniente, vencido el cual la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución motivada.” Artículo 85 “Vencido el plazo establecido en el artículo 82, sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. Decisión 344 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” 4. CONSIDERACIONES: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial, para lo cual analizará los aspectos relacionados con los siguientes temas: de la interpretación prejudicial; definición de marca y requisitos para su registro; comparación entre marcas, identidad y semejanza, riesgo de confusión, confusión directa e indirecta, reglas para la comparación de marcas; la marca notoria y prueba de tal calidad. 4.1.

Consideraciones previas acerca de los requisitos que debe cumplir la consulta de interpretación prejudicial y de la cooperación entre el juez nacional y el juez comunitario. Habida cuenta de las deficiencias que en cuanto a la formulación de la consulta se han hecho notar y para una mejor comprensión de esta figura del ordenamiento comunitario andino, considera el Tribunal provechoso insertar a continuación, algunas reflexiones que contribuirán a hacer más fluidas las relaciones de colaboración determinadas en tal ordenamiento entre el juez nacional y el Tribunal de Justicia de la Comunidad.

Sobre el tema se ha expresado que: “Necesario puente entre el Derecho andino y el Derecho patrio, aplicables ambos por el juez nacional dentro de la globalidad del ordenamiento jurídico que nos rige, la interpretación prejudicial surge como la fórmula ideada para mantener la uniformidad en la aplicación de las normas comunitarias y como expresión de la colaboración entre las dos instancias, nacional y andina, en la consecución de los mismos objetivos.” [1] Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico, tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Normativa Jurídica Andina.

Los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establecen que es de competencia de este alto organismo supranacional, la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario; dicha acción aclarará y facilitará la labor del Juez Nacional que es el único facultado para aplicar la norma a los hechos según su competencia; el consultante conforme a la exigencia contenida en el Estatuto debe informar al Tribunal sobre los hechos de manera sucinta, no para que éste se pronuncie sobre ellos, sino para que pueda realizar una orientación doctrinaria y jurisprudencial que aclare el criterio del Juez Nacional que es quien deberá emitir el fallo.

La doctrina al respecto agrega lo siguiente: “El objeto de la interpretación es fijar y determinar su sentido; el objeto de la aplicación de la ley, es adoptar sus soluciones generales a los hechos concretos y precisar su alcance.” “Las decisiones emitidas para resolver una cuestión prejudicial de interpretación, no podrían perder –en ausencia de norma explícita– su carácter esencial de actos jurisdiccionales, que no tienen el efecto de cosa juzgada, más que en relación con el litigio en ocasión del cual se suscribió la cuestión”.[2] El Juez Nacional competente enviará la respectiva consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el que después de admitirla deberá pronunciarse al respecto, a través de una providencia que hará referencia al alcance y contenido de la norma andina, de esta manera el Juez Comunitario colabora con el Juez Nacional en la sentencia que emitirá siendo obligación de éste acogerla, según lo determina el Tratado de Creación del Tribunal.

Sobre este particular, el Tribunal se ha pronunciado diciendo que: “ la interpretación prejudicial no es, ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá, por otra parte, adoptar dicha interpretación. Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario en la administración de justicia ”[3] La solicitud de Interpretación prejudicial puede formularse en cualquier momento antes de la expedición de la sentencia y debe cumplir con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para determinar las normas respecto de las cuales realizará la interpretación, pudiendo suprimir la interpretación de unas o interpretar otras de oficio, según su pertinencia con respecto al caso planteado. Según lo establecido en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, es obligación del Juez Nacional, continuar la tramitación del proceso interno luego de haber sido notificado con la interpretación prejudicial y considerarla, de manera obligatoria, al emitir su fallo.

El artículo 128 del Estatuto del Tribunal en su tercer párrafo determina que el Juez Nacional deberá remitir a este Tribunal las sentencias emitidas en cada uno de los casos consultados. Para una mayor ilustración se dispone que como anexo a la presente providencia y como parte integrante de ella, se incluya una copia del instructivo que para la adecuada formulación de las consultas de interpretación prejudicial ha sido preparado. 4.2.

Consideraciones sobre la vigencia de la ley en el tiempo y acerca de la determinación de las normas aplicables al caso consultado. De igual manera es procedente realizar en el presente caso, algunas consideraciones respecto del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, partiendo del hecho innegable de que el tiempo produce profunda influencia en las relaciones jurídicas, de modo que al expedirse una nueva norma, por lo general ésta regulará los hechos que se produzcan luego de su entrada en vigor; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establecido por el principio de irretroactividad.

Por otro lado cabe mencionar que puede darse el caso de que la anterior norma continúe regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigencia, esto en virtud del principio de ultra actividad de la ley, que significa que la ley derogada continúa teniendo eficacia para regular las situaciones jurídicas anteriores. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos de que por excepción se le haya conferido tal calidad; el mencionado principio representa una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

Cabe agregar, que las normas de carácter adjetivo, tienen efecto general inmediato, esto significa que se aplican sobre los hechos producidos con posteridad a su entrada en vigencia, para regular los procedimientos o etapas que se inicien o se hallen en curso a ese momento. Sobre el tema ha manifestado el Tribunal que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”.

“ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.[4] En el caso consultado resulta claro que, en razón del tiempo durante el cual ocurrió y se extendió la tramitación de la solicitud de registro denegada, las normas aplicables son, en materia sustantiva y en materia procesal, las de la Decisión 313; todo ello en acatamiento a lo que regula la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

En efecto, debe precisarse al respecto que al tiempo de presentación de la solicitud de registro -17 de febrero de 1992- como al de la presentación de las observaciones -8 de octubre de 1992- regulaba esta materia la referida Decisión 313, la cual estuvo vigente entre el 14 de febrero de 1992 y 31 de diciembre de 1993, siendo por tanto la disposición que resulta aplicable al trámite en cuestión. 4.3.

Definición de marca y requisitos para su registro. Sobre la base de la definición legal puede decirse que la marca es un bien inmaterial representado por un signo, sea éste denominativo, gráfico o mixto, que es perceptible a través de los sentidos, susceptible de representación gráfica y que cumple la función identificadora de bienes y servicios que se ofertan en el mercado, distinguiéndolos claramente de otros similares a fin de que el consumidor no incurra en confusión. El derecho marcario protege al titular de la marca confiriéndole un derecho de uso exclusivo sobre ella, a la vez que precautela el interés general de los consumidores, razones por las cuales se la considera como una garantía de transparencia en el mercado.

Los requisitos que debe cumplir el signo para obtener su registro, se contienen en el artículo 71 de la Decisión 313 (aplicable a este caso, como se dejó establecido), son los de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad. Ser perceptible un signo quiere decir que tiene la posibilidad de materializarse o exteriorizarse a fin de ser aprehendido a través de los sentidos y de esta manera poder ser captado y retenido en la mente del público.

La distintividad es considerada por la doctrina como la función primordial de la marca y significa que el signo es apto para poder identificar, distinguir y diferenciar los productos o servicios producidos o comercializados provenientes de distintos fabricantes que se ofertan en el mercado, facilitando la elección de los bienes que desea adquirir el consumidor, sin que se exponga al riesgo de incurrir en confusión. Sobre el tema la doctrina manifiesta que: “La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no sólo entre los signos que identifican los productos, sino sobre los productos mismos, en su intención de comunicación a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia.”[5] La susceptibilidad de representación gráfica significa que el signo tiene la posibilidad de ser expresado por escrito a través del empleo de diferentes medios, tales como: palabras, letras, dibujos, etc., característica que al decir de Alemán es, “…en suma, una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados".[6] 4.4.

Comparación entre marcas. Identidad y semejanza. Riesgo de confusión: confusión directa e indirecta. Reglas para la comparación de marcas. La función distintiva de la marca hace la esencia del sistema marcario y es por esta razón que existe la prohibición de registrar signos que puedan causar confusión entre los consumidores. En la medida en que los signos idénticos o semejantes a otros solicitados previamente o ya registrados, no cumplen con el requisito de distintividad y generan confusión son irregistrables.

Esta prohibición de registro protege tanto al titular de la marca como al consumidor. La norma comunitaria exige, para que opere la irregistrabilidad, además de la identidad o semejanza de los signos que ellos se utilicen para distinguir los mismos productos o servicios u otros respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

La identidad o la semejanza presente en los signos comparados puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, que induce al comprador a adquirir un producto determinado con el convencimiento de que está comprando otro, y la indirecta, que lleva al consumidor a atribuir erradamente a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden generar riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, son: que exista identidad entre los signos en conflicto y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

A lo anterior se agrega que, de ordinario, los productos pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza deben tomarse como idénticos, en virtud de la regla de la especialidad. Para realizar el cotejo marcario, la doctrina sugiere considerar las siguientes reglas que el Tribunal ha acogido en numerosas providencias: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas" [7]. 4.5. La marca notoria.

La legislación comunitaria no define el concepto de marca notoria y se limita a regular el tipo de protección especial que a ella se concede así como a determinar los criterios y forma en que tal calidad debe ser demostrada. Alguna definición doctrinal considera que “ la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” [8] y otra, en similar sentido, que ella es “ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ”[9] La Normativa Comunitaria contenida en la Decisión 313, en su artículo 73 literal d) ofrece protección a la marca notoria al establecer que no son susceptibles de registro los signos que constituyan se asemejen o sean idénticos a otro ya registrado que posea el carácter de notoriedad.

La tutela especial que se confiere a este tipo de marca impide que el registro por un tercero se realice para distinguir productos y servicios aun en el supuesto de que éstos se encuentren dentro de una clasificación internacional diferente a aquella correspondiente a la de los bienes amparados por la marca notoria; es decir que la protección no se encuentra limitada por el principio de especialidad que se aplica en el caso de las marcas comunes.

Una marca no obtiene el estatus de notoriedad desde su surgimiento en el comercio puesto que tal condición representa un nivel superior al que han llegado determinadas marcas en virtud de su calidad, permanencia en el mercado y aceptación lograda como respuesta al esfuerzo de su titular. Al respecto de la marca notoria el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en sentencias anteriores ha expresado lo siguiente: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: ( Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.

( Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. ( Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. ← Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” [10] Por todo lo expuesto, se deduce que la Normativa Comunitaria sobre propiedad industrial ofrece una protección privilegiada a la marca notoria que ha sido registrada, con respecto de los signos que pudiesen generar confusión con ésta.

En el caso consultado se plantea una situación diversa a la establecida por la norma contenida en la Decisión 313, dado que el signo que se pretende registrar es al que su titular atribuye la calidad de notorio, por lo que el consultante deberá observar y examinar si tal circunstancia encuadra o no en el supuesto establecido por la Norma Andina. 4.6.

Del procedimiento de observación al registro de marca y del trámite para el examen de registrabilidad. La Autoridad Nacional competente antes de conceder o negar el registro de marca debe analizar si el signo solicitado presenta similitud respecto de una marca registrada o solicitada anteriormente; se debe realizar entre los signos una comparación a fin de determinar el grado de semejanza existente entre ellos y la posibilidad de causar confusión en el público consumidor.

El artículo 82 de la Decisión 313, establece que cualquier persona, que tenga legítimo interés, puede presentar observaciones al registro de una marca solicitada, y tienen legítimo interés quien ostenta el carácter de titular de una marca registrada o quien la ha solicitado, con prioridad en el tiempo con respecto al signo a cuyo registro se opone.

Los artículos 84 y 85 de la misma Decisión establecen el procedimiento para responder a las observaciones que se hubiesen presentado y para decidir sobre ellas. Los casos en los cuales la ley andina dispone que no se tramitarán las observaciones al registro de marcas son: cuando la observación fuere presentada extemporáneamente, cuando se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición del registro de la marca a la cual se observa; cuando se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca.

La Oficina Nacional Competente receptará y resolverá las observaciones al registro de marcas, y una vez admitida a trámite deberá notificar al peticionario para que dentro del plazo legal haga valer sus alegatos; posteriormente debe decidir sobre las observaciones y efectuar el examen de registrabilidad, para luego pronunciarse sobre la concesión o denegación del registro de la marca; pronunciamiento éste que deberá ser debidamente motivado.

Finalmente se deberá hacer la respectiva notificación al peticionario. En resumen el examen de registrabilidad comprende el análisis de cada una de las exigencias impuestas por la norma comunitaria en materia de propiedad industrial, partiendo de los requisitos para el registro de un signo como marca y considerando las causales de irregistrabilidad establecidas por la misma norma.

Consecuentemente; EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Toda solicitud de Interpretación Prejudicial, deberá reunir los requisitos establecidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 125 de su Estatuto; la interpretación prejudicial de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina asegura su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Segundo: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Tercero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica y no debe estar comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la ley comunitaria. La norma comunitaria es clara al disponer la irregistrabilidad como marcas de los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o semejantes, de tal manera que puedan inducir al público a error, a una marca solicitada por un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Cuarto: La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontados, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia. Quinto: La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. La calidad de notoria de una marca debe ser probada por quien la alega.

Sexto: Para otorgar o negar una solicitud de registro, la Oficina Nacional Competente, debe cumplir con el procedimiento establecido por la normativa comunitaria, realizando el examen de fondo y de forma, analizando las observaciones -en caso de ser presentadas- para concluir emitiendo un acto administrativo debidamente motivado, por el cual adopte la decisión de otorgar o negar el registro.

El Tribunal Contencioso Administrativo, del Distrito de Guayaquil de la República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia correspondiente dentro del proceso interno No. 639-98-AB, según lo dispone el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal. Igualmente deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128 del Estatuto.

Notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal Nacional, mediante copia sellada y certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO (a.i.) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] “EL SISTEMA JUDICIAL DE LA INTEGRACIÓN ANDINA.

Ponencias presentadas en el seminario realizado en Caracas-Venezuela en enero de 1989”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. Texto impreso en Ecuador. Pág. 59. [2] PACHON, Manuel. “PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL” Editorial Temis. Bogotá. 1986. Págs. 25 y SS. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 17 de marzo de 1995. Proceso Nº 10-IP-94. Caso: “NOMBRES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PROGRAMA DE RADIO Y TELEVISIÓN Y ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 177 de 20 de abril de 1995. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39-IP-2003.

Marca: “& mixta”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003. [5] Memorias del Seminario Internacional “LA INTEGRACIÓN, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS”. Artículo de ALEMÁN, Marcos Matías. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Pág. 186, 1996. [6] ALEMÁN, Matías Marco. "MARCAS". Top Management, Bogotá, pág. 77. [7] BREUER MORENO, Pedro C., “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y SS. [8] FERNÁNDEZ NOBOA, Carlos, “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS” Editorial Montecorvo S.A. Madrid 1984.

Pág. 32. [9] AREAN LALIN, Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. [10] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13 de marzo del 2002. Proceso Nº 9-IP-2002. Marca “UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 777 de 27 de marzo del 2002.