Gace1050 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXI - Número 1050 Lima, 6 de abril de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 138-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a) y d), 84, 93, 95, 96, 102, 104 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Interpretación de oficio del artículo 83, literal b) de la misma Decisión. Actor: FERMEPAN S.A. Nombre Comercial: “SERMAN mixto”. Proceso interno N° 7673-2000-MP Proceso 142-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de los artículos 71, 73 literales a), d) y e), 82, 83, 84 y 85 de la Decisión 313 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud proveniente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Guayaquil, de la República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 639-98-AB. Actor: “Industrial Molinera C. A.”. Marca: “El Molino” Proceso 146-IP-2003.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: VALENT BIOSCIENCES CORPORATION. Marca: “BIOBIT”. Proceso interno N° 7883 PROCESO 138-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a) y d), 84, 93, 95, 96, 102, 104 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Interpretación de oficio del artículo 83, literal b) de la misma Decisión. Actor: FERMEPAN S.A. Nombre Comercial: “SERMAN mixto”. Proceso interno N° 7673-2000-MP. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil cuatro. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Ernesto Muñoz Borrero.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 1 de diciembre del año 2003, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de cuatro de febrero del año 2004.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 06/04/2004 2.32 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes - En el mismo mes de enero, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 420, Pág. 88. Actúa como demandante la sociedad FERMEPAN S.A., siendo demandados el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; el Director Nacional de Propiedad Industrial (e), de la misma Dependencia, así como el Procurador General del Estado. - El 27 de abril del año 2000, la sociedad FERMEPAN S.A. presentó observaciones a la solicitud, con fundamento, según ha sido sostenido, en el nombre comercial “SERMEPAN” y en la marca “SERMEPAN Y LOGO”, que ampara productos de la Clase 30. 1 Se constituye en tercero interesado al señor CARLOS MARIA JACOME CEPEDA. - El 31 de octubre del mismo año, el Director Nacional de Propiedad Industrial (encargado) emitió la Resolución Nº 0978007, por medio de la cual declaró infundada la observación interpuesta y, concedió el registro al nombre comercial “SERMAN (mixto)”. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad FERMEPAN S.A., solicita se declare la nulidad de la Resolución Nº 0978007, de 31 de octubre del 2000, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial encargado, del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, mediante la cual ha declarado infundada la observación presentada por la sociedad actora, que argumentó ser propietaria del nombre comercial “SERMEPAN” y de la marca “SERMEPAN Y LOGO” y, consecuentemente, ha concedido el registro del nombre comercial “SERMAN” (mixto), solicitado por CARLOS MARIA JACOME CEPEDA, para proteger actividades de comercio circunscritas a la fabricación, comercialización y distribución de buses, autobuses urbanos e interprovinciales y todo tipo de carrocerías metalmecánicas. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 10 de enero del 2000, el señor CARLOS MARIA JACOME CEPEDA presentó solicitud para obtener registro del nombre comercial denominado “SERMAN” (mixto), destinado a proteger actividades de comercio circunscritas, como ha sido dicho, a la fabricación, comercialización y distribución de buses, autobuses urbanos e interprovinciales y todo tipo de carrocerías metalmecánicas. b) Escrito de demanda La sociedad FERMEPAN S.A. manifiesta que en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 420, de enero del 2000, se publicó el extracto de la solicitud hecha por Carlos María Jácome Cepeda para obtener registro del nombre comercial denominado “SERMAN (mixto)”, respecto del cual formuló demanda de observación en virtud de ser propietaria del nombre comercial “SERMEPAN”, registrado bajo el Nº 236-96, así como de la marca “SERMEPAN Y LOGO” registrada con el Nº 1856-96, que ampara productos de la clase internacional 30.

Sostiene que se han quebrantado las normas establecidas en la Decisión 344, pues la resolución emitida “carece de sustento ya que el nombre comercial solicitado ‘SERMAN’ no reúne el requisito de distintividad, necesario para proceder al registro“. Argumenta, de igual manera, que “las denominaciones propiedad de mi mandante y el nombre comercial que ha sido solicitado poseen entre sí semejanzas que les impide ser identificados en el mercado, ocasionando riesgos de confusión y dilución de poder distintivo de las denominaciones ‘SERMEPAN’, propiedad de FERMEPAN S.A.”. 1 Clase 30.- Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

GACETA OFICIAL 06/04/2004 3.32 Considera que se producen similitudes en el plano fonético-auditivo, al igual que en el ortográfico, afirmando que “es necesario además realizar el cotejo de conjunto o visión en conjunto entre las denominaciones, incluyendo apariencia, sonido, connotación e impresión comercial”. Manifiesta que “… aplicando dicho criterio se concluye que la primera impresión que el público llega a tener de aquellas es la notable similitud existente”. letra a) de la Decisión 344 y artículo 196 letra a) de la Ley de Propiedad Intelectual”.

Sostiene, por otra parte, que el nombre comercial solicitado como signo mixto “SERMAN (mixto)”, debe ser analizado como un signo denominativo. El señor CARLOS MARIA JACOME CEPEDA, en su calidad de tercero interesado en torno a la demanda interpuesta, da contestación a la misma expresando que se opone a las pretensiones de nulidad de la demandante.

Entre las excepciones opuestas sostiene la ilegitimidad de personería existente en la causa, toda vez que en ningún momento ha nombrado apoderado a persona alguna. En apoyo de sus argumentos cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP87, 4-IP-94, 9-IP-94 y 16-IP-96. c) Contestaciones a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, da contestación a la demanda negando los fundamentos de hecho y de derecho de la misma y, ratificándose en la Resolución emitida por esa Dependencia, por considerar que ésta guarda conformidad con las legislaciones andina y nacional.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, por su parte, en su contestación a la demanda niega igualmente, de manera pura y simple, los fundamentos de hecho y de derecho de aquella. Sostiene que de acuerdo con el artículo 210 de la Ley de Propiedad Intelectual, le corresponde resolver sobre la concesión o denegación de un registro y que en la resolución impugnada, ha sido analizado el riesgo de confusión basándose en los criterios doctrinales establecidos para el propósito.

Señala al respecto, que “la denominación solicitada tiene elementos que le dan distintividad frente a la marca observante, por lo que no hay riesgo de confusión.” Expresa finalmente que “la denominación solicitada cumplió con las exigencias que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente a esa fecha y lo que dispone el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual y no se encontraba inmersa en las prohibiciones que disponía el artículo 83 La Procuraduría General del Estado, por intermedio de su Delegada manifiesta, que “le corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente al juicio”, apoyando su argumentación en lo determinado por el artículo 12 de la Ley Orgánica de esa Procuraduría General.

Argumenta la violación del trámite, señalando que no se trata de una demanda de carácter verbal y sumario y que por tanto “el Tribunal deberá declarar la nulidad por violación del trámite correspondiente a la naturaleza del asunto, como lo establece el artículo 1067 CPC”. Afirma que el nombre comercial SERMAN posee distintividad y sostiene que luego de realizar un análisis del mismo, se ha concluido que “… es distintivo y, no hay duda de que cumple con los restantes requisitos para obtener protección legal, es decir, que es perceptible por los sentidos y susceptible de representación gráfica…”.

Asevera que las actividades relacionadas con los nombres comerciales SERMAN y SERMEPAN son completamente diferentes. Señala que el distintivo de la parte actora ampara productos comprendidos en la clase internacional 30 y que la denominación SERMAN está destinada a proteger la “fabricación, comercialización, distribución y mantenimiento de buses, autobuses urbanos e interprovinciales y todo tipo de carrocerías metalmecánicas, como quedó demostrado en la instancia administrativa, razón por la que el IEPI consideró ésta circunstancia en su resolución y procedió a conceder el registro”.

Finalmente, alega que sus derechos sobre el nombre comercial SERMAN existen con anterioridad a los de FERMEPAN S.A. GACETA OFICIAL Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base, según así se expresa, en lo dispuesto por los artículos 123 y 124 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, apreciándose que la solicitud formulada se ajusta a las exigencias establecidas por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, pues en efecto se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se aluden suscintamente los hechos considerados relevantes para la interpretación; se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, ha solicitado, por medio de oficio Nº 1024-TDCA-2S, de 18 de noviembre del 2003, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a) y d), 84, 93, 95, 96, 102, 104 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual este Tribunal Comunitario procede a atender el requerimiento formulado.

Este Tribunal estima conveniente, sin embargo, realizar, de oficio, la interpretación también del literal b) del artículo 83 de la misma Decisión, por ser aplicable a la controversia sometida a la decisión de la Instancia Nacional requirente de la interpretación prejudicial. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpre- 06/04/2004 4.32 tadas son los siguientes, aclarando este Tribunal de manera previa, que por disposición del artículo 128 de la Decisión 344 y en el caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro para los nombres comerciales, deben ser aplicadas las normas establecidas en dicha Decisión para el registro de marcas; materia que con ese direccionamiento será desarrollada con oportunidad de esta interpretación prejudicial, toda vez que la controversia suscitada a nivel interno involucra aspectos relacionados con eventuales derechos sobre nombres comerciales.

DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países GACETA OFICIAL Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”; 06/04/2004 5.32 marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” (…) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

“Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

“Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. “b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; “Artículo 104.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, como relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: “c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

“d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la “a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca”;

“Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación GACETA OFICIAL que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.”

4. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. 06/04/2004 6.32 c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

5. CLASES DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. Las MARCAS MIXTAS, son aquellas que están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes)2; es pues una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales.

En este tipo de marca -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los acústicos. En estas marcas el elemento denominativo es, como norma general, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico, como ha sido sostenido por la doctrina, cuando por ejemplo se manifiesta que ésta: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su 2 Proceso 4-IP-91, G.O.A.C. Nº 97, de 16 de diciembre de 1991.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL 06/04/2004 7.32 ben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”. 4 tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”. 3 Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca predomina la denominación verbal, debe procederse al cotejo de signos aplicando las reglas para este propósito enunciadas; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

En el mismo sentido, en reiteradas ocasiones este Organismo ha manifestado adicionalmente: “De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.

6. EXCEPCIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS Denominaciones que pueden producir engaño El literal h) del artículo 82 de la referida Decisión considera entre esas prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.

Esta prohibición tiene como objetivo, aquel de resguardar el orden público amparando por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro lado, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado, productos identificados con marcas de las cuales es éste titular.

“Para ello, deberá también tomarse en cuenta los canales comerciales hacia los cuales van dirigidos ambos productos que pugnan entre sí, su campo operativo, la identidad o disparidad de las áreas comerciales y los medios que se utilizan para llegar al consumidor”. 5

7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: El Tribunal al respecto ha expresado: “Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que de3 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 5 Proceso 07-IP-95; sentencia de 7 de agosto de 1995; G.O. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995; marca: “COMODISIMOS (etiqueta)”; JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Tomo IV, Pág. 166. Proceso 65-IP-2001, sentencia del 17 de octubre del 2001; G.O. Nº 739, de 4 de diciembre del 2001; marca: “SUSSEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 06/04/2004 8.32 “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.6 “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 6 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 7. “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene 7 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL 06/04/2004 9.32 luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.

Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 8 Identidad o semejanza con un nombre comercial El artículo 83, literal b) dispone, que no se pueden registrar como marcas aquellos signos que sean idénticos o que se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con la legislación interna de cada País Miembro y, siempre que induzca al público a error.

“También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre..” 9 Al respecto este Tribunal ha sostenido: “A partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se empieza, en el derecho comunitario andino, a darse protección al nombre comercial frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios que por asemejarse a aquél puedan inducir a error a los consumidores.

Posteriormente, en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313 se dispuso, que no podían registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros ‘sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error’.

Tal disposición se repite en forma textual en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, que es la norma que toma ahora en consideración El Tribunal para efectos de su interpretación. 8 La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica.

La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de ‘difusión’ y de ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.

“El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.

Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduz- Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 9 Proceso 33-IP-2000, sentencia del 31 de mayo del 2000; G.O. Nº 581 de 12 de julio del 2000, marca “MAXMARA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 06/04/2004 10.32 can, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”. 11 Si bien este literal establece tal protección, la notoriedad no obstante es un hecho que debe ser probado.

Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.10 Si bien el artículo 83 de la Decisión 344 establece en su literal d), que se prohíbe la inscripción de una denominación que constituya la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido, fijando de este modo, una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad; y por otra parte, en su literal e) otorga protección para la marca notoria, independientemente de la clase de los servicios, o de los productos distinguidos para aquélla, la notoriedad, no obstante, es un hecho que como ha sido ya dicho, debe ser probado.

Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador. El artículo 84 de la misma Decisión determina la forma de concluir si una marca es notoriamente conocida, dotándole al examinador de varios criterios para producir un juicio adecuado acerca de esa particularidad.

Al respecto este Tribunal ha dejado sentado: “Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: La interpretación prejudicial solicitada surge por el conflicto presentado entre dos signos que van a distinguir los mismos productos y servicios pertenecientes a la clase 30 internacional, por un lado y, por otro, entre nombres comerciales con características supuestamente confundibles, por lo que el juez consultante debe poner especial cuidado en determinar sus similitudes tomando en cuenta que la confusión puede presentarse en los tres campos: el gráfico o visual, el fonético o auditivo y el ideológico o conceptual, ya referidos anteriormente. 1.

La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; 3. La antigüedad de la marca y su uso constante 4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes

8. CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE NOTORIEDAD Este Tribunal ha sostenido que se considera como marca notoria a “…aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de 10 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11 Proceso 07-IP-96, sentencia de 29 de agosto de 1997;

G.O. Nº 299, de 17 de octubre de 1997; marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.” 12 La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de ella se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

9. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACION El Derecho Comunitario, Decisión 344, establece dentro de su Régimen de Propiedad Industrial, quiénes son los interesados directos y quiénes, en consecuencia, pueden formular observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento determinado en los artículos 93 y 95 de la Decisión 344.

Una vez recibida la observación, a la Oficina Nacional Competente le corresponde examinar si ésta cumple las exigencias establecidas, de manera especial, si no se encuentra afectada por las situaciones previstas en el artículo 94 de la misma. El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el artículo 81 ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.

El artículo 93 de la misma, establece que luego de realizada la publicación, los terceros que tengan interés legítimo respecto de las pretensiones contenidas en la respectiva solicitud, pueden oponerse a ella, mediante la formulación de observaciones, las cuales deben ser presentadas dentro de los 30 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de la publicación. Una vez recibida la observación, a la Autoridad Nacional Competente le corresponde examinar si cumple con los requisitos señalados y, acto 12 Proceso 60-IP-2001, sentencia del 16 de noviembre del 2001;

G.O. Nº 750, de 15 de enero del año 2002; marca “FINESS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 06/04/2004 11.32 seguido, notificar al solicitante para que defienda sus pretensiones y ofrezca las pruebas que considere pertinentes dentro del plazo que la ley le otorgue para ello. Cumplido dicho plazo y tal como lo establece el artículo 95 de la Decisión 344, “la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

Será entonces dicha Dependencia, la que en definitiva decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado. La función conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro.

La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario a la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los correspondientes registros.

El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad para la adopción de su criterio puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas o a los nombres comerciales en conflicto. Debida motivación La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: GACETA OFICIAL “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 13 06/04/2004 12.32 La doctrina reconoce tres facultades que se derivan del registro, y por el cual el titular puede hacer valer su derecho de propietario: “La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos;

10. EL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA “Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar;

Se entiende claramente que en un mercado comercial activo de registros de marcas, puedan ser presentadas más de una solicitud dentro de un mismo período, e incluso al mismo tiempo. Los artículos 102 y 104 de la Decisión 344 cubren el sentido de la exclusividad; al respecto este Tribunal ha dicho: “la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, acto que, según el sistema comunitario andino, es constitutivo y no declarativo de tal derecho”.

En solución del conflicto que ese hecho puede originar, se ha establecido el derecho de uso exclusivo de la marca o, del nombre comercial, en su caso. En la doctrina y en diversas legislaciones se reconocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso y, el sistema atributivo que sólo confiere derecho al uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

La norma comunitaria que consagra el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, en lo concerniente a marcas, se encuentra ubicada en el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo; “es decir en las normas del ordenamiento jurídico andino el registro es título constitutivo del derecho de marcas.” (Proceso 20-IP-98, G.O. No. 393, de 14 de diciembre de 1998, marca: “RIO CLARO” nominativa). 13 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998;

G.O. Nº 422, de 30 de marzo de 1999; marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.” 14 El valor constitutivo del registro de marca se produce desde el momento de su concesión por parte de la Oficina Nacional Competente, adquiriendo su titular el derecho exclusivo sobre una marca, derecho subjetivo éste, para usarla en la identificación de productos o de servicios.

11. LOS NOMBRES COMERCIALES Y SU PROTECCION Los nombres comerciales Este Organismo ha expresado que “…un nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.” 15 14 15 Proceso 4-IP-94, sentencia de 7 de agosto de 1995;

G.O. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995; marca: “EDEN FOR MAN (etiqueta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 13-IP-2003, sentencia de 30 de abril del 2003; G.O. Nº 947, de 16 de julio del 2003; marca: “XTEP mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL En el caso de los nombres comerciales, la protección de éstos puede darse por dos medios: la vía del uso del nombre comercial y, aquella de su inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente.

Las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio alguno entre la una y la otra. Se concluye por tanto, que la prueba del uso del nombre comercial corresponderá a quien alegue la existencia de su derecho. Debe comprobarse, en todo caso, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca.

El artículo 128 de la Decisión 344 se refiere a la protección del nombre comercial, expresando que el mismo será protegido por los Países Miembros “sin obligación de depósito o de registro” y que, en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 344, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

“La norma citada indica que el nombre comercial sea protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad, lo cual plantea el problema de qué sucede en las legislaciones nacionales que tengan un sistema de registro. En tal caso, ¿tiene igual derecho el titular de una denominación no registrada al titular de una denominación registrada?.

Si se atiende a lo antes dicho, esto es, que el nombre comercial se protege sin necesidad de registro, la respuesta es obvia en el sentido de que el mismo derecho tiene el titular del registro como aquel que no lo posea. “Por lo que atañe al sistema de registro, la Decisión 344 indica que en los países en que se prevea, se aplicarán las normas que ella establece para las marcas y la reglamentación que de las mismas haga el respectivo País Miembro” 16 16 Proceso 43-IP-98, sentencia de 19 de marzo de 1999;

G.O. Nº 490, de 4 de octubre de 1999; marca: “FAIRBANKS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 06/04/2004 13.32 La prueba del uso del nombre comercial corresponderá a quien invoque la existencia de su derecho. Debe comprobarse, no obstante, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca o, de otro nombre, de ser el caso.

12. LA COOPERACION ENTRE LAS INSTANCIAS COMPETENTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende, que es parte de las competencias de este órgano jurisdiccional supranacional, la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la mencionada Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas al conocimiento y decisión de las Instancias o de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a esos Estamentos en cada uno de dichos Países.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se basa en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria por parte de cada uno de los Socios Andinos. Por ello, al admitir la consulta que formule una instancia nacional, a este Organo Comunitario le corresponde pronunciarse a su respecto, mediante providencia que se limitará a precisar el contenido y el alcance de la norma comunitaria aplicable o involucrada, más no aquellos propios de las disposiciones nacionales, relativas o vinculada al caso concreto.

De este modo, el Organismo contribuye con la jurisdicción nacional, para la configuración de la sentencia que le corresponderá dictar en la causa sometida a su resolución, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y notificada al órgano nacional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, por corresponder a una obligación prevista en el Tratado de Creación de este Tribunal, instrumento que es parte del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Según lo establece el artículo 128, en el caso de que la legislación interna de un País Miembro contemple un sistema de registro para los nombres comerciales, se aplicarán para ese objeto, las normas que respecto de las marcas establece la Decisión 344, así como la reglamentación que para tal efecto pueda haber determinado el respectivo País. 2.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.

Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para solicitar el producto o el servicio deseados, exigiéndose en tales casos, que no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición ineludible para la legal coexistencia de los signos en el mercado. 4.

Según lo determina el artículo 82 literal h) de la misma Decisión, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios. 5.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios res- 06/04/2004 14.32 pecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 6. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 7.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 8. La Decisión 344 en su artículo 83, literal b), por su lado, no considera al nombre comercial como registrado, sino como “protegido”; la protección del nombre la fundamenta en el uso y no en el registro.

El uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre. 9. Un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o de otro nombre comercial y, también, servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva.

La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. 10. No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro. 11. La marca notoria se caracteriza, entre otras particularidades, por sus atributos específicos, por la difusión y por el reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. La notoriedad, no obstante, debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que conozcan de un proce- GACETA OFICIAL dimiento relacionado con el registro de una determinada marca, las cuales aplicarán para fines del reconocimiento de esa calidad, los criterios aludidos en esta interpretación prejudicial. 12.

El momento procesal para que el titular de una marca o de un nombre comercial demuestre su inconformidad acerca de un signo solicitado para registro, es el de las observaciones. 13. La Oficina Nacional Competente debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344.

Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro. 14. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, emita la Oficina Nacional Competente sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. 06/04/2004 15.32 Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 7673-2000-MP., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO 15. La única manera de obtener el derecho al uso exclusivo de una marca, es mediante el registro concedido por la Autoridad Nacional Competente. Este registro le permite a su titular, la posibilidad de ejercitar las acciones del caso frente a terceros que pretendan utilizar, sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante al registrado, para distinguir productos o servicios idénticos o semejantes de la misma clase, induciendo de este modo a error al público consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 06/04/2004 16.32 PROCESO 142-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 71, 73 literales a), d) y e), 82, 83, 84 y 85 de la Decisión 313 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud proveniente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Guayaquil, de la República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 639-98-AB. Actor: “Industrial Molinera C. A.”. Marca: “El Molino”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Guayaquil, de la República del Ecuador.

VISTOS: La solicitud de Interpretación Prejudicial admitida a trámite mediante auto de cuatro de febrero del año en curso. ta elementos determinantes como la notoriedad de la marca solicitada y no consideró lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344; explica además que la marca EL MOLINO, se encuentra ya registrada por INDUSTRIAL MOLINERA para amparar productos y servicios de otras clases internacionales; señala que en el mercado son conocidos los productos amparados bajo la mencionada denominación como provenientes del mismo fabricante y que se ha solicitado esta marca con el fin de ampliar el ámbito de protección de una marca ya registrada anteriormente por la misma empresa. 1.

ANTECEDENTES: 1.3. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: El Tribunal, ante la ausencia de un informe sucinto sobre las circunstancias del litigio, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la solicitud, lo siguiente: 1.1. LAS PARTES: Comparecen en el proceso interno, como demandante, Industrial Molinera C.A. y como demandados, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado. 1.2.

OBJETO Y FUNDAMENTO DE LA DEMANDA: El Director Nacional de Propiedad Industrial señala que luego de que Industrial Molinera C.A. solicitó el registro de la marca EL MOLINO, destinada a proteger productos de la clase 31, el apoderado de Langostinos Ecuatorianos Cía. Ltda., presentó observación al registro de la mencionada marca por tener la titularidad de idéntica marca para productos de la misma clase 31.

Al analizarse las marcas según las normas recomendadas por la doctrina se concluye que existen semejanzas entre las denominaciones en controversia que inducirían a confusión sobre la procedencia de los productos. El actor se opone a la Resolución contenida en oficio Nº 0964162 de 17 de marzo de 1998, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual se rechaza la solicitud de registro de la marca “EL MOLINO”, destinada a proteger productos incluidos en la clase 31 de la clasificación internacional.

Industrial Molinera es titular de la marca EL MOLINO, para proteger productos comprendidos dentro de las clases internacionales 30, 42 y del nombre comercial, sin embargo la titularidad de esta marca dentro de la clase 31 de la clasificación internacional pertenece a otro titular marcario, por lo que el signo solicitado no se encuentra disponible dentro de la mencionada clase.

El demandante argumenta que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial no tomó en cuen- El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial propone como excepciones, la GACETA OFICIAL negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; y ratifica la validez del acto administrativo impugnado, pues, según afirma, guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 de su Tratado. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS: Entre las deficiencias de que adolece la consulta se anota la referente a la no indicación de las normas que a juicio del juez deben ser objeto del pronunciamiento de interpretación prejudicial del Tribunal. No obstante ello, analizando los documentos remitidos y tomando en consideración las fechas correspondientes al trámite administrativo de la solicitud de registro de marca, en ejercicio de la facultad de este Tribunal para determinar las normas del ordenamiento jurídico pertinentes al caso, corresponde interpretar los artículos 71, 73 literales a), d) y e), 82, 83, 84, 85 de la Decisión 313 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, ambas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. Decisión 313 Artículo 71 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. 06/04/2004 17.32 rechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” Artículo 82 “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada.” Artículo 73 Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con de- “La oficina nacional competente rechazará de oficio aquellas observaciones que, cum- GACETA OFICIAL 06/04/2004 18.32 pliendo con los requisitos establecidos por la presente Decisión, estén comprendidas en algunos de los siguientes casos: gislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” “a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente; “b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa; “c) Que la observación se base en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles, a menos que la solicitud pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injustificado de ésta; o, “d) Que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca.” 4.

CONSIDERACIONES: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial, para lo cual analizará los aspectos relacionados con los siguientes temas: de la interpretación prejudicial; definición de marca y requisitos para su registro; comparación entre marcas, identidad y semejanza, riesgo de confusión, confusión directa e indirecta, reglas para la comparación de marcas; la marca notoria y prueba de tal calidad. 4.1.

Consideraciones previas acerca de los requisitos que debe cumplir la consulta de interpretación prejudicial y de la cooperación entre el juez nacional y el juez comunitario. Artículo 84 “Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en las causales del artículo anterior, previa notificación, se otorgará al peticionario un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables para que presente sus alegatos, de estimarlo conveniente, vencido el cual la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución motivada.” Habida cuenta de las deficiencias que en cuanto a la formulación de la consulta se han hecho notar y para una mejor comprensión de esta figura del ordenamiento comunitario andino, considera el Tribunal provechoso insertar a continuación, algunas reflexiones que contribuirán a hacer más fluidas las relaciones de colaboración determinadas en tal ordenamiento entre el juez nacional y el Tribunal de Justicia de la Comunidad.

Sobre el tema se ha expresado que: Artículo 85 “Necesario puente entre el Derecho andino y el Derecho patrio, aplicables ambos por el juez nacional dentro de la globalidad del ordenamiento jurídico que nos rige, la interpretación prejudicial surge como la fórmula ideada para mantener la uniformidad en la aplicación de las normas comunitarias y como expresión de la colaboración entre las dos instancias, nacional y andina, en la consecución de los mismos objetivos.” 1 “Vencido el plazo establecido en el artículo 82, sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. Decisión 344 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la le- 1 “EL SISTEMA JUDICIAL DE LA INTEGRACIÓN ANDINA. Ponencias presentadas en el seminario realizado en Caracas-Venezuela en enero de 1989”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. Texto impreso en Ecuador. Pág.

59. GACETA OFICIAL Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico, tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Normativa Jurídica Andina.

Los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establecen que es de competencia de este alto organismo supranacional, la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario; dicha acción aclarará y facilitará la labor del Juez Nacional que es el único facultado para aplicar la norma a los hechos según su competencia; el consultante conforme a la exigencia contenida en el Estatuto debe informar al Tribunal sobre los hechos de manera sucinta, no para que éste se pronuncie sobre ellos, sino para que pueda realizar una orientación doctrinaria y jurisprudencial que aclare el criterio del Juez Nacional que es quien deberá emitir el fallo.

La doctrina al respecto agrega lo siguiente: “El objeto de la interpretación es fijar y determinar su sentido; el objeto de la aplicación de la ley, es adoptar sus soluciones generales a los hechos concretos y precisar su alcance.” “Las decisiones emitidas para resolver una cuestión prejudicial de interpretación, no podrían perder –en ausencia de norma explícita– su carácter esencial de actos jurisdiccionales, que no tienen el efecto de cosa juzgada, más que en relación con el litigio en ocasión del cual se suscribió la cuestión”. 2 El Juez Nacional competente enviará la respectiva consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el que después de admitirla deberá pronunciarse al respecto, a través de una providencia que hará referencia al alcance y contenido de la norma andina, de esta manera el Juez Comunitario colabora con el Juez Nacional en la 2 PACHON, Manuel.

“PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL” Editorial Temis. Bogotá. 1986. Págs. 25 y SS. 06/04/2004 19.32 sentencia que emitirá siendo obligación de éste acogerla, según lo determina el Tratado de Creación del Tribunal. Sobre este particular, el Tribunal se ha pronunciado diciendo que: “ la interpretación prejudicial no es, ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá, por otra parte, adoptar dicha interpretación. Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario en la administración de justicia ” 3 La solicitud de Interpretación prejudicial puede formularse en cualquier momento antes de la expedición de la sentencia y debe cumplir con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para determinar las normas respecto de las cuales realizará la interpretación, pudiendo suprimir la interpretación de unas o interpretar otras de oficio, según su pertinencia con respecto al caso planteado. Según lo establecido en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, es obligación del Juez Nacional, continuar la tramitación del proceso interno luego de haber sido notificado con la interpretación prejudicial y considerarla, de manera obligatoria, al emitir su fallo.

El artículo 128 del Estatuto del Tribunal en su tercer párrafo determina que el Juez Nacional deberá remitir a este Tribunal las sentencias emitidas en cada uno de los casos consultados. Para una mayor ilustración se dispone que como anexo a la presente providencia y como parte integrante de ella, se incluya una copia del instructivo que para la adecuada formulación de las consultas de interpretación prejudicial ha sido preparado. 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 17 de marzo de 1995. Proceso Nº 10-IP94. Caso: “NOMBRES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PROGRAMA DE RADIO Y TELEVISIÓN Y ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 177 de 20 de abril de 1995. GACETA OFICIAL 06/04/2004 20.32 “ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación –tanto en sede administrativa como judicial– de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 4 4.2.

Consideraciones sobre la vigencia de la ley en el tiempo y acerca de la determinación de las normas aplicables al caso consultado. De igual manera es procedente realizar en el presente caso, algunas consideraciones respecto del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, partiendo del hecho innegable de que el tiempo produce profunda influencia en las relaciones jurídicas, de modo que al expedirse una nueva norma, por lo general ésta regulará los hechos que se produzcan luego de su entrada en vigor; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establecido por el principio de irretroactividad.

Por otro lado cabe mencionar que puede darse el caso de que la anterior norma continúe regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigencia, esto en virtud del principio de ultra actividad de la ley, que significa que la ley derogada continúa teniendo eficacia para regular las situaciones jurídicas anteriores. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos de que por excepción se le haya conferido tal calidad; el mencionado principio representa una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

Cabe agregar, que las normas de carácter adjetivo, tienen efecto general inmediato, esto significa que se aplican sobre los hechos producidos con posteridad a su entrada en vigencia, para regular los procedimientos o etapas que se inicien o se hallen en curso a ese momento. Sobre el tema ha manifestado el Tribunal que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”.

En el caso consultado resulta claro que, en razón del tiempo durante el cual ocurrió y se extendió la tramitación de la solicitud de registro denegada, las normas aplicables son, en materia sustantiva y en materia procesal, las de la Decisión 313; todo ello en acatamiento a lo que regula la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

En efecto, debe precisarse al respecto que al tiempo de presentación de la solicitud de registro -17 de febrero de 1992- como al de la presentación de las observaciones -8 de octubre de 1992- regulaba esta materia la referida Decisión 313, la cual estuvo vigente entre el 14 de febrero de 1992 y 31 de diciembre de 1993, siendo por tanto la disposición que resulta aplicable al trámite en cuestión. 4.3.

Definición de marca y requisitos para su registro. Sobre la base de la definición legal puede decirse que la marca es un bien inmaterial represen4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39-IP2003. Marca: “& mixta”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003.

GACETA OFICIAL tado por un signo, sea éste denominativo, gráfico o mixto, que es perceptible a través de los sentidos, susceptible de representación gráfica y que cumple la función identificadora de bienes y servicios que se ofertan en el mercado, distinguiéndolos claramente de otros similares a fin de que el consumidor no incurra en confusión. El derecho marcario protege al titular de la marca confiriéndole un derecho de uso exclusivo sobre ella, a la vez que precautela el interés general de los consumidores, razones por las cuales se la considera como una garantía de transparencia en el mercado.

Los requisitos que debe cumplir el signo para obtener su registro, se contienen en el artículo 71 de la Decisión 313 (aplicable a este caso, como se dejó establecido), son los de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad. Ser perceptible un signo quiere decir que tiene la posibilidad de materializarse o exteriorizarse a fin de ser aprehendido a través de los sentidos y de esta manera poder ser captado y retenido en la mente del público.

La distintividad es considerada por la doctrina como la función primordial de la marca y significa que el signo es apto para poder identificar, distinguir y diferenciar los productos o servicios producidos o comercializados provenientes de distintos fabricantes que se ofertan en el mercado, facilitando la elección de los bienes que desea adquirir el consumidor, sin que se exponga al riesgo de incurrir en confusión. Sobre el tema la doctrina manifiesta que: “La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no sólo entre los signos que identifican los productos, sino sobre los productos mismos, en su intención de comunicación a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia.” 5 La susceptibilidad de representación gráfica significa que el signo tiene la posibilidad de ser expresado por escrito a través del empleo de dife5 Memorias del Seminario Internacional “LA INTEGRACIÓN, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS”.

Artículo de ALEMÁN, Marcos Matías. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Pág. 186, 1996. 06/04/2004 21.32 rentes medios, tales como: palabras, letras, dibujos, etc., característica que al decir de Alemán es, “…en suma, una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. 6 4.4.

Comparación entre marcas. Identidad y semejanza. Riesgo de confusión: confusión directa e indirecta. Reglas para la comparación de marcas. La función distintiva de la marca hace la esencia del sistema marcario y es por esta razón que existe la prohibición de registrar signos que puedan causar confusión entre los consumidores. En la medida en que los signos idénticos o semejantes a otros solicitados previamente o ya registrados, no cumplen con el requisito de distintividad y generan confusión son irregistrables.

Esta prohibición de registro protege tanto al titular de la marca como al consumidor. La norma comunitaria exige, para que opere la irregistrabilidad, además de la identidad o semejanza de los signos que ellos se utilicen para distinguir los mismos productos o servicios u otros respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

La identidad o la semejanza presente en los signos comparados puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, que induce al comprador a adquirir un producto determinado con el convencimiento de que está comprando otro, y la indirecta, que lleva al consumidor a atribuir erradamente a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden generar riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, son: que exista identidad entre los signos en conflicto y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre 6 ALEMÁN, Matías Marco.

“MARCAS”. Top Management, Bogotá, pág.

77. GACETA OFICIAL aquéllos y también semejanza entre éstos. A lo anterior se agrega que, de ordinario, los productos pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza deben tomarse como idénticos, en virtud de la regla de la especialidad. Para realizar el cotejo marcario, la doctrina sugiere considerar las siguientes reglas que el Tribunal ha acogido en numerosas providencias: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 06/04/2004 22.32 constituyan se asemejen o sean idénticos a otro ya registrado que posea el carácter de notoriedad.

La tutela especial que se confiere a este tipo de marca impide que el registro por un tercero se realice para distinguir productos y servicios aun en el supuesto de que éstos se encuentren dentro de una clasificación internacional diferente a aquella correspondiente a la de los bienes amparados por la marca notoria; es decir que la protección no se encuentra limitada por el principio de especialidad que se aplica en el caso de las marcas comunes.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. Una marca no obtiene el estatus de notoriedad desde su surgimiento en el comercio puesto que tal condición representa un nivel superior al que han llegado determinadas marcas en virtud de su calidad, permanencia en el mercado y aceptación lograda como respuesta al esfuerzo de su titular.

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 7. Al respecto de la marca notoria el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en sentencias anteriores ha expresado lo siguiente: “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 4.5. La marca notoria. “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: La legislación comunitaria no define el concepto de marca notoria y se limita a regular el tipo de protección especial que a ella se concede así como a determinar los criterios y forma en que tal calidad debe ser demostrada.

Alguna definición doctrinal considera que “ la marca notoria es la que goza de difusión –o lo que es lo mismo– es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” 8 y otra, en similar sentido, que ella es “ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ” 9 y Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. y Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. y Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.

La Normativa Comunitaria contenida en la Decisión 313, en su artículo 73 literal d) ofrece protección a la marca notoria al establecer que no son susceptibles de registro los signos que 7 8 9 BREUER MORENO, Pedro C., “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y SS. FERNÁNDEZ NOBOA, Carlos, “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS” Editorial Montecorvo S.A. Madrid 1984.

Pág. 32. AREAN LALIN, Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. y Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” 10 Por todo lo expuesto, se deduce que la Normativa Comunitaria sobre propiedad industrial ofrece 10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 13 de marzo del 2002. Proceso Nº 9-IP2002. Marca “UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 777 de 27 de marzo del 2002. GACETA OFICIAL una protección privilegiada a la marca notoria que ha sido registrada, con respecto de los signos que pudiesen generar confusión con ésta. En el caso consultado se plantea una situación diversa a la establecida por la norma contenida en la Decisión 313, dado que el signo que se pretende registrar es al que su titular atribuye la calidad de notorio, por lo que el consultante deberá observar y examinar si tal circunstancia encuadra o no en el supuesto establecido por la Norma Andina. 4.6.

Del procedimiento de observación al registro de marca y del trámite para el examen de registrabilidad. La Autoridad Nacional competente antes de conceder o negar el registro de marca debe analizar si el signo solicitado presenta similitud respecto de una marca registrada o solicitada anteriormente; se debe realizar entre los signos una comparación a fin de determinar el grado de semejanza existente entre ellos y la posibilidad de causar confusión en el público consumidor.

El artículo 82 de la Decisión 313, establece que cualquier persona, que tenga legítimo interés, puede presentar observaciones al registro de una marca solicitada, y tienen legítimo interés quien ostenta el carácter de titular de una marca registrada o quien la ha solicitado, con prioridad en el tiempo con respecto al signo a cuyo registro se opone.

Los artículos 84 y 85 de la misma Decisión establecen el procedimiento para responder a las observaciones que se hubiesen presentado y para decidir sobre ellas. Los casos en los cuales la ley andina dispone que no se tramitarán las observaciones al registro de marcas son: cuando la observación fuere presentada extemporáneamente, cuando se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición del registro de la marca a la cual se observa; cuando se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca.

La Oficina Nacional Competente receptará y resolverá las observaciones al registro de marcas, y una vez admitida a trámite deberá notificar al peticionario para que dentro del plazo legal haga valer sus alegatos; posteriormente debe decidir sobre las observaciones y efectuar el examen de registrabilidad, para luego pronun- 06/04/2004 23.32 ciarse sobre la concesión o denegación del registro de la marca; pronunciamiento éste que deberá ser debidamente motivado.

Finalmente se deberá hacer la respectiva notificación al peticionario. En resumen el examen de registrabilidad comprende el análisis de cada una de las exigencias impuestas por la norma comunitaria en materia de propiedad industrial, partiendo de los requisitos para el registro de un signo como marca y considerando las causales de irregistrabilidad establecidas por la misma norma.

Consecuentemente; EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Toda solicitud de Interpretación Prejudicial, deberá reunir los requisitos establecidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 125 de su Estatuto; la interpretación prejudicial de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina asegura su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Segundo: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación –tanto en sede administrativa como judicial– de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Tercero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfi- GACETA OFICIAL ca y no debe estar comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la ley comunitaria. La norma comunitaria es clara al disponer la irregistrabilidad como marcas de los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o semejantes, de tal manera que puedan inducir al público a error, a una marca solicitada por un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Cuarto: Quinto: Sexto: La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontados, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia. La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. La calidad de notoria de una marca debe ser probada por quien la alega.

Para otorgar o negar una solicitud de registro, la Oficina Nacional Competente, debe cumplir con el procedimiento establecido por la normativa comunitaria, realizando el examen de fondo y de forma, analizando las observaciones -en caso de ser presentadas- para concluir emitiendo un 06/04/2004 24.32 acto administrativo debidamente motivado, por el cual adopte la decisión de otorgar o negar el registro.

El Tribunal Contencioso Administrativo, del Distrito de Guayaquil de la República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia correspondiente dentro del proceso interno No. 639-98-AB, según lo dispone el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal. Igualmente deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128 del Estatuto.

Notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal Nacional, mediante copia sellada y certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO (a.i.) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 06/04/2004 25.32 PROCESO 146-IP-2003 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: VALENT BIOSCIENCES CORPORATION. Marca: “BIOBIT”. Proceso interno N° 7883. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil cuatro. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Camilo Arciniégas Andrade.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 15 de diciembre del año 2003, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 4 de febrero del año 2004. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la sociedad VALENT BIOSCIENCES CORPORATION siendo demandada la Nación colombiana, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio. la Clase Internacional 5, con base en la marca “NOVO BIOBIT XL” de propiedad de la sociedad NOVO NORDISK A/S, que distingue productos también de la clase 5; - Nº 24156, de 22 de septiembre de 1997, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución anterior, a pesar de que el 10 de junio de 1997, según así afirma la Instancia consultante, la sociedad NOVO NORDISK A/S desistió del registro de la marca “NOVO BIOBIT XL”, la que sin embargo ha sido registrada mas tarde con base en la Resolución 01648, de 31 de enero de 2001; y, - Nº 31529, de 30 de noviembre del 2000, emitida por el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, quien resolvió el recurso de apelación y, confirmó también lo decidido en la Resolución inicial Nº 8798, declarando así agotada la vía gubernativa.

Se solicita adicionalmente, que como restablecimiento del derecho de VALENT BIOSCIENCES CORPORATION se ordene a la mencionada Superintendencia, que conceda el registro de la marca BIOBIT. 1.2 Actos demandados 1.3 Hechos relevantes La interpretación se plantea en razón de que la sociedad VALENT BIOSCIENCES CORPORATION, solicita se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - Nº 8798, de 7 de abril de 1997, mediante la cual la mencionada Superintendencia negó registro como marca para la denominación “BIOBIT”, solicitado por la sociedad ABBOTT LABORATORIES para amparar productos de - El 11 de julio de 1996, la sociedad ABBOTT LABORATORIES presentó solicitud para obtener registro como marca, respecto de la denominación “BIOBIT”, destinada a amparar GACETA OFICIAL productos de la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza.1 - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 436, de 24 de septiembre de 1996. - Dentro del respectivo término no han sido presentadas observaciones al registro solicitado. - El 7 de abril de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 8798, por medio de la cual negó el registro como marca para la denominación “BIOBIT”, con base en la marca “NOVO BIOBIT XL” de propiedad de la sociedad NOVO NORDISK A/S, registrada para distinguir productos también de la clase 5. - El 10 de junio del mismo año, la sociedad NOVO NORDISK A/S, titular de la marca “NOVO BIOBIT XL”, desistió del registro de la marca; desistimiento aceptado mediante Resolución Nº 01648 de 31 de enero de 2001. - Fueron interpuestos recursos de reposición y, en subsidio el recurso de apelación. - El 22 de septiembre, también de 1997, fue resuelto el recurso de reposición, por medio de Resolución Nº 24156 que confirmó la Resolución inicial en todas sus partes. - El 30 de noviembre del 2000, la misma Dependencia expidió la Resolución Nº 31529 por la cual, al resolver el recurso de apelación, confirmó igualmente la resolución impugnada en todas sus partes. - El 20 de marzo del 2001, la sociedad ABBOTT LABORATORIES presentó a la Superintendencia el traspaso producido respecto del registro de la denominación “BIOBIT” a la sociedad VALENT BIOSCIENCES CORPORATION. b) Escrito de demanda La sociedad VALENT BIOSCIENCES CORPORATION expresa, por medio de apoderada, que la 1 Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas. 06/04/2004 26.32 sociedad ABBOTT LABORATORIES presentó solicitud para el registro de la denominación “BIOBIT”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 5, respecto de la cual, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia negó el registro, argumentando la concurrencia de causales de irregistrabilidad establecidas por el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, respecto de la marca registrada “NOVO BIOBIT XL”.

Sostiene, en lo fundamental, que la mencionada Dependencia, en sus actuaciones, ha violado el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, pues considera que “… encontramos que el primer requisito que exige esta norma desapareció al momento en que la sociedad NOVO NORDISK A/S desistió del registro de su marca NOVO BIOBIT XL No. 167329, pues este registro desapareció de la vida jurídica.”.

Argumenta seguidamente, que “la administración violó esta norma al darle aplicación en este asunto y fundamentar el rechazo de la marca BIOBIT en la Clase 5 …”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Sostiene la legalidad de los actos realizados por esa Dependencia y, expresa que en sus actuaciones se ajustó plenamente a derecho y a lo establecido por las normas legales vigentes en materia marcaria. Al fundamentar sus determinaciones manifiesta, que “…la renuncia de los derechos de exclusividad sobre el registro de la marca NOVO BIOBIT XL, se entenderán aceptados a partir sólo y exclusivamente desde su inscripción en la Superintendencia de Industria y Comercio, en su calidad de oficina nacional competente, es decir, desde el día 31 de enero de 2001 fecha en la cual se expidió la resolución 1648 por la cual se acepto la renuncia a tales derechos.

Es decir, el registro de la marca continuaba vigente y por consiguiente debía ser objeto de protección por esta entidad hasta tanto la solicitud de renuncia causara efecto.”. GACETA OFICIAL Refiere la violación del artículo enunciado al inicio, al sostener que las marcas en conflicto “… presentan semejanzas visuales y auditivas que hacen que sea imposible su diferenciación por parte del adquirente o consumidor de sus productos; el solicitante reproduce una marca registrada y no le agrega elementos que la hagan diferente.”.

Expresa, finalmente, que efectuado el examen comparativo “…se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, pues existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre las mismas.”. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante; se refiere suscintamente los hechos considerados relevantes para la interpretación, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se determina la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo. 06/04/2004 27.32 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual este Tribunal Comunitario procede a atender el requerimiento formulado.

El Organismo, no obstante, estima conveniente realizar, de oficio, la interpretación también del artículo 81 de la misma Decisión, por ser aplicable a la controversia sometida a la decisión de la Instancia Nacional requirente de la interpretación prejudicial. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

4. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio Nº 2756, de 19 de noviembre del 2003, la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

GACETA OFICIAL El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 06/04/2004 28.32 traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 2 b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000; marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 3. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. 06/04/2004 29.32 “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 4

6. MARCAS FARMACEUTICAS El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido ya en varios procesos. En el 13-IP-97, por ejemplo, ha dicho: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

“Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mis4 3 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000; G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000; marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL mas “este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación” (Jesús Gómez Montero, “Revista General de Derecho”, Valencia-España, Octubre-Noviembre 1993, Pág. 10389). “Estos prefijos o sufijos entre otros son: prosta, cata, vas, cefa, erba, erbi, fosfo, sano, bio, derm, derma, efor.” Tomando en cuenta el criterio expuesto, se podría decir, que la comparación entre marcas enfrentadas con prefijos y sufijos genéricos se ha de efectuar en función de los mismos, cuyas diferencias fonéticas como gráficas, excluyan la posibilidad de error o confusión en el público consumidor.

Ha expuesto así mismo este Organo Comunitario con oportunidad del fallo dictado en el Proceso 48-IP-2000: “En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.

Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.

Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.” 5 En definitiva, los criterios para el análisis de la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquieren un carácter más riguroso res- 5 Proceso 48-IP-2000, sentencia de 28 de julio del 2000, G.O. Nº 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “BROMTUSSIN”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 06/04/2004 30.32 pecto de las marcas farmacéuticas, por tratarse de un ámbito extremadamente sensible, en el que se encuentra en juego la salud humana.

7. LA COOPERACION ENTRE LAS INSTANCIAS COMPETENTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende, que es parte de las competencias de este órgano jurisdiccional supranacional, la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la mencionada Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas al conocimiento y decisión de las Instancias o de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a esos Estamentos en cada uno de dichos Países.

GACETA OFICIAL Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 4. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5.

Respecto de la comparación de marcas enfrentadas, si estas denominaciones tienen algún elemento genérico común, éste no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación. 6. Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada utilización, en los que un error en su identificación puede causar daños irrepara- 06/04/2004 31.32 bles a la salud del consumidor.

Por tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza delicada de los productos por ellas identificados. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 7883, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 06/04/2004 32.32 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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