PROCESO 4-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 71, 73 literal a) y 92 de la Decisión 313, que corresponde a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: DON JUAN. Actor: INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S.A. Proceso Interno Nº 6484.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, recibida en este Tribunal en fecha 16 de enero de 2004, relativa a los artículos 81, 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 6484.
El auto de 18 de febrero de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1.
Partes en el proceso interno Demandante es la sociedad INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S.A. ILENSA EMA, demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia e interviene como tercero interesado la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. 2. Hechos Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 3042 de 11 de diciembre de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: En fecha 29 de octubre de 1993, la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, solicitó a la Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca nominativa DON JUAN, para distinguir licores comprendidos en la Clase 33.
(Clasificación Internacional de Niza. Clase 33: Bebidas alcohólicas (con excepción de cerveza)). El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 394 de 20 de enero de 1994. La Jefe de la División de Signos Distintivos, a fin de realizar el examen de registrabilidad, solicitó un listado de antecedentes fonéticos de signos distintivos para la marca DON JUAN; en dicho listado aparece relacionada la marca RON DON JUAN cuya titularidad ostentaba la sociedad COMERCIAL FRANCO HERMANOS LTDA. No obstante, la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 16689 de 26 de abril de 1994 concedió el registro de la marca DON JUAN a favor de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.
La sociedad comercial Franco Hermanos Ltda. el 28 de octubre de 1983 solicitó el registro de la marca RON DON JUAN para identificar los productos de la clase 33, que fue concedido por Resolución Nº 2446 de 4 de abril de 1986 por cinco años. Antes de la expiración del término de vigencia, la sociedad mencionada solicitó su renovación la que, por Resolución Nº 34336 de 31 de diciembre de 1998, fue ampliada hasta el 4 de abril de 2001.
En fecha 25 de mayo de 1999 la sociedad Industria Licorera y Embotelladora del Norte S.A ILENSA EMA, solicitó a la División de Signos Distintivos que efectuara la anotación del traspaso de la marca RON DON JUAN entre la empresa comercial Franco Hermanos Ltda. y dicha sociedad. Por Resolución Nº 112042 de 30 de junio de 1999, previa la verificación del cumplimiento de los requisitos legales, se resolvió ordenar la inscripción de la marca RON DON JUAN a favor de la sociedad INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S.A. ILENSA EMA. 3.
Fundamentos jurídicos de la demanda La demandante sostiene que la División de signos distintivos al expedir la Resolución Nº 16689 violó el artículo 81 de la Decisión 344 por aplicación indebida ya que “se ignoró que la solicitud de registro de la marca DON JUAN no cumple con uno de los tres requisitos mínimos establecidos en este artículo para la registrabilidad de las marcas, y que por tanto, aquélla no goza de fuerza distintiva … la marca nominativa arbitraria DON JUAN que identifica los productos de la clase 33, está incumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en el ordenamiento comunitario … particularmente con el de la suficiencia en la distintividad extrínseca, ya que no logra distinguir sus productos de aquéllos que comercializa mi mandante bajo la marca nominativa arbitraria RON DON JUAN”.
Indica que también se violó el artículo 83 de la misma Decisión, toda vez que, la Superintendencia “se abstuvo de aplicar la causal relativa de irregistrabilidad encaminada a proteger los derechos válida y previamente adquiridos por terceros, y por esta vía no aplicó los criterios que se han establecido, doctrinaria y jurisprudencialmente, para determinar la confundibilidad entre signos de carácter nominativo que lleven al público consumidor a cometer error en la selección del producto o servicio que se trate, y por lo tanto, determinó la registrabilidad de la marca solicitada DON JUAN sin contemplar la infracción a los derechos de exclusiva válida y legalmente adquiridos por mi mandante con su marca RON DON JUAN”.
Sostiene que “… en una comparación en conjunto entre las marcas DON JUAN y RON DON JUAN no se pueden establecer diferencias importantes sino que por el contrario se crean semejanzas tales que logran inducir al público consumidor a error, teniendo en cuenta que la dimensión característica de ambos signos está dada por la composición de sus palabras en un plano netamente verbal.
Así resulta que la marca DON JUAN es idéntica a la marca RON DON JUAN, sin considerar su elemento genérico, y por tanto aquélla es irregistrable”. Además indica que existe similitud tanto en el signo como en los productos que distinguen. Finalmente manifiesta que se violó el artículo 102 de la misma Decisión 344, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio debe observar las facultades de exclusividad y oponibilidad a terceros “pues su actitud … puede avalar el uso de una marca, DON JUAN, violando los derechos de exclusiva de terceros por la preexistencia de un registro marcario válidamente concedido, RON DON JUAN.
Más aún cuando la Jefatura de la División de Signos Distintivos realizó al (sic) test de registrabilidad de la marca DON JUAN solicitada por la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUÍA, aparentemente no tuvo en cuenta el listado de parecidos fonéticos sobre dicha marca …”. 4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio no contesta a la demanda.
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia contesta a la demanda indicando que se opone “a la declaratoria de nulidad de la resolución 16.689…”. Observa que la marca DON JUAN “permite suficiente distintividad en comparación con la marca ‘Ron Don Juan’, puesto que ésta última es empleada, como su nombre lo indica, para distinguir la especie rones, entre el género de las bebidas alcohólicas.
Al mismo tiempo, la fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia no produce ni comercializa ron bajo la marca ‘don Juan’ (produce y comercializa un brandy con la marca ‘Don Juan’ desde su lanzamiento en octubre de 1995), lo que le resta peso a la acusación de Ilensa EMA”. Indica que la actora hizo una errada apreciación al afirmar que las dos marcas en conflicto son arbitrarias, y basándose en la jurisprudencia del Tribunal llega a la conclusión de que la marca Ron Don Juan es una marca sugestiva, en cambio Don Juan sí es una marca arbitraria.
Sobre la supuesta violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 indica que las marcas Don Juan y Ron Don Juan “no son iguales ni semejantes al punto de que se presten a confundir al público … Además, para que el público pueda ser víctima de confusión por la coexistencia de marcas semejantes (lo cual no es nuestro caso), es necesario que ambas marcas sean explotadas simultáneamente en el mismo mercado, cuando en nuestro caso no está demostrado que ILENSA EMA explote o comercialice la marca ‘Ron Don Juan’, al tiempo que se demostrará que la marca ‘Brandy Don Juan’ sí es comercializada y explotada en Antioquia …”.
Respecto a la violación del artículo 102 invocada por la actora indica que no comparte “ … la posición del actor, puesto que en momento alguno la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia está haciendo uso de la marca ‘Ron Don Juan’, ni la está empleando con fines de confundir al público. Es claro que las marcas en aparente conflicto son diferentes y tienen características igualmente diversas, luego la aparente violación al artículo de marras no se presenta”.
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 81, 83 literal a) y 102 de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);
Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca Don Juan se realizó el 29 de octubre de 1993, es decir en vigencia de la Decisión 313 y, tomando en cuenta que los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta son las que corresponden a esta Decisión, el Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos 71, 73 literal a) y 92 de la Decisión 313 y no así los artículos 81, 83 literal a) y 102 de la Decisión 344, por cuya razón, en el ejercicio de lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, éstos no son interpretados por no corresponder al caso.
El texto de las normas a ser interpretadas se transcriben a continuación: Decisión 313 “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error: ( )”.
“Artículo 92.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. I. APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.
Este Tribunal ha señalado que “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta), 344 (Disposición Transitoria Primera), y 486 (Disposición Transitoria Primera), en la irretroactividad de la norma sustancial, pues ha dispuesto siempre que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
Sin embargo, las disposiciones en referencia han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho”.
(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 de 9 de octubre de 2003, marca: A+gráfica). Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.
(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC). Esta nueva normativa de carácter procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.
Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.
(Proceso 74-IP-2003, ya citado). En el caso de autos, de los documentos remitidos junto con la solicitud de interpretación prejudicial, se desprende que el registro de la marca DON JUAN a favor de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia fue solicitado en fecha 29 octubre de 1993, en vigencia de la Decisión 313. Por lo tanto, corresponde a la autoridad nacional competente establecer de acuerdo a las consideraciones anteriores, la norma aplicable al caso concreto.
II. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO En base al concepto de marca que contiene el artículo 71 de la Decisión 313 reproducido posteriormente en el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.
De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.
En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).
Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.
(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado y descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 77 literal d) de la Decisión 313, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.
Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).
De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 71 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la misma Decisión 313, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 71 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca DON JUAN cumple con los requisitos del artículo 71, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 72 y 73, de la referida Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. III. SIGNOS SUGESTIVOS Y ARBITRARIOS Dentro de las marcas denominativas se encuentran los signos sugestivos o evocativos y los arbitrarios: Los signos sugestivos o evocativos son aquellos que dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad, cualidad, función o característica del producto o servicio que va a distinguir, sin llegar a ser una designación descriptiva o genérica.
Al respecto Otamendi ha sostenido: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir …”. Otamendi, Jorge. Ob. Cit. p. 29. Los signos arbitrarios, son denominaciones ya existentes con un significado en el lenguaje, pero al ser utilizados como signos distintivos, son aplicados para distinguir productos o servicios que no guardan relación alguna con su significado.
Al respecto el Tribunal ha manifestado que: “Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual referente a que evoca las cualidades o funciones del producto identificado por la marca o el nombre comercial; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que va a identificar”.
(Proceso 102-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 1020 de 12 de diciembre de 2003, marca: SIENA). IV. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS, RIESGO DE CONFUSIÓN Y REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO Las prohibiciones contenidas en el artículo 73 de la Decisión 313, buscan fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente persona.
Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 73 de la Decisión 313, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona, así como para diferenciar o distinguir productos o servicios de diferente calidad que pertenecen a la misma persona.
Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que: “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.
(Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la valoración de los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.
Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.
Cit. p. 215). 2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).
Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia de similitud, entre DON JUAN y RON DON JUAN es ideológica, ortográfica o fonética. V. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen básicamente dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho de uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.
El Ordenamiento Comunitario Andino, conforme lo dispone el artículo 92 de la Decisión 313 de la Comisión, ha optado por el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo. El Tribunal reitera que el registro del signo ante la oficina nacional competente es el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, que se encuentre prohibido por la Decisión 313.
Al respecto, el Tribunal ha sostenido que “De ese derecho exclusivo se deriva el ius prohibendi que faculta al titular a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión. Asimismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás países miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo”.
(Proceso 09-IP- 98, publicado en G.O.A.C. N° 481 del 13 de septiembre de 1999, marca: DERMALEX). Sobre el tema el tratadista Otamendi sostiene: “La marca registrada constituye una propiedad para su titular y que esa propiedad tiene su manifestación primera y principal en la exclusividad. El propietario de una marca tiene pues la facultad y el derecho de defender esa exclusividad contra todo aquel que pretenda violarla Esta exclusividad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, y en poder impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada.
Hay usos que pueden causar confusión y hay otros que sin causarla igualmente pueden dañar esa marca” (Otamendi, Jorge. ob. cit. p. 231). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.
La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos.
SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.
QUINTO: Corresponde a la Administración o, en su caso, al Juzgador, quienes no exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.
SEXTO: En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen, básicamente, dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho de uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. El Ordenamiento Comunitario Andino, conforme lo dispone el artículo 92 de la Decisión 313 de la Comisión, ha optado por el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo.
SÉPTIMO: Los signos sugestivos o evocativos son aquellos que dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad, cualidad, función o característica del producto o servicio que va a distinguir, sin llegar a ser una designación descriptiva o genérica. Los signos arbitrarios, son denominaciones ya existentes con un significado en el lenguaje, pero al ser utilizados como signos distintivos, son aplicados para distinguir productos o servicios que no guardan relación alguna con su significado.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno 6484, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i.