Año XXI - Número 1059 Lima, 23 de abril de 2004 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 143-IP-2003.- Interpretación Prejudicial solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador. Interpretación de oficio de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e), 84 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Proceso Interno N° 230-00-AB. Actor: Industrias ROCACEM S.A. Marca: PEGAROC Proceso 144-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro de la solicitud presentada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador.

Marca: “PGALOC”. Actor: INDUSTRIAS ROCACEM S.A. Proceso Interno N° 021-02 Proceso 4-IP-2004.- Interpretación Prejudicial de los artículos 71, 73 literal a) y 92 de la Decisión 313, que corresponde a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: DON JUAN.

Actor: INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S.A. Proceso Interno Nº 6484 PROCESO Nº 143-IP-2003 Interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador. Interpretación de oficio de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e), 84 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Proceso Interno N° 230-00-AB. Actor: Industrias ROCACEM S.A. Marca: PEGAROC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil cuatro. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el Oficio Nº 795-TDCAG-03, remitido por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, con motivo del Proceso Interno N° 230-00-AB, oficio que fue recibido el 11 de diciembre de 2003.

Que la solicitud, en puridad no cumple con todos los requisitos exigidos por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal; sin embargo, en anteriores oportunidades el Tribunal ha admitido solicitudes que no reunían estos requisitos supliendo las carencias con elementos que aparecen de los documentos remitidos; la mencionada solicitud fue admitida a trámite mediante auto dictado el 11 de febrero de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 1. Las partes La actora es la industria ROCACEM S.A. Los demandados son: el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, el Delegado Distrital del Guayas de la Procuraduría General del Estado, y como coadyuvante del demandado, la sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. 2.

Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos El 20 de octubre de 1998 INDUSTRIAS ROCACEM S.A., solicitó el registro de PEGAROC para proteger servicios de la Clase 37 (Clase 37: construcción; reparación; servicios de instalación). Publicada la solicitud de registro de marca, la sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A., el 21 de mayo de 1999, presentó observaciones contra dicha solicitud, amparándose en que es titular de la solicitud del registro de la marca PEGACOR, para proteger productos de las Clases 1 y 19 (Clase 1: Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

Clase 19: Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.) Mediante Resolución No. 975391 de 27 enero de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial, aceptó las observaciones presentadas y rechazó el registro de la marca PEGAROC. 2.2.

Fundamentos de la demanda La sociedad INDUSTRIAS ROCACEM S.A., -demandante en el presente proceso-, mediante apoderado, solicita al Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, que “ revoque la resolución Nº 975391 de 27 de Enero de 2000, notificada en Febrero 1 del 2000 23/04/2004 2.36 y se restituya el derecho de mi mandante que ha sido negado totalmente por el acto administrativo impugnado y se niegue la observación presentada por SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A., ordenándose la prosecución del correspondiente tramite de registro de la marca PEGAROC ”.

La demandante sostiene que “ el signo solicitado por mi mandante tiene gran capacidad distintiva, por cuanto en su concepto crea la imagen dentro del público consumidor de un material que PEGA con la fortaleza de la ROCA, formándose así el signo PEGAROC –negrillas puestas por la demandante-, lo que brinda a este signo la suficiente diferenciación sobre cualquier otra marca que se pueda considerar como similar.

La actora señala que “… INDUSTRIAS ROCACEM S.A. es una sociedad que forma parte del grupo empresarial LA CEMENTO NACIONAL, empresa que cuenta bajo su titularidad un gran número de marcas (sic) … como: ROCATECHO, FUROCA, ROCACEM, etc., es decir que fácilmente se puede deducir que el contenido conceptual que se trata de evocar es mediante la utilización de dicho prefijo es ROCA o ROC (sic), siendo dicho prefijo parte de una familia de marcas, figura legal que ha sido reconocida incluso por la misma Dirección Nacional de Propiedad Industrial …”.

La sociedad INDUSTRIAS ROCACEM S.A. argumenta que “… el señor Director Nacional de Propiedad Industrial fundamenta su resolución en base a dos solicitudes de registro mal presentadas -el subrayado es de la demandanteya que en dichas solicitudes no se especifica los productos a ser protegidos por la marca PEGACOR …”. La actora manifiesta que “la confusión entre signos distintivos se debe presentar respecto de los signos como tal y respecto de los productos o servicios que identifican, ya que si alguno de estos dos requerimientos resulta negativo, resulta imposible alegar confusión” -el subrayado es de la demandante-.

La demandante fundamenta jurídicamente su demanda en los artículos 81, 87 y 83 a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en otras normas del Ordenamiento Jurídico de la República del Ecuador. GACETA OFICIAL 2.3. Contestación a la demanda En el expediente enviado por la jurisdicción consultante, sólo constan la contestación a la demanda del Director (E) del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y del Delegado Distrital del Guayas de la Procuraduría General del Estado. 2.3.1 Del Director (E) del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

El Director (E) del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda, deduciendo las siguientes excepciones: “a.- negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demandada ( ) d.- Para determinar la confusión entre las marcas enfrentadas se debe tener en cuenta algunos aspectos importantes dentro del derecho marcario como son: la identidad de las marcas en el plano gráfico –visuales como fonético-auditivas (sic), la relación entre los productos o servicios; y los canales de comercialización. En el presente existe semejanza entre las marcas en conflicto, además la marca observante protege productos de la clase Internacional 19, que están relacionados con los servicios de la clase internacionales Nº 37 y utilizan los mismos canales de comercialización y distribución, por lo que es menester declarar la incompatibilidad entre signos similares ( ) e.- Teniendo en cuenta lo expuesto se concluyó que la marca solicitada se encontraba incursa dentro de las prohibiciones de los Art. 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena vigente a esa fecha en concordancia con lo que establece los Art. 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 y Arts. 195 literal a) y 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual, con estos antecedentes la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió aceptar la observación presentada y denegar el registro de la denominación solicitada”. 2.3.2 Del Delegado Distrital del Guayas de la Procuraduría General del Estado.

El Delegado Distrital del Guayas de la Procuraduría General del Estado, en su contestación a la demanda sostiene que “De conformidad con los artículos 346 y 349 de la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Registro Oficial Nº 320 del 19 de mayo de 1998, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona 23/04/2004 3.36 jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa; cuyo representante legal es su Presidente.

Por lo tanto, corresponde al representante del IEPI comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que en el presente caso se interpretarán de oficio los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e), 84 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

( )” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con de- GACETA OFICIAL 23/04/2004 4.36 rechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error; c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

Artículo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DE LA APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: En el presente caso, el trámite administrativo que se siguió ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, fue bajo la vigencia de la Decisión 344, la misma que rigió del 1 de enero de 1994 hasta el 31 de noviembre de 2000.

El proceso contencioso administrativo que se inició el 7 de junio de 2000, también se siguió bajo la vigencia de la Decisión 344; sin embargo como el Director (E) del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual se refiere a la concordancia existente entre los artículos 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 con los artículos 135 a) y 136 a) de la Decisión 486, resulta oportuno referirse a la aplicación de la Ley comunitaria en el tiempo. a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (…)”. Articulo 84 GACETA OFICIAL tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

Este Tribunal en una de sus interpretaciones prejudiciales ha señalado que: “Resulta oportuno para dilucidar los aspectos relativos a la aplicación de la ley comunitaria en el tiempo, precisar la terminología relacionada con este tipo de situaciones, así el profesor Marcial Rubio Correa señala que: ’Aplicación inmediata de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquel en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquella que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia’ (RUBIO, Marcial.

Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p. 57 y ss). El problema de aplicación de las normas en el tiempo supone una disyuntiva entre la seguridad jurídica y la innovación legislativa. Por tal motivo, para solucionar esta contrariedad, la teoría jurídica brinda diversas posibilidades, entre las que destacan dos: - La teoría de los derechos adquiridos que se apoya en la seguridad jurídica que debe otorgar todo sistema jurídico.

Se entiende por derechos adquiridos aquellos que han entrado en el dominio de su titular y que no pueden ser modificados por normas posteriores, porque se estaría haciendo aplicación retroactiva de ellas. 23/04/2004 5.36 - La teoría de los hechos cumplidos que se basa en el carácter innovador de las normas. Se prefiere aquí la aplicación inmediata de las normas antes que la ultra actividad de las normas derogadas.

Para ello se parte del hecho que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores. El profesor Luis Henrique Farías Mata con relación a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, señala que: ‘ aquella reposa sobre dos principios fundamentales: de una parte, como regla, el inveterado respecto a los derechos adquiridos; acompañado, de otra parte, por las naturales restricciones que todo derecho comporta en beneficio del interés general o colectivo, en el caso, el interés comunitario’ (FARIAS MATA, Luis Henrique.

La Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en la Revista Iuris Dictio, Vol 1, Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, Quito, 2000, p. 58). Este Tribunal ha señalado que ‘ la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prorrogas de tal derechos (sic) A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes y o, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas (PROCESO 38-IP-2002. MARCAS: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, G.O.A.C No. 845 de 1 de octubre de 2002).’” (Proceso 44-IP-2002, G.O.A.C. N° 945 de 14 de julio de 2003.

Marca: BELMONT EXTRA SUAVE (ETIQUETA). II. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El segundo párrafo del articulo 81 de la Decisión 344 define la marca como: “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

GACETA OFICIAL 23/04/2004 6.36 Este Tribunal ha insistido en la importancia del cumplimiento de los requisitos como paso previo al registro de una marca, además de no estar incurso el signo, en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco.

Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77). Respecto a los citados requisitos, el Tribunal en reiteradas interpretaciones ha señalado: III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. DE LA COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN. DE LA CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA.

DE LAS REGLAS DE COMPARACIÓN. CONEXIÓN COMPETITIVA. La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; y así podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para acceder a ser registrado como marca, es la razón de ser de la marca, y es la característica que permite distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares comercializados por otra, para así impedir que se origine confusión en las transacciones mercantiles.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, números, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras Uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344 es prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial.

En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.

Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la GACETA OFICIAL existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza en que el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el presente caso, corresponde establecer si existe o no semejanza entre el signo PEGAROC que se pretende registrar y la marca PEGACOR previamente registrada, cuya comparación habrá de hacerse cotejando sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 23/04/2004 7.36 Este Tribunal ha determinado que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. GACETA OFICIAL 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer Moreno (Ibid. Loc. Cit) ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. 23/04/2004 8.36 tes o de la semejante disposición de esos elementos” Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.). La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas). Ellos se sintetizan: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator.

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejan- Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que GACETA OFICIAL pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. 23/04/2004 9.36 cierta identidad con el producto final.

(motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores). g) Mismo género de los productos. Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). h) Misma finalidad. c) Mismos medios de publicidad.

Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre los productos.

Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. e) Uso conjunto o complementario de productos. Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente ( puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Partes y accesorios. La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. i) Intercambiabilidad de los productos.

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable. IV. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR REPRODUCCIÓN, IMITACIÓN, TRADUCCIÓN, TRANSCRIPCIÓN, O SIMILITUD CON UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Este Tribunal de Justicia ha calificado como notoria, a la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo.

(Proceso N° 07-IP-96, G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997. Marca: REMAVENCA). Jorge Otamendi al respecto señala que “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen” (Otamendi, Jorge.

Ob. Cit., p. 341). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se ha solici- GACETA OFICIAL tado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, en el presente caso, por la mayor parte del sector de consumidores a que están destinados los bienes o servicios en referencia. Señala la norma comunitaria que la prohibición que contempla, será aplicable independientemente de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en los casos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 83, literal e) de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro—, con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, ya que lo que se busca es prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Es así que el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Proceso N° 17-IP-2001, G.O.A.C. N° 674, de 31 de mayo de 2001. Marca: HARINA GALLO DE ORO; criterio tomado a su vez del Proceso N° 36-IP-99, G.O.A.C. N° 504, de 9 de noviembre de 1999.

Marca: FRISKIES). V. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI UNA MARCA ES NOTORIAMENTE CONOCIDA Con relación a la prueba de la notoriedad de la marca, este Órgano Jurisdiccional ha pronunciado que: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso N° 08-IP-95, G.O.A.C. N° 231, de 17 de octubre de 1996. Marca: LISTER). 23/04/2004 10.36 La notoriedad de la marca constituye un hecho que ha de ser probado teniendo como fuente, entre otros, los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que la marca distingue.

VI. MARCAS DERIVADAS Y DEFENSIVAS La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que consagra el Régimen de Propiedad Industrial, no trata lo relativo a las marcas derivadas y defensivas, sin embargo este Tribunal considera ilustrativo para la mejor resolución de la controversia sometida a la decisión del juez nacional consultante, referirse a conceptos doctrinarios que abordan características y particularidades de esta clasificación de marcas.

En este sentido cabe expresar, que ha sido sostenido que las marcas defensivas son aquellas que se registran con el objeto de impedir que se imiten las marcas que son de cierta importancia para sus titulares. Pella sostiene que: “La presencia de marcas no destinadas a un uso efectivo, responde también y en gran medida al propósito de ampliar en lo posible la defensa de las marcas propias realmente usadas.

Para ello, se extiende la protección de estas marcas registrándolas también para productos distintos de los efectivamente explotados, a efectos de evitar que la misma marca u otra muy similar sea adoptada por empresa extraña, aun cuando sea para productos o servicios distintos de los que se explotan. Igualmente para evitar la posible adopción por terceros de signos semejantes a los constitutivos de marcas valiosas, las empresas que las explotan registran variantes o derivaciones de las mismas, a fin de asegurar una fácil eliminación de dichas eventuales marcas ajenas, próximas por similitud gráfica o fonética” (Cfr. Pella.

R. Casos prácticos en Propiedad Industrial, Barcelona, p 101, citado en Mascareñas, Carlos, Nueva Enciclopedia Jurídica). Con relación a las marcas conocidas como derivadas se ha manifestado que: “A la marca inicialmente adoptada pueden establecerse nuevas versiones en las que manteniéndose un mismo elemento distintivo principal se alteren GACETA OFICIAL los demás elementos complementarios.

En este caso, de una marca principal se originarán otras marcas derivadas.” (Fernández-Novoa, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 888). Se ha expresado adicionalmente a este respecto, que son: “Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.” (Mascareñas, Carlos.

Nueva Enciclopedia Jurídica, Editor F. SEIX, Barcelona 1982, p. 908.). De lo citado anteriormente se puede concluir que estos dos conceptos están íntimamente relacionados, de tal manera que si se registra una marca derivada, ésta puede tener como objetivo ser realmente una marca defensiva; de la misma manera, cuando una marca es defensiva, ésta se deriva de una marca principal, es decir, que tendrá la característica de ser derivada para cumplir con su propósito.

Las marcas defensivas y las derivadas, por otra parte, deberán en cualquier caso tener un uso práctico, puesto que si la marca registrada no es explotada por su titular, podrá tener lugar la cancelación de su registro, en aplicación de lo previsto para el efecto por el artículo 108 de la Decisión 344. VII. PREFIJOS DE USO COMUN En el proceso 108-IP-2000 al tratar sobre la utilización de prefijos y sufijos de uso común, en la elaboración de signos marcarios, el Tribunal ha pronunciado que: “Un determinado prefijo puede ser común para varias marcas como sucede en las marcas farmacéuticas (ofta, sulfa, derm, gan, bio, neo, pro etc.) y no puede ser apropiado en exclusividad.

Lo mismo sucedería si un sustantivo ha sido empleado en varias marcas de la misma clase, se convertiría en común, pero no en usual para el producto en sí mismo, en el sentido de ser la palabra necesaria para designar a ese bien o producto, supues- 23/04/2004 11.36 to éste que impide el registro marcario conforme al literal e) del articulo 82 de la Decisión 344.

De esto no puede desprenderse que la marca registrada con un prefijo común no tenga su propia individualización para que permanezca en el registro marcario, en tanto no se declare su nulidad, y su titular no puede ejercer las acciones que la Ley comunitaria mantiene en su defensa” (Proceso 108-IP-2000, G.O.A.C. N° 686 de 10 de julio de 2001.

Marca: PUROSOL). Los prefijos y sufijos o las raíces y desinencias que son parte del uso común no tienen posibilidad de ser apropiables y consiguientemente, no son exclusivos, pudiendo usarse por cualquier empresario. La combinación de dichas partículas es la que, por ser singular, le confiere distintividad al signo y es la que puede ser considerada para otorgarle un uso exclusivo a la marca mediante su registro, impidiéndose que otro empresario utilice la misma combinación. Al analizar la marca PEGAROC, el juez consultante tendrá que analizar y definir si esa combinación es original, no ha sido utilizada antes como signo marcario y es suficientemente distintiva con respecto a otras combinaciones que conforman las demás marcas comparadas, sin que genere ningún riesgo de confusión que afecte a las ya registradas.

VIII. DEL PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIONES AL REGISTRO DE LA MARCA SOLICITADA La Decisión 344, establece quiénes son los interesados legítimos y quiénes pueden presentar observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen conforme al procedimiento establecido en los artículos 93 y 95. Los terceros que según la norma comunitaria tengan legítimo interés con respecto de las pretensiones de la solicitud presentada, luego de realizada la publicación pueden oponerse a ella a través de la formulación de observaciones, las mismas que podrán presentarse dentro de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación. Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones al registro de la marca solicitado, sobre la base de una marca registrada o de una solicitud ya presentada en cualquiera GACETA OFICIAL de los Países Miembros.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.

En caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. El examen de registrabilidad es un requisito ineludible que debe cumplirse con anterioridad a la concesión del registro de marca; es obligación de la Oficina Nacional Competente y se realizará siempre, existan o no observaciones al registro; este estudio, como se mencionó anteriormente, será minucioso y deberá observar los criterios establecidos tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Al respecto, el Tribunal ha manifestado que: “( ) en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o para negar el registro de una marca ( )”.

Asimismo señaló que “La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ( )”. (Proceso 81-IP-2003, G.O.A.C. N° 996 de 10 de octubre de 2003. Marca: SOUND BLASTER). IX. DE LOS REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La solicitud que el juez nacional remite al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe cumplir ciertos requisitos a efecto de que el Tribunal comprenda el tema sometido a consulta, en este sentido dicha solicitud debe contener un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico andino cuya interpretación se requiere; así como los alegatos formulados en torno a su aplicación. Además, a la solicitud deberán adjuntarse copias de los elementos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objetivo de hacer útil al juez nacional la Interpretación Prejudicial que realice el Tribunal Comunitario; de lo contrario la citada interpretación podría causar tal grado de 23/04/2004 12.36 generalidad y abstracción para decidir el caso concreto y para asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario.

X. COLABORACION ENTRE LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PARA LA APLICACION UNIFORME DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO Para efectos de arrojar claridad acerca de las relaciones de colaboración entre el Tribunal Comunitario Andino y el Juez Nacional en el proceso de aplicación del Ordenamiento Comunitario, se hace necesario advertir que de las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia del órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponde a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse al respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Emitida la interpretación y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamen- GACETA OFICIAL tal de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

También, es obligación del juez nacional consultante enviar a este Órgano Jurisdiccional la sentencia dictada que contiene esta Interpretación Prejudicial. 23/04/2004 13.36 realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial.

Quinto: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos y servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios de diferentes clases, aunque puestos en el mercado a través de los mismos canales de comercialización, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

Sexto: La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso Segundo: Un signo podrá ser registrado como marca, cuando reúna los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además, el signo no deberá estar comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Tercero: Cuarto: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, derivará de la La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344.

Séptimo: Las marcas derivadas y las marcas defensivas son conceptos que se relacionan en forma recíproca, tanto por la forma en que surgen como por el objetivo de su registro. En cualquier caso, estas marcas deberán ser usadas por su titular; de no ser así, podrá tener lugar la cance- GACETA OFICIAL lación del registro de la respectiva marca, con aplicación de lo previsto para el efecto por el artículo 108 de la Decisión 344.

Octavo: Noveno: Décimo Los prefijos de uso común no son susceptibles de ser apropiados en exclusiva, pudiendo ser usado por cualquier empresario y es la combinación que se haga con este lo que determinará la singularidad del mismo. Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones al registro de la marca solicitado, sobre la base de una marca registrada o de una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.

En caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. Para mayor utilidad de la interpretación prejudicial, conviene que el juez nacional al realizar la solicitud de interpretación prejudicial elabore una síntesis de los hechos exigida en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andi- 23/04/2004 14.36 na y que contenga tanto los argumentos de la parte demandante como los de la demandada, para ilustrar de esta manera el objeto de la controversia judicial.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 23/04/2004 15.36 PROCESO Nº 144-IP-2003 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro de la solicitud presentada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador.

Marca: “PGALOC”. Actor: INDUSTRIAS ROCACEM S.A. Proceso Interno N° 021-02. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, a través de su Secretaria Relatora, y recibida en este Tribunal en fecha 11 de Diciembre de 2003; y, El auto de 4 de febrero de 2004, mediante el cual el Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que son del tenor siguiente: 1.

Partes en el proceso interno Es demandante la sociedad INDUSTRIAS ROCACEM S.A.; son demandados, según se desprende de la demanda, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador, e interviene como tercero interesado la compañía PLÁSTICOS RIVAL CIA, LTDA. 2. Hechos Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al Oficio No. 795-TDCAG-03 de 10 de diciembre de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos que demuestran: La sociedad PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA. presenta solicitud de registro del signo PGALOC para distinguir especialmente pegamentos industriales y demás productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 1.

Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 433, de febrero de 2001, dentro del trámite interno Nº 109241 iniciado el 20 de noviembre de 2000. La compañía INDUSTRIAS ROCACEM S.A. el 3 de mayo de 2001 presentó primera observación fundamentándose en solicitudes anteriores presentadas respecto de los signos PEGAROC y PEGAROC + GRÁFICA para distinguir productos de las Clases Internacionales 1 y 19, así como de servicios de la Clase

37. SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. presentó segunda observación con base en el registro de las marcas PEGACOR, destinadas a proteger productos de las Clases Internacionales 1 y 19. El Director Nacional de Propiedad Industrial mediante Resolución Administrativa Nº 979417 de 3 de octubre de 2001 resolvió “rechazar las oposiciones presentadas por la Compañía INDUSTRIAS ROCACEM S.A. y por SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A., y conceder el registro de la marca de fábrica PGALOC solicitada por PLÁSTICOS RIVAL CIA. LTDA….”.

En la misma Resolución el Director Nacional de Propiedad Industrial dice: “Con respecto a la primera oposición y una vez revisados los archivos de esta Dirección, se ha podido verificar que, todas las solicitudes prioritarias de registro de las marcas PGALOC y PGALOC + GRÁFICA (sic), destinadas a proteger productos de las clases internacionales Nos. 19 y 1 y servicios de la clase internacional Nº 37, y que han sido el fundamento de la presente oposición, han sido todas denegadas mediante resoluciones Nº 975889, 975391, 975392 y 975393, notificadas GACETA OFICIAL el 1 de febrero de 2000, en consecuencia la oposición presentada por la Compañía INDUSTRIAS ROCACEM S.A., carece de fundamento legal toda vez que ésta fue presentada el 3 de mayo de 2001 y las solicitudes prioritarias, fundamento de la oposición fueron rechazadas el 1 de febrero de 2000, es decir más de un año atrás”.

Con relación a la segunda observación sostiene: “… vistas las marcas en conjunto y no fraccionadamente, en forma sucesiva y no simultánea, desde la óptica del consumidor medio, atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias y desde el punto de vista gráfico-visual, fonéticoauditivo y conceptual o ideológico, se concluye que la marca solicitada PGALOC no es similar con la marca PEGACOR de propiedad de SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A., en consecuencia su coexistencia en el mercado no generará competencia desleal para los productores, así como tampoco error y confusión para los consumidores y medios comerciales respecto del origen empresarial de los productos a proteger”. 3.

Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad INDUSTRIAS ROCACEM S.A., manifiesta que “… es evidente que el signo PGALOC Y ETIQUETA, solicitado por PLÁSTICOS RIVAL CIA. LTDA., es irregistrable, por la existencia de los registros anteriores de las marcas PEGAROC + GRÁFICA, PEGAROC, de propiedad de mi mandante, los cuales hacen que el mencionado signo carezca de distintividad y produzca confusión entre el público consumidor, además de no cumplir con los requisitos legales para que sea otorgado el registro de un signo solicitado…”.

Manifiesta que el signo solicitado PGALOC Y ETIQUETA por la contraparte es un signo mixto “cuyo aspecto gráfico radica exclusivamente en el diseño característico de la palabra PGALOC. Por otro lado en los signos de propiedad de mi poderdante, … el elemento denominativo es el predominante”. Indica que el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, y que “Al realizar un simple análisis del signo solicitado PGALOC, se puede apreciar que carece de distintividad en vista de que no tiene la fuerza necesaria para diferenciar un producto de otro”. 23/04/2004 16.36 Argumenta que de la comparación entre los signos PEGAROC y PGALOC “se concluye la existencia del riesgo de confusión, y por tanto la irregistrabilidad del signo solicitado.

Inclusive si hubiere duda o si solo se reconoce la posibilidad de que exista confusión, se debe negar el registro. De ahí que el riesgo de confusión se produce por la falta de distintividad que puede tener un signo en comparación a otro …”. La actora sostiene que existe riesgo de confusión visual y fonética. 4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual contesta a la demanda en los siguientes términos: (i) niega los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda;

(ii) ratifica la Resolución Nº 979417 dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial; (iii) impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente; y, (iv) se reproduzca todo lo que de autos le fuere favorable. El Director Nacional de Propiedad Industrial, al contestar la demanda dice que: (i) niega, pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda;

(ii) impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente; y, (iii) la legalidad y total validez de la Resolución impugnada, de referencia. La sociedad PLÁSTICOS RIVAL CÍA. LTDA., por medio de apoderado, contesta a la demanda indicando que la Resolución impugnada “ha sido dictada por autoridad competente y en apego a las normas vigentes …”.

Niega que a la actora “le asista algún derecho para impedir el registro de la marca de mi mandante, puesto que no es propietaria de ninguna marca registrada y que las solicitudes señaladas como fundamento de esta demanda fueron rechazadas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial con anterioridad a la oposición (sic) presentada” por lo que no tenía ningún interés legítimo para oponerse.

Sostiene que la marca PGALOC “cuenta con las condiciones de distintividad establecidas por la ley … y no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos GACETA OFICIAL 135 y 136 de la Decisión 486 …”. Indica que entre las marcas en conflicto “existen suficientes diferencias tanto en el campo fonético-auditivo, como en el gráfico-visual, lo cual se evidencia fácilmente al ver y escuchar las marcas PGALOC y PEGAROC”.

Por lo indicado argumenta: (i) negativa general de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) negativa de que el acto administrativo impugnado sea resultado de la inobservancia de leyes expresas; y, (iii) negativa que “… al demandado (sic) le asista algún derecho para impedir el registro de la marca solicitada por mi mandante …”. 23/04/2004 17.36 de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante Decisión 472), en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

El texto de las normas a ser interpretadas se transcriben a continuación: Decisión 344

CONSIDERANDO

Que no obstante no constar en autos la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca PGALOC, ésta fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 433, correspondiente al mes de febrero de 2001, dentro del trámite interno Nº 109241 de 20 de noviembre de 2000, con lo que se presume que antes de esta fecha se presentó la solicitud de registro de marca y en consecuencia en vigencia de la Decisión 344, por lo que ésta es la norma aplicable para efectos de los requisitos de la solicitud de registro aunque para los demás trámites, en lo que respecta al procedimiento, sería aplicable la Decisión 486, en consecuencia, teniendo en cuenta las normas aplicables al caso objeto de la presente solicitud que se desprenden de los datos del proceso y, conforme al artículo 34 del Tratado de Creación y 126 de su Estatuto, se interpretarán los artículos 81, y 83 literal a) de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

Que las normas cuya interpretación de oficio ha determinado este Tribunal, son las disposiciones contenidas en los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” Decisión 486 Disposiciones Transitorias “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. GACETA OFICIAL En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL En la Interpretación Prejudicial 141-IP-2003, marca: SUPER CHOO, aprobada el 4 de febrero de 2004, este Tribunal ha manifestado: “ I. De la interpretación prejudicial I.I. De la interpretación prejudicial del ordenamiento comunitario De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. 23/04/2004 18.36 Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

Por otra parte, la interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal (Sentencia del 17 de marzo de 1995, dictada en el expediente 10-IP-94, caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, publicada en la G.O.A.C. Nº 177, del 20 de abril de 1995; y reiterada en sentencia del 10 de abril de 2002, dictada en el expediente 01-IP-2002, caso “JOHANN MARIA FARINA”, publicada en la G.O.A.C. N° 786, del 25 de abril de 2002).

Se trata de una providencia declarativa a la que precede un procedimiento incidental de carácter no contencioso. I.II. De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso GACETA OFICIAL 23/04/2004 19.36 en derecho interno —o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria (sentencia del 3 de diciembre de 1987, emitida en el expediente 01IP-87, caso “Aktiebolaget VOLVO”; publicada en la G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1988; así como en el Tomo I de la Jurisprudencia del Tribunal, p. 103)—, están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida (Sentencia del 24 de noviembre de 1989, emitida en el expediente 07IP-89, caso patente de invención solicitada por CIBA-GEIGY A.G., publicada en la G.O.A.C. Nº 53, del 18 de diciembre de 1989) o sobre casos similares o análogos (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado). sión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia (Sentencia del 18 de junio de 1999, dictada en el expediente 06-IP-99, caso “HOLLYWOOD LIGHTS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 468, del 12 de agosto de 1999) que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, ya citado), y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales (Sentencia del 29 de agosto de 1997, dictada en el expediente 11-IP-96, caso “BELMONT”, publicada en la G.O.A.C. Nº 299, del 17 de octubre de 1997).

A propósito de los recursos que no permiten la revisión de la norma sustantiva comunitaria, el Tribunal se manifestó en los términos siguientes: “Resulta claro entonces el alcance de esta norma en el sentido de que si los recursos que existan, según el derecho interno, no permiten revisar la aplicación que se haga de la norma comunitaria, tales recursos no deben ser tenidos en cuenta para determinar si la solicitud de interpretación es obligatoria o tan sólo facultativa.

En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Sentencia del 25 de septiembre de 1990, dictada en el expediente 03-IP-90, caso “NIKE INTERNATIONAL”, publicada en la G.O.A.C. Nº 70, del 15 de octubre de 1990).

La solicitud puede formularse en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado), aunque, a los efectos de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida y una decisión útil del Tribunal de Justicia, conviene que aquélla se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio.

En cuanto a la obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial, este Órgano Jurisdiccional reitera que “La interpretación que realiza el Tribunal es para cada caso concreto por lo que la ‘teoría del acto claro’ no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino” (Sentencia del 7 de agosto de 1995, dictada en el expediente 04-IP-94, caso “EDEN FOR MAN (etiqueta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 189, del 15 de septiembre de 1995).

En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria —jueces nacionales de única o de última instancia—, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspen- I.III. De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial I.IV. De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta.

Por ello, dicha solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario.

De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación GACETA OFICIAL uniforme del derecho comunitario (Sentencia de 3 de septiembre de 1999, dictada en el expediente 30-IP-99, caso “DENIM”, publicada en la G.O.A.C. Nº 497 de 18 de octubre de 1999).

I.V. De la competencia del Tribunal comunitario Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar. En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si interpreta la totalidad de las normas consultadas, o si, según su pertinencia para el caso concreto, suprime la interpretación de unas o agrega la de otras.

Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente (Sentencia del 11 de octubre de 1994, dictada en el expediente 01-IP-94, caso “MC POLLO SU POLLO RICO”, publicada en la G.O.A.C. Nº 164, del 2 de noviembre de 1994). I.VI. De las obligaciones del Juez consultante Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal).

Además, según lo dispone el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir a éste la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación (Criterios reiterados en las sentencias del 5 de febrero de 2003, dictadas en los expedientes 91-IP-2002 y 97-IP-2002, casos “ALPIN” y “ALPINETTE” respectivamente, publicadas en la G.O.A.C. Nº 912, del 25 de marzo de 2003).” 23/04/2004 20.36 jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental, de conformidad a la disposición transitoria primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina precedentemente transcrita.

Al respecto este Tribunal ha señalado que “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta), 344 (Disposición Transitoria Primera), y 486 (Disposición Transitoria Primera), en la irretroactividad de la norma sustancial, pues ha dispuesto siempre que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Sin embargo, las disposiciones en referencia han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 de 9 de octubre de 2003, marca: A+gráfica). II. APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la GACETA OFICIAL G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC). Esta nueva normativa de carácter procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, ya citado). En el caso de autos, de los documentos remitidos junto con la solicitud de interpretación prejudicial, se desprende que a la solicitud de registro de la marca PGALOC a favor de PLÁSTICOS RIVAL CIA. LTDA. se le asignó el trámite interno Nº 109241 que fue iniciado el 20 de noviembre de 2000, habiendo sido publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 433 correspondiente al mes de febrero de 2001, es decir, mientras se encontraba vigente las normas de la Decisión 344.

Por su parte, la observación planteada por la sociedad INDUSTRIAS ROCACEM S.A. fue presentada el 3 de mayo del 2001, bajo la vigencia de la Decisión 486. De los criterios señalados se concluye que la tramitación de la observación y el examen de registrabilidad fueron realizados con atención a las disposiciones de la Decisión 486, mientras que los requisitos para otorgar o no un derecho estarían sujetos a las normas de la Decisión 344. 23/04/2004 21.36 Por lo tanto, corresponde a la autoridad nacional competente establecer de acuerdo a las consideraciones anteriores, la norma aplicable al caso concreto.

III. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

GACETA OFICIAL En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica Es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la 23/04/2004 22.36 Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344. Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”.

(Proceso 2-IP-2003, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003, marca: MISS SUCRE). De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca PGALOC y logotipo cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. IV. De las marcas denominativas y mixtas El Tribunal, considera que resulta también necesario para el juez consultante examinar lo relacionado a los diferentes tipos de marcas: denominativas, gráficas y mixtas.

GACETA OFICIAL Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdivide en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca las cualidades o funciones del producto identificado por la marca o el nombre comercial; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que va a identificar.

Las marcas gráficas llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

(Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). Las marcas mixtas se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser percibidos en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 23/04/2004 23.36 Al respecto el Tribunal ha manifestado: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Proceso 04-IP-88, marca: DAIMLER, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989).

La jurisprudencia también dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000).

Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). En cuanto al cotejo de las marcas mixtas el Tribunal dice: “Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en otra el denominativo o viceversa y en tales casos la conclusión lógica será la de que no existe confusión. Si por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo denominativo o gráfico corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos”.

(Proceso 86-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 633 de 17 de enero de 2001, marca: SIXLETS). Estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de proceder al cotejo en el presente caso entre las marcas PGALOC, PEGAROC y PEGAROC+ GRÁFICA. GACETA OFICIAL V. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS, RIESGO DE CONFUSIÓN Y REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.

En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos y distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona, así como para diferenciar y distinguir productos o servicios de diferente calidad, que pertenecen a la misma persona.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 23/04/2004 24.36 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S ). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). El Tribunal ha sostenido que: “ la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

(Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y se- GACETA OFICIAL gún la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud. La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan las mismas o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 23/04/2004 25.36 Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia de similitud, entre PGALOC, PEGAROC y PEGAROC+GRÁFICA es ideológica, ortográfica o fonética. En virtud de lo anteriormente expuesto, GACETA OFICIAL EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial; y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terce- 23/04/2004 26.36 ros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración o, en su caso, al Juzgador, quienes no están exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base en los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 021-02, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO GACETA OFICIAL 23/04/2004 27.36 Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. PROCESO 4-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 71, 73 literal a) y 92 de la Decisión 313, que corresponde a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: DON JUAN. Actor: INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S.A. Proceso Interno Nº 6484. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, recibida en este Tribunal en fecha 16 de enero de 2004, relativa a los artículos 81, 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 6484.

El auto de 18 de febrero de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1.

Partes en el proceso interno Demandante es la sociedad INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S.A. ILENSA EMA, demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia e interviene como tercero interesado la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. 2. Hechos Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 3042 de 11 de diciembre de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: En fecha 29 de octubre de 1993, la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, solicitó a la Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca nominativa DON JUAN, para distinguir licores comprendidos en la Clase 33.

(Clasificación Internacional de Niza. Clase 33: Bebidas alcohólicas (con excepción de cerveza)). El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 394 de 20 de enero de 1994. La Jefe de la División de Signos Distintivos, a fin de realizar el examen de registrabilidad, solicitó un listado de antecedentes fonéticos de signos distintivos para la marca DON JUAN; en dicho listado aparece relacionada la marca RON DON JUAN cuya titularidad ostentaba la sociedad COMERCIAL FRANCO HERMANOS LTDA. No obstante, la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 16689 de 26 de abril de 1994 concedió el registro de la marca DON JUAN a favor de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.

La sociedad comercial Franco Hermanos Ltda. el 28 de octubre de 1983 solicitó el registro de la marca RON DON JUAN para identificar los productos de la clase 33, que fue concedido por Resolución Nº 2446 de 4 de abril de 1986 por GACETA OFICIAL cinco años. Antes de la expiración del término de vigencia, la sociedad mencionada solicitó su renovación la que, por Resolución Nº 34336 de 31 de diciembre de 1998, fue ampliada hasta el 4 de abril de 2001.

En fecha 25 de mayo de 1999 la sociedad Industria Licorera y Embotelladora del Norte S.A ILENSA EMA, solicitó a la División de Signos Distintivos que efectuara la anotación del traspaso de la marca RON DON JUAN entre la empresa comercial Franco Hermanos Ltda. y dicha sociedad. Por Resolución Nº 112042 de 30 de junio de 1999, previa la verificación del cumplimiento de los requisitos legales, se resolvió ordenar la inscripción de la marca RON DON JUAN a favor de la sociedad INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S.A. ILENSA EMA. 3.

Fundamentos jurídicos de la demanda La demandante sostiene que la División de signos distintivos al expedir la Resolución Nº 16689 violó el artículo 81 de la Decisión 344 por aplicación indebida ya que “se ignoró que la solicitud de registro de la marca DON JUAN no cumple con uno de los tres requisitos mínimos establecidos en este artículo para la registrabilidad de las marcas, y que por tanto, aquélla no goza de fuerza distintiva … la marca nominativa arbitraria DON JUAN que identifica los productos de la clase 33, está incumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en el ordenamiento comunitario … particularmente con el de la suficiencia en la distintividad extrínseca, ya que no logra distinguir sus productos de aquéllos que comercializa mi mandante bajo la marca nominativa arbitraria RON DON JUAN”.

Indica que también se violó el artículo 83 de la misma Decisión, toda vez que, la Superintendencia “se abstuvo de aplicar la causal relativa de irregistrabilidad encaminada a proteger los derechos válida y previamente adquiridos por terceros, y por esta vía no aplicó los criterios que se han establecido, doctrinaria y jurisprudencialmente, para determinar la confundibilidad entre signos de carácter nominativo que lleven al público consumidor a cometer error en la selección del producto o servicio que se trate, y por lo tanto, determinó la registrabilidad de la marca solicitada DON JUAN sin contemplar la infracción a los derechos de exclusiva válida y legalmente adquiridos por mi mandante con su marca RON DON JUAN”. 23/04/2004 28.36 Sostiene que “… en una comparación en conjunto entre las marcas DON JUAN y RON DON JUAN no se pueden establecer diferencias importantes sino que por el contrario se crean semejanzas tales que logran inducir al público consumidor a error, teniendo en cuenta que la dimensión característica de ambos signos está dada por la composición de sus palabras en un plano netamente verbal.

Así resulta que la marca DON JUAN es idéntica a la marca RON DON JUAN, sin considerar su elemento genérico, y por tanto aquélla es irregistrable”. Además indica que existe similitud tanto en el signo como en los productos que distinguen. Finalmente manifiesta que se violó el artículo 102 de la misma Decisión 344, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio debe observar las facultades de exclusividad y oponibilidad a terceros “pues su actitud … puede avalar el uso de una marca, DON JUAN, violando los derechos de exclusiva de terceros por la preexistencia de un registro marcario válidamente concedido, RON DON JUAN.

Más aún cuando la Jefatura de la División de Signos Distintivos realizó al (sic) test de registrabilidad de la marca DON JUAN solicitada por la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUÍA, aparentemente no tuvo en cuenta el listado de parecidos fonéticos sobre dicha marca …”. 4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio no contesta a la demanda.

La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia contesta a la demanda indicando que se opone “a la declaratoria de nulidad de la resolución 16.689…”. Observa que la marca DON JUAN “permite suficiente distintividad en comparación con la marca ‘Ron Don Juan’, puesto que ésta última es empleada, como su nombre lo indica, para distinguir la especie rones, entre el género de las bebidas alcohólicas.

Al mismo tiempo, la fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia no produce ni comercializa ron bajo la marca ‘don Juan’ (produce y comercializa un brandy con la marca ‘Don Juan’ desde su lanzamiento en octubre de 1995), lo que le resta peso a la acusación de Ilensa EMA”. GACETA OFICIAL Indica que la actora hizo una errada apreciación al afirmar que las dos marcas en conflicto son arbitrarias, y basándose en la jurisprudencia del Tribunal llega a la conclusión de que la marca Ron Don Juan es una marca sugestiva, en cambio Don Juan sí es una marca arbitraria.

Sobre la supuesta violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 indica que las marcas Don Juan y Ron Don Juan “no son iguales ni semejantes al punto de que se presten a confundir al público … Además, para que el público pueda ser víctima de confusión por la coexistencia de marcas semejantes (lo cual no es nuestro caso), es necesario que ambas marcas sean explotadas simultáneamente en el mismo mercado, cuando en nuestro caso no está demostrado que ILENSA EMA explote o comercialice la marca ‘Ron Don Juan’, al tiempo que se demostrará que la marca ‘Brandy Don Juan’ sí es comercializada y explotada en Antioquia …”.

Respecto a la violación del artículo 102 invocada por la actora indica que no comparte “ … la posición del actor, puesto que en momento alguno la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia está haciendo uso de la marca ‘Ron Don Juan’, ni la está empleando con fines de confundir al público. Es claro que las marcas en aparente conflicto son diferentes y tienen características igualmente diversas, luego la aparente violación al artículo de marras no se presenta”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 83 literal a) y 102 de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artícu- 23/04/2004 29.36 los 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca Don Juan se realizó el 29 de octubre de 1993, es decir en vigencia de la Decisión 313 y, tomando en cuenta que los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso objeto de la presente consulta son las que corresponden a esta Decisión, el Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos 71, 73 literal a) y 92 de la Decisión 313 y no así los artículos 81, 83 literal a) y 102 de la Decisión 344, por cuya razón, en el ejercicio de lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, éstos no son interpretados por no corresponder al caso.

El texto de las normas a ser interpretadas se transcriben a continuación: Decisión 313 “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error: ( )”.

“Artículo 92.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. GACETA OFICIAL I. APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Este Tribunal ha señalado que “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta), 344 (Disposición Transitoria Primera), y 486 (Disposición Transitoria Primera), en la irretroactividad de la norma sustancial, pues ha dispuesto siempre que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Sin embargo, las disposiciones en referencia han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 de 9 de octubre de 2003, marca: A+gráfica). Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la 23/04/2004 30.36 solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC). Esta nueva normativa de carácter procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, ya citado). En el caso de autos, de los documentos remitidos junto con la solicitud de interpretación prejudicial, se desprende que el registro de la marca DON JUAN a favor de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia fue solicitado en fecha 29 octubre de 1993, en vigencia de la Decisión 313. Por lo tanto, corresponde a la autoridad nacional competente establecer de acuerdo a las consideraciones anteriores, la norma aplicable al caso concreto.

GACETA OFICIAL II. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO En base al concepto de marca que contiene el artículo 71 de la Decisión 313 reproducido posteriormente en el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consi- 23/04/2004 31.36 deran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado y descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 77 literal d) de la Decisión 313, en el cual se exige que la solici- GACETA OFICIAL tud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 71 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la misma Decisión 313, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 71 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca DON JUAN cumple con los requisitos del artículo 71, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 72 y 73, de la referida Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. III. SIGNOS SUGESTIVOS Y ARBITRARIOS Dentro de las marcas denominativas se encuentran los signos sugestivos o evocativos y los arbitrarios: Los signos sugestivos o evocativos son aquellos que dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad, cualidad, función o característica del producto o servicio que va a distinguir, sin llegar a ser una designación descriptiva o genérica.

Al respecto Otamendi ha sostenido: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir …”. Otamendi, Jorge. Ob. Cit. p. 29. Los signos arbitrarios, son denominaciones ya existentes con un significado en el lenguaje, pe- 23/04/2004 32.36 ro al ser utilizados como signos distintivos, son aplicados para distinguir productos o servicios que no guardan relación alguna con su significado.

Al respecto el Tribunal ha manifestado que: “Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual referente a que evoca las cualidades o funciones del producto identificado por la marca o el nombre comercial; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que va a identificar”.

(Proceso 102-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 1020 de 12 de diciembre de 2003, marca: SIENA). IV. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS, RIESGO DE CONFUSIÓN Y REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO Las prohibiciones contenidas en el artículo 73 de la Decisión 313, buscan fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente persona.

Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 73 de la Decisión 313, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos GACETA OFICIAL de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona, así como para diferenciar o distinguir productos o servicios de diferente calidad que pertenecen a la misma persona.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que: “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

(Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 23/04/2004 33.36 El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la valoración de los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compa- GACETA OFICIAL rarse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 23/04/2004 34.36 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia de similitud, entre DON JUAN y RON DON JUAN es ideológica, ortográfica o fonética. V. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen básicamente dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho de uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

El Ordenamiento Comunitario Andino, conforme lo dispone el artículo 92 de la Decisión 313 de la Comisión, ha optado por el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo. El Tribunal reitera que el registro del signo ante la oficina nacional competente es el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, que se encuentre prohibido por la Decisión 313.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que “De ese derecho exclusivo se deriva el ius prohibendi que faculta al titular a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudien- GACETA OFICIAL do inducir al público a error o confusión. Asimismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás países miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo”.

(Proceso 09-IP-98, publicado en G.O.A.C. N° 481 del 13 de septiembre de 1999, marca: DERMALEX). Sobre el tema el tratadista Otamendi sostiene: “La marca registrada constituye una propiedad para su titular y que esa propiedad tiene su manifestación primera y principal en la exclusividad. El propietario de una marca tiene pues la facultad y el derecho de defender esa exclusividad contra todo aquel que pretenda violarla Esta exclusividad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, y en poder impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada.

Hay usos que pueden causar confusión y hay otros que sin causarla igualmente pueden dañar esa marca” (Otamendi, Jorge. ob. cit. p. 231). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de 23/04/2004 35.36 distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

QUINTO: Corresponde a la Administración o, en su caso, al Juzgador, quienes no exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

SEXTO: En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen, básicamente, dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho de uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. GACETA OFICIAL El Ordenamiento Comunitario Andino, conforme lo dispone el artículo 92 de la Decisión 313 de la Comisión, ha optado por el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo.

SÉPTIMO: Los signos sugestivos o evocativos son aquellos que dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad, cualidad, función o característica del producto o servicio que va a distinguir, sin llegar a ser una designación descriptiva o genérica. Los signos arbitrarios, son denominaciones ya existentes con un significado en el lenguaje, pero al ser utilizados como signos distintivos, son aplicados para distinguir productos o servicios que no guardan relación alguna con su significado.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno 6484, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. 23/04/2004 36.36

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú