PROCESO 01-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 56, 58, literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2002-00441 (8661). Actor: SANOFI SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A. Marca: “LOREX”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el, Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Magistrado consultante: doctor Camilo Arciniegas Andrade VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 2 de febrero del 2005. 1. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1.

Las partes: Demandante: SANOFI SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 1.2. La demanda: La SOCIEDAD PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ESPECIALIZADOS LTDA (Hoy SANOFI – SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A.) solicitó el 4 de septiembre de 1990, el registro de la marca nominativa “LOREX”, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 380 del 11 de agosto de 1993, bajo el número de orden NP 1496. El registro del signo solicitado, fue negado de oficio por la existencia de la marca “LORAX” registrada por AMERICAN HOME anteriormente; sin embargo, la marca referida no ha sido usada por su titular para distinguir productos de la clase 5 desde que fue conferida.

La SOCIEDAD SANOFI – SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y reestablecimiento del derecho, ha instaurado demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de las Resoluciones Nº 9966 de 16 de abril de 1997, mediante la cual se aceptó el desistimiento de la observación presentada y se negó el registro de la marca “LOREX” para distinguir productos de la clase 5;

Nº 2415 de 19 de febrero de 1999 y Nº 20831 de 26 de junio de 2002 que confirman la Resolución anterior. Se alega en la demanda que la Superintendencia de Industria y Comercio apreció de manera errónea la relación entre la marca registrada “LORAX” y el signo solicitado para registro “LOREX” violando la norma comunitaria vigente, pues al realizar el cotejo entre las marcas del modo recomendado por la doctrina, es decir, observando los signos en su conjunto, de modo sucesivo y de acuerdo a la percepción del consumidor medio, se concluye que no es posible llegar a la confusión de los signos. Adicionalmente, en el caso de las marcas que distinguen productos comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es importante recordar que al momento de realizar el cotejo se debe observar que en las marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos se admite el registro de signos que incluyan raíces o terminaciones comunes, sin que esto afecte a la coexistencia pacífica en el mercado; además en razón de que la marca “LORAX” con registro vigente hasta el 22 de febrero de 2003, no ha sido usada por su titular.

Ante la Superintendencia de Industria y Comercio se está tramitando la cancelación por no uso de la marca “LORAX”; por ello se reitera que no hay riesgo de confusión entre los mencionados signos ya que “no existe en el mercado una marca LORAX, y por el contrario si es conocida en el medio la marca LOREX que ha quedado sin protección por la inadecuada aplicación que la Superintendencia de Industria y Comercio hizo de la ley.” 1.3.

Contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio defiende la legalidad de los actos administrativos acusados, por haber sido emitidos en apego a la normativa comunitaria vigente. Siguiendo los criterios recomendados por la doctrina para la comparación marcaria, se observa que el signo “LOREX” carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados “LOREX” (solicitado) y “LORAX” (registrada) resulta indudable que presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas.

El signo nominativo “LOREX” reproduce cuatro letras que conforman la marca “LORAX”, situación ésta que otorga semejanza a las denominaciones comparadas. La coexistencia de las marcas en debate es susceptible de generar confusión entre los consumidores, llevándolos a error respecto a los productos que distinguen, en razón de que la marca solicitada previamente y el signo pendiente del registro se destinan a identificar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Consecuentemente los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado ya que inducen al consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores que pensarían que ambos signos poseen un origen empresarial común. 2. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 3.

Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas: El Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344, pero de conformidad con la fecha relacionada con el trámite administrativo de la solicitud de registro de marca (septiembre de 1990), así como la facultad del Tribunal Andino para determinar las normas del ordenamiento jurídico comunitario que por su relevancia y pertinencia corresponde interpretar, se atenderá lo pedido pero analizando los artículos 56, 58, literal f), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. Decisión 85 Artículo 56 “Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” (…) Artículo 58 “No podrán ser objeto de registro como marcas:” ( ) “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;” Decisión 344 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” 4. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: La aplicación de la ley en el tiempo; requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; reglas para el cotejo marcario; comparación entre marcas denominativas; marcas de productos farmacéuticos. 4.1.

La aplicación de la ley en el tiempo. De la solicitud de interpretación prejudicial y de los anexos correspondientes al proceso interno No 2002-00441 (8661), se desprende que la solicitud de registro del signo LOREX fue presentada en el mes de septiembre de 1990, es decir, durante la vigencia de la Decisión 85 por lo que esta norma es la que debe ser aplicada dentro de la presente interpretación. La disposición transitoria primera de la Decisión 344 explica que “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.” Los derechos válidamente concedidos, son los que la doctrina denomina derechos adquiridos, los que no pueden ser vulnerados con una aplicación retroactiva de la norma comunitaria, ya que pertenecen a su titular y nadie puede privarlo de ellos, no pueden ser alterados por ninguna ley, si fueron concedidos en forma legal o, como explica la norma comunitaria, en forma válida.

Por principio general una nueva norma no altera la situación jurídica producida antes de su vigencia, esto es lo que se llama la irretroactividad de la ley. El tiempo ejerce influencia en las relaciones jurídicas, por esto al expedirse una norma nueva sobre cierta materia, ésta regirá sobre los hechos que se produzcan durante su vigencia, y en virtud del principio de ultra actividad de la ley, la norma anterior continuará rigiendo los hechos ocurridos cuando estaba en vigor.

La ley rige, por lo general, para lo futuro; no obstante que por excepción, se le pueda conferir efecto retroactivo cuando de modo particular y expreso así se haga constar. La aplicación de la ley en el tiempo, tiene los siguientes efectos: diferido, inmediato, y retroactivo. El primero explica que debe transcurrir un determinado tiempo antes de la entrada en vigencia de la norma; el efecto retroactivo existe cuando la norma nueva modifica situaciones anteriores al momento en que entró en vigencia; y el efecto inmediato se da cuando se aplica la norma nueva a todos los hechos que se produzcan después de su vigencia. Este Tribunal sobre el tema en sentencias anteriores ha realizado las siguientes consideraciones: “Marcial Rubio Correa señala que: “Aplicación inmediata de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquélla que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquélla que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia”.

(Rubio, Marcial. Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p. 57 y ss).”[1] “A pesar del peligro que entrañan en el terreno jurídico las analogías, las cuales, las más de las veces, confunden en mayor medida que aclaran, podemos afirmar que las leyes, al igual que las personas, tienen una existencia temporal.”[2] “ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.[3] 4.2.

Requisitos para el registro de marcas. El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que sólo pueden ser registrados como marcas “los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. Un signo que posea los requisitos señalados cumple según la citada norma, con la función esencial de distinguir o identificar los diferentes productos al evitar, de este modo, que se produzca confusión. El requisito de la novedad procura que los signos que aspiren a obtener su registro marcario, no generen confusión con otros pertenecientes a terceras personas.

La marca es un bien inmaterial que para poder ser captado o percibido debe volverse sensible o tomar apariencia material para poder servir como signo distintivo, el que se aprecia generalmente a través del sentido de la vista. La distintividad hace posible la identificación de los productos o servicios y facilita que el público realice la elección de los bienes que desea adquirir; le da a la mercadería individualidad y permite que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

Es lógico concluir que una marca distintiva y novedosa (condición ésta exigida por la antigua Decisión 85) no generaría la posibilidad de confusión con otros signos existentes. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al interpretar el artículo 56 de la Decisión 85, expresó lo siguiente: “ la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca.

Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla. Es por ello que el artículo 56 de la Decisión 85 exige que los signos sean "visibles"; calidad que es la única que normalmente permite la identificación. ( ) La marca, en consecuencia, cumple un papel informativo en cuanto a la procedencia del producto o servicio.

Para el consumidor, productos similares con una misma marca, deben provenir lógicamente del mismo productor, al que suele atribuírsele determinadas calidades de aptitud, capacidad, responsabilidad y técnica. Así la marca cumple para el consumidor, una función indicadora de la calidad, alta o baja, de determinado producto o servicio.”[4] Sobre el tema la doctrina manifiesta que la marca: “Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensan al productor con compras continuadas”.[5] 4.3.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El artículo 58 literal f) establece la irregistrabilidad de los signos “que sean confundibles con otras marcas ya registradas o solicitadas anteriormente por un tercero o solicitadas posteriormente con reinvindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos dentro de la misma clase”; la confusión existe cuando al percibir la marca, el consumidor considera que se trata de la misma a la que está acostumbrado y si bien percibe que existen ciertas diferencias entre las marcas, por su similitud asume que éstas tienen el mismo origen empresarial.

Las marcas pueden presentar semejanza en los aspectos ortográfico fonético e ideológico; la similitud ortográfica se produce por la semejanza de las letras en los signos a compararse, en la sucesión de vocales, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, la similitud fonética se produce cuando existe identidad de la sílaba tónica y de las raíces o terminaciones; y, la similitud ideológica se da entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Al analizar si dos marcas son confundibles es importante, en el régimen de la Decisión 85, tomar en consideración el principio de especialidad, que supone que para que haya confusión, las marcas en conflicto deben amparar productos o servicios comprendidos dentro de la misma clasificación internacional. 4.4. Reglas para el cotejo marcario.

En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y otra que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente, proceder al cotejo entre las marcas, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas sentencias hace mención de los criterios que deben ser considerados para analizar la existencia de riesgo de confusión, los que según el tratadista Breuer Moreno son los siguientes: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” (“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Págs. 351 y SS.) Las reglas antes mencionadas se resumen de la siguiente manera: el cotejo de todo tipo de marcas debe realizarse bajo una visión de conjunto, es decir que no se deben desmembrar o descomponer las marcas en conflicto para establecer la similitud existente entre ellas, el presente criterio se aplica en la comparación de todo tipo de marcas.

En la comparación marcaria, debe emplearse el método de cotejo sucesivo, pues el consumidor observa a las marcas en forma individualizada o por separado y no al mismo tiempo. La similitud generada entre dos marcas se determina al observar los elementos semejantes existentes entre ellas y no los elementos distintos, se debe enfatizar en señalar cuales son las semejanzas entre los signos, pues es allí donde por lo general se percibe el riesgo de confusión. En este caso debe analizarse si entre los signos denominativos comparados existe similitud ortográfica, fonética o ideológica, entendiendo a la primera como la que proviene de la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la extensión de la palabra o palabras, la cantidad de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión, además existe semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, surge de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras comparadas, y cuando la sílaba tónica en ambas denominaciones es idéntica o muy difícil de distinguir, cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica se presenta cuando los signos que se comparan expresan la misma idea o un concepto muy semejante. 4.5.

Comparación entre marcas denominativas. Las marcas denominativas, se conforman por una o más palabras, que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual, las palabras pueden provenir, tanto del idioma español o extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados entorno a la comparación de marcas denominativas: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” [6] El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 4.6.

Marcas de productos farmacéuticos Al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una leve idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

Al respecto, Fernández Novoa señala lo siguiente: “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación.” “ al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”.[7] La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78- 79).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. “Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192).”[8] Por lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:

PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación de la resolución interna, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

SEGUNDO: Para que un signo pueda acceder al registro se requiere, dentro del régimen de la Decisión 85, que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro. Debe cuidarse, así mismo, que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en la normativa aplicable.

TERCERO: La principal función de toda marca es la distintividad que sirve como medio de protección al empresario y al público consumidor. Cuando una marca no es distintiva se produce confusión en perjuicio de los empresarios y de los consumidores a quienes se les induce a error.

CUARTO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.

QUINTO: Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna. La similitud generada entre los signos puede ser ortográfica, fonética o ideológica, la primera surge de la semejanza de las letras en los signos comparados, donde la sucesión de vocales, la extensión de la palabra o palabras, la cantidad de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión, además existe semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

Es fonética, cuando los signos al ser pronunciados generan un sonido idéntico o similar. La similitud ideológica se presenta cuando los signos que se comparan expresan la misma idea o un concepto muy semejante.

SEXTO: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

SÉPTIMO: Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, En este caso la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno 2002-00441 (8661), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (a.i.) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 21 de mayo del 2003. Proceso Nº 42-IP-2003. Marca “ACERO DIAMANTE”. Publicada en Gaceta Oficial Nº 963 del 5 de agosto del 2003. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 27 de octubre de 1999. Proceso Nº 15-IP-1999. Marca “BELMONT”. Publicada en la Gaceta Oficial Nº 528 de 26 de enero del 2000. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39-IP-2003. Marca: “& mixta”. Publicada en Gaceta Oficial Nº 965 del 8 de agosto del 2003. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3 de diciembre de 1987. Proceso Nº 01-IP-1987. Marca: “VOLVO”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 028 del 15 de febrero de 1988. [5] BERTONE, Luis Eduardo.

“DERECHO DE MARCAS”. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág. 27. [6] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. [7] Ibídem. Págs. 265 y 266. [8] Proceso Nº 39-IP-2003. Doc.cit. en píe de página N° 3.