Año XXII - Número 1185 Lima, 12 de abril de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 1-IP-2005.- Pág. Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58, literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Expediente Interno Nº 2002-00441 (8661). Actor: SANOFI SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A. Marca: “LOREX” Proceso 3-IP-2005.- 2 Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.
Proceso Interno N° 2003-00324. Actor: GOLDEN BROWN INTERNATIONAL (CYPRUS) Ltda. Marca: “GATES” mixta Proceso 6-IP-2005.- 10 Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literales a), b), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 84 y 128 eiusdem.
Parte actora: sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Caso: marcas “TERCER TIEMPO”. Expediente N° 2000-06157 (6157) Proceso 12-IP-2005.- 17 Interpretación Prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, e interpretación de oficio del artículo 136, literales a) y h) de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito de la República del Ecuador.
Expediente Interno Nº 9657-LP. Actor: LORD JHON (UK) LIMITED. Marca: “LONSDALE” Proceso 19-IP-2005.- 26 Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a); 83, literal a); y 95, párrafo segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.
Parte actora: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. Caso: marca BIOXIL. Expediente Interno: Nº 7145- 2000-M.P. Para nosotros la Patria es América 34 GACETA OFICIAL 12/04/2005 2.44 PROCESO 01-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 56, 58, literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Expediente Interno Nº 2002-00441 (8661). Actor: SANOFI SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A. Marca: “LOREX”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el, Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Magistrado consultante: doctor Camilo Arciniegas Andrade VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 2 de febrero del 2005. 1. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1.
Las partes: Demandante: SANOFI SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 1.2. La demanda: La SOCIEDAD PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ESPECIALIZADOS LTDA (Hoy SANOFI – SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A.) solicitó el 4 de septiembre de 1990, el registro de la marca nominativa “LOREX”, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
La solicitud fue publicada en la Gaceta de Pro- piedad Industrial Nº 380 del 11 de agosto de 1993, bajo el número de orden NP 1496. El registro del signo solicitado, fue negado de oficio por la existencia de la marca “LORAX” registrada por AMERICAN HOME anteriormente; sin embargo, la marca referida no ha sido usada por su titular para distinguir productos de la clase 5 desde que fue conferida.
La SOCIEDAD SANOFI – SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y reestablecimiento del derecho, ha instaurado demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de las Resoluciones Nº 9966 de 16 de abril de 1997, mediante la cual se aceptó el desistimiento de la observación presentada y se negó el registro de la marca “LOREX” para distinguir productos de la clase 5;
Nº 2415 de 19 de febrero de 1999 y Nº 20831 de 26 de junio de 2002 que confirman la Resolución anterior. Se alega en la demanda que la Superintendencia de Industria y Comercio apreció de manera errónea la relación entre la marca registrada “LORAX” y el signo solicitado para registro “LOREX” violando la norma comunitaria vigente, pues al realizar el cotejo entre las marcas del modo recomendado por la doctrina, es decir, observando los signos en su conjunto, de modo sucesivo y de acuerdo a la percepción del consumidor medio, se concluye que no es posible llegar a la confusión de los signos. Adicionalmente, en el caso de las marcas que distinguen productos comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es importante recordar que al momento de realizar el cotejo se debe observar que en las marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos se admite el registro de signos que incluyan raíces o terminaciones comunes, sin que esto afecte a la coexistencia pacífica en el mer- GACETA OFICIAL 12/04/2005 3.44 cado; además en razón de que la marca “LORAX” con registro vigente hasta el 22 de febrero de 2003, no ha sido usada por su titular.
Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Ante la Superintendencia de Industria y Comercio se está tramitando la cancelación por no uso de la marca “LORAX”; por ello se reitera que no hay riesgo de confusión entre los mencionados signos ya que “no existe en el mercado una marca LORAX, y por el contrario si es conocida en el medio la marca LOREX que ha quedado sin protección por la inadecuada aplicación que la Superintendencia de Industria y Comercio hizo de la ley.” 3.
Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas: 1.3. Contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio defiende la legalidad de los actos administrativos acusados, por haber sido emitidos en apego a la normativa comunitaria vigente. Siguiendo los criterios recomendados por la doctrina para la comparación marcaria, se observa que el signo “LOREX” carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados “LOREX” (solicitado) y “LORAX” (registrada) resulta indudable que presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas.
El signo nominativo “LOREX” reproduce cuatro letras que conforman la marca “LORAX”, situación ésta que otorga semejanza a las denominaciones comparadas. La coexistencia de las marcas en debate es susceptible de generar confusión entre los consumidores, llevándolos a error respecto a los productos que distinguen, en razón de que la marca solicitada previamente y el signo pendiente del registro se destinan a identificar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Consecuentemente los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado ya que inducen al consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores que pensarían que ambos signos poseen un origen empresarial común. 2. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento El Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344, pero de conformidad con la fecha relacionada con el trámite administrativo de la solicitud de registro de marca (septiembre de 1990), así como la facultad del Tribunal Andino para determinar las normas del ordenamiento jurídico comunitario que por su relevancia y pertinencia corresponde interpretar, se atenderá lo pedido pero analizando los artículos 56, 58, literal f), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.
A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. Decisión 85 Artículo 56 “Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” (…) Artículo 58 “No podrán ser objeto de registro como marcas:” ( ) “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;” Decisión 344 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente De- GACETA OFICIAL cisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” 4. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: La aplicación de la ley en el tiempo; requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; reglas para el cotejo marcario; comparación entre marcas denominativas; marcas de productos farmacéuticos. 4.1.
La aplicación de la ley en el tiempo. De la solicitud de interpretación prejudicial y de los anexos correspondientes al proceso interno No 2002-00441 (8661), se desprende que la solicitud de registro del signo LOREX fue presentada en el mes de septiembre de 1990, es decir, durante la vigencia de la Decisión 85 por lo que esta norma es la que debe ser aplicada dentro de la presente interpretación. 12/04/2005 4.44 La ley rige, por lo general, para lo futuro; no obstante que por excepción, se le pueda conferir efecto retroactivo cuando de modo particular y expreso así se haga constar.
La aplicación de la ley en el tiempo, tiene los siguientes efectos: diferido, inmediato, y retroactivo. El primero explica que debe transcurrir un determinado tiempo antes de la entrada en vigencia de la norma; el efecto retroactivo existe cuando la norma nueva modifica situaciones anteriores al momento en que entró en vigencia; y el efecto inmediato se da cuando se aplica la norma nueva a todos los hechos que se produzcan después de su vigencia. Este Tribunal sobre el tema en sentencias anteriores ha realizado las siguientes consideraciones: “Marcial Rubio Correa señala que: “Aplicación inmediata de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquélla que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquélla que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia”.
(Rubio, Marcial. Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p. 57 y ss).” 1 La disposición transitoria primera de la Decisión 344 explica que “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.” Los derechos válidamente concedidos, son los que la doctrina denomina derechos adquiridos, los que no pueden ser vulnerados con una aplicación retroactiva de la norma comunitaria, ya que pertenecen a su titular y nadie puede privarlo de ellos, no pueden ser alterados por ninguna ley, si fueron concedidos en forma legal o, como explica la norma comunitaria, en forma válida.
Por principio general una nueva norma no altera la situación jurídica producida antes de su vigencia, esto es lo que se llama la irretroactividad de la ley. El tiempo ejerce influencia en las relaciones jurídicas, por esto al expedirse una norma nueva sobre cierta materia, ésta regirá sobre los hechos que se produzcan durante su vigencia, y en virtud del principio de ultra actividad de la ley, la norma anterior continuará rigiendo los hechos ocurridos cuando estaba en vigor.
“A pesar del peligro que entrañan en el terreno jurídico las analogías, las cuales, las más de las veces, confunden en mayor medida que aclaran, podemos afirmar que las leyes, 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 21 de mayo del 2003. Proceso Nº 42-IP-2003. Marca “ACERO DIAMANTE”. Publicada en Gaceta Oficial Nº 963 del 5 de agosto del 2003.
GACETA OFICIAL al igual que las personas, tienen una existencia temporal.” 2 “ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 3 12/04/2005 5.44 La marca es un bien inmaterial que para poder ser captado o percibido debe volverse sensible o tomar apariencia material para poder servir como signo distintivo, el que se aprecia generalmente a través del sentido de la vista.
La distintividad hace posible la identificación de los productos o servicios y facilita que el público realice la elección de los bienes que desea adquirir; le da a la mercadería individualidad y permite que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. Es lógico concluir que una marca distintiva y novedosa (condición ésta exigida por la antigua Decisión 85) no generaría la posibilidad de confusión con otros signos existentes.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al interpretar el artículo 56 de la Decisión 85, expresó lo siguiente: “ la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca. Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla.
Es por ello que el artículo 56 de la Decisión 85 exige que los signos sean “visibles”; calidad que es la única que normalmente permite la identificación. 4.2. Requisitos para el registro de marcas. El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que sólo pueden ser registrados como marcas “los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”.
Un signo que posea los requisitos señalados cumple según la citada norma, con la función esencial de distinguir o identificar los diferentes productos al evitar, de este modo, que se produzca confusión. ( ) La marca, en consecuencia, cumple un papel informativo en cuanto a la procedencia del producto o servicio. Para el consumidor, productos similares con una misma marca, deben provenir lógicamente del mismo productor, al que suele atribuírsele determinadas calidades de aptitud, capacidad, responsabilidad y técnica.
Así la marca cumple para el consumidor, una función indicadora de la calidad, alta o baja, de determinado producto o servicio.” 4 El requisito de la novedad procura que los signos que aspiren a obtener su registro marcario, no generen confusión con otros pertenecientes a terceras personas. 2 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 27 de octubre de 1999. Proceso Nº 15-IP-1999. Marca “BELMONT”. Publicada en la Gaceta Oficial Nº 528 de 26 de enero del 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39IP-2003. Marca: “& mixta”. Publicada en Gaceta Oficial Nº 965 del 8 de agosto del 2003. Sobre el tema la doctrina manifiesta que la marca: 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 3 de diciembre de 1987. Proceso Nº 01-IP-1987. Marca: “VOLVO”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 028 del 15 de febrero de 1988. GACETA OFICIAL 12/04/2005 6.44 “Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensan al productor con compras continuadas”. 5 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas sentencias hace mención de los criterios que deben ser considerados para analizar la existencia de riesgo de confusión, los que según el tratadista Breuer Moreno son los siguientes: 4.3.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. El artículo 58 literal f) establece la irregistrabilidad de los signos “que sean confundibles con otras marcas ya registradas o solicitadas anteriormente por un tercero o solicitadas posteriormente con reinvindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos dentro de la misma clase”; la confusión existe cuando al percibir la marca, el consumidor considera que se trata de la misma a la que está acostumbrado y si bien percibe que existen ciertas diferencias entre las marcas, por su similitud asume que éstas tienen el mismo origen empresarial. 2.
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. Las marcas pueden presentar semejanza en los aspectos ortográfico fonético e ideológico; la similitud ortográfica se produce por la semejanza de las letras en los signos a compararse, en la sucesión de vocales, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, la similitud fonética se produce cuando existe identidad de la sílaba tónica y de las raíces o terminaciones; y, la similitud ideológica se da entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
Al analizar si dos marcas son confundibles es importante, en el régimen de la Decisión 85, tomar en consideración el principio de especialidad, que supone que para que haya confusión, las marcas en conflicto deben amparar productos o servicios comprendidos dentro de la misma clasificación internacional. 4.4. Reglas para el cotejo marcario.
En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y otra que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente, proceder al cotejo entre las marcas, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. 5 BERTONE, Luis Eduardo.
“DERECHO DE MARCAS”. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág. 27. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” (“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Págs. 351 y SS.) Las reglas antes mencionadas se resumen de la siguiente manera: el cotejo de todo tipo de marcas debe realizarse bajo una visión de conjunto, es decir que no se deben desmembrar o descomponer las marcas en conflicto para establecer la similitud existente entre ellas, el presente criterio se aplica en la comparación de todo tipo de marcas.
En la comparación marcaria, debe emplearse el método de cotejo sucesivo, pues el consumidor observa a las marcas en forma individualizada o por separado y no al mismo tiempo. La similitud generada entre dos marcas se determina al observar los elementos semejantes existentes entre ellas y no los elementos distintos, se debe enfatizar en señalar cuales son las semejanzas entre los signos, pues es allí donde por lo general se percibe el riesgo de confusión. En este caso debe analizarse si entre los signos denominativos comparados existe similitud ortográfica, fonética o ideológica, entendiendo a la primera como la que proviene de la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la extensión de la palabra o palabras, la cantidad de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden GACETA OFICIAL incrementar la confusión, además existe semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.
La similitud fonética, surge de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras comparadas, y cuando la sílaba tónica en ambas denominaciones es idéntica o muy difícil de distinguir, cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica se presenta cuando los signos que se comparan expresan la misma idea o un concepto muy semejante. 4.5.
Comparación entre marcas denominativas. 12/04/2005 7.44 “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 6 El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 4.6.
Marcas de productos farmacéuticos Las marcas denominativas, se conforman por una o más palabras, que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual, las palabras pueden provenir, tanto del idioma español o extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados entorno a la comparación de marcas denominativas: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” Al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.
Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una leve idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.
El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas 6 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL 12/04/2005 8.44 su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. que los designan, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.
Al respecto, Fernández Novoa señala lo siguiente: “Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.
El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192).” 8 “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación.” “ al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.
De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. 7 La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.
Por lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:
PRIMERO: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79).
Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante 7 Ibídem. Págs. 265 y 266. La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación de la resolución interna, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
SEGUNDO: Para que un signo pueda acceder al registro se requiere, dentro del régimen de la Decisión 85, que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicita8 Proceso Nº 39-IP-2003. Doc.cit. en píe de página N°
3. GACETA OFICIAL 12/04/2005 9.44 das prioritariamente para registro. Debe cuidarse, así mismo, que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en la normativa aplicable.
TERCERO: La principal función de toda marca es la distintividad que sirve como medio de protección al empresario y al público consumidor. Cuando una marca no es distintiva se produce confusión en perjuicio de los empresarios y de los consumidores a quienes se les induce a error.
CUARTO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.
QUINTO: Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna. La similitud generada entre los signos puede ser ortográfica, fonética o ideológica, la primera surge de la semejanza de las letras en los signos comparados, donde la sucesión de vocales, la extensión de la palabra o palabras, la cantidad de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión, además existe semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.
Es fonética, cuando los signos al ser pronunciados generan un sonido idéntico o similar. La similitud ideológica se presenta cuando los signos que se comparan expresan la misma idea o un concepto muy semejante.
SEXTO: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evi- tar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.
SÉPTIMO: Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, En este caso la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno 2002-00441 (8661), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA GACETA OFICIAL 12/04/2005 10.44 Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (a.i.) copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 003-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.
Proceso Interno N° 2003-00324. Actor: GOLDEN BROWN INTERNATIONAL (CYPRUS) Ltda. Marca: “GATES” mixta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil cinco. 2. Determinación de los hechos relevantes. VISTOS: Señala el consultante que GOLDEN BROWN INTERNATIONA (CYPRUS) Ltda., el 3 de diciembre de 2001, solicitó el registro de GATES (mixta), para productos de la clase 34 (tabacos, artículos para fumadores y cerillas).
En julio de 2002, fue publicado el extracto de la solicitud. La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, acompañada al Oficio No. Nº 1541, de fecha 24 de septiembre de 2004, del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, con motivo del proceso interno N° 2003-00324.
Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el once de febrero de 2005. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.
Las partes. La parte actora es la sociedad GOLDEN BROWN INTERNATIONAL (CYPRUS) Ltda. Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio y, como tercero interesado se señala a la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACOS S.A. 2.1. Hechos y fundamentos de la demanda. A esta solicitud, presentó oposición la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACOS S.A. en base a su marca GALES (mixta) registrada en la misma clase.
La oposición se declaró fundada y en consecuencia, mediante resolución Nº 38700 de 29 de noviembre de 2002, se negó el registro de GATES (mixta), pues se consideró que los signos en conflicto son confundibles. A esta resolución se interpusieron los recursos respectivos, que confirmaron la negativa del registro. Se aduce violación de los artículos 134, 136 y 150 de la Decisión 486.
Considera la demandante que no se hizo un examen minucioso del signo y se desconocieron elementos del signo, como novedad y distintividad. Señalan que no se hizo un estudio completo de los signos en conflicto y que la revisión y comparación fueron hechas de forma superficial. Además que se erró en la realización del examen de forma, pues el signo no incurre en causal de irregistrabilidad alguna.
GACETA OFICIAL Se desprende de la demanda que el signo GATES (mixto) es distintivo porque a la palabra GATES se acompaña un diseño grafico especial y además ” se leen los vocablos explicativos ‘American Blend’ y Full Flavor’”. 2.2. Contestación a la demanda. 2.2.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda, defiende la legalidad de sus actos.
Señala que el signo solicitado no cumple con los requisitos de registrabilidad, que es semejante a la marca registrada y que es confundible con esta. Además señalan los tipos de confusión en que pudiera incurrir el público consumidor. 12/04/2005 11.44 DECISIÓN 486 Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 2.2.2.
Del Tercero interesado: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACOS S.A. c) los sonidos y los olores; El tercero interesado COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACOS, alega legalidad de los actos de la administración; además de los argumentos de falta de requisitos y riesgo de confusión ya señalados. e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
CONSIDERANDO
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, en el presente caso, procede la interpretación de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitados. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: d) las letras y los números; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.
Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. Artículo 150 “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente proce- GACETA OFICIAL derá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.
En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA La marca ha sido definida por el artículo 134 de la Decisión 486 como: “Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” y que sean “susceptibles de representación gráfica”.
Este Tribunal ha manifestado al respecto que “En base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, colores o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en esta definición, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que de lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, a fin de que al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: ‘ … es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el 12/04/2005 12.44 propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva’. (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).
Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). Por su parte Ricardo Metke Méndez sostiene que ‘Los requisitos de la distintividad y de la perceptibilidad que establecía expresamente la Decisión 344, se encuentran implícitos en la definición …’”. (Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda, Baker & McKenzie, Medellín, Colombia, septiembre 2001. p, 57) (Proceso 148-IP-2003. marca: HERBAMIEL NATURE’S BLEND G.O.A.C. Nº 1.080 de 9 de junio de 2004).
Respecto a estos requisitos, la jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.
La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.
Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.
(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del GACETA OFICIAL signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.
Top Management: Bogotá. p. 77). II. CLASES DE SIGNOS DENOMINATIVOS, GRÁFICOS Y MIXTOS En razón de la composición de los signos en conflicto, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas, gráficas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo fonético y están formadas por una o varias letras, palabras o números que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.
Las marcas gráficas son signos visualmente perceptibles que se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado conceptual. La doctrina distingue entre las marcas puramente gráficas y las figurativas. Las puramente gráficas en las cuales la figura “se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”; las figurativas, en las cuales la figura “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca; el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”; y “la marca gráfica que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto o ‘motivo’ al que se asciende a través de un proceso de generalización” (FERNÁNDEZNOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de 12/04/2005 13.44 Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.).
Por último, las marcas mixtas se encuentran constituidas por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que se expresa en la forma externa de una imagen, figura o dibujo. En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente:“el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).
A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., p. 240).
III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES. RIESGO DE CONFUSION. REGLAS DE COMPARACION. El literal a) del artículo 136 prohíbe registrar como marca aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.
La razón es evitar que se vulnere el derecho de un tercero al registrar signos idénticos o seme- GACETA OFICIAL jantes a los suyos; y de esta manera garantizar la función principal de la marca, cual es la de distinguir los productos o servicios de un comerciante de los de similares características del competidor con el propósito de que no se genere confusión entre ellos.
La confusión en materia marcaria puede obedecer a la incapacidad de un signo para distinguir los productos o servicios que ampara, de otros que puede inducir al consumidor a error. Este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión de los signos entre sí y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.
(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Cabe resaltar que la sola existencia del riesgo de confusión basta para que se configure la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta.
La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al consumidor a adquirir o contratar un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o los servicios. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Para determinar si existe o no semejanza entre los signos en conflicto es necesario realizar una comparación de sus elementos fonético, gráfico y conceptual.
Este Tribunal ha determinado que la similitud visual o gráfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar 12/04/2005 14.44 a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Para verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
Finalmente, se deberá tomar en cuenta, que la pertenencia de dos productos a una misma clase del nomenclátor no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, “ que también GACETA OFICIAL se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.
(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid. Loc. Cit.). Finalmente, en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.
IV. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Vencido el plazo para la formulación de oposiciones, aunque estas hubiesen sido presentadas o no, la Oficina Nacional Competente debe efectuar el examen de registrabilidad para finalmente pronunciarse sobre la concesión o denegación del registro de la marca a través de resolución debidamente motivada. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución 12/04/2005 15.44 (Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997.
G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA). Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las oposiciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad para la adopción de su criterio puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.
La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: El examen de registrabilidad se realiza a través del análisis de todas las exigencias que impone la Norma Comunitaria en materia de propiedad industrial, para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos, y tomando en consideración las prohibiciones establecidas.
Este Tribunal ha señalado en su jurisprudencia acerca del examen de registrabilidad que: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.
La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado, además deberá ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Segundo: Los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, no son registrables si además, están destinados a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. Tercero: El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá con posterioridad a la realización del examen compara- GACETA OFICIAL tivo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, y los que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial.
Cuarto: En la comparación entre signos mixtos o entre un signo mixto y uno denominativo, el elemento predominante en el conjunto marcario es generalmente el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo, debiendo siempre tomarse en cuenta el conjunto que conforma la marca.
En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Quinto: Vencido el plazo para la formulación de oposiciones, aunque estas hubiesen sido presentadas o no, la Oficina Nacional Competente debe efectuar el examen de registrabilidad para finalmente pronunciarse sobre la concesión o denegación del 12/04/2005 16.44 registro de la marca a través de resolución debidamente motivada.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución motivada. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.
Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 12/04/2005 17.44 PROCESO Nº 06-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literales a, b, d y e, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 84 y 128 eiusdem.
Parte actora: sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Caso: marcas “TERCER TIEMPO”. Expediente N° 2000-06157 (6157). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, nueve de marzo del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las siguientes disposiciones: “Artículo 83, literales a), b), c), d), e); artículo 81, artículo 146 y 147 de la Decisión 344 …”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 11 de enero de 2005; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.
Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega en su demanda que “la sociedad CARACOL TELEVISIÓN S.A. solicitó el registro de la marca TERCER TIEMPO, para distinguir servicios de la clase 41 de la clasificación internacional de marcas … Publicada la solicitud en la gaceta de la propiedad industrial, la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. formuló demanda de observación, en virtud de ser titular en Colombia del nombre comercial EL TIEMPO … Mediante la Resolución No 24988 de fecha 26 de noviembre de 1999 [rectius 12567 de 30 de junio de 1999], se declaró fundada la demanda de observaciones y se negó el registro del signo TERCER TIEMPO por considerar que encuadraba en las causales de irregistrabilidad señaladas en los literales a) y b) del artículo 83 de la Decisión 344 Contra la anterior resolución se interpuso recurso de reposición y de apelación, la cual confirma la resolución impugnada, y concede el recurso de apelación Mediante la resolución No 24988 de 26 de noviembre de 1999 el Superintendente Delegado para la propiedad Industrial revoca la decisión contenida en la resolución No 12657 [rectius 12567] de 30 de junio de 1999 proferida por la División de Signos Distintivos y concede el registro de la marca TERCER TIEMPO”.
Del texto de la demanda se infiere que, adicionalmente, “La sociedad CARACOL TELEVISIÓN S.A, solicitó el registro de la marca TERCER TIEMPO, para distinguir servicios de la Clase 38 dicha solicitud se tramitó en el expediente administrativo No.98-64549”; que “Publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 471 de fecha … Veintiocho (28) de enero de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999), la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A., formuló demanda de observación, en virtud de ser titular en Colombia del Nombre Comercial EL TIEMPO, para distinguir actividades comerciales relacionadas con productos y servicios de las clases 16, 35, 38, 41 y 37 ”; que “Mediante resolución No. 23299 de fecha Veintinueve (29) de Octubre de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999), la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la demanda de observaciones presentada por la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A., y negó el registro de la marca TERCER TIEMPO, para distinguir servicios de la Clase 38 ”; que “Contra la anterior resolución la sociedad CARACOL TELEVISIÓN S.A., presentó recurso de reposición y subsidiario de apelación … Mediante resolución No. 000543 de fecha 26 de enero de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia confirmó la resolución impugnada y concede el recurso de apelación ”; y que “Mediante resolución No. 04154 de fecha 29 de febrero de 2000 GACETA OFICIAL el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la decisión contenida en la resolución No. 232999 y concedió el registro de la marca TERCER TIEMPO, para distinguir servicios de la Clase 38 …”.
Del expediente remitido a este Tribunal por el consultante, así como de la información contenida en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, se desprende que las solicitudes de registro del signo “TERCER TIEMPO”, para distinguir, respectivamente, servicios de las clases 38 y 41, fueron radicadas el 3 de noviembre de 1998. 1.2.
Cuestión de derecho En el texto inicial de su demanda, la actora denuncia la violación, por falta de aplicación, de los artículos 81, 83, literales a, b, d y e, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que “la marca TERCER TIEMPO, solicitada por la sociedad CARACACOL (sic) TELEVISIÓN S.A. carece de la distintividad necesaria La marca TERCER TIEMPO, reproduce la parte más característica de las marcas y nombre comercial EL TIEMPO de propiedad de mi representado para distinguir servicios de las clases 38 y 41 La marca solicitada para registro TERCER TIEMPO es confundible a (sic) la marca y nombre comercial EL TIEMPO, en los aspectos gráfica (sic), conceptual y fonético”.
En el texto integrado de su demanda, el actor precisa que “La confusión gráfica se presenta por cuanto la marca TERCER TIEMPO, solicitada por la sociedad CARACOL TELEVISIÓN S.A., reproduce el signo TIEMPO, que constituye la parte característica y distintiva de las marcas de propiedad de mi representada”; que “las marcas en conflicto tienen el mismo significado conceptual, en primer lugar porque la parte característica de las dos marcas es la palabra TIEMPO, la cual cumple la función gramatical de ‘sujeto’ en todas las marcas en conflicto”; que “La marca TIEMPO de propiedad de mi mandante se encuentra acompañada del artículo EL, que denota un número singular, en tanto que la marca solicitada se encuentra precedida por el artículo TERCER, que denota un número de orden”; que “En los dos casos las expresiones que acompañan las marcas en conflicto se refieren necesariamente a la palabra TIEMPO, por lo tanto el concepto que retiene el consumi- 12/04/2005 18.44 dor en su memoria, es el mismo en los dos casos”; y que “La marca EL TIEMPO, propiedad de la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO ha sido usada en el mercado nacional desde 1911 y goza en dicho mercado nacional de un reconocimiento excepcional, puede decirse que es conocida por todos los habitantes del territorio nacional.
Este hecho además de su intensa publicidad y la excelente calidad de los productos y servicios que identifica convierten a la marca EL TIEMPO en una marca renombrada dentro del territorio colombiano … En virtud del renombre, la marca EL TIEMPO merece la especial protección por parte de las autoridades encargadas del registro de marcas para evitar que su especial fuerza distintiva se vean deterioradas (sic) por la inscripción y uso de signos similares, como el que se solicita en este caso”. 2.
Contestación a la demanda El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene, en su escrito de contestación a la demanda, que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas ‘EL TIEMPO’ registradas a favor de la sociedad Casa Editorial El Tiermpo (sic) S.A. para distinguir servicios comprendidos en la (sic) clases 38 y 41 y la marca TERCER TIEMPO solicitada por la sociedad Caracol Televisión S.A. en debate, se concluye en forma evidente que entre estas (sic) no existen semejanzas capaces de conllevar a la confundibilidad directa al público consumidor y por lo tanto pueden coexistir en el mercado”; que “las marcas en controversia no presentan similitudes tales que las hagan confundibles entre sí. En efecto, si bien es cierto que estas marcas comparten la expresión TIEMPO, al estar precidida (sic) TERCER TIEMPO por adjetivo, que corresponde al apócope de tercero, y las otras por pronombre posesivo y un artículo, la idea que producen en el consumidor es completamente diferente.
Igualmente al pronunciarlas y trasncribirlas (sic) resultan diferentes entre sí”; y que “Los actos administrativos acusados no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas y no violenta (sic) normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.
CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: “Artículo 83, literales a), GACETA OFICIAL b), c), d), e); artículo 81, artículo 146 y 147 de la Decisión 344 …”; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, a tenor de la disposición contemplada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 228 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite;
Que el Tribunal ha expresado en reiteradas ocasiones, que los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 hacen referencia a compromisos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, adquiridos desde la entrada en vigencia de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y que estos compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participen con intereses individuales; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, este Tribunal estima que procede realizar la interpretación de los artículos 81 y 83, literales a, b, d y e, de la Decisión 344, y no la de los artículos 146 y 147 eiusdem porque, según el criterio reiterado del Tribunal, se trata de disposiciones no susceptibles de aplicación en las causas relativas a intereses individuales; además, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, el Tribunal encuentra pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 84 y 128 eiusdem.
Los textos a interpretar son los siguientes: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los 12/04/2005 19.44 productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;
(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
GACETA OFICIAL ( )”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.
“Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.
I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el 12/04/2005 20.44 signo distingue.
En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.
La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.
Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.
Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.
Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.
II. De la protección del nombre comercial y de la prueba de su uso El artículo 128 de la Decisión 344 disciplina el régimen de protección del nombre comercial, es GACETA OFICIAL decir, del signo que identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en el ámbito de un ramo comercial o industrial, y que la distingue de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.
Este Tribunal ha establecido sobre el particular que: “El nombre comercial … distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa …” (Sentencia dictada en el expediente N° 45-IP-98, del 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C N° 581, del 12 de julio del mismo año, caso “IMPRECOL”).
La disposición citada prescribe que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, de modo que el derecho al nombre comercial, cuya protección ha de estar consagrada en la respectiva legislación nacional, puede ser consecuencia de su uso efectivo o de su registro. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores … De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia … Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Sentencia dictada en el expediente Nº 45-IP-98, ya citada).
Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a 12/04/2005 21.44 quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.
La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario … para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), (el nombre comercial) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.
Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial (Sentencia dictada en el expediente Nº 03-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “BELLA MUJER”).
III. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Y el literal b de la misma disposición prohíbe el registro como marca del signo idéntico o semejante a un nombre comercial protegido si, dadas las circunstancias, pudiera inducirse al público a error. Del texto de las disposiciones citadas se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los con- GACETA OFICIAL sumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión, entre el signo pendiente de registro y otro que goce de protección, será necesario determinar si hay vínculo de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.
En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión 12/04/2005 22.44 es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.
La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).
Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).
En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras GACETA OFICIAL que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).
En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre la marca y el nombre comercial protegido, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o comerciante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión entre los signos en conflicto, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;
Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. Por otra parte, en la comparación entre los servicios que constituirían el objeto del signo 12/04/2005 23.44 solicitado para registro como marca, y aquellos que constituirían el objeto de la actividad económica del titular del nombre comercial, cabe reiterar que “… a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara” (Sentencia dictada en el expediente Nº 03-IP-98, ya citada).
IV. De la marca notoria y de la necesidad de su prueba Este Tribunal ha calificado de notoria la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).
Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios correspondientes.
Se reitera que, de conformidad con el artículo 83, literal e, de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.
El Tribunal insiste por ello en que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el ex- GACETA OFICIAL 12/04/2005 24.44 pediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, criterio adoptado ya en la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”). su respecto la máxima notoria non egent probatione.
Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores. Así, la protección de la marca notoria se configura aun en el caso de que no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro haya sido solicitado.
V. De la marca débil Sin embargo, en relación con el atributo de notoriedad de la marca, el Tribunal ha establecido que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada …” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”).
En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).
En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.
La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.
Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).
Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.
Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. pp. 191 y 192). Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión GACETA OFICIAL 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2° A la luz del artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso previo a la solicitud de registro del signo ya registrado como marca.
Cuando la protección del nombre comercial derive de su uso previo, éste deberá ser personal, continuo, efectivo y público. La prueba del uso efectivo y previo corresponderá a quien lo alegue. 3° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y otro que goce de protección, en el territorio de uno o más de los Países Miembros, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios. 4° El signo solicitado para registro como marca no será suficientemente distintivo y, en consecuencia, no será registrable, si, puesto en comparación con un nombre comercial protegido, sea que dicha protección derive de su registro o de su uso previo, se constata que existe identidad o semejanza entre ellos, así como entre los productos y servicios que constituyan el objeto del signo solicitado para registro y la actividad económica del titular del nombre comercial, de modo que puedan inducir, a los consumidores o usuarios, a confusión o error en el mercado. 5º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal 12/04/2005 25.44 aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6º La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo solicitado para registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.
De invocarse la notoriedad de una marca para formular observaciones a la solicitud de registro de un signo, el interesado deberá probar aquélla sobre la base de los indicadores señalados en el artículo 84 de la Decisión 344, así como demostrar su existencia para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. 7° El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto o servicio, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.
A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 12/04/2005 26.44 Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 012-IP-2005 Interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, e interpretación de oficio del artículo 136 literales a) y h) de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito de la República del Ecuador.
Expediente Interno Nº 9657-LP. Actor: LORD JHON (UK) LIMITED. Marca: “LONSDALE”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito de la República del Ecuador.
Demandado: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. Tercero Interesado: LONSDALE ESPAÑA MONTSE S.L. Magistrado consultante: doctor Víctor Terán Martínez. VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente, mediante auto de fecha 11 de febrero del 2005. 1.2.
La demanda: Solicita la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 980209, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, con fecha 15 de mayo de 2002, que negó el registro de la marca “LONSDALE”. 1. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1.
Las partes: Demandante: LORD JHON (UK) LIMITED. La Sociedad LORD JHON (UK) LIMITED solicitó el 1 de febrero de 2001 el registro del signo LONSDALE, para identificar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. En la demanda se menciona que ha obtenido el registro del signo LONSDALE en varios países del mundo y que es su legítimo propietario, por lo que en estricto derecho corresponde se le otorgue el registro en el Ecua- GACETA OFICIAL dor; además, que el propósito de su solicitud de registro es ampliar su derecho ya existente.
Expresa que la Sociedad LORD JHON (UK) LIMITED es famosa y notoriamente conocida en varios países del mundo, contando con la preferencia del público consumidor y que en Europa, otras compañías han tratado de apropiarse del signo LONSDALE, y hace mención a un caso ocurrido en España en donde el litigio concluyó satisfactoriamente para los intereses de la Sociedad LORD JHON (UK) LIMITED. LONSDALE ESPAÑA MONTSE, S.L. presentó oposición en contra de la solicitud de registro de la Sociedad LORD JHON (UK) LIMITED, con fundamento en que posee solicitudes prioritarias de la marca LONSDALE LONDON en Ecuador y en otros países. 1.3.
La contestación a la demanda. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, contesta a la demanda expresando que luego de revisar sus archivos ha podido constatar que por medio de Resolución de fecha 8 de abril del 2002, concedió a nombre de PROMOCIONES CEPISAL S.L. el registro de la marca LONSDALE LONDON Y DISEÑO, para productos comprendidos dentro de la clase 25; y que desde el punto de vista gráfico - visual, fonético - auditivo y conceptual, el signo solicitado LONSDALE es muy semejante a la marca previamente registrada, por lo que la coexistencia en el mercado de estos dos signos induciría a error y confusión a los consumidores.
El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial IEPI, contesta a la demanda, negando los fundamentos de hecho y de derecho de la presente causa. La marca LONSDALE posee el registro del referido signo en varios países del mundo pero en ninguno de la Comunidad Andina, y en el proceso interno no ha demostrado que goza de la calidad de notoria.
Sobre este punto, expresa que la protección de una marca existe a partir del registro en el país en donde se concede, en virtud del principio de territorialidad, y que la única excepción se da en el supuesto de que la marca sea notoria. Aclara que cada derecho nacional de marca, se somete a la ley nacional correspondiente con una protección limitada al territorio del correspondiente Estado. 12/04/2005 27.44 En calidad de tercero interesado contesta a la demanda la Compañía LONSDALE ESPAÑA BY MONTSE S.L., y explica que ante la solicitud de registro del signo LONSDALE presentó oposición basándose en aspectos como: sus derechos adquiridos sobre la marca LONSDALE LONDON para identificar productos de la clase 25, en Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia y Perú; la notoriedad de la marca de su titularidad; y, la falta de distintividad del signo LONSDALE con respecto a su marca registrada.
El tercero interesado propone como excepción la falta de legítimo contradictor. 2. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 3.
Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas. En vista de que en el mes de febrero de 2001 se presentó la solicitud de registro de la marca LONSDALE se encontraba en vigencia la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no se realizará la interpretación del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitado por el consultante.
Se interpretará el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitado, y de oficio por ser pertinente dentro del tema planteado, el artículo 136, literales a) y h) de la misma Decisión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. Decisión 486 Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. GACETA OFICIAL Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 12/04/2005 28.44 4.
Consideraciones. La presente interpretación se referirá, de manera principal a los siguientes temas: requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; la marca notoriamente conocida y prueba de tal calidad; reglas para el cotejo de los signos; comparación entre marcas nominativas y mixtas. c) los sonidos y los olores; 4.1.
Requisitos para el registro de marcas. d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” ( ) “h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Dentro del mercado actual en el que se ofertan toda clase de productos y servicios, la marca es un elemento indispensable para el comercio, y un medio adecuado de información que facilita la elección al momento de realizar una compra.
La marca es un mecanismo que facilita la búsqueda que realiza el consumidor en el mercado y al mismo tiempo representa un incentivo para que el empresario ofrezca mejores condiciones en cuanto a calidad, precio o cualquier otro aspecto, que le permita dejar en la mente del consumidor una cierta sensación de satisfacción, que empuje a este último, a reiterar la compra de un producto o servicio identificado con la marca que antes adquirió y resultó de características convenientes a sus necesidades.
Al respecto Manuel Aréan Lalín expresa que: “ la marca se constituye en un mecanismo de diferenciación y, con ello, de identificación de los productos o servicios que pueden ser reiteradamente reconocidos. Se erige, así, en pieza clave para el favorecimiento de la transparencia del mercado y el sostenimiento de una competencia basada en las propias prestaciones: en el esfuerzo desplegado, en los recursos invertidos y, en definitiva en los resultados alcanzados por cada operador económico.” (“INDECOPI & ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
OMPI”. 1er. Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial. “LOS RETOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL SIGLO XXI.” Primera Edición. Editado por INDECOPI & OMPI. Lima. 1996. Pág. 178). Julio Pascual y Vicente, define a la marca como: “Distintivo o señal que una empresa pone a sus productos para diferenciarlos de los demás y cuyo uso pertenece a aquélla en exclusiva.
La protección legal de la marca se asegura mediante su inscripción en los registros administrativos competentes ” (PASCUAL Y VICENTE GACETA OFICIAL 12/04/2005 29.44 que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como marca. Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva.
En efecto, el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo. Pues bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los sentidos. Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible.” 2 Julio.
“DICCIONARIO DE DERECHO Y ECONOMÍA DE LA COMPETENCIA EN ESPAÑA Y EUROPA”. Primera Edición. 2002. Editorial Civitas. Pág. 260). Marco Matías Alemán indica que las marcas “consisten en signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales buscan su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 1 La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente desde el 1 de diciembre del 2000, en su Título VI, trata acerca de las marcas, incluyendo algunas importantes variantes con respecto de lo señalado por la Decisión 344.
El artículo 134 de la Decisión 486, de inicio, define de manera general a la marca como “ cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.” Luego en siete literales, hace una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario, la norma dice que pueden constituir marcas, entre otros: palabras o combinación de palabras; imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; sonidos y olores; letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.
Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Pese a que no se menciona de manera expresa al requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.
José Manuel Otero Lastres ilustra este punto de la manera siguiente: “ la ‘perceptibilidad’, entendida como la posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación externa en La distintividad es según la doctrina, y la jurisprudencia la función primordial de la marca, y es la característica que permite diferenciar productos y servicios, a fin de que el consumidor los individualice e identifique, pudiendo realizar de manera adecuada la elección de los productos que desea adquirir.
Un signo que cumple con la calidad de ser distintivo cuenta con dos aspectos fundamentales que son: “la capacidad intrínseca o “de individualización” y la capacidad extrínseca o de “no confundibilidad”” 3 La fuerza distintiva de la marca implica que el signo por sí mismo debe tener la suficiente capacidad para individualizar los bienes sobre los cuales se coloca y además no debe generar confusión con respecto de otros signos registrados o previamente solicitados.
El requisito de susceptibilidad de representación gráfica del signo implica que la marca se plasme en un sustento material que permite que quien la observe tenga una idea de la marca, para ello es válido hacer uso de medios como: signos gráficos, figuras, o la combinación de elementos de cualquier clase que permitan la descripción del signo. Mediante esta condición el creador de la marca la lleva del campo subjetivo a la realidad.
En la práctica el requisito de representación gráfica, permite que se realice la publicación y el 2 1 ALEMAN, Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS” Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. 3 OTERO LASTRES, José Manuel. “REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISIÓN 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”.
Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2. Junio de 2001. Pág. 132. Ibídem, pág. 129. GACETA OFICIAL archivo del signo solicitado ante la Oficina Nacional Competente en cada país. La parte final del artículo 134 de la Decisión 486, expresa que en ningún caso será obstáculo para la obtención del registro, la naturaleza del producto o servicio, para el cual se utilizará la marca.
José Manuel Otero Lastres expresa que “La registrabilidad o no habrá que referirla exclusivamente al signo o medio de que se trate nunca al producto o servicio para el que se solicite el registro del signo.” 4 El Juez consultante debe analizar en el presente caso, si el signo solicitado para el registro, cumple con los requisitos contenidos en el artículo 134 interpretado y si no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión 486. 4.2.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Todo signo que se aspira a registrar como marca debe estar dotado de fuerza distintiva suficiente. Permitir el registro de marcas carentes de tal característica, llevaría a crear confusión en el mercado, además, de la posibilidad de generar perjuicios al titular de una marca previamente solicitada o registrada, que vería afectado su derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo.
La Normativa Comunitaria contenida en el Régimen Común de Propiedad Industrial, ofrece adecuada protección a la marca, impidiendo que se registren, signos en los que no está presente el elemento distintivo. Las posibilidades al crear un conjunto marcario, son amplísimas, pues se pueden combinar de manera creativa diversos elementos, tanto gráficos como denominativos, con términos tomados tanto del lenguaje común, como de la fantasía, por lo que el resultado puede ser siempre distintivo, y no confundible a otros signos antes registrados por otros titulares.
La Oficina Nacional Competente, deberá realizar el respectivo examen de registrabilidad, en donde se debe analizar si el signo cumple con las condiciones para el registro marcario, de acuerdo a los parámetros establecidos por la normativa vigente en materia de marcas. 4 Ibídem, pág. 134. 12/04/2005 30.44 La prohibición, de registrar signos idénticos o similares a otros, evita que surjan condiciones injustas en el mercado, y brinda una adecuada protección al derecho exclusivo de que goza el titular de la marca y a la vez protege al consumidor para que no incurra en confusión o error al realizar la elección de los productos que adquiere.
Un signo que no es distintivo, en relación con una marca ya existente en el mercado, tiene altas probabilidades de ocasionar error entre los consumidores, por ello, la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión es suficiente para negar el registro solicitado. La confusión generada entre las marcas es directa cuando la semejanza conduce al comprador a adquirir un producto o un servicio, creyendo que está comprando otro; es indirecta cuando el consumidor atribuye en forma errada a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 4.3.
Reglas para el cotejo de los signos. A fin de establecer el riesgo de confusión que pudiera generarse entre los signos enfrentados, se debe analizar si verdaderamente existen semejanzas suficientemente capaces de inducir al público a error, o si los signos en conflicto son los suficientemente disímiles como para que pueden coexistir en el mercado sin ocasionar perjuicio a los consumidores y sin afectar el derecho de exclusiva de terceros.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reiteradamente, en sus sentencias sobre la materia, ha mencionado las reglas que deben ser consideradas para determinar la existencia del riesgo de confusión, las que según el tratadista Breuer Moreno expresan que: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, to- GACETA OFICIAL 12/04/2005 31.44 mando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
(“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y SS.)” 5 ca – producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios” (OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”.
Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág.255). La comparación de todo tipo de marcas debe realizarse a través de una visión total o de conjunto de todos los elementos que integran a los signos cotejados, sin descomponerlos o fraccionarlos para efectos de establecer similitud, ya que se debe realizar una observación global de todos los factores integrantes de la marca con la finalidad de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica; la visión de conjunto se da por la impresión que el consumidor tiene sobre la misma.
Además se debe usar el método de cotejo sucesivo; no cabe realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en forma individualizada o por separado. En lo referente a la similitud general entre dos marcas, se deben observar los elementos semejantes existentes entre ellas, para percibir el riesgo de confusión. Es de competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, el realizar el examen de los signos, aplicando los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 4.4.
La marca notoriamente conocida y prueba de tal calidad. Se entiende como marca notoriamente conocida es aquélla que goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, se ubica en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, que les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor.
La doctrina sobre el tema indica lo siguiente: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo mar5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 10 de abril del 2002. Proceso Nº 01-IP2002. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Nº 633 de 17 de enero de 2001.
“Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” 6 Por su naturaleza, esta clase de marcas, goza de especial protección, ya que no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad, que se aplican de modo general en el caso de las marcas comunes, la protección que se le brinda a esta clase de marca se dirige a prevenir que otra marca aproveche indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla que goza del carácter de notoriedad.
La Normativa Comunitaria Andina brinda amplia protección a los signos distintivos que posean el carácter de notoriedad, de tal modo que se impide la reproducción, imitación, traducción o transcripción de un signo notorio en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, siempre y cuando la marca que se pretende registrar pueda generar confusión con otra notoriamente conocida.
Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez 6 ZUCCHERINO, Daniel.
“MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1997. Págs. 130 y 131. GACETA OFICIAL competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana critica; el determinar si la marca posee la calidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcario.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sentencias anteriores ha manifestado lo siguiente dentro del tema: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: y Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. y Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. 12/04/2005 32.44 La marca denominativa o verbal utiliza un signo acústico o fonético y está conformada por una o varias letras que integran un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual.
Dentro de éstas se encuentran las llamadas marcas sugestivas y marcas arbitrarias. A fin de decidir acerca de la posibilidad de registro de un signo, que tenga similitud con respecto de una marca registrada, o previamente solicitada, el examinador deberá realizar entre ellos una comparación, para determinar el grado de semejanza existente y si el registro del nuevo signo, pudiese tener implicaciones respecto de un signo registrado o previamente solicitado.
En la comparación de marcas mixtas con denominativas el examinador, con el fin de determinar el riesgo de confusión que pudiera existir, debe analizar si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y sin afectar el derecho de exclusiva de terceros.
Al respecto el Tribunal ha señalado: “La Doctrina ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no de confusión resultante en la comparación entre marcas mixtas y denominativas. El siguiente concepto de Aldo Cornejo es ilustrativo al respecto, cuando dice que: “En este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas.
Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio””. 8 y Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.
Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” 7. 4.5. Comparación entre marcas nominativas y mixtas. La marca mixta, se compone de un elemento denominativo, es decir, una o varias letras y un elemento gráfico que puede constar de una o varias imágenes; presenta un elemento principal y un accesorio; en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, sin embargo en algunos casos se le reconoce prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color, y otros aspectos que en un momento dado pueden ser definitivos. 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso Nº 09IP-2002. Marca “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 777 de 27 de marzo del 2003. Al comparar una marca mixta y una denominativa, la doctrina ha manifestado que el elemento denominativo generalmente sobresale sobre el gráfico, la razón de ser de este principio está en 8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIIDAD ANDINA.
Sentencia del 27 de noviembre de 2002. Proceso Nº 101-IP-2002. Marca: “COLA REAL + gráfica”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Nº 877 de 19 de diciembre de 2002. GACETA OFICIAL 12/04/2005 33.44 mente sobresale frente al gráfico, por lo que éste ostenta, por lo general, menor importancia frente a la denominación. que, al solicitar el producto identificado con la marca generalmente se hace uso de la palabra, por lo que el elemento gráfico ostenta menor importancia frente a la denominación. En vista de las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO: Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486, un signo es registrable como marca cuando es apto para distinguir productos o servicios en el mercado, es susceptible de representación gráfica y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. La marca notoriamente conocida se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el mercado entre los consumidores del producto o del servicio que protege, esta clase de marca, cuando el atributo de notoriedad ha sido probado, goza de especial protección que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad.
Al realizar la comparación de una marca mixta y una denominativa, la doctrina ha manifestado que el elemento denominativo general- QUINTO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno 9657-LP, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (a.i.) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 12/04/2005 34.44 PROCESO Nº 19-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literal a; 83, literal a; y 95, párrafo segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.
Parte actora: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. Caso: marca BIOXIL. Expediente Interno: Nº 7145- 2000-M.P. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, nueve de marzo del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) y 95 inciso segundo de la Decisión 344” de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Luis Rosero Morales, y recibida en este Tribunal en fecha 9 de febrero de 2005.
El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1. Demanda 1.1. Cuestión de hecho De la demanda presentada por el apoderado especial para los asuntos relativos a la Propiedad Industrial de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION se desprende que “El 22 de septiembre de 1998, PHARMABRAND S.A., de Ecuador, solicitó, de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, la concesión del registro de la marca ‘BIOXIL’ para proteger: ‘Todos los productos de la Clase Internacional No. 5’ ”; que “Con fecha 12 de abril de 1999, dentro del término establecido en el Art. 93 de la Decisión 344, SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION presentó observaciones al registro del signo ‘BIOXIL’, fundamentado en el derecho de uso exclusivo de la marca ‘AMOXIL’, inscrita en el Ecuador el 17 de agosto de 1973 … para amparar: ‘Preparaciones y substancias farmacéuticas para uso humano y veterinario.
Clase Internacional No. 5’ ”; y que “El 17 de febrero del 2000 se me notificó la resolución administrativa No. 0975733, dictada el 14 de febrero del 2000, mediante la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial, en evidente vulneración de los derechos subjetivos de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, sin una debida motivación rechazó la observación y concedió el registro de la marca BIOXIL”.
Del texto de la Resolución 975733, emitida por el Director Nacional de la Propiedad Industrial, se desprende además que, en relación con la solicitud de registro del signo BIOXIL como marca, “se presentan las siguientes observaciones: A) MEDIFARMA WESTERN PHARMACEUTICAL … presenta observación al registro de la marca en referencia indicando que tiene registrada en el Ecuador la marca BIOTINOL … para productos de la clase internacional No. 5.
B) SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, presenta observación … indicando que es titular de la marca AMOXIL registrada en el Ecuador … renovada y vigente, para proteger preparaciones y substancias farmacéuticas para uso humano y veterinario. C) BIOCHEMIE GESELLSCHAFT m.b.H., presenta observación … indicando que es el titular de la marca notoriamente conocida BIODROXIL, la que se encuentra registrada en el Ecuador … renovada y vigente, para proteger preparaciones farmacéuticas clase internacional No. 5”; y se decide “rechazar la observación presentada, aceptar el registro de la denominación BIOXIL y disponer la expedición del título correspondiente”. 1.2.
Cuestión de derecho El consultante informa que el actor solicita “que en sentencia se declare que la resolución No. 0975733 infringe lo dispuesto en los artículos 81, 82 literales a) y h), y 95, inciso 2, de la Decisión 344 en concordancia con otras normas de carácter nacional …”, y que argumenta “que entre las marcas en conflicto existen caracterís- GACETA OFICIAL ticas de similitud e identidad gráfica-visual y fonética-auditiva, tanto que entre la marca ‘AMOXIL’ y la marca ‘BIOXIL’, puede incluso inducirse al público a confusión”; que “la Resolución No. 0975733 viola los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) y 95 inciso segundo de la Decisión 344, además de la falta de motivación del acto administrativo que infringe normas de orden interno”; y que “el análisis comparativo será más exigente cuando la naturaleza de los productos frente al público al que van destinados puedan ocasionar daños por efecto de la confusión, situación que se ve de manifiesto dado que se trata de dos marcas muy semejantes y que protegen productos farmacéuticos de uso delicado para la salud”.
La actora alega además en su demanda que “El signo ‘BIOXIL’ solicitado para registro como marca por parte de PHARMABRAND S.A. no es distintivo de los productos que protege frente a los productos amparados por la marca ‘AMOXIL’ de propiedad de SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION”; que “De coexistir en el mercado productos con la marca ‘AMOXIL’, registrada por mi mandante, y ‘BIOXIL’, solicitada para registro, se crearía confusión respecto de la procedencia empresarial, dada la semejanza capaz de inducir al público a error”; que “Entre los signos AMOXIL y ENROXIL (sic) existe similitud fonética, entre otros, en razón de que la sílaba tónica es idéntica y tiene una ubicación coincidente”; que “Entre las marcas en confrontación existe una evidente similitud ortográfica, pues tienen la misma cantidad de sílabas y coinciden en la mayoría de letras …”; que “Por lo expuesto fácilmente se puede concluir que entre los dos signos marcarios existen semejanzas capaces de influir (sic) al público a error”; que “… se trata de dos marcas muy semejantes y que protegen productos farmacéuticos de uso delicado para la salud”; que del examen sucesivo y no simultáneo de las marcas confrontadas “sin lugar a dudas podemos concluir que la percepción de la palabra AMOXIL quedará impregnada en la mente del consumidor y la asociará con una que contenga elementos tan similares como los tiene BIOXIL.
El juzgador que analiza la similitud de las marcas no debe confrontarlas una frente a otra, pues ello conduciría a fijarse las diferencias mas que las semejanzas”; que “el examinador no confrontará los dos signos y peor aun (sic) se detendrá en las diferencias de los mismos, sino que deberá determinar si el recuerdo que quede impregnado 12/04/2005 35.44 en su mente de la marca registrada presenta confusión con la marca solicitada para registro”.
La actora manifiesta asimismo que “El Director Nacional de Propiedad Industrial a pesar de tener pleno conocimiento … que existía un registro de una marca muy similar a la solicitada, a favor de la compañía SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION concedió el registro de la solicitud BIOXIL, desatendiendo la prohibición prevista en el primer literal del artículo 83 de la Decisión 344”; que “Claramente … se puede encontrar la completa contradicción e indebida motivación en la que incurre el señor Director en su resolución, cuando menciona que ha analizado las marcas según la doctrina y atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias, concluye que no existen semejanzas entre las denominaciones AMOXIL y BIOXIL, algo ilógico e incongruente, ya que si verdaderamente hubiera analizado en base a los preceptos doctrinales y tomando en cuenta las semejanzas de las marcas en conflicto, la conclusión sería contraria, esto es que entre las dos marcas existen evidentes semejanzas tanto en el plano gráficovisual y fonético-auditivo capaces de inducir al público a confusión”; que en la resolución impugnada se considera “que las denominaciones participan de un ‘indicativo general o principio activo de un compuesto químico’, sin indicar a qué principio o compuesto químico hace referencia”; y que “ ‘AMOXIL’ constituye una marca de fantasía, ya que no evoca ni describe los productos que protege, esto es productos farmacéuticos para uso humano y veterinario, peor aún (sic) contiene partículas de uso común …”. 2.
Contestación a la demanda 2.1. Informa el consultante que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual “Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y se ratifica en la Resolución No. 0975733, materia de la impugnación”. 2.2. El consultante informa asimismo que el Director Nacional de Propiedad Industrial “niega de forma pura y simple los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”; argumentando que “la denominación solicitada cumple con los requisitos exigidos en el Art. 81 de la Decisión 344 … y que no se encuentra incursa en las prohibiciones estipuladas en el Art. 83 literal a) de la Decisión 344 y que por estas GACETA OFICIAL consideraciones la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación presentada y aceptar el registro de la denominación solicitada”; y que “tratándose de productos farmacéuticos muchos de estos participan de una misma raíz o radical con distinta desinencia que les lo que (sic) da identidad al nuevo producto y que el (sic) no es posible el intento de apropiación exclusiva de una denominación o raíz o radical que es el indicativo general o principio activo del compuesto químico, hace del componente un elemento de uso común”. 2.3.
Según el consultante, la “apoderada de la compañía PHARMABRAND S.A. … alega lo siguiente: Negativa de todos los fundamentos de hecho y de derecho presentados por la parte actora. Negativa de que la parte actora tenga derecho alguno para impedir el registro de la marca ‘BIOXIL’. Negativa de que pueda producirse confusión en el público consumidor, ni competencia desleal.
Distintividad de la marca ‘BIOXIL’ con respecto a la marca ‘AMOXIL’. No existe semejanza gráfica-visual, ni fonética-auditiva ni conceptual por su construcción gramatical. Aduce que las marcas en conflicto evocan idea alguna por lo cual no existe riesgo de confusión. Argumenta que en nuestro país únicamente el personal autorizado es quien proporciona los productos farmacéuticos, ajustándose a un sistema de recetas médicas.
Que la resolución emitida por el Director de Propiedad Industrial fue emitida conforme a derecho y con estricto apego a las normales legales vigentes”. Del escrito presentado por el apoderado de PHARMABRAND S.A. se desprende adicionalmente que “la diferencia de las raíces logra alejar cualquier posibilidad de confusión entre las marcas en conflicto, pues las terminaciones ‘XIL’ no son fonética ni gráficamente destacadas, por lo tanto no podrían ellas lograr romper con la distintividad que las primeras sílabas otorgan a las marcas en conflicto.
Además es necesario tener en cuenta que dentro de los fármacos, muchos poseen la sílaba ‘XIL’ dentro de sus denominaciones, puesto que, se lo ha tomado de los nombres de los compuestos químicos que los integran, de aquí que dicho término se haya banalizado …”; que “en el campo visual tampoco existe el riesgo de confusión, ya que … poseen elementos que las diferencian no solo en cuanto a su pronunciación sino también en cuanto a su ortografía …”; que “En el campo ideológico, por su construcción gramatical, las marcas 12/04/2005 36.44 en conflicto no evocan idea alguna por lo cual tampoco cabe el riesgo de confusión, pues de evocar un concepto determinado e igual, podría existir la posibilidad de engaño en el público consumidor”; que “La marca ‘BIOXIL’ es de fantasía o caprichosa que no hace relación a la utilización o al contenido del producto protegido, de tal manera que esto le permite cumplir con la principal función de toda marca, que es la de diferenciar un producto o servicio de una persona o empresa con el producto o servicio de otra persona o empresa”; que “aún cuando las dos marcas en conflicto protegen los productos de la clase internacional 5, las marcas en su construcción son distintas por lo cual los consumidores no se verían engañados ni desprotegidos dentro del mercado, de lo que deriva también la inexistencia del riesgo de competencia desleal …”; y que “la dilución no se verifica puesto que las marcas en conflicto no son similares y ‘AMOXIL’ no es una marca notoria, por lo tanto el uso de la marca ‘BIOXIL’ … no disminuiría ni debilitaría la fuerza distintiva de la marca ‘AMOXIL’ …”.
CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los “artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) y 95 inciso segundo de la Decisión 344” de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 21 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal encuentra que, salvo el artículo 82, literal h, pro- GACETA OFICIAL cede su interpretación. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; 12/04/2005 37.44 un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error y confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.
En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. (…)”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(…)”. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista.
Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.
Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.
El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente “Artículo 95.- ( ) Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.
GACETA OFICIAL perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.
Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa; además, el artículo 82, literal a, impide el otorgamiento de dicho registro a toda denominación que no pueda ser considerada como marca por no cumplir con los citados requisitos.
II. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 12/04/2005 38.44 La identidad o la semejanza de las marcas puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor a solicitar un producto determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varias marcas y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre las marcas en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellas; o identidad entre los marcas y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre las marcas e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.
En el caso de autos, la comparación entre las marcas habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que la marca habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinada. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada marca, de modo que, en el conjunto de los elementos que la integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquélla se halle provista de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.
La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP- GACETA OFICIAL 98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).
Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).
En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de las marcas objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible en- 12/04/2005 39.44 tre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).
En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;
Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. III. De las marcas farmacéuticas. Partículas de uso común. La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores.
El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en GACETA OFICIAL muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).
Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).
En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.
De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.
Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudie- 12/04/2005 40.44 ra haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.
El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”). IV.
De los signos de fantasía A juicio del Tribunal, “Las denominaciones de fantasía … implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 398, del 22 de diciembre de 1998, caso “SALTIN etiqueta”).
En la doctrina se precisa que este tipo de signos “ … puede no tener significado alguno, aunque puede evocar alguna idea o concepto” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; Cuarta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002). V. Del examen de registrabilidad de un signo como marca El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.
El artículo 95, segundo párrafo, de la Decisión 344, establece que, una vez vencido el plazo para que el peticionario del registro de marca, si lo estima conveniente, formule alegatos a las observaciones presentadas, la oficina nacional competente decidirá sobre las mismas, a la GACETA OFICIAL vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. El citado párrafo segundo del artículo 95 de la Decisión 344 exige, además, que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.
El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE. 1º En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y una marca previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y 12/04/2005 41.44 considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios. 3º En el caso de autos, la comparación entre las marcas habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada marca, de modo que, en el conjunto de los elementos que la integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquélla se halle provista de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 4° La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que la existencia del riesgo de confusión entre ellas pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores.
Sin embargo, si la marca farmacéutica ha sido confeccionada con algún elemento de uso general, la distintividad deberá buscarse en los otros elementos integrantes del signo, así como en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. 5° A tenor del artículo 95, segundo párrafo, de la Decisión 344, el funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo, sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.
Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá a su respecto a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, GACETA OFICIAL 12/04/2005 42.44 deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 12/04/2005 43.44 GACETA OFICIAL 12/04/2005 44.44 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú