PROCESO 62-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal b), 91, inciso segundo y, 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 128 de la misma Decisión. Actor: TELEPUNTO LIMITADA.

Marca: “TELE PUNTO”. Proceso interno N° 2001-00089 (6901). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 20 de abril del 2005, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue decidida su admisión a trámite por medio de auto emitido el 11 de mayo del 2005. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la sociedad TELEPUNTO LIMITADA, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado la sociedad TELE PUNTO E.S.P. 1.2. Acto demandado La interpretación se plantea en razón de que la sociedad TELEPUNTO LIMITADA, por intermedio de apoderado, solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 007285, de 19 de marzo de 1997, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, por la cual se concedió el registro de la denominación “TELE PUNTO” como marca mixta destinada a amparar servicios de la clase internacional Nº 38, solicitada por la sociedad TELE PUNTO E.S.P. Solicita adicionalmente la actora, que como efecto de la declaratoria de nulidad, se ordene la cancelación del registro 195.470. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 12 de junio de 1996, la sociedad TELE PUNTO E.S.P. solicitó registro para la denominación “TELE PUNTO”, como marca destinada a amparar servicios comprendidos en la clase internacional 38 de la Clasificación Internacional de Niza. [1] - Mediante auto Nº 3920, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia requirió al solicitante del registro, el “certificado de existencia y representación legal” de la sociedad peticionaria, además del poder debidamente otorgado para actuar; requerimiento que fue atendido dentro de término legal, prorrogado. - El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 439, no habiendo sido presentadas observaciones. - El 19 de marzo de 1997, la aludida Superintendencia, mediante Resolución Nº 007285, concedió el registro de la marca “TELE PUNTO” a la sociedad “TELE PUNTO E.S.P.”. b) Escrito de demanda La sociedad TELEPUNTO LIMITADA, según así manifiesta el Consejo de Estado consultante, por intermedio de apoderado sostiene que el 12 de junio de 1996, la sociedad TELE PUNTO E.S.P. solicitó registro para la denominación “TELE PUNTO”, como marca destinada a amparar servicios comprendidos en la clase internacional 38; que la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia requirió al solicitante del registro el certificado de existencia y representación legal, además del poder debidamente otorgado para actuar, requerimiento atendido, conforme ha sido ya dicho, dentro del término legal, prorrogado, consistente “en poder otorgado y un certificado de existencia y representación que no se anuncia en su memorial y que corresponde a la sociedad TELEPUNTO LIMITADA.” Manifiesta que, posteriormente, no habiendo sido presentadas observaciones al registro solicitado, la Superintendencia, mediante Resolución Nº 007285, de 19 de marzo de 1997, concedió el registro de la marca “TELE PUNTO” a la sociedad “TELE PUNTO E.S.P.”.

Se afirma en el resumen sucinto presentado, que la demandante aduce que se violó el artículo 91, inciso segundo, de la Decisión 344, ya que lo procedente “…a su juicio, era negar el registro de la marca TELEPUNTO, por cuanto no se subsanó correctamente la solicitud hecha por la administración, en cuanto a que se aportara el certificado de existencia y representación legal de la sociedad peticionaria.” Sostiene además la actora, esta vez en su escrito de demanda, que la Superintendencia debió aplicar el inciso segundo del referido artículo 91, a fin de negar la petición de registro, por no haberse subsanado correctamente la respectiva solicitud.

En tal sentido, asevera que el solicitante “…no aportó el certificado de existencia y representación de la sociedad TELE PUNTO E.S.P., deficiencias que fueron advertidas por la autoridad competente, habiendo requerido al solicitante para que dentro del término de ley subsanara las mismas, corrección que fue hecha oportunamente, pero en forma parcial y deficiente, debido a que el poder fue aportado pero el certificado de existencia y representación arrimado, correspondía a la sociedad TELEPUNTO LIMITADA, y no al de la sociedad TELE PUNTO E.S.P., inconsistencia que debió advertir el funcionario de conocimiento y atendiendo el debido proceso de la actuación administrativa de concesión y registro de una marca comercial, debió haber rechazado la petición.” Manifiesta, así mismo, que “…en conclusión, la autoridad de conocimiento efectúo, o mejor, no efectuó un juicioso examen de los documentos que dentro de los términos de ley subsanaban las deficiencias de la petición de registro, incurriendo por ello en una grave violación al debido proceso.” Señala la violación además, del artículo 96 de la misma Decisión, “…debido a que no se realizó el examen de registrabilidad que allí se establece, pues no se tuvo en cuenta que la sociedad TELEPUNTO LIMITADA contaba con un nombre comercial igual al pretendido, y por lo tanto gozaba de un mejor derecho sobre la marca ´TELEPUNTO`.” Argumenta también, que “…lo procedente era negar el registro de la marca pretendida con fundamento en la excepción a la registrabilidad establecida por el artículo 83 literal b) de la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.” c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Argumenta la legalidad de los actos realizados por esa Dependencia y, manifiesta que en sus actuaciones no ha incurrido en violación de las normas establecidas en la Decisión 486, aseverando que la Superintendencia “…se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

Refiere antecedentes jurisprudenciales existentes respecto del artículo 81, aludiendo jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos números 14- IP-98 y 22-IP-96. Afirma que “…el examen de la marca TELPUNTO (mixta) (sic) para distinguir servicios de la clase 38, concluye que no está incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 344, artículos 81, 82 y 83; en consecuencia, la marca TELEPUNTO (mixta) para la clase 38, es suficientemente distintiva y no se dan los presupuestos de irregistrabilidad y contrariamente a lo argumentado por la parte demandante, cumplió con los requisitos establecidos en la norma comunitaria, siendo válido y legal el otorgamiento de su registro como marca.” d) Tercero Interesado La sociedad “TELE PUNTO E.S.P.” considerada como tercero interesado en esta causa, no ha dado contestación a la demanda propuesta por la sociedad TELEPUNTO LIMITADA, según así se acredita en el oficio Nº 0457, de 18 de marzo del 2005.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada, según así se expresa, con base en lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión 184, correspondiente al antiguo Estatuto del Tribunal. No obstante esa equivocación, este Tribunal estima que la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas en el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, pues en efecto se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

En cuanto al informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir, además de las incidencias propias del respectivo trámite, los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquéllos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, los cuales han debido, por esa causa, ser extraídos del respectivo escrito aparejado al expediente.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado por medio de Oficio Nº 0457, de 18 de marzo del año 2005, la interpretación prejudicial de los artículos 83 literal b), 91, inciso segundo y, 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En consecuencia, este Tribunal procede a atender el pedido en los términos planteados, toda vez que la solicitud relativa al registro de la marca “TELE PUNTO” ha sido presentada el 12 de junio de 1996, esto es, en vigencia, precisamente, de la Decisión 344. Estima conveniente, además, extender dicha interpretación, de oficio, al artículo 128 de la misma Decisión, norma ésta que resulta aplicable al caso controvertido; determinaciones todas amparadas en la facultad establecida por el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 (…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”;

(…) “Artículo 91.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades. Este plazo será prorrogable por una sola vez por treinta días hábiles adicionales, sin que la solicitud pierda su prioridad.

“Si dentro del término señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud será rechazada”. (…) “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

“Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. (…) “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.”

4. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en el artículo 83 de la Decisión 344, varios impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas. Identidad o semejanza con un nombre comercial El artículo 83, literal b) prohíbe registrar un signo si éste es idéntico o se asemeja a un nombre comercial protegido por la legislación interna de cada País Miembro, siempre que induzca al público a error.

Al respecto este Tribunal ha sostenido: “A partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se empieza, en el derecho comunitario andino, a darse protección al nombre comercial frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios que por asemejarse a aquél puedan inducir a error a los consumidores. Posteriormente, en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313 se dispuso, que no podían registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

Tal disposición se repite en forma textual en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, que es la norma que toma ahora en consideración El (sic) Tribunal para efectos de su interpretación. “…El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

“También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre.” [2] La doctrina y la jurisprudencia se han ratificado en el hecho de que existiendo confusión entre dos distintivos, se estará por la marca registrada más que por el nuevo signo, es decir, se inclinará preferentemente en favor del primero que ha generado ya para su titular un derecho adquirido.

5. LOS NOMBRES COMERCIALES Y SU PROTECCION El artículo 128 de la Decisión 344 se refiere a la protección del nombre comercial, expresando que el mismo será protegido por los Países Miembros “sin obligación de depósito o de registro” y que, en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 344, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

“La norma citada indica que el nombre comercial sea protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad, lo cual plantea el problema de ¿qué sucede en las legislaciones nacionales que tengan un sistema de registro? En tal caso, ¿tiene igual derecho el titular de una denominación no registrada al titular de una denominación registrada? Si se atiende a lo antes dicho, esto es, que el nombre comercial se protege sin necesidad de registro, la respuesta es obvia en el sentido de que el mismo derecho tiene el titular del registro como aquel que no lo posea.

“Por lo que atañe al sistema de registro, la Decisión 344 indica que en los países en que se prevea, se aplicarán las normas que ella establece para las marcas y la reglamentación que de las mismas haga el respectivo País Miembro” [3] Este Organismo, por su parte, ha expresado en este contexto, que “…un nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.” [4] La protección de un nombre comercial puede darse por dos medios: la vía del uso del nombre comercial y, aquélla de su inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente.

Las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio alguno entre la una y la otra. La prueba del uso del nombre comercial corresponderá, en todo caso, a quien invoque la existencia de su derecho. Debe comprobarse, no obstante, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca o, de otro nombre, de ser el caso.

6. REQUISITOS FORMALES PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO El procedimiento de registro de una marca está contemplado en la Sección II del Capítulo V de la Decisión 344, ámbito en el cual el artículo 87 establece los requisitos exigidos para la solicitud de registro marcario y, el artículo 88 especifica cuáles son los documentos que deben presentarse junto con la respectiva solicitud.

Subsanación de irregularidades presentadas en la solicitud de registro De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Decisión 344, la oficina nacional competente debe proceder, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud, al examen de los aspectos formales contenidos en el Capítulo V de la Decisión. En atención a lo establecido por el artículo 91 del mismo Instrumento, en el caso de que la oficina nacional competente, al realizar el examen de la solicitud, advierta que alguno de los requisitos formales no ha sido cumplido, deberá notificar la situación al peticionario, para que en el plazo de treinta días hábiles siguientes a su notificación subsane las irregularidades, pudiendo dicho plazo ser ampliado por una sola vez, por treinta días hábiles adicionales, sin que la solicitud pierda su prioridad.

Si dentro de dicho plazo no han sido subsanadas las irregularidades precisadas, la solicitud será rechazada. Si, contrariamente, la solicitud reúne los requisitos formales establecidos en el capítulo en comento, la referida Oficina deberá ordenar su publicación.

7. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, CONCESION O DENEGACION DEL REGISTRO, DEBIDA MOTIVACION El Derecho Comunitario, en el presente caso la Decisión 344, establece dentro de su Régimen de Propiedad Industrial quiénes son los interesados directos y quiénes, en consecuencia, pueden formular “observaciones” a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento determinado en los artículos 93 y 95 de la Decisión en referencia. Una vez recibida la observación, a la Oficina Nacional Competente le corresponde examinar si ésta cumple las exigencias establecidas, de manera especial, si no se encuentra afectada por las situaciones previstas en el artículo 94 de la misma.

El examen de registrabilidad que en apego a lo dispuesto en el artículo 96 de la Decisión 344 debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquélla impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 81 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.

La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

Este Tribunal ha señalado al respecto que: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. [5] Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de discrecionalidad absoluta para la adopción de su criterio, puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Debida motivación La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. [6] Partículas de uso común en la conformación de signos marcarios En la conformación de una marca su creador podrá valerse de determinados prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, que por ser tales, no pueden ser objeto de dominio absoluto por persona alguna, por lo que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está facultado legalmente para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en el diseño de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no generar confusión. Al realizar el examen comparativo de marcas que contienen partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales pertenecientes al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella.” ( ) “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” [7] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78- 79).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. “…Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.” [8] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

La Decisión 344, en su artículo 83, literal b), no considera al nombre comercial como registrado, sino como “protegido”; la protección del nombre la fundamenta en el uso y no en el registro. El uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre. 2.

Un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o de otro nombre comercial y, también, servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva. 3. Cuando una solicitud no cumple con los requisitos formales establecidos en el Capítulo V de la Decisión 344, la oficina nacional competente notificará al solicitante a fin de que proceda a subsanar la omisión en que ha incurrido.

Para tal efecto, la oficina nacional competente concederá un plazo de treinta días hábiles siguientes a la notificación para que cumpla con tal subsanación. Dicho plazo podrá ser prorrogado, por un período similar, por una sola vez. Si el solicitante no cumple con subsanar las irregularidades observadas, la solicitud será rechazada. 4.

Si la solicitud de registro de una marca ha sido debida y legalmente presentada o, en el caso de haber sido detectadas irregularidades y éstas han sido oportunamente subsanadas, la oficina nacional competente ordenará su publicación. 5. La Oficina Nacional Competente, por otra parte, debe necesariamente realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 344.

Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. 6.

La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2001- 00089 (6901), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 38.- Telecomunicaciones. [2] Proceso 33-IP-2000, G.O. Nº 581 de 12 de julio del 2000, marca MAXMARA, sentencia del 31 de mayo del 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 43-IP-98, sentencia de 19 de marzo de 1999; G.O. Nº 490, de 4 de octubre de 1999; marca: “FAIRBANKS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 13-IP-2003, sentencia de 30 de abril del 2003. Marca: “XTEP mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997.

G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O. Nº. 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot.

Buenos Aires. 2002. Pág. 191. [8] Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio del año 2003. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Nº 965 de 8 de agosto del 2003. Marca: “& mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.