PROCESO Nº 65-IP-2005 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia; e interpretación de oficio de los artículos 81 y 82 literal a) de la citada Decisión. Proceso Interno N° 0266.
Actor: Sociedad Bristol-Myers Squibb Company. Marca: CEFAXONA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, acompañada en el Oficio Nº 0462, de 18 de marzo de 2005, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, con motivo del proceso interno N° 0266.
Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 25 de mayo de 2005. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.
Las partes. La actora es SOCIEDAD BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY Se demanda a la Nación a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Señala el consultante que, el 18 de abril de 1995, la sociedad LABORATORIOS ECAR LIMITADA, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo CEFAXONA para distinguir productos de la clase 5 (Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidad, herbicidas).
Publicado el extracto de la solicitud la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, formuló observaciones al registro de la marca solicitada CEFAXONA, en base a sus marcas CEFAX y CEFAMOX. La División de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 28466, de fecha 30 de diciembre de 1996 declara fundada la observación presentada por BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY y niega el registro de la marca CEFAXONA para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Laboratorios ECAR LIMITADA interpuso el recurso de reposición al que la División de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 01103 de fecha 29 de enero de 1998 resolvió confirmando la negativa del registro y concediendo el recurso de apelación. Mediante Resolución Nº 35002 de fecha 28 de diciembre de 2000, se resuelve el recurso de apelación y se revoca la decisión contenida en la Resolución Nº 28466 declarándose infundada la observación presentada por la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY y se concede el registro de la marca CEFAXONA para distinguir productos comprendidos en la clase 5 a favor de LABORATORIOS ECAR LIMITADA, quien posteriormente cede sus derechos a favor de Laboratorios Pisa S.A. de C.V. 2.2.
Fundamentos de la demanda El demandante alega que hubo violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Señala que si se realiza una apreciación de conjunto de las denominaciones CEFAX y CEFAXONA se puede concluir que entre las dos existe riesgo de confusión y que la segunda reproduce en su totalidad a la marca de derecho preferente, que a su vez es el elemento caracterizante de la marca solicitada y que le otorga a ésta la distintividad que posee.
Hace mención además a jurisprudencia de este Tribunal en el Proceso 20-IP- 97 en que se sostuvo que “En caso de dudas respecto a la confundibilidad entre dos marcas, se ha de resolver en contra de la marca solicitada, en aplicación del principio ’in dubio pro signo priori’” 2.3. Contestación a la demanda. Laboratorios Pisa. S.A. de C.V. En su escrito de contestación a la demanda, Laboratorios Pisa S.A. de C. V. hace referencia a varias interpretaciones prejudiciales emitidas por este Tribunal referentes a marcas farmacéuticas en las que se destaca el trato especial que se les debe dar a esta clase de marcas.
Manifiesta además que “no estamos de acuerdo con las apreciaciones del demandante, si bien es cierto, las marcas no se deben eximir ni separar, mas cierto es, que en las marcas farmacéuticas que comparten elementos o palabras de uso común esta regla constituye una excepción, entre las marcas en estudio la expresión CEFA (que es el principio activo) no puede ser de apropiación exclusiva de ningún empresario en particular”.
Por todo esto solicita, se rechacen todas las pretensiones de la parte actora por carecer ellas de fundamento jurídico y probatorio. 2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. La Superintendencia alega que: “al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto desde el punto de vista de las reglas que se deben tener en cuenta para las marcas farmacéuticas, es decir operando de forma fraccionada y sin tener en cuenta el prefijo ‘CEFA’ que como ya se dijo es de uso común, tenemos que la marca solicitada esta estructurada por 8 letras y las marcas registradas en 5 y 7 letras respectivamente, diferenciándose en la terminación ‘XONA’, por lo que la estructura de la marca ‘CEFAXONA’ se hace visualmente diferente a las enfrentadas” Manifiesta además que: “La conexidad entre los productos no puede fundamentarse en la finalidad de restablecer el estado de salud de forma genérica.
Por el contrario, debe entenderse que los productos farmacéuticos se pueden relacionar en la medida en que curen una condición física similar, de lo contrario absolutamente todos los productos farmacéuticos estarían relacionados entre si”. Arguye que “El consumidor que toma la decisión de qué, se va a consumir en este caso es el médico, quien no va incurrir (sic) en la confusión de efectuar la asociación de un origen empresarial, en tanto ‘el mercado objetivo’ al que se dirigen los productos identificados con las marcas en cuestión, contrario a lo que afirma el accionante es reducido y especializado” Alega que debe tenerse en cuenta que “el cotejo conjuntual y no fraccionado del cual habla el Tribunal, encuentra su excepción en las marcas farmacéuticas así pues, muchas de estas marcas están formadas por un prefijo o sufijo que se refiere por ejemplo al químico básico para su elaboración o a la condición terapéutica a tratar, los cuales guían al consumidor a identifican (sic) la naturaleza del producto comercializado”.
Por la falta de conexión entre los productos en conflicto, el mercado especializado al que se dirigen los mismos, y la falta de confundibilidad de los signos en conflicto, la administración concluye que no se ha vulnerado las normas supranacionales y que por tanto los actos administrativos obrados no son nulos y se ajustan a pleno derecho.
CONSIDERANDO
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que en la presente solicitud se interpretará el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, y de oficio los artículos 81 y 82 literal a) de la citada Decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
( ); Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( )”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y SUS REQUISITOS ESENCIALES. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.
El artículo 81, determina los requisitos que debe reunir una marca (signo distintivo registrado), éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.
La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.
Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.
(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.
Top Management: Bogotá. p. 77). II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES, RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS DE COMPARACIÓN. El literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pudiera inducir al público a error.
Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.
(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.
A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la mencionada Decisión, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a ésta entre varias denominaciones y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.
(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.
De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.
(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.
(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.). Al realizar el análisis de los signos en conflicto habrá que tener presente además el principio “in dubio pro signo priori”, el cual consiste en otorgar protección a la marca previamente registrada y a su titular, frente a un signo que se encuentra en proceso de registro, cuyos derechos constituyen meras expectativas, y que sea confundible con la marca previamente registrada..
III. MARCAS FARMACEUTICAS Y PARTICULAS DE USO COMUN. Cuando las marcas en conflicto amparan productos farmacéuticos pertenecientes a la clase 5, deberá realizarse un examen más prolijo para evitar el riesgo de confusión que el realizado a otras marcas que protegen productos o servicios que se encuentran en clases diferentes con el fin de proteger la salud de los consumidores.
Este Tribunal ha insistido en: “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. (Proceso Nº 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594 de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN).
A menudo, las marcas farmacéuticas incluyen en su elaboración partículas de uso común cuyo objetivo es dar a ésta una característica evocativa de su composición y propiedades esenciales. Es por esta razón, y realizando una excepción a la regla, que al realizar el cotejo de este tipo de marcas, no se debe tomar en consideración las mencionadas partículas, sino que, la distintividad se busca en los elementos diferentes que conforman el signo y en la fantasía que en conjunto compone la marca.
Al respecto, se ha manifestado en este Tribunal que, “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio señalado [del análisis en conjunto], que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.
Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas ‘este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación’ “ (Proceso Nº 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998 marca: DERMALEX). En consecuencia, “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.
De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (Proceso 78-IP-2003, G.O.A.C 997 del 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). El examinador deberá actuar con la debida diligencia al examinar estos signos, antes de otorgar los registros, teniendo en cuenta que se trata de productos sensibles a la salud del consumidor.
Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Para que un signo sea registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.
El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá con posterioridad a la realización del examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, y los que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial. Tercero: En lo que respecta a productos farmacéuticos, dado que corresponden a productos de delicada aplicación, y que pueden causar daños irreparables en la salud del consumidor; es recomendable el aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, buscando el prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificados.
Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.
Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA