Año XXII - Número 1233 Lima, 18 de agosto de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 51-IP-2005.- Proceso 65-IP-2005.- Proceso 67-IP-2005.- Proceso 75-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 71 y 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, en base a lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Proceso Interno Nº 5070-EG. Actor: PRODUCTOS DE MAIZ S.A. (PROMASA). Marca: PRIMORINA Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia; e interpretación de oficio de los artículos 81 y 82 literal a) de la citada Decisión. Proceso Interno N° 0266.

Actor: Sociedad Bristol-Myers Squibb Company. Marca: CEFAXONA Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a la solicitud formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Proceso Interno N° 3513-2002. Actor: Electra, S.A. de C.V. Marca: MEGA ELEKTRA Y DISEÑO Interpretación Prejudicial del artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3, Cuenca, República del Ecuador. Actor: COMPAÑÍA CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. Asunto: “DEVOLUCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IVA”.

Proceso interno N° 35-04 Pág. 1 9 15 24 PROCESO Nº 51-IP-2005 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 71 y 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, en base a lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Proceso Interno Nº 5070-EG. Actor: PRODUCTOS DE MAIZ S.A. (PROMASA) Marca: PRIMORINA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literales a) y h), y 83, literales a), d), e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, acompañada en el oficio de fecha 19 de abril de 2005, remitida por la Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, con motivo del proceso interno N° 5070-EG.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 25 de mayo de 2005. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes. La actora es PRODUCTOS DE MAIZ S.A. (PROMASA) Se demanda al Director Nacional de Propiedad Industrial, al Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, y al Procurador General del Estado. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Con fecha 4 de marzo de 1993, FABRICA DE ACEITES FINOS LA UNICA PHIDAYGESA S.A. presenta solicitud de registro para la marca PRIMORINA en clase 29, de la Clasificación Internacional, contra la cual presentan observaciones PRODUCTOS DE MAIZ, S.A. (PROMASA), en base al registro de la marca PRIMOR en clase 30, y UNILEVER en base al registro de su marca DORINA en clase 29.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial de Ecuador rechaza las observaciones y en consecuencia concede el registro de la marca PRIMORINA en clase

29. PRODUCTOS DE MAIZ S.A., con fecha 29 de mayo de 1998, formula demanda contencioso administrativa impugnando la resolución de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial arriba indicada. 2.2. De la resolución de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. En las consideraciones sobre las que basa su decisión, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial se refiere a la oposición presentada 18/08/2005 2.36 por la accionante, señalando que, luego de realizar el correspondiente cotejo marcario “(…) comparando los signos en controversia en forma conjunta no simultánea, desde el punto de vista gráfico-visual, fonético-auditivo y del consumidor medio, se concluye que la marca solicitada PRIMORINA y la marca registrada por el observante PRIMOR, no son semejantes ni confundibles a simple vista y su coexistencia no inducirá al público consumidor a error o confusión sobre la procedencia de los productos que se comercializan (…)” con ambos signos. 2.3.

De los argumentos de la demanda. La accionante argumenta que la marca PRIMOR de su propiedad, es una marca famosa y notoriamente conocida, y que se encuentra registrada en varios países de la Comunidad Andina, asimismo, que la coexistencia con la marca solicitada ocasionaría confusión en el público consumidor. Asimismo, fundamenta que no existe argumento legal suficiente para rechazar la observación presentada y aceptar el registro solicitado, dado que del cotejo marcario “se puede determinar la semejanza visual, fonética y auditiva existente” entre los signos sub materia, tanto así que la marca registrada se encuentra incluida en la marca solicitada.

De otro lado, considerando el hecho que los signos en conflicto estarían destinados a distinguir productos de amplio consumo popular, y que se prestan a confusión en el mercado, “es deber de la Administración evitar a toda costa la posibilidad de confusión entre marcas”.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

GACETA OFICIAL Que, el Juez consultante solicita la interpretación de los artículos 81, 82, literales a) y h), y 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los mismos que no se interpretarán por no ser pertinentes al caso concreto; sin embargo, se interpretarán de oficio los artículos 71 y 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISION 313 “Artículo 71 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 73 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; 18/08/2005 3.36 un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…)” DECISIÓN 344 “DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: 1.

De la aplicación de la ley comunitaria en el tiempo. Irretroactividad normativa. (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previ- GACETA OFICIAL sión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

Este Tribunal en una de sus interpretaciones prejudiciales ha señalado que: “Resulta oportuno para dilucidar los aspectos relativos a la aplicación de la ley comunitaria en el tiempo, precisar la terminología relacionada con este tipo de situaciones, así el profesor Marcial Rubio Correa señala que: ‘Aplicación inmediata de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquel en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquella que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia’ (RUBIO, Marcial.

Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p.57 y ss). El problema de aplicación de las normas en el tiempo supone una disyuntiva entre la seguridad jurídica y la innovación legislativa. Por tal motivo, para solucionar esta contrariedad, la teoría jurídica brinda diversas posibilidades, entre las que destacan dos: - La teoría de los derechos adquiridos que se apoya en la seguridad jurídica que debe otorgar todo sistema jurídico.

Se entiende por derechos adquiridos aquellos que han entrado en el dominio de su titular y que no pueden ser modificados por normas posteriores, porque se estaría haciendo aplicación retroactiva de ellas. - La teoría de los hechos cumplidos que se basa en el carácter innovador de las normas. Se prefiere aquí la aplicación inmediata de las normas antes que la ultra actividad de las 18/08/2005 4.36 normas derogadas.

Para ello se parte del hecho que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores. En este sentido, la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344, al establecer el principio de irretroactividad normativa, dispone la excepción relativa al goce, uso, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas (excepción no aplicable al caso concreto); señalando que su regulación será aplicada en función a la normativa vigente.

En este sentido, queda sentada la regla de irretroactividad (con su respectiva excepción) en beneficio del principio de seguridad jurídica, y por lo tanto, clara la aplicación de la Decisión 313 a los actos nacidos dentro de su vigencia. 2. Requisitos esenciales para el registro de una marca. La norma comunitaria establece que podrán registrarse como marcas, los signos que (1) sean perceptibles, (2) suficientemente distintivos y (3) susceptibles de representación gráfica, asimismo, capaces de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Respecto a los tres primeros requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha descrito como los requisitos esenciales de registro de una marca: La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

GACETA OFICIAL A objeto de verificar la existencia de la capacidad o idoneidad distintiva del signo, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado de Derecho de marcas, Madrid, Marcial Pons, 2001, ps.128-129), han sido acogidos por este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1) La impresión general ofrecida por el signo, sin aislar, separar o enfatizar determinados elementos de su composición; 2) La naturaleza de los productos o servicios a cuya distinción el signo haya de aplicarse; 3) El grado de cumplimiento por el signo de su función indicadora de origen del producto, servicio o actividad (función esta que difícilmente podrá cumplir un signo que resulte excesivamente simple o bien sea excesivamente complejo o de carácter ornamental).

La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Arcalá señala que “el signo a registrar debe poder ser descrito o identificado según las propiedades del plano o la escritura” (Arcalá, Marco, en “Las causas de denegación de la marca comunitaria”, Valencia 2001, ps.119 y ss.), concepto, que puede ser perfectamente complementado con una referencia de Robles Morchón (en “Las marcas en el Derecho español”, Madrid 1995, ps.21 y ss.) según la cual “(…) dicho requisito implica la representación del signo en el papel o en otro material equivalente”.

La finalidad del requisito de representación gráfica es la seguridad jurídica, dado que es necesaria la determinación del derecho a proteger y la limitación del ius prohibendi del titular de dicho derecho; sin embargo, como bien señala Marco Arcalá en la obra arriba citada, “el hecho de que toda representación gráfica haya de ser percibida visualmente no supone que lo así representado haya de percibirse de la misma manera (…)”, ejemplo claro de aquello es la figura de un pentagrama p.e., el mismo que permite representar gráficamente todo tipo de melodías que, al ser reproducidas, se perciben auditivamente. 18/08/2005 5.36 3.

Irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes y riesgo de confusión. Reglas de comparación entre signos denominativos. Conexión competitiva. El literal a) del artículo 73 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pudiera inducir al público a error.

Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a ésta entre varias denominaciones y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Pro- GACETA OFICIAL ceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 18/08/2005 6.36 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.). Es preciso concluir respecto del riesgo de confusión que la denegatoria de un registro no se da en virtud de una confusión fáctica, sino en la posibilidad de generarse dicha confusión en el consumidor. En cuanto a la conexión competitiva, la doctrina de los autores Jorge Otamendi, Carlos FernándezNovoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, recoge algunos criterios que podrían conducir a establecer la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, tales como: a) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclator.

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos o GACETA OFICIAL 18/08/2005 7.36 servicios de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos o servicios que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

Así, productos o servicios pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. b) Canales de comercialización. Para determinar la notoriedad de una marca es necesario saber que la misma radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar.

La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial y mejor apreciada con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor. Hay lugares de comercialización o expendio de productos o servicios que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto o servicio con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes o en ciertos servicios que se ofrecen. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos o servicios guardan también una aparente similitud. c) Mismos medios de publicidad.

Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos y los servicios. Si los mismos productos o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o dichos productos y/o servicios serían competitivamente conexos.

Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre los productos o servicios. Una relación entre los productos o servicios ofrecidos puede crear una conexión competitiva. La vinculación puede estar originada por varios tipos de relaciones: por tratarse de productos vinculados por complementariedad, por finalidad, por uso conjunto, por pertenecer al mismo género, o por cualquier otra relación de asociación propicia a inducir a error al público consumidor. 4.

Marca notoria y su prueba. Requisitos y efectos de la notoriedad. La norma comunitaria dispone que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida flexibiliza el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los signos que distingan productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis.

Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. Así, si bien la normativa andina señala que la prohibición relativa de registro se establecerá con independencia de la clase, “tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.

Dadas las pautas que establece la Decisión 313 en materia de notoriedad, la flexibilización del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, una excepción a la regla de especialidad, en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan.

GACETA OFICIAL De otro lado, cabe precisar que la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado; corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos.

En la valoración, deberán tomarse en cuenta las siguientes características antes señaladas: volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado. En este sentido, el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de productos, servicios o actividad determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, ya sea por los sectores interesados, o por el consumidor, independientemente de su nexo al producto, servicio o actividad específica que se distinga el signo. Asimismo, la carga de la prueba de notoriedad corresponderá a quien la alegue, a quien le corresponderá servirse de los medios procesales que estén previstos en el derecho nacional para este efecto.

En el presente caso, el Tribunal solicitante deberá determinar si la marca PRIMOR posee notoriedad. De dicho examen se podrá deducir que puede romper el principio de especialidad, por el riesgo de confusión que pudiera existir en los consumidores. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros 18/08/2005 8.36 de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior.

Segundo: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313.

Tercero: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. Cuarto: El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá posteriormente a la realización del examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, y los que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial.

Quinto: La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o trascripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Asimismo, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circuns- GACETA OFICIAL 18/08/2005 9.36 tancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su calidad. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 65-IP-2005 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia; e interpretación de oficio de los artículos 81 y 82 literal a) de la citada Decisión. Proceso Interno N° 0266.

Actor: Sociedad Bristol-Myers Squibb Company. Marca: CEFAXONA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, acompañada en el Oficio Nº 0462, de 18 de marzo de 2005, re-mitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, con motivo del proceso interno N° 0266.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 25 de mayo de 2005. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes. La actora es SOCIEDAD BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY Se demanda a la Nación a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. GACETA OFICIAL 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Señala el consultante que, el 18 de abril de 1995, la sociedad LABORATORIOS ECAR LIMITADA, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo CEFAXONA para distinguir productos de la clase 5 (Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidad, herbicidas).

Publicado el extracto de la solicitud la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, formuló observaciones al registro de la marca solicitada CEFAXONA, en base a sus marcas CEFAX y CEFAMOX. La División de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 28466, de fecha 30 de diciembre de 1996 declara fundada la observación presentada por BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY y niega el registro de la marca CEFAXONA para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Laboratorios ECAR LIMITADA interpuso el recurso de reposición al que la División de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 01103 de fecha 29 de enero de 1998 resolvió confirmando la negativa del registro y concediendo el recurso de apelación. Mediante Resolución Nº 35002 de fecha 28 de diciembre de 2000, se resuelve el recurso de apelación y se revoca la decisión contenida en la Resolución Nº 28466 declarándose infundada la observación presentada por la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY y se concede el registro de la marca CEFAXONA para distinguir productos comprendidos en la clase 5 a favor de LABORATORIOS ECAR LIMITADA, quien posteriormente cede sus derechos a favor de Laboratorios Pisa S.A. de C.V. 2.2.

Fundamentos de la demanda El demandante alega que hubo violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Señala que si se realiza una apreciación de conjunto de las denominaciones CEFAX y 18/08/2005 10.36 CEFAXONA se puede concluir que entre las dos existe riesgo de confusión y que la segunda reproduce en su totalidad a la marca de derecho preferente, que a su vez es el elemento caracterizante de la marca solicitada y que le otorga a ésta la distintividad que posee.

Hace mención además a jurisprudencia de este Tribunal en el Proceso 20-IP-97 en que se sostuvo que “En caso de dudas respecto a la confundibilidad entre dos marcas, se ha de resolver en contra de la marca solicitada, en aplicación del principio ’in dubio pro signo priori’” 2.3. Contestación a la demanda. Laboratorios Pisa. S.A. de C.V. En su escrito de contestación a la demanda, Laboratorios Pisa S.A. de C. V. hace referencia a varias interpretaciones prejudiciales emitidas por este Tribunal referentes a marcas farmacéuticas en las que se destaca el trato especial que se les debe dar a esta clase de marcas.

Manifiesta además que “no estamos de acuerdo con las apreciaciones del demandante, si bien es cierto, las marcas no se deben eximir ni separar, mas cierto es, que en las marcas farmacéuticas que comparten elementos o palabras de uso común esta regla constituye una excepción, entre las marcas en estudio la expresión CEFA (que es el principio activo) no puede ser de apropiación exclusiva de ningún empresario en particular”.

Por todo esto solicita, se rechacen todas las pretensiones de la parte actora por carecer ellas de fundamento jurídico y probatorio. 2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. La Superintendencia alega que: “al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto desde el punto de vista de las reglas que se deben tener en cuenta para las marcas farmacéuticas, es decir operando de forma fraccionada y sin tener en cuenta el prefijo ‘CEFA’ que como ya se dijo es de uso común, tenemos que la marca solicitada esta estructurada por 8 letras y las marcas registradas en 5 y 7 letras respectivamente, diferenciándose en la terminación ‘XONA’, por lo que la estructura de la marca ‘CEFAXONA’ se hace visualmente diferente a las enfrentadas” GACETA OFICIAL Manifiesta además que: “La conexidad entre los productos no puede fundamentarse en la finalidad de restablecer el estado de salud de forma genérica.

Por el contrario, debe entenderse que los productos farmacéuticos se pueden relacionar en la medida en que curen una condición física similar, de lo contrario absolutamente todos los productos farmacéuticos estarían relacionados entre si”. Arguye que “El consumidor que toma la decisión de qué, se va a consumir en este caso es el médico, quien no va incurrir (sic) en la confusión de efectuar la asociación de un origen empresarial, en tanto ‘el mercado objetivo’ al que se dirigen los productos identificados con las marcas en cuestión, contrario a lo que afirma el accionante es reducido y especializado” Alega que debe tenerse en cuenta que “el cotejo conjuntual y no fraccionado del cual habla el Tribunal, encuentra su excepción en las marcas farmacéuticas así pues, muchas de estas marcas están formadas por un prefijo o sufijo que se refiere por ejemplo al químico básico para su elaboración o a la condición terapéutica a tratar, los cuales guían al consumidor a identifican (sic) la naturaleza del producto comercializado”.

Por la falta de conexión entre los productos en conflicto, el mercado especializado al que se dirigen los mismos, y la falta de confundibilidad de los signos en conflicto, la administración concluye que no se ha vulnerado las normas supranacionales y que por tanto los actos administrativos obrados no son nulos y se ajustan a pleno derecho.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 18/08/2005 11.36 Que en la presente solicitud se interpretará el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, y de oficio los artículos 81 y 82 literal a) de la citada Decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

( ); Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van GACETA OFICIAL a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y SUS REQUISITOS ESENCIALES. La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

El artículo 81, determina los requisitos que debe reunir una marca (signo distintivo registrado), éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del 18/08/2005 12.36 signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que per-mite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77). II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES, RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS DE COMPARACIÓN. El literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pudiera inducir al público a error.

Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la mencionada Decisión, no GACETA OFICIAL exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a ésta entre varias denominaciones y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en 18/08/2005 13.36 conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.). Al realizar el análisis de los signos en conflicto habrá que tener presente además el principio “in dubio pro signo priori”, el cual consiste GACETA OFICIAL en otorgar protección a la marca previamente registrada y a su titular, frente a un signo que se encuentra en proceso de registro, cuyos derechos constituyen meras expectativas, y que sea confundible con la marca previamente registrada..

III. MARCAS FARMACEUTICAS Y PARTICULAS DE USO COMUN. Cuando las marcas en conflicto amparan productos farmacéuticos pertenecientes a la clase 5, deberá realizarse un examen más prolijo para evitar el riesgo de confusión que el realizado a otras marcas que protegen productos o servicios que se encuentran en clases diferentes con el fin de proteger la salud de los consumidores.

Este Tribunal ha insistido en: “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. (Proceso Nº 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594 de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN).

A menudo, las marcas farmacéuticas incluyen en su elaboración partículas de uso común cuyo objetivo es dar a ésta una característica evocativa de su composición y propiedades esenciales. Es por esta razón, y realizando una excepción a la regla, que al realizar el cotejo de este tipo de marcas, no se debe tomar en consideración las mencionadas partículas, sino que, la distintividad se busca en los elementos diferentes que conforman el signo y en la fantasía que en conjunto compone la marca.

Al respecto, se ha manifestado en este Tribunal que, “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio señalado [del análisis en conjunto], que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas ‘este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación’ “ (Proceso Nº 13-IP97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998 marca: DERMALEX). 18/08/2005 14.36 En consecuencia, “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (Proceso 78-IP-2003, G.O.A.C 997 del 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). El examinador deberá actuar con la debida diligencia al examinar estos signos, antes de otorgar los registros, teniendo en cuenta que se trata de productos sensibles a la salud del consumidor.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Para que un signo sea registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá con posterioridad a la realización del examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, y los que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial. Tercero: En lo que respecta a productos farmacéuticos, dado que corresponden a productos de delicada aplicación, y que pueden causar daños irreparables en la salud del consumidor; es recomendable el aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, bus- GACETA OFICIAL 18/08/2005 15.36 cando el prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificados. su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 67-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a la solicitud formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Proceso Interno N° 3513-2002. Actor: Electra, S.A. de C.V. Marca: MEGA ELEKTRA Y DISEÑO. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, recibida por el Tribunal con fecha 29 de abril de 2005, remitida por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, con motivo del proceso interno Nº 3513-2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 25 de mayo de 2005. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes. La actora es ELEKTRA S.A. DE C.V. GACETA OFICIAL 18/08/2005 16.36 Se demanda al INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, y a WARNER COMMUNICATIONS INC. En virtud al recurso de apelación interpuesto por Elektra S.A. de C.V., la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI decide confirmar la resolución de primera instancia administrativa y denegar el registro de la marca solicitada, todo ello mediante Resolución Nº 348-2000/TPIINDECOPI de fecha 13 de marzo de 2000. 2.

Determinación de los hechos relevantes. Con fecha 18 de junio de 2000, ELEKTRA S.A. de C.V. formula demanda contenciosa-administrativa, solicitando se declare la invalidez y/o ineficacia de la resolución de segunda instancia administrativa, que confirma la denegatoria del registro de marca MEGA ELEKTRA, la misma que fue declarada infundada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 17 de abril de 2002, bajo el argumento que no existe confundibilidad entre los signos. 2.1.

Hechos. Con fecha 30 de enero de 1998, Elektra, S.A. de C.V. (México) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación MEGA ELEKTRA, en diseño característico, para distinguir aparatos e instrumentos eléctricos, electrónicos, ópticos, aparatos reproductores de sonido y/o imágenes, máquinas calculadoras, ordenadores, softwares, planchas eléctricas, aparatos fotográficos, aparatos de esparcimiento concebidos para ser usados con un receptor de televisión y demás de la clase 9 de la Clasificación Internacional.

Con fecha 2 de abril de 1998, Warner Communications, Inc. (Estados Unidos de América) formuló observación en base al registro de las marcas ELEKTRA y ELEKTRA y diseño, registradas ambas en clase 9 de la Clasificación Internacional. Argumentó que “los signos en conflicto son parecidos gráfica y fonéticamente, por lo que su coexistencia originaría confusión”, asimismo, que el signo carece de originalidad, razones por las que no debe acceder a registro.

Con fecha 21 de mayo de 1998, Elektra, S.A. de C.V. absolvió traslado de la observación limitando la descripción de los productos que distinguía, excluyendo “discos fonográficos, cintas, casetes y grabaciones de sonido y/o imagen en general”. Además, presentó como argumento de defensa, el hecho que coexistían las marcas en el mercado peruano ELEKTRA POWER y LECTRA, registradas a favor de distintos titulares en clase 9.

Mediante Resolución Nº 3185-1999/OSDINDECOPI de fecha 24 de marzo de 1999, la Oficina de Signos Distintivos del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI), declaró fundada la observación formulada y denegó el registro solicitado. Con fecha 3 de julio del 2002, la actora formula apelación, la misma que es elevada a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. 2.2.

De la Resolución materia de impugnación. La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, señala en su resolución, que “aún cuando el público logre recordar y distinguir que los signos en cuestión son diferentes, la utilización en todos del término ELEKTRA para distinguir productos iguales, podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada y producir un riesgo de confusión indirecto en la medida que el público podría pensar que los productos tienen el mismo origen empresarial o que existen vinculaciones de carácter comercial entre las empresas”.

En este sentido, considera que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 83, inciso a) de la Decisión 344, por la que no procede su registro. 2.3. De la demanda. El actor argumenta en su demanda que, a su consideración, la marca de producto solicitada tiene suficientes elementos adicionales que la hacen registrable y por ende, “no induce a confusión sobre el origen empresarial con respecto de las marcas de Warner Communications Inc., tal como ha quedado demostrado con la coexis- GACETA OFICIAL 18/08/2005 17.36 tencia pacífica de marcas en México, a nombre de diferentes titulares”. tintivos y susceptibles de representación gráfica.

Asimismo, señala que los signos sub materia, distinguen diferentes productos de la clase 9, y por lo tanto, dada la flexibilización del principio de especialidad, la norma permitiría la coexistencia registral de ambos. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

De otro lado, argumenta, que el término ELEKTRA es un signo débil en la clase 9, por los registros que coexisten en la misma, asimismo, que es un signo evocativo, dadas las características de los productos de dicha clase. (…) En este sentido, concluye que no existiría confundibilidad entre los signos sub litis.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, el Juez consultante solicita la interpretación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los mismos que no se interpretarán por no ser pertinentes al caso concreto, sin embargo se interpretarán de oficio los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISION 344 “Artículo 81 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente dis- Artículo 83 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)” DECISIÓN 486 “(…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia..” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van GACETA OFICIAL a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: 1.

De la aplicación de la ley comunitaria en el tiempo. Irretroactividad normativa. En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

Este Tribunal en una de sus interpretaciones prejudiciales ha señalado que: “Resulta oportuno para dilucidar los aspectos relativos a la aplicación de la ley comunitaria en el tiempo, precisar la terminología relacionada con este tipo de situaciones, así el profesor Marcial Rubio Correa señala que: ‘Aplicación inmediata de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquel en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquella que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia’ (RUBIO, Marcial.

Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p.57 y ss). El problema de aplicación de las normas en el tiempo supone una disyuntiva entre la seguridad jurídica y la innovación legislativa. Por tal motivo, para solucionar esta contrariedad, la teoría 18/08/2005 18.36 jurídica brinda diversas posibilidades, entre las que destacan dos: - La teoría de los derechos adquiridos que se apoya en la seguridad jurídica que debe otorgar todo sistema jurídico.

Se entiende por derechos adquiridos aquellos que han entrado en el dominio de su titular y que no pueden ser modificados por normas posteriores, porque se estaría haciendo aplicación retroactiva de ellas. - La teoría de los hechos cumplidos que se basa en el carácter innovador de las normas. Se prefiere aquí la aplicación inmediata de las normas antes que la ultra actividad de las normas derogadas.

Para ello se parte del hecho que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores. En este sentido, la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486, al establecer el principio de irretroactividad normativa, dispone la excepción relativa al goce, uso, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas; señalando que su regulación será aplicada en función a la normativa vigente.

En este sentido, queda sentada la regla de irretroactividad (con su respectiva excepción) en beneficio del principio de seguridad jurídica, y por lo tanto, clara la aplicación de la Decisión 344 a los actos nacidos dentro de su vigencia. 2. Requisitos esenciales para el registro de una marca. La norma comunitaria establece que podrán registrarse como marcas, los signos que (1) sean perceptibles, (2) suficientemente distintivos y (3) susceptibles de representación gráfica, asimismo, capaces de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Respecto a los tres primeros requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha descrito como los requisitos esenciales de registro de una marca: La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es impercepti- GACETA OFICIAL ble para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

A objeto de verificar la existencia de la capacidad o idoneidad distintiva del signo, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado de Derecho de marcas, Madrid, Marcial Pons, 2001, ps.128-129), han sido acogidos por este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1) La impresión general ofrecida por el signo, sin aislar, separar o enfatizar determinados elementos de su composición; 2) La naturaleza de los productos o servicios a cuya distinción el signo haya de aplicarse; 3) El grado de cumplimiento por el signo de su función indicadora de origen del producto, servicio o actividad (función ésta que difícilmente podrá cumplir un signo que resulte excesivamente simple o bien sea excesivamente complejo o de carácter ornamental).

La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Arcalá señala que “el signo a registrar debe poder ser descrito o identificado según las propiedades del plano o la escritura” (Arcalá, Marco, en “Las causas de denegación de la marca comunitaria”, Valencia 2001, ps.119 y ss.), concepto, que puede ser perfectamente complementado con una referencia de Robles Morchón (en “Las marcas en el Derecho español”, Madrid 1995, ps.21 y ss.) la cual indica que “(…) dicho requisito implica la representación del signo en el papel o en otro material equivalente”. 18/08/2005 19.36 La finalidad del requisito de representación gráfica es la seguridad jurídica, dado que es necesaria la determinación del derecho a proteger y la limitación del ius prohibendi del titular de dicho derecho, sin embargo, como bien señala Marco Arcalá en la obra arriba citada, “el hecho de que toda representación gráfica haya de ser percibida visualmente no supone que lo así representado haya de percibirse de la misma manera (…)”, ejemplo claro de aquello es la figura de un pentagrama p.e., el mismo que permite representar gráficamente todo tipo de melodías que, al ser reproducidas, se perciben auditivamente. 3.

Irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes y riesgo de confusión. Reglas de comparación. Conexión competitiva. El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pudiera inducir al público a error.

Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que GACETA OFICIAL basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. 18/08/2005 20.36 encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Riesgo de confusión Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a ésta entre varias denominaciones y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro.

Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.). GACETA OFICIAL La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. Es preciso concluir respecto del riesgo de confusión, que la denegatoria de un registro no se da en virtud de una confusión fáctica, sino en la posibilidad de generarse dicha confusión en el consumidor. 18/08/2005 21.36 en un momento dado pueden ser definitivos” (Proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., p. 240).

Conexión competitiva Signos mixtos y las Reglas de comparación En consideración a la composición de los signos en conflicto, este Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas bidimensionales, esto es, denominativas, figurativas (o gráficas) y mixtas. Las denominativas son aquellas que utilizan un signo fonético y están formadas por una o varias letras, palabras o números que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

Las marcas mixtas se encuentran constituidas por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que se expresa en la forma externa de una imagen, figura o dibujo. En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que En cuanto a la conexión competitiva a tener en cuenta en el análisis de confundibilidad entre los signos sub litis, la doctrina de los autores Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, recoge algunos criterios que conducen a establecer la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, tales como: a) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclator.

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos o servicios de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos o servicios que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos o servicios que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto o servicio con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de deter- GACETA OFICIAL minados bienes o en ciertos servicios que se ofrecen. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos o servicios guardan también una aparente similitud. c) Mismos medios de publicidad.

Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos y los servicios. Si los mismos productos o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o dichos productos y/o servicios serían competitivamente conexos.

Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre los productos o servicios. Una relación entre los productos o servicios ofrecidos puede crear una conexión competitiva. La vinculación puede estar originada por varios tipos de relaciones: por tratarse de productos vinculados por complementariedad, por finalidad, por uso conjunto, por pertenecer al mismo género, o por cualquier otra relación de asociación propicia a inducir a error al público consumidor.

Así, productos o servicios pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. 4. Signos débiles. La doctrina ha señalado que podrá calificarse como débil al signo o marca que se conforme en parte por palabras de uso común, y en base al cual no puede impedirse que otros escojan signos con las mismas partículas.

Sobre el particular, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, señalan que: “Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos 18/08/2005 22.36 poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad. En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es “débil” por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).

En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, por haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )” (Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo.

Derecho de Marcas, Editorial Heliasta S.R.L., Tomo II, Argentina, 1989, págs. 78 y 79). Sobre el mismo tema, Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ) ( ) se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.” (Otamendi, Jorge.

Ob. Cit., Págs. 190 y 191). Este Órgano Jurisdiccional ha señalado en casos anteriores, que el titular de la marca débil no puede obtener el monopolio de una expresión de uso común, por lo que ésta podrá ser usada también por otros empresarios, siempre que se introduzcan elementos que le otorguen distintividad al conjunto marcario, obteniendo el registro al cumplir con los requisitos legales sin incurrir en prohibición alguna.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: GACETA OFICIAL Primero: En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior.

Segundo: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Tercero: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinados a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. Cuarto: El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá posteriormente a la realización del examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial.

Asimismo, en la confrontación de signos mixtos, procede determinar la situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la preponderancia del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, 18/08/2005 23.36 si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo.

Quinto: Puede calificarse como signo o marca débil, el que se conforma por palabras de uso común. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 18/08/2005 24.36 PROCESO 75-IP-2005 Interpretación prejudicial del artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3, Cuenca, República del Ecuador.

Actor: COMPAÑÍA CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. Asunto: “DEVOLUCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IVA”. Proceso interno N° 35-04. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3, Cuenca, República del Ecuador, por intermedio de su Secretario Relator, Doctor José Córdova C. piezas consideradas principales del referido proceso, existiendo, consecuentemente, omisiones de carácter formal que, no obstante, el Organo Comunitario las ha estimado subsanables, luego de haber procedido a una minuciosa revisión de las piezas procesales remitidas y, razón por la cual la consulta formulada ha sido admitida a trámite, por medio de auto de 25 de mayo del 2005.

VISTOS: 1.

ANTECEDENTES: El expediente recibido por este Tribunal el 12 de mayo del 2005, del que forma parte el Oficio Nº 104-05-TDFC-S, de 9 de los mismos mes y año, por medio del cual el mencionado señor Secretario manifiesta que en cumplimiento de la providencia de 18 de febrero del 2005, dictada dentro de la causa Nº 35-04 de impugnación deducida por la Compañía CURTIEMBRE RENACIENTE S.A., en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Austro, para los fines legales consiguientes, transcribe el contenido de la aludida providencia, cuyo texto es el siguiente: 1.1.

Partes “TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL Nº 3, Cuenca, 18 de Febrero de 2005.- Las 10h10.VISTOS: Agréguese al proceso el escrito que antecede, y proveyendo el mismo se dispone oficiarse al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pidiendo su pronunciamiento cono se solicita.- En la comunicación a dirigirse, acompáñese copias certificadas: 1) de la petición de fojas 144; y, 2) de la demanda y contestación.- Hágase Saber.” Este Tribunal observa al respecto, que el pedido hecho por la Instancia Nacional compareciente, no se ha ajustado a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto del Organismo, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, toda vez que dicha Instancia se ha limitado, además del envío del oficio en referencia, a una simple remisión de copias certificadas de las Actúa como demandante en la controversia interna, la Compañía CURTIEMBRE RENACIENTE S.A., siendo demandado el Director Regional del Austro del Servicio de Rentas Internas, SRI, de la ciudad de Cuenca, República del Ecuador. 1.2.

Acto demandado La interpretación se plantea, en razón de que la Compañía CURTIEMBRE RENACIENTE S.A., por intermedio de su Gerente General y Representante Legal, solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución Administrativa expedida por el Director Regional del Austro, del Servicio de Rentas Internas de Cuenca, República del Ecuador: Nº 101012004RDEV000349, de 28 de enero del 2004, emitida por la aludida Dependencia, la cual resolvió devolver a la actora, el Impuesto al Valor Agregado por el valor d USD 2.785,93 dólares de los Estados Unidos de América; sin embargo, negó la devolución de USD 1.835,89 dólares, todo, a su decir: “…de conformidad con lo expresado en los considerándos de esta Resolución”. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el mencionado Tribunal Distrital, han podido ser destacados los siguientes aspectos: GACETA OFICIAL a) Los hechos - El 30 de diciembre del 2003, la Compañía CURTIEMBRE RENACIENTE S.A., presentó al Servicio de Rentas Internas, SRI, Regional del Austro, una solicitud de devolución del Impuesto al Valor Agregado, IVA, pagado en el mes de octubre del 2003, por asistirles ese derecho, según así se manifiesta. - El 28 de enero del 2004, el Director Regional del Austro del Servicio de Rentas Internas emitió la resolución Nº 101012004RDEV000349, por medio de la cual decidió devolver el Impuesto al Valor Agregado, por el valor únicamente de USD 2.785,93 de los Estados Unidos de América. - La actora aceptó parcialmente la mencionada resolución, respecto de la suma devuelta, pero objetó la parte en que la Institución en referencia, negó la devolución del monto restante y, como consecuencia, impugnó la resolución aludida. b) Escrito de demanda La Compañía CURTIEMBRE RENACIENTE S.A., domiciliada en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, por intermedio de su Gerente General, como ha sido ya dicho, manifiesta, en lo sustancial, que “…la devolución del IVA para los exportadores se establece con el fin de que los productos ecuatorianos sean competitivos en los mercados internacionales, y sobre todo para que la normativa tributaria interna guarde coherencia con la Decisión Nº 388, de la Comunidad Andina, que fue ratificada por el Ecuador y publicada en el Registro Oficial Nº 10 del 23 de Julio de 1996…”.

Sostiene, adicionalmente, que “…La legislación interna, en este caso la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación, no puede ni debe contradecir las normas de Convenios Internacionales suscritos por el Estado Ecuatoriano, como el antes citado, que en su Artículo 4 dispone textualmente: ‘El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de 18/08/2005 25.36 producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador’.” Expresa, además, que “En el presente caso, nuestras normar internas, son restrictivas frente a la norma internacional…”. c) Contestación a la demanda El Director Regional del Austro, del Servicio de Rentas Internas, SRI, de la ciudad de Cuenca, República del Ecuador contesta la demanda sosteniendo, también en lo principal, que “El derecho a la Devolución del Impuesto al Valor Agregado IVA, consagrado en el artículo 69A de la Ley de Régimen Tributario Interno, debe ejercerse sobre la base de la normativa vigente, con el contexto de las normas legales, reglamentarias y disposiciones generales aplicables y que permiten su pleno y efectivo ejercicio.

No puede, a conveniencia, olvidarse que los comprobantes de venta en los que se sustente la devolución deben cumplir estrictamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la norma vigente a la fecha en que se realizó la solicitud de devolución…”. Afirma, además, que “El artículo 69ª de la Ley de Régimen Tributario Interno, manifiesta claramente que el Servicio de Rentas Internas, deberá devolver el IVA pagado contra la presentación formal de la declaración del Representante Legal, el mismo que deberá acompañar la copia certificada de las facturas en las que se desglose el IVA.

La omisión de este requisito formal, motiva de manera suficiente la negativa de devolución, por lo que, la Resolución hoy impugnada, constituye un acto administrativo que goza de total legitimidad…”. Manifiesta así mismo que, por lo sumariamente expuesto, ratificándose en el contenido de la Resolución impugnada, formula las siguientes excepciones: - Improcedencia de la demanda presentada; y, - Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho presentados por la Actora.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO: GACETA OFICIAL 18/08/2005 26.36

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DECISION 388 La interpretación prejudicial ha sido estructurada, según así se manifiesta, con base en lo dispuesto por el artículo 33, inciso segundo, de la Decisión 472 aprobatoria de la Codificación del Tratado de Creación de este Tribunal, observándose, no obstante, que la solicitud presentada no se ha ajustado a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, por el hecho de que la Instancia compareciente se ha limitado, como ya se dijo, a una simple remisión de copias certificadas de las piezas consideradas principales del proceso, existiendo, consecuentemente, omisiones de carácter formal que, no obstante, son susceptibles de ser subsanadas, luego de una minuciosa revisión de las piezas procesales remitidas.

“Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes. Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

(…) “Artículo 4.- El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

“La devolución de los impuestos indirectos a bienes de capital, procederá en la medida que ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación. “Los impuestos indirectos no incluidos en el Anexo 1 se regirán por lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros.” (…)

2. CONSIDERACIONES PREVIAS “ANEXO 1 El Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3, ha solicitado por medio de Oficio Nº 104-05-TDFC-S, de 9 de mayo del 2002, acogiendo el pedido hecho por la parte actora, la interpretación prejudicial del artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, relativa a la “Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes”; instrumento aprobado el 2 de julio de 1996 y, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 211, de 17 de los mismos mes y año. RELACION DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS PARA LOS CUALES SE APLICA EL ARTICULO 4 DE LA DECISION En consecuencia, este Tribunal procede a atender el pedido en los términos planteados, toda vez que dicha norma resulta aplicable al caso controvertido; determinación ésta amparada en la facultad establecida por el artículo 34 del Tratado de Creación del Organo Jurisdiccional.

(…) 3. NORMA A SER INTERPRETADA El texto de la norma a ser interpretada es el siguiente: (…) “3. ECUADOR “A. Impuesto al Valor Agregado. “B. Impuesto a los Consumos Específicos.”

4. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA SOLICITUD SOBRE INTERPRETACION PREJUDICIAL Con carácter simplemente ilustrativo, este Organo Comunitario se permite precisar con esta oportunidad, que la solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una GACETA OFICIAL comprensión de conjunto del tema sometido a consulta.

En particular, la solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones nacionales aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane de este Tribunal.

De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario. Para asegurar el propósito señalado, el Tribunal ha concebido un informativo para el planteamiento de la solicitud sobre interpretación prejudicial por los Organos Judiciales de los Países Miembros, cuyo texto se transcribe a continuación, a los fines de que la Instancia Nacional Compareciente lo utilice en las consultas que considere necesario formular en el futuro, documento que se encuentra publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 694, de 3 de agosto del 2001: “1.

La interpretación prejudicial es el mecanismo de cooperación entre el juez nacional y el comunitario, en la que este último, representado por el Tribunal de Justicia, interpreta en forma objetiva la norma comunitaria y al primero le corresponde aplicar el derecho al caso concreto que se ventila en el orden interno. Su finalidad no es otra que resguardar la aplicación uniforme por todos los jueces en el territorio de los Países Miembros.

“2. En efecto, la función del Tribunal comunitario en estos casos, es la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico, es decir buscar el significado para precisar su alcance; función que difiere de la de aplicar la norma a los hechos, tarea que es exclusiva del juez nacional dentro de las esferas de su competencia. No obstante, el Tribunal de Justicia se encuentra facultado para referirse a los hechos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada. 18/08/2005 27.36 “3.

Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar del Tribunal de Justicia Andino la interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaria General; y, en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que éstas deban ser aplicadas o sean controvertidas por las partes en un proceso interno. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno -o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria-, están obligados, en todos los procesos en los que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la misma materia debatida o sobre casos similares o análogos.

“4. En los casos en los que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria -jueces nacionales de única o de última instancia-, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta que el Tribunal comunitario se pronuncie, constituyéndose en un presupuesto procesal de la sentencia y en una solemnidad inexcusable e indispensable que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo, cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales de consecuencias impredecibles.

“5. La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso. “6. La solicitud del juez nacional por la cual requiere la interpretación prejudicial debe moti- GACETA OFICIAL 18/08/2005 28.36 tramitación del proceso interno y en su sentencia deberá adoptar el pronunciamiento del Tribunal Andino. Además, el juez nacional remitirá al Tribunal de Justicia la sentencia dictada en los casos objeto de interpretación prejudicial. varse de manera sucinta, pero suficientemente completa, de modo que permita al Tribunal lograr una comprensión global del caso consultado.

En efecto: Debe, en particular, incluir un informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para que el Tribunal Andino pueda cumplir su cometido, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere y las alegaciones que se hubieren hecho respecto de la aplicación de tales normas; deberá asimismo ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones nacionales aplicables; todo ello con el objeto de permitir al Tribunal de Justicia enfocar u orientar la interpretación al caso concreto, de suerte que ésta resulte efectivamente útil para el juez que debe fallar.

De otro modo, la interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta en el inagotable universo de la teoría jurídica e inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario. “7. La consulta prejudicial puede presentarse en cualquier tiempo antes de dictar sentencia, aunque, a los efectos de lograr una comprensión global del asunto debatido y que la respuesta del Tribunal de Justicia resulte útil, es deseable que la decisión de plantear una solicitud de interpretación prejudicial se adopte después de haber oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en la correspondiente solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio.

“8. Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia el determinar cuáles son, en definitiva, las normas pertinentes a interpretar, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trate, el acervo de las normas sugeridas o no por el requeriente; le corresponde también absolver la consulta en el orden de prelación que él mismo estime conducente.

“9. Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste continuará la “10. La solicitud de interpretación prejudicial y los documentos pertinentes deben ser enviados por correo a la sede del Tribunal, en la ciudad de Quito, Roca 450 y Av. 6 de Diciembre.” 1

5. EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) De conformidad con lo establecido por el artículo 3 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, correspondiente como se ha dicho, a la Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes, aprobada el 2 de julio de 1996 y publicada en la Gaceta Oficial del mencionado Acuerdo, edición N 211, de 17 de los mismos y año, se considerarán impuestos indirectos los definidos como tales en el artículo 13 de la Decisión 330.

Esta última Decisión, por medio de la cual se resuelve la “Eliminación de Subsidios y Armonización de Incentivos a las Exportaciones Intrasubregionales”, aprobada por la Comisión también del entonces Acuerdo de Cartagena, el 22 de octubre de 1992 y, publicada en la Gaceta Oficial del mismo Nº 120, de 30 de los indicados mes y año, en su artículo 13 establece, que se entenderán como impuestos indirectos, “…los impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio, tales como los salarios, beneficios, intereses, cánones o regalías y todas las formas de ingresos, y los impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles”.

Determina, adicionalmente, que se entenderán así mismo como impuestos indirectos, “…los impuestos sobre las ventas o sobre el consumo, tales como a las ventas, al consumo, al valor agregado y los demás impuestos distintos de los impuestos directos.” La Decisión 388 de la Comisión, por su parte, en su artículo 4 textualmente dispone: 1 Nota Informativa sobre Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial, publicada en la Gaceta Oficial N° 694, de 3 de agosto del 2001.

GACETA OFICIAL “Artículo 4.- El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

“La devolución de los impuestos indirectos a bienes de capital, procederá en la medida que ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación. “Los impuestos indirectos no incluidos en el Anexo 1 se regirán por lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros.” Según el anexo 1 referido en el inciso primero del artículo citado, en el cual se determina la “Relación de los impuestos indirectos para los cuales se aplica el artículo 4 de la Decisión”, en lo relacionado con la República del Ecuador determina, que constituyen impuestos indirectos para la aplicación de la norma comunitaria señalada: a) el impuesto al Valor Agregado, IVA y, b) los impuestos a los Consumos Especiales.

De lo precisado por las disposiciones comunitarias antes referidas puede concluirse, por una parte, que se encuentra reconocido como impuesto indirecto en los Países Miembros de la actual Comunidad Andina, entre otros especificados por el artículo 13 de la Decisión 330, el “impuesto al valor agregado”; y, por otra, que en lo relativo a la República del Ecuador, a dicho impuesto le es aplicable la norma contenida por el artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión. Establecido así este ámbito normativo de la actual Comunidad Andina, este Tribunal procede a interpretar lo correspondiente al ámbito regulado por el artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión. Artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Esta disposición como ha sido ya anunciado, determina que el monto total de los impuestos indirectos vigentes que figuran en el anexo 1 de 18/08/2005 29.36 la Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

En lo que a la República del Ecuador corresponde, entre esos impuestos indirectos se incluye el “Impuesto al Valor Agregado”, también conocido con las siglas de IVA. En consecuencia, en el caso del mencionado País Miembro, procede la devolución al exportador del monto total del IVA, efectivamente pagado, por los conceptos que el citado inciso del artículo taxativamente determina.

No obstante lo manifestado, lo cual constituye el principio general que la norma consagra, es preciso reconocer, que la devolución del Impuesto al Valor Agregado, en el caso del Ecuador, corresponderá, exclusivamente, al monto del impuesto que haya sido efectivamente pagado, respecto de las adquisiciones de materias primas, insumos intermedios, servicios, bienes de capital y, de los demás rubros o conceptos considerados en el inciso primero del artículo en comento.

La figura jurídica de la devolución de los impuestos indirectos, los cuales, en el caso de la República del Ecuador, incluyen al Impuesto al Valor Agregado, IVA, se encuentra consecuentemente supeditada, por la propia norma comunitaria, a la demostración que haya sido realizada por el exportador, de los montos correspondientes a los pagos por él efectuados en concepto de IVA, respecto de cualquiera de los rubros considerados por el artículo 4 de la Decisión 388.

Debe entonces concluirse, que si bien ese artículo consagra la posibilidad de la devolución del monto total de ese impuesto, para la obtención de ese beneficio, deberán ser justificados por parte de quien solicita la devolución, los desembolsos realizados por tal concepto. Debe tenerse presente, en este ámbito, que la devolución de los impuestos indirectos respecto de bienes de capital, procederá, únicamente, en la medida que “ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación”; y, además, GACETA OFICIAL que dichos impuestos deben necesariamente encontrarse en vigencia al momento de su reclamación. La norma comunitaria analizada no establece, por cierto, los mecanismos específicos o los procedimientos que deberán ser utilizados para la acreditación o demostración de los pagos efectivamente realizados; sin embargo, en el artículo 5 de la misma Decisión, al referirse a la modalidad aplicable a la devolución de los impuestos indirectos, deja a juicio de los Países Miembros de la actual Comunidad Andina, la determinación, por ejemplo, de los plazos para esa devolución. De similar manera, de forma muy ligada con la obtención del beneficio, el artículo 6 de la propia Decisión establece, que los Países Miembros dispondrán de sistemas de control posteriores y de comprobación de la documentación sustentatoria, que les permita asegurar que la exención, devolución, compensación, reembolso o suspensión de los impuestos indirectos, incluido el IVA en el caso del Ecuador, se realice conforme a lo dispuesto en la Decisión 388; previsiones, determinaciones o acciones de naturaleza interna a ser adoptadas para el cumplimiento del régimen consagrado en aquélla que, en apego a lo dispuesto por el artículo 7 del mismo, debieron necesariamente y en su oportunidad, ser informadas a la Junta del Acuerdo de Cartagena, a la fecha substituida por la Secretaría General de la Comunidad Andina, ante la cual se deberá, de ser el caso, presentar los informes que puedan corresponder.

Concluye consecuentemente el Organo Jurisdiccional a este respecto, que la Decisión 388 de la Comisión, en aplicación del principio de complementación indispensable de la normativa comunitaria, reconoce a los Países Miembros de la Comunidad Andina, la facultad para concebir los desarrollos que consideren necesarios para la aplicación efectiva y cabal en sus respectivos territorios, del régimen común sobre “Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes”.

Principio de complementación indispensable El principio de complementación indispensable de la normativa comunitaria, consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clau- 18/08/2005 30.36 sura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Debe advertirse que en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él, de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma en este caso andina.

Es un principio constitucional generalizado, aquel que reconoce al Jefe del Estado, como suprema autoridad administrativa, la facultad para reglamentar las leyes con el objeto de proveer a su debida ejecución. La potestad reglamentaria debe ejercerse, desde luego y necesariamente, sin violar la ley a la que se refiere y, sin tampoco desnaturalizarla.

De todas maneras éste es un asunto de derecho interno respecto del cual al Tribunal no le corresponde emitir pronunciamiento, pues al tenor de lo establecido por el artículo 34 del Tratado Constitutivo, el Organismo debe limitarse a precisar el alcance de las normas comunitarias y “no podrá interpretar el contenido y alcances del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso”.

6. LA PRIMACIA DEL ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA FRENTE AL ORDENAMIENTO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS En la Comunidad Andina, el principio de aplicación directa y preferente del derecho comunitario deriva tanto del derecho positivo como de la creación Jurisprudencial que ha venido realizando este Tribunal desde años atrás. Tales elementos, la ley y la jurisprudencia, son a su vez, base fundamental para entender el principio de preeminencia de la ley comunitaria sobre la nacional.

En efecto, determina el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal, que “Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”. GACETA OFICIAL 18/08/2005 31.36 A su turno, la jurisprudencia del Organismo ha desarrollado el principio de la aplicación directa al expresar que: la inaplicabilidad de la primera en la medida en que resulte incompatible con las previsiones del derecho comunitario.

“Ha de tenerse en cuenta además, que el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Organos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino”. 2 Sobre el mismo tema, este Tribunal ha manifestado: Con base en los principios de aplicación directa y preferente, el Tribunal ha prevenido sobre la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna, los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, la norma de derecho interno que sea contraria a la ley comunitaria, o que de algún modo resulte irreconciliable con élla, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente cuando sea anterior a la norma integracionista y no podrá expedirse y si se expidiere, no podrá entrar a regir, cuando sea posterior a aquélla.

Este Tribunal reconoció, desde la interpretación prejudicial llevada a cabo en los procesos 1-IP87 y 2-IP-88, el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los Países Miembros, señalando que “…en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que la norma interna resulta inaplicable”.

Resaltó además el Tribunal en esa oportunidad, la claridad del principio de preeminencia cuando la ley comunitaria es precisamente norma posterior que debe primar sobre la anterior, de acuerdo con principios universales de derecho; advirtiendo sin embargo, que ello no implica la derogatoria de la una sobre la otra, sino que lleva a 2 Proceso 02-AN-86, Gaceta Oficial N° 21, de 15 de julio de 1987.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte, del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal’.”.

(…) “El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros… En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario.

La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo el derecho interno. El legislador nacional queda así inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo, y el juez nacional, a cuyo cargo está la aplicación de las leyes comunitarias, tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de la norma común El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias.

Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común ” (Sentencia dictada en el expe- GACETA OFICIAL diente N° 2-IP-90. Gaceta Oficial N° 69, del 11 de octubre de 1990).” 3 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se desprende que es de competencia de este Organo Jurisdiccional Supranacional, la interpretación, por vía prejudicial, de normas conformantes del ordenamiento jurídico de la mencionada Comunidad. 2. La referida competencia del Organismo, se fundamenta en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros; consulta que debe ser formulada en los términos establecidos por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. 3.

De conformidad con lo establecido por el artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debe ser devuelto el monto total de los impuestos indirectos vigentes, pagados por el exportador por los conceptos y rubros taxativamente determinados por dicha norma comunitaria. Para el caso de la República del Ecuador, entre esos impuestos se incluye, el correspondiente al Valor Agregado o IVA. 4.

La devolución del monto referido en el punto anterior procede, en todo caso, respecto de los impuestos sobre el IVA efectivamente pagados por el solicitante, correspondiéndole al respectivo País Miembro, establecer los sistemas de control y de comprobación de la documentación sustentatoria del pedido. 5. La devolución procede, respecto de los Impuestos indirectos únicamente vigentes, en3 Proceso 34-AI-2001, sentencia de 22 se septiembre del 2004.

En G. O. Nº 1156, de 10 de enero del 2005. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 18/08/2005 32.36 tre ellos el IVA para el caso de la República del Ecuador, debiéndose aclarar, que aquélla relativa a bienes de capital, procederá en la medida en que no se confiera exclusivamente por razones de exportación. En todo caso, la devolución se hará por medio de compensación o reembolso. 6.

El ordenamiento jurídico andino no deriva de aquel de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino de lo que disponen sus Tratados Constitutivos u Originarios así como del derecho secundario que de ellos deviene y, por virtud de su autonomía –tanto el primario como el derivado– no depende ni se halla subordinado al ordenamiento de dichos Países. 7.

Los principios fundamentales de aplicación directa y preferente de la ley comunitaria, suponen que el ordenamiento comunitario opera sin necesidad de complemento legislativo interno y con preeminencia sobre la ley nacional, siendo inaplicables las disposiciones de derecho interno que contradigan o sean irreconciliables con la norma andina. 8.

No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquélla, en aplicación del principio de complementación indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados.

El Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3, de la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 35-04, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal Distrital, mediante copia GACETA OFICIAL sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE 18/08/2005 33.36 Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 18/08/2005 34.36 GACETA OFICIAL 18/08/2005 35.36 GACETA OFICIAL 18/08/2005 36.36 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú