PROCESO Nº 177-IP-2005 Interpretación prejudicial del artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio, del artículo 144 de la citada Decisión, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Parte actora: HAROLD E. HANNEY.

Patente: “SISTEMA MEJORADO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS”. Expediente: Nº 2001-0005 (7630). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, a los treinta días de noviembre del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, y recibida en este Tribunal en fecha 7 de setiembre de 2005; con motivo del proceso interno Nº 2002-0005 (7630).

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 5 de octubre de 2005. 1. Las partes. La parte actora es HAROLD E. HANNEY.

Se demanda a la Nación colombiana, por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2. Determinación de los hechos relevantes. 1. Hechos. Con fecha 9 de diciembre de 1997, el señor HAROLD E HANEY, presentó la solicitud de patente de invención ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio para “EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS CREADO CON TECNOLOGIA DE SEPARACIÓN DE MEMBRANA, EN EL CUAL NO SE REQUIERE PRETRATAMIENTO QUIMICO”.

Con fecha 19 de septiembre de 2000, mediante auto Nº 3337, la División de Nuevas Creaciones requirió al solicitante que en el término de tres meses, contados desde la notificación del auto, presente sus argumentos de complementación a las observaciones de tipo técnico y jurídico realizadas, notificadas mediante anotación en el estado del 21 de septiembre de 2000.

Con fecha 31 de enero de 2001, mediante Resolución Nº 2087, la Superintendencia de Industria y Comercio declara abandonada la solicitud de patente y ordena el archivo del expediente. Con fecha 27 de abril de 2001, la actora interpone recurso de reposición, el mismo que es resuelto con fecha 31 de mayo de 2001 mediante Resolución Nº 18803 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En ésta se confirma la Resolución Nº 2087, agotando de esta manera la vía administrativa. 2.2. Fundamentos de la demanda. El actor demanda la nulidad de las resoluciones Nº 2087 y Nº 18803, asimismo, solicita se restablezca su derecho y se conceda el privilegio de la patente solicitada, fundamentando su demanda en la violación del artículo 27 de la Decisión 344.

Argumenta el demandante que las objeciones de oficio de tipo jurídico no aparecen notificadas, y por lo tanto, conforme a lo ordenado por la ley colombiana, no se puede aplicar la declaración de abandono dispuesta en el artículo 27 de la Decisión 344. 2.3. Contestación a la demanda. 2.3.1 De la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda argumentando la legalidad de los actos administrativos demandados y la correcta aplicación de la normativa comunitaria al momento de emitir las resoluciones sub materia.

Asimismo, argumenta que la solicitud de patente no cumplía con los requisitos necesarios para su registro, dado que las objeciones de la autoridad no fueron absueltas en el plazo requerido, y que por ello la declaración de abandono era la actuación pertinente, conforme a lo previsto por el artículo 27 de la Decisión 344.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es el artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto de fecha 5 de octubre de 2005, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, en base a lo solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera del Consejo de Estado, de la República de Colombia, este Tribunal interpretará el artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, el artículo 144 del mismo cuerpo legal, por considerarlo pertinente al caso concreto.

El texto de las norma objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Decisión 344 “(…) Artículo 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable. Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada. (…) Artículo 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros. (…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEL TRÁMITE DE SOLICITUD DE PATENTE.

NOTIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS EN EL EXAMEN DE FONDO. DECLARACIÓN DE ABANDONO. El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular y, en consecuencia, impeditivo del aprovechamiento, por parte de terceros, de la invención protegida, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la respectiva solicitud de patentamiento.

A este propósito, el Capítulo I, Secciones III y IV, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento en el curso del cual la oficina nacional competente habrá de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud en referencia; una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión vigente al momento de haber sido presentada tal solicitud; y, en caso afirmativo, haya o no contradictorio, procederá al examen de fondo, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos de patentabilidad consagrados en las normas sustanciales aplicables al caso, y si se encuentra incursa o no en las prohibiciones indicadas en los artículos 6 y 7 eiusdem.

Finalizado el examen de forma, y dentro de los dieciocho meses siguientes a la presentación de la solicitud o de la prioridad que se hubiese reivindicado, la oficina nacional competente deberá publicar un aviso, en los términos que establezca la legislación nacional del respectivo País Miembro, dirigido a hacer del conocimiento público el hecho de la presentación de la solicitud o de la reivindicación de la prioridad.

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del aviso, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar, por una sola vez, observaciones dirigidas a desvirtuar la patentabilidad de la invención en trámite, a tenor del procedimiento establecido en la legislación nacional del respectivo País Miembro. La ley comunitaria exige que las observaciones se presenten debidamente fundamentadas y faculta a la respectiva legislación nacional para establecer sanciones contra quienes presenten observaciones temerarias (artículos 23 y 25).

Caso de haberse presentado observaciones, la oficina competente notificará al peticionario para que éste, si lo estima conveniente, formule alegatos, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación, término que podrá ser prorrogado por una sola vez y por el mismo lapso (artículo 26).

Vencidos los plazos que anteceden, la oficina competente realizará el examen de fondo sobre la patentabilidad de la solicitud. Si en el curso de este examen observa que existe la posibilidad de que se vulneren derechos adquiridos por terceros, o la necesidad de que se presenten datos o documentos adicionales o complementarios, la oficina dirigirá un requerimiento escrito al solicitante para que, según el caso, y dentro del plazo máximo de tres meses desde su notificación, éste haga valer los alegatos que considere pertinentes o presente los datos o la información exigidos (artículo 27).

El Tribunal ha puesto de relieve que el examen de fondo constituye “una de las etapas de mayor importancia en el procedimiento de patentes, pues de los resultados que de aquel se desprendan la Oficina Nacional Competente podrá decidir sobre la concesión o denegación del privilegio. En esta oportunidad procesal, caracterizada por el diálogo y cooperación entre la autoridad administrativa y el solicitante de la patente, debe verificarse si la invención cumple los requisitos para ser considerada como tal y si reúne las condiciones de patentabilidad, lo cual deberá concretarse en un informe fundamentado, en el que aparezcan las observaciones u objeciones que prima facie impidan la concesión de la patente, o, en su defecto, que explique las razones por las cuales procede el otorgamiento de la misma” (Sentencia dictada en el expediente N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”).

“De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan pasado favorablemente dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos esos elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se negará la patente de invención para la solicitud que se estudie; en el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis, dentro del plazo de tres meses, se declarará abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo, el cual no puede darse por la carencia de los requisitos establecidos por el artículo 27” (Ver entre otros: Proceso 39-IP-2000.

G.O.A.C. Nº 592 de 17 de agosto de 2000. Patente: “NUEVOS ESTEROIDES”; Proceso 42-IP-98. G.O.A.C. Nº 455 de 2 de julio de 1999. Patente: “CONSTRUCCIÓN DE BASE DE RECIPIENTE PARTICULARMENTE DE UN POTE PARA ENVASAR COSMÉTICOS”; Proceso 28-IP-98. G.O.A.C. Nº 398 de 22 de diciembre de 1998. Patente: “ADHESIVO DE ALMIDÓN- HEMICELULOSA PARA CORRUGADO A GRAN VELOCIDAD”;

Proceso 12-IP-98 G. O. A. C. Nº 428 de 16 abril de 1999. Patente: "COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA"). Como se ha señalado, a la oficina nacional competente, de acuerdo con el acotado artículo 27 de la Decisión 344, le corresponde analizar según su criterio, durante el examen de fondo, si existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o si se necesitan datos o documentos adicionales o complementarios, relacionados con el contenido de la patente.

Así, el artículo 27 de la Decisión 344, en análisis, señala que de no cumplir el solicitante con el requerimiento de la administración dentro del plazo señalado, la solicitud deberá ser declarada en abandono. De esta manera, se debe tomar en cuenta que de no ser notificado el solicitante de acuerdo a lo establecido por la normativa andina, es decir, “requerimiento escrito”, no podrá contabilizarse el plazo de 3 meses para la declaración de abandono, y menos aún, declararse éste.

II. NORMAS NACIONALES COMPLEMENTARIAS AL REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL La norma de clausura contenida en el artículo 144 de la Decisión 344 establece: “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”. En el caso subjudice, lo relativo a las notificaciones del procedimiento administrativo de solicitud de patente se encuentra regulado por normas nacionales que aplicará supletoriamente el Juez Nacional para cubrir los aspectos que no se encuentran regulados por la norma comunitaria, en el tema específico de la debida notificación de las objeciones de fondo de la administración. En este sentido, las normas adjetivas colombianas aplicables al procedimiento de solicitud de patente en su aspecto formal, son un complemento indispensable a la Decisión 344, y como tal no pueden ser contrarias al ordenamiento jurídico comunitario.

Como dice Marco Matías Alemán: “Se trata sencillamente del reconocimiento por la norma subregional, -que no todos los casos pueden estar regulados por ella-, dejando a la legislación de cada uno de los países miembros, la solución a esos casos no resueltos”. (Marco Matías Alemán, Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Editorial Top Management International, p. 40) En este sentido, mientras la norma colombiana conciba a la notificación de objeciones de fondo cumpliendo el requisito que establece la Decisión 344, es decir, por “requerimiento escrito”, no existe incompatibilidad alguna con la norma comunitaria, y por lo tanto, a efectos de ésta, deberá considerarse al solicitante debidamente notificado, de haberse cumplido con dichas formas.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1. El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular y, en consecuencia, impeditivo del aprovechamiento, por parte de terceros, de la invención protegida, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la respectiva solicitud de patente.

A este propósito, el Capítulo I, Secciones III y IV, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, disciplina un procedimiento al final del cual la oficina nacional competente deberá verificar, de ser el caso, si la invención satisface o no los requisitos de patentabilidad consagrados en las normas sustanciales aplicables. 2.

A la oficina nacional competente, de acuerdo con el artículo 27 de la Decisión 344, le corresponde analizar según su criterio, durante la etapa procedimental del examen de fondo, si existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o si se necesitan datos o documentos adicionales o complementarios, relacionados con el contenido de la invención, para que ésta alcance la patente solicitada, y de ser éste el caso, dirigirá un requerimiento escrito al solicitante para que, según corresponda, y dentro del plazo máximo de tres meses desde su notificación, éste haga valer los alegatos que considere pertinentes o presente los datos o la información exigidos, el mismo que de no ser cumplido, causará la declaración de abandono del procedimiento. 3.

Las normas nacionales son complementarias al Régimen Común sobre Propiedad Industrial, esto significa, que las leyes nacionales cubren los vacíos que se presentan en la Decisión 344, sin embargo, no pueden ser contrarias al Derecho Comunitario. En este sentido, el juez consultante deberá precisar si la norma colombiana es compatible con la normativa comunitaria andina De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA