Año XXIII - Número 1299 Lima, 23 de febrero de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 161-IP-2005.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: TENNIS S.A. Marca: “NN DOROTENNIS” mixta. Proceso interno N° 2002-00159 Proceso 169-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2002-00314. Actor: EXEDY CORPORATION. Marca: DAIKIN CLUTCH (mixta) Proceso 177-IP-2005.- Interpretación Prejudicial del artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, del artículo 144 de la citada Decisión, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: HAROLD E. HANNEY. Patente: “SISTEMA MEJORADO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS”. Expediente: Nº 2001-0005 (7630) Proceso 184-IP-2005.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio del artículo 81 de la Decisión 344.

Marca: OCCIDENTE (mixta). Actor: MEDIOS REGIONALES DE OCCIDENTE OCCIMEDIOS S.A. Proceso interno Nº 2002-0004 (7629) Pág. 1 11 19 24 PROCESO 161-IP-2005 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: TENNIS S.A. Marca: “NN DOROTENNIS” mixta. Proceso interno N°2002-00159. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cinco. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora María Claudia Rojas Lasso.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 1 de septiembre del año 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 19 de octubre del año 2005. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante TENNIS S.A., siendo demandada la Nación Colombiana, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Se considera como tercero interesado en esta causa a la sociedad DOROTENNIS S.A. 1.2. Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad TENNIS S.A., solicita se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 016878, de 24 de mayo de 2001, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió declarar infundada la demanda de observación presentada por la sociedad TENNIS S.A. y concedió el registro del signo “NN DOROTENNIS” (mixta), como marca que distinga productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad DOROTENNIS S.A. - Nº 26190, de 17 de agosto de 2001, emitida por la misma Autoridad, quien, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma y, concedió el recurso de apelación; y, 23/02/2006 2.36 - Nº 37536, de 20 de noviembre de 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Institución quien, al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó también lo decidido en la Resolución Nº 016878, de 24 de mayo de 2001.

Solicita adicionalmente la actora que, como consecuencia de lo anterior, se ordene negar el registro correspondiente a la marca solicitada. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - En el año 1995, la sociedad DOROTENNIS S.A. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener el registro como marca del signo “NN DOROTENNIS”, destinado a distinguir productos de la clase Nº 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 - El 2 de febrero de 1996, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 427. - La sociedad TENNIS S.A. presentó observaciones a la solicitud, con fundamento en las marcas TENNIS y TENNIS KIDS, destinadas a amparar productos de las clases 24 y 25. 2 - El 24 de mayo del 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 016878, por medio de la cual declaró infundada la observación interpuesta y, concedió el registro como marca para el signo “NN DOROTENNIS” (mixta), a favor de la sociedad DOROTENNIS S.A. - La sociedad TENNIS S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución emitida. 1 2 Clase 25.- Vestidos, calzados, sombrerería. Clase 24.- Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y mesa.

GACETA OFICIAL - El 17 de agosto del 2001 fue resuelto el recurso de reposición, mediante Resolución Nº 26190, confirmando la resolución impugnada y concediendo el recurso de apelación. - El 20 de noviembre de 2001 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió dicho recurso, mediante Resolución Nº 37536 que confirmó la Resolución 016878, en todas sus partes. b) Escrito de demanda La sociedad TENNIS S.A. manifiesta que la sociedad DOROTENNIS S.A. solicitó el registro de la marca “NN DOROTENISS” (mixta) para identificar productos de la clase 25 Internacional de Niza, la misma que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 427, de 2 de febrero de 1996, a la cual ella formuló observación por considerar que las marcas de su propiedad “TENNIS” (nominativa) y “TENNIS KIDS” (mixta), que amparan productos de las clases 24 y 25, son semejantes a la marca solicitada.

Alude, así mismo, que mediante la Resolución Nº 016878, de 24 de mayo de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las observaciones y concedió el registro de la denominación solicitada. Que, posteriormente, la sociedad demandante interpuso respecto de ese acto, recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, con base en todo lo cual la Superintendencia emitió las Resoluciones 26190, de 17 de agosto de 2001 y 37536, de 20 de noviembre de 2001, confirmando lo decidido en la resolución inicial.

Expresa que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 “(…) por falta de aplicación, por cuanto la marca DOROTENNIS (sic), solicitada por la sociedad NN DOROTENNIS S.A. (sic) no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro; los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.”.

Afirma que “debido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro y las marcas previamente registradas por la sociedad TENNIS S.A., podemos concluir que la marca NN DOROTENNIS, no es suficientemente distintiva para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.”. 23/02/2006 3.36 Refiere la violación al artículo 136, literal a) de la misma Decisión, ya que “la marca solicitada reproduce, en su totalidad, el signo TENNIS, de propiedad de mi mandante para distinguir productos de las clases 24 y 25 de la clasificación internacional.”.

Argumenta además que “(…) la marca solicitada para registro se compone de una expresión de fantasía “DORO”, y la partícula TENNIS, que tiene un significado conceptual claro y preciso. Por esta razón, es la partícula TENNIS, la que penetrará con mayor fuerza dentro de la mente del consumidor, generando el riesgo de la confusión que la legislación pretende evitar.”.

Asevera que fue vulnerado el artículo 278 de la Decisión 486 “(…) en concordancia con el artículo 5 del tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (sic) (…) por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 486 sobre registro de marcas.”. Señala al respecto que “tal inobservancia conduce a no salvaguardar los derechos a que se refiere el artículo 278 de la Decisión 486 y que en el presente caso le asisten a la sociedad TENNIS S.A.” c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados manifestando que en sus actuaciones “(…) no se ha incurrido en violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina”. Refiere las disposiciones relativas a los requisitos que debe cumplir una marca, precisando antecedentes jurisprudenciales sentados por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 7-IP-95, 15-IP96, 22-IP-96 y 14-IP-98.

GACETA OFICIAL Acerca de la supuesta violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, cita jurisprudencia igualmente de este Tribunal plasmada en el proceso 48-IP-99. Respecto a la irregistrabilidad de la marca solicitada, para distinguir servicios comprendidos en la clase 25, alude a que “(…) la marca solicitada “NN DOIROTENNIS” (sic) clase 25, a contrario de lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto, al efectuar el examen de conjunto de los signos comparados se tiene que la expresión “NN DOROTENNIS” es suficientemente distintivamente distintivas (sic) entre sí y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial.” Concluye manifestando, en lo sustantivo, que “(…) los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia (…) no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante.” d) Tercero interesado La sociedad DOROTENNIS S.A., considerada como tercero interesado en esta causa no da contestación a la demanda propuesta.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada, según así se expresa, con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas 23/02/2006 4.36 que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio Nº 1380, de 19 de agosto del año 2005, la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Este Tribunal considera que no corresponde atender el pedido en los términos formulados, toda vez que la solicitud relativa al registro del signo “NN DOROTENNIS” (mixta) ha sido presentada en el año 1995, esto es, en vigencia de la Decisión 344.

Por lo expuesto, se estima que la interpretación prejudicial requerida debe corresponder a los artículos 81, 83 literal a) de la Decisión 344; disposiciones por cierto concordantes con los aludidos artículos solicitados de la Decisión 486. Se estima conveniente, por otro lado, extender dicha interpretación a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Órgano Jurisdiccional. Respecto a la interpretación también solicitada del artículo 278, del mismo instrumento, este Organismo, en reiteradas ocasiones, ha expresado que ese artículo, concordante con el artículo 146 de la Decisión 344, hace referencia a compromisos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, asumidos desde la entrada en vigencia de la Decisión 311; responsabilidades aquellas de carácter nacional, que no pueden ser invocadas respecto de los casos en que los particulares participen con intereses individuales.

Los compromisos plasmados en dichas normas constituyen obligaciones asumidas que deberán concretarse en el fortalecimiento institucional de los órganos nacionales de la propiedad industrial en la Subregión, con miras a la consolidación de un verdadero sistema de administración comunitaria en ese ámbito. GACETA OFICIAL 23/02/2006 5.36 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”.

4. LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos ya citados. Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, de la 313 y de la 311; con apoyo en los cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud.

En este caso, la solicitud dirigida a obtener el registro del signo “NN DOROTENNIS” (mixta), ha sido presentada, como se ha dicho, en vigencia de la Decisión 344. En el caso de una solicitud para el registro de un signo como marca, este Tribunal ha señalado en su jurisprudencia: “…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. 3 DECISIÓN 486 DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En este mismo sentido este Tribunal ha sostenido que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expe- “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. 3 “Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL dida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

“Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.”. 4 Con base a lo expuesto este Tribunal sostiene finalmente que: “(…) si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.” 5

5. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servi4 5 Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 184-IP-2005, sentencia de 30 de noviembre del 2005; marca: “OCCIDENTE (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 23/02/2006 6.36 cios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

GACETA OFICIAL El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. 23/02/2006 7.36 aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

Al respecto este Tribunal ha manifestado: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”. 6

6. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado con las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases a las cuales pertenecen los distintivos en conflicto.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. LA MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al realizar la comparación entre una marca denominativa y una mixta, se determina que si en ésta marca predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

7. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, así como entre los productos o servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponer- Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales.

En este tipo de signos -para la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos. 6 El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 23/02/2006 8.36 se a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 7 rial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la expresión, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar la comparación de signos Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes clases propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.

Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” 8. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresa7 8 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abeledo – Perrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 153. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 9.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. 9 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 10 23/02/2006 9.36 llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; el consumidor, para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquélla.

Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas (…).” 11 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

8. LOS SIGNOS EVOCATIVOS Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de 10 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. C O N C L U Y E: 1.

De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia 11 Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario relativas al derecho sustancial, que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro, son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 2.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6.

En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo 23/02/2006 10.36 para requerir el producto o el servicio deseado; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 7.

Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio que anuncia. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2002-00159, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada de esta sentencia. Remítase además copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 23/02/2006 11.36 PROCESO Nº 169-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2002-00314. Actor: EXEDY CORPORATION. Marca: DAIKIN CLUTCH (mixta). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 136 literal h), 148, 227 y 228 literales a), b), e), h) y k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el oficio Nº 1389, de fecha 19 de agosto de 2005, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, con motivo del proceso interno Nº 2003-00314.

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 19 de octubre de 2005. 1. Las partes. La parte actora es EXEDY CORPORATION.

Se demanda a la Nación colombiana, por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio y, como tercero interesado se señala a IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. En fecha 18 de febrero de 2000, la sociedad IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA. solicita el registro de la marca DAIKIN CLUTCH (mixta), para distinguir productos de la clase 12 (prensa, discos de clutch y repues- tos para vehículos).

Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 490 del año 2000, la sociedad EXEDY CORPORATION interpone observación contra la solicitud con fundamento en su marca DAIKIN CLUTCH registrada en clase 12, con certificado Nº 125768. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 38195 de 26 de noviembre de 2001 resuelve la observación declarándola infundada, bajo el fundamento que el registro de la observante se encuentra caduco desde el año 1992, y por consiguiente, concede el registro de la marca (mixta) a la empresa solicitante.

La Sociedad EXEDY CORPORATION presenta dentro del término legal, recurso de reposición con subsidio de apelación. La reposición es resuelta mediante Resolución Nº 19683 de fecha 27 de junio de 2002, en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 38195, y concediendo el recurso de apelación, el mismo que con fecha 7 de marzo de 2001 es resuelto mediante Resolución N° 06465 del 17 de marzo de 2003, confirmado ambas resoluciones sub judice, y dando por concluida de esta manera la vía administrativa. 2.2.

Fundamentos de la demanda. La actora sustenta que la Resolución de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio demandada, viola los artículos 136 literal h), 148, 227 y 228 en sus literales a), b), e) h) y k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en primer lugar, por fundamentar su decisión en una normativa que no se encontraba vigente en el momento de su aplicación, refiriéndose al artículo 148 de la Decisión 486, dado que “(…) asigna a hechos realizados en mayo y agosto del año 2000, una normativa que empezó a regir GACETA OFICIAL en diciembre de 2000”, además sostiene que no se valoraron por ello todas las pruebas aportadas ya que— a su criterio—omitió las pruebas relacionadas a la marca mixta DAIKIN CLUTCH en el exterior y su reconocimiento como marca notoria en Colombia. 23/02/2006 12.36 tro del término legal no ejerció el correspondiente acto jurídico encaminado a seguir gozando del privilegio de comercializar un producto con la supuesta marca a la que ellos dicen les pertenecía”.

CONSIDERANDO: Así, argumenta que la resolución demandada vulnera el artículo 228 en sus literales a), b), e) h) y k) por omitir y limitar la prueba aportada, además de contravenir el artículo 227, en la medida en que se omitió la aplicación de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del articulo 136 de la Decisión 486. 2.3.

Contestación a la demanda. 2.3.1 De la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que los actos administrativos expedidos no son nulos, se ajustan de pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables, no violentando las normas de carácter legal como lo sostiene la actora. En lo referente a las pruebas aportadas, sostiene que de ellas se deduce la existencia y uso de la marca aunque no se encuentre registrada en Colombia, sin embargo, que de ello no se puede inferir el reconocimiento de la misma para cumplir los presupuestos normativos y criterios que determinen su notoriedad.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 125 de su Estatuto.

Que, en base a lo solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera del Consejo de Estado, de la República de Colombia, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por corresponder al caso sub materia y habida cuenta que la solicitud de registro en mención fue solicitada bajo el imperio de la Decisión 344. 2.3.2 Tercero Coadyuvante.

La sociedad IMPORTADORA DE REPUESTOS MITSUBISHI LTDA. contesta a las pretensiones de la demanda precisando que las resoluciones de la Superintendencia no contradicen el ordenamiento comunitario, y que todos sus actos fueron realizados en la debida observancia de aquél. Asimismo, argumenta que cuando realizó la solicitud del registro de la marca, ésta se encontraba disponible para registro, dado que su anterior registro había caducado en 1992 sin haber sido renovado.

Finalmente, argumenta que “no se está frente a lo que se llama un derecho adquirido ya que al conceder el registro de la marca DAIKIN CLUTCH constituye una situación jurídica de carácter particular que reconoce un derecho, el cual no puede ser arrebatado o vulnerado por quien den- El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “( ) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) GACETA OFICIAL 23/02/2006 13.36 Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

(…)” “DECISIÓN 486 (…) En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. ( )”. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, GACETA OFICIAL procede su aplicación inmediata a los plazos de vigencia y a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

“La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario, que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.” (Proceso 39-IP2003, caso “& mixta”, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003). 23/02/2006 14.36 En el caso de autos, la solicitud de registro de marca “DAIKIN CLUTCH” (mixta) fue presentada el 18 de febrero de 2000, es decir, cuando se encontraba en vigencia la Decisión 344.

Por tanto, es de aplicación al caso concreto dicha norma Andina. II. DEFINICIÓN DE MARCA Y REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El artículo 81 de la Decisión 344 en su segundo párrafo, establece la definición de marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (articulo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya así mismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a titulo de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión.” 1 Asimismo, el citado artículo 81, incluye en la definición de marca, a aquel signo que para acceder a registro debe reunir tres requisitos fundamentales, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

El Tribunal ha manifestado al respecto que “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”.

(Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1 de octubre de 2002). Dicho concepto incluye cualquier percepción sensorial y no sólo se limita a los sentidos visual, auditivo y olfativo. 1 Proceso 149-IP-2005, caso “Celnec”. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

GACETA OFICIAL Así, para poder ser distintivo y cumplir su primordial función, un signo deberá ser apto para distinguir los productos o servicios a los que se aplica respecto a los idénticos o similares de los puestos en el mercado por los competidores. En este sentido, se trata de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios” (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Así, los criterios sobre el requisito de representación gráfica tanto en la jurisprudencia europea, como en doctrina, establecen que “Ésta representación gráfica debe hacer posible que el signo sea representado visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud” (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del 12 de setiembre de 2002, Asunto C-273/00, caso Sieckmann c. Deutsches Patent- und Markenamt) Marco Matías Alemán señala que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Ma- 23/02/2006 15.36 tías.

Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77). III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES, RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS DE COMPARACIÓN. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. III.I. Irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes El sistema registral andino de protección marcaria es el sistema atributivo de derechos, el mismo que consiste en que todo derecho marcario es adquirido sólo con el registro del signo en la respectiva oficina nacional competente.

El literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la mencionada Decisión, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. GACETA OFICIAL Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a ésta entre varias denominaciones y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. 23/02/2006 16.36 III.II.

Reglas de comparación Con el objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: • La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. • Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. • Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. • Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.). GACETA OFICIAL III.III. Confusión directa y confusión indirecta La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. IV.

LA MARCA NOTORIA. REQUISITOS PARA SU RECONOCIMIENTO EN LA DECISIÓN 344. EFECTOS DE LA NOTORIEDAD Y PRUEBA DE LA MISMA. La notoriedad de una marca radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene una marca notoria es que sea protegida de manera especial y mejor apreciada con relación a las demás marcas, pues de su misma cualidad “notoria” es que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

Este Tribunal se ha pronunciado sobre la notoriedad y la prueba de la misma en los siguientes términos: “La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado; así lo determina el artículo 84 de la Decisión 344. Corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos, para lo cual el ordenamiento comunitario establece los criterios del artículo 84”.

(Proceso 76-IP-2000. Marca: “Fiberglass”. Publicada en Gaceta Oficial No. 633, el 17 de enero de 2001). El artículo 83 en su literal d), prohíbe el registro como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido y en el literal e) del mismo artículo, prohíbe asimismo el registro de aquellos signos que sean similares al grado de poder generar confusión en el público consu- 23/02/2006 17.36 midor respecto de una marca notoriamente conocida.

Estas prohibiciones serán aplicables, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. En los incisos d) y e) del citado artículo, interesa que la marca posea la calidad de notoria en el país donde se solicita el registro, para lo cual el juez consultante deberá analizar la notoriedad de la marca en base a los criterios que establece el artículo 84 de la Decisión 344, a saber: • La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. • La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca. • La antigüedad de la marca y su uso constante. • El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Para determinar la notoriedad de una marca es necesario saber que la misma radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de consumidores o usuarios de los bienes o servicios que son comercializados con la marca. La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial y mejor apreciada con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

La norma comunitaria dispone que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis.

Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que GACETA OFICIAL el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. Así, la normativa andina señala que la prohibición relativa de registro se establece con independencia de la clase, “tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.

Dadas las pautas que establece la Decisión 344 en materia de notoriedad, el rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad, en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, y de la clase a la que pertenezcan.

De otro lado, cabe precisar que la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado; corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos.

En la valoración, deberán tomarse en cuenta las características antes señaladas: volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado. En este sentido, el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de productos, servicios o actividad determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, ya sea por los sectores interesados, o por el consumidor, independientemente de su nexo con el producto, servicio o actividad específica que distinga el signo. Asimismo, la carga de la prueba de notoriedad corresponderá a quien la alegue, a quien le corresponderá servirse de los medios procesales que estén previstos en el derecho nacional para este efecto.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 23/02/2006 18.36 CONCLUYE: 1. De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de una marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria de la misma.

Mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2. Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que el signo no esté comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.

No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error, por riesgo de confusión. 4.

La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en referencia a signos que constituyan su reproducción, imitación, traducción o trascripción, total o parcial, se extiende con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

En el caso de que se trate de similitud con una marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión entre los signos con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada. GACETA OFICIAL 23/02/2006 19.36 Asimismo, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de tal calidad.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 177-IP-2005 Interpretación prejudicial del artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio, del artículo 144 de la citada Decisión, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: HAROLD E. HANNEY. Patente: “SISTEMA MEJORADO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS”. Expediente: Nº 2001-0005 (7630). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, a los treinta días de noviembre del año dos mil cinco. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 5 de octubre de 2005.

VISTOS 1. Las partes. La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, y recibida en este Tribunal en fecha 7 de setiembre de 2005; con motivo del proceso interno Nº 2002-0005 (7630).

La parte actora es HAROLD E. HANNEY. Se demanda a la Nación colombiana, por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2. Determinación de los hechos relevantes. 1.1. Hechos. Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Con fecha 9 de diciembre de 1997, el señor HAROLD E HANEY, presentó la solicitud de pa- GACETA OFICIAL tente de invención ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio para “EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS CREADO CON TECNOLOGIA DE SEPARACIÓN DE MEMBRANA, EN EL CUAL NO SE REQUIERE PRETRATAMIENTO QUIMICO”.

Con fecha 19 de septiembre de 2000, mediante auto Nº 3337, la División de Nuevas Creaciones requirió al solicitante que en el término de tres meses, contados desde la notificación del auto, presente sus argumentos de complementación a las observaciones de tipo técnico y jurídico realizadas, notificadas mediante anotación en el estado del 21 de septiembre de 2000.

Con fecha 31 de enero de 2001, mediante Resolución Nº 2087, la Superintendencia de Industria y Comercio declara abandonada la solicitud de patente y ordena el archivo del expediente. Con fecha 27 de abril de 2001, la actora interpone recurso de reposición, el mismo que es resuelto con fecha 31 de mayo de 2001 mediante Resolución Nº 18803 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En ésta se confirma la Resolución Nº 2087, agotando de esta manera la vía administrativa. 23/02/2006 20.36 ria al momento de emitir las resoluciones sub materia. Asimismo, argumenta que la solicitud de patente no cumplía con los requisitos necesarios para su registro, dado que las objeciones de la autoridad no fueron absueltas en el plazo requerido, y que por ello la declaración de abandono era la actuación pertinente, conforme a lo previsto por el artículo 27 de la Decisión 344.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es el artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; 2.2.

Fundamentos de la demanda. El actor demanda la nulidad de las resoluciones Nº 2087 y Nº 18803, asimismo, solicita se restablezca su derecho y se conceda el privilegio de la patente solicitada, fundamentando su demanda en la violación del artículo 27 de la Decisión 344. Argumenta el demandante que las objeciones de oficio de tipo jurídico no aparecen notificadas, y por lo tanto, conforme a lo ordenado por la ley colombiana, no se puede aplicar la declaración de abandono dispuesta en el artículo 27 de la Decisión 344. 2.3.

Contestación a la demanda. 2.3.1 De la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda argumentando la legalidad de los actos administrativos demandados y la correcta aplicación de la normativa comunita- Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto de fecha 5 de octubre de 2005, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, en base a lo solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera del Consejo de Estado, de la República de Colombia, este Tribunal interpretará el artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, el artículo 144 del mismo cuerpo legal, por considerarlo pertinente al caso concreto.

El texto de las norma objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Decisión 344 “(…) Artículo 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el GACETA OFICIAL caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable. Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada. (…) Artículo 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros. (…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEL TRÁMITE DE SOLICITUD DE PATENTE.

NOTIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS EN EL EXAMEN DE FONDO. DECLARACIÓN DE ABANDONO. El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular y, en consecuencia, impeditivo del aprovechamiento, por parte de terceros, de la invención protegida, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la respectiva solicitud de patentamiento.

A este propósito, el Capítulo I, Secciones III y IV, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento en el curso del cual la oficina nacional competente habrá de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud en referencia; una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión vigente al momento de haber sido presentada tal solicitud; y, en caso afirmativo, haya o no contradictorio, procederá al examen de fondo, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos de 23/02/2006 21.36 patentabilidad consagrados en las normas sustanciales aplicables al caso, y si se encuentra incursa o no en las prohibiciones indicadas en los artículos 6 y 7 eiusdem.

Finalizado el examen de forma, y dentro de los dieciocho meses siguientes a la presentación de la solicitud o de la prioridad que se hubiese reivindicado, la oficina nacional competente deberá publicar un aviso, en los términos que establezca la legislación nacional del respectivo País Miembro, dirigido a hacer del conocimiento público el hecho de la presentación de la solicitud o de la reivindicación de la prioridad.

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del aviso, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar, por una sola vez, observaciones dirigidas a desvirtuar la patentabilidad de la invención en trámite, a tenor del procedimiento establecido en la legislación nacional del respectivo País Miembro. La ley comunitaria exige que las observaciones se presenten debidamente fundamentadas y faculta a la respectiva legislación nacional para establecer sanciones contra quienes presenten observaciones temerarias (artículos 23 y 25).

Caso de haberse presentado observaciones, la oficina competente notificará al peticionario para que éste, si lo estima conveniente, formule alegatos, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación, término que podrá ser prorrogado por una sola vez y por el mismo lapso (artículo 26).

Vencidos los plazos que anteceden, la oficina competente realizará el examen de fondo sobre la patentabilidad de la solicitud. Si en el curso de este examen observa que existe la posibilidad de que se vulneren derechos adquiridos por terceros, o la necesidad de que se presenten datos o documentos adicionales o complementarios, la oficina dirigirá un requerimiento escrito al solicitante para que, según el caso, y dentro del plazo máximo de tres meses desde su notificación, éste haga valer los alegatos que considere pertinentes o presente los datos o la información exigidos (artículo 27).

El Tribunal ha puesto de relieve que el examen de fondo constituye “una de las etapas de mayor importancia en el procedimiento de patentes, pues de los resultados que de aquel se des- GACETA OFICIAL prendan la Oficina Nacional Competente podrá decidir sobre la concesión o denegación del privilegio. En esta oportunidad procesal, caracterizada por el diálogo y cooperación entre la autoridad administrativa y el solicitante de la patente, debe verificarse si la invención cumple los requisitos para ser considerada como tal y si reúne las condiciones de patentabilidad, lo cual deberá concretarse en un informe fundamentado, en el que aparezcan las observaciones u objeciones que prima facie impidan la concesión de la patente, o, en su defecto, que explique las razones por las cuales procede el otorgamiento de la misma” (Sentencia dictada en el expediente N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”).

“De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan pasado favorablemente dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos esos elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se negará la patente de invención para la solicitud que se estudie; en el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis, dentro del plazo de tres meses, se declarará abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo, el cual no puede darse por la carencia de los requisitos establecidos por el artículo 27” (Ver entre otros: Proceso 39-IP-2000.

G.O.A.C. Nº 592 de 17 de agosto de 2000. Patente: “NUEVOS ESTEROIDES”; Proceso 42-IP-98. G.O.A.C. Nº 455 de 2 de julio de 1999. Patente: “CONSTRUCCIÓN DE BASE DE RECIPIENTE PARTICULARMENTE DE UN POTE PARA ENVASAR COSMÉTICOS”; Proceso 28-IP-98. G.O.A.C. Nº 398 de 22 de diciembre de 1998. Patente: “ADHESIVO DE ALMIDÓN-HEMICELULOSA PARA CORRUGADO A GRAN VELOCIDAD”;

Proceso 12IP-98 G. O. A. C. Nº 428 de 16 abril de 1999. Patente: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA”). Como se ha señalado, a la oficina nacional competente, de acuerdo con el acotado artículo 27 de la Decisión 344, le corresponde analizar según su criterio, durante el examen de fondo, si existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o si se necesitan datos o documentos adicionales o comple- 23/02/2006 22.36 mentarios, relacionados con el contenido de la patente.

Así, el artículo 27 de la Decisión 344, en análisis, señala que de no cumplir el solicitante con el requerimiento de la administración dentro del plazo señalado, la solicitud deberá ser declarada en abandono. De esta manera, se debe tomar en cuenta que de no ser notificado el solicitante de acuerdo a lo establecido por la normativa andina, es decir, “requerimiento escrito”, no podrá contabilizarse el plazo de 3 meses para la declaración de abandono, y menos aún, declararse éste.

II. NORMAS NACIONALES COMPLEMENTARIAS AL REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL La norma de clausura contenida en el artículo 144 de la Decisión 344 establece: “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”. En el caso subjudice, lo relativo a las notificaciones del procedimiento administrativo de solicitud de patente se encuentra regulado por normas nacionales que aplicará supletoriamente el Juez Nacional para cubrir los aspectos que no se encuentran regulados por la norma comunitaria, en el tema específico de la debida notificación de las objeciones de fondo de la administración. En este sentido, las normas adjetivas colombianas aplicables al procedimiento de solicitud de patente en su aspecto formal, son un complemento indispensable a la Decisión 344, y como tal no pueden ser contrarias al ordenamiento jurídico comunitario.

Como dice Marco Matías Alemán: “Se trata sencillamente del reconocimiento por la norma subregional, -que no todos los casos pueden estar regulados por ella-, dejando a la legislación de cada uno de los países miembros, la solución a esos casos no resueltos”. (Marco Matías Alemán, Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Editorial Top Management International, p. 40) En este sentido, mientras la norma colombiana conciba a la notificación de objeciones de fondo cumpliendo el requisito que establece la Decisión 344, es decir, por “requerimiento escrito”, no existe incompatibilidad alguna con la norma comunitaria, y por lo tanto, a efectos de ésta, deberá considerarse al solicitante debidamente GACETA OFICIAL notificado, de haberse cumplido con dichas formas.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 23/02/2006 23.36 cubren los vacíos que se presentan en la Decisión 344, sin embargo, no pueden ser contrarias al Derecho Comunitario. En este sentido, el juez consultante deberá precisar si la norma colombiana es compatible con la normativa comunitaria andina CONCLUYE 1.

El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular y, en consecuencia, impeditivo del aprovechamiento, por parte de terceros, de la invención protegida, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la respectiva solicitud de patente. A este propósito, el Capítulo I, Secciones III y IV, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, disciplina un procedimiento al final del cual la oficina nacional competente deberá verificar, de ser el caso, si la invención satisface o no los requisitos de patentabilidad consagrados en las normas sustanciales aplicables. 2.

A la oficina nacional competente, de acuerdo con el artículo 27 de la Decisión 344, le corresponde analizar según su criterio, durante la etapa procedimental del examen de fondo, si existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o si se necesitan datos o documentos adicionales o complementarios, relacionados con el contenido de la invención, para que ésta alcance la patente solicitada, y de ser éste el caso, dirigirá un requerimiento escrito al solicitante para que, según corresponda, y dentro del plazo máximo de tres meses desde su notificación, éste haga valer los alegatos que considere pertinentes o presente los datos o la información exigidos, el mismo que de no ser cumplido, causará la declaración de abandono del procedimiento. 3.

Las normas nacionales son complementarias al Régimen Común sobre Propiedad Industrial, esto significa, que las leyes nacionales De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 23/02/2006 24.36 PROCESO 184-IP-2005 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio del artículo 81 de la Decisión 344.

Marca: OCCIDENTE (mixta). Actor: MEDIOS REGIONALES DE OCCIDENTE OCCIMEDIOS S.A. Proceso interno Nº 2002-0004 (7629). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa a los artículos 83 literales a) y b), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2002-0004 (7629).

El auto de 09 de noviembre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 2757, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: Sociedad MEDIOS REGIONALES DE OCCIDENTE OCCIMEDIOS S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio.

Terceros interesados: BANCO DE OCCIDENTE S.A. y FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. b) Hechos El 06 de mayo de 1998, la sociedad MEDIOS REGIONALES DE OCCIDENTE OCCIMEDIOS S.A. solicitó el registro de la marca OCCIDEN- TE (mixta) para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina).

El extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta para la Propiedad Industrial N° 463 de 1998 a la que presentaron observaciones las sociedades BANCO DE OCCIDENTE S.A., con base en la titularidad de las marcas BANCO DE OCCIDENTE, clases 35 y 36, LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE OCCIDENTE, SU PORTAFOLIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, clase 36.

(Clase 36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios) y FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. con base en la titularidad de su marca FIDUCIARIA DE OCCIDENTE, clase 35. Además en la Resolución Nº 9963 se hace la siguiente aclaración: “… el banco de Occidente S.A. … es entidad matriz que ejerce control sobre otras entidades, las cuales son subordinadas del Banco, entre las cuales se encuentra FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. …”.

Por Resolución Nº 9963 de 28 de abril de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos resuelve declarar fundadas las observaciones presentadas por Banco de Occidente S.A. y Fiduciaria de Occidente S.A. y negar el registro del signo mixto OCCIDENTE. La sociedad MEDIOS REGIONALES DE OCCIDENTE OCCIMEDIOS S.A. interpone recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto mediante Resolución Nº 9690 de 29 de marzo de 2001 en el que la misma Jefe de la División de Signos distintivos confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 9963 y concedió el recurso de apelación; el segundo fue atendido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que por Resolución Nº 22276 de 29 de junio de 2001 también confirmó la Resolución impugnada y declaró agotada la vía gubernativa.

GACETA OFICIAL c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte demandante MEDIOS REGIONALES DE OCCIDENTE OCCIMEDIOS S.A. indica que se violaron los artículos 83 (literales a y b), 146 y 147 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. La actora manifiesta que se incurrió en violación del artículo 83 (literales a y b) de la Decisión 344, toda vez que el Superintendente: “… consideró, que entre las expresiones OCCIDENTE y BANCO DE OCCIDENTE existen semejanzas visuales y auditivas … Los examinadores administrativos al realizar el cotejo marcario, no tuvieron en cuenta los criterios señalados en reiteradas oportunidades por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.” En este sentido señala que de conformidad con la jurisprudencia, “no es posible extraer de los conjuntos marcarios previamente registrados por la sociedad observante, el signo OCCIDENTE, sino que la comparación debe realizarse tomando en cuenta la totalidad de los elementos que conforman las marcas en conflicto.

Por otra parte debe tenerse presente al momento de decidir, que la marca solicitada por mi mandante consiste en una marca mixta, cuya etiqueta forma un conjunto distintivo y novedoso, por lo tanto es procedente su registro para distinguir servicios de la clase 35 de la clasificación internacional ”. Asimismo indica que: “Las actividades señaladas no presentan relación de naturaleza con la actividad de negocios financieros a las cuales se dedican las sociedad BANCO DE OCCIDENTE y FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., por esta razón y debido a que estas actividades se relacionan directamente con el objeto social de la sociedad solicitante y han sido prestadas bajo el signo notorio OCCIDENTE desde 1961, no pueden las sociedades observantes impedir el registro de la marca OCCIDENTE ” Sostiene que se incurrió en violación de los artículos 146 y 147 Decisión 344 ya que “la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas … no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran las Decisiones 344 y 486, ni se abstuvo (debiendo hacerlo) de expedir la resolución que niega el registro de la marca OCCIDENTE.” 23/02/2006 25.36 Respecto a la Disposición Transitoria Primera, señala: “En este caso el funcionario administrativo, no puede valerse de una interpretación prejudicial para desconocer la norma comunitaria vigente y aplicable al momento de emitir la decisión implica el incumplimiento y desconocimiento del Tratado constitutivo del Acuerdo de Cartagena y el Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio dice que, con la emisión de las Resoluciones 9963, 9686, 9690 y 22276, “… no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias”.

Igualmente dice que la Resolución 9963 se expidió: “… legal y válidamente … declarando fundadas las observaciones … y negando el registro de la marca ‘OCCIDENTE’…” Indica que: “La expresión OCCIDENTE si bien es susceptible de representación gráfica a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen de conjunto de los signos comparados junto con la expresión BANCO DE OCCIDENTE (registrada) y FIDUCIARIA OCCIDENTE S.A., es claro que presentan similitud gráfica y fonética, pues reproduce totalmente la marca registrada limitándose a suprimirle las expresiones BANCO y FIDUCIARIA que no constituye un elemento fundamental dentro de la marca pues es meramente explicativa además de que es inapropiable por un tercero”.

Sobre la similitud ortográfica y fonética sostiene: “La similitud entre las marcas objeto de debate, se deriva principalmente de la utilización de las mismas expresiones OCCIDENTE, que al ser pronunciadas no logran diferenciarse entre sí, encontrándose que la principal y única diferencia es la supresión de las expresiones BANCO Y FIDUCIARIA, lo que no le otorga distintividad frente a la marca ya registrada … De otro lado la similitud gráfica no debe analizarse de acuerdo a la procedencia de la marca que distingue un producto o servicio sino por el contrario de la sola similitud que produce la observación inmediata del signo, por cuanto el consumidor no alcanza a realizar el análisis correspondiente y en cambio si permite generar error en el consumidor …”.

GACETA OFICIAL Al referirse a los servicios que ampara el signo distintivo solicitado OCCIDENTE (mixto) indica que: “comprende los servicios de la clase 35 prestados por las marcas BANCO DE OCCIDENTE Y FIDUCIARIA DE OCCIDENTE”, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creer que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, que distingue a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización.” Finalmente argumenta que: “Efectuado el examen comparativo de las marcas en debate, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, pues existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre las mismas …”. e) Fundamentos jurídicos de los terceros interesados La sociedad BANCO DE OCCIDENTE S.A. contesta la demanda sobre la supuesta violación del artículo 83 de la Decisión 344 en sus literales a) y b) diciendo: “Cuando se realiza el estudio de registrabilidad de una marca y ella se compara con otras, se debe observar en ellas cuál es el elemento característico, el que sobresale y por el que en últimas, será distinguida la marca e individualizado el producto o el servicio del que se trate.” A lo que añade: “Si bien es cierto que la marca solicitada es mixta, también es cierto que la parte figurativa de la marca solicitada consiste en el tipo de letra utilizado el cual es muy conocido y usado en imprenta; por lo tanto no es mayor la distintividad que le imprime a la marca solicitada”.

En cuanto a los servicios que se pretenden distinguir con el signo OCCIDENTE del demandante y los servicios que presta el Banco de Occidente, dice: “… ellos si están estrechamente relacionados … “. La sociedad FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., contesta la demanda casi en los mismos términos que el Banco de Occidente S.A. y dice: “…Cuando se realiza el estudio de registrabilidad de una marca y ella se compara con otras, se debe observar en ellas cuál es el elemento característico, el que sobresale y por el que en 23/02/2006 26.36 últimas, será distinguida la marca e individualizado el producto o el servicio del que se trate.” A lo que añade: “Si bien es cierto que la marca solicitada es mixta, también es cierto que la parte figurativa de la marca solicitada consiste en el tipo de letra utilizado el cual es muy conocido y usado en imprenta; por lo tanto no es mayor la distintividad que le imprime a la marca solicitada.

En cuanto a la marca de mis poderdantes (sic), ella es FIDUCIARIA DE OCCIDENTE. Si analizamos esta marca vemos que en ella el elemento característico es la palabra OCCIDENTE”.

CONSIDERANDO

Que, la norma contenida en los artículos 83 literales a) y b), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo presente que la solicitud como marca del signo OCCIDENTE, se presentó el 06 de mayo de 1998, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante, se interpretan los artículos 83 literal a) de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de acuerdo a lo GACETA OFICIAL 23/02/2006 27.36 facultado por el artículo 34 del Tratado del Tribunal y 126 de su Estatuto, se interpreta de oficio el artículo 81 de la Decisión 344 y no se interpretan los artículos 83 literal b), 146 y 147 de la misma Decisión toda vez que estos últimos, contienen compromisos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, asumidos desde la entrada en vigencia de la Decisión 311, que no pueden ser invocadas respecto de los casos en que los particulares participen con intereses individuales. relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: (…)”.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Disposiciones Transitorias “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

I. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Como ha sido expuesto en la parte considerativa en torno al ámbito de aplicación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas, este Tribunal ha considerado referirse al tema del tránsito de la normativa comunitaria, correspondiendo a la autoridad nacional competente aplicar dicha norma.

Al respecto, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, procede su aplicación inmediata a varios de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, a los plazos de vigencia y a materia procedimental.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

GACETA OFICIAL La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

El Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). Asimismo el Tribunal, fundamentado en la doctrina, ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). 23/02/2006 28.36 dos que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

II. La marca y los requisitos para su registro En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructura- La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como mar- GACETA OFICIAL ca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. 23/02/2006 29.36 causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

III. Marcas denominativas y mixtas Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27). Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada con la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo OCCIDENTE (mixto) cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integri- GACETA OFICIAL dad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. IV.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, similitudes gráfica, fonética e ideológica y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de clari- 23/02/2006 30.36 dad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 del 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). GACETA OFICIAL La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien alejado de toda arbitrariedad, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción so- 23/02/2006 31.36 nora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario GACETA OFICIAL tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre OCCIDENTE (mixto) y BANCO DE OCCIDENTE, LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE OCCIDENTE, SU PORTAFOLIO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y FIDUCIARIA DE OCCIDENTE es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

En virtud de lo anteriormente expuesto, 23/02/2006 32.36 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo al efectuar la comparación de los signos en conflicto, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda GACETA OFICIAL inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2002-0004 (7629) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. 23/02/2006 33.36

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 23/02/2006 34.36 GACETA OFICIAL 23/02/2006 35.36 GACETA OFICIAL 23/02/2006 36.36 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú