PROCESO 192-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2001-00132. Actor: Sociedad PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY, N.V/S.A. Patente: “PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR ALCOHOLES MEDIANTE LA ADICIÓN DE REACTIVOS ORGANOMETÁLICOS A CETONAS Y LOS ALCOHOLES ASÍ PREPARADOS”.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
VISTOS: Que la solicitud de interpretación, recibida por este Tribunal el 19 de septiembre de 2005, ha sido estructurada con base a lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión 184, de 19 de agosto de 1983. Sin embargo, se ha verificado que la mencionada solicitud cumple con lo establecido en el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; pues en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere a la causa interna que la origina, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
En cuanto al informe de los hechos considerados relevantes para la interpretación, la Instancia solicitante ha relatado únicamente los fundamentos sostenidos por la parte demandante, sin indicar aquéllos referidos por la Superintendencia de Industria y Comercio en la contestación a la demanda; omisión que es susceptible de ser subsanada por medio de la consideración del respectivo escrito de contestación, que forma parte del expediente recibido por el Tribunal. 1.
Antecedentes. 1. Las partes La parte demandante es la sociedad PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY, N.V/S.A. y la parte demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY, N.V/S.A., solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 11883, de 31 de mayo de 2000, emitida por el Superintendente de Industria y Comercio, quien decidió negar el otorgamiento de la patente de invención para la solicitud correspondiente a “Procedimiento para preparar alcoholes mediante la adición de reactivos organometálicos a cetonas y los alcoholes así preparados”. - Nº 25727, de 29 de septiembre de 2000, emitida por la misma Autoridad, quien, al resolver el recurso de reposición interpuesto, confirmó lo decidido en la Resolución 11883 de 31 de mayo de 2000. 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: a. El 5 de agosto de 1996, la sociedad PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY, N.V/S.A. presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de Patente de Invención del “PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR ALCOHOLES MEDIANTE LA ADICIÓN DE REACTIVOS ORGANOMETÁLICOS A CETONAS Y LOS ALCOHOLES ASÍ PREPARADOS”. b. El Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 11883 de 31 de mayo de 2000, negó el otorgamiento de la patente solicitada. c. Mediante la Resolución No. 25727 de 29 de septiembre de 2000, se resolvió el recurso de apelación presentado por la sociedad PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY, N.V/S.A., confirmando lo decidido en la Resolución No. 11883 de 31 de mayo de 2000. b) Escrito de demanda La Sociedad PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY, N.V/S.A., presentó la demanda en contra de los actos administrativos mencionados anteriormente.
Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes: Asevera la violación de los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 al considerar que “(…) corresponde a la administración, en este caso la División de Nuevas Creaciones de la SIC, intentar demostrar que un invento objeto de una solicitud de patente NO cumple con el requisito de nivel inventivo (y novedad y aplicación industrial, que no son objeto de litigio en este caso).
Es decir, la carga de la prueba recae sobre la administración para desvirtuar el nivel inventivo, y por tanto, si no puede hacerlo, DEBE conceder la patente.”. Indica, que “(…) carece de importancia el hecho que algunos de los compuestos de partida y los compuestos finalmente obtenidos se encuentren parcialmente divulgados en las anterioridades citadas por el Examinador, dado que el objeto central de la invención es un procedimiento novedoso que, al utilizar condiciones de proceso diferentes a las divulgadas en el estado de la técnica, se logran resultados superiores tanto en el rendimiento de la reacción como en estereoselectividad”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas planteadas por la accionante por cuanto carecen de apoyo jurídico y de sustento legal para que prosperen.
Con relación a la presunta violación del artículo 1 de la Decisión 344 expresa que “Contrariamente a lo afirmado por la parte demandante según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro del expediente Nº 96641392 el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención.”.
En cuanto a la supuesta violación del artículo 4 de la Decisión 344, sostiene, en lo sustancial, que “Cabe señalarse ante esa alta Corporación que si bien es cierto que no existen en las anterioridades absolutamente todas las posibles combinaciones de la solicitud de patente de invención en controversia, también es cierto que existen muchas combinaciones de esta solicitud que se encuentran contenidas en las anterioridades, bastando que haya una sola solicitud una única posibilidad de las que se está reivindicando en las anterioridades para que se afecte el nivel inventivo e incluso su novedad.”.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 9 de noviembre de 2005. 2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas Es procedente realizar la interpretación de los artículos solicitados por el consultante, estos son: 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente para la fecha de presentación de la solicitud de patente.
Los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” (…) “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: concepto de invención y los requisitos de patentabilidad (La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial):
3.1. CONCEPTO DE INVENCIÓN Y REQUISITOS DE PATENTABILIDAD La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”. [1] Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.[2]
3.2. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legal.
Según lo dispuesto por el artículo 1 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber: 1. Novedad, 2. Nivel inventivo; y, 3. Susceptibilidad de aplicación industrial. Novedad de la Invención. Sobre este requisito la doctrina ha señalado: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” [3] Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad.
La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.” b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad.” “( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.” c) “Carácter Universal de la Novedad” “( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.” “( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.” d) “Carácter público de la novedad.” “( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente.”[4].
Según lo establecido en el artículo 2 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, que comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.
En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”[5]. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.
En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser minuciosa, detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información para explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Finalmente es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” [6] Nivel Inventivo.
Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni que hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia.
Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.
Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. [7] Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.
Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Mientras que lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda”[8]. De forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.
En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado.
Aplicación Industrial Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la Decisión 344. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1. El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla los requisitos indispensables para que las invenciones "de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología", puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.
La novedad, el nivel inventivo, y la susceptibilidad de aplicación industrial son de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente. 2. La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando, en efecto, como invención la acción propia de la naturaleza. 3.
La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 2 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el "estado de la técnica", esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. 4.
El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como "nivel inventivo" para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad”, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2001-00132, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] OTERO LASTRES, José Manuel.
Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág. 45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. [2] Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000.
G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. [3] ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. [4] CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. (Proceso 07- IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.). [5] SALVADOR JOVANI, CARMEN.
Ámbito de Protección de la Patente, Tirant lo blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. [6] Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en G.O.A.C. Nº 428. de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso N° 12-IP-98. Doc.
Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid – España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089.