PROCESO Nº 231-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134, 135, literales a) y b), y 136, literal a, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 150 eiusdem.
Parte actora: sociedad POWER TOOLS S.A. C.I.F. Caso: signo “PT POWER TOOLS (mixto)”. Expediente Interno No. 2003-00172. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, seis de febrero del año dos mil seis. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las normas previstas en el “Párrafo primero del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con los literales a) y b) del artículo 135 de la citada Decisión y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 21 de noviembre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.
Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega en su demanda que “El 8 de noviembre de 2001, la sociedad POWER TOOLS S.A. C.I.F. … solicitó a través de apoderado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca ‘PT POWER TOOLS’ (etiqueta) para amparar productos de la Clase 7 internacional”; que “Publicado el extracto de la solicitud de la marca en la Gaceta de Propiedad Industrial se presentó demanda de oposición por parte de la sociedad MARPICO S.A., de Bogotá, con sus marcas: MP TOOLS (clase 42), MP TOOLS (clase 6), MP TOOLS (clase 8)”; que “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MARPICO S.A., y por lo tanto se dispuso a otorgar la marca PT POWER TOOLS (etiqueta), por lo que el apoderado de la sociedad MARPICO S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando lo dispuesto en la Resolución 16168 y otorgando le (sic) recurso de apelación, a la sociedad MARPICO S.A.”; y que “Por último la división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver la apelación decidió revocar lo dispuesto en la Resolución 16168, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad MARPICO S.A., y negó el registro de la marca PT POWER TOOLS a la sociedad POWER TOOLS C.I.F., agotando así la vía gubernativa”.
Adicionalmente, el Tribunal observa que, en su Resolución No. 35374, del 31 de octubre de 2002, decisoria del recurso de reposición ejercido contra la Resolución 16168, del 27 de mayo de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que “Después de haber revisado la base de datos y los documentos que reposan en la entidad, se encontró que la marca POWER TOOL para distinguir productos de la clase 7, está concedida según consta en el certificado Nº 217112 … cuyo titular es ELECTRODOMESTICOS (sic) DEL CAUCA S.A. … y que al ser comparada con la marca solicitada es semejante”; que “es necesario determinar si, los signos PT POWER TOOLS, MP TOOLS, y POWER TOOLS presentan similitudes susceptibles de inducir a error a los consumidores …”; que “esta Administración encuentra que entre los signos confrontados, apreciados sucesivamente y en su conjunto, teniendo en cuenta las semejanzas, y no sus diferencias, presentan similitudes capaces de inducir a error a los consumidores”; que “Tanto el signo confrontado POWER TOOLS (Nominativa) y la marca que se pretende registrar PT POWER TOOLS (Mixta), ampartan (sic) productos similares como son … maquinas y maquinas (sic) herramientas, motores (excepto para vehículos terrestres), acoplamientos y correas de transmisión (excepto para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas, entre otros existiendo, si (sic) lugar a dudas, un notable peligro de confusión entre los consumidores, en cuanto a la procedencia empresarial y la calidad del producto, ya que signo (sic) carece de fuerza distintiva suficiente para identificar sus productos …”; que “los lugares de comercialización … son sino (sic) los mismos, si muy especializados en la venta de dichos bienes o productos que produciría una gigantesca conexión competitiva”; que “Aunque no existe la posibilidad de que los productos de ambas marcas puedan ser sustituidas (sic) por lo anteriormente mencionado, la conexión competitiva es tangible”; y que “En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida el (sic) literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 …”.
No obstante, la División de Signos Distintivos resuelve: “Confirmar la decisión contenida en la resolución 16168 del 27 de mayo de 2002”. Y en la Resolución 37726, del 26 de noviembre de 2002, decisoria del recurso de apelación ejercido contra las Resoluciones mencionadas, se observa que, según las consideraciones de la señora Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E), “… de oficio se encontró en certificado de registro 217112, correspondiente a la marca POWER TOOLS (nominativa), registrada para identificar productos comprendidos en la clase 7 internacional, a favor de la sociedad Electrodomesticos (sic) del Cauca S.A. …”; que “de la impresión de conjunto de las marcas en cotejo PT POWER TOOLS (mixta) y MP TOOLS no se observan semejanzas ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que generen confusión”; que “dado que entre los signos PT POWER TOOLS y MP TOOLS confrontados no existe confusión, no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios”; que “Diferente a lo ocurrido en relación con la marca POWER TOOL … En efecto tenemos que el signo a registrar reproduce completamente la marca ya registrada, radicándose la diferencia únicamente en las letras ‘PT’, letras que no le otorgan suficiente distintividad al signo solicitado. … de coexistir estas marcas en el mercado, el consumidor no contaría con los elementos necesarios para diferenciar una marca de otra, por las semejanzas visuales y fonéticas que presentan, generándose de esta forma riesgo de confusión y de asociación en el mercado”; que “En relación con los productos a amparar tanto la marac (sic) PT POWER TOOLS como la marca POWER TOOL pretenden amparar productos comprendidos en la clase 7 …”; que “En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 …”.
No obstante, la señora Superintendente decide “Revocar el artículo segundo de la decisión contenida en la Resoución (sic) 16168 de 2002 … Negar el registro de la marca PT POWER TOOLS, a la sociedad Power Tools S.A.C.I.F.”. 2. Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia en su demanda la violación del artículo 134, párrafo primero, de la Decisión 486, “en concordancia con los literales a) y b) del artículo 135”, toda vez que “las marcas comerciales son el complemento necesario de los productos o mercancías que se identifican con ellas lo que permite distinguir a los productos de las diferentes personas que concurren en el mercado, por lo que considera que la marca PT POWER TOOLS, cumple con la función de distinguir los productos idénticos o similares en el mercado, característica esencial de protección para el propietario y para los consumidores”; que “la marca PT POWER TOOLS reúne el requisito de la ‘perceptibilidad’, entendida esta como que el signo a registrarse pueda ser percibido por los sentidos y particularmente por el sentido de la vista que es el medio más generalizado para diferenciar un signo de otro, e igualmente la ‘representación gráfica’ que es la capacidad del signo de poder expresarse a través de cualquiera de las formas que pueda adoptar como sucede con las palabras, emblemas, dibujos, gráficos, etc., y, por último, en relación con la distintividad manifestada esta como la capacidad intrínseca y extrínseca del signo para identificar un producto”.
También indica el consultante que, según la parte actora, se violó el artículo 136, literal a, de la Decisión 486, alegando que “existen reglas para determinar si hay un riesgo de confusión entre las marcas que se comparan”; que “la confusión auditiva es la derivada de la pronunciación de las palabras que tienen una fonética similar, lo que se extiende a la pronunciación incorrecta y a la pronunciación de palabras extranjeras y si eventualmente, las marcas enfrentadas tienen en su conformación las palabras TOOLS, pero la estructura ortográfica que acompañan los demás elementos de la marca las hace completamente diferentes desde le (sic) punto de vista auditivo, no habrá riesgo de confusión”; que la “confusión ideológica es la que se produce por la similitud conceptual de las palabras … pero que en las marcas en conflicto se observan claras diferencias dado que si bien la expresión POWER evoca la idea de PODER término de amplia transparencia en nuestro medio y que para el caso de la expresión MP esta no evoca ninguna idea de tipo conceptual.
De ahí que entre las marcas enfrentadas no existe confusión conceptual porque para esto es necesario que evoquen una misma idea en el público consumidor”; que “desde el punto de vista gráfico tampoco estas marcas son confundibles ya que vistas en su conjunto presentan diferencias en cuanto a la imagen que reflejan en la mente del consumidor porque la expresión PT POWER TOOLS (mixta), tiene un diseño en donde se destaca en la parte superior la expresión PT incorporada en una especio (sic) de rectángulo acompañado de la expresión POWER, ocupando un segundo plano la expresión TOOLS, y en el caso de las marcas nominativas MP TOOLS lo que se destaca son las letras MP escritas en letras mayúsculas normal en las cuales debe tenerse en cuenta que la expresión TOOLS no influye en el cotejo marcario desde el punto de vista gráfico por ser expresión genérica de suficiente transparencia en nuestro idioma con relación a su significado o sea HARRAMIENTA (sic)”.
Se alega además en la demanda que “Si se cotejan en su conjunto la marca ‘PT POWER TOOLS’ (Etiqueta) Clase 7, y las marcas ‘MP TOOLS’ Clase 42 … ‘MP TOOLS’ Clase 6 … y ‘MP TOOLS’ Clase 8 … presentan suficientes diferencias fonéticas, conceptuales y gráficas que hacen que la marca ‘PT POWER TOOLS’ (Etiqueta) Clase 7, no sea confundible con las marcas enunciadas”; que “… si se tiene en cuenta que las marcas en conflicto están compuestas por el término genérico ‘TOOLS’ que significa ‘Herramientas’ y que es común a marcas de diferentes titulares … lo anterior hace que se descarte del cotejo marcario la citada expresión, ya que no debemos olvidar que cuando las marcas que se comparan están compuestas por términos genéricos o descriptivos, deben descartarse del cotejo dicho (sic) términos, debido a que por ser de uso público no son apropiables por nadie …”; que si bien “el signo registrado como marca denominado ‘PT POWER TOOLS’ (Etiqueta), cumple los requisitos de distintividad intrínseca en cuanto que el mismo no es genérico ni descriptivo, no se refiere a un objeto o servicio determinado … también lo es el hecho de que el mismo si cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida esta como la actitud (sic) del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado a registro o registrado, a favor de un tercero para distinguir productos idénticos o similares, debido a que el mismo comparado en su conjunto, desde el punto de vista fonético, conceptual y gráfico presenta suficientes diferencias para no ser confundible con las marcas que sirvieron de base a la administración para negar la misma”; que “la Superintendencia de Industria y Comercio violó el Artículo 134 … debido a que al comparar la marca ‘PT POWER TOOLS’ (Etiqueta) Clase 7, con la marca denominada ‘MP TOOLS’ Clases 42, 6 y 8, diseccionó las marcas para establecer una similitud artificial entre las marcas cotejadas, sin tener en cuenta que por su extensión son muy diferentes las marcas enunciadas, diferencias que se incrementan en cuanto a que están compuestas de un término genérico, como lo es ‘TOOLS’ que significa ‘HERRAMIENTAS’, común a muchas marcas que tienen relación con las herramientas y por lo tanto el mismo no podía hacer parte del cotejo entre las marcas comparadas”; que “Si eventualmente … las marcas en conflicto tienen en su composición la palabra TOOLS, la estructura ortográfica de los demás elementos que acompañan a las marcas enunciadas, las hace completamente diferentes desde el punto de vista auditivo, ya que quien lee PT POWER TOOLS, no lee MP TOOLS, debido a que los demás componentes ortográficos de que están compuestas las marcas cotejadas influyen necesariamente sobre la pronunciación de las expresiones. … las marcas enunciadas por su diferente extensión, dejan una impresión diferente en el público consumidor, donde debe tenerse en cuenta que los elementos iniciales de las marcas comparadas varían sustancialmente, lo cual influye en la diferente percepción de las mismas, ya que cabe resaltarse que en la mayoría de los casos donde se debate si las marcas que se comparan son confundibles o no, estos primeros elementos de las mismas influyen necesariamente sobre su NO confundibilidad, cuando son completamente diferentes como sucede en el presente caso, donde la expresión PT POWER de la marca PT POWER TOOLS (Mixta) es muy diferente en su pronunciación a las letras MP que conforman las marcas MP TOOLS …”; que “si en gracia de discusión, el elemento TOOLS que hace parte de las marcas cotejadas no fuera genérico … debe tenerse en cuenta, que por el hecho de que las marcas que se comparan tengan algunos elementos en común o parecidos, NO por ello se puede afirmar que se confunden, debido a que comparadas en su conjunto son muy diferentes …”; que “para el caso de los productos, es fácilmente demostrable que el término HERRAMIENTAS constituye denominación genérica para las clases 6, 7 y 8 …”; que “por ser la expresión TOOLS un termino (sic) genérico en las clases enunciadas, el opositor en este caso no puede revindicar (sic) derechos de exclusiva sobre dicho termino (sic), porque según nuestra jurisprudencia, por ser los términos genéricos de dominio público no son apropiables por ninguna persona natural o jurídica”. 3.
Contestación a la demanda 3.1. En su escrito de contestación a la demanda, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que “el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución No 37726 del 26 de noviembre de 20021 (sic), negando el registro de la marca PT POWER TOOLS (Mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 7 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad POWER TOOLS S.A C.I.F., por existir el registro de la marca POWER TOOL, con certificado 217112 … que distingue productos de la clase 7”; que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca ‘PT POWER TOOLS’ (mixta) solicitada por la sociedad PT POWER TOOLS S.A. C.I.F., para distinguir los productos de la clase 7 … frente a la marca registrada ‘POWER TOOL’ registrada a favor de la sociedad ELECTRODOMÉSTICOS DEL CAUCA, para distinguir los productos de la clase 7, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen”; que “Si se aprecian las marcas antes mencionadas en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas; la marca solicitada ‘PT POWER TOOLS’ (mixta) reproduce la marca registrada con anterioridad ‘POWER TOOLS’, ya que la solicitada a registro le da relevancia y toma como elementos principales las expresiones ‘POWER TOOLS’, que son la reproducción de los elementos de la marca registrada ‘POWER TOOLS’, y que adicionalmente los productos que distinguen una y otra marca están comprendidos en la clase 7 internacional”; que “En consecuencia, la marca ‘PT POWER TOOLS’ (mixta), para distinguir los productos de la clase 7 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 … que evidentemente no cumple con los requisitos Exigidos (sic) en el artículo 134 de la misma Decisión 486 … pues no es suficientemente distintiva lo que puede conllevar a confusión al público consumidor”; que “la actora de manera equivocada a (sic) planteado su litis en la presente Acción de Nulidad, respecto de la marca solicitada a registro PT POWER TOOLS (Mixta), contra la marca registrada MP TOOLS, cuando lo correcto era PT POWER TOOLS (Mixta), vs. POWER TOOL, ya que precisamente en el acto administrativo Resolución No. 37726 del 26 de noviembre de 2002 sobre la cual se presentó la presente acción, se declaró que entre los signos PT POWER TOOLS y MP TOOLS, no existe confusión …”; y que “la manifestaciones (sic) de la parte actora respecto a la no confundibilidad entre los signos PT POWER TOOLS (Mixta), y MP TOOLS, han desaparecido por sustracción de materia, al estar consignado en el acto administrativo atacado la no confundibilidad entre estos signos”. 3.2.
Por su parte, el apoderado de la sociedad MARPICO S.A. contesta argumentando que “Si bien es cierto, las marcas genéricas no son apropiables de manera independiente, el análisis de confundibilidad que debe efectuar el examinador, debe comprender todos los aspectos que conforman la marca, y es esta razón, que la marca PT POWER TOOLS, analizada en su conjunto no es registrable”; que “la marca solicitada por la sociedad demandante consiste en el conjunto PT POWER TOOLS, el cual se conforma de los elementos genéricos POWER TOOLS, que en nuestro idioma no significa otra cosa que herramientas poderosas, términos que describen, y designan directamente los productos que pretenden identificar …”; que “la parte no genérica de la marca solicitada para registro es similar y por ende capaz de inducir al público consumidor a confusión, con la marca previamente registrada por mi mandante …”; y que “la marca solicitada para registro PT POWER TOOLS no cumple con la condición de distintividad exigida por la ley, para que dicho registro sea procedente”.
CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en el “Párrafo primero del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con los literales a) y b) del artículo 135 de la citada Decisión y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 169 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las disposiciones sustanciales relativas al registro de un signo como marca sometidas a consulta, el Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos 134, 135, literales a) y b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señalados por el consultante, y también, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio del artículo 150 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…)”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)”. “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.
I. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. El registro de un signo como marca tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio de que se trate.
En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. Según la enumeración no exhaustiva también prevista en el citado artículo 134, podrán constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de la norma de extender el alcance de la noción de marca.
Ahora bien, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente supeditado a que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. Dicho registro, sin embargo, no se verá impedido por la naturaleza del producto o servicio a que haya de aplicarse aquél. En la doctrina se sostiene, por otra parte, que “… es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el principal de sus requisitos, que es la aptitud distintiva” (OTERO LASTRES, José Manuel: “Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).
En consecuencia, a los efectos de su registro, y de conformidad con el artículo 135, literal a, de la Decisión 486, el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad.
La aptitud distintiva es pues, junto con la naturaleza de signo de la marca, uno de sus elementos constitutivos, así como un requisito esencial para su registro. Esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
A título de referencia, cabe citar el criterio de la jurisprudencia europea, según la cual, se trata de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios” (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).
Este Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).
La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de percibirse por cualquiera de los sentidos y retenerse por la memoria. En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico.
II. De los signos denominativos compuestos y de los signos mixtos En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a los signos denominativos compuestos y a los signos mixtos. Las marcas denominativas utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.
En este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar. En cuanto a las marcas denominativas compuestas, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ” (Sentencia dictada en el Proceso N° 13-IP-2001, del 2 de mayo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso “BOLIN BOLA”).
En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Debe haber uno o más vocablos que doten al signo de “… la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial …” (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada).
Por tanto, si de la denominación forman parte uno o más vocablos que dotan de distintividad suficiente al signo, éste podrá ser objeto de registro. Y las marcas mixtas se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.
En relación con el examen de registrabilidad de este tipo de signos, la jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). III. De los signos en idioma extranjero.
Palabras de uso común. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si, a juicio de la autoridad nacional competente, el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.
Ahora bien, si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.
A juicio de la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).
IV. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión o de asociación. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 136, literal a, no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Del texto de la disposición citada se desprende además que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca en confusión o asociación a los consumidores o usuarios, puesto que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. A fin de establecer si se configura o no el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca, o de un signo solicitado con anterioridad para registro como marca, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, sea que éstos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta … dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España, 2003, p. 478).
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión o de asociación, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.
En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.
La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).
En lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).
En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pueden incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, del 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto; op.cit., p. 475).
En definitiva, el riesgo de confusión o de asociación puede presentarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. A objeto de verificar la existencia del citado riesgo, el examinador deberá tomar en cuenta también los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;
Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. V. Del examen de registrabilidad de un signo como marca La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer oposición fundamentada y no temeraria a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos (artículo 146).
De haber oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas (artículo 148). De haber habido oposición, y de haber sido admitida, la oficina nacional competente, una vez vencidos los plazos previstos en el artículo 148, se pronunciará a su respecto y, tras el correspondiente examen de registrabilidad, decidirá acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo (artículo 150).
De no haber habido oposición, la oficina nacional también deberá llevar a cabo el correspondiente examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, por ser éste de carácter obligatorio, y pronunciarse, por medio de una Resolución motivada, acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo como marca. En efecto, en salvaguarda del debido proceso y del derecho a la defensa de las partes, la decisión deberá ser motivada, es decir, expresar las razones de hecho y de derecho que hayan inclinado a la oficina nacional a pronunciarse en uno u otro sentido.
El Tribunal ha dicho a este propósito que “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica.
La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 2º Para el examen de registrabilidad de un signo mixto, compuesto por un elemento denominativo y uno gráfico, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.
A los efectos de juzgar sobre la registrabilidad de los signos denominativos compuestos, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conformen. Si de la denominación forman parte uno o más vocablos que brindan al conjunto la fuerza distintiva suficiente, el signo podrá ser objeto de registro. 3º En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, la denominación no será registrable.
Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.
Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. 4° Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre una marca, registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, y un signo pendiente de registro como marca, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios. 5º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6° En el procedimiento de registro de un signo como marca, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, conforme a lo alegado y probado en autos.
De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA