Año XXIII - Número 1330 Lima, 21 de abril de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 224-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83, literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 2457-2003.

Actor: UBS A.G. Marca mixta: “UBS + Logo de tres llaves cruzadas” Proceso 226-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literales a) y b), y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad D & D SOFTWARE LTDA. Caso: marca “NAVEGALIA (mixta)”. Expediente Interno No. 2003-00004 01 Proceso 231-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134, 135, literales a) y b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 150 eiusdem.

Parte actora: sociedad POWER TOOLS S.A. C.I.F. Caso: signo “PT POWER TOOLS (mixto)”. Expediente Interno No. 2003-00172 Proceso 215-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 3, 4 y 5 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 13 de la Decisión 330 de la citada Comisión, con fundamento en la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nro. 1, Quito, República del Ecuador.

Parte actora: sociedad ECUADORTLC S.A. Caso: “Impugnación de la Resolución No. 117012005 RPET004406, dictada por el Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas (E)”. Expediente Interno: N° 23108 17 29 40 PROCESO 224-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83, literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 24572003.

Actor: UBS A.G. Marca mixta: “UBS + Logo de tres llaves cruzadas”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los seis días del mes de febrero del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial for- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 21/04/2006 2.48 mulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. por el Banco de Reserva de la República del Perú, organismo que acredita a UBS como banco de primera categoría en el territorio peruano y para los efectos de ley.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 7 de diciembre de 2005. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: UBS A.G. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI.

Tercero interesado: UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. B. DATOS RELEVANTES. 1. Los hechos de la demanda. Entre los principales hechos narrados en la demanda, se encuentran los siguientes: a. La entidad bancaria UBS AG es una entidad bancaria organizada y constituida de acuerdo con las leyes de Suiza y con más de 125 años de tradición; mantiene operaciones en las más importantes plazas financieras alrededor del mundo.

La sigla UBS identifica ante los consumidores de los cinco continentes a una prestigiosa y famosa institución bancaria suiza, la cual se ubica entre los 4 primeros bancos más grandes del mundo. b. Su destacada posición en el sistema bancario internacional incluso ha sido reconocida Actualmente tiene representaciones estables en más de cincuenta países a través del mundo.

En la región latinoamericana los negocios incluyen la administración de reservas internacionales de los gobiernos, la asesoría financiera en los procesos de privatización, manejo de fondos públicos y privados, negocios fiduciarios y demás operaciones financieras. UBS AG mantiene representantes permanentes en el Perú, quienes actúan conforme a las normas de supervisión vigentes y están acreditados ante la Superintendencia de Banca y Seguros. c. La renombrada marca UBS + logo de tres llaves cruzadas fue solicitada a registro el 23 de septiembre de 1998 ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, para identificar productos de la clase 9 de la nomenclatura oficial, productos que son los mismos que identifica nuestra marca UBS registrada en Suiza, y que tienen una estrecha vinculación con las actividades propias de una institución bancaria.

Dicha solicitud se realizó reivindicando prioridad con base a su solicitud No. 2518/1998, presentada en Suiza con fecha 1º de abril de 1998. d. Dentro del trámite respectivo, la empresa norteamericana United Parcel Service of America, Inc., el 22 de marzo de 1999 interpuso una observación contra la solicitud de registro, con base en la marca UPS (certificado 33026) inscrita en el INDECOPI para distinguir productos de la clase 9, para lo cual adujo que existen razones para suponer que la coexistencia de nuestra marca con las marcas UBS significaría una posibilidad de confusión muy grande, y que es suficiente “…la simple observación de las marcas para constatar que son parecidísimas, tanto gráfica como fonéticamente ”. e. El 23 de abril de 1999 se absolvió el traslado de la observación, manifestando que la marca UBS identifica desde hace muchos años a una de las instituciones bancarias financieras más importantes del mundo, y que como se encuentra registrada en Suiza se solicita GACETA OFICIAL la aplicación de la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de Paris, Convenio que se encuentra ratificado por el Perú y que, acorde con la normativa internacional, se solicita considerar expresamente que United Parcel Services Inc. es una antigua empresa con cerca de 100 años de operaciones en el campo de envío de paquetes y mensajería. Además, que la marca UBS incorpora un elemento gráfico – logo de tres llaves cruzadas-, que no se encuentra en la marca observante, evitando cualquier riesgo de confusión, por lo que los consumidores del mundo no confunden una marca vinculada a la banca como UBS, con otra marca, igual de famosa, vinculada a las actividades de mensajería internacional. f. A pesar de lo anterior, la Ofician de Signos Distintivos del INDECOPI, a través de la Resolución 13093-1999/OSD-INDECOPI de noviembre 25 de 1999 se negó el registro de la marca solicitada señalando que existía un supuesto riesgo de confusión entre las marcas en conflicto y desconociendo el Convenio de París y la fuerza distintiva del logo que acompaña a la marca UBS, apartándose del hecho cierto de la coexistencia en el mundo de las dos marcas. g. Interpuesto recurso de apelación, el INDECOPI produjo la Resolución 1133-2000/TPI-INDECOPI de octubre 9 de 2000, mediante la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual confirmó la decisión inicial, pero, en esta ocasión, reconoció la aplicación del artículo 6 quinquies de la Sección C del Convenio de Paris. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad actora, como fundamento de su demanda, formuló los siguientes planteamientos: a. Con las Resoluciones expedidas por el INDECOPI se desconoció la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de Paris, y una violación a este Convenio presupone el incumplimiento de las obligaciones asumidas ante la Organización Mundial del Comercio –OMC, pues a través de la interpretación que hizo el 21/04/2006 3.48 INDECOPI concluyó que las circunstancias de hecho relevantes únicamente son aquellas que ocurren en territorio peruano y no las que se presentan a nivel internacional; dado que la norma indica que se “deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca..”, un tribunal administrativo no puede interpretar su sentido en forma diversa, menos cuando la OMPI señala: “Las autoridades competentes del país en que se reclama la protección de una marca pueden sacar también conclusiones de este tipo (de registrabilidad de la marca) de las circunstancias que concurren en otros países”.

(Guía para la aplicación del Convenio de París). b. Además, no es un hecho controvertido que los signos en conflicto amparen servicios prestados por instituciones muy prestigiosas; no se advirtió sobre la coexistencia pacífica de las marcas en conflicto, lo que ha sido reconocido por la propia observante, ni sobre el poder distintivo que detentan nuestra marca UBS y la marca observante, y tal desconocimiento lleva, a la vez, al incumplimiento de las obligaciones asumidas por el gobierno peruano ante la OMC.

Igualmente, al establecer el supuesto riesgo de confusión se hizo un errado análisis, es decir, al establecer el supuesto riesgo de confusión entre nuestra marca mixta UBS + logo (tres llaves cruzadas) y la marca denominativa UPS, existe una errada aplicación de los criterios para establecer las semejanzas y diferencias entre ambos signos considerados en su aspecto de conjunto. c. Alude al tema de la publicidad a nivel mundial, para decir que ambas compañías han debido hacer grandes inversiones publicitarias alrededor del mundo para promocionar las respectivas marcas, y no puede afirmarse que tales actividades publicitarias hayan provocado error o confusión entre los consumidores alrededor del mundo. d. Igualmente, al hecho de que ambas marcas son “marcas de la casa”, clasificación doctrinaria que atañe a la asociación que hacen siempre los consumidores de una denominación determinada con un determinado fabricante, sin importar el producto o servicio de que se trate, la marca UBS + (logo con tres llaves cruzadas), compartiendo la calidad de GACETA OFICIAL “marca de casa”, no puede provocar confusión en el público consumidor. e. No existen semejanzas suficientes entre las marcas en conflicto.

En este punto el INDECOPI no evaluó correctamente los criterios de registrabilidad, dado que, no obstante atendió las circunstancias de hecho que permitían concluir que el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto nunca se podría producir, negó el registro del signo. 3. La contestación a la demanda. 3.1. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones formuladas en la misma para lo cual, luego de relatar lo relativo al trámite administrativo, adujo: a. El Tribunal del INDECOPI consideró que la marca solicitada UBS + logotipo resulta fonéticamente confundible con la marca registrada UPS, existiendo identidad en algunos de los productos que distinguen, motivo por el cual se encuentra incursa en la prohibición establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. b. Considera que la demanda es inconsistente porque en ella se plasma que conforme a lo dispuesto en la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de Paris el registro solicitado debió concederse, pero la actora interpreta dicho texto aisladamente, porque la norma se refiere a condiciones de registro y a la independencia de la protección de una misma marca en varios países, lo cual constituye una ratificación del principio de territorialidad que rige el derecho de marcas, principio que en el campo de la propiedad industrial tiene dos implicaciones fundamentales: 1.

Que la ley nacional establece las condiciones de adquisición, contenido y extinción de los derechos, sin perjuicio de lo previsto en tratados internacionales y regionales. 2. Que la protección que la ley otorga se encuentra limitada al territorio de un determinado Estado. 21/04/2006 4.48 Y de todas maneras la misma norma citada como desconocida señala como uno de los casos para rehusar el registro “cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país en donde la protección se reclama”. c. De otro lado, la empresa demandante no demostró dentro de la actuación que exista una circunstancia de hecho tal que sea capaz de hacer desaparecer el riesgo de confusión entre las marcas, porque tendría que probar que los signos en conflicto se han utilizado simultáneamente y durante un período largo de tiempo para distinguir productos de la clase 9 sin confusión alguna. d. Con respecto a la aplicación de las normas de la OMC dice que, conforme a las mismas, el signo solicitado no se puede registrar en Perú porque afectaría derechos de la empresa observante. e. Y finalmente, en relación con el examen de confundibilidad señala que de acuerdo con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena la semejanza entre dos marcas será impedimento para el registro cuando ésta se presenta en grado tal que sea capaz de inducir a error o confusión al público consumidor. f. La marca registrada distingue productos de la clase 9 y el signo solicitado pretende amparar productos de la misma clase: aparatos para registro, transmisión y reproducción de datos, sonidos e imágenes, incluyendo instalaciones de transmisión remota de información; soportes de registro magnético y óptico; máquinas expendedoras automáticas y mecanismos y aparatos operados por medio de monedas, particularmente máquinas electrónicas automáticas para efectuar transacciones bancarias; aparatos e instalaciones de procedimiento de información; hardware y software de computadoras y equipos e instrumentos periféricos para transmisión remota de información. g. Dadas las semejanzas en el plano fonético y la identidad de los productos que distinguen los signos, el solicitado se encuentra incurso en la prohibición contenida en la norma comunitaria citada.

GACETA OFICIAL 3.2. La Sociedad UNITED PARCEL SERVICE OF AMÉRICA contestó la demanda con los siguientes argumentos: “De la misma forma la demanda incoada debe ser declarada infundada en razón que a simple vista se puede percibir que entre las marcas en conflicto, UBS y logotipo (solicitada) y UPS (Registrada a favor de mi representada), hay un notorio parecido tanto gráfico como fonético y además están destinadas a proteger los mismos productos ubicados en la Clase 9 de la N.O.” 4.

Fundamentos jurídicos de la parte considerativa de la sentencia de 16 de julio de 2003, proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de lo Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú declaró infundada la demanda presentada, aduciendo: “Sétimo: Que realizado el análisis comparativo entre las marcas de productos solicitados UBS y su respectivo logotipo así como UPS registrado, se advierte que dichos signos presentan una similar pronunciación debido a que presentan la vocal U al inicio y la consonante S al final, siendo solamente dos consonantes su diferenciación B y P lo cual genera confundibilidad desde el punto de vista fonético, en el público consumidor.

Octavo: Que, de otro lado en cuanto a la pretensión de aplicación del artículo 6º Convenio de París (cuerpo legal regulador de la protección de la propiedad industrial), es imperioso señalar que el precitado convenio señala que las condiciones del depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la unión, por su legislación nacional, en consecuencia cada Estado puede adoptar libremente, que asimismo dicho convenio estipula que la marca registrada en un país contratante podrá ser denegada en otro país contratante si es capaz de afectar derechos adquiridos por terceros en el país en el cual se solicita el registro, que en el caso de autos preexiste una marca de producto UPS contra la cual se pretende registrar la marca UBS y su respectivo logotipo, haciéndose imposible su coexistencia en el mercado por inducir al público consumidor en confusión.” 21/04/2006 5.48 5.

Recurso de apelación contra la sentencia de 16 de julio de 2003, proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia. La sociedad UBS AG interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, con los siguientes argumentos: a. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia violó lo dispuesto en el Convenio de París, ya que hizo un análisis comparativo superficial de las marcas en conflicto, sin considerar lo dispuesto por la Sección C del artículo 6 quinquies de dicho Convenio. b. Si se hace una interpretación sistemática del Convenio de París, se llega a la conclusión de que cada país es libre de adoptar las disposiciones que considere convenientes para el registro de una marca dentro de su propio territorio, pero en el entendido de que dicha libertad se da dentro del marco prescrito por el propio Convenio, es decir, respetando plenamente todas las disposiciones contenidas en él. c. La sentencia apelada en momento alguno analiza las circunstancias de hecho que se expusieron en la demanda.

En efecto, no se tomó en cuenta la coexistencia pacífica de las marcas a nivel mundial, así como la existencia de un importante poder distintivo tanto de la marca UBS, como de las marcas de United Service of America. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Como quiera que la solicitud de registro del signo UBS fue presentada el 23 de septiembre de GACETA OFICIAL 1998 le es aplicable al caso la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; por lo tanto, resulta de recibo la interpretación prejudicial de los artículos mencionados.

Igualmente procede la de los artículos 82, literal a), 83, literales d) y e) y 84 de la mencionada Decisión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior, (…) Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” (…) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o 21/04/2006 6.48 parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” (…) Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” IV.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, reglas para el cotejo mar- GACETA OFICIAL 21/04/2006 7.48 La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… cario, comparación entre marcas denominativas y mixtas, de la marca notoriamente conocida y de la prueba de la notoriedad, la coexistencia de marcas idénticas o similares, y la relación jerárquica entre el derecho comunitario andino y las demás normas de derecho internacional.

(…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”. 2 A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997). La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004). (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) 1 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. 2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley.

Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto.

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.

“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como 21/04/2006 8.48 marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “…viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 3 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. GACETA OFICIAL 21/04/2006 9.48 La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” 4 El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 5 3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se 4 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 26 de octubre del 2004. Proceso N° 132-IP-2004. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstan- GACETA OFICIAL 21/04/2006 10.48 cia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro. marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan, así como entre los productos que amparan, existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

En reiteradas sentencias este Tribunal se ha pronunciado sobe los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, de la siguiente manera: “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP-2005. Sentencia de 27 de julio de 2005). Concretando el tema, el Tribunal también ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas “ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.” 6 La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicita- 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de enero del 2005. Proceso Nº 161-IP-2004.

Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005. GACETA OFICIAL dos, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios. 21/04/2006 11.48 elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. C. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 7, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: “1 La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los 7 BREUER MORENO, Pedro.

“TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. D. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 8, logotipos 9, íconos, etc. Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elemen8 9 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pag 33, Buenos Aires Argentina, 2002.

Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”. Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/ wiki/Logotipo GACETA OFICIAL tos por separado”.

(Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta)”. 10 21/04/2006 12.48 riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo “UPS” y la marca mixta “UBS + logo de tres llaves cruzadas”, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

F. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003). Las marcas denominativas, por su parte, son aquellas que se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante. Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 11 Pero si resultare que el elemento característico de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con la marca denominativa.

En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, aplicando el anterior criterio, deben establecer el 10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17 de noviembre del 2004. Proceso N° 129-IP-2004. Marca: “GALLO”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158 de 17 de enero de 2005.

La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al 11 OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 255. GACETA OFICIAL punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 344).

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: “El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 12 En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que 21/04/2006 13.48 si existe similitud puede producirse confusión con otra marca”.

(Proceso N° 16-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 27 de abril de 2001). Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “ la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 13 “ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ”. 14 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” 15 13 14 12 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 21 de abril de 1998. Proceso N° 23IP-96. Marca: “VODKA BALALAIKA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 354 de 13 de julio de 1998. 15 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob.Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. GACETA OFICIAL El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

Según el artículo 84 de la Decisión 344 para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” G. DE LA COEXISTENCIA DE HECHO DE SIGNOS IDÉNTICOS O SIMILARES Como quiera que en el caso bajo estudio la demandante alega que las marcas en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado, se hace necesario estudiar el fenómeno de la coexistencia de hecho de signos idénticos o similares.

Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el ya aludido “riesgo de confusión” al colocar a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE SIGNOS”, consistente en que los signos en disputa pese a que identifican productos similares o idénticos han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riego de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la direc- 21/04/2006 14.48 ción de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003). Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y sobre todo determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión. H. RELACIÓN JERÁRQUICA ENTRE EL DERECHO COMUNITARIO ANDINO Y LAS DEMÁS NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL.

En el proceso interno que dio lugar a la presente interpretación se discute la aplicación al caso concreto del Convenio de París y de las normas de la OMC. Por tal motivo se hace necesario precisar las relaciones jerárquicas entre el derecho comunitario andino y las demás normas de derecho internacional. El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, dentro de las cuales se encuentran las de la Organización Mundial de Comercio, y en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario.

En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el derecho comunitario y las normas de derecho internacional. Respecto de la preeminencia del derecho comunitario frente a las normas de derecho interna- GACETA OFICIAL cional y especialmente respecto de las normas de la OMC, el Tribunal ha manifestado: “El hecho de que los Países Miembros de la Comunidad Andina pertenezcan a su vez a la Organización Mundial de Comercio no los exime de obedecer las normas comunitarias andinas so pretexto de que se está cumpliendo con las de dicha organización o que se pretende cumplir con los compromisos adquiridos con ella.

Ello sería ni más ni menos que negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que como se ha dicho es preponderante no sólo respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que éstos pertenezcan”. (Proceso 118-AI-2003. Sentencia del 14 de abril de 2005.) Un punto fundamental al analizar el principio de Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumen- 21/04/2006 15.48 tos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01AI-2001.

Sentencia del 27 de junio de 2002. Publicada en la Gaceta Oficial No. 818 del 23 de julio de 2002). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

CUARTO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá GACETA OFICIAL tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos. En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa.

QUINTO: La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

SEXTO: Le corresponde a la autoridad nacional determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de hecho de las marcas de una manera efectiva y, sobre todo, determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión. En todo caso, el hecho de que dos signos hayan co- 21/04/2006 16.48 existido no obsta para que el examinador realice el estudio de registrabilidad respectivo.

SEPTIMO: En caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 24572003, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villareal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 21/04/2006 17.48 PROCESO Nº 226-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literales a) y b), y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad D & D SOFTWARE LTDA. Caso: marca “NAVEGALIA (mixta)”. Expediente Interno No. 2003-00004

01. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, seis de febrero del año dos mil seis. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 134, 135, 136 literal b), 172, 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, y recibida en este Tribunal en fecha 7 de noviembre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución número 02211 del 17 de febrero de 1999, concedió a la sociedad D&D SOFTWARE LTDA. el depósito del nombre comercial D & D SOFTWARE + GRAFICA como medio para identificar su actividad empresarial relacionada con productos y servicios comprendidos en las clases 09, 16, 35, 36, 38, 41 y 42 Internacional, tal y como consta en el certificado número 12423”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio concedió la (sic) sociedad actora el registro de D & D 2021 (M) como marca para distinguir productos de la clase 09 Internacional, con certificado número 219044 …”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio, le admitió a AIRTEL MOVIL S.A. la solicitud de registro del signo NAVEGALIA + GRAFICA y, consecuentemente, ordenó la publicación del extracto de dicha solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial número 495”; que “La sociedad actora se opuso al registro del signo NAVEGALIA, arguyendo que era confundible con la parte gráfica de su nombre comercial como medio para identificar su actividad empresarial relacionada con productos y servicios comprendidos en las clases 09, 16, 35, 36, 38, 41 y 42 Internacional y con el signo D & D 2021 (M) debidamente registrado como marca para distinguir los productos de la clase 9 Internacional” (Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecánicos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores, computadores y soporte lógico para computadores, incluyendo los manuales de uso); que “La Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución número 00551 del 29 de enero de 2001, declaró infundada la oposición de la sociedad D&D SOFTWARE LTDA. y concedió el registro de la marca NAVEGALIA (M) clase 38 Internacional a la sociedad AIRTEL MOVIL S.A.” (Clase 38: Telecomunicaciones); que “La sociedad D&D SOFTWARE LTDA. interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación (sic) contra la Resolución número 00551 del 29 de enero de 2001, con fundamento en que no se habían confrontado los signos de su sociedad con el registrado por la sociedad AIRTEL MOVIL S.A.”; que “Mediante Resolución número 16220 del 18 de mayo de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio resuelve el recurso de reposición confirmando la Resolución número 00551 del 29 de GACETA OFICIAL enero de 2001”; y que “Ante la impugnación de la mencionada Resolución por medio de recurso subsidiario de apelación, la Superintendencia de Industria y Comercio confirma nuevamente la Resolución número 00551 del 29 de enero de 2001”.

Del expediente remitido a este Tribunal por el consultante y, en particular, del expediente administrativo No. 00/50455, deriva que la fecha de introducción de la solicitud de registro como marca del signo “NAVEGALIA (mixto)”, para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, fue el 6 de julio de 2000 (folios 65, 66 y 68). 1.2.

Cuestión de derecho La actora argumenta, a juicio del consultante, que “los componentes gráficos o figurativos de la marca NAVEGALIA y el nombre comercial D & D SOFTWARE (M) son similares y constituye la parte dominante de ambos, lo que induce al público a error en relación con los servicios que se prestan. El fundamento de la anterior afirmación lo hace constar en gráficas comparativas, describiendo las mismas en los siguientes términos y basándose en la transgresión del literal b), artículo 136 de la Decisión 486 … así como la (sic) vulneración de los artículos 190, 191, 192 y 193 de la misma Decisión: Las dos gráficas cotejadas poseen una forma muy similar, representada en dos velas.

Lo mismo debe decirse en lo que hace al tamaño, en el sentido en el que van dirigidas en el diámetro de separación de las dos velas que identifican a las sociedades demandante y accionada”; que “En el mismo sentido, agrega la sociedad actora que las marcas figurativas cuando llegan a alcanzar tal fuerza en el mercado, por sí solas instruyen al consumidor a cerca (sic) de su procedencia, sin tener que acudir a la parte nominativa del nombre comercial o de la marca.

Pone de presente casos ejemplificantes como la marca de carros o de zapatillas deportivas”; que “A juicio de la sociedad accionante, el ejercicio comparativo hecho con antelación lleva a concluir que existe en el caso que nos ocupa un problema de confundibilidad, ya que existen semejanzas que permiten considerar razonablemente que el consumidor no las distinga entre sí. Fundamenta su dicho al expresar que el público al momento de la apreciación de los signos, lo hace en su conjunto y no de forma detallada, es decir, no disecciona sino que se deja llevar por la primera 21/04/2006 18.48 impresión al percibir los mismos”; que “Como consecuencia de la confundibilidad entre las marcas o nombres comerciales existe un riesgo de asociación entre los mismos, y por contera el público va a asimilar que los dos productos provienen de la misma empresa”; que “el hecho de que la marca objeto de controversia sea de carácter mixto, obliga a que su estudio sea complejo puesto que requiere de la observación de la parte nominativa y de la parte gráfica o figurativa.

Pues bien, refiriéndose a la primera de ellas, el actor manifiesta no tener reparo alguno puesto que a todas luces no hay temor de confusión; no obstante en lo pertinente a la parte gráfica se generan grandes inconvenientes que de no ser solucionados a la mayor brevedad obstaculizarían la percepción del consumidor y generarían para alguna de las do (sic) empresas un grave impacto.

En concordancia con lo anterior se establece que la Superintendencia al realizar el análisis del recurso interpuesto por la sociedad D&D SOFTWARE LTDA. no tuvo en cuenta la gráfica que la distingue con la de la marca NAVEGALIA”; que “el registro anterior –es decir del nombre comercial D&D SOFTWARE LTDA.-, posee idoneidad para ser oponible a terceros, y, por consiguiente, dada la confundibilidad entre la citada marca y el nombre comercial de la actora, era inminente que la Superintendencia no accediera al depósito de aquella”.

Además, el Tribunal desprende de la demanda que “De los diseños de la marca ‘NAVEGALIA’ (M) Clase 38 … y del nombre comercial ‘D & D SOFTWARE’ (M) para distinguir al empresario que desarrolla actividades relacionadas con los productos y servicios comprendido (sic) en las clases 09, 16, 35, 36, 38, 41 y 42 Internacional … se pueden apreciar las siguientes semejanzas que las hacen confundibles: a) … tanto en los signos distintivos de la sociedad D & D SOFTWARE LTDA., como en la (sic) de la sociedad AIRTEL MOVIL S.A., las dos velas que se cotejan tienen como característica, una forma muy similar. b) … se observan los tamaños de las dos velas, se puede apreciar que los mismos son muy similares. c) Los diseños de las dos velas en los dos signos, se encuentran orientadas en el mismo sentido. d) … que en ambos diseños las dos velas, se encuentran una frente a la otra con una distancia de separación muy parecida”; que “La parte más significativa de los signos distintivos de la sociedad D & D SOFTWARE LTDA., son dos velas, en extremo similarmente confundibles con la que quiere GACETA OFICIAL registrar la sociedad AIRTEL MOVIL S.A. Con la marca ‘NAVEGALIA’ (M) Clase 38 … integrando un signo que a mi, me parece preponderantemente figurativo”; que “… se puede apreciar que existe confundibilidad entre los componentes gráficos o figurativos …”; que “no es valedero el argumento de que porque se presentan algunas diferencias de diseño en los signos distintivos, estos no son confundibles, ya que como ha sido reiterada (sic) por Nuestra Jurisprudencia, el público consumidor no disecciona los signos distintivos que él percibe, sino que se deja llevar por la primera impresión al percibir las (sic) mismos”; que “por las similitudes que se presentan en cuanto a los componentes gráficos o figurativos de los signos distintivos cotejados, que los hacen confundibles, existe un riesgo de asociación entre los mismos, ya que el público consumidor al apreciar el diseño de las dos velas, en su mente asocian el origen de los productos o servicios que presta la sociedad D & D SOFTWARE LTDA.”; que “… no se reparó en analizar la parte gráfica de los signos en disputa …”; y que “… la Superintendencia de Industria y Comercio debió confrontar, la parte gráfica de la marca ‘NAVEGALIA’ (M) Clase 42 Internacional con el nombre comercial ‘D & D SOFTWARE’ (M) para distinguir al empresario que desarrolla actividades relacionadas con los productos y servicios comprendido (sic) en las clases 09, 16, 35, 36, 38, 41 y 42 Internacional …”. 2.

Contestación a la demanda El consultante informa que “el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio arguye como fundamentos de defensa lo que a continuación se expone: a) … que los actos administrativos demandados gozan de la presunción de legalidad. (…) c) … que no se presenta la presunta confundibilidad entre la marca NAVEGALIA, D&D 2021 y el nombre comercial D&D SOFTWARE LTDA. en lo que hace a los aspectos gráficos, fonéticos ni ortográficos”; que “en lo que respecta a la parte gráfica de los nombres comerciales y marcas objeto de la litis, el tamaño, forma, y color particular … garantizan la distintividad para identificar los productos y servicios que ofrecen sus titulares en el mercado”; que “en el estudio de una marca o nombre comercial mixta (sic), es decir, aquella compuesta por la gráfica y la parte nominativa, debe prevalecer siempre ésta ya que es la que tiene mayor importancia. Admite que en la prac- 21/04/2006 19.48 tica (sic), para solicitar un determinado producto en el mercado, se hace uso de la palabra –parte nominativa- y no de la gráfica ya que difícilmente puede ser expresado por el consumidor al momento de señalar un producto”; y que “la sociedad que obra como accionante en este proceso no demostró la semejanza entre las marcas y el nombre comercial enfrentadas”.

El Tribunal deriva del texto de la contestación a la demanda que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de ‘NAVEGALIA’ (mixta) clase 38, ‘D & D 2021’, clase 9 y el nombre comercial ‘D & D SOFTWARE’ en debate, se concluye en forma evidente que éstas no son semejantes entre sí y no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, no existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos”; y que “… entre las marcas ‘NAVEGALIA’ (mixta) y ‘D & D 2021’ (gráfica) (sic) al apreciar la parte gráfica del conjunto no existe ninguna semejanza habida cuenta que cada una de ellas se compone de elementos gráficos distintos lo cual descarta cualquier riesgo de confusión”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en “los artículos 134, 135, 136 literal b), 172, 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 275 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, GACETA OFICIAL Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de registro como marca del signo “NAVEGALIA (mixto)” fue presentada el 6 de julio de 2000, es decir, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, esto es, los artículos 81, 83, literales a) y b), y 128 de la citada Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

(…)”. 21/04/2006 20.48 “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

Decisión 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vi- GACETA OFICIAL gencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. La Disposición Transitoria en referencia contempla además la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone la aplicación de la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como a su plazo de vigencia. A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

En el caso de autos, del expediente administrativo se desprende que la solicitud de registro como marca del signo mixto NAVEGALIA fue formulada el 6 de julio de 2000, por lo que la norma sustancial aplicable, a los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos de registro del signo en referencia, es la vigente para la fecha de la solicitud de registro, esto es, la 21/04/2006 21.48 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 citada define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de error o confusión acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, GACETA OFICIAL además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Del artículo 81 se desprende pues, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. III. De los signos denominativos, gráficos y mixtos En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a los signos denominativos, gráficos y mixtos.

Los primeros, llamados también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y 21/04/2006 22.48 están formados por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. A la vez, en este tipo de signos se distinguen los sugestivos —provistos de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por el signo— y los arbitrarios, desprovistos de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar.

Los signos gráficos son visualmente perceptibles y se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado conceptual. La doctrina distingue entre los puramente gráficos, en los cuales la figura “se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”; los figurativos, en los cuales la figura “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca; el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”; y “la marca gráfica que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto o ‘motivo’ al que se asciende a través de un proceso de generalización” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.).

El Tribunal ha manifestado que “la marca figurativa … difiere de la marca denominativa, en el hecho de que la primera no es pronunciable, puesto que el signo que la expresa o representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que simplemente se le da un nombre o se le atribuye el de la figura que evoca” (Sentencia dictada en el expediente Nº 84-IP-2003, del 5 de octubre de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 1002, del 28 de octubre del mismo año).

Y los signos mixtos se encuentran integrados por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación y un gráfico, semejantes a la clase de signos arriba descritos. En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: GACETA OFICIAL “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). IV. De la comparación entre marcas.

Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad. Del texto de la disposición del artículo 83, literal a, se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe 21/04/2006 23.48 relación de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que GACETA OFICIAL en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 21/04/2006 24.48 Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican.

Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

V. De la protección del nombre comercial y de la prueba de su uso El artículo 128 de la Decisión 344 disciplina el régimen de protección del nombre comercial, es decir, del signo que identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en el ámbito de un ramo comercial o industrial, y que la distingue de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

GACETA OFICIAL Este Tribunal ha establecido sobre el particular que: “El nombre comercial … distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa …” (Sentencia dictada en el expediente N° 45-IP-98, del 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C N° 581, del 12 de julio del mismo año, caso “IMPRECOL”).

La disposición citada prescribe que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, de modo que el derecho al nombre comercial, cuya protección ha de estar consagrada en la respectiva legislación nacional, puede ser consecuencia de su uso efectivo o de su registro. El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores … De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia … Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Sentencia dictada en el expediente Nº 45-IP-98, ya citada).

Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y 21/04/2006 25.48 que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario … para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial” (Sentencia dictada en el expediente Nº 03-IP98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “BELLA MUJER”).

VI. De la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido. En el supuesto de que se trate de un nombre comercial protegido, y de que la protección derive de su uso efectivo o de su registro, habrá lugar a examinar si se configura la prohibición contemplada en el artículo 83, literal b, cual es que no podrá registrarse como marca el signo que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, siempre que, dadas las circunstancias, pudiera inducirse al público a error.

De la prohibición citada se desprende también que no se exige que el signo pendiente de registro, a causa de su identidad o semejanza con el nombre comercial protegido, induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. En el juicio sobre la semejanza entre una marca y un nombre comercial protegido, corresponderá al consultante hacer la comparación a partir de la naturaleza de los signos, tomando en cuenta los elementos fonético, gráfico y conceptual de cada uno. Al igual que en la comparación entre signos marcarios, el cotejo entre una marca y un nombre comercial deberá ser conducido por la impresión unitaria que los signos habrán de producir en la sensorialidad igual- GACETA OFICIAL mente unitaria del consumidor o del usuario a que están destinados.

Por ello, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 21/04/2006 26.48 nexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

En primer lugar, el hecho de que los servicios y productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. VII. De la conexión competitiva El artículo 83 de la Decisión 344 prohíbe el registro de un signo como marca si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto productos o servicios idénticos o semejantes a los que constituyan su objeto, de modo que el uso del signo pueda inducir al público a error (literal a).

La disposición citada también prohíbe el registro en cuestión si el signo es idéntico o semejante a un nombre comercial protegido, de acuerdo con la legislación del respectivo País Miembro, y si, dadas las circunstancias, pudiera inducirse al público a error (literal b). Cabe interpretar en este supuesto que, además del vínculo citado entre las denominaciones, la identidad o semejanza entre los productos o servicios constitutivos del objeto de la marca impugnada y los relativos a la actividad económica del titular del nombre comercial es una circunstancia que, aunada al vínculo en referencia, pudiera inducir al público a error.

En lo que concierne a la verificación de la existencia del vínculo de semejanza entre los servicios y productos que constituyen objeto de la marca impugnada y de la ya registrada, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de aquéllos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los servicios identificados por la marca cuyo registro se impugna y los productos amparados por la marca previamente registrada.

A objeto de precisar que se trata de servicios y productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de co- En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los servicios y productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de usuario o consumidor y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar los servicios y productos. Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre servicios y productos, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente Nº 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias dictadas en los expedientes N° 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313, dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénti- GACETA OFICIAL cas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 la limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ (ALEMÁN, Marco Matías: “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”;

Bogotá, Top Management, p. 90)”. Por su parte, en la comparación entre los servicios constitutivos de la marca cuyo registro se impugna y los productos o servicios integrantes del objeto de la actividad económica del titular del nombre comercial, habrá lugar a establecer también si existe o no conexión competitiva entre ellos. A este propósito, el consultante deberá verificar si, en el caso de autos, son o no aplicables, en forma concurrente, criterios tales como la finalidad idéntica o similar de tales productos o servicios, su uso conjunto o complementario y su difusión a través de los mismos medios de publicidad, general o especial.

En definitiva, de existir identidad o semejanza entre los signos en disputa, así como entre los productos y servicios que amparan, de modo que el consumidor o usuario pueda ser inducido a error, el signo solicitado como marca no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro. En cambio, la prohibición no se configurará si hay semejanza entre los signos, pero no entre los productos y servi- 21/04/2006 27.48 cios, o si existe relación de semejanza entre éstos, pero no entre aquéllos.

VIII. De los signos de fantasía A juicio del Tribunal, “Las denominaciones de fantasía … implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 398, del 22 de diciembre de 1998, caso “SALTIN etiqueta”).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2º En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 3° La comparación entre los signos en disputa habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de GACETA OFICIAL un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 4° En la comparación entre signos mixtos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique el signo y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 5° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y una marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los servicios y productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales servicios o productos. 6° A la luz del artículo 128 de la Decisión 344, la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso previo a la solicitud de registro de otro signo como marca.

Cuando la protección del nombre comercial derive de su uso previo, éste deberá ser efectivo y público, en el territorio del País Miembro donde se procure dicha protección. La prueba del uso efectivo y previo corresponderá a quien lo alegue. 21/04/2006 28.48 secuencia, no será registrable si, puesto en comparación con un nombre comercial protegido, sea que dicha protección derive de su registro o de su uso previo y efectivo, se constata que existe identidad o semejanza entre ellos, así como entre los servicios que constituyen el objeto del signo solicitado para registro como marca y los productos o servicios que formen parte de la actividad económica del titular del nombre comercial, de modo que puedan inducir, a los consumidores o usuarios, a confusión o error en el mercado.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO 7° En la comparación entre los productos y servicios que constituyan el objeto de los signos en disputa, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.

A objeto de precisar si se trata de servicios y productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pudiera inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- 8° El signo solicitado para registro como marca no será suficientemente distintivo y, en con- Mónica Rosell SECRETARIA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA GACETA OFICIAL 21/04/2006 29.48 PROCESO Nº 231-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134, 135, literales a) y b), y 136, literal a, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 150 eiusdem.

Parte actora: sociedad POWER TOOLS S.A. C.I.F. Caso: signo “PT POWER TOOLS (mixto)”. Expediente Interno No. 2003-00172. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, seis de febrero del año dos mil seis. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las normas previstas en el “Párrafo primero del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con los literales a) y b) del artículo 135 de la citada Decisión y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 21 de noviembre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega en su demanda que “El 8 de noviembre de 2001, la sociedad POWER TOOLS S.A. C.I.F. … solicitó a través de apoderado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca ‘PT POWER TOOLS’ (etiqueta) para amparar productos de la Clase 7 internacional”; que “Publicado el extracto de la solicitud de la marca en la Gaceta de Propiedad Industrial se presentó demanda de oposición por parte de la sociedad MARPICO S.A., de Bogotá, con sus marcas: MP TOOLS (clase 42), MP TOOLS (clase 6), MP TOOLS (clase 8)”; que “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MARPICO S.A., y por lo tanto se dispuso a otorgar la marca PT POWER TOOLS (etiqueta), por lo que el apoderado de la sociedad MARPICO S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando lo dispuesto en la Resolución 16168 y otorgando le (sic) recurso de apelación, a la sociedad MARPICO S.A.”; y que “Por último la división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver la apelación decidió revocar lo dispuesto en la Resolución 16168, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad MARPICO S.A., y negó el registro de la marca PT POWER TOOLS a la sociedad POWER TOOLS C.I.F., agotando así la vía gubernativa”.

Adicionalmente, el Tribunal observa que, en su Resolución No. 35374, del 31 de octubre de 2002, decisoria del recurso de reposición ejercido contra la Resolución 16168, del 27 de mayo de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que “Después de haber revisado la base de datos y los documentos que reposan en la entidad, se encontró que la marca POWER TOOL para distinguir productos de la clase 7, está concedida según consta en el certificado Nº 217112 … cuyo titular es ELECTRODOMESTICOS (sic) DEL CAUCA S.A. … y que al ser comparada con la marca solicitada es semejante”; que “es necesario determinar si, los signos PT POWER TOOLS, MP TOOLS, y POWER TOOLS presentan similitudes susceptibles de inducir a error a los consumidores …”; que “esta Administración encuentra que entre los signos confrontados, apreciados sucesivamente y en su conjunto, teniendo en cuenta las semejanzas, y no sus diferencias, presentan similitudes capaces de inducir a error a los consumidores”; que “Tanto el signo confrontado POWER TOOLS (Nominativa) y la marca que se pretende registrar PT POWER TOOLS (Mixta), ampartan (sic) productos similares como son … maquinas y maquinas (sic) herramientas, motores (excepto GACETA OFICIAL para vehículos terrestres), acoplamientos y correas de transmisión (excepto para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas, entre otros existiendo, si (sic) lugar a dudas, un notable peligro de confusión entre los consumidores, en cuanto a la procedencia empresarial y la calidad del producto, ya que signo (sic) carece de fuerza distintiva suficiente para identificar sus productos …”; que “los lugares de comercialización … son sino (sic) los mismos, si muy especializados en la venta de dichos bienes o productos que produciría una gigantesca conexión competitiva”; que “Aunque no existe la posibilidad de que los productos de ambas marcas puedan ser sustituidas (sic) por lo anteriormente mencionado, la conexión competitiva es tangible”; y que “En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida el (sic) literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 …”.

No obstante, la División de Signos Distintivos resuelve: “Confirmar la decisión contenida en la resolución 16168 del 27 de mayo de 2002”. Y en la Resolución 37726, del 26 de noviembre de 2002, decisoria del recurso de apelación ejercido contra las Resoluciones mencionadas, se observa que, según las consideraciones de la señora Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E), “… de oficio se encontró en certificado de registro 217112, correspondiente a la marca POWER TOOLS (nominativa), registrada para identificar productos comprendidos en la clase 7 internacional, a favor de la sociedad Electrodomesticos (sic) del Cauca S.A. …”; que “de la impresión de conjunto de las marcas en cotejo PT POWER TOOLS (mixta) y MP TOOLS no se observan semejanzas ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que generen confusión”; que “dado que entre los signos PT POWER TOOLS y MP TOOLS confrontados no existe confusión, no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios”; que “Diferente a lo ocurrido en relación con la marca POWER TOOL … En efecto tenemos que el signo a registrar reproduce completamente la marca ya registrada, radicándose la diferencia únicamente en las letras ‘PT’, letras que no le otorgan suficiente distintividad al signo solicitado. … de coexistir estas marcas en el mercado, el consumidor no contaría con los elementos necesarios para diferenciar una marca de otra, por las semejanzas visuales y fonéticas que presentan, generándose de esta forma riesgo de 21/04/2006 30.48 confusión y de asociación en el mercado”; que “En relación con los productos a amparar tanto la marac (sic) PT POWER TOOLS como la marca POWER TOOL pretenden amparar productos comprendidos en la clase 7 …”; que “En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 …”.

No obstante, la señora Superintendente decide “Revocar el artículo segundo de la decisión contenida en la Resoución (sic) 16168 de 2002 … Negar el registro de la marca PT POWER TOOLS, a la sociedad Power Tools S.A.C.I.F.”. 2. Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia en su demanda la violación del artículo 134, párrafo primero, de la Decisión 486, “en concordancia con los literales a) y b) del artículo 135”, toda vez que “las marcas comerciales son el complemento necesario de los productos o mercancías que se identifican con ellas lo que permite distinguir a los productos de las diferentes personas que concurren en el mercado, por lo que considera que la marca PT POWER TOOLS, cumple con la función de distinguir los productos idénticos o similares en el mercado, característica esencial de protección para el propietario y para los consumidores”; que “la marca PT POWER TOOLS reúne el requisito de la ‘perceptibilidad’, entendida esta como que el signo a registrarse pueda ser percibido por los sentidos y particularmente por el sentido de la vista que es el medio más generalizado para diferenciar un signo de otro, e igualmente la ‘representación gráfica’ que es la capacidad del signo de poder expresarse a través de cualquiera de las formas que pueda adoptar como sucede con las palabras, emblemas, dibujos, gráficos, etc., y, por último, en relación con la distintividad manifestada esta como la capacidad intrínseca y extrínseca del signo para identificar un producto”.

También indica el consultante que, según la parte actora, se violó el artículo 136, literal a, de la Decisión 486, alegando que “existen reglas para determinar si hay un riesgo de confusión entre las marcas que se comparan”; que “la confusión auditiva es la derivada de la pronunciación de las palabras que tienen una fonética similar, lo que se extiende a la pronunciación incorrecta y a la pronunciación de palabras extranjeras y si eventualmente, las marcas enfren- GACETA OFICIAL tadas tienen en su conformación las palabras TOOLS, pero la estructura ortográfica que acompañan los demás elementos de la marca las hace completamente diferentes desde le (sic) punto de vista auditivo, no habrá riesgo de confusión”; que la “confusión ideológica es la que se produce por la similitud conceptual de las palabras … pero que en las marcas en conflicto se observan claras diferencias dado que si bien la expresión POWER evoca la idea de PODER término de amplia transparencia en nuestro medio y que para el caso de la expresión MP esta no evoca ninguna idea de tipo conceptual.

De ahí que entre las marcas enfrentadas no existe confusión conceptual porque para esto es necesario que evoquen una misma idea en el público consumidor”; que “desde el punto de vista gráfico tampoco estas marcas son confundibles ya que vistas en su conjunto presentan diferencias en cuanto a la imagen que reflejan en la mente del consumidor porque la expresión PT POWER TOOLS (mixta), tiene un diseño en donde se destaca en la parte superior la expresión PT incorporada en una especio (sic) de rectángulo acompañado de la expresión POWER, ocupando un segundo plano la expresión TOOLS, y en el caso de las marcas nominativas MP TOOLS lo que se destaca son las letras MP escritas en letras mayúsculas normal en las cuales debe tenerse en cuenta que la expresión TOOLS no influye en el cotejo marcario desde el punto de vista gráfico por ser expresión genérica de suficiente transparencia en nuestro idioma con relación a su significado o sea HARRAMIENTA (sic)”.

Se alega además en la demanda que “Si se cotejan en su conjunto la marca ‘PT POWER TOOLS’ (Etiqueta) Clase 7, y las marcas ‘MP TOOLS’ Clase 42 … ‘MP TOOLS’ Clase 6 … y ‘MP TOOLS’ Clase 8 … presentan suficientes diferencias fonéticas, conceptuales y gráficas que hacen que la marca ‘PT POWER TOOLS’ (Etiqueta) Clase 7, no sea confundible con las marcas enunciadas”; que “… si se tiene en cuenta que las marcas en conflicto están compuestas por el término genérico ‘TOOLS’ que significa ‘Herramientas’ y que es común a marcas de diferentes titulares … lo anterior hace que se descarte del cotejo marcario la citada expresión, ya que no debemos olvidar que cuando las marcas que se comparan están compuestas por términos genéricos o descriptivos, deben descartarse del cotejo dicho (sic) términos, debido a que por ser de uso público no son apropiables por nadie …”; que si bien “el signo 21/04/2006 31.48 registrado como marca denominado ‘PT POWER TOOLS’ (Etiqueta), cumple los requisitos de distintividad intrínseca en cuanto que el mismo no es genérico ni descriptivo, no se refiere a un objeto o servicio determinado … también lo es el hecho de que el mismo si cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida esta como la actitud (sic) del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado a registro o registrado, a favor de un tercero para distinguir productos idénticos o similares, debido a que el mismo comparado en su conjunto, desde el punto de vista fonético, conceptual y gráfico presenta suficientes diferencias para no ser confundible con las marcas que sirvieron de base a la administración para negar la misma”; que “la Superintendencia de Industria y Comercio violó el Artículo 134 … debido a que al comparar la marca ‘PT POWER TOOLS’ (Etiqueta) Clase 7, con la marca denominada ‘MP TOOLS’ Clases 42, 6 y 8, diseccionó las marcas para establecer una similitud artificial entre las marcas cotejadas, sin tener en cuenta que por su extensión son muy diferentes las marcas enunciadas, diferencias que se incrementan en cuanto a que están compuestas de un término genérico, como lo es ‘TOOLS’ que significa ‘HERRAMIENTAS’, común a muchas marcas que tienen relación con las herramientas y por lo tanto el mismo no podía hacer parte del cotejo entre las marcas comparadas”; que “Si eventualmente … las marcas en conflicto tienen en su composición la palabra TOOLS, la estructura ortográfica de los demás elementos que acompañan a las marcas enunciadas, las hace completamente diferentes desde el punto de vista auditivo, ya que quien lee PT POWER TOOLS, no lee MP TOOLS, debido a que los demás componentes ortográficos de que están compuestas las marcas cotejadas influyen necesariamente sobre la pronunciación de las expresiones. … las marcas enunciadas por su diferente extensión, dejan una impresión diferente en el público consumidor, donde debe tenerse en cuenta que los elementos iniciales de las marcas comparadas varían sustancialmente, lo cual influye en la diferente percepción de las mismas, ya que cabe resaltarse que en la mayoría de los casos donde se debate si las marcas que se comparan son confundibles o no, estos primeros elementos de las mismas influyen necesariamente sobre su NO confundibilidad, cuando son completamente diferentes como sucede en el presente caso, donde la expresión PT POWER de la marca PT POWER GACETA OFICIAL TOOLS (Mixta) es muy diferente en su pronunciación a las letras MP que conforman las marcas MP TOOLS …”; que “si en gracia de discusión, el elemento TOOLS que hace parte de las marcas cotejadas no fuera genérico … debe tenerse en cuenta, que por el hecho de que las marcas que se comparan tengan algunos elementos en común o parecidos, NO por ello se puede afirmar que se confunden, debido a que comparadas en su conjunto son muy diferentes …”; que “para el caso de los productos, es fácilmente demostrable que el término HERRAMIENTAS constituye denominación genérica para las clases 6, 7 y 8 …”; que “por ser la expresión TOOLS un termino (sic) genérico en las clases enunciadas, el opositor en este caso no puede revindicar (sic) derechos de exclusiva sobre dicho termino (sic), porque según nuestra jurisprudencia, por ser los términos genéricos de dominio público no son apropiables por ninguna persona natural o jurídica”. 3.

Contestación a la demanda 3.1. En su escrito de contestación a la demanda, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que “el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución No 37726 del 26 de noviembre de 20021 (sic), negando el registro de la marca PT POWER TOOLS (Mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 7 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad POWER TOOLS S.A C.I.F., por existir el registro de la marca POWER TOOL, con certificado 217112 … que distingue productos de la clase 7”; que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca ‘PT POWER TOOLS’ (mixta) solicitada por la sociedad PT POWER TOOLS S.A. C.I.F., para distinguir los productos de la clase 7 … frente a la marca registrada ‘POWER TOOL’ registrada a favor de la sociedad ELECTRODOMÉSTICOS DEL CAUCA, para distinguir los productos de la clase 7, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen”; que “Si se aprecian las marcas antes mencionadas en una visión de conjunto, 21/04/2006 32.48 en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas; la marca solicitada ‘PT POWER TOOLS’ (mixta) reproduce la marca registrada con anterioridad ‘POWER TOOLS’, ya que la solicitada a registro le da relevancia y toma como elementos principales las expresiones ‘POWER TOOLS’, que son la reproducción de los elementos de la marca registrada ‘POWER TOOLS’, y que adicionalmente los productos que distinguen una y otra marca están comprendidos en la clase 7 internacional”; que “En consecuencia, la marca ‘PT POWER TOOLS’ (mixta), para distinguir los productos de la clase 7 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 … que evidentemente no cumple con los requisitos Exigidos (sic) en el artículo 134 de la misma Decisión 486 … pues no es suficientemente distintiva lo que puede conllevar a confusión al público consumidor”; que “la actora de manera equivocada a (sic) planteado su litis en la presente Acción de Nulidad, respecto de la marca solicitada a registro PT POWER TOOLS (Mixta), contra la marca registrada MP TOOLS, cuando lo correcto era PT POWER TOOLS (Mixta), vs. POWER TOOL, ya que precisamente en el acto administrativo Resolución No. 37726 del 26 de noviembre de 2002 sobre la cual se presentó la presente acción, se declaró que entre los signos PT POWER TOOLS y MP TOOLS, no existe confusión …”; y que “la manifestaciones (sic) de la parte actora respecto a la no confundibilidad entre los signos PT POWER TOOLS (Mixta), y MP TOOLS, han desaparecido por sustracción de materia, al estar consignado en el acto administrativo atacado la no confundibilidad entre estos signos”. 3.2.

Por su parte, el apoderado de la sociedad MARPICO S.A. contesta argumentando que “Si bien es cierto, las marcas genéricas no son apropiables de manera independiente, el análisis de confundibilidad que debe efectuar el examinador, debe comprender todos los aspectos que conforman la marca, y es esta razón, que la marca PT POWER TOOLS, analizada en su conjunto no es registrable”; que “la marca solicitada por la sociedad demandante consiste en el conjunto PT POWER TOOLS, el cual se conforma de los elementos genéricos POWER TOOLS, que en nuestro idioma no significa otra cosa que herramientas poderosas, términos que describen, GACETA OFICIAL 21/04/2006 33.48 y designan directamente los productos que pretenden identificar …”; que “la parte no genérica de la marca solicitada para registro es similar y por ende capaz de inducir al público consumidor a confusión, con la marca previamente registrada por mi mandante …”; y que “la marca solicitada para registro PT POWER TOOLS no cumple con la condición de distintividad exigida por la ley, para que dicho registro sea procedente”. to para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

CONSIDERANDO

a) las palabras o combinación de palabras; Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en el “Párrafo primero del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con los literales a) y b) del artículo 135 de la citada Decisión y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”;

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;

(…)”. Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 169 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las disposiciones sustanciales relativas al registro de un signo como marca sometidas a consulta, el Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos 134, 135, literales a) y b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señalados por el consultante, y también, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio del artículo 150 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea ap- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presen- GACETA OFICIAL tado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

I. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. El registro de un signo como marca tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio de que se trate.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. Según la enumeración no exhaustiva también prevista en el citado artículo 134, podrán constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de la norma de extender el alcance de la noción de marca.

Ahora bien, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente supeditado a que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. Dicho registro, sin embargo, no se verá impedido por la naturaleza del producto o servicio a que haya de aplicarse aquél. En la doctrina se sostiene, por otra parte, que “… es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el principal de sus requisitos, que es la aptitud distintiva” (OTERO LASTRES, José Manuel: “Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

En consecuencia, a los efectos de su registro, y de conformidad con el artículo 135, literal a, de 21/04/2006 34.48 la Decisión 486, el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad.

La aptitud distintiva es pues, junto con la naturaleza de signo de la marca, uno de sus elementos constitutivos, así como un requisito esencial para su registro. Esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

A título de referencia, cabe citar el criterio de la jurisprudencia europea, según la cual, se trata de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios” (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).

Este Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de GACETA OFICIAL percibirse por cualquiera de los sentidos y retenerse por la memoria. En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico.

II. De los signos denominativos compuestos y de los signos mixtos En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a los signos denominativos compuestos y a los signos mixtos. Las marcas denominativas utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

En este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar. En cuanto a las marcas denominativas compuestas, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ” (Sentencia dictada en el Proceso N° 13-IP-2001, del 2 de mayo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso “BOLIN BOLA”).

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Debe haber uno o más vocablos que doten al signo de “… la suficiente carga semán- 21/04/2006 35.48 tica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial …” (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada).

Por tanto, si de la denominación forman parte uno o más vocablos que dotan de distintividad suficiente al signo, éste podrá ser objeto de registro. Y las marcas mixtas se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con el examen de registrabilidad de este tipo de signos, la jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). III. De los signos en idioma extranjero.

Palabras de uso común. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si, a juicio de la autoridad nacional competente, el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

GACETA OFICIAL Ahora bien, si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

A juicio de la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

IV. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión o de asociación. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 136, literal a, no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Del texto de la disposición citada se desprende además que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca en confusión o asociación a los consumidores o usuarios, puesto que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. A fin de establecer si se configura o no el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca, o de un signo solicitado 21/04/2006 36.48 con anterioridad para registro como marca, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, sea que éstos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta … dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España, 2003, p. 478).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión o de asociación, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos GACETA OFICIAL gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

En lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 21/04/2006 37.48 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pueden incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, del 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto; op.cit., p. 475).

En definitiva, el riesgo de confusión o de asociación puede presentarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. A objeto de verificar la existencia del citado riesgo, el examinador deberá tomar en cuenta también los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: GACETA OFICIAL 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. V. Del examen de registrabilidad de un signo como marca La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer oposición fundamentada y no temeraria a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos (artículo 146).

De haber oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas (artículo 148). De haber habido oposición, y de haber sido admitida, la oficina nacional competente, una vez vencidos los plazos previstos en el artículo 148, se pronunciará a su respecto y, tras el correspondiente examen de registrabilidad, decidirá acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo (artículo 150).

De no haber habido oposición, la oficina nacional también deberá llevar a cabo el correspondiente examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, por ser éste de carácter obligatorio, y pronunciarse, por medio de una Resolución motivada, acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo como marca. En efecto, en salvaguarda del debido proceso y del derecho a la defensa de las partes, la decisión deberá ser motivada, es decir, expresar las razones de hecho y de derecho que hayan incli- 21/04/2006 38.48 nado a la oficina nacional a pronunciarse en uno u otro sentido.

El Tribunal ha dicho a este propósito que “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 2º Para el examen de registrabilidad de un signo mixto, compuesto por un elemento denominativo y uno gráfico, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

A los efectos de juzgar sobre la registrabilidad de los signos denominativos compuestos, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conformen. Si de la denominación forman parte uno o más GACETA OFICIAL vocablos que brindan al conjunto la fuerza distintiva suficiente, el signo podrá ser objeto de registro. 3º En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, la denominación no será registrable.

Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. 21/04/2006 39.48 pecial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6° En el procedimiento de registro de un signo como marca, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, conforme a lo alegado y probado en autos.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 4° Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre una marca, registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, y un signo pendiente de registro como marca, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA 5º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón es- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 21/04/2006 40.48 PROCESO Nº 215-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 3, 4 y 5 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 13 de la Decisión 330 de la citada Comisión, con fundamento en la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nro. 1, Quito, República del Ecuador.

Parte actora: sociedad ECUADORTLC S.A. Caso: “Impugnación de la Resolución No. 117012005RPET004406, dictada por el Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas (E)”. Expediente Interno: N° 23108. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, catorce de febrero del año dos mil seis. 1. Demanda VISTOS: Según el consultante, la actora manifiesta en su demanda del 16 de mayo de 2005 que “en su calidad de Operadora del Bloque 18, bajo el Contrato de Participación2 (sic) para la Exploración de Hidrocarburos y Explotación de Petróleo Crudo … suscrito el 19 de diciembre de 1995 e inscrito en el Registro de Hidrocarburos el 6 de Enero de 1996 … efectuó durante los meses de enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2004, las compras locales de bienes y servicios y las importaciones de bienes que motivaron el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuyo reintegro, por los meses de enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2004, ha sido negado por el señor Director Regional del Norte del Servicio de Rentas Internas (E), mediante la Resolución No. 1170 12005RPET004406 … y que es materia de la presente demanda de impugnación”; que “El mencionado Contrato de Participación … se originó en el proceso de licitación de la VII Ronda de Licitación Petrolera Internacional, cuya estructura económica y modalidad contractual no se han modificado y se mantienen tal como fueron licitadas y adjudicadas”; que “Durante la primera mitad del año 2004, ECUADORTLC realizó exportaciones del petróleo crudo que recibió como su participación en el Contrato para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos sobre el Bloque 18.

Las exportaciones realizadas durante ese período ascendieron a US $ 46.086.340,38”; que “Al amparo de las normas legales, específicamente los artículos 66 y 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno, mi representada presentó al Servicio de Rentas Internas, las solicitudes a las que la Administración Tributaria asignó el número de trámite 117012004036266 … para que se le reconozca y devuelva el valor del IVA Los oficios del 10 de octubre de 2005, identificados con el número común 636-S-II-S, recibidos en este Tribunal el 11 de octubre del año en curso.

En el primero de los citados oficios, la señora Secretaria de la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1, de la República del Ecuador, manifiesta: “transcribo la demanda, contestación y providencia recaídas en el juicio de impugnación No. 23108 …”. En el segundo oficio, el señor Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital en referencia informa que “Dentro de (sic) juicio de impugnación No. 23108 … se ha expedido la providencia de fecha 22 de septiembre del 2005”, y solicita que “el Tribunal de su digna Presidencia emita la interpretación prejudicial que el caso amerita y nos lo haga conocer hasta que este Tribunal se pronuncie sobre lo principal de este litigio”.

Según la providencia citada, el Tribunal consultante dispuso proveer sobre “los escritos de prueba … presentados por las partes …”, y practicar “las siguientes diligencias: DEL ESCRITO DEL ACTOR: … 14.- Atenta la petición contenida en el acápite 18, por secretaría remítase atento oficio al Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, solicitándole la correspondiente interpretación en relación con el presente caso. -f) Dr. Rodrigo Garcés Moreano …”; y, El informe sucinto de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación. En el caso de autos, del texto del Oficio N° 636-S-II-S del señor Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1, de la República del Ecuador, se desprenden los siguientes argumentos: 1.1.

Cuestión de hecho GACETA OFICIAL acumulado por los meses antes señalados, y que fuera pagado en la importación de bienes o en las adquisiciones locales de bienes y servicios requeridos para la producción y exportación de petróleo producido en el Bloque 18 de la Región Amazónica”; que “Mediante Resolución No. 1170 12005RPET004406 dictada el día 13 de abril de 2005 … el Director Regional del Norte del Servicio de Rentas Internas (E), niega el reclamo formulado por la COMPANÍA (sic) para que se le reconozca y devuelva el crédito tributario por concepto de pago del IVA … contraviniendo el derecho previsto en la Decisión Comunitaria 388 así como en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación”. 1.2.

Cuestión de derecho El consultante refiere, a título de fundamentos de derecho de la demanda, disposiciones previstas en los siguientes instrumentos: Constitución Política de la República del Ecuador; Ley de Régimen Tributario Interno; Ley interpretativa del artículo 69-A de la Ley de Régimen Tributario Interno; antiguo y vigente Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno;

Decreto Ejecutivo No. 1010, del 19 de junio de 1999; Ley de Hidrocarburos; Reglamento para la aplicación de la Ley 44 Reformatoria de la Ley de Hidrocarburos; Reglamento para la aplicación de la Ley de Hidrocarburos; Código Civil; Código Tributario; Ley de Minería; Ley Especial de Petroecuador; Decreto Ejecutivo 2836 que reglamenta el artículo 27 de la Ley Orgánica de Aduanas; y artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Según el consultante, la parte actora alega: Que, “A la fecha de suscripción del Contrato de Participación, esto es, al 19 de Diciembre de 1995, el Art. 65 de la Ley de Régimen Tributario Interno contemplaba el derecho de los contribuyentes a gozar de crédito tributario por el IVA pagado en la importación de bienes o la adquisición local de bienes y servicios necesarios para la producción de bienes para la exportación”; que la norma citada “al igual que las precedentes versiones del mismo Art. 65 de la Ley de Régimen Tributario Interno, vigentes desde 1989, constituyen el mecanismo concebido por el legislador nacional para evitar la exportación de impuestos indirectos, siguiendo una práctica universalmente aceptada y adoptada en el ámbito tributario”; que, para hacer efectivo el crédito 21/04/2006 41.48 tributario por el IVA pagado, “el régimen jurídico vigente a la fecha de suscribirse el Contrato de Participación contemplaba dos posibles mecanismos: a) La compensación del IVA pagado con otras obligaciones que el contribuyente tenga a favor del Fisco (…) b) la devolución directa del IVA pagado”; que “Todo este conjunto de normas de la legislación tributaria ecuatoriana desarrollan e implementan un principio general que, como se ha indicado, adopta nuestra legislación, al igual que muchas otras legislaciones del mundo, en el sentido de que los impuestos indirectos al consumo no se exportan … principio que también se encuentra expresamente recogido en el propio Contrato de Participación en la cláusula 10.2 que dice textualmente: ‘La compañía tendrá derecho a comercializar su participación en el mercado interno o externo; en este último caso, la Contratista podrá explotar el Petróleo Crudo, libre de todo tributo a la exportación’ … y especialmente en el Art. 4 de la Decisión 388 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, norma supranacional que prevalece sobre la normativa interna, en conformidad con lo dispuesto por el Art. 163 de la Constitución de la República del Ecuador”.

Que “Este principio de no exportación de impuestos indirectos beneficia a los exportadores bajo el supuesto del cumplimiento de dos condiciones fundamentales: a) El pago del IVA en la importación o adquisición local de bienes y servicios y, b) El cumplimiento de las obligaciones formales establecidas en los sistemas de facturación contenidos en las normas ecuatorianas”; que “… mi representada presentó ante el SRI. con la debida sustentación documental, con fecha 22 de diciembre de 2004, las solicitudes para que le sea reconocido y devuelto el IVA pagado por ella en la importación o adquisición local de bienes y servicios necesarios para la producción y exportación de petróleo producido en el Bloque 18 de la Región Amazónica Ecuatoriana, por los meses de enero, febrero, marzo, mayo y junio del 2004”; que “No obstante el evidente derecho de mi representada a que le sea reconocido crédito tributario por el IVA pagado, y su consecuente devolución … y a pesar de haberse presentado toda la documentación relacionada con nuestro reclamo: el señor Director Regional Norte del SRI, mediante Resolución 117012005RPET004406 de 13 de abril del 2005, negó la devolución solicitada y por ende el crédito tributario del IVA pagado por la compañía que represento por los meses de enero, febrero, marzo, mayo y junio del 2004”; que “… GACETA OFICIAL la interpretación que el Congreso Nacional ha dado al Art. 69-A se opone a las disposiciones de la Decisión 388 de la Comisión de la Comunidad Andina, en la que se reconoce el derecho a la devolución del IVA pagado con ocasión de la importación de bienes o la adquisición local de bienes y servicios requeridos para producir, fabricar, transportar o comercializar bienes que se exporten, sin distinción alguna.

Esta norma comunitaria goza de mayor jerarquía que la norma interpretada …”; que “las normas supranacionales aplicables al presente caso, confirman el derecho de mi representada a la devolución del IVA pagado en las adquisiciones locales de bienes y servicios e importaciones de bienes, utilizados en la producción de petróleo exportado, y no el sentido e interpretación que pretende dar la Administración Tributaria, a la Decisión 388 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

Por ello es de suma importancia que los Señores Ministros atiendan el contenido de ella en su verdadero sentido, es decir, en consideración a (i) la necesidad de avanzar en la armonización de los instrumentos y políticas económicas que permitan garantizar el libre comercio, sin distorsiones, en el mercado ampliado; (ii) a establecer como principio de orden general la no-exportación de los impuestos indirectos que gravan los bienes finales de exportación; y, (iii) en consideración al principio de la devolución total de los impuestos indirectos que graven la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital vinculados a la producción, nacionales o importados, consumidos o utilizados en la producción, fabricación, transporte o comercialización de los bienes destinados a ser exportados”.

Que “El Art. 4 de la Decisión 388 de la Comunidad Andina, determina que el monto total de los impuestos indirectos vigentes que figuran en el Anexo 1 de la citada Decisión (entre los cuales consta el IVA vigente en el Ecuador) efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación será devuelto al exportador”; que “El Art. 5 de la misma Decisión comunitaria establece que la devolución de impuestos indirectos se hará mediante compensación o reembolso, en los plazos que determinen los Países Miembros”; que “El Art. 2 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia establece que las Decisiones obligan a los Países 21/04/2006 42.48 Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina”; que “El Art. 3 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, expresamente señala que las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”; que “Son varias las sentencias dictadas, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en las cuales se ha sostenido que el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino no requiere de norma interna alguna para entrar en vigencia en el territorio de los Países Miembros … por lo que resulta innecesario, impertinente y contraproducente cualquier actuación de Derecho interno de índole legislativa, ejecutiva o judicial, que se interponga entre la norma comunitaria y la norma nacional.

No obstante, la Decisión 388 fue expresamente aprobada y promulgada por el Estado Ecuatoriano, como aparece publicada en el Registro Oficial No. 10 de 23 de agosto de 1996”; y que “la norma supranacional como se desprende de la cita constitucional expuesta, prevalece sobre las normas internas, de tal forma que éstas no pueden restringir ni limitar el campo de acción enmarcado en la norma del artículo 4 de la Decisión 388, hacerlo configuraría una transgresión de la normativa comunitaria, aplicable al Ecuador como país miembro de la Comunidad Andina … Es decir, de acuerdo con la doctrina, la primacía no se refiere solamente a las relaciones entre Estados o instituciones comunitarias, sino que se aplica en los ordenamientos jurídicos nacionales, en los que se impone a las jurisdicciones nacionales, encargadas, así, de hacerla efectiva”.

La actora solicita “… declarar en sentencia sin efecto la Resolución No. 117012005RPET004406 de 13 de abril del 2005, del señor Director Regional Norte del SRI encargado, y se declare el derecho de devolución del IVA pagado en importaciones de bienes y adquisiciones locales de bienes y servicios, necesarios para la producción o comercialización del petróleo para la exportación, según lo previsto en el artículo 66 y 72 la Ley de Régimen Tributario Interno (sic), así como la Decisión 388 de la Comunidad Andina de Naciones, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, mayo y junio del 2004, por un monto de US $464.656,62.

Adicionalmente, GACETA OFICIAL solicito a Ustedes que en sentencia ordenen que se disponga la devolución inmediata a mi representada del crédito mencionado anteriormente, esto es, del IVA pagado por mi representada con ocasión de la importación de bienes y la adquisición local de bienes y servicios necesarios para la producción del petróleo producido en el Bloque 18 de la región Amazónica ecuatoriana para la exportación. En el fallo que los señores Ministros dictarán se servirán disponer que esta restitución del IVA se realice con los intereses correspondientes, calculados con sujeción a la Ley”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. El consultante da cuenta de que el Director Nacional de Patrocinio del Estado, delegado del Procurador General del Estado, señala casillero judicial para recibir notificaciones, y acompaña, para acreditar su comparecencia, copia certificada de la Acción de Personal No. 188-DA y RH, del 16 de mayo de 2005. 2.2.

El consultante informa asimismo que “La Autoridad Tributaria demandada contesta la demanda en los siguientes términos: … La Resolución No. 117012005RPET004406 de 13 de abril de 2005 dictada por el Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas goza de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad y está llamada a cumplirse tal como lo dispone el artículo 82 del Código Tributario y la legislación vigente”; que “esta Resolución ha sido expedida por la Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades legales establecidas en el Art. 69 del Código Tributario, y a las garantías del debido proceso contempladas en el Art. 24 No 13 de la Constitución Política del Estado.

La Resolución tiene su fundamento en los principios constitucionales en concordancia con las normas legales y reglamentarias constantes en el Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación, la Ley de Hidrocarburos, las Bases de Contratación para los Contratos de Participación para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, el Reglamento de Contabilidad de Costos Aplicable a los Contratos de Participación para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos y los Principios Contables generalmente aceptados … así como el propio ‘Contrato Modificatorio a Contrato de Participación para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Bloque 16 de la Región Amazónica”. 21/04/2006 43.48 Según el consultante, la parte demandada sostiene: Que “El actor cae en un grave error conceptual al confundir las figuras de crédito tributario según el artículo 65 de la LRTI y devolución del IVA para exportadores prevista en el artículo 69ª (actual 72) de la misma Ley.

Cuando se negoció y suscribió el Contrato Modificatorio a Participación la empresa actora sabía que el Impuesto al Valor Agregado no le sería devuelto y por lo tanto lo incluyó – por su calidad de impuesto indirecto – como parte de los costos, gastos e inversiones proyectados …”; que “La naturaleza jurídica del crédito tributario es diversa de la devolución del IVA a los exportadores, pues esta última institución constituye lo que se conoce como una ficción en el Derecho Tributario”; que “La ficción consiste en lo siguiente: el derecho al crédito tributario de IVA está establecido en el Art. 65 de la Ley de Régimen Tributario Interno; es un derecho absoluto para quienes hacen compras y ventas con tarifa 12% y comprende, sin restricciones la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes, inclusive de activos fijos y en la recepción de servicios.

Es un derecho relativo para quienes hacen simultáneamente ventas gravadas con tarifa cero y con tarifa 12%, puesto que su derecho se limita al uso proporcional del crédito tributario. No existe el derecho al crédito tributario para aquellos sujetos pasivos que exclusivamente hacen ventas con tarifa cero … no existe un mecanismo que autorice a restituir en dinero en efectivo – a los exportadores – los recursos económicos utilizados en el pago del IVA, ya que la institución jurídica del crédito tributario, legal y doctrinariamente, está concebida para hacer la compensación entre el IVA pagado en compras con el IVA cobrado en ventas”; que la citada disposición nacional “no ordena reintegrar el crédito tributario, sino exclusivamente el IVA pagado en la adquisición o importación de bienes empleados en la fabricación de bienes que se exporten, excluyendo, expresamente, de la devolución, el IVA pagado por los servicios recibidos y el IVA pagado en la adquisición de bienes de origen nacional o importados que no se empleen en la fabricación de bienes que se exporten”; que “… lo que se pretende es que el exportador recupere el dinero que destinó al pago del IVA en la adquisición de bienes (de origen nacional o importados) empleados en la fabricación de bienes que se exporten …”; que “El crédito tributario en cambio no responde estrictamente al concepto de obli- GACETA OFICIAL gación tributario (sic) indebidamente pagada … sino más bien a un mecanismo de recuperación de impuestos legalmente satisfechos mecanismo que, cumplidas determinadas condiciones específicamente señaladas en la ley y en los pertinentes reglamentos, le otorga al contribuyente el derecho a imputar todo o parte del valor del impuesto pagado, por la adquisición de bienes, materias primas, insumos, etc.”; y que “La figura de la devolución no es como pretende el actor una consecuencia del crédito tributario.

Reitero son dos figuras distintas, tanto es así que ambas han coexistido al mismo tiempo y ambas tienen consecuencias jurídicas distintas”. Que “… el artículo 69A (actual 72) guarda concordancia con las disposiciones de la Comunidad Andina de Naciones, particularmente con la Decisión No. 599, cuyo artículo 32, último inciso, establece que: ‘Se entenderá satisfecho el derecho a las devoluciones de los impuestos tipo valor agregado, en los casos en los que por la modalidad de contrataciones con el Estado, se haya previsto otra forma de compensación alternativa en los contratos de explotación de recursos naturales no renovables, pagado en sus adquisiciones de bienes y servicios por la empresa contratante, cuando el País Miembro así lo prevea’ ”.

Y deduce “las siguientes excepciones a favor de la Administración: Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Ilegitimidad de personería del actor para deducir esta demanda … Falta de derecho del actor para deducir esta demanda … La actuación del SRI al diferenciar que los exportadores de petróleo ya recuperaron el IVA pagado en sus importaciones, compras locales, servicios precautela los intereses del Estado y evita una duplicidad de reembolso por un mismo hecho económico que es inaceptable para el Derecho y la Justicia”.

La demandada solicita que se rechace la demanda y que se confirme la resolución 117012005 RPET004406 de 13 de abril de 2005.

CONSIDERANDO

Que, a propósito del escrito del actor, en el cual se invoca la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la instancia consultante ordena, por auto del 22 de septiembre de 2005, la diligencia de solicitar a este Tribunal la interpretación correspondiente; 21/04/2006 44.48 Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 37 y 38 del expediente, el Tribunal consideró que “del oficio N° 636-S-II-S, remitido por la instancia consultante, cabe derivar el cumplimiento, en lo principal, de los requisitos exigidos en el artículo 125”; que “la solicitud dirigida a este órgano jurisdiccional, con el objeto de obtener la interpretación del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, es competencia exclusiva de los jueces nacionales que conozcan de una causa en que deba aplicarse o se controvierta aquél”; que “el procedimiento de interpretación prejudicial se abre únicamente para que este Tribunal provea sobre la admisión a trámite de la solicitud del juez nacional y, de ser el caso, sobre la interpretación solicitada”; y que “en virtud de lo señalado, no corresponde admitir a trámite el oficio N° 0307, del 26 de octubre de 2005, suscrito por la Directora General del Servicio de Rentas Internas de la República del Ecuador”; por lo que decidió admitir a trámite la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Tribunal consultante; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de la norma sometida a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, interpretar los artículos 3, 4 y 5 de la citada Decisión 388, así como el artículo 13 de la Decisión 330 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son del tenor siguiente: Decisión 388 “Artículo 3.- Se consideran impuestos indirectos los definidos como tales en el artículo 13 de la Decisión 330”.

GACETA OFICIAL “Artículo 4.- El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

Asimismo, se entenderán como impuestos indirectos, los impuestos sobre las ventas o sobre el consumo, tales como a las ventas, al consumo, al valor agregado y los demás impuestos distintos de los impuestos directos. Se excluye de la presente clasificación a los gravámenes a las importaciones, los cuales se regirán por las normas referidas a Regímenes Aduaneros que establece el Capítulo VI de la presente Decisión”.

La devolución de los impuestos indirectos a bienes de capital, procederá en la medida que ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación. I. De la devolución del Impuesto al Valor Agregado como incentivo tributario a las exportaciones intrasubregionales Los impuestos indirectos no incluidos en el Anexo 1 se regirán por lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros”.

“Artículo 5.- La devolución de impuestos indirectos se hará mediante compensación o reembolso, en los plazos que determinen los Países Miembros”. “ANEXO 1 RELACION DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS PARA LOS CUALES SE APLICA EL ARTICULO 4 DE LA DECISION (…) 3. ECUADOR A. Impuesto al Valor Agregado. B. Impuesto a los Consumos Específicos.* (…)”. Decisión 330 “Artículo 13.- A los efectos de la presente Decisión, se entenderán como impuestos directos, los impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio, tales como a los salarios, beneficios, intereses, cánones o regalías y todas las formas de ingresos, y los impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles. * 21/04/2006 45.48 “Consumos Especiales”, según el ordenamiento jurídico de la República del Ecuador.

El Acuerdo de Cartagena prevé la armonización gradual de las políticas económicas y un programa avanzado de liberación del intercambio comercial (actual artículo 3, literales b y d) como dos de los medios destinados a alcanzar sus objetivos de promoción del desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad.

En este contexto, el Acuerdo consagra la armonización de las políticas cambiaria, monetaria, financiera y fiscal como uno de los mecanismos del proceso de desarrollo de la Subregión (actual artículo 54, literal e), y atribuye competencia a la Comisión para establecer procedimientos y mecanismos permanentes (actual artículo 57), así como para aprobar normas y definir plazos relativos a la armonización gradual de las legislaciones económicas (actual artículo 58).

Sobre estas bases, la Comisión del Acuerdo de Cartagena dictó la Decisión 324, publicada en la Gaceta Oficial No. 114, del 27 de agosto de 1992, destinada, entre otros propósitos, al aseguramiento de las condiciones equitativas de competencia entre los Países Miembros, mediante la eliminación de los subsidios y la armonización de los incentivos aplicables a las exportaciones intrasubregionales.

A estos efectos, la norma prevé la aprobación de un Programa de Armonización de Incentivos a las Exportaciones Intrasubregionales (artículo 9). Sobre las bases en referencia, la Comisión dictó luego la Decisión 330 (Eliminación de subsidios y armonización de incentivos a las exportaciones intrasubregionales), publicada en la Gaceta Oficial No. 120, del 30 de octubre de 1992, dirigida, entre otros objetivos, a la armonización de los mecanismos de estímulo a las exportaciones intrasubregionales, distinguiendo entre ellos los de naturaleza cambiaria, financiera y GACETA OFICIAL fiscal y los regímenes aduaneros (artículo 1).

La Decisión considera incentivos a las exportaciones aquellos que inciden en forma exclusiva en la producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, en tanto estén supeditados a las exportaciones o a los ingresos de exportación reales o previstos (artículo 2), pero insta a los Países Miembros a adelantar acciones tendientes a armonizar la aplicación de incentivos que incidan tanto en la producción destinada al mercado doméstico como en la producción destinada a exportaciones intrasubregionales (artículo 5).

Por otra parte, autoriza a la Comisión para que, a más tardar el 31 de marzo de 1993, apruebe las características y plazos de adopción del régimen comunitario armonizado de los mecanismos de exención, devolución o aplazamiento de los impuestos indirectos que afecten a los productos destinados a las exportaciones intrasubregionales, en tanto los mismos no constituyan subsidios (artículo 15).

La Decisión incluye, entre los impuestos indirectos, al impuesto al valor agregado (artículo 13). Con fundamento, entre otras, en la Decisión 330, la Comisión del Acuerdo de Cartagena dictó la Decisión 388 (Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes), publicada en la Gaceta Oficial No. 211, del 17 de julio de 1996, a objeto de avanzar en la armonización de los instrumentos y políticas económicas, garantizar el libre comercio sin distorsiones en el mercado ampliado de la Subregión, consagrar como principio la no exportación de los impuestos indirectos que graven los bienes finales de exportación y establecer, en consecuencia, la devolución total de los impuestos indirectos que graven la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital vinculados a la producción, consumidos o utilizados en la producción, fabricación, transporte o comercialización de los bienes destinados a exportación. Sobre la base de la disposición según la cual las operaciones de exportación de bienes de los Países Miembros no están afectas al pago de impuestos indirectos (artículo 2), y en consideración de que los impuestos indirectos que afecten la venta o el consumo de bienes se rigen por el principio del País de Destino (artículo 1), la Decisión dispone la devolución al exportador del monto total de los impuestos indirectos vigentes, de los que figuran en el Anexo 1, siempre 21/04/2006 46.48 que hayan sido efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación (artículo 4).

Cuando se trate del impuesto indirecto a los bienes de capital, su devolución sólo procederá, según la Decisión, en la medida en que la misma no se confiera exclusivamente por razones de exportación. En el caso de la República del Ecuador, el Anexo 1 incluye, entre los impuestos indirectos, el Impuesto al Valor Agregado. A la luz de la disciplina que antecede, cabe interpretar que el incentivo derivado de la devolución al exportador del monto total de los impuestos indirectos vigentes y efectivamente pagados, en los términos contemplados en el artículo 4 de la Decisión 388, por tratarse de un incentivo comunitario a las exportaciones intrasubregionales, procede en relación con las operaciones de exportación de bienes de un País Miembro a otro, y no alcanza en su disciplina a los bienes exportados a terceros países.

De conformidad con la Decisión bajo examen, la devolución de los impuestos indirectos se debe llevar a cabo mediante compensación o reembolso, en los plazos que determinen los Países Miembros (artículo 5). Es también de competencia de los Países Miembros disponer de sistemas de control posterior y de comprobación de la documentación sustentatoria que les permita asegurar que la devolución o la compensación de los impuestos indirectos se realice de conformidad con la citada Decisión (artículo 6).

A propósito de la devolución de los impuestos citados, el Tribunal ha establecido que “La figura jurídica de la devolución de los impuestos indirectos … se encuentra consecuentemente supeditada … a la demostración que haya sido realizada por el exportador, de los montos correspondientes a los pagos por él efectuados en concepto de IVA, respecto de cualquiera de los rubros considerados por el artículo 4 de la Decisión 388” (Sentencia dictada en el expediente N° 75-IP-2005, del 22 de junio de 2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1233, del 18 de agosto del mismo año. Criterio reiterado en las sentencias de los expedientes Nos. 76-IP-2005 y 77IP-2005).

GACETA OFICIAL II. De la supremacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. De los asuntos no comprendidos en las Decisiones que forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad. En lo que concierne a la relación entre el orden jurídico comunitario y el orden jurídico nacional, a propósito de las materias disciplinadas por aquél, el Tribunal ha declarado que “en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria. No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. Nº 33, del 26 de junio del mismo año). A juicio del Tribunal, “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 06-IP93, del 17 de febrero de 1994, publicada en la G.O.A.C. Nº 150, del 25 de marzo del mismo año).

Por virtud del citado principio de primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad, el Tribunal ha declarado inadmisible el tratamiento modificatorio, por vía de derecho interno, de materias específicamente disciplinadas por el orden jurídico de la Comunidad, “… pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legisla- 21/04/2006 47.48 ción nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año).

Además, el Tribunal ha señalado que los principios de primacía y aplicación directa del ordenamiento jurídico de la Comunidad “… no dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su territorio de las normas comunitarias. Si tal facultad llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que debe dársele a su contenido, no podríamos hablar de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos ordenamientos cuantos Países Miembros existieran.

El punto ha sido prolijamente tratado por el Tribunal en su jurisprudencia al abordar el tema del complemento mínimo indispensable para el desarrollo interno de la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 07-AI-99, del 12 de noviembre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 520, del 20 de diciembre del mismo año). En efecto, en cuanto a la figura del “complemento indispensable”, el Tribunal ha precisado que “en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

Las consideraciones que anteceden permiten ratificar que la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos expresamente contemplados en la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio GACETA OFICIAL de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

El establecimiento de tales restricciones debe ser objeto de norma comunitaria expresa, por lo que su falta de previsión no debe interpretarse como constitutiva de un asunto no comprendido en la citada Decisión. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º En el caso de la República del Ecuador, procede la devolución al exportador del monto total del impuesto al valor agregado vigente, siempre que haya sido efectivamente pagado en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación intrasubregional.

En tratándose del impuesto indirecto a los bienes de capital, su devolución sólo procederá en la medida en que ésta no se otorgue exclusivamente por razones de exportación. 2º El incentivo derivado de la devolución al exportador del monto total del impuesto al valor agregado vigente y efectivamente pagado, en los términos contemplados en el artículo 4 de la Decisión 388, por tratarse de un incentivo comunitario a las exportaciones intrasubregionales, es aplicable únicamente en el caso de las operaciones de exportación de bienes de un País Miembro a otro. 3º La devolución del impuesto en referencia se encuentra supeditada a la demostración del cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 4 de la Decisión 388, a la luz del régimen establecido al efecto por el respectivo País Miembro.

De ser procedente, la devolución podrá llevarse a cabo mediante compensación o reembolso, en los términos previstos en el artículo 5 ejusdem. 4° En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que, de una u otra manera, restrinjan aspectos esenciales 21/04/2006 48.48 regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Por tanto, la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos que expresamente se contemplan en la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nro. 1, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú