PROCESO 18-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literal a); 83, literales a), d) y e); 84 y 113, literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 263-2004.

Actor: ASAHI BREWERIES LTD. Marca: “ASAHI (mixta)”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de febrero de 2006.

I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes: Demandante: ASAHI BREWERIES LTD. Demandados: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES – MITINCI.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI. Tercero interesado: YOLANDA OSHIRO DE HIGA. B. datos RELEVANTES. 1. Los hechos de la demanda. Entre los principales hechos narrados en la demanda, se encuentran los siguientes: a. La señora YOLANDA OSHIRO DE HIGA, por intermedio de apoderado, solicitó el 3 de noviembre de 1999 ante el INDECOPI, el registro del signo mixto “ASAHI” para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el expediente administrativo N° 94296-1999.

La marca se constituye por el logotipo conformado por la figura de una muñeca oriental vestida con kimono, sosteniendo una flor, la denominación “ASAHI”, la figura de un sol estilizada y dos caracteres chinos, todo en combinación de colores negro, rojo, anaranjado, amarillo, rosado, marrón y blanco, que se ilustra de la siguiente manera: [pic] En la debida oportunidad legal, después de haberse publicado el extracto en el diario oficial El Peruano, la sociedad ASAHI BREWERIES LTD. presentó observaciones al registro del signo mixto “ASAHI”, con base en la marca mixta “ASAHI”, registrada en Japón y en otros países del mundo, para amparar cervezas, bebidas no alcohólicas, productos farmacéuticos y productos alimenticios.

La marca observante se ilustra de la siguiente manera: [pic] b. El Indecopi, mediante Resolución N° 000152-2001/OSD-INDECOPI del 17 de enero de 2001, declaró infundada las observaciones presentadas por la sociedad ASAHI BREWERIES LTD, y concedió el registro como marca del signo mixto “ASAHI” c. Contra esta decisión la sociedad demandante interpuso recurso de apelación. d. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución N° 1234 – 2001/TIP-INDECOPI del 7 de septiembre de 2001, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución impugnada. e. El 26 de octubre de 2001, la sociedad ASAHI BREWERIES LTD., mediante apoderado promovió ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia proceso abreviado contra el Indecopi, solicitando la invalidez e ineficacia de las Resoluciones citadas. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que con la expedición de las Resoluciones demandadas se violaron los artículos 180 y 2 de de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: a. La marca “ASAHI” en Japón y en otros países del mundo es notoria, tal y como lo demuestran los medios probatorios ofrecidos. b. La administración no tuvo en cuenta que el artículo 2 de la Decisión 486 señala expresamente que: “con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada país miembro concederá a los nacionales de los demás países miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que le otorgue a sus propios nacionales”.

Lo anterior quiere decir que la administración tiene la obligación de dar un trato igualitario a aquellos que no forman parte de la Comunidad Andina o no han suscrito el Acuerdo de Cartagena. Basta entonces con que una marca sea notoriamente conocida en un País Miembro para que dicha notoriedad sea reconocida por los demás y, además, en aplicación del artículo 2 de la mencionada Decisión, dicho criterio debe hacerse extensivo al resto de países que no son miembros del Acuerdo de Cartagena, pero sí del Convenio de París; en consecuencia, la marca “ASAHI” debe ser reconocida como notoria en los Países Miembros de la Comunidad Andina. c. La administración no tuvo en cuenta que para reconocer la notoriedad es suficiente que el conocimiento llegue al sector pertinente y no al total de la población. Los documentos ofrecidos para demostrar la notoriedad de la marca se destinan al sector empresarial o económico y, por lo tanto, no se puede afirmar que la marca “ASAHI” no sea conocida por el sector empresarial respectivo. d. La señora Yolanda Oshiro de Higa actuó de mala fe, por las siguientes razones: • Tenía conexión con Japón y, por lo tanto, sabía de la existencia de la marca “ASAHI”, ya que la marca solicitada utiliza caracteres japoneses cuyo significado es ASAHI.

Además, incluye un logo compuesto con una muñeca con ropaje japonés y la figura de un sol naciente. • La interesada ha presentado escritos en dos o más oportunidades, modificando el signo que quiere registrar ASAHI por ASAJI; pero esta última es precisamente la forma de pronunciar la marca ASAHI, aspecto que sólo lo puede saber alguien que tiene vínculos con Japón. • Lo que se pretende generar es el debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca “ASAHI”, o el aprovechamiento de la reputación de la misma. e. Las Resoluciones impugnadas no tuvieron en cuenta que entre los productos que protegen las marcas en conflicto existe conexión competitiva.

En efecto, la marca “ASAHI” se solicitó en Perú para ropa de vestir, mientras que la marca “ASAHI” de ASAHI BREWERIES LTD. ampara cervezas, bebidas no alcohólicas, alimentos y medicamentos, que son publicitados por ciertos productos de la clase 25. f. El INDECOPI no realizó un análisis comparativo adecuado. Para determinar que los signos son confundibles basta una simple comparación, ya que el elemento denominativo, aquel capaz de identificar el origen empresarial, es idéntico tanto en su parte gráfica como en su parte fonética. g. Al realizarse entre los signos en conflicto un cotejo conjunto y de forma sucesiva, se tiene que dejan la misma impresión visual en la mente del consumidor ya que presentan elementos y caracteres comunes tanto en su aspecto gráfico como en el fonético, que impiden su coexistencia pacífica en el mercado. h. La sociedad ASAHI BREWERIES LTD., se encuentra amparada por los Convenios Internacionales de París y Washington. 3.

La contestación a la demanda. El Indecopi se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: a. El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. b. La marca “ASAHI” no puede ser comparada de manera alguna con el caso excepcional de marcas como “COCA COLA”, que por su grado de conocimiento en el público no requiere de mayor prueba para ser reconocida como notoria y, por lo tanto, se debe aplicar la regla general, según la cual la parte que alega la notoriedad debe acreditarla. c. La documentación presentada por el demandante no prueba la notoriedad de la marca “ASAHI” en ninguno de los países de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: • Los certificados de registro de la marca “ASAHI” en diversos países sólo demuestra el interés de su titular por protegerla, pero no demuestra la extensión del uso de la marca, ni su conocimiento por parte del sector pertinente. • Toda la publicidad presentada se encuentra en idioma inglés, sin que se haya acreditado que al menos alguna de ella hubiera circulado en Perú o en algún País Miembro de la Comunidad Andina. • El libro WORLD’S GREATES BRANDS constituye una publicación de las marcas que se consideran notorias en algunos países como Japón, pero no dice nada acerca de si dicha marca goza de esa calidad en los Países de la Comunidad Andina. • La información que se encuentra en la página web de la empresa demandante demuestra que su conocimiento se da principalmente en Japón, y que su expansión en el extranjero no abarca ninguno de los países de la Comunidad Andina. • La demandante ha reconocido el desconocimiento de su marca en los países de la Comunidad Andina, ya que sostuvo, al interpretar erróneamente el artículo 2 de la Decisión 486, que a su marca debe reconocérsele como notoria en los Países de la Comunidad Andina porque supuestamente la ostenta en Japón. d. El artículo 2 de la Decisión 486 establece un trato igualitario para los nacionales de cualquier país miembro de la OMC o del Convenio de París; lo anterior quiere decir que al nacional de cualquiera de esos países no se le puede dar un trato menos favorable que el que se le concede al nacional de un País Miembro de la Comunidad Andina.

Dicha norma de manera alguna puede interpretarse en el sentido de desconocer la definición de signo notorio contenida en el artículo 224 de la misma Decisión, ya que ésta se limita a los signos notoriamente conocidos en cualquier país miembro de la Comunidad Andina y, si no fuera así, podríamos exigir que en Japón se reconozca la notoriedad de marcas como “CRISTAL” o “INCA KOLA”, aunque posiblemente sean desconocidas en dicho país. e. La identidad de parte del signo solicitado con la marca registrada por la empresa demandante en Japón y otros países, no es prueba suficiente que acredite la mala fe de la solicitante.

La demandante no ha aportado prueba alguna que demuestre dicha mala fe. f. Resulta impertinente analizar la vinculación de los productos que distinguen las marcas en conflicto, ya que el derecho de marcas se rige por el principio de territorialidad. La excepción a dicho principio es el caso de la marca notoriamente conocida, que no resulta aplicable al asunto en cuestión, tal y como se explicó anteriormente.

La demandante no ha solicitado ni registrado la marca “ASAHI” en Perú y, por lo tanto, no tiene ningún derecho en dicho país sobre el referido signo. g. Como la empresa demandante no tiene ningún derecho en Perú sobre el referido signo, no corresponde efectuar el examen comparativo entre las marcas en conflicto. La señora YOLANDA OSHIRO DE HIGA, tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda con los siguientes argumentos: a. La marca de la demandante no se encuentra registrada en ninguno de los Países de la Comunidad Andina. b. No es notoria ni conocida en la región. c. Las Resoluciones demandadas han sido expedidas de conformidad con la normativa vigente sobre la materia.

El Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contestó la demanda con los siguientes argumentos: a. La Resolución impugnada determinó acertadamente que al momento de registrarse la marca “ASAHI” en Perú, no se había demostrado que la marca “ASAHI” de la sociedad ASAHI BREWERIES LTD. ostentase la calidad de notoria, sobre todo en los países de la Comunidad Andina. b. La sociedad demandante no logró demostrar que la señora Yolanda Oshiro de Higa, haya buscado aprovecharse del supuesto prestigio de la marca japonesa, ni mucho menos que haya tenido conocimiento de un uso anterior de dicha marca.

Además de lo anterior, la solicitante demuestra que la denominación “ASAHI” se debe a las iniciales de su nombre: Akemi Sachiko Higa, lo que es una coincidencia que mostraría su buena fe. c. No se puede aplicar al presente caso la Convención de Washington, ya que no se ha demostrado que la solicitante hubiera tenido conocimiento de la existencia y uso de la marca “ASAHI” de la sociedad ASAHI BREWERIES LTD.

Además, la empresa demandante al no haber demostrado tener domicilio ni poseer un establecimiento comercial o fabril en algún Estado contratante, no es beneficiaria de dicha Convención. d. El caso en cuestión no es susceptible de aplicación del artículo 6 del Convenio de la Unión de París, ya que no se ha demostrado que la marca “ASAHI” de la sociedad ASAHI BREWERIES LTD. sea notoriamente conocida en la Comunidad Andina. 4.

Fundamentos jurídicos de la parte considerativa de la sentencia de 31 de octubre de 2003, proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú declaró infundada la demanda presentada por la sociedad ASAHI BREWERIES LTD., aduciendo: a. En los Países Miembros de la Comunidad Andina, la marca de la demandante no resulta notoriamente conocida. b. Los productos que pretende distinguir la solicitante con la marca “ASAHI”, son distintos de los productos que pretende distinguir la marca de la sociedad ASAHI BREWERIES LTD. c. No resulta materialmente posible que exista mala fe de la señora Yolanda Oshiro de Higa, ya que la marca de la demandante no se encuentra inscrita en Perú, ni en los demás Países de la Comunidad Andina. d. En cuanto a la aplicación del artículo 6 del Convenio de la Unión de París, “debe precisarse que dicha disposición busca proteger a los beneficiarios del Convenio frente al riesgo que les amenaza en aquellos Estados cuyos ordenamientos adoptan el principio de inscripción registral en cuanto al nacimiento del derecho de marca, siendo ese el caso del Perú, de conformidad con el artículo ciento cincuenta y cuatro de la Decisión cuatrocientos ochenta y seis concordado con el artículo ciento sesenta y dos del Decreto legislativo ochocientos veinte y tres – Ley de Propiedad Industrial…”. 5.

Recurso de apelación contra la sentencia de 31 de octubre de 2003, proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia. La sociedad ASAHI BREWERIES LTD. interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia, con los siguientes argumentos: a. El registro del signo mixto “ASAHI”, a favor de la señora Yolanda Oshiro de Higa, contraviene lo dispuesto en el artículo 6, inciso 1) del Convenio de París. b. Las marcas en conflicto son gráfica y fonéticamente idénticas y, por lo tanto, confundibles.

Esto afecta a la marca “ASAHI” de la sociedad ASAHI BREWERIES LTD., registrada en varios países del mundo. c. Como ha quedado demostrado en los documentos aportados, la marca “ASAHI” de la sociedad ASAHI BREWERIES LTD. es notoria y, en consecuencia, debe ser protegida. d. La señora Yolanda Oshiro de Higa es de ascendencia japonesa y, por lo tanto, con seguridad ha tenido conocimiento de la existencia de la marca “ASAHI”. e. Aunque la marca “ASAHI” de la sociedad ASAHI BREWERIES LTD. no esté registrada en Perú, el Convenio de París sirve de base legal para oponerse al registro de la misma marca en este País, ya que dicha marca se encuentra registrada en muchos países signatarios del Convenio de París. II.

Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

El Juez Consultante, al expedir el auto de fecha 9 de noviembre de 2005 consideró necesaria la suspensión del trámite del proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, ya que la solicitud de registro de la marca “ASAHI” fue presentada el 3 de noviembre de 1999, fecha en la cual la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se encontraba vigente, se interpretarán los artículos 81; 82, literal a); 83 literales a), d) y e); 84 y 113, literal c) de la Decisión 344.

Esto sin perjuicio de que las Resoluciones objeto de la controversia se hubieran expedido en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Igualmente será objeto de interpretación prejudicial la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”, (…) Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” (…) Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

Artículo 113 “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: (…) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1.- Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2.- Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización”.

DECISIÓN 486 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

IV. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, reglas para el cotejo marcario, comparación entre marcas mixtas, de la marca notoriamente conocida y de la prueba de su notoriedad, conexión competitiva, de la mala fe al obtener un registro marcario, y primacía del derecho comunitario andino frente a otras normas de derecho internacional.

A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.[1] Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior,…”.

“ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o… de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998).[2] A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectaran por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión”. ”Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido”. ”A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.” (Proceso 46-IP-2005.

Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo “ASAHI” se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

B. Requisitos para el registro de las marcas. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”.[3] El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”.[4] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”.

(Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto.

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.

“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “…viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.”[5] La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.”[6] Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.”[7] 3.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. C. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan, así como entre los productos que amparan, existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

En reiteradas sentencias este Tribunal se ha pronunciado sobe los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, de la siguiente manera: “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP-2005. Sentencia de 27 de julio de 2005). Concretando el tema, el Tribunal también ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

“ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores”.[8] La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética puede surgir por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

D. Reglas para el cotejo marcario. En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina[9], han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. E. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS.

La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP- 98, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta)”.[10] De manera que si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo habrá de hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos. F. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.[11] La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), “en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad….

Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como aquellos en los que el uso del signo se destine a productos o servicios distintos”; o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 344), “independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro”.

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: “El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.[12] En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca”.

(Proceso N° 16-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 27 de abril de 2001). Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “ la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”.[13] “ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ”.[14] La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. [15] El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” G. CONEXIDAD COMPETITIVA.

Como quiera que dentro del proceso interno se plantea el tema de la conexidad competitiva entre los productos de la Clase 25 amparados por la marca ASAHI + logo, registrada en Perú, y los que comercializa la firma demandante[16] (clases 32 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza), el juez consultante deberá tener en cuenta que si en el estudio del caso en cuestión se descarta la protección especial que tiene la marca notoria, resultaría procedente el estudio de la conexidad competitiva entre los productos que amparan las marcas en conflicto.

En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor. No obstante lo anterior, a fin de determinar si los productos o servicios que protegen los signos en conflicto se relacionan de tal manera que se pueda establecer entre ellos una conexidad o conexión competitiva y, por lo tanto, la posibilidad de que se induzca al público consumidor a error, podrá acudir a los siguientes criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no dicha conexión competitiva: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”[17] Al respecto, y antes de realizar el análisis de conexidad competitiva, se deberá tener en cuenta, en primer lugar, que la procedencia del impedimento que surge de la segunda parte del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 que tiene previsto: “o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”, constituye un supuesto normativo que, con base en una interpretación armónica del citado literal a), con el contenido de los artículos 93 y 103 de la Decisión 344, permite arribar a la conclusión que el comentado impedimento para el registro marcario surge de la existencia bien de una marca registrada o solicitada en el mismo País Miembro, en este caso Perú, o bien del registro de un signo por un tercero en cualquier otro País de la Comunidad Andina o en país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Establecido este presupuesto, es que se puede entrar a analizar el segundo aspecto de la norma, el relacionado con el análisis de los productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, cuya solicitud de registro se presente en el país respectivo dentro del plazo de prioridad de seis meses que establece el artículo 103 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En relación con la interpretación armónica del literal a) del artículo 83 y el artículo 93 de la misma norma, se encuentra que el segundo párrafo de este último circunscribe la legitimación para presentar observaciones en los demás Países Miembros a la existencia previa de un registro marcario o de solicitud de registro en el ámbito de la Comunidad Andina.

De otra parte, con respecto al artículo 103 del la Decisión 344, el Tribunal analizando el tema del principio de prioridad marcaria, ha manifestado: “Debido al carácter territorial de los derechos marcarios, la prioridad opera, en principio, respecto de solicitudes introducidas en un mismo país. A tales efectos, resulta aplicable la prohibición de registro contenida en el artículo 83 párrafo a) de la Decisión 344, que, en su parte pertinente, impide el registro como marca de aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una «marca anteriormente solicitada para registro» por un tercero. (…) Ahora bien, el ámbito territorial en el que actúa el principio de prioridad puede verse afectado por una importante excepción: la prioridad internacional –conocida como «prioridad unionista», cuando se deriva de la aplicación del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial– y también por la prioridad comunitaria, ésta regulada, hasta la entrada en vigor de la Decisión 486, por el artículo 103 de la Decisión 344.

Tal disposición confiere al titular de "la primera solicitud de un registro de marca válidamente presentado en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena", un «derecho de prioridad», por el término de seis meses, para solicitar el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

(…) La reivindicación del "derecho de prioridad" –internacional o comunitario–, permite que la primera solicitud presentada en el exterior prevalezca aún en el país en el que se reclama la prioridad, cuando en el intervalo –entre el depósito prioritario y la solicitud presentada dentro de los seis meses siguientes– un tercero haya introducido una solicitud sobre la misma marca o una similar, o hayan acaecido hechos de naturaleza semejante que sean susceptibles de impedir el registro, como sería el caso de la utilización de un nombre comercial que pueda producir un riesgo de confusión con la marca.

Conforme lo señala el artículo 4.B del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial –que regula la «prioridad unionista»—, " el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal”.

En consecuencia, con fundamento en una ficción legítimamente introducida por la propia norma comunitaria, se considera que la fecha de la solicitud posterior que reivindica un derecho de prioridad lo que se establece a los únicos fines de que prevalezca sobre cualquier solicitud de un tercero, u otro acto o hecho ocurridos en el período comprendido entre la solicitud prioritaria y la posterior.

No obstante, los depósitos efectuados con anterioridad al día de la primera solicitud —base del derecho de prioridad— y asimismo los derechos válidamente adquiridos, prevalecen por aplicación del principio general de prioridad y por el de respeto a los derechos adquiridos. En virtud de lo anteriormente expuesto, el concepto «marca anteriormente solicitada para registro por un tercero», al que se refiere la causal de irregistrabilidad establecida en el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344, comprende no sólo la marca solicitada anteriormente y que se encuentre en trámite ante la propia oficina nacional competente, en virtud del principio general de prioridad, sino que se extiende incluso a la solicitud admitida a trámite con posterioridad, pero que haya reivindicado un derecho de prioridad, en aplicación del artículo 103 de la Decisión 344.

Por eso, no parece adecuado catalogar al principio de prioridad, en general, ni a la prioridad andina o internacional, en particular, como un impedimento de registro, sino más bien, conforme lo expresa BAYLOS CORROZA, como "un criterio dirimente para el caso de concurrencia de pretensiones" (Tratado de Derecho Industrial, 2ª edición, Madrid, 1993, p. 710).” (Proceso 84-IP-2000.

Interpretación Prejudicial del 21 de marzo de 2001). Todo lo anterior permite establecer que a efectos de analizar el tema de la conexidad competitiva se debe partir del cumplimiento del primer presupuesto normativo contenido en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, al que se ha hecho alusión en las líneas anteriores. H. DE LA MALA FE AL OBTENER UN REGISTRO MARCARIO.

La obtención de mala fe es una de las causales de nulidad del registro marcario, la que se explica por cuanto tanto los actos jurídicos de los particulares, como la actuación de la administración se encuentran regidos por el principio general de la buena fe. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a dicho principio general, de la siguiente manera: “La buena fe o bona fides al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los principios generales del derecho que como tal debe informar no sólo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de él se aparte.

Es un concepto con vocación universal, pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos, políticos y sociales de cada momento histórico. La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona.” (Proceso N° 30-IP-97.

Interpretación Prejudicial del 8 de mayo de 1998). Actuar en contravención del principio general de la buena fe es actuar de mala fe, es decir, mediante un "procedimiento artero, falto de sinceridad, con malicia, con dolo (intención positiva de causar daño, con engaño, con intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno)…en la mala fe el objetivo primordial es la consecución de un fin injusto o ilegal utilizando medios aparentemente patrocinados por la justicia o por la ley".[18] El Tribunal, en relación con la mala fe y la carga de su prueba, ha manifestado lo siguiente: “Se observa con claridad que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño; v. gr. en el ámbito de la competencia económica resulta natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales.

Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.” (Proceso 3-IP-99.

Interpretación Prejudicial del 14 de mayo de 1999). En el régimen marcario andino, atendiendo a dicho principio general del derecho, todos los actos concernientes al registro marcario deben estar guiados por la buena fe. Es por lo anterior, que realizar acciones tendientes a obtener el registro marcario de mala fe, es causal de nulidad de conformidad con el artículo 113, literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La norma analizada presenta dos casos en donde se presenta mala fe en la solicitud y obtención de un registro marcario. Dichos casos no son taxativos y, por lo tanto, el juez o la autoridad nacional competente, analizará el caso concreto y determinará si la conducta realizada trasgredió el principio de la buena fe en materia de registro marcario y, en consecuencia, si se encuentra dentro de la causal de nulidad planteada.

I. RELACIÓN JERÁRQUICA ENTRE EL DERECHO COMUNITARIO ANDINO Y LAS DEMÁS NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL. En relación con el tema de la notoriedad de la marca, se discute en el proceso interno que dio lugar a la presente interpretación la aplicación al caso de los Convenios de París y de Washington. Se hace necesario, en consecuencia, precisar la relación jerárquica entre el derecho comunitario andino y las demás normas de derecho internacional.

El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el derecho comunitario y las normas de derecho internacional.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que lo desarrolla y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01-AI-2001.

Sentencia del 27 de junio de 2002. Publicada en la Gaceta Oficial N° 818 del 23 de julio de 2002). Y al efecto de la aplicación del artículo 2 de la Decisión 486, que a lo largo del proceso interno alega el demandante, resulta pertinente traer a colación las consideraciones que tuvo en cuenta este Tribunal en la sentencia de fecha 1 de febrero de 2002, emitida en Proceso N° 14-AN-2001:

PRIMERO: “Declarar parcialmente nulo el artículo 1 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 600, de 19 de septiembre del año 2000; disposición que luego de eliminadas las expresiones cuya nulidad se declara, tendrá a partir de esta sentencia, el siguiente texto: Artículo 1.

Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros de la Comunidad Andina, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales”.

SEGUNDO: “Declarar la nulidad total del artículo 2 de la Decisión mencionada en el numeral anterior…”. [19] “Para el Tribunal resulta, entonces, claro que la Comisión de la Comunidad Andina al ampliar la aplicación del principio de Trato Nacional en materia de propiedad intelectual a países no miembros de dicha comunidad modificó sustancialmente, sin tener competencia para ello, las normas que consagran tal principio en el Acuerdo de Cartagena y, por supuesto, ello entraña la nulidad de aquellas disposiciones en todo lo que excede la regulación general a que se refiere el artículo 74 del Acuerdo”.

“Semejante razonamiento es válido para declarar también la nulidad de lo establecido en el artículo 2º de la Decisión demandada en la medida en que la sola comparación de las normas en conflicto, la acusada frente al artículo 155 del Acuerdo de Cartagena, deja ver ostensiblemente, que la primera modifica la segunda haciéndola aplicable en circunstancias y a sujetos no previstos en la regulación contenida en el Acuerdo de Cartagena.

En efecto, tal modificación consiste en hacer extensiva la cláusula de Más Favor llamada a operar en las relaciones entre los Países Miembros de la subregión a países ajenos a dicho proceso integracionista como lo son los que hacen parte de la OMC y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Para realizar estas modificaciones la Comisión no tuvo en cuenta que estaba actuando sobre una norma superior (el artículo 155 del Acuerdo de Cartagena) lo cual no corresponde a las funciones que el propio Acuerdo le atribuye…”.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

QUINTO: La marca mixta debe ser considerada como una unidad y al obtenerse su registro se accede a la protección de la totalidad del conjunto marcario. Sin embargo, la doctrina se ha inclinado a considerar que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo deberá hacerse a partir del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se hará siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos.

SEXTO: La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

SEPTIMO: Para que proceda el análisis de la conexidad competitiva como impedimento para el registro de un signo como marca, deberá el juez consultante haber descartado la protección especial que tiene la marca notoria. Para analizar el tema de la conexidad competitiva se debe partir del primer presupuesto normativo contenido en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, que interpretado de manera armónica con los artículos 93 y 103 de la misma Decisión, desprende las siguientes condiciones: • Para que opere el supuesto normativo de la disposición comentada se debe partir de la existencia de una marca registrada o solicitada en el mismo País Miembro, en este caso Perú, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. • O de la existencia del registro de un signo por un tercero en los otros Países Miembros o en un país que conceda un trato reciproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, siempre y cuando se haya presentado solicitud de registro del mismo signo y para los mismos productos y servicios, en el país respectivo, en este caso Perú, dentro del plazo de prioridad de seis meses que establece el artículo 103 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

OCTAVO: El juez o la autoridad nacional competente, analizará el caso concreto y determinará si la conducta realizada trasgredió el principio de la buena fe en materia de registro marcario y, en consecuencia, si se encuentra dentro de la causal de nulidad estipulada en el artículo 113, literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

NOVENO: En caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 263-2004, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39-IP-2003. Marca: “& MIXTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003. [3] ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. [4] LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. [5] BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de octubre del 2004. Proceso N° 132-IP-2004. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. [7] FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984.

Págs. 21 y SS. [8] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de enero del 2005. Proceso Nº 161-IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005. [9] BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. [10] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 17 de noviembre del 2004. Proceso N° 129-IP-2004. Marca: “GALLO”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158 de 17 de enero de 2005. [11] OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 255. [12] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 21 de abril de 1998. Proceso N° 23-IP-96. Marca: “VODKA BALALAIKA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 354 de 13 de julio de 1998. [13] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Ob.Cit. Pág. 32. [14] AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. [15] ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. [16] Cervezas, bebidas no alcohólicas, alimentos, y medicamentos.

(folio 52). [17] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004. [18] Enciclopedia jurídica Omeba, pág. 229. [19] Artículo 2, Decisión 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA: “Con respecto a la protección de la propiedad industrial, toda ventaja, favor, privilegio, inmunidad que conceda un País Miembro a los nacionales de otro País Miembro de la Comunidad Andina, se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París para la Protección Industrial”.

“Lo previsto en el párrafo anterior procederá sin perjuicio de las reservas previstas en los artículos 4 y 5 del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”.