Año XXIII - Número 1340 Lima, 10 de mayo de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 9-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: AMERICAN CYANAMID COMPANY.

Marca: ““NOVARONA””. Expediente Interno: 1938-2003 Proceso 16-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Interpretación, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión. Actor: Sociedad SCHERING-PLOUGH LTD.

Marca: “Z-MAX”. Expediente Interno N° 7212-2000-MP Proceso 18-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literal a); 83, literales a), d) y e); 84 y 113, literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 2632004.

Actor: ASAHI BREWERIES LTD. Marca: “ASAHI (mixta)” 12 25 PROCESO 9-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: AMERICAN CYANAMID COMPANY.

Marca: ““NOVARONA””. Expediente Interno: 1938-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 7 de diciembre de 2005, se ajustó, suficientemente, a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 14 de febrero de 2006.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es la sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY; la parte demandada es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú; y, el Procurador a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Turismo, Industria, Integración y Negocios Comerciales Internacionales del Perú. Se considera como beneficiario de la Resolución, objeto de la impugnación, a la sociedad BINDECOR S.A. 1.2.

Acto demandado La sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY plantea que se declare la ilegalidad de la resolución administrativa dictada por el INDECOPI: 312-2000/TPI-INDECOPI, de 1 de marzo de 2000 que confirmó la Resolución N° 11884-1999/OSDINDECOPI, de 27 de octubre de 1999 y otorgó el registro del signo “NOVARONA” solicitado por BINDECOR S.A. para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas y todos los demás productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: - El 26 de febrero de 1999, la sociedad BINDECOR S.A. solicitó el registro del signo “NOVARONA” para proteger productos comprendidos en la clase internacional Nº 5. 10/05/2006 2.48 - El 30 de marzo de 1999, fue publicada la solicitud del registro para efectos de observaciones. - Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, se formularon observaciones por parte de LABORATORIOS HIGEA DE COLOMBIA LTDA., y AMERICAN CYANAMID COMPANY. - LABORATORIOS HIGEA DE COLOMBIA LTDA. presentó observación al registro en el hecho de ser propietaria de la marca NOVARONA en la República de Colombia, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; sin embargo, esta observación no fue acogida por parte de la Oficina de Signos Distintivos ya que no cumplió con presentar el poder requerido con dicha Entidad, respecto a las facultades de representación de la persona que suscribe su escrito de observación, razón por la cual mediante proveído de fecha 31 de agosto de 1999 se tuvo por no presentada su observación. - AMERICAN CYANAMID COMPANY argumentó la titularidad de la marca “NOVANTRONE” registrada bajo certificado Nº 74041, que distingue los mismos productos de la Clase 5; afirmó que “ambos signos están conformados por el mismo número de sílabas y similares números de letras, además de lo cual presentan identidad en sus primeras sílabas y comparte algunas letras en sus demás sílabas”. - Bindecor S.A. contestó la observación deducida por American Cyanamid Company sosteniendo que la marca solicitada NOVARONA y la marca de American Cyanamid Company, NOVANTRONE, no son confundibles entre sí. - El 27 de octubre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución N° 011884-1999/OSD-INDECOPI, por medio de la cual resolvió no considerar la primera observación por no haber presentado poder en el cual consten las facultades de representación de la persona que suscribe el escrito de observación; declarar infundada la observación formulada por AMERICAN CYANAMID COMPANY; y, ordenar la inscripción en el Registro de Marcas el signo “NOVARONA” a favor de BINDECOR SOCIEDAD ANONIMA.

GACETA OFICIAL - El 9 de noviembre de 1999, la sociedad observante AMERICAN CYANAMID COMPANY interpuso el recurso de apelación contra la resolución emitida por el INDECOPI. - El 20 de diciembre de 1999 BINDECOR S.A. contestó la apelación interpuesta reiterando los argumentos anteriormente expuestos. - El 1 de marzo de 2000, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI expidió la Resolución N° 312-2000/TPI-INDECOPI en la cual se confirmó la resolución inicial Nº 11884-1999/OSDINDECOPI y en consecuencia, otorgó el registro del signo “NOVARONA” solicitado por BINDECOR S.A.; señalando que “Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado NOVARONA y la marca registrada NOVANTRONE, desde el punto de vista fonético se aprecia que presentan una distinta secuencia de vocales (O-A-O-A/O-A-O-E).

Asimismo, cabe precisar que la segunda (VA/ VAN), tercera (RO/TRO) y cuarta (NA/NE) sílabas de los signos tienen una estructura distinta, lo cual determina que los signos presenten una entonación y pronunciación disímil. Desde el punto de vista gráfico, si bien los signos presentan una similar extensión, sólo coinciden en las primeras letras, lo cual determina que ambos posean una escritura e impresión visual de conjunto distinta.

En virtud de las consideraciones expuestas, la Sala determina que a pesar de que los productos que distingue la marca registrada se encuentren comprendidos entre uno de los productos que pretende distinguir el signo solicitado, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos es posible su coexistencia en el mercado sin inducir al público consumidor a que confunda un producto con otro o asocie el origen empresarial de los mismos.” - La sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY interpuso la presente acción, en contra de la Resolución Nº 312-2000/TPI-INDECOPI; y, solicitó que se declare la invalidez e ineficacia de la misma, disponiéndose la cancelación del registro solicitado. - La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declaró FUNDADA la demanda contencioso administrativa; y, en consecuencia, INEFICAZ la Resolución Nº 312-2000/TPI-INDECOPI, de- 10/05/2006 3.48 biendo CANCELARSE el Certificado de Registro de la marca NOVARONA concedida a favor de BINDECOR S.A. - El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual; y la sociedad BINDECOR S.A. presentaron el recurso de apelación en contra de la resolución emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema. b) Escrito de demanda La sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY, con domicilio en los Estados Unidos de América, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

Los argumentos principales en que fundamentó su demanda son los siguientes: Sostiene que “la resolución impugnada es inválida por cuanto ha concedido el registro como marca para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional a la denominación NOVARONA que es confundible con una marca previamente registrada a favor de la recurrente, esto es la marca NOVANTRONE, con Certificado de Registro N° 74041, y que está destinada a distinguir los mismos productos de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional”.

Afirma que “de la apreciación en su conjunto y en forma sucesiva de las marcas NOVANTRONE y NOVARONA, y desde el grado de percepción del consumidor medio, y dando mayor énfasis a sus semejanzas que a sus diferencias, se aprecia que estas marcas son confundibles entre sí. Además distinguen los mismos productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional”.

Asevera que “La Oficina de Signos Distintivos ha emitido diversas resoluciones que constituyen jurisprudencia administrativa y en las cuales se declaran confundibles signos que presentan entre sí mayores diferencias que las mínimas existentes entre las marcas en cuestión.”. Cita, al respecto, ocho casos similares y expresa que “Si las marcas citadas han sido consideradas confundibles entre sí, con mayor razón debe considerarse a las marcas en cuestión NOVANTRONE y NOVARONA confundibles entre sí”.

GACETA OFICIAL Finalmente, la actora realiza una interpretación de normas internas del Código Procesal Civil, así como de decretos de la Ley de Propiedad Industrial, en las cuales considera la violación de éstos artículos. 10/05/2006 4.48 c) Contestaciones a la demanda Intelectual, INDECOPI da contestación a la demanda por medio de sus apoderados, manifestando que “(…) cumplimos con apersonarnos a este proceso con el propósito de contestar la demanda interpuesta por AMERICAN CYANAMID COMPANY, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos (…)”.

El Procurador Público del Ministerio de Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del Perú al dar contestación a la demanda propuesta expuso que “cumpliendo con absolver el traslado de la demanda, la niego y contradigo en todos sus extremos, solicitando a la Sala que oportunamente la declare INFUNDADA”. Respecto al examen de confundibilidad de las marcas en conflicto, señala, en lo principal que “realizado el examen comparativo entre el signo solicitado ‘NOVARONA’ y la marca registrada ‘NOVANTRONE’, con la rigurosidad antes indicada, se comprobó que las marcas no son confundibles al grado de inducir a confusión al consumidor.” Señala dos aspectos importantes, tomados en cuenta, para emitir su pronunciamiento: Primero: Establecer si el signo solicitado “NOVARONA” constituye un signo engañoso.

Segundo: Determinar si existe riesgo de confusión entre los signos en litigio. Afirma que “Las marcas en conflicto ‘NOVARONA’ y ‘NOVANTRONE’ cuentan con suficientes diferencias a nivel gráfico y fonético que determinan que no sean confundibles al grado de inducir a confusión al consumidor.” Respecto al primer aspecto, afirma que luego de analizar el signo solicitado “se llegó a la conclusión que el mismo de ninguna manera resultaba engañoso, porque no posee aptitud alguna que aluda a cualidades o características de los productos que pretende distinguir, ya que únicamente constituye una denominación forjada o un termino (sic) de fantasía; hecho que desvirtúa lo alegado por la actora”.

Respecto al segundo aspecto, manifiesta que se efectuó el “examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas registradas, concluyendo que no existe similitud entre ellas, puesto que la denominación NAVARONA (sic) apreciada de manera conjunta y sucesiva, presenta diferencias tanto en la estructura gramatical como en la pronunciación, con la marca registrada, lo cual las hace inconfundibles ante el público consumidor, siendo posible su coexistencia pacífica”.

Finalmente, manifiesta que el “solicitante de la marca “NOVARONA” para distinguir productos de la Clase 05 de la N.O., cumplió con dichos requisitos, ya que su signo es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica”. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Finalmente indica que “La marca solicitada ‘NOVARONA’ no se encuentra incursa en la prohibición prevista en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión N° 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma concordante con el inciso a) del artículo 130 del Decreto Legislativo N° 823”. d) Tercero interesado La sociedad BINDECOR S.A. da contestación a la demanda manifestando, en lo sustancial, que “el Tribunal del INDECOPI, realizó el examen de registrabilidad de la marca solicitada ‘NOVARONA’ de acuerdo con las normas de Propiedad Industrial (La Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y el Decreto Legislativo N° 823) y determinó que dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos es posible su coexistencia en el mercado sin inducir al público consumidor a que confunda un producto con otro o asocie el origen empresarial de los mismos, razón por la cual se otorga el registro correspondiente”.

Con relación a lo expuesto por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI respecto de los argumentos del demandante expresa que “(…) la Sala desestima los argumentos presentados por el observante, de la misma forma en que fueron desestimados por la Autoridad Administrativa de Primera Instancia; pues en la Resolución Nº 011884-1999/OSD- GACETA OFICIAL INDECOPI, se indica que el desarrollo de los argumentos no se ajusta al supuesto contenido en el inciso h) (Artículo 82 Decisión 344), sino que está relacionado más bien con el posible riesgo de confusión; y que sin perjuicio de lo expuesto, el signo solicitado NOVARONA no está incurso en la prohibición del artículo 82 inciso h) ya que no resulta engañoso en relación a los productos que pretende distinguir en la medida que no proporciona ningún tipo de información que pueda inducir a error sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación o alguna otra característica o cualidad de los productos de la clase 05”.

Realiza un análisis de los criterios emitidos en las resoluciones impugnadas y solicita resolver ésta controversia “(…) declarando infundada la demanda en todos sus extremos y ordenando se ponga en conocimiento del INDECOPI las sentencias judiciales expedidas en primera y segunda instancia”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; 10/05/2006 5.48 correspondiente a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “NOVARONA” ha sido presentada el 26 de febrero de 1999, esto es, en vigencia de la mencionada Decisión. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal, se estima pertinente interpretar, de oficio, al artículo 81 de la misma Decisión. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. ( ) Que a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de febrero de 2005.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Este Tribunal considera que procede la interpretación del artículo “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

(…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de marca y GACETA OFICIAL elementos constitutivos; impedimentos para el registro de una marca: la identidad y la semejanza; reglas para realizar el cotejo marcario; las marcas farmacéuticas; y, partículas de uso común:

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. 10/05/2006 6.48 La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza 1 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los GACETA OFICIAL signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 2 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10/05/2006 7.48 productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 3 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 4 El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”. 5 3 4 5 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

GACETA OFICIAL El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 10/05/2006 8.48 Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.

Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 6 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 7. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

3.3. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 7 6 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. P. 153. BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss.

GACETA OFICIAL “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ´disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 8 3.4.

MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que 8 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10/05/2006 9.48 puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. 9 Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O. A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en 9 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p.p. 265 y 266.

GACETA OFICIAL 10/05/2006 10.48 el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”). tes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”.

Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192).” 10 Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc.

Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componen- Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 10 Proceso 39-IP-2003, sentencia de 9 de julio de 2003.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003. Marca: “& mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 2. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3.

La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 4.

El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los 10/05/2006 11.48 signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 19382003, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 10/05/2006 12.48 PROCESO 16-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Interpretación, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión. Actor: Sociedad SCHERING-PLOUGH LTD. Marca: “Z-MAX”. Expediente Interno N° 7212-2000-MP. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Luis Rosero Morales.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por medio de auto de 14 de febrero de 2006. lidad de la resolución administrativa Nº 0976242, de 28 de febrero de 2000, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial (E) y, notificada el 1 de marzo del mismo año, en la cual se resolvió rechazar la primera observación; aceptar la segunda observación presentada por la sociedad ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO SOCIEDAD ANÓNIMA, con fundamento en las marcas de su propiedad “MAX, ACROMAX, GENTAMAX y VITAMAX”; denegar el registro de la denominación “Z-MAX” solicitada por la actora; y, disponer el archivo del expediente. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es la sociedad SCHERINGPLOUGH LTD. La parte demandada es el Director Nacional de Propiedad Industrial (E); el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, (IEPI); y, el Procurador General del Estado.

Se considera como tercero interesado del acto administrativo impugnado, a la sociedad ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO SOCIEDAD ANÓNIMA. Entre los hechos principales, relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: - El 15 de julio de 1998, la sociedad SCHERINGPLOUGH LTD. solicitó el registro del signo “Z-MAX”, para amparar “preparaciones para el tratamiento de la disfunción sexual humana”, pertenecientes a la clase internacional Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 - Publicado el extracto de la referida solicitud se formularon dos observaciones; una, por parte de la firma INSTITUTO SIDUS INDUSTRIAL COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA; y, la segunda, por la sociedad ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO SOCIEDAD ANÓNIMA. 1 1.2.

Acto demandado La sociedad SCHERING-PLOUGH LTD., a través de apoderado, plantea que se declare la nu- Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

GACETA OFICIAL - El 28 de febrero de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial (E) emitió la Resolución N° 976242 en la cual resolvió rechazar la primera observación; aceptar la segunda observación presentada por la sociedad ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO SOCIEDAD ANÓNIMA, con fundamento en las marcas de su propiedad MAX, ACROMAX, GENTAMAX y VITAMAX, que distinguen los mismos productos de la Clase 5; y, denegó el registro del signo solicitado. b) Demanda LA SOCIEDAD SCHERING-PLOUGH LTD., organizada y existente de acuerdo con las leyes de Suiza, con domicilio en Lucerna, Suiza presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

Los principales argumentos que fundamentó, a través de apoderado, fueron los siguientes: Considera la violación del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, afirmando que “La marca Z-MAX es un signo perceptible y suficientemente distintivo, en consecuencia es un signo registrable acorde con la ley”. Señala que la marca solicitada es registrable “Más aún, si tomamos en cuenta que existen muchas marcas que contienen la partícula MAX usadas como afijos de algunas marcas que protegen productos de la Clase Internacional 5, a saber: MAX-SOAP, MAXAIR, MAXAQUIN, MAXCEF, MAXI, MAXI LADY, MAXI MATERNITY, MAXI-BETA, MAXIBAN, MAXIPIME, MAXIUS (PALABRA), MAXORAL, MAXZIDE, etc, etc, y que han coexistido con las marcas MAX, ACROMAX, GENTAMAX y VITMAX de ACROMAX, LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO SOCIEDAD ANONIMA; por consiguiente, la registrabilidad de la marca Z-MAX de mis mandantes es incuestionable.

MAX no es un afijo susceptible de apropiación, pues es evidente que ha coexistido con muchas marcas, e inclusive con Z-MAX dentro de la Comunidad Andina”. Finalmente expresa que “( ) es evidente que la argumentación del Director Nacional de Propiedad Industrial para aceptar la observación presentada y rechazar el registro de Z-MAX, es contraria a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y a la Ley de Propiedad Intelectual”. 10/05/2006 13.48 c) Contestaciones a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, (IEPI), da contestación a la demanda interponiendo las siguientes excepciones: 1.- Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2.- Se ratifica en la Resolución Nº 976242, materia de la impugnación, por considerar que guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, en su contestación a la demanda, deduce varias excepciones, entre ellas, la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Hace un resumen de los antecedentes de la causa en controversia y afirma que “Con relación a la primera observación y tratandose (sic) de preparados químicos y farmacéuticos no se puede decir que haya confusión de nombres cuando éstos, si bien idénticos en su desinencia, difieren en su radical.

Desconocer esta conclusión llevaría a conceder la posibilidad legal de que un comerciante o fabricante adquiera el monopolio de un (sic) casta (sic) clase de productos químicos y farmacéuticos con sólo registrar el nombre técnico con una sola variante de la ortografía. Las marcas Z-MAX del solicitante y HEMAX del observante pueden coexistir pacíficamente sin causar confusión al público consumidor”.

Continúa aseverando que “Con relación a la segunda observación, se concluyó que la marca solicitada Z-MAX y la marca MAX del observante son idénticas y confundibles a simple vista, ya que los productos que protegen están encasillados en la misma clase internacional, (…)”. Indica que “Cuando las marcas distinguen productos farmacéuticos su coexistencia se hace más delicada y peligrosa y en consecuencia debe extremarse el rigor comparativo, ya que al poseer una incidencia en la salud pública ha de otorgarse de la manera más eficaz al público destinatario; porque no todos (sic) medicamentos son vendidos previa receta médica, además en ocasiones, productos farmacéuticos con denominaciones y componentes similares tienen unos efectos y finalidad completamente diferen- GACETA OFICIAL 10/05/2006 14.48 tes, por lo que la confusión podría provocar un peligro para la vida o la salud”.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Procuraduría General del Estado, contesta la demanda y afirma que “( ) corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio”, por ser el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa.

Tomando en cuenta que las normas, objeto de la solicitud de interpretación, corresponden a los artículos 81, 82 literales a), d) y h), 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que la solicitud de registro como marca del signo “Z-MAX” fue presentada el 15 de julio de 1998, esto es, en vigencia de la mencionada Decisión, procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344.

No se interpretarán los literales a), d) y h) del artículo 82, por considerar que no son pertinentes. Comparece al proceso en mención, según lo señala, “con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso”. d) Tercero interesado La compañía ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO SOCIEDAD ANÓNIMA, organizada y existente según el ordenamiento jurídico de la República del Ecuador, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, deduce las siguientes excepciones: 1.- Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho.

Examinadas la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, interpretar, de oficio, el artículo 84, por considerar que se trata de una disposición aplicable al caso controvertido.

En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: 2.- Legalidad y legitimidad del acto administrativo impugnado. DECISIÓN 344 3.- Semejanza e Identidad entre los signos Z-MAX y MAX. DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS CONSIDERANDO: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de febrero de 2006. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. (…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para GACETA OFICIAL registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”; 10/05/2006 15.48 “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

(…) DEL PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO ( ) (…) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

(…) “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; “b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

“c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” (…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la marca y sus elementos constitutivos; impedimentos para el registro de un signo como marca: la identidad y la semejanza, reglas para realizar el cotejo marcario; la marca notoria y su prueba; la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido; confusión con la marca notoriamente conocida; procedimiento para el examen de registrabilidad y debida motivación; las marcas farmacéuticas; partículas de uso común.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de GACETA OFICIAL que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 2 Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, 10/05/2006 16.48 de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos. - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

3.2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. b) Distintividad Este Tribunal, al respecto, ha señalado: El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible 2 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del GACETA OFICIAL signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 3 Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 4 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y 3 4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10/05/2006 17.48 servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 5 El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…” 6 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido 5 6 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. GACETA OFICIAL conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 7 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; 10/05/2006 18.48 “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 8.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras.

Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

3.3. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 8 7 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. P. 153. BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss.

GACETA OFICIAL “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 9

3.4. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA El Tribunal señala que la marca notoria es aquélla en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. 10 10/05/2006 19.48 empresarial del correspondiente producto o servicio”. 11 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.12 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega.

Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber: El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen 9 10 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNANDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo, S.A. 1984 ob. cit., p. 32. “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; “b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

“c) La antigüedad de la marca y su uso constante; 11 12 OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio. 10/05/2006 20.48 a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios correspondientes.

Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, pues, en el evento de existir similitud entre los signos, podría perfectamente producirse confusión. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado al respecto: Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 13 “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.

En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).

En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada.”. 14 A tenor de la disposición citada del artículo 83 literal d), el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto Con relación a la independencia de la clase internacional de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador. 13 14 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;

G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL

3.5. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, CONCESIÓN O DENEGACIÓN DEL REGISTRO, DEBIDA MOTIVACIÓN El Derecho Comunitario, en el presente caso la Decisión 344, establece dentro de su Régimen de Propiedad Industrial quiénes son los interesados legítimos y quiénes, en consecuencia, pueden formular “observaciones” a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento determinado en los artículos 93 y 95 de la Decisión en referencia. La Oficina Nacional Competente, en ejercicio de lo facultado por el artículo 94 de la Decisión 344, podrá admitir a trámite dichas observaciones o rechazarlas en el caso de que estén comprendidas en alguna de las causales establecidas en ese artículo, dentro de las cuales, en su literal a), se encuentran las solicitudes presentadas extemporáneamente.

Se desprende entonces, que la oficina nacional competente, en el caso concreto, se limitará a tramitar las observaciones que no se encuadren en ninguna de las referidas causales, exigencia reiterada por el artículo 95 de la misma Decisión, cuando dispone que admitidas las observaciones, sin que incurran éstas en alguna de las causales del artículo 94, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación, si lo estima conveniente, formule alegatos.

Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones y sobre la concesión o la denegación del registro. El examen de registrabilidad que en apego a lo dispuesto en el artículo 96 de la misma Decisión debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquélla impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 81 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.

La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo, constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete aún más al funcionario respecto de la realización del 10/05/2006 21.48 examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

Este Tribunal ha señalado al respecto que: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. 15 Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Debida motivación La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: 15 Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997. G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 16 3.6.

MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”). Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”). 16 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998.

G.O. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10/05/2006 22.48 El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZNOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p.p. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O. A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”). Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a GACETA OFICIAL 10/05/2006 23.48 que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (Otamendi, Jorge; ob.cit., p. 191 y 192).” 17 Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc.

Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por 17 Proceso 39-IP-2003, sentencia de 9 de julio de 2003.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003. Marca: “& mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 4. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 5.

No se podrá registrar como marca, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344. 6.

Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada. 7. La Oficina Nacional Competente debe necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 344. 10/05/2006 24.48 Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. 8. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 72122000-MP, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO GACETA OFICIAL 10/05/2006 25.48 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA Mónica Rosell Medina SECRETARIA PROCESO 18-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literal a); 83, literales a), d) y e); 84 y 113, literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 263-2004.

Actor: ASAHI BREWERIES LTD. Marca: “ASAHI (mixta)”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de febrero de 2006.

I.

ANTECEDENTES. CIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES – MITINCI. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI. Tercero interesado: YOLANDA OSHIRO DE HIGA. B. DATOS RELEVANTES. 1. Los hechos de la demanda. Entre los principales hechos narrados en la demanda, se encuentran los siguientes: El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: ASAHI BREWERIES LTD.

Demandados: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRA- a. La señora YOLANDA OSHIRO DE HIGA, por intermedio de apoderado, solicitó el 3 de noviembre de 1999 ante el INDECOPI, el registro del signo mixto “ASAHI” para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el expediente administrativo N° 94296-1999.

La marca se constituye por el logotipo conformado por la figura de una muñeca oriental vestida con kimono, GACETA OFICIAL sosteniendo una flor, la denominación “ASAHI”, la figura de un sol estilizada y dos caracteres chinos, todo en combinación de colores negro, rojo, anaranjado, amarillo, rosado, marrón y blanco, que se ilustra de la siguiente manera: 10/05/2006 26.48 d. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución N° 1234 – 2001/TIP-INDECOPI del 7 de septiembre de 2001, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución impugnada. e. El 26 de octubre de 2001, la sociedad ASAHI BREWERIES LTD., mediante apoderado promovió ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia proceso abreviado contra el INDECOPI, solicitando la invalidez e ineficacia de las Resoluciones citadas. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que con la expedición de las Resoluciones demandadas se violaron los artículos 180 y 2 de de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: En la debida oportunidad legal, después de haberse publicado el extracto en el diario oficial El Peruano, la sociedad ASAHI BREWERIES LTD. presentó observaciones al registro del signo mixto “ASAHI”, con base en la marca mixta “ASAHI”, registrada en Japón y en otros países del mundo, para amparar cervezas, bebidas no alcohólicas, productos farmacéuticos y productos alimenticios.

La marca observante se ilustra de la siguiente manera: a. La marca “ASAHI” en Japón y en otros países del mundo es notoria, tal y como lo demuestran los medios probatorios ofrecidos. b. El INDECOPI, mediante Resolución N° 0001522001/OSD-INDECOPI del 17 de enero de 2001, declaró infundada las observaciones presentadas por la sociedad ASAHI BREWERIES LTD, y concedió el registro como marca del signo mixto “ASAHI” b. La administración no tuvo en cuenta que el artículo 2 de la Decisión 486 señala expresamente que: “con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada país miembro concederá a los nacionales de los demás países miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que le otorgue a sus propios nacionales”.

Lo anterior quiere decir que la administración tiene la obligación de dar un trato igualitario a aquellos que no forman parte de la Comunidad Andina o no han suscrito el Acuerdo de Cartagena. Basta entonces con que una marca sea notoriamente conocida en un País Miembro para que dicha notoriedad sea reconocida por los demás y, además, en aplicación del artículo 2 de la mencionada Decisión, dicho criterio debe hacerse extensivo al resto de países que no son miembros del Acuerdo de Cartagena, pero sí del Convenio de París; en consecuencia, la marca “ASAHI” debe ser reconocida como notoria en los Países Miembros de la Comunidad Andina. c. Contra esta decisión la sociedad demandante interpuso recurso de apelación. c. La administración no tuvo en cuenta que para reconocer la notoriedad es suficiente que el GACETA OFICIAL conocimiento llegue al sector pertinente y no al total de la población. Los documentos ofrecidos para demostrar la notoriedad de la marca se destinan al sector empresarial o económico y, por lo tanto, no se puede afirmar que la marca “ASAHI” no sea conocida por el sector empresarial respectivo. d. La señora Yolanda Oshiro de Higa actuó de mala fe, por las siguientes razones: • Tenía conexión con Japón y, por lo tanto, sabía de la existencia de la marca “ASAHI”, ya que la marca solicitada utiliza caracteres japoneses cuyo significado es ASAHI.

Además, incluye un logo compuesto con una muñeca con ropaje japonés y la figura de un sol naciente. • La interesada ha presentado escritos en dos o más oportunidades, modificando el signo que quiere registrar ASAHI por ASAJI; pero esta última es precisamente la forma de pronunciar la marca ASAHI, aspecto que sólo lo puede saber alguien que tiene vínculos con Japón. • Lo que se pretende generar es el debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca “ASAHI”, o el aprovechamiento de la reputación de la misma. e. Las Resoluciones impugnadas no tuvieron en cuenta que entre los productos que protegen las marcas en conflicto existe conexión competitiva.

En efecto, la marca “ASAHI” se solicitó en Perú para ropa de vestir, mientras que la marca “ASAHI” de ASAHI BREWERIES LTD. ampara cervezas, bebidas no alcohólicas, alimentos y medicamentos, que son publicitados por ciertos productos de la clase 25. f. El INDECOPI no realizó un análisis comparativo adecuado. Para determinar que los signos son confundibles basta una simple comparación, ya que el elemento denominativo, aquel capaz de identificar el origen empresarial, es idéntico tanto en su parte gráfica como en su parte fonética. g. Al realizarse entre los signos en conflicto un cotejo conjunto y de forma sucesiva, se tiene que dejan la misma impresión visual en la 10/05/2006 27.48 mente del consumidor ya que presentan elementos y caracteres comunes tanto en su aspecto gráfico como en el fonético, que impiden su coexistencia pacífica en el mercado. h. La sociedad ASAHI BREWERIES LTD., se encuentra amparada por los Convenios Internacionales de París y Washington. 3.

La contestación a la demanda. El INDECOPI se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: a. El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. b. La marca “ASAHI” no puede ser comparada de manera alguna con el caso excepcional de marcas como “COCA COLA”, que por su grado de conocimiento en el público no requiere de mayor prueba para ser reconocida como notoria y, por lo tanto, se debe aplicar la regla general, según la cual la parte que alega la notoriedad debe acreditarla. c. La documentación presentada por el demandante no prueba la notoriedad de la marca “ASAHI” en ninguno de los países de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: • Los certificados de registro de la marca “ASAHI” en diversos países sólo demuestra el interés de su titular por protegerla, pero no demuestra la extensión del uso de la marca, ni su conocimiento por parte del sector pertinente. • Toda la publicidad presentada se encuentra en idioma inglés, sin que se haya acreditado que al menos alguna de ella hubiera circulado en Perú o en algún País Miembro de la Comunidad Andina. • El libro WORLD’S GREATES BRANDS constituye una publicación de las marcas que se consideran notorias en algunos países como Japón, pero no dice nada acerca de si dicha marca goza de esa calidad en los Países de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL • La información que se encuentra en la página web de la empresa demandante demuestra que su conocimiento se da principalmente en Japón, y que su expansión en el extranjero no abarca ninguno de los países de la Comunidad Andina. • La demandante ha reconocido el desconocimiento de su marca en los países de la Comunidad Andina, ya que sostuvo, al interpretar erróneamente el artículo 2 de la Decisión 486, que a su marca debe reconocérsele como notoria en los Países de la Comunidad Andina porque supuestamente la ostenta en Japón. d. El artículo 2 de la Decisión 486 establece un trato igualitario para los nacionales de cualquier país miembro de la OMC o del Convenio de París; lo anterior quiere decir que al nacional de cualquiera de esos países no se le puede dar un trato menos favorable que el que se le concede al nacional de un País Miembro de la Comunidad Andina.

Dicha norma de manera alguna puede interpretarse en el sentido de desconocer la definición de signo notorio contenida en el artículo 224 de la misma Decisión, ya que ésta se limita a los signos notoriamente conocidos en cualquier país miembro de la Comunidad Andina y, si no fuera así, podríamos exigir que en Japón se reconozca la notoriedad de marcas como “CRISTAL” o “INCA KOLA”, aunque posiblemente sean desconocidas en dicho país. 10/05/2006 28.48 tiene ningún derecho en dicho país sobre el referido signo. g. Como la empresa demandante no tiene ningún derecho en Perú sobre el referido signo, no corresponde efectuar el examen comparativo entre las marcas en conflicto.

La señora YOLANDA OSHIRO DE HIGA, tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda con los siguientes argumentos: a. La marca de la demandante no se encuentra registrada en ninguno de los Países de la Comunidad Andina. b. No es notoria ni conocida en la región. c. Las Resoluciones demandadas han sido expedidas de conformidad con la normativa vigente sobre la materia.

El Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contestó la demanda con los siguientes argumentos: a. La Resolución impugnada determinó acertadamente que al momento de registrarse la marca “ASAHI” en Perú, no se había demostrado que la marca “ASAHI” de la sociedad ASAHI BREWERIES LTD. ostentase la calidad de notoria, sobre todo en los países de la Comunidad Andina. e. La identidad de parte del signo solicitado con la marca registrada por la empresa demandante en Japón y otros países, no es prueba suficiente que acredite la mala fe de la solicitante.

La demandante no ha aportado prueba alguna que demuestre dicha mala fe. b. La sociedad demandante no logró demostrar que la señora Yolanda Oshiro de Higa, haya buscado aprovecharse del supuesto prestigio de la marca japonesa, ni mucho menos que haya tenido conocimiento de un uso anterior de dicha marca. f. Resulta impertinente analizar la vinculación de los productos que distinguen las marcas en conflicto, ya que el derecho de marcas se rige por el principio de territorialidad.

La excepción a dicho principio es el caso de la marca notoriamente conocida, que no resulta aplicable al asunto en cuestión, tal y como se explicó anteriormente. Además de lo anterior, la solicitante demuestra que la denominación “ASAHI” se debe a las iniciales de su nombre: Akemi Sachiko Higa, lo que es una coincidencia que mostraría su buena fe.

La demandante no ha solicitado ni registrado la marca “ASAHI” en Perú y, por lo tanto, no c. No se puede aplicar al presente caso la Convención de Washington, ya que no se ha demostrado que la solicitante hubiera tenido conocimiento de la existencia y uso de la marca “ASAHI” de la sociedad ASAHI BRE- GACETA OFICIAL WERIES LTD. Además, la empresa demandante al no haber demostrado tener domicilio ni poseer un establecimiento comercial o fabril en algún Estado contratante, no es beneficiaria de dicha Convención. d. El caso en cuestión no es susceptible de aplicación del artículo 6 del Convenio de la Unión de París, ya que no se ha demostrado que la marca “ASAHI” de la sociedad ASAHI BREWERIES LTD. sea notoriamente conocida en la Comunidad Andina. 4.

Fundamentos jurídicos de la parte considerativa de la sentencia de 31 de octubre de 2003, proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú declaró infundada la demanda presentada por la sociedad ASAHI BREWERIES LTD., aduciendo: a. En los Países Miembros de la Comunidad Andina, la marca de la demandante no resulta notoriamente conocida. b. Los productos que pretende distinguir la solicitante con la marca “ASAHI”, son distintos de los productos que pretende distinguir la marca de la sociedad ASAHI BREWERIES LTD. c. No resulta materialmente posible que exista mala fe de la señora Yolanda Oshiro de Higa, ya que la marca de la demandante no se encuentra inscrita en Perú, ni en los demás Países de la Comunidad Andina. d. En cuanto a la aplicación del artículo 6 del Convenio de la Unión de París, “debe precisarse que dicha disposición busca proteger a los beneficiarios del Convenio frente al riesgo que les amenaza en aquellos Estados cuyos ordenamientos adoptan el principio de inscripción registral en cuanto al nacimiento del derecho de marca, siendo ese el caso del Perú, de conformidad con el artículo ciento cincuenta y cuatro de la Decisión cuatrocientos ochenta y seis concordado con el artículo ciento sesenta y dos del Decreto legislativo ochocientos veinte y tres – Ley de Propiedad Industrial…”. 10/05/2006 29.48 5.

Recurso de apelación contra la sentencia de 31 de octubre de 2003, proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia. La sociedad ASAHI BREWERIES LTD. interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia, con los siguientes argumentos: a. El registro del signo mixto “ASAHI”, a favor de la señora Yolanda Oshiro de Higa, contraviene lo dispuesto en el artículo 6, inciso 1) del Convenio de París. b. Las marcas en conflicto son gráfica y fonéticamente idénticas y, por lo tanto, confundibles.

Esto afecta a la marca “ASAHI” de la sociedad ASAHI BREWERIES LTD., registrada en varios países del mundo. c. Como ha quedado demostrado en los documentos aportados, la marca “ASAHI” de la sociedad ASAHI BREWERIES LTD. es notoria y, en consecuencia, debe ser protegida. d. La señora Yolanda Oshiro de Higa es de ascendencia japonesa y, por lo tanto, con seguridad ha tenido conocimiento de la existencia de la marca “ASAHI”. e. Aunque la marca “ASAHI” de la sociedad ASAHI BREWERIES LTD. no esté registrada en Perú, el Convenio de París sirve de base legal para oponerse al registro de la misma marca en este País, ya que dicha marca se encuentra registrada en muchos países signatarios del Convenio de París. II.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Juez Consultante, al expedir el auto de fecha 9 de noviembre de 2005 consideró necesaria la suspensión del trámite del proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial de los ar- GACETA OFICIAL tículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, ya que la solicitud de registro de la marca “ASAHI” fue presentada el 3 de noviembre de 1999, fecha en la cual la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se encontraba vigente, se interpretarán los artículos 81; 82, literal a); 83 literales a), d) y e); 84 y 113, literal c) de la Decisión 344.

Esto sin perjuicio de que las Resoluciones objeto de la controversia se hubieran expedido en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Igualmente será objeto de interpretación prejudicial la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”, 10/05/2006 30.48 a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” (…) Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: (…) Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

GACETA OFICIAL c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. Artículo 113 “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: (…) c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1.- Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2.- Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización”.

DECISIÓN 486 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 10/05/2006 31.48 IV.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, reglas para el cotejo marcario, comparación entre marcas mixtas, de la marca notoriamente conocida y de la prueba de su notoriedad, conexión competitiva, de la mala fe al obtener un registro marcario, y primacía del derecho comunitario andino frente a otras normas de derecho internacional.

A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma GACETA OFICIAL 10/05/2006 32.48 posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.1 so, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior,…”.

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

“ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o… de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998). 2 Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003. Para el caso, se reitera que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese ca- 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003.

Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004. A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectaran por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación in- 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9 de julio del 2003.

Proceso Nº 39-IP2003. Marca: “& MIXTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003. GACETA OFICIAL 10/05/2006 33.48 del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.” (Proceso 46-IP2005. Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005). mediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión”.

“Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido”.

“A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo “ASAHI” se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios. La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 3 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: 3 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág.

73. GACETA OFICIAL “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”. 4 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: 4 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. 10/05/2006 34.48 “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto.

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.

“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los GACETA OFICIAL requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. 10/05/2006 35.48 de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” 6 En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “…viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca.

Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 5 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 7 3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien 2. La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno 5 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. 6 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de octubre del 2004. Proceso N° 132-IP-2004. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984.

Págs. 21 y SS. GACETA OFICIAL lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344.

La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

C. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de 10/05/2006 36.48 productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan, así como entre los productos que amparan, existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

En reiteradas sentencias este Tribunal se ha pronunciado sobe los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, de la siguiente manera: “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o seme- GACETA OFICIAL janza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP-2005. Sentencia de 27 de julio de 2005). Concretando el tema, el Tribunal también ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

“ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores”. 8 10/05/2006 37.48 cia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso.

La similitud ideológica se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

D. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 9, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. La similitud ortográfica existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética puede surgir por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existen- 8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de enero del 2005. Proceso Nº 161-IP-2004.

Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto mar- 9 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 10/05/2006 38.48 cario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta)”. 10 En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada.

A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. E. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. De manera que si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo habrá de hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos. F. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

(Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de de- 10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 17 de noviembre del 2004. Proceso N° 129-IP-2004. Marca: “GALLO”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158 de 17 de enero de 2005. GACETA OFICIAL 10/05/2006 39.48 los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. sarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.12 “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 11 La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), “en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad….

Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como aquellos en los que el uso del signo se destine a productos o servicios distintos”; o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 344), “independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro”.

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: “El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para 11 OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 255. En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca”.

(Proceso N° 16-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 27 de abril de 2001). Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: 12 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 21 de abril de 1998. Proceso N° 23IP-96. Marca: “VODKA BALALAIKA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 354 de 13 de julio de 1998. GACETA OFICIAL 10/05/2006 40.48 “ la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 13 “ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ”. 14 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. 15 El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” G. CONEXIDAD COMPETITIVA.

Como quiera que dentro del proceso interno se plantea el tema de la conexidad competitiva entre los productos de la Clase 25 amparados por la marca ASAHI + logo, registrada en Perú, y los que comercializa la firma demandante 16 (clases 32 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza), el juez consultante deberá tener en cuenta que si en el estudio del caso en cuestión se descarta la protección especial que tiene la marca notoria, resultaría procedente el estudio de la conexidad competitiva entre los productos que amparan las marcas en conflicto.

En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor. No obstante lo anterior, a fin de determinar si los productos o servicios que protegen los signos en conflicto se relacionan de tal manera que se pueda establecer entre ellos una conexidad o conexión competitiva y, por lo tanto, la posibilidad de que se induzca al público consumidor a error, podrá acudir a los siguientes criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no dicha conexión competitiva: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenlátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; 13 14 15 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Ob.Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. 16 Cervezas, bebidas no alcohólicas, alimentos, y medicamentos. (folio 52). GACETA OFICIAL b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesa- 10/05/2006 41.48 rio del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).” 17 Al respecto, y antes de realizar el análisis de conexidad competitiva, se deberá tener en cuenta, en primer lugar, que la procedencia del impedimento que surge de la segunda parte del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 que tiene previsto: “o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”, constituye un supuesto normativo que, con base en una interpretación armónica del citado literal a), con el contenido de los artículos 93 y 103 de la Decisión 344, permite arribar a la conclusión que el comentado impedimento para el registro marcario surge de la existencia bien de una marca registrada o solicitada en el mismo País Miembro, en este caso Perú, o bien del registro de un signo por un tercero en cualquier otro País de la Comunidad Andina o en país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Establecido este presupuesto, es que se puede entrar a analizar el segundo aspecto de la norma, el relacionado con el análisis de los productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, cuya solicitud de registro se presente en el país respectivo dentro del plazo de prioridad de seis meses que establece el artículo 103 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En relación con la interpretación armónica del literal a) del artículo 83 y el artículo 93 de la misma norma, se encuentra que el segundo párrafo de este último circunscribe la legitimación para presentar observaciones en los demás Países Miembros a la existencia previa de un 17 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003.

Proceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004. GACETA OFICIAL registro marcario o de solicitud de registro en el ámbito de la Comunidad Andina. De otra parte, con respecto al artículo 103 del la Decisión 344, el Tribunal analizando el tema del principio de prioridad marcaria, ha manifestado: “Debido al carácter territorial de los derechos marcarios, la prioridad opera, en principio, respecto de solicitudes introducidas en un mismo país. A tales efectos, resulta aplicable la prohibición de registro contenida en el artículo 83 párrafo a) de la Decisión 344, que, en su parte pertinente, impide el registro como marca de aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una «marca anteriormente solicitada para registro» por un tercero. (…) Ahora bien, el ámbito territorial en el que actúa el principio de prioridad puede verse afectado por una importante excepción: la prioridad internacional –conocida como «prioridad unionista», cuando se deriva de la aplicación del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial– y también por la prioridad comunitaria, ésta regulada, hasta la entrada en vigor de la Decisión 486, por el artículo 103 de la Decisión 344.

Tal disposición confiere al titular de “la primera solicitud de un registro de marca válidamente presentado en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena”, un «derecho de prioridad», por el término de seis meses, para solicitar el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

(…) La reivindicación del “derecho de prioridad” –internacional o comunitario–, permite que la primera solicitud presentada en el exterior prevalezca aún en el país en el que se reclama la prioridad, cuando en el intervalo –entre el depósito prioritario y la solicitud presentada dentro de los seis meses siguientes– un tercero haya introducido una solicitud sobre la misma marca o una similar, o hayan acaecido hechos de naturaleza semejante que sean susceptibles de impedir el registro, como 10/05/2006 42.48 sería el caso de la utilización de un nombre comercial que pueda producir un riesgo de confusión con la marca.

Conforme lo señala el artículo 4.B del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial –que regula la «prioridad unionista»–, “ el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal”.

En consecuencia, con fundamento en una ficción legítimamente introducida por la propia norma comunitaria, se considera que la fecha de la solicitud posterior que reivindica un derecho de prioridad lo que se establece a los únicos fines de que prevalezca sobre cualquier solicitud de un tercero, u otro acto o hecho ocurridos en el período comprendido entre la solicitud prioritaria y la posterior.

No obstante, los depósitos efectuados con anterioridad al día de la primera solicitud —base del derecho de prioridad— y asimismo los derechos válidamente adquiridos, prevalecen por aplicación del principio general de prioridad y por el de respeto a los derechos adquiridos. En virtud de lo anteriormente expuesto, el concepto «marca anteriormente solicitada para registro por un tercero», al que se refiere la causal de irregistrabilidad establecida en el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344, comprende no sólo la marca solicitada anteriormente y que se encuentre en trámite ante la propia oficina nacional competente, en virtud del principio general de prioridad, sino que se extiende incluso a la solicitud admitida a trámite con posterioridad, pero que haya reivindicado un derecho de prioridad, en aplicación del artículo 103 de la Decisión 344.

Por eso, no parece adecuado catalogar al principio de prioridad, en general, ni a la prioridad andina o internacional, en particular, como un impedimento de registro, sino más bien, conforme lo expresa BAYLOS CORROZA, como “un criterio dirimente para el caso de concurrencia de pretensiones” (Tratado de Derecho Industrial, 2ª edición, Madrid, 1993, p. 710).” (Proceso 84-IP-2000.

Interpretación Prejudicial del 21 de marzo de 2001). GACETA OFICIAL Todo lo anterior permite establecer que a efectos de analizar el tema de la conexidad competitiva se debe partir del cumplimiento del primer presupuesto normativo contenido en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, al que se ha hecho alusión en las líneas anteriores. 10/05/2006 43.48 medios aparentemente patrocinados por la justicia o por la ley”.18 El Tribunal, en relación con la mala fe y la carga de su prueba, ha manifestado lo siguiente: “Se observa con claridad que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño; v. gr. en el ámbito de la competencia económica resulta natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales.

H. DE LA MALA FE AL OBTENER UN REGISTRO MARCARIO. La obtención de mala fe es una de las causales de nulidad del registro marcario, la que se explica por cuanto tanto los actos jurídicos de los particulares, como la actuación de la administración se encuentran regidos por el principio general de la buena fe. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a dicho principio general, de la siguiente manera: “La buena fe o bona fides al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los principios generales del derecho que como tal debe informar no sólo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de él se aparte.

Es un concepto con vocación universal, pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos, políticos y sociales de cada momento histórico. La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona.” (Proceso N° 30-IP-97.

Interpretación Prejudicial del 8 de mayo de 1998). Actuar en contravención del principio general de la buena fe es actuar de mala fe, es decir, mediante un “procedimiento artero, falto de sinceridad, con malicia, con dolo (intención positiva de causar daño, con engaño, con intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno)…en la mala fe el objetivo primordial es la consecución de un fin injusto o ilegal utilizando Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe.

Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.” (Proceso 3-IP-99.

Interpretación Prejudicial del 14 de mayo de 1999). En el régimen marcario andino, atendiendo a dicho principio general del derecho, todos los actos concernientes al registro marcario deben estar guiados por la buena fe. Es por lo anterior, que realizar acciones tendientes a obtener el registro marcario de mala fe, es causal de nulidad de conformidad con el artículo 113, literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La norma analizada presenta dos casos en donde se presenta mala fe en la solicitud y obten18 Enciclopedia jurídica Omeba, pág. 229. GACETA OFICIAL ción de un registro marcario. Dichos casos no son taxativos y, por lo tanto, el juez o la autoridad nacional competente, analizará el caso concreto y determinará si la conducta realizada trasgredió el principio de la buena fe en materia de registro marcario y, en consecuencia, si se encuentra dentro de la causal de nulidad planteada.

I. RELACIÓN JERÁRQUICA ENTRE EL DERECHO COMUNITARIO ANDINO Y LAS DEMÁS NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL. En relación con el tema de la notoriedad de la marca, se discute en el proceso interno que dio lugar a la presente interpretación la aplicación al caso de los Convenios de París y de Washington. Se hace necesario, en consecuencia, precisar la relación jerárquica entre el derecho comunitario andino y las demás normas de derecho internacional.

El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el derecho comunitario y las normas de derecho internacional.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que lo desarrolla y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho siste- 10/05/2006 44.48 ma jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado– no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01AI-2001.

Sentencia del 27 de junio de 2002. Publicada en la Gaceta Oficial N° 818 del 23 de julio de 2002). Y al efecto de la aplicación del artículo 2 de la Decisión 486, que a lo largo del proceso interno alega el demandante, resulta pertinente traer a colación las consideraciones que tuvo en cuenta este Tribunal en la sentencia de fecha 1 de febrero de 2002, emitida en Proceso N° 14-AN2001:

PRIMERO: “Declarar parcialmente nulo el artículo 1 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 600, de 19 de septiembre del año 2000; disposición que luego de eliminadas las expresiones cuya nulidad se declara, tendrá a partir de esta sentencia, el siguiente texto: Artículo 1.

Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros de la Comunidad Andina, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales”. GACETA OFICIAL SEGUNDO: “Declarar la nulidad total del artículo 2 de la Decisión mencionada en el numeral anterior…”. 19 10/05/2006 45.48 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: “Para el Tribunal resulta, entonces, claro que la Comisión de la Comunidad Andina al ampliar la aplicación del principio de Trato Nacional en materia de propiedad intelectual a países no miembros de dicha comunidad modificó sustancialmente, sin tener competencia para ello, las normas que consagran tal principio en el Acuerdo de Cartagena y, por supuesto, ello entraña la nulidad de aquellas disposiciones en todo lo que excede la regulación general a que se refiere el artículo 74 del Acuerdo”.

“Semejante razonamiento es válido para declarar también la nulidad de lo establecido en el artículo 2º de la Decisión demandada en la medida en que la sola comparación de las normas en conflicto, la acusada frente al artículo 155 del Acuerdo de Cartagena, deja ver ostensiblemente, que la primera modifica la segunda haciéndola aplicable en circunstancias y a sujetos no previstos en la regulación contenida en el Acuerdo de Cartagena.

En efecto, tal modificación consiste en hacer extensiva la cláusula de Más Favor llamada a operar en las relaciones entre los Países Miembros de la subregión a países ajenos a dicho proceso integracionista como lo son los que hacen parte de la OMC y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Para realizar estas modificaciones la Comisión no tuvo en cuenta que estaba actuando sobre una norma superior (el artículo 155 del Acuerdo de Cartagena) lo cual no corresponde a las funciones que el propio Acuerdo le atribuye…”.

En virtud de lo anteriormente expuesto, 19 Artículo 2, Decisión 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA: “Con respecto a la protección de la propiedad industrial, toda ventaja, favor, privilegio, inmunidad que conceda un País Miembro a los nacionales de otro País Miembro de la Comunidad Andina, se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París para la Protección Industrial”.

“Lo previsto en el párrafo anterior procederá sin perjuicio de las reservas previstas en los artículos 4 y 5 del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”.

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las GACETA OFICIAL 10/05/2006 46.48 orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

QUINTO: dimento para el registro de un signo como marca, deberá el juez consultante haber descartado la protección especial que tiene la marca notoria. La marca mixta debe ser considerada como una unidad y al obtenerse su registro se accede a la protección de la totalidad del conjunto marcario. Sin embargo, la doctrina se ha inclinado a considerar que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante.

Para analizar el tema de la conexidad competitiva se debe partir del primer presupuesto normativo contenido en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, que interpretado de manera armónica con los artículos 93 y 103 de la misma Decisión, desprende las siguientes condiciones: Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo deberá hacerse a partir del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se hará siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos.

SEXTO: • Para que opere el supuesto normativo de la disposición comentada se debe partir de la existencia de una marca registrada o solicitada en el mismo País Miembro, en este caso Perú, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. • O de la existencia del registro de un signo por un tercero en los otros Países Miembros o en un país que conceda un trato reciproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, siempre y cuando se haya presentado solicitud de registro del mismo signo y para los mismos productos y servicios, en el país respectivo, en este caso Perú, dentro del plazo de prioridad de seis meses que establece el artículo 103 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

SEPTIMO: Para que proceda el análisis de la conexidad competitiva como impe- OCTAVO: El juez o la autoridad nacional competente, analizará el caso concreto y determinará si la conducta realizada trasgredió el principio de la buena fe en materia de registro marcario y, en consecuencia, si se encuentra dentro de la causal de nulidad estipulada en el artículo 113, literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL 10/05/2006 47.48 En caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 2632004, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO NOVENO: Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 10/05/2006 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú