PROCESO Nº 30-IP-2006 Interpretación prejudicial de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Parte actora: sociedad PFIZER INC. Caso: marca “ZITROFOR”.

Expediente Interno: N° 269-2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintidós de marzo del año dos mil seis. VISTOS La providencia dictada el 9 de noviembre de 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala de Derecho Constitucional y Social (expediente N° 269-2004), en la cual “… se advierte que la Resolución número 1143-2001/TPI-INDECOPI, cuya nulidad procura a través del presente proceso Pfizer Incorporated, toma como precepto referencial, a fin de otorgar el registro de la marca de producto ZITROFOR solicitado por Instituto Quimioterápico Sociedad Anónima, para distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomeclatura (sic) Oficial, al artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, y se declara que “deviene en necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial a efectos de solicitar un informe al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 de la decisión 486 … así como cual debe ser la debida aplicación de dicho dispositivo al caso sub examine, con el fin de coadyuvar a dilucidar la presente controversia”, por lo que “SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado organismo emita el informe correspondiente, con conocimiento de los sujetos procesales …”, providencia recibida en este Tribunal el 30 de enero de 2006, junto con el expediente de la causa, en el cual obran, entre otras, las siguientes actuaciones: 1.

De los hechos que se desprenden de la demanda y de otros escritos En la demanda formulada por el representante de la sociedad PFIZER INC. ante el Presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por virtud de la cual promueve “proceso abreviado contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- … solicitando la invalidez e ineficacia de la Resolución 1143-2001/TPI-INDECOPI de fecha 23 de agosto del 2001”, se alega que “Con fecha 11 de agosto del 2000, salió publicada en el diario oficial El Peruano la solicitud de registro de la marca de producto ZITROFOR presentada por Instituto Quimioterápico S.A., para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 5 …”; que “El 31 de agosto del 2000 mi representada PFIZER INC propietaria de la marca registrada ZITROMAX, que protege productos farmacéuticos de la Clase 5 … interpuso recurso de oposición al registro de la marca ZITROFOR …”; que “El Jefe de la Oficina de Signos Distintivos –División de Marcas- del INDECOPI, en su condición de autoridad de primera instancia administrativa, expidió la Resolución Nº 002195-2001/OSD-INDECOPI con fecha 7 de marzo del 2001, declarando infundada la oposición formulada y en consecuencia, dispuso el registro de la marca solicitada ZITROFOR a favor de Instituto Quimioterápico S.A.”; que “De inmediato mi representada interpuso recurso de apelación y es así cómo (sic), con fecha 23 de agosto del 2001, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, actuando como segunda y última instancia administrativa, expidió la Resolución Nº 1143-2001-TPI–INDECOPI confirmando la resolución de primera instancia”.

Según el “RESUMEN DE LA CAUSA SIGNADA CON EL NÚMERO 269-2004” (folio 142), la “SENTENCIA DE LA SALA SUPREMA EN LO CIVIL: (…) declara INFUNDADA LA DEMANDA …”, el 29 de septiembre de 2003. Por último, obra en autos el texto del recurso de apelación ejercido por PFIZER INC. contra la sentencia de la citada Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú (folios 125 a 128). 2.

Del texto de la resolución impugnada La Resolución Nº 1143-2001/TPI-INDECOPI, del 23 de agosto de 2001, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, señala como “ANTECEDENTES” que “Con fecha 15 de junio del 2000, Instituto Quimioterápico S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto ZITROFOR para distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial”; que “Con fecha 31 de agosto del 2000, Pfizer Inc. … formuló observación manifestando ser titular de la marca ZITROMAX en la clase 5 … con la cual el signo solicitado resulta confundible … ”; que “Con fecha 17 de octubre del 2000, Instituto Quimioterápico S.A. absolvió el traslado de la observación formulada por Pfizer Inc., manifestando que si bien los signos en conflicto comparten el prefijo ‘ZITRO’, éstos se diferencian en sus sufijos … Indicó que debía tenerse en cuenta que en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial existen varias marcas que contienen en su conformación la partícula ZITRO”; que “Con fecha 19 de setiembre del 2000, Glaxo Group Limited … formuló observación manifestando ser titular de la marca ZYFETOR en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, con la cual el signo solicitado resulta gráfica y fonéticamente confundible”; que “Con fecha 18 de octubre del 2000, Instituto Quimioterápico S.A. absolvió el traslado de la observación formulada por Glaxo Group Limited, manifestando que los signos en conflicto no son gráfica, fonética ni conceptualmente semejantes …”; que “Mediante Resolución N° 2195-2001/OSD-INDECOPI de fecha 7 de marzo del 2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundadas las observaciones formuladas por Pfizer Inc. y por Glaxo Group Limited y otorgó el registro solicitado”; que “Con fecha 27 de marzo del 2001, Pfizer Inc. interpuso recurso de apelación manifestando que los signos en conflicto comparten cinco de sus ocho letras ubicadas en igual orden”; y que “Con fecha 28 de marzo del 2001, Glaxo Group Limited interpuso recurso de apelación …”.

La Resolución identifica como “CUESTIÓN EN DISCUSIÓN” la de “si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado ZITROFOR y las marcas registradas ZITROMAX y ZYFETOR”. De la Resolución mencionada se desprende, entre otras consideraciones, que “Existen en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial diversas marcas registradas a favor de distintos titulares que contienen en su conformación la partícula ZITRO, tales como: ZITROGAL, ZITROZIN y ZITROBIOTIC”; que “Las normas que a la fecha de la presentación de la solicitud en cuestión (15 de junio del 2000) regulaban el registro de las marcas en el Perú eran la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena … y el Decreto Legislativo 823.

La Decisión 344 fue derogada por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina …”; que “Esta variación de las normas que regulan el registro de marcas, que ha ocurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y el momento de resolver, plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo”; que, en materia de propiedad industrial, el límite entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata de las normas jurídicas lo fija “la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486 (…) De lo anterior se desprende que la presente solicitud de registro se tramitará de acuerdo a la Decisión 486 … aunque la solicitud de registro fue presentada durante la vigencia de la Decisión 344”; que “… se advierte que los productos que el signo solicitado pretende distinguir (productos farmacéuticos) se encuentran comprendidos dentro de los productos que distinguen las marcas registradas (productos farmacéuticos // preparaciones y sustancias farmacéuticas).

Dado que la identidad de los productos incrementa el riesgo de confusión entre los signos en conflicto, el examen comparativo entre los mismos deberá ser más riguroso”; que “… tratándose de productos farmacéuticos, es razonable asumir que el consumidor al adquirir tales productos hará un detenido examen de los mismos en función de sus necesidades de salud”; que “la partícula ZITRO … es utilizada en la conformación de algunas marcas registradas en la clase 5 … el hecho que una partícula sea frecuentemente utilizada en la conformación de varias marcas no significa que no deba tomarse en consideración al momento de realizar el examen comparativo.

Sin embargo, dicha partícula no será determinante para establecer la semejanza de los signos. Es en ese sentido que se indica que dicha partícula pierde relevancia a efectos de realizar el examen comparativo”; que “la Sala determina que no obstante distinguir los mismos productos, las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos en conflicto permiten su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor respecto a los productos … o respecto al origen empresarial de los mismos”; y que la Sala resuelve “CONFIRMAR la Resolución Nº 2195- 2001/OSD-INDECOPI de fecha 7 de marzo del 2001 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto ZITROFOR … para distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 …”. 3.

De los fundamentos de derecho de la demanda La demanda formulada por el representante de la sociedad PFIZER INC. se apoya en disposiciones nacionales y en los “artículos 134 y 136 inciso a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”. En ella se sostiene que “la denominación ZITROFOR, no reúne los requisitos señalados en el artículo 134 de la Decisión 486 … por tanto, está incursa en la prohibición al registro de una marca, que se encuentra precisada en el artículo 136 inciso a) de la referida Decisión 486”; que “la marca ZITROFOR … a simple vista resulta ser gráfica y fonéticamente similar y por tanto sumamente confundible con la marca registrada ZITROMAX de propiedad de mi mandante …”; que “ambas marcas están formadas por ocho letras consecuentemente tienen la misma extensión”; que “de las ocho letras, las cinco primeras - Z - I - T - R - O -, vale decir la mayoría, son idénticas y además, están ubicadas en el mismo orden”; que “si bien las tres últimas letras que figuran en cada una de las marcas en conflicto son diferentes, no se debe olvidar que es el comienzo de las palabras, por lo general, el que determina la impresión fonética de los signos”; que “ambas marcas en conflicto protegen los mismos productos ubicados en la misma Clase 5 … tratándose de productos farmacéuticos destinados a curar y preservar la salud de las personas el análisis comparativo entre las mismas debe hacerse con mayor rigor que de ordinario”; que “al coexistir en la misma clase 5 dos productos con marcas tan parecidas como ZITROMAX y ZITROFOR, en un país como el nuestro, pluricultural y plurilinguístico (sic), y en donde además el público en su gran mayoría tiende a la automedicación, las posibilidades de que se originen confusiones y equívocos que incluso pueden tener lamentables consecuencias, son bastante altas”; y que el “Instituto Quimioterápico S.A. ha tenido pleno conocimiento de la existencia previa de la marca registrada ZITROMAX de propiedad de Pfizer Inc. … y de mala fe ha solicitado y obtenido el registro de una marca totalmente parecida como lo es ZITROFOR para distinguir los mismos productos, para así obtener así (sic) un provecho indebido”. 4.

De los fundamentos de derecho de los escritos de contestación a la demanda 4.1. En su escrito de contestación, la “Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales” argumenta que “el Riesgo de Confusión puede producirse de 2 maneras: - Mediante Confusión Directa (…) - A través de Confusión Indirecta: (…)”; que “Previo a establecerse la presencia o no de riesgo de confusión, fue necesario analizar la existencia de similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios que distinguen las marcas, así como la semejanza gráfico-fonético entre estas, considerando además la distintividad que ostentan”; que “Dado que en este caso la similitud entre los signos se presentaba muy marcada, porque los productos distinguidos por ambos pertenecen al ramo farmacéutico, la Autoridad Administrativa indicó que la rigurosidad en el examen comparativo debía ser mayor”; que “Para el Examen Comparativo, la doctrina, la legislación marcaria y la jurisprudencia andina, establecen que se deben tomar en cuenta 3 criterios de evaluación: La similitud visual (…) La similitud auditiva o fonética (…) La similitud ideológica o conceptual (…)”; que “Considerando todos los criterios y aspectos citados, se realizó el examen comparativo entre las marcas en litigio, que concluyó señalando que no son similares”; que “Desde el punto de vista fonético, si bien es cierto las marcas ‘ZITROFOR’ y ZITROMAX coinciden en la partícula ZITRO, no resulta menos cierto que esta es común y muy usada dentro de la clase 05, y que además difieren en las terminaciones, que son sus sílabas tónicas, estableciendo así que oídas o pronunciadas íntegramente el impacto auditivo sea distinto”; que “Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que aún cuando las marcas comparten el término ZITRO inicialmente, la grafía diferente de sus letras finales, provoca que apreciadas en su conjunto tengan un impacto visual distinto”; que “las marcas en conflicto poseen diferencias que les otorgan suficiente distintividad y que les permiten coexistir pacíficamente en el mercado sin inducir a riesgo de error o confusión al consumidor, por ello los argumentos que la demandante indica al respecto, carecen de sustento, ya que no puede pretender que dos signos sean semejantes solo porque poseen algunas letras iguales o en igual ubicación, mas (sic) aún cuando, como hemos indicado, el término similar en ambos (ZITRO) es común en (sic) dentro de la clase donde están registradas y no es relevante para establecer las semejanzas”; y que “quedó demostrado que dicha marca es perceptible, suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica …”. 4.2.

En su escrito de contestación, el apoderado del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sostiene que “la demandante no ha señalado que (sic) normas legales tipifican las causales de nulidad en las que supuestamente incurre la resolución que aquí se pretende impugnar”; que “Existe confusión entre dos marcas cuando, comparando una con la otra, dejan la misma impresión o recuerdo.

En este sentido, para que se configure la confundibilidad, deben recurrir (sic) tres requisitos: 1) que haya semejanza entre los signos enfrentados; 2) que la identidad o semejanza sea de grado tal que lleve a engaño al público consumidor y 3) que los sinos (sic) en cuestión se apliquen a productos o servicios idénticos o semejantes”; que “Las observaciones planteadas por la demandante, en base a la confundibilidad que existiría entre las marcas en conflicto carecen de validez, por cuanto los signos examinados no son semejantes en grado de inducir a error o confusión al público consumidor”; que “se ha concluido que el signo solicitado a registro en el procedimiento administrativo que sirve de antecedente a este caso, no se encuentra comprendido en ninguna de las prohibiciones previstas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic) …”; que “el tribunal de la (sic) INDECOPI … efectuó un análisis de comparación entre esta marca y la marca que sustentó la oposición en base a los siguientes criterios: Apreciación de Conjunto (…) de los términos de la demanda puede colegirse que es la parte demandante la que insiste en que se haga un análisis fragmentado de la marca, criterio que es contrario al que establece la ley como el idóneo para determinar la confundibilidad entre las marcas.

Apreciación Sucesiva de los Signos (…) Mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias (…) considerando que se trata de una marca denominativa, vista esta (sic) en conjunto sin analizar los componentes aisladamente genera una impresión suficientemente distinta a la marca propiedad de la empresa opositora. … SE APRECIA CLARAMENTE QUE LAS MARCAS COMPARADAS comparten un prefijo de uso común en dicha clasificación de la nomenclatura y que incluso resulta de uso necesario por cualquier productor de fármacos basados en el mismo principio activo contenido en los medicamentos identificados con las marcas en disputa, porque el uso de ese prefijo informa al consumidor una característica esencial del producto, y a partir de esto queda claro que los sufijos contenidos en cada una de estas marcas (‘MAX’ en un caso y ‘FOR’ en el otro caso, generan que cada una de ellas adquiera particularidad sonora, visual y conceptual. … en base a todos estos criterios de evaluación se llega necesariamente a la misma conclusión … referida a la inexistencia de una semejanza en grado tal que pueda generar confusión en el público consumidor”.

Que otro criterio de evaluación fue la “Apreciación Espontánea y Fugaz (…)”; que “en el caso de autos el consumidor medio de productos farmacéuticos, normalmente no es quien determina la identidad del producto que se apresta a consumir, sino que por el contrario, esa elección es tomada por un profesional médico, persona en la cual la posibilidad de confusión entre ambos productos es inexistente.

Esto es notablemente cierto en el caso que específicamente nos ocupa debido a que los fármacos que se identifican con las marcas en conflicto son de uso en el tratamiento del CANCER y eso determina una circunstancia en la que no se da el fenómeno de automedicación. El tratamiento es tan especializado que la decisión de consumo NUNCA se encuentra en manos del paciente y SIEMPRE se encuentra en manos de un médico.

Adicionalmente el acto de compra de este tipo de productos para el cancer (sic) SOLAMENTE SE PUEDE DAR EN FARMACIAS Y CON PARTICIPACIÓN DE UN FARMACEUTICO”; que “en el mercado … la propaganda de productos farmacéuticos no se dirige a los potenciales enfermos sino a los médicos a través de visitadores médicos”; que “por la propia naturaleza del producto y su forma de comercialización, en la clasificación Nº 05 de la Nomenclatura Oficial (productos farmacéuticos), se reunen (sic) un conjunto de circunstancias que disminuyen notablemente el riesgo de confusión del tipo que se alega en la demanda, mas (sic) aún si como en este caso entre las marcas en cuestión no existe similitudes de grado tal que puedan inducir a error o producir confusión en el público”; y que “resulta evidente que las marcas en comparación se encuentran en aptitud técnica de coexistir sin inconveniente alguno en el mercado”. 5.

De la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú En el texto de la sentencia que obra en autos, emanada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú, se indica que “la marca es un bien inmaterial consistente en un signo que puede ser denominativo, gráfico o mixto, que se relaciona con determinados productos o servicios, y para ser registrada como tal, debe ser novedoso, visible y suficientemente distintivo, lo que obedece a la necesidad de diferenciar los productos y servicios que deben ser comercializados en el mercado”; que “se ha verificado que la partícula ZITRO es utilizada en la conformación de algunas marcas registradas en la Clase cinco de la Nomenclatura Oficial, tales como ZITROGAL, ZITROZIN y ZITROBIOTIC, señalando que no implica que no deba tomarse en consideración al momento de realizar el examen comparativo, pero ello no será determinante para establecer la semejanza de los signos”; que “la actora PFIZER INC. es titular de la marca de producto ‘ZITROMAX’ … que distingue productos farmacéuticos y todos los demás productos de la Clase cinco de la Nomenclatura Oficial; mientras que la co demandada Instituto Quimioterápico Sociedad Anónima, lo es de la marca ‘ZITROFOR’, que distingue Productos Farmacéuticos de la Clase cinco … cuyas marcas en conflicto se encuentran dirigidas a un mismo publico (sic) consumidor”; que “si bien la marca solicitada ZITROFOR, con la registrada ZITROMAR (sic), reproduce las cinco primeras letras en el mismo orden, se ha establecido que dicha partícula es utilizada frecuentemente en otros productos de la misma clase, por lo que, sólo quedan los términos FOR / MAX cuyas sílabas tónicas tienen una pronunciación distinta, y desde el punto de vista gráfico resultan totalmente diferentes determinando una impresión visual distinta”; que “analizado el signo solicitado ZITROFOR con la marca registrada ZITROMAX, se advierte que dichos signos presentan un impacto visual e impresión sonora de conjunto semejantes, y si bien la marca solicitada reproduce la (sic) cinco primeras letras de la marca registrada, ésta es parte de otras marcas registradas en la Clase cinco de la Nomenclatura Oficial, lo que conllevaría a determinar como una partícula débil, sin posibilidades de que constituya un elemento diferenciador, sucede que también dicha partícula, examinado en su conjunto, ha perdido individualidad”; que “… siendo compleja la casuística y diversa (sic) de las marcas, no puede resolverse sino al amparo de las normas que establecen los criterios de confundibilidad teniendo en cuenta en cada caso concreto”; que “el signo solicitado y registrado de la denominación ZITROFOR si (sic) cumple con los requisitos de registrabilidad previstos en el artículo ciento treinticuatro, de la Decisión cuatrocientos ochentiséis de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y no se encuentra incursa en la prohibición a que se contrae el inciso a) del numeral ciento treintiséis de la Decisión acotada”; por lo que resuelve que “la demanda debe ser desestimada …” (folios 119 a 124). 6.

Del recurso de apelación El representante de la sociedad PFIZER INC. recurrió en apelación contra la sentencia citada, y en el recurso alegó que “La marca ZITROFOR, registrada a favor del Instituto Quimioterápico S.A., se encuentra incursa en la prohibición establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, por lo que no procede su registro”; que “La marca ZITROFOR … a simple vista resulta ser gráfica y fonéticamente similar y por ende sumamente confundible con la marca ZITROMAX, registrada anteriormente a favor de mi representada y para distinguir los mismos productos de la Clase 5”; que “La marca ZITROFOR ha sido formada en base a la marca registrada con anterioridad ZITROMAX de propiedad de mi representada”; que “Siendo tan evidente la similitud gráfica entre las marcas en debate, como consecuencia lógica, desde el punto de vista fonético también existe una innegable similitud, se puede decir que suenan de forma parecida y por tanto fácilmente pueden ser confundidas por cualquier persona, la misma que deliberadamente va a ser inducida a error”; que “considero que no es necesaria mayor argumentación para constatar que las semejanzas entre las marcas ZITROMAX y ZITROFOR, son mayores que la pequeña diferencia existente”; y que “tratándose de productos farmacéuticos destinados a curar y preservar la salud de las personas, el análisis comparativo entre las mismas debe hacerse con mayor rigor que de ordinario”.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es la prevista en el artículo 136, literal a, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 146 y 147 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de la norma sometida a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de registro como marca del signo “ZITROFOR” fue presentada el 15 de junio de 2000, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, es decir, los artículos 81 y 83, literal a, de la citada Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 344 (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. Decisión 486 (…) “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. La Disposición Transitoria en referencia contempla además la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone la aplicación de la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como a su plazo de vigencia. Y si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

En el caso de autos, del expediente administrativo se desprende que la solicitud de registro como marca del signo “ZITROFOR” fue formulada el 15 de junio de 2000, por lo que la norma sustancial aplicable, a los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos de registro del signo en referencia, es la vigente para la fecha de la solicitud, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 citada define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de error o confusión acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Del artículo 81 se desprende pues, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple con los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. III. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza.

De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad. Del texto de la disposición del artículo 83, literal a, se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe relación de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. IV. De las marcas de productos farmacéuticos. Partículas de uso común. La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a cubrir productos farmacéuticos, y una marca que tiene por objeto el mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, en la salud de los consumidores, del riesgo de confusión que se suscite.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ- NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50- IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos o partículas de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”). Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2° En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 3° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 4º La comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5° La comparación entre un signo ya registrado como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y un signo pendiente de registro, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que la existencia del riesgo de confusión entre ellos pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores.

Sin embargo, el Tribunal reitera que, si el signo ha sido confeccionado con elementos o partículas de uso general, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que forme parte de aquél y en la condición de signo de fantasía que logre constituir el conjunto marcario. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA