Año XXIII - Número 1342 Lima, 15 de mayo de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 19-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literal a); 83, literal a); 89 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 414-03.

Actor: L’OREAL. Marca denominativa: “TRUE ILLUSION” Proceso 22-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 135, literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio del artículo 134 de la misma Decisión. Signo: FIGURA DE UN CISNE+COSMETICS (mixto).

Actor: sociedad SCHWANSTABILO COSMETICS GMBH & CO. Proceso interno N° 2003-00252 Proceso 30-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Parte actora: sociedad PFIZER INC. Caso: marca “ZITROFOR”.

Expediente Interno: N° 269-2004 Proceso 26-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 88, 103, 119, 120 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: TEJALIT. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Proceso interno N° 2003-00224 15 23 34 PROCESO 19-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literal a); 83, literal a); 89 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 414-03.

Actor: L’OREAL Marca denominativa: “TRUE ILLUSION”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 15/05/2006 2.44 fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de febrero de 2006. clase 3 de la Clasificación Internacional ‘cosméticos, perfumería, polvos para cutis y similares’, (certificado N° 49251).

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: L’OREAL. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI.

Tercero interesado: UNILEVER N.V. B. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes: a. El 4 de mayo de 1998, la sociedad L’OREAL solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro del signo “TRUE ILLUSION” para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. b. Después de haberse publicado el extracto en el diario oficial ‘EL Peruano’, dentro del plazo respectivo nadie formuló observaciones al registro del signo “TRUE ILLUSION”, por lo que la Oficina de Signos Distintivos – INDECOPI procedió a realizar el examen de registrabilidad. c. Mediante Resolución N° 014932-1998/OSDINDECOPI de 21 de diciembre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos-INDECOPI negó el registro del signo denominativo “TRUE ILLUSION”, por ser similar a la marca denominativa “ILLUSION” de la compañía UNILEVER N.V., que distingue productos de la d. Señaló el INDECOPI, que la semejanza entre ambos signos radica en que el término ILLUSION constituye el único elemento en la marca registrada y, a su vez, es el más característico del signo solicitado. e. L’OREAL interpuso recurso de apelación el 20 de enero de 1999, el que sustentó en que la Oficina de Signos Distintivos no tuvo en cuenta en conjunto la estructura gramatical, como tampoco que el primer elemento del signo solicitado es TRUE. f. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 910-1999/TPI-INDECOPI de 22 de julio de 1999, resolvió rechazar el acuerdo de coexistencia marcaria, y confirmó la Resolución impugnada, denegando el registro. g. La actora promovió ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia proceso contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, solicitando la nulidad e invalidez de las Resoluciones 014932-1998/ OSD-INDECOPI de 21 de diciembre de 1998 y N° 910-1999/TPI-INDECOPI de 22 de julio de 1999 y. h. Mediante sentencia de 24 de octubre de 2002, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró fundada la demanda y, por lo tanto, la nulidad de las Resoluciones demandadas. i. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. j. UNILEVER N.V. además de ser titular de “ILLUSION” tiene registradas las siguiente marcas: • TRUE LOVE (denominativa) certificado N° 8587, su vigencia hasta el 11 de julio de 2004, para distinguir “jabones, perfumes, aguas de colonia, aceites esenciales, cosméticos; preparaciones para el baño no medicadas; cremas y lociones para la piel, preparaciones para el baño y la ducha, GACETA OFICIAL talco; preparaciones para el cabello, dentífricos, antiperspirantes, desodorantes para uso personal y todos los demás productos”. • TRUE LOVE (denominativa) y modelo para distinguir “jabones, perfumes, colonias, agua de tocador, aceites esenciales, cosméticos; preparaciones para el tocador no medicas; cremas y lociones para la piel; preparaciones para el cabello, dentífricos, antiperspirantes, desodorantes para uso personal y todos los demás productos”, certificado N° 14190, vigente hasta el 23 de julio de 2005. k. UNILEVER N.V. no formuló observación alguna, haciendo evidente que no se encontraba afectada con la solicitud de registro del signo TRUE ILLUSION.

Prueba de ello, es la carta de consentimiento presentada el 5 de marzo de 1999, expedida a favor de la sociedad L’OREAL, en la que ambas partes señalan que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin riesgo de confusión para los consumidores, y mediante la cual se excluye de la solicitud de registro del signo TRUE ILLUSION, los productos: perfume, agua de tocador, y aceites esenciales para su uso personal. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora solicita la invalidez y revocación de las Resoluciones emitidas por el INDECOPI, para que, consecuencialmente, se otorgue el registro del signo TRUE ILLUSION. Al efecto expone como razones: a. Cumplidos los 30 días para presentar observaciones a la solicitud de registro del signo TRUE ILLUSION no se formuló ninguna por parte de UNILEVER N.V., titular de la marca registrada ILLUSION que ampara productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional ‘cosméticos, perfumería, polvos para cutis y similares’; además, la sociedad UNILEVER N.V. suscribió el 01 de febrero de 1999 una carta de consentimiento a nombre de L’OREAL, en la que se permite el registro y uso del signo solicitado TRUE ILLUSION, y en la que se indica los productos detallados en la solicitud de registro: ‘gels, sales para el baño y la ducha, jabones de tocador, desodorante para el cuerpo, cosméticos tales como cremas, 15/05/2006 3.44 leches, lociones, gels y polvos para la cara, el cuerpo y las manos, protectores solares, maquillajes, shampoos, gels, sprays, mousses y bálsamos para el peinado y el cuidado para el cabello, lacas para el cabello, tintes y preparaciones para decolorar el cabello, preparaciones para permanente, para rizar y ondular el cabello, dentífricos, exclusivamente’, considerando que las marcas podían coexistir en el mercado sin riesgo alguno de generar confusión. b. Desde el punto de vista gráfico y fonético, los signos TRUE ILLUSION e ILLUSION difieren en el número y secuencia de sus sílabas, así como de su estructura gramatical. c. ILLUSION significa ilusión en español y, en consecuencia, el público consumidor lo puede asociar fácilmente con su traducción castellana por la similitud en su escritura, mientras que el término TRUE significa verdadero, verdad, real y la asimilación por parte de los consumidores se presenta como una denominación de fantasía; además, para el consumidor será la primera sílaba TRUE la que recuerde con facilidad, siendo éste un elemento diferenciador importante para evitar el riesgo de confusión. d. El público consumidor pone especial atención y cuidado cuando adquiere productos de belleza; es por ello que se hace un buen observador de la marca, origen empresarial, etc.

Y por lo tanto, la coexistencia de los signos TRUE ILLUSION e ILLUSION no genera ningún riesgo de confusión ante los consumidores de los mismos. 3. La contestación a la demanda. El INDECOPI se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: a. Los signos confrontados pertenecen a distintos titulares pero tienen similitud tanto en los productos que amparan (clase 3 de la Clasificación Internacional), como en las marcas mismas y, en consecuencia, no pueden coexistir pacíficamente en el mercado ya que se expenden en los mismos establecimientos comerciales. b. El consumidor no compara marcas, sino que recuerda el componente de la misma.

ILLU- GACETA OFICIAL SION es el término que con mayor facilidad puede ser captado por su traducción al castellano, lo que no ocurre con el término TRUE que nada significa ni evoca para el público consumidor. c. El riesgo de confusión es mínimo cuando el consumidor es profesional o especializado, lo que no sucede en el presente caso, dado que los productos que se pretende amparar con el signo solicitado son de consumo masivo, y no como lo indica el demandante, de consumo privilegiado, por lo que debe ponerse mayor atención al consumidor medio. d. Otro pormenor de la utilización de un mismo término: “… entre “ILLUSION” y “TRUE ILLUSION” en las que se repite el componente “ILLUSION” generándose así en el consumidor la impresión de que ambas marcas distinguen productos vinculados y fabricados por la misma unidad empresarial cuando en realidad ello no es así”. e. Las Resoluciones impugnadas no han incurrido en causal de invalidez alguna al rechazar el acuerdo de coexistencia marcaria, ya que el artículo 158 del Decreto Legislativo N° 823, dispone que es potestad del INDECOPI rechazar este tipo de acuerdo privado en resguardo del interés público, cuando la similitud entre las marcas sea de tal grado que pueda generar riesgo de confusión. 15/05/2006 4.44 se de productos para el cuidado, higiene y belleza del rostro y del cuerpo, resulta razonable asumir que el público consumidor prestará especial atención al momento de adquirirlos, según se advierte de la lectura del cuarto párrafo del punto cuatro de la acotada resolución del Tribunal (determinación del Riesgo de Confusión).- Que, no obstante que la afirmación vertida por el citado Tribunal administrativo abunda en el hecho de la inexistencia del riesgo de confundibilidad, la autoridad persiste en la denegatoria del registro de la marca solicitada, situación que, según se ha determinado en el considerando anterior, resulta incongruente, pues implícitamente la autoridad administrativa admite que ambas marcas (la solicitada y la registrada) pueden coexistir en el mercado debido a la especial atención que pone el consumidor al adquirirlos, dada la naturaleza de los productos no obstante pertenecer a la misma clase de la Nomenclatura Oficial…”. 5.

Recurso de apelación contra la sentencia de 24 de octubre de 2002, proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia. El INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia, con los siguientes argumentos: De conformidad con el informe del Juez Consultante y de los documentos enviados, se desprende que la sociedad UNILEVER N.V. no contestó la demanda. a. La sentencia apelada incurre en error al considerar una supuesta incongruencia en que habría incurrido la Resolución del Tribunal del INDECOPI, ya que si bien éste estableció que los signos en conflicto poseían elementos característicos, ello no resultaba determinante para otorgar el registro de una marca. 4.

Fundamentos jurídicos de la parte considerativa de la sentencia de 24 de octubre de 2002, proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú. b. Nuestra legislación marcaria pretende evitar el registro de signos, que aún cuando el consumidor no los pudiese confundir gráfica, fonética o conceptualmente, si los puede asociar a un mismo origen común. Para acceder al petitum de la demanda y, en consecuencia, anular las Resoluciones demandadas, la Corte Suprema tuvo en cuenta, entre otros fundamentos, que: c. El Tribunal de INDECOPI ha resuelto denegar el registro del signo solicitado (TRUE ILLUSION), por considerar que al ser portadora de un vocablo que se asocia con la marca previamente registrada, el consumidor podría incurrir en confusión respecto del verdadero origen empresarial del producto o a las expectativas de calidad esperadas.

“…El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual concuerda con la demandante en el sentido de que tratándo- GACETA OFICIAL De manera que el sustento de la denegatoria del registro del signo ha sido el riesgo de confusión indirecta II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El juez consultante, mediante auto de 9 de noviembre de 2005, ha solicitado la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se interpretará la norma solicitada y de oficio, el artículo 81, el literal a) del artículo 82 y los artículos 89 y 107 de la Decisión 344 norma vigente al momento de la solicitud de registro de marca.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior, (…) 15/05/2006 5.44 Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” Artículo 89 “El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios.

Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. La oficina nacional competente podrá en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.” Artículo 107 “Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres desta- GACETA OFICIAL cados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. 15/05/2006 6.44 ciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.” “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) IV.

CONSIDERACIONES. La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, reglas para el cotejo marcario, comparación entre marcas denominativas, signos compuestos, signos en idioma extranjero, de los acuerdos de coexistencia marcaria y modificación de la solicitud de registro.

(…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”. 2 A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferen- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la 1 2 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL 15/05/2006 7.44 destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997). servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”. “Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”.

(Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto.

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “…viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 3 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. GACETA OFICIAL los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” 4 Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 26 de octubre del 2004. Proceso N° 132-IP-2004. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. 15/05/2006 8.44 se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.”5 3. La susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 5 FERNANDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. GACETA OFICIAL Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. 15/05/2006 9.44 En reiteradas sentencias este Tribunal se ha pronunciado sobe los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, de la siguiente manera: “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP-2005. Sentencia de 27 de julio de 2005. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1240 de 7 de septiembre de 2005).

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro. Concretando el tema, el Tribunal también ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan, así como entre los productos que amparan, existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

“ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.” 6 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 26 de enero del 2005. Proceso Nº 161-IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005. GACETA OFICIAL 15/05/2006 10.44 La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

La similitud ortográfica existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. La similitud fonética se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso.

La similitud ideológica se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

C. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 7, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: 7 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. D. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS.

Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: GACETA OFICIAL “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” Al cotejar signos compuestos habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen los signos compuestos, teniendo esto como efecto, que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes de las marcas en conflicto estén dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial y a evitar, de este modo, que el consumidor pueda caer en error.

Al respecto el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”.

(Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS mixta). “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 8 - Signos compuestos: Dentro de los signos denominativos están los signos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras; al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ” (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca BOLIN BOLA). 8 15/05/2006 11.44 FERNANDEZ Novoa, Carlos.

Ob. Cit. Págs. 199 y SS. De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos TRUE ILLUSION e ILLUSION, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal. F. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO.

Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. Sin embargo, no serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y tampoco si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “ Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los GACETA OFICIAL Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros…”.

(Proceso N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, marca OLYMPUS). El Tribunal asimismo dice que: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

(Proceso Nº 3-IP95, Interpretación Prejudicial del 7 de agosto de 1995). G. DE LOS ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA. Como quiera en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación se plantea la existencia de un acuerdo de coexistencia marcaria entre las sociedades UNILEVER N.V. y L'OREAL, que no tuvo en cuenta la Oficina Nacional, es pertinente interpretar el artículo 107 de la Decisión 344, el cual regula dicha figura.

Dicho artículo prohíbe la comercialización de los productos o servicios identificados con marcas idénticas o semejantes, registradas en la subregión a nombre de titulares diferentes y para distinguir los mismos productos o servicios, salvo que dichos titulares suscriban acuerdos que permitan aquella comercialización. De haber acuerdo, dispone la norma, que las partes deben adoptar las previsiones necesarias dirigidas a evitar la confusión del público acerca del origen de tales productos o servicios, dentro de las cuales se encuentra la de especificar, con caracteres destacados y proporcionales, la identificación del origen de los mismos.

Además, el acuerdo deberá ser inscrito en la oficina nacional competente, respetando las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. 15/05/2006 12.44 En relación con la eficacia y aceptación de tales acuerdos, este Tribunal ha manifestado que: “Los Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares.

Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”.

(Proceso 104-IP-2003. Interpretación prejudicial de fecha 29 de octubre de 2003). Los acuerdos de coexistencia marcaria, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes: 1. Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos. 2.

Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia. 3. Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberán analizar si el acuerdo de coexistencia cumple con dichos requisitos, pudiendo en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por lo tanto, declarar que marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general.

En este sentido el Tribunal ha precisado lo siguiente: “La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error” (Proceso 50-IP-2001.

GACETA OFICIAL Interpretación prejudicial del 31 de octubre de 2001). H. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO. Conforme a los documentos que acompañan la solicitud de interpretación se plantea que con la carta de consentimiento otorgada por la sociedad UNILEVER N.V. se modificó la solicitud de registro marcario, excluyendo de ella los siguientes productos: perfume, agua de tocador y aceites esenciales para uso personal.

En este sentido, se interpretará el artículo 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma procesal aplicable al momento de presentarse la modificación de la solicitud. El artículo 89 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena dispone que el peticionario podrá modificar su solicitud de registro marcario únicamente en los aspectos secundarios.

Lo anterior quiere decir que el legislador andino supone una diferencia entre los aspectos secundarios y aspectos principales de la solicitud, pero no define unos y otros. El Tribunal se ha manifestado en relación con dicha distinción de la siguiente manera: “En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios.

Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc.), hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite constituiría una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial del registro con la consecuente publicación, sujeción a la posibilidad de nuevas observaciones y pérdida del derecho de prioridad”.

(Proceso N° 26-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 23 de abril de 2003). En relación con la restricción de los productos o servicios descritos en la solicitud inicial, es considerada por la norma en cuestión como un aspecto secundario. A contrario sensu, la ampliación de productos o servicios inicialmente especificados, o el propio cambio de signo, son considerados aspectos principales y, por lo tanto, inmodificables. 15/05/2006 13.44 El artículo 89 no dispone nada en relación con la oportunidad para modificar la solicitud.

El Tribunal en reiterada jurisprudencia, sobre el tema ha establecido: “El artículo 89 que se analiza, no ha precisado el momento en el cual, dentro del procedimiento administrativo, el peticionario pueda modificar su solicitud inicial. Pero si se parte del hecho de que un procedimiento administrativo contiene varias fases, una de las cuales es la del procedimiento de tramitación o sea el conjunto de actos o actuaciones que conducen al acto definitivo, esto es, a la resolución del administrador, esos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento que el administrador dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa.” (Proceso N° 20-IP-95.

Interpretación prejudicial del 16 de octubre de 1996). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicita- GACETA OFICIAL do para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

CUARTO

QUINTO

SEXTO: El Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos ILLUSION y TRUE ILLUSION, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación respecto de la comparación entre la mencionada clase de marcas, y en especial teniendo en cuenta que en relación con los signos compuestos habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que los componen.

Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada.

La Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberán analizar si el acuerdo de coexistencia cumple con los requisitos de eficacia descritos en la presente interpretación, pudiendo en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por lo tanto, declarar que marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general. 15/05/2006 14.44 SEPTIMO: El artículo 89 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina se refiere a los aspectos y efectos concernientes a la facultad del peticionario de modificar su solicitud inicial de registro determinando que ella sólo procede en aspectos secundarios, atinentes a la descripción de marca o, en su caso, a la eliminación o restricción de los productos o servicios principalmente especificados.

No es viable cuando se pretende alterar la naturaleza del signo registrable, ni tampoco para ampliar los productos o servicios principalmente especificados. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 41403, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 15/05/2006 15.44 PROCESO 22-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 135 literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio del artículo 134 de la misma Decisión Signo: FIGURA DE UN CISNE+COSMETICS (mixto).

Actor: sociedad SCHWAN-STABILO COSMETICS GMBH & CO. Proceso interno N° 2003-00252. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, adjuntada al oficio N° 1851 de 28 de noviembre de 2005, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa al artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 2003-00252.

El auto de 22 de febrero de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial, por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio N° 1851, complementada con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: Sociedad SCHWAN–STABILO COSMETICS GMBH & CO.

Demandada: La Superintendencia de Industria y Comercio. Terceros interesados: sociedad JAFER LIMITADA y sociedad LABORATORIO DE COSMÉTICOS SLENDY LTDA. b) Hechos El 6 de septiembre de 2001 la sociedad SCHWAN– STABILO COSMETICS GMBH & CO presentó solicitud de registro como marca del signo FIGU- RA DE UN CISNE+COSMETICS (mixto) para distinguir “Lápices cosméticos de todo tipo, lápices para cejas, lápices para el contorno de los ojos, lápices cajal, lápices delineadores de ojos, lápices labiales, lápices delineadores de labios, lápices de sombras, pestañina; lápices correctores y para cubrir; lápices cosméticos para los pómulos y el rostro; lápices removedores de maquillaje; lápices de perfume, lápices blancos para las uñas, lápices delineadotes (sic) líquidos”, productos comprendidos en la clase 3 (Clasificación Internacional de Niza, clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengranar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos).

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 515 del 29 de abril de 2002, las sociedades JAFER LIMITADA y LABORATORIO DE COSMÉTICOS SLENDY LIMITADA presentaron oposición al registro, argumentando que la expresión COSMETICS no era registrable por ser genérica y descriptiva. Por Resolución N° 29821, de 20 de septiembre de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de oficio, negó el registro del signo FIGURA DE UN CISNE+COSMETICS (mixto), porque consideró que “… la marca solicitada en registro COSMETICS pretende distinguir entre otros productos, lápices cosméticos de todo tipo, lápices cosméticos para los pómulos y el rostro, lápices de perfume.

Considerado que tal signo carece de la suficiente fuerza distintiva para ser registrada como marca, ya que designa de manera clara, inmediata y directa el producto amparado … la denominación que acompaña al signo solicitado, no puede ser considerado del tipo explicativo, pues es la más relevante dentro del conjunto marcario y por la incorporación del gráfico no deja de ser una marca ‘exclusivamente’ genérica.

Por lo anterior, el signo solicitado GACETA OFICIAL 15/05/2006 16.44 no puede ser apropiado exclusivamente por el solicitante, al intentar privar a los demás empresarios de una expresión necesaria para ofrecer sus productos en el mercado”. quier concurrente en el mercado puede usar en sus marcas la expresión COSMETICS, sólo que no la podrá usar acompañada de la Figura de un Cisne o una semejante ni de la palabra CISNE”.

Contra dicha Resolución la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos quien, mediante Resolución N° 41145 de 23 de diciembre de 2002, confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 29821 y concedió el recurso de apelación. El segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, mediante Resolución N° 0600 de 16 de enero de 2003, también confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada y declaró agotada la vía gubernativa.

Igualmente sostiene que el referido literal f) fue violado porque el signo en conflicto “No está formada exclusivamente por la expresión COSMETICS, sino que a esta expresión la antecede la Figura de un Cisne, que no es genérica ni descriptiva para productos de la clase 3”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora dice que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con relación al argumento de la Superintendencia de considerar que “…la figura del cisne, como elemento gráfico de la marca ‘no es tan importante y predomina la parte denominativa’”, la actora responde en tres puntos: “A. La figura del cisne que forma la marca solicitada no es secundaria, es, por el contrario, donde recae la fuerza distintiva de la marca.

B. La marca solicitada no está formada exclusivamente por la expresión COSMETICS. C. La expresión COSMETICS sola no es registrable para distinguir productos de la clase 3 pero acompañada de otro signo, figura o palabra (en este caso la figura de un cisne) se convierte en un signo registrable como marca, por tratarse de una marca EVOCATIVA de los productos que distingue”.

Sostiene que: “… la distintividad de la marca debe analizarse respecto de la Figura de un Cisne y no respecto de la denominación COSMETICS, pues esta última es de uso común. Por esta razón no es válida, por decir lo menos, la apreciación de las resoluciones demandadas, según las cuales la parte principal del signo a registrar es COSMETICS”.

También dice que: “… el vocablo COSMETICS no es apropiable en forma exclusiva por particulares, tampoco es válida la afirmación de que registrar la marca solicitada implicaría privar a la competencia de este término y confundir a los consumidores, pues cual- d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio dice que, con la emisión de las Resoluciones 29821, 41145 y 00600, “… no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias”.

Igualmente dice que la Resolución N° 29821 se expidió: “… legal y válidamente … declarando fundadas las observaciones presentadas por la sociedad Schwan Stabilo Cosmetics GMBH & Co y negando el registro de la marca ‘COSMETICS’ (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 (sic) de la nomenclatura vigente, por encontrarse incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo 15 (sic) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic), la cual impide el registro de signos que puedan servir en el comercio para describir la indicación de los productos para los que ha de usarse”.

Explica que la irregistrabilidad del signo FIGURA DE UN CISNE+COSMETICS (mixto), se motivó por los tres requisitos de registrabilidad, que debe reunir un signo para ser considerado como marca, establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Al referirse al artículo 82 literal d) de la Decisión 344 y al artículo 135 literal e) de la Decisión 486 indica: “… para que un signo sea registrado como marca, lo primero que debía tener en cuenta la oficina nacional competente es que se cumplieran los requisitos exigidos por la comunidad andina”.

Y que en el caso concreto “… la marca ‘COSMETICS’ cuyo elemento denominativo es el que predomina en sino (sic) solicitado como registro marcario además de no reunir los requisitos establecidos en el artículo 81, se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo135 lde (sic) la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad GACETA OFICIAL Andina, toda vez que describe la especie de servicios (sic) que se prestarán en los establecimiento (sic) identificados con ella cual es el expendio de tacos (sic)”.

Manifiesta que “la marca (sic) ‘COSMETICS’ es una expresión descriptiva”. Finalmente sostiene: “Resulta evidente que en la expresión ‘COSMETICS’ no existe elemento alguno que aporte distintividad que la haga susceptible de registro marcario, habida cuenta que esta expresión describe directamente los servicios (sic) que se ofrecerán por parte del solicitante; por lo tanto, en el caso que nos ocupa la marca antes mencionada, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 135 literal e) (sic) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

Los terceros interesados no contestaron a la demanda.

CONSIDERANDO

Que la norma contenida en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500); 15/05/2006 17.44 tro de la citada normativa por lo que, se interpretará el artículo 135 de la Decisión 486, sólo en sus literales e) y f) y en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 126 de su Estatuto, corresponde interpretar de oficio el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) Que teniendo en cuenta que la solicitud como marca del signo FIGURA DE UN CISNE + COSMETICS (mixto), fue presentada el 6 de septiembre de 2001, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran den- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, GACETA OFICIAL características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(…) I. La marca y los requisitos para su registro El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “…constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro …”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos de un signo para ser registrado como tal y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL). 15/05/2006 18.44 El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: “… es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes dibujados o escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa GACETA OFICIAL 15/05/2006 19.44 mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “… el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad … esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP2005, aprobado el 22 de febrero de 2006). Sin embargo al efectuar el examen de registrabilidad de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a realizar el examen de registrabilidad, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo FIGURA DE UN CISNE+COSMETICS (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. II.

Marcas mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

III. Signos descriptivos La norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos, que son aquellos que informan a los consumido- GACETA OFICIAL res exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicios o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué, el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. N° 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTIFRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. N° 189 de 15 de septiembre de 1995). IV. Signos genéricos El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que es aquel “que designa el género 15/05/2006 20.44 de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio.

La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”. (Proceso 17-IP-03, de 19 de marzo de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP03, ya citado). Al respecto el Tribunal ha expresado, “ para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER). Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si el signo FIGURA DE CISNE+COSMETICS (mixto) resultaría genérico o no con relación a los productos que distingue. V. Signos evocativos Sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

GACETA OFICIAL 15/05/2006 21.44 VI. Signos en idioma extranjero VII. Marca débil Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro.

Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso Nº 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Con relación a este tema el Tribunal asimismo dice que “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

(Proceso Nº 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.).

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además de no estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso Nº 3-IP-95, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.

(Proceso 99-IP-2004, aprobado el 22 de septiembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

TERCERO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores GACETA OFICIAL exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

CUARTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados, además, por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

QUINTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

SEXTO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable.

SÉPTIMO: El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales ele- 15/05/2006 22.44 mentos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2003-0252 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 15/05/2006 23.44 PROCESO Nº 30-IP-2006 Interpretación prejudicial de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Parte actora: sociedad PFIZER INC. Caso: marca “ZITROFOR”.

Expediente Interno: N° 269-2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintidós de marzo del año dos mil seis. VISTOS La providencia dictada el 9 de noviembre de 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala de Derecho Constitucional y Social (expediente N° 269-2004), en la cual “… se advierte que la Resolución número 1143-2001/TPI-INDECOPI, cuya nulidad procura a través del presente proceso Pfizer Incorporated, toma como precepto referencial, a fin de otorgar el registro de la marca de producto ZITROFOR solicitado por Instituto Quimioterápico Sociedad Anónima, para distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomeclatura (sic) Oficial, al artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, y se declara que “deviene en necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial a efectos de solicitar un informe al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 de la decisión 486 … así como cual debe ser la debida aplicación de dicho dispositivo al caso sub examine, con el fin de coadyuvar a dilucidar la presente controversia”, por lo que “SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado organismo emita el informe correspondiente, con conocimiento de los sujetos procesales …”, providencia recibida en este Tribunal el 30 de enero de 2006, junto con el expediente de la causa, en el cual obran, entre otras, las siguientes actuaciones: 1.

De los hechos que se desprenden de la demanda y de otros escritos En la demanda formulada por el representante de la sociedad PFIZER INC. ante el Presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por virtud de la cual promueve “proceso abreviado contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- … solicitando la invalidez e ineficacia de la Resolución 11432001/TPI-INDECOPI de fecha 23 de agosto del 2001”, se alega que “Con fecha 11 de agosto del 2000, salió publicada en el diario oficial El Peruano la solicitud de registro de la marca de producto ZITROFOR presentada por Instituto Quimioterápico S.A., para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 5 …”; que “El 31 de agosto del 2000 mi representada PFIZER INC propietaria de la marca registrada ZITROMAX, que protege productos farmacéuticos de la Clase 5 … interpuso recurso de oposición al registro de la marca ZITROFOR …”; que “El Jefe de la Oficina de Signos Distintivos –División de Marcas- del INDECOPI, en su condición de autoridad de primera instancia administrativa, expidió la Resolución Nº 002195-2001/OSD-INDECOPI con fecha 7 de marzo del 2001, declarando infundada la oposición formulada y en consecuencia, dispuso el registro de la marca solicitada ZITROFOR a favor de Instituto Quimioterápico S.A.”; que “De inmediato mi representada interpuso recurso de apelación y es así cómo (sic), con fecha 23 de agosto del 2001, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, actuando como segunda y última instancia administrativa, expidió la Resolución Nº 1143-2001-TPI–INDECOPI confirmando la resolución de primera instancia”.

Según el “RESUMEN DE LA CAUSA SIGNADA CON EL NÚMERO 269-2004” (folio 142), la “SENTENCIA DE LA SALA SUPREMA EN LO CIVIL: (…) declara INFUNDADA LA DEMANDA …”, el 29 de septiembre de 2003. Por último, obra en autos el texto del recurso de apelación ejercido por PFIZER INC. contra la sentencia de la citada Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú (folios 125 a 128).

GACETA OFICIAL 2. Del texto de la resolución impugnada La Resolución Nº 1143-2001/TPI-INDECOPI, del 23 de agosto de 2001, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, señala como “ANTECEDENTES” que “Con fecha 15 de junio del 2000, Instituto Quimioterápico S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto ZITROFOR para distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial”; que “Con fecha 31 de agosto del 2000, Pfizer Inc. … formuló observación manifestando ser titular de la marca ZITROMAX en la clase 5 … con la cual el signo solicitado resulta confundible … ”; que “Con fecha 17 de octubre del 2000, Instituto Quimioterápico S.A. absolvió el traslado de la observación formulada por Pfizer Inc., manifestando que si bien los signos en conflicto comparten el prefijo ‘ZITRO’, éstos se diferencian en sus sufijos … Indicó que debía tenerse en cuenta que en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial existen varias marcas que contienen en su conformación la partícula ZITRO”; que “Con fecha 19 de setiembre del 2000, Glaxo Group Limited … formuló observación manifestando ser titular de la marca ZYFETOR en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, con la cual el signo solicitado resulta gráfica y fonéticamente confundible”; que “Con fecha 18 de octubre del 2000, Instituto Quimioterápico S.A. absolvió el traslado de la observación formulada por Glaxo Group Limited, manifestando que los signos en conflicto no son gráfica, fonética ni conceptualmente semejantes …”; que “Mediante Resolución N° 21952001/OSD-INDECOPI de fecha 7 de marzo del 2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundadas las observaciones formuladas por Pfizer Inc. y por Glaxo Group Limited y otorgó el registro solicitado”; que “Con fecha 27 de marzo del 2001, Pfizer Inc. interpuso recurso de apelación manifestando que los signos en conflicto comparten cinco de sus ocho letras ubicadas en igual orden”; y que “Con fecha 28 de marzo del 2001, Glaxo Group Limited interpuso recurso de apelación …”.

La Resolución identifica como “CUESTIÓN EN DISCUSIÓN” la de “si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado ZITROFOR y las marcas registradas ZITROMAX y ZYFETOR”. De la Resolución mencionada se desprende, entre otras consideraciones, que “Existen en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial diversas marcas registradas a favor de distintos titulares que 15/05/2006 24.44 contienen en su conformación la partícula ZITRO, tales como: ZITROGAL, ZITROZIN y ZITROBIOTIC”; que “Las normas que a la fecha de la presentación de la solicitud en cuestión (15 de junio del 2000) regulaban el registro de las marcas en el Perú eran la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena … y el Decreto Legislativo 823.

La Decisión 344 fue derogada por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina …”; que “Esta variación de las normas que regulan el registro de marcas, que ha ocurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y el momento de resolver, plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo”; que, en materia de propiedad industrial, el límite entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata de las normas jurídicas lo fija “la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486 (…) De lo anterior se desprende que la presente solicitud de registro se tramitará de acuerdo a la Decisión 486 … aunque la solicitud de registro fue presentada durante la vigencia de la Decisión 344”; que “… se advierte que los productos que el signo solicitado pretende distinguir (productos farmacéuticos) se encuentran comprendidos dentro de los productos que distinguen las marcas registradas (productos farmacéuticos // preparaciones y sustancias farmacéuticas).

Dado que la identidad de los productos incrementa el riesgo de confusión entre los signos en conflicto, el examen comparativo entre los mismos deberá ser más riguroso”; que “… tratándose de productos farmacéuticos, es razonable asumir que el consumidor al adquirir tales productos hará un detenido examen de los mismos en función de sus necesidades de salud”; que “la partícula ZITRO … es utilizada en la conformación de algunas marcas registradas en la clase 5 … el hecho que una partícula sea frecuentemente utilizada en la conformación de varias marcas no significa que no deba tomarse en consideración al momento de realizar el examen comparativo.

Sin embargo, dicha partícula no será determinante para establecer la semejanza de los signos. Es en ese sentido que se indica que dicha partícula pierde relevancia a efectos de realizar el examen comparativo”; que “la Sala determina que no obstante distinguir los mismos productos, las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos en conflicto permiten su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor respecto a los productos … o respecto al origen empresarial de los mismos”; y que la Sala resuelve “CONFIRMAR la Resolución Nº GACETA OFICIAL 2195-2001/OSD-INDECOPI de fecha 7 de marzo del 2001 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto ZITROFOR … para distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 …”. 3.

De los fundamentos de derecho de la demanda La demanda formulada por el representante de la sociedad PFIZER INC. se apoya en disposiciones nacionales y en los “artículos 134 y 136 inciso a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”. En ella se sostiene que “la denominación ZITROFOR, no reúne los requisitos señalados en el artículo 134 de la Decisión 486 … por tanto, está incursa en la prohibición al registro de una marca, que se encuentra precisada en el artículo 136 inciso a) de la referida Decisión 486”; que “la marca ZITROFOR … a simple vista resulta ser gráfica y fonéticamente similar y por tanto sumamente confundible con la marca registrada ZITROMAX de propiedad de mi mandante …”; que “ambas marcas están formadas por ocho letras consecuentemente tienen la misma extensión”; que “de las ocho letras, las cinco primeras - Z - I - T - R - O -, vale decir la mayoría, son idénticas y además, están ubicadas en el mismo orden”; que “si bien las tres últimas letras que figuran en cada una de las marcas en conflicto son diferentes, no se debe olvidar que es el comienzo de las palabras, por lo general, el que determina la impresión fonética de los signos”; que “ambas marcas en conflicto protegen los mismos productos ubicados en la misma Clase 5 … tratándose de productos farmacéuticos destinados a curar y preservar la salud de las personas el análisis comparativo entre las mismas debe hacerse con mayor rigor que de ordinario”; que “al coexistir en la misma clase 5 dos productos con marcas tan parecidas como ZITROMAX y ZITROFOR, en un país como el nuestro, pluricultural y plurilinguístico (sic), y en donde además el público en su gran mayoría tiende a la automedicación, las posibilidades de que se originen confusiones y equívocos que incluso pueden tener lamentables consecuencias, son bastante altas”; y que el “Instituto Quimioterápico S.A. ha tenido pleno conocimiento de la existencia previa de la marca registrada ZITROMAX de propiedad de Pfizer Inc. … y de mala fe ha solicitado y obtenido el registro de una marca totalmente parecida como lo es ZITROFOR para distinguir los mismos productos, para así obtener así (sic) un provecho indebido”. 15/05/2006 25.44 4.

De los fundamentos de derecho de los escritos de contestación a la demanda 4.1. En su escrito de contestación, la “Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales” argumenta que “el Riesgo de Confusión puede producirse de 2 maneras: - Mediante Confusión Directa (…) - A través de Confusión Indirecta: (…)”; que “Previo a establecerse la presencia o no de riesgo de confusión, fue necesario analizar la existencia de similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios que distinguen las marcas, así como la semejanza gráfico-fonético entre estas, considerando además la distintividad que ostentan”; que “Dado que en este caso la similitud entre los signos se presentaba muy marcada, porque los productos distinguidos por ambos pertenecen al ramo farmacéutico, la Autoridad Administrativa indicó que la rigurosidad en el examen comparativo debía ser mayor”; que “Para el Examen Comparativo, la doctrina, la legislación marcaria y la jurisprudencia andina, establecen que se deben tomar en cuenta 3 criterios de evaluación: La similitud visual (…) La similitud auditiva o fonética (…) La similitud ideológica o conceptual (…)”; que “Considerando todos los criterios y aspectos citados, se realizó el examen comparativo entre las marcas en litigio, que concluyó señalando que no son similares”; que “Desde el punto de vista fonético, si bien es cierto las marcas ‘ZITROFOR’ y ZITROMAX coinciden en la partícula ZITRO, no resulta menos cierto que esta es común y muy usada dentro de la clase 05, y que además difieren en las terminaciones, que son sus sílabas tónicas, estableciendo así que oídas o pronunciadas íntegramente el impacto auditivo sea distinto”; que “Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que aún cuando las marcas comparten el término ZITRO inicialmente, la grafía diferente de sus letras finales, provoca que apreciadas en su conjunto tengan un impacto visual distinto”; que “las marcas en conflicto poseen diferencias que les otorgan suficiente distintividad y que les permiten coexistir pacíficamente en el mercado sin inducir a riesgo de error o confusión al consumidor, por ello los argumentos que la demandante indica al respecto, carecen de sustento, ya que no puede pretender que dos signos sean semejantes solo porque poseen algunas letras iguales o en igual ubicación, mas (sic) aún cuando, como hemos indicado, el término similar en ambos (ZITRO) GACETA OFICIAL es común en (sic) dentro de la clase donde están registradas y no es relevante para establecer las semejanzas”; y que “quedó demostrado que dicha marca es perceptible, suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica …”. 4.2.

En su escrito de contestación, el apoderado del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sostiene que “la demandante no ha señalado que (sic) normas legales tipifican las causales de nulidad en las que supuestamente incurre la resolución que aquí se pretende impugnar”; que “Existe confusión entre dos marcas cuando, comparando una con la otra, dejan la misma impresión o recuerdo.

En este sentido, para que se configure la confundibilidad, deben recurrir (sic) tres requisitos: 1) que haya semejanza entre los signos enfrentados; 2) que la identidad o semejanza sea de grado tal que lleve a engaño al público consumidor y 3) que los sinos (sic) en cuestión se apliquen a productos o servicios idénticos o semejantes”; que “Las observaciones planteadas por la demandante, en base a la confundibilidad que existiría entre las marcas en conflicto carecen de validez, por cuanto los signos examinados no son semejantes en grado de inducir a error o confusión al público consumidor”; que “se ha concluido que el signo solicitado a registro en el procedimiento administrativo que sirve de antecedente a este caso, no se encuentra comprendido en ninguna de las prohibiciones previstas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic) …”; que “el tribunal de la (sic) INDECOPI … efectuó un análisis de comparación entre esta marca y la marca que sustentó la oposición en base a los siguientes criterios: Apreciación de Conjunto (…) de los términos de la demanda puede colegirse que es la parte demandante la que insiste en que se haga un análisis fragmentado de la marca, criterio que es contrario al que establece la ley como el idóneo para determinar la confundibilidad entre las marcas.

Apreciación Sucesiva de los Signos (…) Mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias (…) considerando que se trata de una marca denominativa, vista esta (sic) en conjunto sin analizar los componentes aisladamente genera una impresión suficientemente distinta a la marca propiedad de la empresa opositora. … SE APRECIA CLARAMENTE QUE LAS MARCAS COMPARADAS comparten un prefijo de uso común en dicha clasificación de la no- 15/05/2006 26.44 menclatura y que incluso resulta de uso necesario por cualquier productor de fármacos basados en el mismo principio activo contenido en los medicamentos identificados con las marcas en disputa, porque el uso de ese prefijo informa al consumidor una característica esencial del producto, y a partir de esto queda claro que los sufijos contenidos en cada una de estas marcas (‘MAX’ en un caso y ‘FOR’ en el otro caso, generan que cada una de ellas adquiera particularidad sonora, visual y conceptual. … en base a todos estos criterios de evaluación se llega necesariamente a la misma conclusión … referida a la inexistencia de una semejanza en grado tal que pueda generar confusión en el público consumidor”.

Que otro criterio de evaluación fue la “Apreciación Espontánea y Fugaz (…)”; que “en el caso de autos el consumidor medio de productos farmacéuticos, normalmente no es quien determina la identidad del producto que se apresta a consumir, sino que por el contrario, esa elección es tomada por un profesional médico, persona en la cual la posibilidad de confusión entre ambos productos es inexistente.

Esto es notablemente cierto en el caso que específicamente nos ocupa debido a que los fármacos que se identifican con las marcas en conflicto son de uso en el tratamiento del CANCER y eso determina una circunstancia en la que no se da el fenómeno de automedicación. El tratamiento es tan especializado que la decisión de consumo NUNCA se encuentra en manos del paciente y SIEMPRE se encuentra en manos de un médico.

Adicionalmente el acto de compra de este tipo de productos para el cancer (sic) SOLAMENTE SE PUEDE DAR EN FARMACIAS Y CON PARTICIPACIÓN DE UN FARMACEUTICO”; que “en el mercado … la propaganda de productos farmacéuticos no se dirige a los potenciales enfermos sino a los médicos a través de visitadores médicos”; que “por la propia naturaleza del producto y su forma de comercialización, en la clasificación Nº 05 de la Nomenclatura Oficial (productos farmacéuticos), se reunen (sic) un conjunto de circunstancias que disminuyen notablemente el riesgo de confusión del tipo que se alega en la demanda, mas (sic) aún si como en este caso entre las marcas en cuestión no existe similitudes de grado tal que puedan inducir a error o producir confusión en el público”; y que “resulta evidente que las marcas en comparación se encuentran en aptitud técnica de coexistir sin inconveniente alguno en el mercado”.

GACETA OFICIAL 5. De la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú En el texto de la sentencia que obra en autos, emanada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú, se indica que “la marca es un bien inmaterial consistente en un signo que puede ser denominativo, gráfico o mixto, que se relaciona con determinados productos o servicios, y para ser registrada como tal, debe ser novedoso, visible y suficientemente distintivo, lo que obedece a la necesidad de diferenciar los productos y servicios que deben ser comercializados en el mercado”; que “se ha verificado que la partícula ZITRO es utilizada en la conformación de algunas marcas registradas en la Clase cinco de la Nomenclatura Oficial, tales como ZITROGAL, ZITROZIN y ZITROBIOTIC, señalando que no implica que no deba tomarse en consideración al momento de realizar el examen comparativo, pero ello no será determinante para establecer la semejanza de los signos”; que “la actora PFIZER INC. es titular de la marca de producto ‘ZITROMAX’ … que distingue productos farmacéuticos y todos los demás productos de la Clase cinco de la Nomenclatura Oficial; mientras que la co demandada Instituto Quimioterápico Sociedad Anónima, lo es de la marca ‘ZITROFOR’, que distingue Productos Farmacéuticos de la Clase cinco … cuyas marcas en conflicto se encuentran dirigidas a un mismo publico (sic) consumidor”; que “si bien la marca solicitada ZITROFOR, con la registrada ZITROMAR (sic), reproduce las cinco primeras letras en el mismo orden, se ha establecido que dicha partícula es utilizada frecuentemente en otros productos de la misma clase, por lo que, sólo quedan los términos FOR / MAX cuyas sílabas tónicas tienen una pronunciación distinta, y desde el punto de vista gráfico resultan totalmente diferentes determinando una impresión visual distinta”; que “analizado el signo solicitado ZITROFOR con la marca registrada ZITROMAX, se advierte que dichos signos presentan un impacto visual e impresión sonora de conjunto semejantes, y si bien la marca solicitada reproduce la (sic) cinco primeras letras de la marca registrada, ésta es parte de otras marcas registradas en la Clase cinco de la Nomenclatura Oficial, lo que conllevaría a determinar como una partícula débil, sin posibilidades de que constituya un elemento diferenciador, sucede que también dicha partícula, examinado en su conjunto, ha perdido individualidad”; que “… 15/05/2006 27.44 siendo compleja la casuística y diversa (sic) de las marcas, no puede resolverse sino al amparo de las normas que establecen los criterios de confundibilidad teniendo en cuenta en cada caso concreto”; que “el signo solicitado y registrado de la denominación ZITROFOR si (sic) cumple con los requisitos de registrabilidad previstos en el artículo ciento treinticuatro, de la Decisión cuatrocientos ochentiséis de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y no se encuentra incursa en la prohibición a que se contrae el inciso a) del numeral ciento treintiséis de la Decisión acotada”; por lo que resuelve que “la demanda debe ser desestimada …” (folios 119 a 124). 6.

Del recurso de apelación El representante de la sociedad PFIZER INC. recurrió en apelación contra la sentencia citada, y en el recurso alegó que “La marca ZITROFOR, registrada a favor del Instituto Quimioterápico S.A., se encuentra incursa en la prohibición establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, por lo que no procede su registro”; que “La marca ZITROFOR … a simple vista resulta ser gráfica y fonéticamente similar y por ende sumamente confundible con la marca ZITROMAX, registrada anteriormente a favor de mi representada y para distinguir los mismos productos de la Clase 5”; que “La marca ZITROFOR ha sido formada en base a la marca registrada con anterioridad ZITROMAX de propiedad de mi representada”; que “Siendo tan evidente la similitud gráfica entre las marcas en debate, como consecuencia lógica, desde el punto de vista fonético también existe una innegable similitud, se puede decir que suenan de forma parecida y por tanto fácilmente pueden ser confundidas por cualquier persona, la misma que deliberadamente va a ser inducida a error”; que “considero que no es necesaria mayor argumentación para constatar que las semejanzas entre las marcas ZITROMAX y ZITROFOR, son mayores que la pequeña diferencia existente”; y que “tratándose de productos farmacéuticos destinados a curar y preservar la salud de las personas, el análisis comparativo entre las mismas debe hacerse con mayor rigor que de ordinario”.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es la prevista en el artículo 136, literal a, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; GACETA OFICIAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; 15/05/2006 28.44 lación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 146 y 147 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Decisión 486 Que, una vez examinada la vigencia de la norma sometida a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de registro como marca del signo “ZITROFOR” fue presentada el 15 de junio de 2000, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, es decir, los artículos 81 y 83, literal a, de la citada Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 344 (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en re- (…) “DISPOSICIONES TRANSITORIAS En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la GACETA OFICIAL situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. La Disposición Transitoria en referencia contempla además la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone la aplicación de la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como a su plazo de vigencia. Y si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

En el caso de autos, del expediente administrativo se desprende que la solicitud de registro 15/05/2006 29.44 como marca del signo “ZITROFOR” fue formulada el 15 de junio de 2000, por lo que la norma sustancial aplicable, a los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos de registro del signo en referencia, es la vigente para la fecha de la solicitud, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 citada define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de error o confusión acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud GACETA OFICIAL distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Del artículo 81 se desprende pues, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple con los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. III. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 establecen prohibiciones que impiden el registro de 15/05/2006 30.44 un signo como marca.

Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad. Del texto de la disposición del artículo 83, literal a, se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe relación de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los GACETA OFICIAL signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en 15/05/2006 31.44 cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Bue- GACETA OFICIAL nos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. IV. De las marcas de productos farmacéuticos. Partículas de uso común. La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a cubrir productos farmacéuticos, y una marca que tiene por objeto el mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, en la salud de los consumidores, del riesgo de confusión que se suscite.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, 15/05/2006 32.44 publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O. A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos o partículas de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”). Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA GACETA OFICIAL CONCLUYE 1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2° En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 3° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 4º La comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5° La comparación entre un signo ya registrado como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y un signo pendiente de registro, destinado a distinguir el mismo 15/05/2006 33.44 tipo de productos, deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que la existencia del riesgo de confusión entre ellos pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores.

Sin embargo, el Tribunal reitera que, si el signo ha sido confeccionado con elementos o partículas de uso general, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que forme parte de aquél y en la condición de signo de fantasía que logre constituir el conjunto marcario. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 15/05/2006 34.44 PROCESO 26-IP-2006 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 88, 103, 119, 120 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

Marca: TEJALIT. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Proceso interno N° 2003-00224. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, relativa al artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 200300224.

El auto de 15 de marzo de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjuntada al oficio N° 0005 de 11 de enero de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante es ETERNIT COLOMBIANA S.A., y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. b) Hechos Mediante Resolución N° 7020 de 31 de agosto de 1987, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió a favor de la Sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. el registro de la marca TEJALIT para distinguir productos comprendidos en la clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza.

(Clasificación Internacional de Niza, Clase 06: Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cable e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales), con vigencia hasta el 31 de agosto de 1992.

La actora solicitó la renovación del registro y por Resolución N° 5422 de 30 de diciembre de 1992, se concedió la renovación del registro de la marca TEJALIT, con vigencia hasta el día 31 de agosto del año 2002. El 23 de mayo de 2002, la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó a la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, nueva renovación de la marca TEJALIT para distinguir productos de la Clase 6.

Por Resolución N° 30633 de 23 de septiembre de 2002 la Jefe de la División de Signos Distintivos, sin pronunciarse sobre la solicitud de renovación, declaró la caducidad de la marca TEJALIT, sosteniendo en el tercer considerando que: “… el término de tres (3) meses a que hace referencia la norma anterior, venció el día indicado en el epígrafe, fecha para la cual el titular del registro no acreditó el pago de las tasas vigentes al momento de la solicitud de entrega del título”, y resolvió “Declarar la caducidad del título correspondiente al evento de la referencia”.

La norma anterior a la que se refiere es el Decreto 2591 expedido el 13 de diciembre de 2000, que en su artículo 25 dispone: “La Superintendencia de Industria y Comercio continuará declarando la caducidad en los títulos referentes a concesiones, renovaciones, transferencias, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular otorgados a partir de la fecha de publicación del Decreto 117 de 1994, cuyo pago no se haya acreditado ante dicha entidad dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo…”.

GACETA OFICIAL La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución Nº 30633 de 23 de septiembre de 2002. El primero fue resuelto por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que, por Resolución N° 38132 de 28 de noviembre de 2002, confirmó la Resolución N° 30633; el segundo por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 42131 de 26 de diciembre del 2002, quien también confirmó la Resolución impugnada y declaró agotada la vía gubernativa.

Al referirse a la Resolución N° 38132, tercer considerando, la Superintendencia dice que: “Al expedirse la Resolución N° 5422 de 30 de diciembre de 1992, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual se concedía la renovación de la marca TEJALIT hasta el 31 de Agosto de 2002, claramente se estableció (sic) que se entregaría al titular copia de dicha resolución previa cancelación de los derechos que esta actuación causaba…”.

Añade que: “… la norma claramente individualizaba el valor de cada procedimiento, por lo tanto no había lugar a dudas que una vez notificado el solicitante de dicho acto administrativo debía proceder al pago de derechos respectivos para la entrega del título, su publicación e inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial”, y que: “Revisado el expediente, encuentra el Despacho que dicho pago no se acreditó por el interesado, teniendo plazo para efectuarlo hasta el 14 de abril de 1994 fecha establecida por el Decreto 117 de 1994 y por el Decreto 2591 de 2000”.

Por último afirma que: “…, se entiende que la Administración al expedirse la caducidad del título, lo hizo en cumplimiento de una norma, por lo tanto mal podría aceptar en este momento pagos extemporáneos por inactividad no atribuible a ella”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora indica que se violó el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, y que “No hay duda de que la declaratoria de caducidad de un registro marcario es una verdadera sanción administrativa impuesta por la administración al titular, cuando éste no ha realizado el pago de las tasas correspondientes a la publicación del título o cuando no realiza la renovación del registro dentro del término señalado en la ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 2591 de Diciembre 13 del 2000, por 15/05/2006 35.44 medio del cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena …”.

También indica que “… la imposición de la sanción consistente en la declaratoria de caducidad del registro, debía imponerse observando, de una parte, el incumplimiento de la obligación del administrado consistente en el pago de las tasas, es decir verificando la ocurrencia de los supuestos de hecho que daban lugar a la aplicación de la sanción … ni la legislación supranacional sobre propiedad industrial (Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina), ni las normas nacionales que establecen las sanciones por el no pago de las tasas, esto es, los decretos reglamentarios números 117 de 1994 y 2591 de 2000, establecen un límite temporal para la imposición de las sanciones derivadas del incumplimiento de tal obligación”.

Igualmente sostiene que se violó el artículo 29 de la Constitución Política de la República de Colombia y el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo. En la demanda, se observa que, la actora no hace ninguna mención de normas del ordenamiento jurídico comunitario que hubiesen sido violadas. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, contesta la demanda diciendo que: “… es necesario precisar que el derecho sobre una marca otorga a su titular ciertas prerrogativas frente a éste, tales como su uso exclusivo y la posibilidad de oponerse a que terceros no autorizados hagan uso de una expresión igual o similar.

Sin embargo dicho registro no se otorga sin limite (sic) de tiempo por cuanto le impone a su titular la obligación de renovar el registro, cumpliendo previamente con ciertos requisitos, que de no llevarse a cabo genera la perdida (sic) del derecho otorgado”. Indica que “Con el decreto 2591 del 13 de diciembre de 2000, se reglamento (sic) parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en su artículo 25, establece que la Superintendencia de Industria y Comercio, seguirá declarando la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, GACETA OFICIAL transferencias, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular otorgados a partir de la fecha de publicación del decreto 117 de 1994, cuyo pago no se haya acreditado ante dicha entidad dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo”.

Sostiene que “No se puede aplicar el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo respecto a la figura de la caducidad de que trata la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y reglamentada parcialmente por el decreto 2591 de 2000, por cuanto de ninguna manera la actora, titular del certificado … de la marca TEJALIT, no ha cometido infracción, falta o contravención sea por acción o por omisión en contra de nuestro ordenamiento jurídico, a que se refiere la norma en cita”.

Asimismo, citando jurisprudencia comunitaria de la Decisión 344, dice que: “… al momento de haber finalizado el término de los tres meses establecidos en el artículo 25 del decreto 117 de 1994, para el pago de tasas correspondientes a las renovaciones concedidas entre el 8 de abril de 1992 y el 14 de enero de 1994 fecha de publicación del citado decreto, esto es, hasta el 14 de abril de 1994, en ese mismo instante y de facto se presentó la caducidad del certificado … de la marca TEJALIT … sin que de ninguna manera pudiera existir o mediar procedimiento alguno para establecer si existía o no la caducidad sobre el precitado registro marcario, ya que desde el siguiente día de presentarse la caducidad cualquier persona podía solicitar la marca caducada TEJALIT, como si se tratara de un nuevo registro, tal y como dice la jurisprudencia del Tribunal”.

También indica que “… la caducidad como perdida (sic) del derecho al registro marcario en contra de su titular, tiene su fuente en una norma de carácter supranacional y no nacional, contenida en el artículo 174 de la decisión (sic) 486 de la Comisión de la Comunidad Andina …”. Finalmente, al referirse a la violación del artículo 29 de la Constitución Política dice que la Superintendencia “… en uso de las facultades legales contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y del decreto 2591 … concordante con el decreto 117 … mediante la resolución no. 30633 … oficializó el fenómeno 15/05/2006 36.44 de la caducidad presentado por el no pago de las tasas de renovación del certificado … de la marca TEJALIT … ”.

Es de hacer notar que, las referencias antes transcritas son las únicas que versan sobre las normas de derecho comunitario andino, pues la demanda básicamente se fundamenta en la violación de normas nacionales.

CONSIDERANDO

Que, la norma contenida en el artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, examinada la aplicabilidad de la norma sometida a consulta el Tribunal estima, en virtud de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 126 de su Estatuto, que procede la interpretación de oficio de los artículos 88, 103, 119, 120 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la caducidad del registro del signo fue declarada con motivo de la falta de pago de un servicio correspondiente a la primera renovación de dicho registro, acordada ésta el 30 de diciembre de 1992, sobre la base de una solicitud de 11 de agosto del mismo año. Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: GACETA OFICIAL Decisión 313 Disposiciones Transitorias “Disposición Transitoria Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. “Artículo 88.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro”.

“Artículo 103.- El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión”. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro”. “Artículo 119.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros” “Artículo 120.- Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión”.

I. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Como ha sido expuesto en la parte considerativa relacionada con el ámbito de aplicación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas, este Tribunal ha considerado que procede la interpretación de oficio de los artículos 88, 103, 119, 120 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión 15/05/2006 37.44 del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la caducidad del registro del signo fue declarada con motivo de la falta de pago de un servicio correspondiente a la primera renovación de dicho registro, acordada ésta el 30 de diciembre de 1992, sobre la base de una solicitud de 11 de agosto del mismo año, por lo que es pertinente referirse al tema del tránsito de la normativa comunitaria.

Al respecto, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. El Tribunal, fundamentado en la doctrina, ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). GACETA OFICIAL En el caso de autos se observa que, si bien la actora demandó la nulidad de las Resoluciones Nos. 30633, 38132 y 42131, todas de 2002, mediante las cuales se declaró y confirmó la caducidad del título correspondiente a la marca TEJALIT para la clase 6, la citada caducidad fue declarada en las siguientes circunstancias: según la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo TEJALIT fue otorgado por Resolución N° 7020 de 27 de agosto de 1987 “asignándosele el número de certificado 118440, con vigencia hasta el día 31 de agosto de 1992”.

La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó la primera renovación del certificado N° 118440 “pagando únicamente por concepto de servicios administrativos de la solicitud de renovacuión (sic), el día 03 de agosto de 1992, la suma de $66.000,00 pesos moneda legal, en orden a lo previsto en el artículo 1° del decreto 1168 del 10 de julio de 1992”; este decreto “fijó las tarifas a pagar por procedimientos adelantados ante esta Entidad”.

La renovación “se concedió mediante la resolución no. 5422 del 30 de diciembre de 1992, para el período comprendido entre el 31 de agosto de 1992, hasta el 31 de agosto de 2002”. Esta Resolución, en uno de sus artículos, dice: “Previa la cancelación de los derechos que esta actuación causa, entréguese al titular copia de la presente Resolución, publíquese en la Gaceta de Propiedad Industrial …” y fue notificada personalmente el día 12 de marzo de 1993, “quedando ejecutoriada … el día 26 de abril de 1993 … sin que la actora cumpliera con su obligación de pagar las tasas correspondientes para la publicación y el retiro del título de renovación del certificado no. 118440 de la marca TEJALIT”; luego, el 14 de enero de 1994, fue expedido el Decreto 117, publicado en la misma fecha, en cuyo artículo 25 se otorga un plazo adicional de tres meses para acreditar el pago de la renovación de los títulos “concedidos entre el 8 de abril de 1992 y el 14 de enero de 1994 fecha de publicación del citado Decreto, esto es, hasta el 14 de abril de 1994”, so pena de caducidad.

Finalmente, el 24 de mayo de 2002, la empresa formuló una segunda solicitud de renovación sobre la cual no hubo pronunciamiento. Por Resolución N° 30633 de 23 de septiembre de 2002, según la Superintendencia, “… se declaró oficialmente la caducidad del registro no. 118440 de la marca TEJALIT, que distinguía productos de la clase 6 internacional”. 15/05/2006 38.44 De la secuencia que antecede se desprende que el derecho a la primera renovación del título en referencia, solicitada el 11 de agosto de 1992 y otorgada el 31 de agosto del mismo año, fue ejercido bajo la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésta normativa comunitaria la aplicable al caso de autos.

II. De la renovación del registro de un signo como marca El artículo 88 de la Decisión 313, sobre la base de la disposición prevista en el artículo 87 de la misma Decisión, según la cual la duración del registro de un signo como marca será de diez años, contados desde la fecha de su concesión y dicho registro podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años, exige que la solicitud de renovación sea formulada ante la oficina nacional competente, órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro o, dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de la expiración. Este artículo, en concordancia con el artículo 90 de la misma Decisión prevé que, de presentarse la solicitud dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia, por parte de quien fuera el último titular de la marca, no procederán contra ella observaciones con fundamento en el registro de terceros que hubiesen coexistido con aquel signo. De acuerdo a jurisprudencia sentada por este Tribunal: “De la disposición en referencia se desprende que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad competente y, en el caso de que dicha solicitud se realice en el plazo de gracia, de la legitimación del peticionante.

La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 89). De denegarse la renovación, a causa del incumplimiento de los requisitos previstos en el citado artículo 88, cabe interpretar que la decisión deberá ser notificada al solicitante en debida forma, y que el plazo para su impugnación comenzará a correr desde que la notificación se haya hecho efectiva”.

(Proceso 183-IP-2004, publica- GACETA OFICIAL do en la G.O.A.C. N° 1188 del 19 de abril de 2005, marca: FIBROLIT) Sobre el derecho de renovación, el Tribunal sostiene que: “ El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro … constituyendo la renovación una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo … La renovación no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe … denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo … o afectan a derechos de terceros … pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite de registro”.

(Proceso 13-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 207, del 29 de abril de 1996). Y por tanto, no pueden ser utilizadas en la oportunidad de la renovación. III. De la caducidad del registro del signo El artículo 103 de la Decisión 313 prevé dos causales que dan lugar a la declaratoria de caducidad del registro de la marca, las mismas que son: (i) cuando el titular no solicite la renovación del registro dentro del término legal, incluido el período de gracia; y, (ii) la falta el pago de las tasas, en los términos establecidos en la legislación nacional del País Miembro.

Respecto a la declaratoria de caducidad de un registro el Tribunal dice que “La caducidad del registro es un modo de extinción del derecho al uso de la marca” (Proceso 04-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 375, de 7 de octubre de 1998, marca: OPTIPAN). Además de lo indicado la caducidad opera de pleno derecho. El citado modo de extinción presupone la existencia y vigencia del registro del signo, y su declaratoria implica “que el derecho exclusivo ha existido válidamente hasta el momento en que la caducidad se produce …” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 502), toda vez que ésta ha de surtir únicamente efectos ex nunc.

En lo que concierne a la causal de caducidad por falta de pago de las tasas, cabe precisar 15/05/2006 39.44 que se trata de las destinadas a retribuir el servicio prestado por el Estado, a través de la oficina nacional competente. A propósito de esta causal, el Tribunal manifiesta que: “ …procede interpretar que la remisión que el artículo 103, segundo párrafo, hace a la legislación nacional del País Miembro, en lo relativo a las tasas y a su pago, significa el reconocimiento de la competencia del citado País para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas a ser cobrados por la oficina nacional competente”.

(Proceso 183, ya citado). El Tribunal ha señalado sobre este particular que “la norma comunitaria se remite a la legislación nacional para que sean los propios Países Miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos … Estas tasas serán determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país. …” (Proceso 109-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 660, de 10 de abril de 2001, marca: LA BELLA).

Declarada la caducidad, cualquier interesado podrá solicitar el registro del signo, inclusive su antiguo titular, con independencia de la causal que haya originado la extinción de aquél. El Tribunal a este respecto dice “… si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna.

Puede presentar nueva solicitud de registro, pero desde el punto de vista marcario recibirá el mismo tratamiento que puede darse a la solicitud de cualquier otra persona” (Proceso 04-IP-98, ya citado). IV. De los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena La disposición prevista en el artículo 119 de la Decisión 313 remite a la legislación nacional de los Países Miembros los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en ella.

Con fundamento en la naturaleza de esta remisión el Tribunal ha declarado inadmisible “… que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión … pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o GACETA OFICIAL suprima normas sobre tales aspectos En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos.

Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración …”. (Proceso 02-IP-88, publicado en la G.O.A.C. N° 33, de 26 de julio de 1988). En consecuencia, el Tribunal reitera que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas y en el ámbito de su competencia los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones y obligaciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

En todo caso, la norma interna que se dicte deberá ser compatible con la comunitaria. En efecto, este Tribunal ya ha precisado, por virtud de la figura del “complemento indispensable”, que las legislaciones nacionales de los Países Miembros “… no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”.

(Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 177, de 20 de abril de 1995). Al respecto, el Tribunal también dijo: “Ante la falta de regulación comunitaria o de una normativa incompleta, vendría en auxilio el principio de la complementariedad del derecho nacional, tal como que se encuentra previsto en el artículo 84 de la Decisión 85 al estatuir que los ‘asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros’ norma que se repite en el artículo 119 de la Decisión 313”.

(Proceso 13-IP-1995). 15/05/2006 40.44 CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella, en principio, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. En consecuencia, si bien la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, la Cuarta Disposición Transitoria autoriza la aplicación inmediata de la Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos.

SEGUNDO: La concesión de la renovación del registro de un signo como marca dependerá únicamente de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad nacional competente y, en el caso de que dicha solicitud se realice en el plazo de gracia, ésta sólo es procedente si la realiza el titular de la marca. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda sólo una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios.

TERCERO: La remisión que el artículo 103, segundo párrafo, de la Decisión 313, hace a la legislación nacional del País Miembro, en lo relativo a las tasas y a su pago, significa el reconocimiento de la competencia del citado País para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas a ser cobrados por la oficina nacional competente. La falta de pago de las tasas correspondientes al procedimiento de renovación del registro de un signo como marca da lugar a su extinción por caducidad.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CUARTO: En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miem- GACETA OFICIAL bros no podrán establecer exigencias o requisitos adicionales, o dictar reglamentaciones que, de una u otra manera, restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros, de regular a través de normas internas, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones y obligaciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2003-00224 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Co- 15/05/2006 41.44 munidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 15/05/2006 42.44 GACETA OFICIAL 15/05/2006 43.44 GACETA OFICIAL 15/05/2006 44.44 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú