PROCESO 14-IP-2007 — Comunidad Andina

PROCESO 14-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 136, literales a) y b), 155, literales a), c) y d), 157, párrafo primero, 258, 259, párrafo primero y literal a), y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 238 y 268 de la mencionada Decisión, así como, el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia, Grupo de Trabajo de Competencia Desleal.

Expediente Interno Nº 05062064. Actor: INDUSTRIAS MAYKA S.A. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia, Grupo de Trabajo de Competencia Desleal.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 7 de marzo de 2007. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes.

Demandante: Sociedad INDUSTRIAS MAYKA S.A. Demandada: Sociedad MANUFACTURA Y KREACIÓN LTDA. – MAYKA LTDA. B. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y demás documentos anexos a la misma, se encuentran los siguientes: a. La sociedad INDUSTRIAS MAYKA S.A. es titular de las siguientes marcas: • Marca MAYKA (denominativa), para amparar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Certificado No. 86396. • Marca NATA (denominativa), para amparar productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado No. 84221. Afirma también ser titular del nombre comercial MAYKA, por virtud del cual goza de una amplia reputación comercial desde 1992. b. La sociedad MANUFACTURA Y KREACIÓN LTDA. – MAYKA LTDA. es titular de la siguiente marca: • Marca MAYKA (denominativa), para amparar los siguientes productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza: “Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; flexibles no metálicos incluyendo toda clase de artículos elaborados a base de plástico, gutapercha y baquelita.” Se concedió el registro mediante la Resolución N° 11805 de 30 de abril de 2003. certificado No. 269886. c. La sociedad MANUFACTURA Y KREACIÓN LTDA. – MAYKA LTDA. utiliza la marca MAYKA y el signo NATA para comercializar borradores, al igual que los utiliza la sociedad INDUSTRIAS MAYKA S.A. los empaques de los productos a través de las cuales estás empresas hacen la presentación del borrador que comercializan son los siguientes: [pic] d. La sociedad INDUSTRIAS MAYKA S.A., mediante escrito presentado el 25 de junio de 2005 ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, demandó por competencia desleal a la sociedad MANUFACTURAS Y KREACIÓN LTDA. - MAYKA LTDA. e. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante escrito recibido en el Tribunal el 2 de enero de 2007, realizó una solicitud de interpretación prejudicial facultativa. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad actora sustenta su demanda en los siguientes argumentos: a. La sociedad MANUFACTURAS Y KREACIÓN LTDA. - MAYKA LTDA., ha venido utilizando de manera fraudulenta los signos distintivos de la sociedad INDUSTRIAS MAYKA S.A. Se debe tener en cuenta que esta última se ha posicionado en el mercado colombiano desde el año de 1992, en donde goza de una alta reputación comercial debido al reconocimiento de la calidad de los productos que protege. b. Haciendo una simple comparación visual de los empaques en los que las dos compañías comercializan sus borradores, se puede advertir sin ningún esfuerzo que ambas imágenes son totalmente idénticas, tanto en su parte literaria como en su color azul. c. En consecuencia con lo anterior, la sociedad demandada está incurriendo en conductas que configuran diversos actos de competencia desleal con el objetivo de aprovecharse de las ventajas comerciales y reputación de la sociedad INDUSTRIAS MAYKA S.A. Los actos de competencia desleal realizados son los siguientes: • Impedir a la demandante su participación en el mercado colombiano, así como en los países donde las dos empresas son competidoras, en forma contraria a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial y a los usos honestos en materia industrial y comercial. • Desviación de la clientela de la demandante, de manera contraria a las costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial. • Obtener ganancias provenientes de la comercialización de un producto en infracción de la ley. • Aprovechamiento en beneficio propio de las ventajas de la reputación industrial y comercial de la demandante. • Crear confusión en relación con los productos o la actividad industrial o comercial de la demandante. 3.

La contestación a la demanda. La sociedad demandada contestó la demanda con los siguientes argumentos: a. La sociedad MANUFACTURAS Y KREACIÓN LTDA. - MAYKA LTDA., es titular de la marca MAYKA para amparar toda clase de artículos de plástico, dentro de la cual se encuentran los borradores de plástico. Por lo tanto, es legalmente imposible iniciar una demanda de competencia desleal por actos realizados en desarrollo del ejercicio de derechos sobre la marca MAYKA. b. La sociedad demandante no tiene registradas las siguientes marcas: El color azul del empaque, la forma del empaque, la forma cromática del empaque, el número 624, el número 612, la marca MAYKA para amparar productos de plástico y borradores de plástico, y la marca NATA para distinguir productos de plástico y borradores de plástico. c. La marca NATA es irregistrable para distinguir específicamente borradores de plástico, ya que es genérica y descriptiva en relación con dicho producto.

Es decir, puede registrarse para distinguir productos de plástico pero no exacta y específicamente borradores de plástico. d. La acción de competencia desleal ya prescribió, ya que ha pasado más de dos años desde que la marca fue solicitada y/o registrada por la sociedad MANUFACTURAS Y KREACIÓN LTDA. - MAYKA LTDA., lo anterior por cuanto es desde esa fecha que el demandante tuvo conocimiento.

II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son los artículos 136, literales a) y b), 155, literales a) c) y d), 157, párrafo primero, 258, 259, párrafo primero y literal a), y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretarán de oficio los artículos 238, 268 de la misma normativa, así como el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Artículo 33 “Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.” (…) DECISIÓN 486 (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…) Artículo 155 “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

(…) c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”; (…) Artículo 157 “Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios”.

(…) Artículo 238 “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.

Artículo 258 “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” Artículo 259 “Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”;

(…) Artículo 267 “Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título”. Artículo 268 “La acción por competencia desleal conforme a este Título prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto”.

(…) VI. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Alcance del término “Juez Nacional” en relación con la solicitud de interpretación prejudicial. B. Confundibilidad marcaria en los temas de competencia desleal. C. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial en el Régimen de la Decisión 486.

Delimitación del ámbito de aplicación. Signos genéricos y descriptivos. D. De las acciones de competencia desleal. Legitimación por activa, posibilidad de solicitar indemnización de perjuicios, y término de prescripción. E. Los derechos que confiere el registro de una marca. Su contravención como base de una acción de infracción de derechos.

Distinción con la acción de competencia desleal. A. ALCANCE DEL TÉRMINO “JUEZ NACIONAL” EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Como quiera que la consulta prejudicial planteada proviene de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, se hace necesario, analizar el concepto del ‘Juez Nacional’, contenido en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal a efectos de la Interpretación Prejudicial que corresponde a este Tribunal.

De una manera general, se suele dividir el poder público en diferentes ramas: Esta clasificación, en un Estado complejo, como es el de hoy, es decir, en donde existen variados órganos de producción normativa y varias formas jurídicas complementarias y entrelazadas, genera problemas de identificación en relación con la naturaleza de los actos que se expiden[1].

Se hace evidente que en la actualidad para clasificar la naturaleza de los actos ya no es suficiente el criterio orgánico y, en consecuencia, para analizar la naturaleza de los actos judiciales no debe circunscribirse sólo a los que emanan de los Jueces de la República. En este marco argumentativo, es entendible y evidente que un Estado pueda atribuir funciones judiciales a órganos diferentes del Poder Judicial para revestirlos de la competencia de proferir verdaderas sentencias judiciales.

Por lo anterior, resulta menester interpretar el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y los artículos 122, 123, 127 y 128 del Estatuto, cuando se refieren a los Jueces Nacionales, de manera amplia, en aras de identificar el sujeto legitimado para solicitar la interpretación prejudicial y que dentro de un País Miembro es aquel que ostenta la función judicial.

Como la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la normativa comunitaria por parte de los Jueces Nacionales, los organismos a los cuales el País Miembro ha otorgado funciones judiciales deben acceder a la interpretación prejudicial para cumplir con la filosofía de la misma. Como conclusión, el término ‘Juez Nacional’ debe interpretarse incluyendo a los organismos que cumplen funciones judiciales, siempre que cumplan las condiciones mínimas señaladas por la ley interna; para de esta manera tenerlos como legitimados para solicitar la interpretación prejudicial, cuando en el ejercicio de dichas funciones conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta algunas de las normas que integran el Derecho Comunitario Andino. B. CONFUNDIBILIDAD MARCARIA EN LOS TEMAS DE COMPETENCIA DESLEAL.

La sociedad demandada argumentó que es imposible una acción de competencia desleal en su contra, ya que los actos que ha venido realizando son fruto de la titularidad que posee sobre la marca MAYKA para amparar productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tal motivo, y teniendo en cuenta que la sociedad demandante es titular de las marcas MAYKA y NATA para amparar productos de la clase 16, así como del nombre comercial MAYKA, se analizará el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y su diferenciación con los problemas de competencia desleal.

Las causales de irregistrabilidad planteadas en el artículo 136, literales a) y b), tienen como finalidad que los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro, o con los nombres comerciales protegidos, rótulos o enseñas.

De conformidad con la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y, por lo tanto, de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular del signo anteriormente registrado y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, con el objetivo de que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión o de asociación. Por tal motivo, cuando se ha registrado un signo en contravención de dichas causales de irregistrabilidad, el acto administrativo por medio del cual se concedió dicho registro puede ser objeto de una acción que busque su nulidad.

En el trámite de dicha acción de nulidad lo que le interesa al fallador es la identidad o semejanza de los signos, así como la confusión o riesgo de confusión o de asociación que genere esta identidad o semejanza en el público consumidor. No hace otro tipo de análisis para el cumplimiento de la causal de irregistrabilidad. Si bien la conducta de registrar una marca idéntica o similar a otra puede ser producto de la coincidencia o el azar, también puede tener diversos intereses o intenciones.

Dichas intenciones o intereses pueden darse para consolidar o perpetuar actos de competencia desleal, que pueden ir desde un acto de descrédito comercial hasta crear confusión en relación con el establecimiento, los productos o la actividad industrial de un competidor. Por tal motivo, estas últimas hipótesis no serían el objeto de un proceso adelantado mediante una acción de nulidad, sino de una acción de competencia desleal.

De conformidad con lo anterior, existe una clara diferencia entre la acción de nulidad del acto que concedió el registro marcario y la acción de competencia desleal, ya que mientras la primera persigue que el fallador determine si el registro se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad y, por lo tanto, se decrete nulidad del acto que concedió el registro, la segunda persigue que se declare que los actos ejercidos por un competidor son desleales, independientemente de que dichos actos se soporten en el registro de un signo distintivo.

C. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en relación con los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual, planteó la siguiente consulta de interpretación prejudicial: • Interpretar el artículo 258 de la Decisión 486, “en particular, lo que debe entenderse por la expresión “todo acto vinculado a la propiedad industrial” conceptuando si tales actos deben estar necesariamente referidos a derechos de propiedad industrial existentes, adquiridos y vigentes conforme a las normas comunitarias que regulan su concesión y protección. Así mismo, cómo debe entenderse la frase “usos y prácticas honestos.” • Interpretar el artículo 259, párrafo 1 literal a) de la Decisión 486, “principalmente, si las expresiones “actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;” deben ser entendidas como referidas exclusivamente a establecimientos, productos, actividades industriales o comerciales necesariamente vinculados a creaciones amparadas por derechos de propiedad industrial, de conformidad con las normas que regulan la adquisición, alcances y protección.” Para resolver la consulta presentada, primero se delimitará el ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal, y después se analizarán los grupos de actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. 1.

Ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal. Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial. Lo primero que se advierte es que las anteriores disposiciones se encuentran contenidas en el Título XIV “de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial”, de donde se desprende que la normativa comunitaria regula la competencia desleal que se encuentre vinculada a la propiedad industrial.

Teniendo como propiedad industrial, aquella que tiene por objeto el conjunto de bienes inmateriales que utilizan los sujetos que compiten en el mercado, ya sea en forma de patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales o signos distintivos como las marcas, nombres comerciales o los lemas comerciales, entre otros, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, la represión de competencia desleal en relación con la propiedad industrial es utilizada como un mecanismo de protección de los derechos de propiedad industrial, es por eso que la Decisión 486 dedica el Titulo XIV a dicha figura.[2] De conformidad con lo anterior, cuando la normativa comunitaria se refiere a competencia desleal vinculada a propiedad industrial, está tratando de regular aquella competencia desleal que se relaciona con el uso y goce y protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria, y para ello la Decisión 486 prevé sobre la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial regulando lo relativo a los actos de competencia desleal y a los secretos industriales y sobre las acciones que puede adelantar el legítimo interesado. 2.

Los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal.

De manera que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, más bien, se da una definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones: • Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. • En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.” (Proceso N° 38-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419, de 17 de marzo de 1999). El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. En ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina dice sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones." [3] “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios". [4] De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.

En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

(publicidad engañosa, por ejemplo)”.[5] El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son: • Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. • Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. • Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características: • No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

En consecuencia no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado: “A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005.

Proceso N° 116-IP-2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005). • La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. • Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado.

Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: ”En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. … para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…).

(FLINT BLANCK, Pinkas: ‘Tratado de defensa de la libre competencia’; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. (Proceso N° 116-IP-2004. Ibídem). En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor.

Se debe entender por aseveración, “todo información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.[6] El tercer grupo de actos, se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. De manera que corresponde al Juez Nacional verificar si cualquier acto denunciado como desleal corresponde o no al concepto de honestos y si, real o potencialmente están dirigidos a causar daño a un competidor determinado o al mercado mismo, teniendo como finalidad la protección del consumidor. 3.

Signos genéricos y descriptivos. Su relación con los actos de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial. Como quiera que en el caso bajo estudio la sociedad demandada argumentara que el signo NATA es genérico y descriptivo en relación con los borradores de plástico, se hace necesario tratar el tema de los signos genéricos y descriptivos, así como la posible utilización de dichos signos para perpetuar actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

Sobre los signos genéricos y descriptivos, es Tribunal ha establecido lo siguiente: “La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo, o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos.

El artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos o descriptivos. La denominación o figura genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra o figura, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación o figura genérica. Desde el punto de vista marcario una figura o término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios, que se quiere distinguir con la marca. Se identifica la denominación o figura descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación o figura considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El signo formado por uno o más vocablos o figuras genéricas o descriptivas, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación o figura genérica.” (Interpretación Prejudicial de 19 de enero de 2007.

Proceso 179-IP-2006). Si un competidor determinado utiliza un signo genérico o descriptivo para dañar a otro competidor en el mercado de manera contraria a los usos y prácticas honestos, podríamos estar en caso de un acto de competencia desleal vinculada a la propiedad intelectual. Lo anterior por lo siguiente: De conformidad con lo que ha expresado el Tribunal sobre los signos analizados, hay marcas que pueden estar compuestas de signos genéricos o descriptivos siempre que formen un conjunto marcario distintivo.

También hay marcas que se componen exclusivamente de un signo genérico o descriptivo que por el uso constante del mismo han adquirido distintividad (distintividad adquirida). Pero aún en el caso de que el signo genérico o descriptivo no haya adquirido distintividad y se encuentre registrado, goza de los derechos que confiere el registro de una marca, hasta tanto sea anulado su registro.

Si bien se puede solicitar la nulidad de un registro sobre un signo genérico o descriptivo, el mismo goza de presunción de validez hasta tanto no sea anulado. Por lo consiguiente, un acto de competencia desleal puede estar vinculado con los derechos sobre ese registro, cuando se pretende desconocer el derecho de exclusiva que el mismo otorga.

D. LEGITIMACIÓN POR ACTIVA POSIBILIDAD DE SOLICITAR INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, Y TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN PARA EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES POR COMPETENCIA DESLEAL. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en relación con las acciones de competencia desleal, planteó la siguiente consulta de interpretación prejudicial: En relación con el artículo 267 de la Decisión 486, si la expresión “quien tenga legítimo interés” debe interpretarse como excluyente del derecho a accionar por competencia desleal a quienes no detentan derechos de propiedad industrial debidamente constituidos.

Igualmente si con la expresión “podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente título” debe entenderse que la acción prevista en la norma es puramente declarativa de ilicitud o si, también, tiene carácter condenatorio e indemnizatorio.

Para resolver la consulta planteada, primero se establecerá quién se encuentra legitimado para iniciar una acción de competencia desleal en el marco de la Decisión 486. El artículo 267 de la Decisión en mención se limita a afirmar que quien tenga legítimo interés podrá ejercer la acción de competencia desleal. En el marco de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, quien tiene legítimo interés es el afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir quien alegue dicho acto lo afecte en el mercado, siempre y cuando dicha afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido.

Este punto es muy importante, ya que lo que se propone el Régimen Común sobre Propiedad Industrial al restringir la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial es precisamente la protección de dicha propiedad industrial como efecto de la restricción de la competencia desleal, establecer que, si no hay relación entre el acto de competencia desleal y la protección de un derecho de propiedad industrial, simplemente no cabría accionar invocando la normativa comunitaria que se analiza.

Lo anterior, significa que el ordenamiento interno de los Países Miembros pueda restringir la competencia desleal en casos no vinculados con la propiedad industrial. De otro lado, la normativa comunitaria andina no se refiere específicamente a las pretensiones que pudiera solicitar el demandante en un proceso iniciado en el ejercicio de la acción de competencia desleal, ya que, el artículo 267 se limita a afirmar que “quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título”, pero ello no puede entenderse como que se elimina la posibilidad de que el demandante pueda solicitar la indemnización de perjuicios, ya que, en términos generales, lo que se pretende con el ejercicio de la acción por competencia desleal es no sólo la calificación de la conducta como tal y la orden del Juez para que suspenda o impida la conducta sino que cabe la indemnización de daños y perjuicios, para lo cual, se deberá consultar si el ordenamiento jurídico del País Miembro permite dicha pretensión en el marco de la acción de competencia desleal, o si prevé que la indemnización de perjuicios debe ser solicitada mediante un proceso diferente, o como un incidente o procedimiento específico ante el mismo Juez que conoce del proceso de competencia desleal.

De conformidad con lo anterior, la Entidad consultante, deberá atenerse a lo que disponga la legislación interna en relación con la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de un acto de competencia desleal. Demás aspectos relacionados con la acción de competencia desleal. El artículo 267 de la Decisión 486 consagra que el ejercicio de la acción de competencia desleal, se puede intentar sin perjuicio de otras acciones ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial.

De acuerdo con lo anterior, la acción de competencia desleal es una acción de tipo comunitaria cuyo ejercicio no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno del País Miembro. Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletiva o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal.

En efecto, el artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal. Y el artículo 269, si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal.

E. LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE UNA MARCA. SU CONTRAVENCIÓN COMO BASE DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS. DISTINCIÓN CON LA ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en relación con los derechos que confiere el registro de una marca, planteó la siguiente consulta de interpretación prejudicial: Interpretar el artículo 155, literales a), c) y d) de la Decisión 486, en especial los apartes que se subrayan a continuación: “Artículo 155.

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) (…) c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;” Este Tribunal de Justicia, en anteriores Interpretaciones Prejudiciales, ha tratado el tema de los Derechos que confiere el registro de una marca y su contravención como base del ejercicio de la acción de infracción de derechos, prevista en el Título XV de la Decisión 486.

Ha expresado lo siguiente: “El Tribunal ha precisado además que los derechos de exclusión en referencia ‘pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión’ (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, del 6 de julio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690, del 23 de julio del mismo año).

Por tanto, ‘La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión’.

(Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismo año, caso “BELMONT”). Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158).

(..) El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente. El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.

La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.

En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza.

La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito. (…) A tenor de lo dispuesto en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”.

(Proceso 116-IP-2004. Doc. Cit.). En relación con los apartes subrayados por la Entidad consultante, el artículo 155 al hablar de “productos para los cuales ha sido registrada la marca”, “productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado” o “cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o riesgo de asociación”, está abriendo, como lo suelen hacer las actuales normas sobre irregistrabilidad de signos marcarios, una protección más allá del principio de especialidad y, como consecuencia, una protección de la marca registrada contra fenómenos como la conexión competitiva y los diferentes riesgos a que se enfrenta la marca en el mercado[7], que para el caso del literal d) del artículo 155 son el riesgo de confusión y asociación. La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados.

Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.

De conformidad con lo anterior, la Entidad consultante con el objetivo de determinar la procedencia de la acción impetrada, deberá analizar si se está en frente de un caso de competencia desleal o de infracción de derechos, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Se debe tener a los organismos que cumplen funciones judiciales, conforme a la ley interna, como legitimados para solicitar la Interpretación Prejudicial, cuando en el ejercicio de dichas funciones conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta algunas de las normas que integran el derecho comunitario andino, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Existe una clara diferencia entre la acción de nulidad del acto que concedió el registro marcario y la acción de competencia desleal, ya que mientras la primera persigue que el fallador determine si el registro se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad y, por lo tanto, se decrete nulidad del acto que concedió el registro, la segunda persigue que se declare que los actos ejercidos por un competidor son desleales, independientemente de que dichos actos se soporten o no en el registro de un signo distintivo.

TERCERO: Cuando la normativa comunitaria se refiere a competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, está tratando de regular aquella competencia desleal que se relaciona con el uso y goce de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria. Es decir, si la competencia desleal tiene que ver con la afectación del uso y goce de los derechos de propiedad industrial reconocidos y adquiridos en relación con la norma comunitaria andina y si se está en frente de los supuestos consagrados con en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Lo anterior se debe entender sin perjuicio de que las legislaciones internas de los Países Miembros repriman la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial y, establezcan los supuestos normativos de dicha restricción. El artículo 258 y 259 de la Decisión 486 no contienen una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, pero del primero se desprende que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial, sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. Se entenderá por actos deshonestos los que se producen cuando se actúa con intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor, o que afecten al mercado mismo, y por lo tanto, al público consumidor.

Los actos de competencia desleal por confusión gozan de las siguientes características: • No se refieren propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos. • Pueden revestir muchas formas. • Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado. Si bien se puede solicitar la nulidad de un registro sobre un signo genérico o descriptivo, dicho registro goza de presunción de validez hasta tanto no sea anulado.

Por lo tanto, un acto de competencia desleal puede estar vinculado con los derechos sobre ese registro.

CUARTO: El artículo 267 de la Decisión en mención se limita a afirmar que quien tenga legítimo interés podrá ejercer la acción de competencia desleal. En el marco de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, quien tiene legítimo interés es el afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir quien alegue dicho acto lo afecte en el mercado, siempre y cuando dicha afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido.

Lo anterior, significa que el ordenamiento interno de los Países Miembros puede restringir la competencia desleal en casos vinculados con la propiedad industrial. La acción de competencia desleal es una acción de tipo comunitaria cuyo ejercicio no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno de los Países Miembros.

De conformidad con el artículo 268 de la Decisión 486, si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal y en relación con el artículo 269 de la Decisión 486, si la legislación interna lo permite, la Autoridad Nacional Competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal.

QUINTO: Si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal. De conformidad con lo anterior, la Entidad consultante, con el objetivo de determinar la procedencia de la acción impetrada, deberá analizar si se está en frente de un caso de competencia desleal o de infracción de derechos marcarios, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Autoridad Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 05062064, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese la Autoridad consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Es así como los administrativistas y constitucionalistas se han preocupado por determinar la naturaleza de los actos y ha inventado conceptos como el bloque de constitucionalidad, el bloque de legalidad, etc., que atienden más a la naturaleza del acto que al órgano productor.

Los administrativistas, por ejemplo, al estudiar la teoría del acto administrativo, se han preocupado por el problema comentado y han buscado la manera de determinar cuándo se está en frente, de un acto administrativo, de uno legislativo, de uno judicial, etc., sin que para determinar la naturaleza del mismo se atenga solamente al criterio orgánico. [2] El numeral 2 del artículo 1 del Convenio de París, estipula: “2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.” [3] JAECKEL KOVAKS, Jorge.

“APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45 [4] NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis, Colombia, pág. 316 " [5] GACHARNÁ, María Consuelo. “LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, pág. 47. [6] “DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA”.

“Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo”. Vigésima segunda edición. [7] Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario.