Gace1513 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXIV - Número 1513 Lima, 27 de junio de 2007 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 3-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 83, literales d) y e) y 84 de la mencionada Decisión, así como del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, Primera Sala, República del Ecuador.

Expediente interno N° 7447-LR. Actor: Sociedad TEKNION FURNITURE SYSTEMS, LIMITED. Marca mixta: “TRANSIT” Proceso 91-IP-2006.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 71, 72, literales a) y d), y 83, literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, Primera Sala, República del Ecuador.

Expediente interno N° 5605-ML. Actor: Sociedad PASTEURIZADORA QUITO S.A. Marca mixta: VITACREMA + GRÁFICA A COLORES Proceso 14-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 136, literales a) y b), 155, literales a), c) y d), 157, párrafo primero, 258, 259, párrafo primero y literal a), y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 238 y 268 de la mencionada Decisión, así como, el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia, Grupo de Trabajo de Competencia Desleal.

Expediente Interno Nº 05062064. Actor: INDUSTRIAS MAYKA S.A. 32 PROCESO 03-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 83, literales d) y e) y 84 de la mencionada Decisión, así como del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, Primera Sala, República del Ecuador.

Expediente interno N° 7447-LR. Actor: Sociedad TEKNION FURNITURE SYSTEMS, LIMITED. Marca mixta: “TRANSIT”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los siete días del mes de marzo del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 27/06/2007 2.48 formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, República del Ecuador.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 6 de febrero de 2007. b. La sociedad TEKNION FURNITURE SYSTEMS, LIMITED presentó el 21 de mayo de 1999 observaciones al registro del signo mixto TRANSIT con base en la marca denominativa TRANSIT, registrada en varios países del mundo para proteger un sistema móvil de divisiones de oficina, al amparo de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

ANTECEDENTES. c. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la Resolución N° 976139, emitida el 21 de febrero de 2000 y notificada el 29 del mismo mes y año, rechazó las observaciones presentadas y concedió el registro de la marca TRANSIT (MIXTA). El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: d. La sociedad TEKNION FURNITURE SYSTEMS, LIMITED, el 15 de marzo de 2000 presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.

A. LAS PARTES: e. Mediante Resolución N° 977108, emitida el 2 de mayo de 2000 y notificada el 19 de junio del mismo año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, resolvió el recurso presentado en el sentido de confirmar la Resolución N° 976139, de 21 de febrero de 2000. Demandante: Sociedad TEKNION FURNITORE SYSTEMS, LIMITED. Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. Tercero interesado: Sociedad CLUB & DISEÑO DANES GRUPO GAMANINI S.A. B. DATOS RELEVANTES. 1. Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad CLUB & DISEÑO DANES GRUPO GAMANINI S.A. solicitó en el año de 1998 el registro del signo mixto TRANSIT para amparar productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 91874-98. f. La sociedad TEKNION FURNITURE SYSTEMS, LIMITED el 24 de octubre de 2000, interpuso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, Primera Sala, recurso de plena jurisdicción o subjetivo contra el anterior acto administrativo. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad TEKNION FURNITURE SYSTEMS, LIMITED soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: a. El signo TRANSIT (mixto), solicitado para registro por la sociedad CLUB & DISEÑO DANES GRUPO GAMANINI S.A., es un signo carente de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, dada la existencia anterior de la marca denominativa TRANSIT de propiedad de la sociedad TEKNION FURNITURE SYSTEMS, LIMITED. b. La marca mixta TRANSIT es idéntica a la marca denominativa TRANSIT; entre ambas existe semejanza auditiva, fonética, visual e ideológica, por lo cual su coexistencia podría GACETA OFICIAL generar confusión directa e indirecta entre el público consumidor, más aún si protegen productos comprendidos en la misma clase internacional 20. 27/06/2007 3.48 • La marca solicitada cumple con los requisitos previstos en la normativa nacional y comunitaria andina. c. Por parte del tercero interesado. c. La marca denominativa TRANSIT es una marca notoria.

Los documentos presentados por TEKNION FURNITURE SYSTEMS, LIMITED demuestran esta aseveración, así como la titularidad sobre dicho signo distintivo. d. Por lo anterior, el registro de la marca solicitada contraviene expresamente las disposiciones contenidas en los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a) y c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Aunque mediante auto del 7 de noviembre del 2000 se cita a la sociedad CLUB & DISEÑO DANES GRUPO GAMANINI S.A., ni en el informe del Juez Consultante, ni en los documentos anexos se hace referencia a la contestación por parte de dicha sociedad. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. a. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. El Presidente del IEPI contestó la demanda de la siguiente manera: III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. 3.

La contestación a la demanda. “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Me ratifico en la Resolución No. 977108, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional. (…)” b. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial. El Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda de la siguiente manera: • Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. • La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante la Resolución No. 976139, de 21 de febrero del 2000, concedió el registro de la marca TRANSIT (mixta), por cuanto posee un diseño que la individualiza y, además, el observante no probó ser legítimo propietario de la marca TRANSIT (denominativa).

Las normas cuya interpretación se solicita y sobre las cuales versará la interpretación prejudicial son las siguientes: artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Como quiera que la solicitud de registro marcario se hiciera en vigencia de la Decisión 344, procede la interpretación solicitada con excepción del literal c) del artículo 83, ya que dicha norma se refiere al lema comercial y no es pertinente al caso bajo estudio.

Además, se interpretará de oficio los artículos 83 literales d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 344 (…) • La compañía observante no probó la notoriedad invocada, conforme lo establece el Art. 84 de la Decisión 344, de ahí que no puede impedir el registro de la marca TRANSIT (mixta) en Ecuador.

Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente dis- GACETA OFICIAL tintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 27/06/2007 4.48 e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”; Artículo 82 (…) “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”; Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: (…) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

(…) Decisión 486 (…) Artículo 172 d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (…) “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. (…) VII. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Requisitos para el registro de marcas.

La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. GACETA OFICIAL 27/06/2007 5.48 B. Confusión directa e indirecta (…) C. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). D. De la marca notoria y de la prueba de su notoriedad.

(…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). E. Demanda de nulidad de registro marcario a resolverse bajo el Régimen de la Decisión 486. (…) A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. 2 Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…). 1 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: 2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abeledo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le ‘garantiza’ al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad. 27/06/2007 6.48 El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: La distintividad, la perceptibilidad, y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.”.3 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera cierta marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003). La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. GACETA OFICIAL de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 4 3.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado o descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es impor4 FERNANDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. 27/06/2007 7.48 tante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344.

La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. En relación con los tres requisitos enunciados, para el caso bajo estudio el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los con- GACETA OFICIAL sumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de ser incurrido en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. 27/06/2007 8.48 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

B. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflictos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 5, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 5 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. Como quiera que la demandante argumentara que entre los signos en conflicto se encuentran semejanzas capaces de generar confusión directa e indirecta en el público consumidor, es pertinente, una vez abordado el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, tratar las formas en que puede presentarse la confusión entre signos. La confusión puede darse de dos maneras: 1.

De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. 2. De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Esta segunda forma de confusión requiere de un análisis minucioso por parte de la Oficina de Registro Marcario y del Juez Nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

GACETA OFICIAL C. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Por otro lado, la marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 6, logotipos 7, íconos, etc.

Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: 6 7 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.

OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pag 33, Buenos Aires Argentina, 2002. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”.

Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/ wiki/Logotipo 27/06/2007 9.48 “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129IP-2004 Interpretación prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante. De manera que si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos.

Pero si resultare que el elemento característico de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con la marca denominativa. En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, aplicando el anterior criterio, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto TRANSIT y la marca denominativa TRANSIT, analizando si existe identidad o se- GACETA OFICIAL mejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

D. DE LA MARCA NOTORIA Y DE LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. En el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación, la sociedad demandante argumentó que la marca denominativa TRANSIT es notoria; por ello es pertinente abordar el tema de la marca notoria y la prueba de dicha notoriedad. 27/06/2007 10.48 midor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 8 Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 9 1. La marca notoria. a. Concepto. “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”. 10 La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero de 2004). La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. 11 Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. GACETA OFICIAL b. Protección. La protección de la marca notoriamente conocida se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. • En relación con los principios de territorialidad y especialidad.

La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), “en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad (…).

Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como aquellos en los que el uso del signo se destine a productos o servicios distintos”; o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 344), “independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro”.

En relación con el principio de territorialidad se deben hacer las siguientes precisiones: El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad. De lo anterior se desprende que, a pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, de conformidad con las siguientes condiciones: o Se protegerán siempre y cuando sean notorios en el comercio subregional, es decir, por lo menos en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección. o Se protegerán siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a re- 27/06/2007 11.48 ciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. • En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen las marcas notorias en el mercado.

A diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Decisión 344 no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con las clases de riesgo a que está expuesta. Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos. No obstante lo anterior, el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En relación con la marca notoria, tampoco dispone, específicamente como sí lo hace la Decisión 486, su protección contra los riesgos de uso parasitario y de dilución. No hace esta diferenciación, pero consagra una protección ampliada, al establecer, en el literal d) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que ‘constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, GACETA OFICIAL tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos’.

(Subrayado por fuera del texto). En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o 27/06/2007 12.48 del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

(…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: o La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. o Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de GACETA OFICIAL los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.

(Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “CAPITAN Z”. Proceso 145-IP-2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007). Se advierte que si bien la norma comunitaria objeto de la interpretación no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que 27/06/2007 13.48 corresponde a la marca renombrada; sin embargo, más allá del simple criterio de conexión competitiva, como ya se advirtió. 2.

La prueba de la notoriedad. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde a la Autoridad Competente con base en las pruebas presentadas. Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” E. SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO DE REGISTRO MARCARIO A RESOLVERSE BAJO EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486.

Si bien la solicitud de registro del signo TRANSIT (mixto) se presentó en vigencia de la Decisión 344 y, en consecuencia, la normativa sustancial contenida en dicha normativa es aplicable al caso en cuestión, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486.

Como la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión GACETA OFICIAL 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La Autoridad Nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto. 27/06/2007 14.48 SEGUNDO: Para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario o del Juez Nacional, en su caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

TERCERO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos. En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. Conforme a lo anterior, el Juez Consultante deberá establecer el riesgo de confusión existente entre la marca mixta TRANSIT y la marca denominativa TRANSIT.

CUARTO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece una protección ampliada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

Los signos notorios serán protegidos siempre y cuando sean notorios en el comercio subregional; de lo anterior se desprende que deberá ser notoriamente conocido por lo GACETA OFICIAL menos en uno de los Países Miembros, para que goce de la especial protección. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

QUINTO: La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro del signo constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es aplicable o si, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o de haber desaparecido por razones de hecho o de derecho la marca observante u opositora, ya no es posible tenerla en cuenta. 27/06/2007 15.48 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 7447LR deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 27/06/2007 16.48 PROCESO 91-IP-2006 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 71, 72, literales a) y d), y 83, literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, Primera Sala, República del Ecuador.

Expediente interno N° 5605-ML. Actor: Sociedad PASTEURIZADORA QUITO S.A. Marca mixta: VITACREMA + GRÁFICA A COLORES. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, República del Ecuador.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La Compañía OLEICA S.A. solicitó el 18 de mayo de 1993 ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI, el registro del signo mixto VITACREMA + GRÁFICA A COLORES para amparar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 3907291.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: MARCA A. LAS PARTES: Demandante: Sociedad PASTEURIZADORA QUITO S.A. Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. Tercero interesado: b. La Compañía PASTEURIZADORA QUITO S.A. presentó observación a esta solicitud de registro basándose que tiene la titularidad de las siguientes marcas: Sociedad OLEICA S.A. VITALECHE Y DISEÑO (mixta) VITALECHE Y DISEÑO (mixta) VITALECHE Y DISEÑO (mixta) VITAYOGURTH (denominativa) VITAMANTEQUILLA (denominativa) VITAQUESO (denominativa) VITAHELADO (denominativa) CLASE TITULO VENCIMIENTO 29 29 29 29 29 2460-93 2459-93 2461-93 2273-95 413-77 20-09-2003 20-09-2003 20-09-2003 12-07-2005 11-01-2004 29 29 415-77 08-12-2006 414-77 29-09-2006 c. El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, mediante la Resolución N° 0966133, de 23 de septiembre de 1998, re- GACETA OFICIAL 27/06/2007 17.48 chazó la observación presentada y otorgó el registro como marca del signo VITACREMA + GRÁFICA A COLORES.

“Niego pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. d. La sociedad PASTEURIZADORA QUITO S.A. presentó el 22 de diciembre de 1998, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, recurso contencioso administrativo subjetivo o de plena jurisdicción. Me ratifico en la Resolución materia de la impugnación, pues la denominación solicitada no afecta derechos de terceros y cumple los requisitos dispuestos en el Art. 81 de la Decisión 344 (…)”. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. b. Contestación por parte del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca. La sociedad actora sostiene como fundamento de su demanda los siguientes planteamientos: a. El signo VITACREMA + GRÁFICA A COLORES para identificar productos de la clase 29, no cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria, ya que carece de fuerza distintiva suficiente y provocará confusión en el público consumidor. b. Las marcas registradas a nombre de PASTEURIZADORA QUITO S.A., compañía que tiene más de 30 años de existencia en el mercado ecuatoriano, gozan de reconocimiento, notoriedad y prestigio en el mercado nacional, por lo que deberían tener una protección especial. c. El signo solicitado es legalmente irregistrable, ya que induce a engaño respecto de la procedencia de los productos o servicios que intenta proteger, tanto en los medios comerciales como en el público consumidor. d. Además, es el resultado de una trascripción de las marcas ya registradas y de propiedad de la sociedad PASTEURIZADORA QUITO S.A. e. El acto demandado carece de motivación y, en consecuencia, constituye un acto administrativo violatorio de la Ley. 3.

La contestación a la demanda. a. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial. De conformidad con el informe del Juez Consultante, el Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda de la siguiente manera: El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, de conformidad con el informe del Juez Consultante, no contestó la demanda. c. Por parte del tercero interesado.

La sociedad OLEICA S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, no contestó la demanda, de conformidad con el informe del Juez Consultante y los documentos anexos. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. La norma cuya interpretación se solicita es el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No obstante lo anterior, se interpretará, de oficio, los artículos 71; 72, literales a), y d) y 73, literales a), d) y e), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento de la solicitud de registro como marca del signo mixto VITACREMA + GRÁFICA A COLORES.

Así mismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 313 (…) Artículo 71 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”.

Artículo 72 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; 27/06/2007 18.48 te conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.” (…) (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”;

(…) Artículo 73 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamen- DECISIÓN 344 (…) Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. (…) Decisión 486 (…) Artículo 172 (…) “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. (…) GACETA OFICIAL VII.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: 27/06/2007 19.48 activo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

B. Requisitos para el registro de marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. C. Confusión directa e indirecta D. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero del 2004). E. Comparación entre marcas mixtas. F. Signos genéricos y descriptivos. G. De la marca notoria y de la prueba de su notoriedad. H. Demanda de nulidad de registro marcario a resolverse bajo el Régimen de la Decisión 486.

A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retro- Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando, bien los requisitos de validez o bien los derechos conferidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disci- GACETA OFICIAL plinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28IP-95, caso ‘CANALI’, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación in- 27/06/2007 20.48 mediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal pos- GACETA OFICIAL terior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). 27/06/2007 21.48 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo mixto VITACREMA + GRÁFICA A COLORES se realizó en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

(…) B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. 2 La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). (…) Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios. La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad dis- “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 1 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. 2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL 27/06/2007 22.48 misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad. tintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”.

(Proceso N° 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003).

Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: La distintividad, la perceptibilidad, y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. GACETA OFICIAL gistrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

(Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el pro- 27/06/2007 23.48 pio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” 4 3.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 71 de la Decisión 313. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 71, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. • Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

En relación con los tres requisitos enunciados, para el caso bajo estudio el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313. Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4 FERNANDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. GACETA OFICIAL Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de ser incurrido en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer, de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. 27/06/2007 24.48 es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso.

La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios. • Reglas para el cotejo marcario.

Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflictos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 5, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer 5 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 27/06/2007 25.48 los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. va de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. Por otro lado, la marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 6, logotipos 7, íconos, etc. C. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. Como quiera que la demandante argumentara que entre los signos en conflicto se encuentran semejanzas capaces de generar confusión directa e indirecta en el público consumidor, es pertinente, una vez abordado el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, tratar las formas en que puede presentarse la confusión entre signos. La confusión puede darse de dos maneras: 1.

De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Esta segunda forma de confusión requiere de un análisis minucioso por parte de la Oficina de Registro Marcario y del Juez Nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de 6 D. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. 7 Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventi- “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.

Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/ wiki/Logotipo GACETA OFICIAL Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP98, Interpretación prejudciail publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: 27/06/2007 26.48 las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 8 Pero si resultare que el elemento característico de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con la marca denominativa.

En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto VITACREMA + GRÁFICA A COLORES, por un lado, y las marcas denominativas VITAYOGURTH, VITAMANTEQUILLA, VITAQUESO, y VITAHELADO, por otro, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

E. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

Para realizar la comparación entre dos marcas mixtas el Juez Consultante deberá determinar el elemento característico de cada una de ellas. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo habrá de ( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de 8 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos. En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, aplicando el anterior criterio, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto VITACREMA + GRÁFICA A COLORES y la marca VITALECHE Y DISEÑO, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

F. SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS. En atención a que en el caso bajo estudio la sociedad demandante argumentó que la denominación VITA CREMA + GRÁFICA A COLORES es genérica y descriptiva en relación con los productos que ampara, es necesario referirse conceptualmente a los signos descriptivos y genéricos, así como a la posibilidad de registro como marcas de dichos signos. La falta del requisito de la distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo, o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos.

El artículo 72, literal d) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos o descriptivos. La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna for- 27/06/2007 27.48 ma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los productos o servicios que se quiere distinguir con la marca. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

El fundamento de la prohibición de su registro radica en la necesidad de la disponibilidad general de las expresiones exclusivamente descriptivas. Sin embargo, una expresión genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

El signo formado por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación genérica Corresponderá al Juez Consultante determinar si conforme con la argumentación de la sociedad OLEICA S.A., el término VITACREMA + GRÁFICA A COLORES, en combinación con las marcas denominativas VITAYOGURTH, VITAMANTEQUILLA, VITAQUESO, y VITAHELADO, por su constante uso en el mercado ha pasado a ser novedoso y distintivo en relación con los productos que protege, como para convertirse en descriptivo o genérico de los mismos.

La doctrina, al tratar el tema Descriptividad vs. Distintividad, deja esbozado lo complejo del asunto. Así lo entiende parte de la doctrina en España al analizar estos problemas en su legislación: GACETA OFICIAL “La limitación referida a indicaciones descriptivas supondría un mecanismo adicional del sistema de marcas para prevenir la monopolización de términos privados de distintividad.

Por lo tanto, en el debate en torno a la limitación del art. 37.b) subyace la compleja delimitación entre descriptividad (y genericidad) y distintividad, no exenta de grados y matices. En ocasiones será indubitable el carácter descriptivo de un determinado signo (p.ej. una denominación geográfica), sin embargo otros casos serán más dudosos (signos sugestivos, signos que combinan diversos elementos descriptivos o genéricos, (…))”. 9 G. DE LA MARCA NOTORIA Y DE LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD.

Atendiendo a que en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación la demandante argumentó que sus marcas son notorias, es pertinente abordar el tema de la marca notoria y la prueba de dicha notoriedad. 1. La marca notoria. La marca notoria es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: 27/06/2007 28.48 “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 10 La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 73 de la Decisión 313), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 313), independientemente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 11 “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”. 12 10 11 9 MIRALLES MIRAVET, Sergio.

“NOTAS EN TORNO A LAS LIMITACIONES DEL DERECHO DE MARCA”. Publicado en la Revista Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia N° 41. Instituto de Derecho y Ética industrial, Madrid, España, Pág. 33. 12 OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002. Pág. 255.

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. Madrid 1984. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. GACETA OFICIAL La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. 13 Se advierte que si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretación no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada, sin embargo, más allá del simple criterio de conexión competitiva, como ya se advirtió. 2.

La prueba de la notoriedad. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. 13 ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. 27/06/2007 29.48 Respecto de este punto, el Tribunal ha manifestado: “La notoriedad de la marca no se presume, deben ser probadas, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus.

Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.

(Proceso 08-IP-95, caso “LISTER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre 1996).” (Proceso 34-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, de 16 de junio de 2005). E. DEMANDA DE NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO MARCARIO A RESOLVERSE BAJO EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486.

Si bien la solicitud de registro del signo VITACREMA + GRÁFICA A COLORES (mixto) se presentó en vigencia de la Decisión 313 y, en consecuencia, como ya se anotó, la normativa sustancial contenida en dicha normativa es aplicable al caso en cuestión, en relación con los requisitos de validez del registro marcario, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486.

En efecto, como la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar, para el momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable, a ese momento, bien por razón de no haber sido incluida como causal de GACETA OFICIAL 27/06/2007 30.48 nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho. necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La Autoridad Nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la norma comunitaria citada.

No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es TERCERO: Para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la Oficina de Registro Marcario o del Juez Nacional, en su caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.

CUARTO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si el elemento predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos. En caso en que en la marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. Conforme a lo anterior, el Juez Consultante deberá establecer el riesgo de confusión existente entre el signo mixto VITACREMA + GRÁFICA A COLORES, por un lado, y las marcas denominativas VITAYOGURTH, VITAMANTEQUILLA, GACETA OFICIAL 27/06/2007 31.48 VITAQUESO y VITAHELADO, por el otro.

QUINTO: Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo deberá hacerse a partir de rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se hará siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, teniendo en cuenta los signos denominativos y compuestos. expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate y de la marca ya registrada.

SÉPTIMO: La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. Conforme a lo anterior, el Juez Consultante deberá establecer el riesgo de confusión existente entre VITACREMA + GRÁFICA A COLORES y VITALECHE + DISEÑO.

SEXTO: Son irregistrables, entre otras, las denominaciones descriptivas cuando comunican al consumidor de manera exclusiva sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios, y no describir sus propiedades.

OCTAVO: No son registrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los términos que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquéllos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro del signo constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o de haber desaparecido por razones de hecho o de derecho la marca observante u opositora.

En los signos denominativos compuestos, el conformado por expresiones genéricas y descriptivas, es susceptible de registro, si contiene De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 5605- GACETA OFICIAL 27/06/2007 32.48 ML deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 14-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 136, literales a) y b), 155, literales a), c) y d), 157, párrafo primero, 258, 259, párrafo primero y literal a), y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 238 y 268 de la mencionada Decisión, así como, el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia, Grupo de Trabajo de Competencia Desleal.

Expediente Interno Nº 05062064. Actor: INDUSTRIAS MAYKA S.A. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia, Grupo de Trabajo de Competencia Desleal. antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: VISTOS: Demandada: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 7 de marzo de 2007.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como A. LAS PARTES. Demandante: Sociedad INDUSTRIAS MAYKA S.A. Sociedad MANUFACTURA Y KREACIÓN LTDA. – MAYKA LTDA. B. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y demás documentos anexos a la misma, se encuentran los siguientes: GACETA OFICIAL a. La sociedad INDUSTRIAS MAYKA S.A. es titular de las siguientes marcas: • Marca MAYKA (denominativa), para amparar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Certificado No. 86396. • Marca NATA (denominativa), para amparar productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado No. 84221. Afirma también ser titular del nombre comercial MAYKA, por virtud del cual goza de una amplia reputación comercial desde 1992. 27/06/2007 33.48 “Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; flexibles no metálicos incluyendo toda clase de artículos elaborados a base de plástico, gutapercha y baquelita.” Se concedió el registro mediante la Resolución N° 11805 de 30 de abril de 2003. certificado No. 269886. • Marca MAYKA (denominativa), para amparar los siguientes productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza: c. La sociedad MANUFACTURA Y KREACIÓN LTDA. – MAYKA LTDA. utiliza la marca MAYKA y el signo NATA para comercializar borradores, al igual que los utiliza la sociedad INDUSTRIAS MAYKA S.A. los empaques de los productos a través de las cuales estás empresas hacen la presentación del borrador que comercializan son los siguientes: Empaque del producto de la demandante Empaque del producto de la demandada d. La sociedad INDUSTRIAS MAYKA S.A., mediante escrito presentado el 25 de junio de 2005 ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, demandó por competencia desleal a la sociedad MANUFACTURAS Y KREACIÓN LTDA. - MAYKA LTDA. en el Tribunal el 2 de enero de 2007, realizó una solicitud de interpretación prejudicial facultativa. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. e. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante escrito recibido La sociedad actora sustenta su demanda en los siguientes argumentos: b. La sociedad MANUFACTURA Y KREACIÓN LTDA. – MAYKA LTDA. es titular de la siguiente marca: GACETA OFICIAL a. La sociedad MANUFACTURAS Y KREACIÓN LTDA. - MAYKA LTDA., ha venido utilizando de manera fraudulenta los signos distintivos de la sociedad INDUSTRIAS MAYKA S.A. Se debe tener en cuenta que esta última se ha posicionado en el mercado colombiano desde el año de 1992, en donde goza de una alta reputación comercial debido al reconocimiento de la calidad de los productos que protege. 27/06/2007 34.48 a. La sociedad MANUFACTURAS Y KREACIÓN LTDA. - MAYKA LTDA., es titular de la marca MAYKA para amparar toda clase de artículos de plástico, dentro de la cual se encuentran los borradores de plástico.

Por lo tanto, es legalmente imposible iniciar una demanda de competencia desleal por actos realizados en desarrollo del ejercicio de derechos sobre la marca MAYKA. b. Haciendo una simple comparación visual de los empaques en los que las dos compañías comercializan sus borradores, se puede advertir sin ningún esfuerzo que ambas imágenes son totalmente idénticas, tanto en su parte literaria como en su color azul. b. La sociedad demandante no tiene registradas las siguientes marcas: El color azul del empaque, la forma del empaque, la forma cromática del empaque, el número 624, el número 612, la marca MAYKA para amparar productos de plástico y borradores de plástico, y la marca NATA para distinguir productos de plástico y borradores de plástico. c. En consecuencia con lo anterior, la sociedad demandada está incurriendo en conductas que configuran diversos actos de competencia desleal con el objetivo de aprovecharse de las ventajas comerciales y reputación de la sociedad INDUSTRIAS MAYKA S.A. Los actos de competencia desleal realizados son los siguientes: c. La marca NATA es irregistrable para distinguir específicamente borradores de plástico, ya que es genérica y descriptiva en relación con dicho producto.

Es decir, puede registrarse para distinguir productos de plástico pero no exacta y específicamente borradores de plástico. • Impedir a la demandante su participación en el mercado colombiano, así como en los países donde las dos empresas son competidoras, en forma contraria a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial y a los usos honestos en materia industrial y comercial. d. La acción de competencia desleal ya prescribió, ya que ha pasado más de dos años desde que la marca fue solicitada y/o registrada por la sociedad MANUFACTURAS Y KREACIÓN LTDA. - MAYKA LTDA., lo anterior por cuanto es desde esa fecha que el demandante tuvo conocimiento. • Desviación de la clientela de la demandante, de manera contraria a las costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. • Obtener ganancias provenientes de la comercialización de un producto en infracción de la ley. • Aprovechamiento en beneficio propio de las ventajas de la reputación industrial y comercial de la demandante. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. 3. La contestación a la demanda. Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son los artículos 136, literales a) y b), 155, literales a) c) y d), 157, párrafo primero, 258, 259, párrafo primero y literal a), y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La sociedad demandada contestó la demanda con los siguientes argumentos: Se interpretarán de oficio los artículos 238, 268 de la misma normativa, así como el artículo 33 • Crear confusión en relación con los productos o la actividad industrial o comercial de la demandante. GACETA OFICIAL del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: 27/06/2007 35.48 circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”; (…) Artículo 155 TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Artículo 33 “Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.” (…) DECISIÓN 486 (…) “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

(…) c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”; Artículo 136 (…) “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las Artículo 157 “Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión GACETA OFICIAL sobre la procedencia de los productos o servicios”.

(…) Artículo 238 “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.

Artículo 258 “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” Artículo 259 “Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”;

(…) Artículo 267 “Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título”. 27/06/2007 36.48 Artículo 268 “La acción por competencia desleal conforme a este Título prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto”.

(…) VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Alcance del término “Juez Nacional” en relación con la solicitud de interpretación prejudicial. B. Confundibilidad marcaria en los temas de competencia desleal. C. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial en el Régimen de la Decisión 486.

Delimitación del ámbito de aplicación. Signos genéricos y descriptivos. D. De las acciones de competencia desleal. Legitimación por activa, posibilidad de solicitar indemnización de perjuicios, y término de prescripción. E. Los derechos que confiere el registro de una marca. Su contravención como base de una acción de infracción de derechos.

Distinción con la acción de competencia desleal. A. ALCANCE DEL TÉRMINO “JUEZ NACIONAL” EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Como quiera que la consulta prejudicial planteada proviene de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, se hace necesario, analizar el concepto del ‘Juez Nacional’, contenido en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal a efectos de la Interpretación Prejudicial que corresponde a este Tribunal.

De una manera general, se suele dividir el poder público en diferentes ramas: Esta clasificación, en un Estado complejo, como es el de hoy, es decir, en donde existen variados órganos de producción normativa y varias formas jurídicas GACETA OFICIAL complementarias y entrelazadas, genera problemas de identificación en relación con la naturaleza de los actos que se expiden 1.

Se hace evidente que en la actualidad para clasificar la naturaleza de los actos ya no es suficiente el criterio orgánico y, en consecuencia, para analizar la naturaleza de los actos judiciales no debe circunscribirse sólo a los que emanan de los Jueces de la República. En este marco argumentativo, es entendible y evidente que un Estado pueda atribuir funciones judiciales a órganos diferentes del Poder Judicial para revestirlos de la competencia de proferir verdaderas sentencias judiciales.

Por lo anterior, resulta menester interpretar el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y los artículos 122, 123, 127 y 128 del Estatuto, cuando se refieren a los Jueces Nacionales, de manera amplia, en aras de identificar el sujeto legitimado para solicitar la interpretación prejudicial y que dentro de un País Miembro es aquel que ostenta la función judicial.

Como la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la normativa comunitaria por parte de los Jueces Nacionales, los organismos a los cuales el País Miembro ha otorgado funciones judiciales deben acceder a la interpretación prejudicial para cumplir con la filosofía de la misma. Como conclusión, el término ‘Juez Nacional’ debe interpretarse incluyendo a los organismos que cumplen funciones judiciales, siempre que cumplan las condiciones mínimas señaladas por la ley interna; para de esta manera tenerlos como legitimados para solicitar la interpretación prejudicial, cuando en el ejercicio de dichas funciones conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta algunas de las 1 Es así como los administrativistas y constitucionalistas se han preocupado por determinar la naturaleza de los actos y ha inventado conceptos como el bloque de constitucionalidad, el bloque de legalidad, etc., que atienden más a la naturaleza del acto que al órgano productor.

Los administrativistas, por ejemplo, al estudiar la teoría del acto administrativo, se han preocupado por el problema comentado y han buscado la manera de determinar cuándo se está en frente, de un acto administrativo, de uno legislativo, de uno judicial, etc., sin que para determinar la naturaleza del mismo se atenga solamente al criterio orgánico. 27/06/2007 37.48 normas que integran el Derecho Comunitario Andino. B. CONFUNDIBILIDAD MARCARIA EN LOS TEMAS DE COMPETENCIA DESLEAL.

La sociedad demandada argumentó que es imposible una acción de competencia desleal en su contra, ya que los actos que ha venido realizando son fruto de la titularidad que posee sobre la marca MAYKA para amparar productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tal motivo, y teniendo en cuenta que la sociedad demandante es titular de las marcas MAYKA y NATA para amparar productos de la clase 16, así como del nombre comercial MAYKA, se analizará el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y su diferenciación con los problemas de competencia desleal.

Las causales de irregistrabilidad planteadas en el artículo 136, literales a) y b), tienen como finalidad que los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro, o con los nombres comerciales protegidos, rótulos o enseñas.

De conformidad con la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y, por lo tanto, de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular del signo anteriormente registrado y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, con el objetivo de que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión o de asociación. Por tal motivo, cuando se ha registrado un signo en contravención de dichas causales de irregistrabilidad, el acto administrativo por medio del cual se concedió dicho registro puede ser objeto de una acción que busque su nulidad.

GACETA OFICIAL En el trámite de dicha acción de nulidad lo que le interesa al fallador es la identidad o semejanza de los signos, así como la confusión o riesgo de confusión o de asociación que genere esta identidad o semejanza en el público consumidor. No hace otro tipo de análisis para el cumplimiento de la causal de irregistrabilidad.

Si bien la conducta de registrar una marca idéntica o similar a otra puede ser producto de la coincidencia o el azar, también puede tener diversos intereses o intenciones. Dichas intenciones o intereses pueden darse para consolidar o perpetuar actos de competencia desleal, que pueden ir desde un acto de descrédito comercial hasta crear confusión en relación con el establecimiento, los productos o la actividad industrial de un competidor.

Por tal motivo, estas últimas hipótesis no serían el objeto de un proceso adelantado mediante una acción de nulidad, sino de una acción de competencia desleal. De conformidad con lo anterior, existe una clara diferencia entre la acción de nulidad del acto que concedió el registro marcario y la acción de competencia desleal, ya que mientras la primera persigue que el fallador determine si el registro se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad y, por lo tanto, se decrete nulidad del acto que concedió el registro, la segunda persigue que se declare que los actos ejercidos por un competidor son desleales, independientemente de que dichos actos se soporten en el registro de un signo distintivo.

C. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en relación con los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual, planteó la siguiente consulta de interpretación prejudicial: • Interpretar el artículo 258 de la Decisión 486, “en particular, lo que debe entenderse por la expresión “todo acto vinculado a la propiedad industrial” conceptuando si tales actos deben estar necesariamente referidos a derechos de propiedad industrial existentes, adquiridos y vigentes conforme a las normas comunitarias que regulan su concesión y pro- 27/06/2007 38.48 tección. Así mismo, cómo debe entenderse la frase “usos y prácticas honestos.” • Interpretar el artículo 259, párrafo 1 literal a) de la Decisión 486, “principalmente, si las expresiones “actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;” deben ser entendidas como referidas exclusivamente a establecimientos, productos, actividades industriales o comerciales necesariamente vinculados a creaciones amparadas por derechos de propiedad industrial, de conformidad con las normas que regulan la adquisición, alcances y protección.” Para resolver la consulta presentada, primero se delimitará el ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal, y después se analizarán los grupos de actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. 1.

Ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal. Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial. Lo primero que se advierte es que las anteriores disposiciones se encuentran contenidas en el Título XIV “de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial”, de donde se desprende que la normativa comunitaria regula la competencia desleal que se encuentre vinculada a la propiedad industrial.

Teniendo como propiedad industrial, aquella que tiene por objeto el conjunto de bienes inmateriales que utilizan los sujetos que compiten en el mercado, ya sea en forma de patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales o signos distintivos como las marcas, nombres comerciales o los lemas comerciales, entre otros, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, la represión de competencia desleal en relación con la propiedad industrial es utilizada como un mecanismo GACETA OFICIAL de protección de los derechos de propiedad industrial, es por eso que la Decisión 486 dedica el Titulo XIV a dicha figura. 2 De conformidad con lo anterior, cuando la normativa comunitaria se refiere a competencia desleal vinculada a propiedad industrial, está tratando de regular aquella competencia desleal que se relaciona con el uso y goce y protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria, y para ello la Decisión 486 prevé sobre la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial regulando lo relativo a los actos de competencia desleal y a los secretos industriales y sobre las acciones que puede adelantar el legítimo interesado. 27/06/2007 39.48 • En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.” (Proceso N° 38-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419, de 17 de marzo de 1999). El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. En ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina dice sobre el tema: “Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo “comercial”, por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones.” 3 2.

Los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal.

De manera que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, más bien, se da una definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones: “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios”. 4 • Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. 2 De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.

El numeral 2 del artículo 1 del Convenio de París, estipula: “2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.” 3 4 JAECKEL KOVAKS, Jorge.

“APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45 NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis, Colombia, pág. 316 “ GACETA OFICIAL En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

(publicidad engañosa, por ejemplo)”. 5 El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son: • Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. • Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. • Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características: • No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En consecuencia no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.

Se trata, entonces, de determinar si dichos actos des5 GACHARNÁ, María Consuelo. “LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, pág. 47. 27/06/2007 40.48 honestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado: “A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005.

Proceso N° 116-IP-2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005). • La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. • Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado.

Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: ”En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concu- GACETA OFICIAL rran en un mismo mercado.

En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. … para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…).

(FLINT BLANCK, Pinkas: ‘Tratado de defensa de la libre competencia’; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. (Proceso N° 116-IP-2004. Ibídem). En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor.

Se debe entender por aseveración, “todo información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”. 6 El tercer grupo de actos, se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. De manera que corresponde al Juez Nacional verificar si cualquier acto denunciado como desleal corresponde o no al concepto de honestos y si, real o potencialmente están dirigidos a causar daño a un competidor determinado o al mercado mismo, teniendo como finalidad la protección del consumidor. 6 “DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA”.

“Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo”. Vigésima segunda edición. 27/06/2007 41.48 3. Signos genéricos y descriptivos. Su relación con los actos de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial. Como quiera que en el caso bajo estudio la sociedad demandada argumentara que el signo NATA es genérico y descriptivo en relación con los borradores de plástico, se hace necesario tratar el tema de los signos genéricos y descriptivos, así como la posible utilización de dichos signos para perpetuar actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

Sobre los signos genéricos y descriptivos, es Tribunal ha establecido lo siguiente: “La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo, o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos.

El artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos o descriptivos. La denominación o figura genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra o figura, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación o figura genérica. Desde el punto de vista marcario una figura o término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades GACETA OFICIAL de los productos o servicios, que se quiere distinguir con la marca. Se identifica la denominación o figura descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación o figura considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El signo formado por uno o más vocablos o figuras genéricas o descriptivas, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación o figura genérica.” (Interpretación Prejudicial de 19 de enero de 2007.

Proceso 179-IP-2006). Si un competidor determinado utiliza un signo genérico o descriptivo para dañar a otro competidor en el mercado de manera contraria a los usos y prácticas honestos, podríamos estar en caso de un acto de competencia desleal vinculada a la propiedad intelectual. Lo anterior por lo siguiente: De conformidad con lo que ha expresado el Tribunal sobre los signos analizados, hay marcas que pueden estar compuestas de signos genéricos o descriptivos siempre que formen un conjunto marcario distintivo.

También hay marcas que se componen exclusivamente de un signo genérico o descriptivo que por el uso constante del mismo han adquirido distintividad (distintividad adquirida). Pero aún en el caso de que el signo genérico o descriptivo no haya adquirido distintividad y se encuentre registrado, goza de los derechos que confiere el registro de una marca, hasta tanto sea anulado su registro.

Si bien se puede solicitar la nulidad de un registro sobre un signo genérico o descriptivo, el 27/06/2007 42.48 mismo goza de presunción de validez hasta tanto no sea anulado. Por lo consiguiente, un acto de competencia desleal puede estar vinculado con los derechos sobre ese registro, cuando se pretende desconocer el derecho de exclusiva que el mismo otorga.

D. LEGITIMACIÓN POR ACTIVA POSIBILIDAD DE SOLICITAR INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, Y TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN PARA EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES POR COMPETENCIA DESLEAL. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en relación con las acciones de competencia desleal, planteó la siguiente consulta de interpretación prejudicial: En relación con el artículo 267 de la Decisión 486, si la expresión “quien tenga legítimo interés” debe interpretarse como excluyente del derecho a accionar por competencia desleal a quienes no detentan derechos de propiedad industrial debidamente constituidos.

Igualmente si con la expresión “podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente título” debe entenderse que la acción prevista en la norma es puramente declarativa de ilicitud o si, también, tiene carácter condenatorio e indemnizatorio.

Para resolver la consulta planteada, primero se establecerá quién se encuentra legitimado para iniciar una acción de competencia desleal en el marco de la Decisión 486. El artículo 267 de la Decisión en mención se limita a afirmar que quien tenga legítimo interés podrá ejercer la acción de competencia desleal. En el marco de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, quien tiene legítimo interés es el afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir quien alegue dicho acto lo afecte en el mercado, siempre y cuando dicha afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido.

Este punto es muy importante, ya que lo que se propone el Régimen Común sobre Propiedad Industrial al restringir la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial es precisamente la protección de dicha propiedad industrial como efecto de la restricción de la competencia desleal, GACETA OFICIAL establecer que, si no hay relación entre el acto de competencia desleal y la protección de un derecho de propiedad industrial, simplemente no cabría accionar invocando la normativa comunitaria que se analiza.

Lo anterior, significa que el ordenamiento interno de los Países Miembros pueda restringir la competencia desleal en casos no vinculados con la propiedad industrial. De otro lado, la normativa comunitaria andina no se refiere específicamente a las pretensiones que pudiera solicitar el demandante en un proceso iniciado en el ejercicio de la acción de competencia desleal, ya que, el artículo 267 se limita a afirmar que “quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título”, pero ello no puede entenderse como que se elimina la posibilidad de que el demandante pueda solicitar la indemnización de perjuicios, ya que, en términos generales, lo que se pretende con el ejercicio de la acción por competencia desleal es no sólo la calificación de la conducta como tal y la orden del Juez para que suspenda o impida la conducta sino que cabe la indemnización de daños y perjuicios, para lo cual, se deberá consultar si el ordenamiento jurídico del País Miembro permite dicha pretensión en el marco de la acción de competencia desleal, o si prevé que la indemnización de perjuicios debe ser solicitada mediante un proceso diferente, o como un incidente o procedimiento específico ante el mismo Juez que conoce del proceso de competencia desleal.

De conformidad con lo anterior, la Entidad consultante, deberá atenerse a lo que disponga la legislación interna en relación con la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de un acto de competencia desleal. Demás aspectos relacionados con la acción de competencia desleal. El artículo 267 de la Decisión 486 consagra que el ejercicio de la acción de competencia desleal, se puede intentar sin perjuicio de otras acciones ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial.

De acuerdo con lo anterior, la acción de competencia desleal es una acción de tipo comunitaria 27/06/2007 43.48 cuyo ejercicio no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno del País Miembro. Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletiva o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal.

En efecto, el artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal. Y el artículo 269, si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal.

E. LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE UNA MARCA. SU CONTRAVENCIÓN COMO BASE DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS. DISTINCIÓN CON LA ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en relación con los derechos que confiere el registro de una marca, planteó la siguiente consulta de interpretación prejudicial: Interpretar el artículo 155, literales a), c) y d) de la Decisión 486, en especial los apartes que se subrayan a continuación: “Artículo 155.

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) (…) c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que repro- GACETA OFICIAL duzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;” Este Tribunal de Justicia, en anteriores Interpretaciones Prejudiciales, ha tratado el tema de los Derechos que confiere el registro de una marca y su contravención como base del ejercicio de la acción de infracción de derechos, prevista en el Título XV de la Decisión 486.

Ha expresado lo siguiente: “El Tribunal ha precisado además que los derechos de exclusión en referencia ‘pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión’ (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, del 6 de julio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690, del 23 de julio del mismo año).

Por tanto, ‘La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un 27/06/2007 44.48 mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión’.

(Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismo año, caso “BELMONT”). Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158).

(..) El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional com- GACETA OFICIAL 27/06/2007 45.48 petente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente. El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.

La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.

En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza.

La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito. (…) A tenor de lo dispuesto en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”.

(Proceso 116-IP-2004. Doc. Cit.). En relación con los apartes subrayados por la Entidad consultante, el artículo 155 al hablar de “productos para los cuales ha sido registrada la marca”, “productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado” o “cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o riesgo de asociación”, está abriendo, como lo suelen hacer las actuales normas sobre irregistrabilidad de signos marcarios, una protección más allá del principio de especialidad y, como consecuencia, una protección de la marca registrada contra fenómenos como la conexión competitiva y los diferentes riesgos a que se enfrenta la marca en el mercado 7, que para el caso del literal d) del artículo 155 son el riesgo de confusión y asociación. La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados.

Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.

De conformidad con lo anterior, la Entidad consultante con el objetivo de determinar la procedencia de la acción impetrada, deberá analizar si se está en frente de un caso de competencia 7 Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. GACETA OFICIAL 27/06/2007 46.48 desleal o de infracción de derechos, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. los supuestos consagrados con en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En virtud de lo anteriormente expuesto, Lo anterior se debe entender sin perjuicio de que las legislaciones internas de los Países Miembros repriman la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial y, establezcan los supuestos normativos de dicha restricción. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Se debe tener a los organismos que cumplen funciones judiciales, conforme a la ley interna, como legitimados para solicitar la Interpretación Prejudicial, cuando en el ejercicio de dichas funciones conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta algunas de las normas que integran el derecho comunitario andino, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Existe una clara diferencia entre la acción de nulidad del acto que concedió el registro marcario y la acción de competencia desleal, ya que mientras la primera persigue que el fallador determine si el registro se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad y, por lo tanto, se decrete nulidad del acto que concedió el registro, la segunda persigue que se declare que los actos ejercidos por un competidor son desleales, independientemente de que dichos actos se soporten o no en el registro de un signo distintivo.

TERCERO: Cuando la normativa comunitaria se refiere a competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, está tratando de regular aquella competencia desleal que se relaciona con el uso y goce de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria. Es decir, si la competencia desleal tiene que ver con la afectación del uso y goce de los derechos de propiedad industrial reconocidos y adquiridos en relación con la norma comunitaria andina y si se está en frente de El artículo 258 y 259 de la Decisión 486 no contienen una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, pero del primero se desprende que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial, sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. Se entenderá por actos deshonestos los que se producen cuando se actúa con intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor, o que afecten al mercado mismo, y por lo tanto, al público consumidor.

Los actos de competencia desleal por confusión gozan de las siguientes características: • No se refieren propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos. • Pueden revestir muchas formas. • Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado. GACETA OFICIAL 27/06/2007 47.48 De conformidad con el artículo 268 de la Decisión 486, si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal y en relación con el artículo 269 de la Decisión 486, si la legislación interna lo permite, la Autoridad Nacional Competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal.

Si bien se puede solicitar la nulidad de un registro sobre un signo genérico o descriptivo, dicho registro goza de presunción de validez hasta tanto no sea anulado. Por lo tanto, un acto de competencia desleal puede estar vinculado con los derechos sobre ese registro.

CUARTO: El artículo 267 de la Decisión en mención se limita a afirmar que quien tenga legítimo interés podrá ejercer la acción de competencia desleal. En el marco de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, quien tiene legítimo interés es el afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir quien alegue dicho acto lo afecte en el mercado, siempre y cuando dicha afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido.

Este punto es muy importante, ya que lo que se propone el Régimen Común sobre Propiedad Industrial al restringir la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial es precisamente la protección de dicha propiedad industrial como efecto de la restricción de la competencia desleal, establecer que, si no hay relación entre el acto de competencia desleal y la protección de un derecho de propiedad industrial, simplemente no cabría accionar invocando la normativa comunitaria que se analiza.

QUINTO: Si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal. De conformidad con lo anterior, la Entidad consultante, con el objetivo de determinar la procedencia de la acción impetrada, deberá analizar si se está en frente de un caso de competencia desleal o de infracción de derechos marcarios, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Autoridad Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 05062064, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Lo anterior, significa que el ordenamiento interno de los Países Miembros puede restringir la competencia desleal en casos vinculados con la propiedad industrial. Notifíquese la Autoridad consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

La acción de competencia desleal es una acción de tipo comunitaria cuyo ejercicio no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno de los Países Miembros. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO GACETA OFICIAL Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- 27/06/2007 48.48 pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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