PROCESO 33-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 6, literales, a) y f), y 25 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, de oficio, de los artículos 5 y 12 de la misma Normativa, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República del Ecuador.
Expediente Interno Nº 8036-MP. Actor: UCB S.A. Patente: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RINITIS”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República del Ecuador.
VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 28 de marzo de 2007. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes.
Demandante: Sociedad UCB S.A. Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Tercero interesado: ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ALAFAR. B. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. a. La sociedad UCB S.A., el 8 de abril de 1997, solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el otorgamiento de la patente de invención titulada “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RINITIS”.
A esta solicitud le correspondió el Expediente Administrativo N° SP-97-2074. b. La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR, el 8 de junio de 1998, presentó observaciones en contra de la solicitud antes indicada. c. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante providencia de 2 de marzo de 2000, puso en conocimiento de las partes el informe pericial presentado dentro del trámite administrativo. d. En relación con el informe pericial, la sociedad UCB S.A. manifestó que se eliminaran la palabras fenilpropanolamina y fenilefrina de la reivindicación 1; que se restringiera la reivindicación resultante a proporciones específicas de compuestos (i) y el compuesto (ii) en la composición farmacéutica; y que se reemplazarán las reivindicaciones 9, 10 y 11 con la siguiente: “Uso de una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1 para la manufactura de un medicamento de aplicación terapéutica para tratar desórdenes de rinitis, resfríos, influenza y síntomas como de resfríos o influenza en humanos”. e. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Resolución No. 00-229 del 1 de agosto de 2000, resolvió negar el privilegio de patente de invención solicitada y ordenar el archivo del respectivo expediente. f. La sociedad UCB S.A. interpuso recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. g. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución 978630 del 7 de febrero de 2001, resolvió el recurso de reposición, confirmando la Resolución N° 00-229 del 1 de agosto de 2000.
Basa esta decisión en las solicitudes anteriores WO 95/07103 y WO91/17746, ya que afectan a la solicitud de patente estudiada y hacen evidente que la composición que se pretende patentar no es nueva y carece de nivel inventivo, por cuanto la combinación de un descongestionante y un antihistamínico se encuentran en el estado de la técnica. h. La sociedad UCB S.A., mediante escrito de 27 de marzo de 2001, presentó demanda contencioso administrativa declare ilegal el anterior acto administrativo en relación con los actos administrativos mencionados anteriormente.
C. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos 14, 16, 17, 18 y 19 de la Decisión 486 del Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: 1. La composición de la reivindicación 1 de la solicitud de patente es nueva, ya que a diferencia de la solicitud WO 95/07103 que se refiere a una composición formada por 5 sustancias activas, contiene únicamente 2 sustancias activas.
De conformidad con lo anterior, un experto en la técnica no podría pronosticar que los resultados puedan ser obtenidos con sólo dos sustancias activas, ya que éste pensaría que las 5 sustancias activas son obligatorias. 2. La composición reivindicada posee nivel inventivo, ya que ninguna composición ejemplificada contiene un compuesto seleccionado de 2-[4- (difenilmetil)-1-piperazinil]-ácido acético o derivados de amida, un isómero óptico individual o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma. 3.
En la solicitud WO 91/17746, referente al uso de la norefedrina para inducir secreción mucosa en los conductos para aire superiores de un humano, no se encuentra ninguna composición ejemplificada que contenga el compuesto indicado anteriormente. 4. No se explica cómo la solicitud de patente fue rechazada con base en el documento Rinología 1996, ya que dicha solicitud reivindica prioridad de la solicitud US 08/629,144 de abril 8 de 1996.
Es decir, el documento Rinología 1996 fue publicado después de la fecha de prioridad, y dicha prioridad incluye la información concerniente a la composición que ahora se reivindica. 5. La invención cuya patente se solicita busca proveer una combinación útil de sustancias farmacéuticas a ser utilizado en la terapia necesaria para rinitis, resfriado, gripe y síntomas de resfriado y gripe, de ahí que proporciona una composición farmacéutica intencionada para tratar un desorden seleccionado de las patologías ya mencionadas. 6.
La ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ALAFAR observante, carece de legítimo interés para presentar observaciones en contra de la solicitud de patente de invención titulada “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RINITIS”, ya que de conformidad al Art. 25 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no demostró el interés legítimo o derecho vulnerado.
Para acreditar el interés legítimo sobre una invención se debe demostrar lo siguiente: 1. que antes de la presentación de la solicitud se ha presentado una solicitud que cure la misma invención, o 2. Que se encuentra utilizando el invento con anterioridad a la presentación de la solicitud. D. La contestación de la demanda. 1. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI.
El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI contestó la demanda con los siguientes argumentos: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa. Ratifico la Resolución No. 978630. que es materia de impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y legislación nacional”. 2.
Por parte de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. El Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda con sujeción a las siguientes excepciones: 1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. 2. La resolución impugnada guarda conformidad con la Decisión 486 ya que luego del correspondiente análisis, es posible concluir que, de conformidad a las solicitudes WO 95/07103 y WO 91/17746, el objeto de la solicitud de patente presentada no es nuevo y no tiene nivel inventivo.
Lo anterior por cuanto la combinación de un descongestionante y un antihistamínico se encuentra en el estado de la técnica. En consecuencia, la patente de invención solicitada no cumple con las disposiciones legales de los artículos 14, 16, 17, 18 y 19 de la Decisión 486. 3. Por parte del tercero interesado. La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR, contestó la demanda de la siguiente manera: 1.
El objeto de la solicitud de patente presentada no es nuevo, ya que consiste en una composición farmacéutica que contiene compuestos de acción descongestionante y antihistamínica que, a la fecha de presentación de la solicitud, ya se encontraban en el estado de la técnica y, por lo tanto, ya eran conocidos de forma independiente y combinada; de ahí que resulta absurda la afirmación del solicitante en el sentido de que su combinación es nueva por utilizar dos sustancias activas, en lugar de las cinco que contiene la solicitud WO 95/07103. 2.
La solicitud carece de nivel inventivo, ya que la composición reivindicada es una simple y obvia mezcla de sustancias cuyo resultado es previsto debido a la existencia de combinaciones análogas. 3. La solicitud pretendió patentar un método terapéutico en contravía de lo estipulado en el artículo 6, literal f) de la Decisión 344. El estudio presentado por el solicitante constituye la comprobación de una hipótesis que se fundamenta en dos ensayos de tratamientos terapéuticos individuales, y un ensayo de tratamiento terapéutico de combinación que da como resultado un descubrimiento inesperado. 4.
La sociedad solicitante pretendió patentar un descubrimiento en contravía de lo dispuesto en el artículo 6, literal a) de la Decisión 344, ya que el objeto de la solicitud fue fruto de la simple observación de los resultados producidos por la aplicación de compuestos conocidos en el paciente, probando cuál combinación es la óptima para conseguir el objetivo. 5.
ALAFAR, al ser una Asociación de Laboratorios Farmacéuticos cuyos intereses se ven afectados directamente por las pretensiones de sus competidores, tiene legítimo interés para actuar en el presente asunto. ii. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
III. Normas a ser interpretadas. Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 1, 2, 4, 6, literales a) y f) y 25 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículos 14, 16, 17, 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, sólo se interpretarán los artículos 1, 2, 4, 6, literales a) y f), y 25 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó la patente de invención “Composiciones farmacéuticas para el tratamiento de rinitis”.
Asimismo se interpretarán, de oficio, los artículos 5 y 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación se inserta el texto de las normas interpretadas: Decisión 344 (…) Artículo 1 “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invensiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.
Artículo 2 “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.
(…) Artículo 4 “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. Artículo 5 “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.
Artículo 6 “No se considerarán invenciones: a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; (…) f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico”. (…) Artículo 12 “La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro o, en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.
Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud”. (…) Artículo 25 “Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención, de conformidad con el procedimiento que al efecto disponga la legislación nacional del País Miembro.
Las observaciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las legislaciones nacionales”. (…) DECISIÓN 486 (…) Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
IV. consideraciones: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Requisitos de patentabilidad. C. El derecho de prioridad. D. Mezcla o combinación de elementos conocidos. E. Prohibición de patentar métodos terapéuticos.
F. Prohibición de patentar descubrimientos. G. Legítimo interés para presentar observaciones a la solicitud de patente. A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.
Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.
(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 154-IP-2004, en donde se precisó: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.
(…) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma”.
(Proceso Nº 154-IP-2004. Interpretación prejudicial de 9 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1184, de 7 de abril de 2005)”. A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente.
Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.
El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.
A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.
Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.
(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención “Composiciones Farmacéuticas para el Tratamiento de Rinitis”, se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y es a esa norma a la que se debe remitir tanto el Juez Nacional como la Oficina Nacional, en su caso, para verificar los requisitos de la solicitud de patente.
B. Requisitos de patentabilidad. Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 1 de la Decisión 344, y desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legislativo. Según lo dispuesto por el artículo 1 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 1.
De la novedad de la invención: El artículo 2 de la Decisión 344 dice: “Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica”; en el ordenamiento andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, que comprende el estado de la técnica a nivel mundial. A la pregunta qué se entiende por invención, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “(…) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.
(Proceso N° 21-IP-2000. Interpretación prejudicial de 21 de octubre de 2000., publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001)’; lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso N° 07-IP-2005.
Interpretación prejudicial de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203, de 31 de mayo de 2005). Ahora, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento, y “en aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia.” (Proceso 49-IP-2005.
Interpretación prejudicial de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203, de 31 de mayo de 2005). Sobre el requisito de la novedad señala la doctrina: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” [1] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogiendo criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad ha concluido: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad.
La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad. ( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.
( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad. ( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente[2].
(Proceso N° 07-IP-2004. Interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057, de 21 de abril de 2004). Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente, de la siguiente manera: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.
La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963.
(Bercovitz, Alberto, ‘PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA’, en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321).” (Proceso 1-AI-1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 234, de 21 de abril de 1997). Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” (Proceso 12-IP-1998.
Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 428, de 16 de abril de 1999). 2. Del nivel inventivo: El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.
Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente.
Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).
En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.
(Proceso N° 12-IP-98. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428, de 16 de abril de 1999). Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344 resulta pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de, consecuencialmente, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.
Lo obvio es “que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”[3]. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 3.
De la susceptibilidad de aplicación industrial. Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la norma comunitaria que se interpreta.
Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. C. el derecho de prioridad y sus efectos.
En el caso bajo estudio, la demandante argumentó que no se explica cómo la solicitud de patente fue rechazada con base en el documento Rinología 1996, ya que la misma reivindica prioridad de la solicitud US 08/629,144 de 8 de abril de 1996, y el documento mencionado fue publicado después de la fecha de prioridad. En consecuencia con lo anterior, se hace necesario tratar el tema del derecho de prioridad y sus efectos. el derecho de prioridad consiste en que el solicitante de una patente en un País Miembro, o en otro país sujeto a reciprocidad, podrá solicitar dicha patente en cualquier otro País Miembro, tendiendo como fecha de presentación la de la primera solicitud sobre dicha invención. Dicha figura se consagra en el artículo 12 de la Decisión 344 y goza de las siguientes características: 1.
Objeto del derecho de prioridad. El derecho de prioridad recae sobre la invención objeto de la primera solicitud, por tal motivo, de incluirse materias o asuntos no comprendidos en la primera solicitud, éstos últimos no contemplarían el derecho de prioridad (reivindicación parcial). La norma resalta que la primera solicitud debe ser válidamente presentada y, por lo tanto, únicamente se confiere el derecho de prioridad a las solicitudes que cumplan con todos los requisitos formales para su presentación, es decir, aquellas susceptibles de ser validamente admitidas a trámite.
De conformidad con el artículo 22 de la Decisión 344, la solicitud de regularización que hace la Oficina Nacional competente no hace que se pierda el derecho de prioridad. 2. Término para ejercer el derecho. El derecho de prioridad deberá ejercerse dentro del término de un año contado desde la fecha de presentación de la primera solicitud. 3.
Efectos del derecho de prioridad. a. Prelación en el estudio de la patente de invención. El primer gran efecto del derecho de prioridad es que el solicitante que lo argumenta tiene, en relación con solicitudes posteriores a la fecha de la primera solicitud, derecho a que su solicitud sea estudiada y se decida en primer lugar. Es importante advertir que el derecho de prioridad no quiere decir un derecho incuestionable para la adquisición de patente, sino que se refiere a la prioridad en cuanto a la fecha de presentación de la solicitud.
Sobre lo anterior, el Dr. Pachón manifiesta que el titular de la primera solicitud puede “invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo, se juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesión del registro, no por la fecha de presentación en el segundo país, sino por la fecha de la primera solicitud, por lo cual, los hechos ocurridos en el período entre la presentación de la solicitud en el extranjero y en el país donde se invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las solicitudes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugar al nacimiento de un derecho válido.” [4] El derecho de prioridad tampoco quiere decir que la concesión de la segunda solicitud de patente se encuentre supeditada o condicionada a que la primera solicitud sea concedida.
Lo anterior por el principio de la independencia en la concesión de patentes que rige nuestro sistema comunitario andino de concesión de patentes y, por el cual, es perfectamente posible que una solicitud de patente negada en un País Miembro o en un País sujeto a reciprocidad, sea concedida en otro país. Sobre este principio y su relación con el derecho de prioridad, aunque refiriéndose al Convenio de París, el Doctor Guillermo Cabanellas manifiesta acertadamente lo siguiente: “El sentido del principio de independencia es que cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de ésta.
De esta forma, si se ha obtenido una patente en un País A, la misma no puede ser declarada nula, o caduca o finalizada por el hecho de que haya sido declarada nula o caduca o finalizada una patente similar en otro país, aun cuando éste sea el país en que se haya basado la prioridad que haya permitido obtener la patente en el país A. El país A deberá aplicar sus propias reglas generales para determinar si la patente en cuestión es nula o caduca o si se ha extinguido su plazo de vigencia”.[5] b. En relación con los requisitos de patentabilidad.
Uno de los efectos básicos del derecho de prioridad es que todos los acontecimientos que sucedan después de la fecha de prioridad no afectan la novedad ni la altura inventiva de la invención objeto de la solicitud de patente. Es decir, solicitudes de patentes posteriores o acontecimientos en el mundo científico y técnico sucedidos después de la fecha en que se solicitó la primera solicitud, no son susceptibles de ser argumentados o utilizados para negar la patente de invención de las solicitudes posteriores con reivindicación de prioridad, ya que el análisis de patentabilidad se debe realizar teniendo en cuenta la fecha de la primera solicitud.
Sobre lo anterior, el Tribunal ha expresado lo siguiente: “Con relación al tema de las patentes, el derecho de prioridad tiene que ver con la protección que se da a la invención, y se toma en cuenta para considerar lo que se encuentra dentro del estado de la técnica; siendo considerado por su alcance, un derecho excluyente.” (Proceso 106- IP-2003.
Interpretación prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004). c. En relación con pretensiones de terceros. Otro efecto del derecho de prioridad, es que otorga a su titular la posibilidad de presentar observaciones a solicitudes de terceros para que tengan en cuenta su derecho de prioridad, o iniciar acciones de nulidad cuando se hubiese presentado una solicitud posterior sobre el mismo objeto en el término de prioridad, y se hubiese concedido la patente sin que el titular del derecho de prioridad lo hubiera ejercido.
D. NIVEL INVENTIVO CON RELACIÓN A LA MEZCLA O COMBINACIÓN DE ELEMENTOS CONOCIDOS En atención a que ALAFAR argumentó que la composición reivindicada es una simple y obvia mezcla de sustancias cuyo resultado es previsto debido a la existencia de combinaciones análogas, es necesario referirse al nivel inventivo en relación con mezcla o combinación de elementos conocidos.
En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas anteriormente citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva. Uno de esos casos es el que se relaciona con la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos, que impone que en primer lugar el examinador establezca si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos.
Al efecto, vale la pena citar que: “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”.[6] En relación con combinación o mezclas de elementos conocidos no puede llegarse a priori a una conclusión, ya que no se puede predicar instantáneamente falta de nivel inventivo de una o de otra, porque en ambos cabe analizar siempre el caso concreto.
Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.
Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento.”[7] De manera que la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, así sea por combinación de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.
No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial, es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.
En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica.
Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.
Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” (Proceso N° 21–IP–2000.
Interpretación prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001). Es conveniente señalar que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como si lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f), pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, “las oficinas de patentes puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención”.
(Proceso 182-IP-2005. Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005.) E. La no patentabilidad de métodos terapéuticos Como quiera que en el caso bajo estudio la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR argumentara que la solicitud pretendía patentar un método terapéutico, se hace necesario tratar el tema de la no patentabilidad de métodos terapéuticos.
El artículo 6, literal f) de la Decisión 344 dispone que los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico, no deben considerarse como invención. En anterior interpretación Prejudicial, el Tribunal analizó el tema propuesto identificando, con ayuda de la doctrina y alguna jurisprudencia foránea, qué se entiende por métodos de diagnóstico, terapéutico o quirúrgico para el tratamiento humano o animal.
Dicha providencia, aunque interpreta a la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, es pertinente para el tema propuesto y, por lo tanto, se reitera. En ella se expresó lo siguiente: “En lo relativo a los métodos de diagnóstico es necesario acudir a las definiciones técnicas que los especialistas traen sobre la materia para medir el alcance de esta excepción. El profesor Manuel Illescas sobre el punto dice: ‘en efecto, la exclusión de patentabilidad a los métodos de diagnóstico y de tratamiento quirúrgico o terapéutico, del cuerpo humano o animal, viene de la estricta aplicación de este criterio.
Se considera, en la mayoría de las legislaciones, que la actividad de diagnosticar, operar y tratar (sanar) un cuerpo enfermo, es una actividad intelectual inherente a un profesional sanitario, y por lo tanto no tiene aplicación industrial ( )’. (La Patente Farmacéutica, Instituto de Derecho y Etica Industrial, pág. 63). La doctora Alicia Amaro examinadora de Patentes de la Oficina Europea de Patentes, expresa que para la Cámara de Recursos de esa Organización ‘el término terapéutico se refiere al tratamiento de una enfermedad, tomado en el sentido general o más particularmente, a un tratamiento curativo, así como al alivio de los síntomas de dolor y sufrimiento’.
Es interesante para el caso referirse a la Decisión T 36/83 de la Cámara de Recursos en la que se estableció que ‘la utilización cosmética de un producto que también tiene una utilización terapéutica era patentable, ya que el solicitante había reivindicado únicamente el uso cosmético del producto’; la misma Cámara en otra Decisión (T 144/83) llegó a sostener que la administración de un compuesto químico supresor del apetito puede ser considerado como causante de los dos efectos: ‘( ) tratamiento cosmético, ya que se considera que el motivo predominante para perder peso es sólo la mejora de apariencia física, y/o curar la obesidad (tratamiento terapéutico).
Si la invención puede tener ambos efectos, y en las reivindicaciones no está especificado que el efecto deseado es el cosmético, se consideran ambos efectos, y por tanto como no patentable (T 290/86). En la práctica, cuando no está completamente claro si el efecto del tratamiento con un producto químico es de naturaleza cosmética o terapéutica, se pide al solicitante que después del tratamiento introduzca la palabra ‘cosmético’ ( )’.
(subrayado es del Tribunal). Para este Tribunal la doctrina anterior permitiría deducir un criterio de aplicación para los casos en que un producto sirva a la vez propósitos terapéuticos y no terapéuticos, para concluir que tal producto sería patentable en la medida en que el elemento no terapéutico prevalezca en su utilización y siempre que sea este elemento el que se pretenda reivindicar.
Naturalmente el juicio definitivo sobre la patentabilidad dependerá del riesgo que sobre la salud de las personas pueda tener el invento. Por último es importante anotar el criterio de Manuel Pachón Muñoz, en su Manual de Propiedad Industrial (pág. 22, Ed. Temis) que considera como métodos terapéuticos o quirúrgicos a los que buscan prevenir o evitar las enfermedades a través de la medicina, la veterinaria o la cirugía, ‘y no comprende la prevención, curación o diagnóstico por la farmacia’.
Sobre los métodos de diagnóstico, los define como ‘el arte de descubrir enfermedades’. Esta prohibición no comprende a los aparatos utilizados para los tratamientos quirúrgicos o de diagnóstico de enfermedades, ‘ya que ellos son productos con aplicación industrial y sucede con un aparato de rayos X, o una máquina que haga exámenes bacteriológicos’.
El profesor José Antonio Gómez Segada al definir los procedimientos terapéuticos desde el campo de las patentes, los considera ‘como aquellos que implican un tratamiento del cuerpo humano o animal con cualquier medio que no tenga carácter quirúrgico con el fin de restablecer o mantener la salud’. (‘Falta de patentabilidad de los procedimientos terapéuticos’, Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, CEFI, Nº 12, pág. 22) Cita asimismo las directivas de la Oficina Europea de Patentes, en las que se indica que la terapia “supone la curación de una enfermedad o de un disfunsionamiento orgánico y comprende los tratamientos profilácticos, como por ejemplo la inmunización”.
(Proceso 11-IP-95. Interpretación prejudicial de 7 de abril de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 349, de 19 de junio de 1998). F. PROHIBICIÓN DE PATENTAR DESCUBRIMIENTOS. En atención a que la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR argumentara que la sociedad solicitante pretendió patentar un descubrimiento, se hace necesario abordar el tema de la prohibición de patentar descubrimientos.
El artículo 6, literal a), dispone que los descubrimientos no serán considerados como invenciones. La pregunta obligada es ¿qué es un descubrimiento? Por descubrimiento se debe entender el reconocimiento de lo preexistente en la naturaleza, bien sea de materias, hechos, fenómenos, o los efectos de los hechos o fenómenos. Sobre el particular el Doctor Guillermo Cabanellas, después de estudiar algunas definiciones de lo que se debe considerar un descubrimiento, caracterizó de una manera pertinente el concepto de descubrimiento: “Respecto de la caracterización de los descubrimientos, ésta debe basarse en la preexistencia en la naturaleza del hecho, cosa o relación causal puesta de manifiesto por el descubrimiento.
Un hongo preexistente en la naturaleza puede ser objeto de descubrimiento; un hongo desarrollado mediante técnicas biológicas, y que no preexistía en la naturaleza, no puede ser objeto de descubrimiento. Una relación causal que opera ya en la naturaleza – la expansión de los metales ante la acción del calor- puede ser objeto de descubrimiento; la aplicación de esta relación para construir, por ejemplo, un termostato, no constituye un descubrimiento.
Debe tenerse presente que toda invención supone, en definitiva aplicar las leyes y propiedades de la naturaleza, preexistentes en esta. Pero la invención se aparta del descubrimiento por cuanto esas leyes y propiedades son utilizadas de un modo creativo, no preexistente en la naturaleza. Así, los rayos X preexisten en la naturaleza y no pueden ser patentados en sí mismos; pero un aparato que haga uso de tales rayos no preexiste en la naturaleza, y no está afectado por el impedimento que pesa patentamiento de descubrimientos”.[8] Es importante advertir que aun cuando para realizar el descubrimiento se requiera de un gran trabajo intelectual e investigativo, de conformidad con la exclusión que realiza la disposición estudiada, no es factible patentar descubrimientos.
De todos modos, es posible patentar los procedimientos utilizados en el descubrimiento, siempre y cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad. Mientras que el literal a) del artículo 6 de al Decisión 344 se refiere a los descubrimientos en general, es decir a descubrimientos sobre materias, fenómenos, hechos, y los efectos de éstos, el literal b) cuando dispone que no se considerarán invenciones las que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas, se refiere a los descubrimientos únicamente en relación con las materias preexistentes y, en consecuencia, las dos normas hacen parte del mismo supuesto.
Siendo lo anterior así, es pertinente traer anteriores pronunciamientos del Tribunal sobre descubrimientos de materias preexistentes en la naturaleza. En el proceso 21-IP-2000, Interpretación prejudicial de 27 de octubre de 2001, el Tribunal manifestó lo siguiente: “Las materias que se encuentran en la naturaleza y que no han sido previamente conocidas o accesibles al público, en realidad, no constituyen más que descubrimientos o develaciones de algo existente, y por consiguiente, además de no ser fruto de la actividad intelectual creativa de una persona, ordinariamente carecen de la susceptibilidad de ser aplicados en la industria.
Sin embargo, si de ese descubrimiento o materia ya existente se pueden obtener, como consecuencia de la actividad o esfuerzo inventivo del hombre, nuevos productos o procedimientos que tengan una utilidad industrial, nos encontraremos ante una verdadera invención que podrá ser patentada siempre y cuando no incurra en alguna de las expresas prohibiciones determinadas en el artículo 7 de la Decisión 344.
En el campo de la biotecnología y de la ingeniería genética pueden presentarse problemas relacionados con la patentabilidad de invenciones que se refieran a materia viva o componentes de células vivas que no eran conocidos anteriormente, y que a pesar de haber existido en la naturaleza han requerido la intervención del hombre para aislarla o darla a conocer.
En efecto, podría argumentarse que el aislamiento por primera vez de materia viva o sus componentes que ya existen en la naturaleza es fruto de un trabajo intelectual y de laboratorio, equiparable a cualquier invención de producto o de procedimiento. No obstante, estima este Tribunal que, en aplicación del artículo 6 párrafo b) de la Decisión 344, el material biológico, las células o sus componentes que ya existan en la naturaleza, aun cuando sean aislados mediante procedimientos microbiológicos, no son considerados como “invenciones”, sin perjuicio de que sí pueda concederse patentes sobre procedimientos de aislamiento, así como sobre los demás procedimientos microbiológicos, tales como los de cultivo, selección o mutación de microorganismos u otros de carácter físico-químico, pero siempre y cuando cumplan con las condiciones objetivas de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.
(…) No desvirtúa sin embargo lo anterior, la posibilidad de patentar invenciones relativas a material biológico, puesto que la referida exclusión únicamente comprende las materias tal como se encuentran en la naturaleza, pero no las que hayan sido modificadas u obtenidas mediante procedimientos biológicos en los que exista una relevante actividad humana, en cuyo caso se podría hablar de vida “creada” por el hombre con el uso de la biotecnología. Se colige lo anterior no sólo de una interpretación restrictiva de las excepciones al concepto de invención, sino también de un análisis sistemático y armónico de la normativa comunitaria, la cual permite, implícitamente, reivindicar invenciones que se refieran a material biológico, cuando prevé que la descripción clara y completa del invento –que debe contener la solicitud de patente– pueda cumplirse a través del «depósito de la materia viva» (artículo 13 literal c) de la Decisión 344).
A fortiori los nuevos productos farmacéuticos y alimenticios que sean obtenidos de materias que se encuentran en la naturaleza no caen dentro de la exclusión del concepto de invención que se está analizando, por cuanto en tal caso no se estaría reivindicando materia en su estado natural, sino un producto que, como consecuencia de la actividad inventiva del hombre, podrá ser aplicado en la industria.
Por tanto, la sola circunstancia de que una invención se refiera a materia viva o a sus componentes no impide per se su protección por el sistema de patentes. Contrario sensu el simple hecho de que un invento tenga por objeto material biológico no significa que pueda ser patentado. En definitiva, todo dependerá de que la “invención” cumpla las condiciones objetivas de patentabilidad, y de que no esté prohibida la concesión de patente por el ordenamiento jurídico comunitario.” G. LEGÍTIMO INTERÉS PARA PRESENTAR OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE PATENTE.
Como quiera que dentro del proceso interno se encuentra que la sociedad demandante argumentara que ALAFAR carece de legítimo interés para presentar observaciones a la solicitud de patentes, se hace necesario determinar cuándo se tiene legítimo interés para presentar observaciones a la solicitud de patente. El artículo 25 de la Decisión 344 dispone que en el plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de patente, quien tenga legítimo interés podrá presentar observaciones por una sola vez.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretando el artículo 25 de la Decisión 344, determinó quiénes son los sujetos legitimados para presentar observaciones a la solicitud de patentes. En consecuencia, se reitera la siguiente posición: “De conformidad con el artículo 25, cuya interpretación ha sido solicitada, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, quien tenga interés, podrá presentar observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención. Se entiende que tienen legítimo interés para presentar observaciones: el titular de una patente ya registrada, el titular de una solicitud de patente que goce de prioridad, cualquier persona natural o jurídica que considere que una patente es contraria al orden público, a la moral o a las buenas costumbres o que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales, a la preservación de los vegetales o a la preservación del medio ambiente.
Igualmente se podrá presentar observaciones cuando se intente patentar especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención, invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo y las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.” (Interpretación Prejudicial del 25 de agosto de 2005 dentro del proceso 69-IP-2005).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de título de patente ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la expedición de la patente de invención. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que aún no se hubiesen cumplido.
SEGUNDO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.
TERCERO: La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando, en efecto, como invención la acción propia de la naturaleza.
CUARTO: el derecho de prioridad consiste en que el solicitante de una patente en un País Miembro, o en otro país sujeto a reciprocidad, podrá solicitar dicha patente en cualquier otro País Miembro, teniendo como fecha de presentación la de la primera solicitud sobre dicha invención. El derecho de prioridad recae sobre la invención objeto de la primera solicitud, por tal motivo, de incluirse materias o asuntos no comprendidos en la primera solicitud, ésto no conllevaría derecho de prioridad.
El derecho de prioridad deberá ejercerse dentro del término de un año contado desde la fecha de presentación de la primera solicitud. Es importante advertir que el derecho de prioridad no quiere decir un derecho incuestionable para la adquisición de patente, sino que se refiere a la prioridad en cuanto a la fecha de presentación de la solicitud.
El derecho de prioridad tampoco quiere decir que la concesión de la segunda solicitud de patente se encuentre supeditada o condicionada a que la primera solicitud sea concedida. Uno de los efectos básicos del derecho de prioridad es que todos los acontecimientos que sucedan después de la fecha de prioridad no afectan la novedad ni la altura inventiva de la invención objeto de la solicitud de patente.
Otro efecto del derecho de prioridad, es que otorga a su titular la posibilidad de presentar observaciones a solicitudes de terceros para que tengan en cuenta su derecho de prioridad, o iniciar acciones de nulidad cuando se hubiese presentado una solicitud posterior sobre el mismo objeto en el término de prioridad.
QUINTO: Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y / o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial.
SEXTO: De conformidad con el artículo 6, literal f, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no se deben considerar como invención y, por lo tanto, no son patentables los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnósticos, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.
SÉPTIMO: Por descubrimiento se debe entender el reconocimiento de lo preexistente en la naturaleza, bien sea de materias, hechos, fenómenos, o los efectos de los hechos o fenómenos. Es importante advertir que aun cuando para realizar el descubrimiento se requiera de un gran trabajo intelectual e investigativo, de conformidad con la exclusión que realiza la disposición estudiada, no es factible patentar descubrimientos.
De todos modos, es posible patentar los procedimientos utilizados en el descubrimiento, siempre y cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 8036-MP, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.
REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. [2] CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. [3] DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid – España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089. [4] PACHÓN Manuel.
“LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL ACUERDO DE CARTAGENA”, Bogotá, Editorial Temis. 1975. pág. 19. [5] CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo I, Buenos Aires Argentina, Ed. Heliasta, 2001, pág. 209. [6] Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires.
Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm. [7] ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCION”, Gráfica laf s.r.l, Buenos Aires, 1998, Pág. 72. [8] CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Ob. Cit. pág. 797.