Año XXIV - Número 1527 Lima, 31 de julio de 2007 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 33-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 6, literales, a) y f), y 25 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, de oficio, de los artículos 5 y 12 de la misma Normativa, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 8036-MP. Actor: UCB S.A. Patente: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RINITIS” Proceso 48-IP-2007.- 2 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los literales e) y g), así como, del último párrafo del artículo 135 de la misma Decisión 486.

Signo: CANALETA 43. Actor: sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. Proceso interno Nº 2004-0010 Proceso 55-IP-2007.- 19 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del literal e) y párrafo final del artículo 135 y del artículo 154 de la misma Decisión. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “CANALETA 90”. Expediente Interno Nº 2004 00011 01 Proceso 52-IP-2007.- 26 Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literales a), b) y h), 154, 190 y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos 191 y 200 de la misma Decisión. Marca: TRANSPACK (mixta).

Actor: TRANSPACK LTDA. Proceso interno Nº 2003-0095 Para nosotros la Patria es América 36 GACETA OFICIAL 31/07/2007 2.48 PROCESO 33-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 6, literales, a) y f), y 25 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, de oficio, de los artículos 5 y 12 de la misma Normativa, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 8036-MP. Actor: UCB S.A. Patente: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RINITIS”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República del Ecuador.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 28 de marzo de 2007. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES. Demandante: Sociedad UCB S.A. Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Tercero interesado: ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ALAFAR. B. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. a. La sociedad UCB S.A., el 8 de abril de 1997, solicitó ante la Dirección Nacional de Propie- dad Industrial el otorgamiento de la patente de invención titulada “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RINITIS”. A esta solicitud le correspondió el Expediente Administrativo N° SP-97-2074. b. La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR, el 8 de junio de 1998, presentó observaciones en contra de la solicitud antes indicada. c. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante providencia de 2 de marzo de 2000, puso en conocimiento de las partes el informe pericial presentado dentro del trámite administrativo. d. En relación con el informe pericial, la sociedad UCB S.A. manifestó que se eliminaran la palabras fenilpropanolamina y fenilefrina de la reivindicación 1; que se restringiera la reivindicación resultante a proporciones específicas de compuestos (i) y el compuesto (ii) en la composición farmacéutica; y que se reemplazarán las reivindicaciones 9, 10 y 11 con la siguiente: “Uso de una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1 para la manufactura de un medicamento de aplicación terapéutica para tratar desórdenes de rinitis, resfríos, influenza y síntomas como de resfríos o influenza en humanos”. e. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Resolución No. 00-229 del 1 de agosto de 2000, resolvió negar el privilegio de patente de invención solicitada y ordenar el archivo del respectivo expediente.

GACETA OFICIAL f. La sociedad UCB S.A. interpuso recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. g. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución 978630 del 7 de febrero de 2001, resolvió el recurso de reposición, confirmando la Resolución N° 00-229 del 1 de agosto de 2000. Basa esta decisión en las solicitudes anteriores WO 95/07103 y WO91/17746, ya que afectan a la solicitud de patente estudiada y hacen evidente que la composición que se pretende patentar no es nueva y carece de nivel inventivo, por cuanto la combinación de un descongestionante y un antihistamínico se encuentran en el estado de la técnica. h. La sociedad UCB S.A., mediante escrito de 27 de marzo de 2001, presentó demanda contencioso administrativa declare ilegal el anterior acto administrativo en relación con los actos administrativos mencionados anteriormente.

C. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos 14, 16, 17, 18 y 19 de la Decisión 486 del Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones: 1. La composición de la reivindicación 1 de la solicitud de patente es nueva, ya que a diferencia de la solicitud WO 95/07103 que se refiere a una composición formada por 5 sustancias activas, contiene únicamente 2 sustancias activas.

De conformidad con lo anterior, un experto en la técnica no podría pronosticar que los resultados puedan ser obtenidos con sólo dos sustancias activas, ya que éste pensaría que las 5 sustancias activas son obligatorias. 2. La composición reivindicada posee nivel inventivo, ya que ninguna composición ejemplificada contiene un compuesto seleccionado de 2-[4-(difenilmetil)-1-piperazinil]-ácido acético o derivados de amida, un isómero óptico individual o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma. 3.

En la solicitud WO 91/17746, referente al uso de la norefedrina para inducir secreción mu- 31/07/2007 3.48 cosa en los conductos para aire superiores de un humano, no se encuentra ninguna composición ejemplificada que contenga el compuesto indicado anteriormente. 4. No se explica cómo la solicitud de patente fue rechazada con base en el documento Rinología 1996, ya que dicha solicitud reivindica prioridad de la solicitud US 08/629,144 de abril 8 de 1996.

Es decir, el documento Rinología 1996 fue publicado después de la fecha de prioridad, y dicha prioridad incluye la información concerniente a la composición que ahora se reivindica. 5. La invención cuya patente se solicita busca proveer una combinación útil de sustancias farmacéuticas a ser utilizado en la terapia necesaria para rinitis, resfriado, gripe y síntomas de resfriado y gripe, de ahí que proporciona una composición farmacéutica intencionada para tratar un desorden seleccionado de las patologías ya mencionadas. 6.

La ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ALAFAR observante, carece de legítimo interés para presentar observaciones en contra de la solicitud de patente de invención titulada “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RINITIS”, ya que de conformidad al Art. 25 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no demostró el interés legítimo o derecho vulnerado.

Para acreditar el interés legítimo sobre una invención se debe demostrar lo siguiente: 1. que antes de la presentación de la solicitud se ha presentado una solicitud que cure la misma invención, o 2. Que se encuentra utilizando el invento con anterioridad a la presentación de la solicitud. D. La contestación de la demanda. 1. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI contestó la demanda con los siguientes argumentos: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa. GACETA OFICIAL Ratifico la Resolución No. 978630. que es materia de impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y legislación nacional”. 2.

Por parte de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. El Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda con sujeción a las siguientes excepciones: 1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. 2. La resolución impugnada guarda conformidad con la Decisión 486 ya que luego del correspondiente análisis, es posible concluir que, de conformidad a las solicitudes WO 95/07103 y WO 91/17746, el objeto de la solicitud de patente presentada no es nuevo y no tiene nivel inventivo.

Lo anterior por cuanto la combinación de un descongestionante y un antihistamínico se encuentra en el estado de la técnica. En consecuencia, la patente de invención solicitada no cumple con las disposiciones legales de los artículos 14, 16, 17, 18 y 19 de la Decisión 486. 3. Por parte del tercero interesado. La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR, contestó la demanda de la siguiente manera: 1.

El objeto de la solicitud de patente presentada no es nuevo, ya que consiste en una composición farmacéutica que contiene compuestos de acción descongestionante y antihistamínica que, a la fecha de presentación de la solicitud, ya se encontraban en el estado de la técnica y, por lo tanto, ya eran conocidos de forma independiente y combinada; de ahí que resulta absurda la afirmación del solicitante en el sentido de que su combinación es nueva por utilizar dos sustancias activas, en lugar de las cinco que contiene la solicitud WO 95/07103. 2.

La solicitud carece de nivel inventivo, ya que la composición reivindicada es una simple y obvia mezcla de sustancias cuyo resultado es previsto debido a la existencia de combinaciones análogas. 31/07/2007 4.48 3. La solicitud pretendió patentar un método terapéutico en contravía de lo estipulado en el artículo 6, literal f) de la Decisión 344.

El estudio presentado por el solicitante constituye la comprobación de una hipótesis que se fundamenta en dos ensayos de tratamientos terapéuticos individuales, y un ensayo de tratamiento terapéutico de combinación que da como resultado un descubrimiento inesperado. 4. La sociedad solicitante pretendió patentar un descubrimiento en contravía de lo dispuesto en el artículo 6, literal a) de la Decisión 344, ya que el objeto de la solicitud fue fruto de la simple observación de los resultados producidos por la aplicación de compuestos conocidos en el paciente, probando cuál combinación es la óptima para conseguir el objetivo. 5.

ALAFAR, al ser una Asociación de Laboratorios Farmacéuticos cuyos intereses se ven afectados directamente por las pretensiones de sus competidores, tiene legítimo interés para actuar en el presente asunto. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 1, 2, 4, 6, literales a) y f) y 25 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículos 14, 16, 17, 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, sólo se interpretarán los artículos 1, 2, 4, 6, literales a) y f), y 25 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó la patente de invención “Composiciones farmacéuticas para el tratamiento de rinitis”.

Asimismo se interpretarán, de oficio, los artículos 5 y 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición GACETA OFICIAL Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación se inserta el texto de las normas interpretadas: 31/07/2007 5.48 objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.

Artículo 6 DECISIÓN 344 “No se considerarán invenciones: (…) Artículo 1 “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invensiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. Artículo 2 “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

(…) Artículo 4 “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;

(…) f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico”. (…) Artículo 12 “La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro o, en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud”. (…) Artículo 25 “Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención, de conformidad con el procedimiento que al efecto disponga la legislación nacional del País Miembro.

Las observaciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las legislaciones nacionales”. (…) Artículo 5 DECISIÓN 486 “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su (…) GACETA OFICIAL Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

IV. CONSIDERACIONES: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 31/07/2007 6.48 posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La nor-ma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). B. Requisitos de patentabilidad. C. El derecho de prioridad. D. Mezcla o combinación de elementos conocidos. E. Prohibición de patentar métodos terapéuticos. F. Prohibición de patentar descubrimientos.

G. Legítimo interés para presentar observaciones a la solicitud de patente. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito GACETA OFICIAL legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 154-IP-2004, en donde se precisó: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

(…) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma”.

(Proceso Nº 154-IP-2004. Interpretación prejudicial de 9 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1184, de 7 de abril de 2005)”. A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente. 31/07/2007 7.48 Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.

Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo GACETA OFICIAL como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención “Composiciones Farmacéuticas para el Tratamiento de Rinitis”, se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y es a esa norma a la que se debe remitir tanto el Juez Nacional como la Oficina Nacional, en su caso, para verificar los requisitos de la solicitud de patente.

B. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 1 de la Decisión 344, y desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legislativo. Según lo dispuesto por el artículo 1 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 1.

De la novedad de la invención: El artículo 2 de la Decisión 344 dice: “Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica”; en el ordenamiento andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, que comprende el estado de la técnica a nivel mundial. A la pregunta qué se entiende por invención, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: 31/07/2007 8.48 “(…) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.

(Proceso N° 21-IP-2000. Interpretación prejudicial de 21 de octubre de 2000., publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001)’; lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso N° 07-IP-2005.

Interpretación prejudicial de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203, de 31 de mayo de 2005). Ahora, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento, y “en aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia.” (Proceso 49-IP-2005.

Interpretación prejudicial de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203, de 31 de mayo de 2005). Sobre el requisito de la novedad señala la doctrina: GACETA OFICIAL “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” 1 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogiendo criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad ha concluido: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad. ( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.

( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad. ( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente 2.

(Proceso N° 07-IP-2004. Interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057, de 21 de abril de 2004). Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta 1 2 ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.

REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. 31/07/2007 9.48 como requisito esencial para la concesión de una patente, de la siguiente manera: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.

La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963.

(Bercovitz, Alberto, ‘PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA’, en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321).” (Proceso 1-AI-1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 234, de 21 de abril de 1997). Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.

GACETA OFICIAL d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” (Proceso 12-IP1998. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 428, de 16 de abril de 1999). 2. Del nivel inventivo: El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso N° 12-IP-98. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428, de 16 de abril de 1999). 31/07/2007 10.48 Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344 resulta pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de, consecuencialmente, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es “que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar” 3. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 3.

De la susceptibilidad de aplicación industrial. Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la norma comunitaria que se interpreta.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. C. EL DERECHO DE PRIORIDAD Y SUS EFECTOS.

En el caso bajo estudio, la demandante argumentó que no se explica cómo la solicitud de patente fue rechazada con base en el documen3 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid – España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089. GACETA OFICIAL to Rinología 1996, ya que la misma reivindica prioridad de la solicitud US 08/629,144 de 8 de abril de 1996, y el documento mencionado fue publicado después de la fecha de prioridad.

En consecuencia con lo anterior, se hace necesario tratar el tema del derecho de prioridad y sus efectos. El derecho de prioridad consiste en que el solicitante de una patente en un País Miembro, o en otro país sujeto a reciprocidad, podrá solicitar dicha patente en cualquier otro País Miembro, tendiendo como fecha de presentación la de la primera solicitud sobre dicha invención. Dicha figura se consagra en el artículo 12 de la Decisión 344 y goza de las siguientes características: 31/07/2007 11.48 Es importante advertir que el derecho de prioridad no quiere decir un derecho incuestionable para la adquisición de patente, sino que se refiere a la prioridad en cuanto a la fecha de presentación de la solicitud.

Sobre lo anterior, el Dr. Pachón manifiesta que el titular de la primera solicitud puede “invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo, se juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesión del registro, no por la fecha de presentación en el segundo país, sino por la fecha de la primera solicitud, por lo cual, los hechos ocurridos en el período entre la presentación de la solicitud en el extranjero y en el país donde se invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las solicitudes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugar al nacimiento de un derecho válido.” 4 1.

Objeto del derecho de prioridad. El derecho de prioridad recae sobre la invención objeto de la primera solicitud, por tal motivo, de incluirse materias o asuntos no comprendidos en la primera solicitud, éstos últimos no contemplarían el derecho de prioridad (reivindicación parcial). La norma resalta que la primera solicitud debe ser válidamente presentada y, por lo tanto, únicamente se confiere el derecho de prioridad a las solicitudes que cumplan con todos los requisitos formales para su presentación, es decir, aquellas susceptibles de ser validamente admitidas a trámite.

De conformidad con el artículo 22 de la Decisión 344, la solicitud de regularización que hace la Oficina Nacional competente no hace que se pierda el derecho de prioridad. El derecho de prioridad tampoco quiere decir que la concesión de la segunda solicitud de patente se encuentre supeditada o condicionada a que la primera solicitud sea concedida.

Lo anterior por el principio de la independencia en la concesión de patentes que rige nuestro sistema comunitario andino de concesión de patentes y, por el cual, es perfectamente posible que una solicitud de patente negada en un País Miembro o en un País sujeto a reciprocidad, sea concedida en otro país. Sobre este principio y su relación con el derecho de prioridad, aunque refiriéndose al Convenio de París, el Doctor Guillermo Cabanellas manifiesta acertadamente lo siguiente: “El sentido del principio de independencia es que cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de ésta.

De esta forma, si se ha obtenido una patente en un País A, la misma no puede ser declarada nula, o caduca o finalizada por el hecho de que haya sido declarada nula o caduca o finalizada una patente similar en otro país, aun 2. Término para ejercer el derecho. El derecho de prioridad deberá ejercerse dentro del término de un año contado desde la fecha de presentación de la primera solicitud. 3.

Efectos del derecho de prioridad. a. Prelación en el estudio de la patente de invención. El primer gran efecto del derecho de prioridad es que el solicitante que lo argumenta tiene, en relación con solicitudes posteriores a la fecha de la primera solicitud, derecho a que su solicitud sea estudiada y se decida en primer lugar. 4 PACHÓN Manuel.

“LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL ACUERDO DE CARTAGENA”, Bogotá, Editorial Temis. 1975. pág.

19. GACETA OFICIAL cuando éste sea el país en que se haya basado la prioridad que haya permitido obtener la patente en el país A. El país A deberá aplicar sus propias reglas generales para determinar si la patente en cuestión es nula o caduca o si se ha extinguido su plazo de vigencia”. 5 b. En relación con los requisitos de patentabilidad.

Uno de los efectos básicos del derecho de prioridad es que todos los acontecimientos que sucedan después de la fecha de prioridad no afectan la novedad ni la altura inventiva de la invención objeto de la solicitud de patente. Es decir, solicitudes de patentes posteriores o acontecimientos en el mundo científico y técnico sucedidos después de la fecha en que se solicitó la primera solicitud, no son susceptibles de ser argumentados o utilizados para negar la patente de invención de las solicitudes posteriores con reivindicación de prioridad, ya que el análisis de patentabilidad se debe realizar teniendo en cuenta la fecha de la primera solicitud.

Sobre lo anterior, el Tribunal ha expresado lo siguiente: 31/07/2007 12.48 se concedido la patente sin que el titular del derecho de prioridad lo hubiera ejercido. D. NIVEL INVENTIVO CON RELACIÓN A LA MEZCLA O COMBINACIÓN DE ELEMENTOS CONOCIDOS En atención a que ALAFAR argumentó que la composición reivindicada es una simple y obvia mezcla de sustancias cuyo resultado es previsto debido a la existencia de combinaciones análogas, es necesario referirse al nivel inventivo en relación con mezcla o combinación de elementos conocidos.

En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas anteriormente citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva. Uno de esos casos es el que se relaciona con la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos, que impone que en primer lugar el examinador establezca si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos.

Al efecto, vale la pena citar que: “Con relación al tema de las patentes, el derecho de prioridad tiene que ver con la protección que se da a la invención, y se toma en cuenta para considerar lo que se encuentra dentro del estado de la técnica; siendo considerado por su alcance, un derecho excluyente.” (Proceso 106-IP-2003. Interpretación prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004).

“Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”. 6 c. En relación con pretensiones de terceros.

Otro efecto del derecho de prioridad, es que otorga a su titular la posibilidad de presentar observaciones a solicitudes de terceros para que tengan en cuenta su derecho de prioridad, o iniciar acciones de nulidad cuando se hubiese presentado una solicitud posterior sobre el mismo objeto en el término de prioridad, y se hubie- En relación con combinación o mezclas de elementos conocidos no puede llegarse a priori a una conclusión, ya que no se puede predicar instantáneamente falta de nivel inventivo de una o de otra, porque en ambos cabe analizar siempre el caso concreto. 6 5 CABANELLAS, Guillermo.

“DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo I, Buenos Aires Argentina, Ed. Heliasta, 2001, pág. 209. Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm. GACETA OFICIAL Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento.” 7 De manera que la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, así sea por combinación de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial, es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo 7 ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCION”, Gráfica laf s.r.l, Buenos Aires, 1998, Pág. 72. 31/07/2007 13.48 incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica.

Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” (Proceso N° 21–IP–2000.

Interpretación prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001). Es conveniente señalar que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como si lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f), pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, “las oficinas de patentes puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención”.

(Proceso 182-IP-2005. Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005.) GACETA OFICIAL E. LA NO PATENTABILIDAD DE MÉTODOS TERAPÉUTICOS Como quiera que en el caso bajo estudio la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR argumentara que la solicitud pretendía patentar un método terapéutico, se hace necesario tratar el tema de la no patentabilidad de métodos terapéuticos.

El artículo 6, literal f) de la Decisión 344 dispone que los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico, no deben considerarse como invención. En anterior interpretación Prejudicial, el Tribunal analizó el tema propuesto identificando, con ayuda de la doctrina y alguna jurisprudencia foránea, qué se entiende por métodos de diagnóstico, terapéutico o quirúrgico para el tratamiento humano o animal.

Dicha providencia, aunque interpreta a la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, es pertinente para el tema propuesto y, por lo tanto, se reitera. En ella se expresó lo siguiente: “En lo relativo a los métodos de diagnóstico es necesario acudir a las definiciones técnicas que los especialistas traen sobre la materia para medir el alcance de esta excepción. El profesor Manuel Illescas sobre el punto dice: ‘en efecto, la exclusión de patentabilidad a los métodos de diagnóstico y de tratamiento quirúrgico o terapéutico, del cuerpo humano o animal, viene de la estricta aplicación de este criterio.

Se considera, en la mayoría de las legislaciones, que la actividad de diagnosticar, operar y tratar (sanar) un cuerpo enfermo, es una actividad intelectual inherente a un profesional sanitario, y por lo tanto no tiene aplicación industrial ( )’. (La Patente Farmacéutica, Instituto de Derecho y Etica Industrial, pág. 63). La doctora Alicia Amaro examinadora de Patentes de la Oficina Europea de Patentes, expresa que para la Cámara de Recursos de esa Organización ‘el término terapéutico se refiere al tratamiento de una enfermedad, tomado en el sentido general o más particularmente, a un tratamiento curativo, así como al alivio de los síntomas de dolor y sufrimiento’. 31/07/2007 14.48 Es interesante para el caso referirse a la Decisión T 36/83 de la Cámara de Recursos en la que se estableció que ‘la utilización cosmética de un producto que también tiene una utilización terapéutica era patentable, ya que el solicitante había reivindicado únicamente el uso cosmético del producto’; la misma Cámara en otra Decisión (T 144/83) llegó a sostener que la administración de un compuesto químico supresor del apetito puede ser considerado como causante de los dos efectos: ‘( ) tratamiento cosmético, ya que se considera que el motivo predominante para perder peso es sólo la mejora de apariencia física, y/o curar la obesidad (tratamiento terapéutico).

Si la invención puede tener ambos efectos, y en las reivindicaciones no está especificado que el efecto deseado es el cosmético, se consideran ambos efectos, y por tanto como no patentable (T 290/86). En la práctica, cuando no está completamente claro si el efecto del tratamiento con un producto químico es de naturaleza cosmética o terapéutica, se pide al solicitante que después del tratamiento introduzca la palabra ‘cosmético’ ( )’.

(subrayado es del Tribunal). Para este Tribunal la doctrina anterior permitiría deducir un criterio de aplicación para los casos en que un producto sirva a la vez propósitos terapéuticos y no terapéuticos, para concluir que tal producto sería patentable en la medida en que el elemento no terapéutico prevalezca en su utilización y siempre que sea este elemento el que se pretenda reivindicar.

Naturalmente el juicio definitivo sobre la patentabilidad dependerá del riesgo que sobre la salud de las personas pueda tener el invento. Por último es importante anotar el criterio de Manuel Pachón Muñoz, en su Manual de Propiedad Industrial (pág. 22, Ed. Temis) que considera como métodos terapéuticos o quirúrgicos a los que buscan prevenir o evitar las enfermedades a través de la medicina, la veterinaria o la cirugía, ‘y no comprende la prevención, curación o diagnóstico por la farmacia’.

Sobre los métodos de diagnóstico, los define como ‘el arte de descubrir enfermedades’. GACETA OFICIAL 31/07/2007 15.48 Esta prohibición no comprende a los aparatos utilizados para los tratamientos quirúrgicos o de diagnóstico de enfermedades, ‘ya que ellos son productos con aplicación industrial y sucede con un aparato de rayos X, o una máquina que haga exámenes bacteriológicos’.

“Respecto de la caracterización de los descubrimientos, ésta debe basarse en la preexistencia en la naturaleza del hecho, cosa o relación causal puesta de manifiesto por el descubrimiento. Un hongo preexistente en la naturaleza puede ser objeto de descubrimiento; un hongo desarrollado mediante técnicas biológicas, y que no preexistía en la naturaleza, no puede ser objeto de descubrimiento.

Una relación causal que opera ya en la naturaleza –la expansión de los metales ante la acción del calor- puede ser objeto de descubrimiento; la aplicación de esta relación para construir, por ejemplo, un termostato, no constituye un descubrimiento. Debe tenerse presente que toda invención supone, en definitiva aplicar las leyes y propiedades de la naturaleza, preexistentes en esta.

Pero la invención se aparta del descubrimiento por cuanto esas leyes y propiedades son utilizadas de un modo creativo, no preexistente en la naturaleza. Así, los rayos X preexisten en la naturaleza y no pueden ser patentados en sí mismos; pero un aparato que haga uso de tales rayos no preexiste en la naturaleza, y no está afectado por el impedimento que pesa patentamiento de descubrimientos”. 8 El profesor José Antonio Gómez Segada al definir los procedimientos terapéuticos desde el campo de las patentes, los considera ‘como aquellos que implican un tratamiento del cuerpo humano o animal con cualquier medio que no tenga carácter quirúrgico con el fin de restablecer o mantener la salud’.

(‘Falta de patentabilidad de los procedimientos terapéuticos’, Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, CEFI, Nº 12, pág. 22) Cita asimismo las directivas de la Oficina Europea de Patentes, en las que se indica que la terapia “supone la curación de una enfermedad o de un disfunsionamiento orgánico y comprende los tratamientos profilácticos, como por ejemplo la inmunización”.

(Proceso 11-IP-95. Interpretación prejudicial de 7 de abril de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 349, de 19 de junio de 1998). F. PROHIBICIÓN DE PATENTAR DESCUBRIMIENTOS. En atención a que la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR argumentara que la sociedad solicitante pretendió patentar un descubrimiento, se hace necesario abordar el tema de la prohibición de patentar descubrimientos.

El artículo 6, literal a), dispone que los descubrimientos no serán considerados como invenciones. La pregunta obligada es ¿qué es un descubrimiento? Por descubrimiento se debe entender el reconocimiento de lo preexistente en la naturaleza, bien sea de materias, hechos, fenómenos, o los efectos de los hechos o fenómenos. Sobre el particular el Doctor Guillermo Cabanellas, después de estudiar algunas definiciones de lo que se debe considerar un descubrimiento, caracterizó de una manera pertinente el concepto de descubrimiento: Es importante advertir que aun cuando para realizar el descubrimiento se requiera de un gran trabajo intelectual e investigativo, de conformidad con la exclusión que realiza la disposición estudiada, no es factible patentar descubrimientos.

De todos modos, es posible patentar los procedimientos utilizados en el descubrimiento, siempre y cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad. Mientras que el literal a) del artículo 6 de al Decisión 344 se refiere a los descubrimientos en general, es decir a descubrimientos sobre materias, fenómenos, hechos, y los efectos de éstos, el literal b) cuando dispone que no se considerarán invenciones las que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas, se refiere a los descubrimientos únicamente en relación con las materias preexistentes y, en consecuencia, las dos normas hacen parte del mismo supuesto.

Siendo lo anterior así, es pertinente traer anteriores pronunciamientos del Tribunal sobre des8 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Ob. Cit. pág. 797. GACETA OFICIAL cubrimientos de materias preexistentes en la naturaleza. En el proceso 21-IP-2000, Interpretación prejudicial de 27 de octubre de 2001, el Tribunal manifestó lo siguiente: “Las materias que se encuentran en la naturaleza y que no han sido previamente conocidas o accesibles al público, en realidad, no constituyen más que descubrimientos o develaciones de algo existente, y por consiguiente, además de no ser fruto de la actividad intelectual creativa de una persona, ordinariamente carecen de la susceptibilidad de ser aplicados en la industria.

Sin embargo, si de ese descubrimiento o materia ya existente se pueden obtener, como consecuencia de la actividad o esfuerzo inventivo del hombre, nuevos productos o procedimientos que tengan una utilidad industrial, nos encontraremos ante una verdadera invención que podrá ser patentada siempre y cuando no incurra en alguna de las expresas prohibiciones determinadas en el artículo 7 de la Decisión 344.

En el campo de la biotecnología y de la ingeniería genética pueden presentarse problemas relacionados con la patentabilidad de invenciones que se refieran a materia viva o componentes de células vivas que no eran conocidos anteriormente, y que a pesar de haber existido en la naturaleza han requerido la intervención del hombre para aislarla o darla a conocer.

En efecto, podría argumentarse que el aislamiento por primera vez de materia viva o sus componentes que ya existen en la naturaleza es fruto de un trabajo intelectual y de laboratorio, equiparable a cualquier invención de producto o de procedimiento. No obstante, estima este Tribunal que, en aplicación del artículo 6 párrafo b) de la Decisión 344, el material biológico, las células o sus componentes que ya existan en la naturaleza, aun cuando sean aislados mediante procedimientos microbiológicos, no son considerados como “invenciones”, sin perjuicio de que sí pueda concederse patentes sobre procedimientos de aislamiento, así como sobre los demás procedimientos microbiológicos, tales como los de cultivo, selección o mutación de microorganismos u otros de carácter físico-químico, pero siempre y cuando cumplan con las condiciones objetivas de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. 31/07/2007 16.48 (…) No desvirtúa sin embargo lo anterior, la posibilidad de patentar invenciones relativas a material biológico, puesto que la referida exclusión únicamente comprende las materias tal como se encuentran en la naturaleza, pero no las que hayan sido modificadas u obtenidas mediante procedimientos biológicos en los que exista una relevante actividad humana, en cuyo caso se podría hablar de vida “creada” por el hombre con el uso de la biotecnología. Se colige lo anterior no sólo de una interpretación restrictiva de las excepciones al concepto de invención, sino también de un análisis sistemático y armónico de la normativa comunitaria, la cual permite, implícitamente, reivindicar invenciones que se refieran a material biológico, cuando prevé que la descripción clara y completa del invento –que debe contener la solicitud de patente– pueda cumplirse a través del «depósito de la materia viva» (artículo 13 literal c) de la Decisión 344).

A fortiori los nuevos productos farmacéuticos y alimenticios que sean obtenidos de materias que se encuentran en la naturaleza no caen dentro de la exclusión del concepto de invención que se está analizando, por cuanto en tal caso no se estaría reivindicando materia en su estado natural, sino un producto que, como consecuencia de la actividad inventiva del hombre, podrá ser aplicado en la industria.

Por tanto, la sola circunstancia de que una invención se refiera a materia viva o a sus componentes no impide per se su protección por el sistema de patentes. Contrario sensu el simple hecho de que un invento tenga por objeto material biológico no significa que pueda ser patentado. En definitiva, todo dependerá de que la “invención” cumpla las condiciones objetivas de patentabilidad, y de que no esté prohibida la concesión de patente por el ordenamiento jurídico comunitario.” D. LEGÍTIMO INTERÉS PARA PRESENTAR OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE PATENTE.

Como quiera que dentro del proceso interno se encuentra que la sociedad demandante argumentara que ALAFAR carece de legítimo interés para presentar observaciones a la solicitud GACETA OFICIAL 31/07/2007 17.48 cedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la expedición de la patente de invención. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que aún no se hubiesen cumplido. de patentes, se hace necesario determinar cuándo se tiene legítimo interés para presentar observaciones a la solicitud de patente.

El artículo 25 de la Decisión 344 dispone que en el plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de patente, quien tenga legítimo interés podrá presentar observaciones por una sola vez. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretando el artículo 25 de la Decisión 344, determinó quiénes son los sujetos legitimados para presentar observaciones a la solicitud de patentes.

En consecuencia, se reitera la siguiente posición: “De conformidad con el artículo 25, cuya interpretación ha sido solicitada, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, quien tenga interés, podrá presentar observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención. Se entiende que tienen legítimo interés para presentar observaciones: el titular de una patente ya registrada, el titular de una solicitud de patente que goce de prioridad, cualquier persona natural o jurídica que considere que una patente es contraria al orden público, a la moral o a las buenas costumbres o que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales, a la preservación de los vegetales o a la preservación del medio ambiente.

Igualmente se podrá presentar observaciones cuando se intente patentar especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención, invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo y las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.” (Interpretación Prejudicial del 25 de agosto de 2005 dentro del proceso 69-IP-2005).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, SEGUNDO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

TERCERO: La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando, en efecto, como invención la acción propia de la naturaleza.

CUARTO: El derecho de prioridad consiste en que el solicitante de una patente en un País Miembro, o en otro país sujeto a reciprocidad, podrá solicitar dicha patente en cualquier otro País Miembro, teniendo como fecha de presentación la de la primera solicitud sobre dicha invención. El derecho de prioridad recae sobre la invención objeto de la primera solicitud, por tal motivo, de incluirse materias o asuntos no comprendidos en la primera solicitud, ésto no conllevaría derecho de prioridad.

El derecho de prioridad deberá ejercerse dentro del término de un año contado desde la fecha de presentación de la primera solicitud. C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de título de patente ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del pro- Es importante advertir que el derecho de prioridad no quiere decir un derecho incuestionable para la adquisición de patente, sino que se refiere a la prioridad en cuanto a la GACETA OFICIAL fecha de presentación de la solicitud.

El derecho de prioridad tampoco quiere decir que la concesión de la segunda solicitud de patente se encuentre supeditada o condicionada a que la primera solicitud sea concedida. Uno de los efectos básicos del derecho de prioridad es que todos los acontecimientos que sucedan después de la fecha de prioridad no afectan la novedad ni la altura inventiva de la invención objeto de la solicitud de patente.

Otro efecto del derecho de prioridad, es que otorga a su titular la posibilidad de presentar observaciones a solicitudes de terceros para que tengan en cuenta su derecho de prioridad, o iniciar acciones de nulidad cuando se hubiese presentado una solicitud posterior sobre el mismo objeto en el término de prioridad.

QUINTO

SEXTO: Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y / o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial.

De conformidad con el artículo 6, literal f, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no se deben considerar como invención y, por lo tanto, no son patentables los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnósticos, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. 31/07/2007 18.48 SÉPTIMO: Por descubrimiento se debe entender el reconocimiento de lo preexistente en la naturaleza, bien sea de materias, hechos, fenómenos, o los efectos de los hechos o fenómenos. Es importante advertir que aun cuando para realizar el descubrimiento se requiera de un gran trabajo intelectual e investigativo, de conformidad con la exclusión que realiza la disposición estudiada, no es factible patentar descubrimientos.

De todos modos, es posible patentar los procedimientos utilizados en el descubrimiento, siempre y cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 8036-MP, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 31/07/2007 19.48 PROCESO 048-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los literales e) y g), así como, del último párrafo del artículo 135 de la misma Decisión 486.

Signo: CANALETA 43. Actor: sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. Proceso interno Nº 2004-0010. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 134, 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-0010;

El auto del 3 de abril de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad LADRILLERA SANTA FE S.A. la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 523, de 27 de diciembre de 2002, al que la sociedad LADRILLERA SANTA FE S.A. presentó oposición por considerarla genérica y descriptiva. Por Resolución Nº 11714, de 29 de abril de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado CANALETA 43.

Contra dicha Resolución, la sociedad LADRILLERA SANTA FE S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 18324, de 27 de junio de 2003, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada; y, el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 20927, de 28 de julio de 2003, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 11714, declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo CANALETA 43; quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa.

La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., presenta demanda de nulidad contra la Resolución Nº 11714. c) Fundamentos jurídicos de la demanda b) Hechos La actora manifiesta que se violaron los artículos 134 y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El 24 de octubre de 2002, la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo CANALETA 43, para distinguir productos comprendidos en la Clase 17 de Sobre la violación del artículo 135 literal f), y después de hacer referencia a las Resoluciones emitidas por la Superintendencia, dice que “La marca (sic) CANALETA 43 (…) no es descriptiva (…) no es genérica (…) posee la suficiente fuerza distintiva para ser registrada (…) no es GACETA OFICIAL esencial para distinguir los productos solicitados, ya que los empresarios no lo requieren de forma necesaria e imprescindible para designar productos de la clase 17 (…) es una expresión de fantasía (…)” y que, la Superintendencia, desconociendo lo indicado “niega la marca (sic) señalando que está incursa en la causal de irregistrabilidad del Artículo 135 literal f) (…)”.

Se refiere a los signos genéricos, resaltando que éstos exclusivamente deben consistir en la designación del producto que se pretende identificar, criterio que está íntimamente relacionado con la distintividad del signo y, que en su caso el número 43 “es el que aporta la distintividad que requiere”. Indica que “el signo CANALETA 43 no constituye el nombre de producto alguno; puede que exista un alto grado evocativo pero también un grado de fantasía suficiente para darle la distintividad que requiere (…)”.

Dice que su signo no es genérico, que “en el peor de los casos podría considerarse un signo débil (…)” y que tampoco es genérico respecto a los productos que pretende amparar. Señala también, que no es descriptivo ni de uso común. Argumenta que ya estuvieron registradas a su favor las marcas CANALETA 43 y CANALETA 90 por lo que “son ampliamente conocidas en el sector de la construcción en Colombia, que han sido líderes dentro de las de su género y que son de propiedad de ETERNIT COLOMBIANA S.A.” y afirma que “el derecho adquirido por mi representada en relación con la marca CANALETA 43 ha debido ser respetado y no discutido por sus competidores, ni desconocido por la autoridad encargada del manejo de la propiedad industrial en este país”.

Respecto a la violación de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 dice que “el signo CANALETA 43 de ETERNIT COLOMBIANA S.A. es distintiva (sic) ya que como ha quedado ampliamente probado no se confunde con ninguna otra (sic) (…)” y, que, además, cuenta “con vocación suficiente como para convertirse en marca, por ser distintiva y no estar incursa en ninguna causal de irregistrabilidad”. 31/07/2007 20.48 da, “(…) no se ha incurrido en la violación de los artículos 134, y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 (…)”.

Indica que la marca solicitada “además de no reunir los requisitos establecidos en la norma comunitaria, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal f) de la Decisión 486 (…) toda vez que la expresión ‘CANALETA’ designa en forma inmediata y directa un tipo de producto, como es un tipo especial de canal, pero que dentro del sector de la construcción, corresponde a un tipo de canal más amplio y grande que permite que corran aguas sobre ella muy similar a las canales ondulares de amplio uso en el mercado y conocimiento, lo que conllevaría a que el consumidor medio efectúe una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse, formándose la idea del producto que distinguiría la marca solicitada (…)”.

Sostiene que el signo “‘CANALETA 43’ no puede ser registrado como marca pues constituiría una ventaja competitiva en detrimento de los demás competidores que se verían privados de la posibilidad de utilizar una expresión necesaria para ofrecer sus productos y servicios en el mercado; además de que el hecho de que al signo solicitado se le agregue la expresión ‘43’ ésta no le otorga la distintividad suficiente que la haga susceptible de registro marcario ya que hace referencia a una medida que caracteriza esta línea de productos”.

Afirmando que en el derecho comunitario andino, rige el sistema atributivo, sostiene que “la única forma de adquirir el derecho al uso de una marca es la del registro ante la oficina Nacional Competente (…) no procedería lo alegado por la demandante “en el sentido que por el hecho de que en el pasado fue titular de registros marcarios similares ahora caducados, ello obligue (…) a conceder el registro de la marca ‘CANALETA 43’ para distinguir productos comprendidos en la clase 17 (…)”.

La Sociedad LADRILLERA SANTA FE S.A., tercero interesado, no contesta la demanda. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda CONSIDERANDO: La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de la Resolución impugna- Que las normas contenidas en los artículos 134, 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya inter- GACETA OFICIAL pretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); 31/07/2007 21.48 Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo CANALETA 43 a favor de ETERNIT COLOMBIANA S.A. fue el 24 de octubre de 2002, es decir en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante, se interpretarán los artículos 134 y 135 literales b) y f) de la Decisión 486.

De acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio, se interpretarán los literales e) y g), así como el último párrafo del artículo 135 de la misma Decisión 486; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su GACETA OFICIAL causahabiente lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial con base a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: 1. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna N° 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo CANALETA 43, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2. Marcas denominativas compuestas En lo relativo a marcas denominativas compuestas, este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, ya citado, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Sin embargo, se considera oportuno recalcar que, dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más pala- 31/07/2007 22.48 bras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). En el caso concreto, cuando el Juez Consultante, realice el correspondiente examen de registrabilidad, de un signo solicitado como marca que esté constituido, también, por una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por si mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”.

(Proceso 13-IP-2001, ya citado). 3. Distintividad adquirida o sobrevenida El artículo 135 en su último párrafo, prevé el registro de un signo que inicialmente carezca de distintividad, o sea descriptivo, genérico, de uso común o que consista en un color aisladamente considerado, siempre y cuando quien solicita el registro lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro donde se solicita el registro y que, precisamente, por el uso real, constante y efectivo del signo, éste haya adquirido distintividad sobre los productos o servicios para los cuales solicita el signo. Se entiende que este uso hace que el signo cumpla con su función principal, que es la de individualizar los productos o servicios amparados por él, sin que el público consumidor caiga en riesgo de confusión o asociación frente a dichos productos o servicios o frente al origen empresarial de los mismos.

Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de que se demuestre el uso del signo, el consultante, deberá analizar si éste no es confundible con otro, a fin de evitar que se pudiese inducir al público a error. El uso debe ser probado con base a los artículos 166 y 167 de la citada Decisión 486. Sobre el tema, el Tribunal ha sostenido que “En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, GACETA OFICIAL hace posible la inscripción de signos inicialmente impedidos de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva.

La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad hubiese sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro. Queda entendido que, en primer lugar, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado.

El uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, toda vez que la actividad únicamente publicitaria no es demostrativa de la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y en segundo lugar, el solicitante deberá acreditar que el sector de los consumidores o usuarios correspondientes del País Miembro, en un número importante, reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad”.

(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121, de 28 de septiembre de 2004, caso: Universidad Virtual). El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ha sostenido al respecto “Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas (…).

Para apreciar el carácter distintivo de la marca que es objeto de una solicitud de registro, puede tomarse en consideración asimismo la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Salas de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales (…).

Sí, en vista de tales elementos, la autoridad competente estima que los sectores interesados, o al menos una significativa fracción de éstos, identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial 31/07/2007 23.48 determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida por el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva para el registro de la marca se cumple (…)”.

(Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/ 97. Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas). 4. Irregistrabilidad de signos genéricos El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio.

La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”. (Proceso 17-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 917, de 10 de abril de 2006, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP2003, ya citado). Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER). Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si el signo CANALETA 43 resultaría genérico o no con relación a los productos que distingue. GACETA OFICIAL 5. Irregistrabilidad de signos descriptivos La norma comunitaria y la doctrina han manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicios o cualquiera de sus propiedades o características.

De ello se comprende por qué, el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo, incluidas las expresiones laudatorias si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal, en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 686, de 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.). 31/07/2007 24.48 Con base a lo expuesto, el consultante deberá determinar si el signo CANALETA 43 resultaría descriptivo o no con relación a los productos que distingue. 6.

Irregistrabilidad de signos de uso común Signos usuales son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico. Marco Matías Alemán sostiene que la denominación vulgar o de uso común es “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”.

(Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Manangement, Bogotá, p. 84) Con relación a la prohibición del artículo 135 literal g) de la Decisión 486 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación que “(…) en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca”.

(Proceso 17-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 674, de 31 de mayo de 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO). Al respecto corresponde al consultante determinar si el signo CANALETA 43 con relación a los productos contenidos en la Clase 17, es una marca que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye exclusivamente una designación común o usual de los productos que pretende proteger. 7.

Marcas débiles El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

GACETA OFICIAL Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.

(Proceso 99-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). 31/07/2007 25.48 tanto que distintivo del producto o del servicio que constituya su objeto, por parte del sector de los consumidores o usuarios correspondientes en el País Miembro.

CUARTO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

QUINTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

SEXTO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.

SEGUNDO: A los efectos de juzgar sobre la registrabilidad de la denominación compuesta, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conformen. Si de la denominación forman parte uno o más vocablos que brindan al conjunto la fuerza distintiva suficiente, el signo podrá ser objeto de registro.

SÉPTIMO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.

TERCERO: Por excepción a la prohibición de registro del signo que no sea distintivo ab initio, o que sea descriptivo, o genérico, o común o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma específica, el signo en cuestión podrá ser registrado como marca si el solicitante, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004-0010, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

En este caso, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado, así como el hecho del reconocimiento del signo, en

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 31/07/2007 26.48 Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO PROCESO 55-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del literal e) y párrafo final del artículo 135 y del artículo 154 de la misma Decisión. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “CANALETA 90”. Expediente Interno Nº 2004 00011

01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil siete. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 5 de abril de 2007, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 18 de abril de 2007. 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. La parte demandada la constituye: la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. El tercero interesado es: la sociedad LADRILLERA SANTAFE S.A. 1.2. Actos demandados La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., a través de apoderado, plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Nº 12272, de 30 de abril de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la cual resolvió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad LADRILLERA SANTAFE S.A. y negó el registro del signo “CANALETA 90”, solicitado por ETERNIT COLOMBIANA S.A., para distinguir productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. - Nº 18262, de 27 de junio de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia, quien al resolver el recurso de reposición interpuesto GACETA OFICIAL decidió confirmar la resolución Nº 12272, y conceder el recurso de apelación. - Nº 20924, de 28 de julio de 2003, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien al resolver el recurso de apelación interpuesto decidió, igualmente, confirmar la resolución inicial Nº 12272.

Como consecuencia de lo anterior, solicita, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar a la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. el registro del signo “CANALETA 90” para amparar productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 24 de octubre de 2002 la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó el registro del signo “CANALETA 90”, para amparar productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 523 de 27 de diciembre de 2002. - La sociedad LADRILLERA SANTAFE S.A. presentó oposición al registro solicitado, con fundamento en la supuesta genericidad y descriptividad del signo y, consecuentemente, por carecer de distintividad. - El 30 de abril de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia expidió la Resolución Nº 12272, por la cual resolvió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad LADRILLERA SANTAFE S.A. y negó el registro del signo “CANALETA 90”, 31/07/2007 27.48 solicitado por ETERNIT COLOMBIANA S.A., para distinguir productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 27 de junio de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia expidió la Resolución Nº 18262, que al resolver el recurso de reposición interpuesto decidió confirmar la Resolución Nº 12272, y conceder el recurso de apelación. - El 28 de julio de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 20924, que al resolver el recurso de apelación interpuesto decidió, igualmente, confirmar la resolución inicial Nº 12272. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. a través de apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho manifestando: “La palabra CANALETA 90 solicitada, no es genérica de alguno de los productos comprendidos en la clase que le corresponde por las siguientes razones: a) (…) la expresión no constituye la designación normal del producto que se pretende distinguir.

Al preguntar que (sic) es o como (sic) es, y responder CANALETA 90, no se está pronunciando o haciendo la designación normal del producto que se pretende distinguir, ni tampoco se está dando idea de sus partes o propiedades. b) No es descriptiva por cuánto la expresión no atribuye ninguna característica al producto que se distingue en el sentido que establece la ley para las denominaciones descriptivas (…). c) En cuanto a la marca CANALETA 90, en el peor de los casos podría manifestarse que se trata de una marca evocativa, que como tal, otorga al consumidor una idea sobre una característica del producto que se va a distinguir. d) Por la forma como se presenta la palabra, no tiene significado o sentido para el público del país, razón por la cual no puede considerarse como común o genérica.

GACETA OFICIAL e) La palabra CANALETA 90 no constituye el nombre de producto alguno (…)”. Señala, asimismo, que “las marcas CANALETA 90 Y CANALETA 43 han sido propiedad de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. (…). Fue la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. la Compañía (sic) que lanzó al mercado de la construcción por primera vez un producto de cubierta llamado CANALETA, en el año 1960 (…).

En el año 1970 ETERNIT COLOMBIANA S.A. lanzó al mercado otro nuevo producto, bajo el nombre CANALETA 90, diferente del producto ya existente bajo el nombre de CANALETA, que ya existía desde 1960 (…)”. Advierte que “solicitó desde el año 1984, el registro de las marcas CANALETA 43 y CANALETA 90 en las clases 6, 17 y 19, las cuales le fueron concedidas una vez surtido el trámite administrativo de rigor (…)”, que, por tanto, “(…) el derecho adquirido por mi representada en relación con la marca CANALETA 90 ha debido ser respetado y no discutido por sus competidores, ni desconocido por la autoridad encargada del manejo de la propiedad industrial en este país”. 31/07/2007 28.48 artículo de construcción consistente en un conducto que recibe y vierte agua de los tejados elaborado en materiales de construcción, lo que conllevaría a que el consumidor medio efectúe una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse, formándose la idea del producto que distinguiría la marca solicitada”.

Indica que “el hecho de que al signo solicitado se le agregue la expresión ‘90’ ésta no le otorga la distintividad suficiente que la haga susceptible de registro marcario ya que hace referencia a una medida que caracteriza esta línea de productos e incluso podría pensar el consumidor que se trata del ancho o largo del producto; además de ello cabe agregar que no posee la suficiente fuerza distintiva para identificar los productos amparados (…)”.

Finalmente, observa que “La marca CANALETA 90 cumple con los requisitos previstos en la norma para ser marca pues se ajusta a los presupuestos del Artículo 134 de la Decisión, y por otra parte, no encuadra dentro de la falta de distintividad que prevé el mismo ordenamiento para su imposibilidad de acceder al registro”. Finalmente, observa que “dentro del régimen comunitario andino sobre propiedad industrial, la única forma de adquirir el derecho al uso de una marca es la del registro ante la Oficina Nacional Competente, no siendo por tanto de recibo lo alegado por la parte demandante en el sentido que por el hecho de que en el pasado fue titular de registros marcarios similares ahora caducados, ello obligue a la oficina nacional competente a conceder el registro de la marca ‘CANALETA 90’ (…) limitando su poder discrecional y dejando de aplicar las causales de irregistrabilidad que son de orden público y de obligatorio cumplimiento”. c) Contestación a la demanda d) Tercero Interesado La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, asevera “que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

La sociedad LADRILLERA SANTAFE S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, no dio contestación a la demanda. Señala que “En el caso que nos ocupa la marca ‘CANALETA 90’ para distinguir productos comprendidos en la clase 19 de la nomenclatura vigente, además de no reunir los requisitos establecidos en la norma comunitaria, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal f) de la Decisión 486 (…), toda vez que la expresión ‘CANALETA 90’ designa en forma inmediata y directa a un CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal GACETA OFICIAL es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 18 de abril de 2007.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 31/07/2007 29.48 a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “CANALETA 90”, fue realizada el 24 de octubre de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, el literal e) y el párrafo final del artículo 135, y el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro; Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”. (…) DE LOS DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA (…) GACETA OFICIAL “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

(…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: Concepto de marca y Elementos Constitutivos; Irregistrabilidad de signos genéricos y descriptivos; Los signos evocativos; Excepciones al registro de una marca: la distintividad adquirida; Derecho al uso exclusivo de la marca:

3.1. CONCEPTO DE MARCA, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Concepto La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, 1 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. 31/07/2007 30.48 como las denominativas, las gráficas y las mixtas.

En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. GACETA OFICIAL 31/07/2007 31.48

3.2. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS Signos genéricos Signos descriptivos El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro” (Proceso 17-IP-03, de 19 de marzo de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.).

La norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué, el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

El Tribunal en base a la doctrina ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca” (Proceso 17-IP-03, ya citado). Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER). Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si el signo “CANALETA 90” resultaría genérico o no con relación a los productos que distingue. Registrabilidad de signos evocativos Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

GACETA OFICIAL El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. 2 31/07/2007 32.48

3.3. EXCEPCIONES AL REGISTRO DE UNA MARCA: LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 135 de la Decisión 486, los impedimentos para que un signo sea considerado como marca. Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. El último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 consagra el fenómeno jurídico de la “distintividad adquirida”. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

Como se advirtió anteriormente, uno de los requisitos para el registro de un signo como marca es la distintividad. Sin embargo, si un signo que ab initio no era distintivo, tal como sucedería con un signo genérico o descriptivo, puede resultar que, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, se hubiera convertido en un signo con aptitud distintiva, sí así lo demuestra el titular del registro.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su mar-ca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio”. 3 2 3 Proceso 20-IP-96. publicado en G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso: “EXPOVIVIENDA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. En este sentido, la distintividad que exige el artículo 134, puede ser una distintividad propia del signo, o haber sido adquirida por el uso en el mercado. El Tribunal de Justicia ha abordado el tema teniendo en cuenta la operancia de dicha figura antes de la solicitud de registro y bajo la perspectiva de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, igual ha ilustrado sobre las características básicas de la figura estudiada.

En efecto, en la Interpretación Prejudicial 92-IP2004, reiterada en la Interpretación Prejudicial 195-IP-2005, el Tribunal ha señalado lo siguiente: “Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

Así se desprende GACETA OFICIAL (…) un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En la doctrina se explica que ‘un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un ‘secondary meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca’.

(BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471)”. (Proceso 92-IP-2004. Caso: denominación “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1121, de 28 de septiembre de 2004). En el contexto anteriormente anotado, se desprenden las siguientes características para que opere la figura de la distintividad adquirida 4: 4 A título ilustrativo, es pertinente citar la sentencia de 4 de mayo de 1994, caso Chiemsee, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

En este caso, el Tribunal al analizar el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CCE, presentó algunas bases sobre la determinación del fenómeno de la “distintividad sobrevenida”, a saber: (…) “Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una precedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.

Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una significativa fracción de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se cumple. El Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, la autoridad competente pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión.” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 4 de mayo de 1999.

Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97). 31/07/2007 33.48 1. Que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad El último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 limita la excepción a los literales e), f), g) y h), es decir, a los signos genéricos, descriptivos, comunes o usuales, o a un color aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una forma específica. 2.

Que por efecto del uso constante en un País Miembro, el signo hubiere adquirido distintividad respecto de los productos o servicios que ampara. El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, deben prestar gran atención a tal circunstancia, con base en el recaudo de pruebas dirigido a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante.

Uso constante es el uso ininterrumpido, y, además, en el derecho marcario, este uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 313 en el artículo 99, en la Decisión 344 en el artículo 110, y en la Decisión 486 en el artículo 166.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrentan al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la GACETA OFICIAL marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de 31/07/2007 34.48 noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial N° 199, de 26 de enero de 1996). Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente se enfrenta a dilucidar otro problema: determinar si ese uso constante, real y efectivo del signo no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva.

El juzgador debe determinar si el uso constante del signo no distintivo permite que el público consumidor distinga los productos o servicios designados con dicha marca, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial. Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y analizar si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial.

En este sentido, al adquirir un signo distintividad por su uso constante en el mercado, sólo sustrae el requisito de distintividad que la ley propone, pero no por dicho motivo supera las prohibiciones relativas de registro, es decir, en función a derechos válidos de terceros. El Juez o la Oficina de Registro, en su caso, deben hacer un análisis complejo que involucre, por ejemplo, si pese al grado de descriptividad y genericidad de una marca en relación con determinados productos, la marca que ha adquirido distintividad es notoria, caso en el cual prevalecería la protección de la marca notoria debido a su protección especial y al principio de amparo a la actividad empresarial.

La doctrina, al tratar temas como Descriptividad vs. Distintividad, deja esbozado lo complejo del asunto. Así lo entiende parte de la doctrina en España al analizar estos problemas en su legislación: “La limitación referida a indicaciones descriptivas supondría un mecanismo adicional del sistema de marcas para prevenir la monopolización de términos privados de distintividad.

Por lo tanto, en el debate en torno a la limitación del art. 37.b) subyace la compleja delimitación entre descriptividad (y genericidad) y distintividad, no exenta de grados y mati- GACETA OFICIAL ces. En ocasiones será indubitable el carácter descriptivo de un determinado signo (p. ej. una denominación geográfica), sin embargo otros casos serán más dudosos (signos sugestivos, signos que combinan diversos elementos descriptivos o genéricos, signos que hayan adquirido distintividad sobrevenida (…)”..5

3.4. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA El Tribunal reitera que el registro del signo ante la oficina nacional competente configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 486. 31/07/2007 35.48 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. 3.

Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados, además, por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. Sobre esta posibilidad de obrar, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”). 4.

Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

Con base en estos fundamentos, 5. Por excepción a la prohibición de registro del signo no distintivo ab initio, o que sea descriptivo, genérico, común o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma específica, el signo en cuestión podrá ser registrado como marca si el solicitante, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 5 MIRALLES MIRAVET, Sergio.

“NOTAS EN TORNO A LAS LIMITACIONES DEL DERECHO DE MARCA”. Publicado en la Revista Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia N° 41. Instituto de Derecho y Ética industrial, Madrid, España, Pág. 33. En este caso, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado, así como el hecho del reconocimiento del signo, en tanto que distintivo del producto o del servicio que constituya su objeto, por parte del sector de los consumidores o usuarios correspondientes, en el País Miembro de que se trate. 6.

El registro de la marca ante la oficina nacional competente configura el único acto cons- GACETA OFICIAL 31/07/2007 36.48 Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE titutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la misma, así como del derecho de obrar contra el tercero que, sin consentimiento del titular, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 486.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200400011 01, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 52-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literales a), b) y h), 154, 190, y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos 191 y 200 de la misma Decisión. Marca: TRANSPACK (mixta).

Actor: TRANSPACK LTDA. Proceso interno Nº 2003-0095. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de mayo del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-0095;

El auto de 18 de abril de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 0371, de 7 de marzo de 2007, recibido en este Tribunal el 21 de marzo de 2007, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad TRANSPACK LTDA. Demandada: Superintendencia de Industria y GACETA OFICIAL Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. b) Hechos El 10 de abril de 2001, la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo TRANSPACK (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 504, de 29 de mayo de 2001. El 12 de julio de 2001, la sociedad TRANSPACK LTDA. presentó oposición a la solicitud de INTERNEXA S.A. E.S.P. con base en su marca TRANSPACK (mixta) registrada para la Clase 39, su nombre comercial utilizado desde hace tres décadas y su enseña comercial para las Clases 36 y 16 según depósitos 144080 y 14379 respectivamente.

Por Resolución Nº 38429, de 26 de noviembre de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por TRANSPACK LTDA. y concedió el registro de la marca TRANSPACK (mixta) a favor de la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. Contra la Resolución Nº 38429, TRANSPACK LTDA. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 01463, de 28 de enero de 2002, confirmando la decisión contenida en la resolución impugnada.

El segundo, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución Nº 28443, de 30 de agosto de 2002, confirmando también el contenido de la resolución impugnada, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad TRANSPACK LTDA. interpone demanda de nulidad contra las Resoluciones Nº 38429, 01463, y 28443 y, a título de restablecimiento del derecho, solicita que: “se ordene la 31/07/2007 37.48 cancelación del registro de la marca TRANSPACK –Mixta- para la Clase 16 Internacional de Productos y Servicios (sic) (…) se reconozca y ordene la determinación y liquidación de los perjuicios materiales y morales (…) se ordene a la Nación (…) que pague el valor de los perjuicios tanto materiales y morales”.

Indica que las resoluciones impugnadas infringieron las disposiciones contenidas en los artículos 134; 135; 136 literales a), b) y h); 154, 155, 166, 190, 225, y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Señala que una marca debe tener capacidad distintiva lo cual quiere decir que “el signo sea percibido por el público consumidor como un medio inequívoco de identificación, que le permite atribuirle a determinado producto o servicio un origen empresarial único (…) lo que pretende INTERNEXA S.A. E.S.P. al registrar la denominación TRANSPARCK (sic) (…) es apropiarse de la trayectoria que la empresa TRANSPACK LTDA. tiene (…) ya que posee un good–will adquirido (…)”.

Manifiesta que “se han desconocido los derechos que tiene TRANSPACK LTDA., sobre la marca TRANSPACK (sic) (…)” y que “la marca TRANSPACK (sic) de propiedad de TRANSPACK LTDA., corresponde íntegramente (sic) en cuanto a sílabas, número de fonemas, pronunciación y representación gráfica, a la que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, concedió el registro a la firma INTERNEXA S.A. E.S.P. (…)”.

Por otra parte, señala que “anuncia sus servicios por medios técnicos en su página de INTERNET, situación que se complica, cuando se pretende tener acceso a los servicios de TRANSPACK, pues se encuentra el consultante que INTERNEXA S.A. E.S.P. quien utiliza este medio para la promoción de sus servicios, anuncia a TRANSPACK como el lider (sic) de su actividad, el portador de portadores y lo que es peor, el lider (sic) en transporte de datos, que de manera alguna tiene que ver con los productos de revistas, folletos y demás sobre los cuales le fue asignada el registro de la marca TRANSPACK (sic) (…)” y, además, de usar el mismo medio de publicidad “podrá ocasionarle un DAÑO ECONÓMICO y COMERCIAL al titular del signo omarca (sic) registrada como lo es TRASNPACK LTDA. (…)”.

GACETA OFICIAL Finalmente, argumenta que su marca TRANSPACK (mixta) “cumple con todos los requisitos exigidos para determinar la NOTORIEDAD DE LA MARCA (…)”. También argumenta la existencia y notoriedad de su nombre y su enseña comercial. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en la violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas concedió “el registro de la marca TRANSPACK (mixta) para distinguir productos de la clase 16 (…)”.

Sostiene que “la marca TRANSPACK (mixta), clase 16, contrario a lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva frente a la marca TRANSPACK (mixta) registrada para la clase 39 por el demandante”. Manifiesta que en el caso objeto de estudio, “la sociedad Transpack Ltda. es titular de la marca TRANSPACK (mixta), clase 39, que comprende los servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes.

De otra parte, se tienen que la sociedad Internexa S.A. E.S.P solicitó el registro de la marca TRANSPACK (mixta) para distinguir productos de la clase 16, como son revistas, folletos, directorios, periódicos, libros y similares”. Por tanto, señala que “las marcas están registradas para productos y servicios diferentes que no presentan ninguna conexidad ni riesgo de confusión para el consumidor (…)”.

Con relación a la enseña comercial, indica que “la empresa TRANSPACK LTDA. obtuvo el depósito de la enseña comercial TRANSPACK como signo distintivo para su establecimiento de comercio, con el fin de distinguir servicios relacionados de manera general con la actividad de transporte de carga (…). En tanto que el registro de la marca TRANSPACK (sic), busca distinguir productos de la clase 16, como son revistas, folletos, directorios, periódicos, libros y productos similares”.

En consecuencia, indica que “entre los productos amparados por la marca TRANSPACK (sic) clase 16 y el objeto social de la sociedad Transpack Ltda. no existe 31/07/2007 38.48 relación alguna y por lo tanto no presente riesgo de confusión, ya que los productos y servicios anteriormente descritos tienen una finalidad, naturaleza y consumidor de destino diferentes, por lo cual se hace posible su coexistencia en el mercado sin generar perjuicio al interés de los consumidores ni afectar derechos de terceros”.

La Compañía INTERNEXA S.A. E.S.P., tercero interesado, indica que su objeto social comprende el servicio de telecomunicaciones, que encierra el concepto de transmisión de señales o datos, lo cual en el ámbito de las telecomunicaciones puede ser interpretado también como transporte de datos, que no significa más que la propagación de una señal hasta un lugar determinado, “lo cual es completamente disímil de la actividad económica de INTERNEXA”.

Indica que el uso de exclusivo de la marca no se da para todos los productos y servicios, sino tan solo para los productos y/o servicios enmarcados dentro de la clase internacional solicitada a momento de pedir el registro de una marca y que las marcas en conflicto “están llamadas a distinguir productos y servicios en sectores del mercado completamente diferentes, como son el transporte y el embalaje de mercancías, con la transmisión o transporte de señales de telecomunicaciones”.

Sobre la confundibilidad que pudiera generar la marca TRANSPACK (mixta) de INTERNEXA S.A. E.S.P. con el nombre comercial Transpack Ltda. sostiene que “por la diversidad del mercado en donde se encuentran ubicados y cumplen su función distintiva, el riesgo de confusión o se asociación que pueden presentar es ninguno (…)”. Además dice que, “Para el caso de INTERNEXA, hay otro elemento adicional, y es que los clientes que lo utilizan son todos conocedores de este tipo de servicios de telecomunicaciones, puesto (sic) el segmento al cual va dirigido son operadores de telecomunicaciones que desarrollan la misma actividad económica”.

Recalca que no existe confusión entre su marca y la marca, el nombre comercial y enseña comercial de la demandante. Manifiesta que la demandante no cumple con los requisitos exigidos sobre marca notoria, ya que no “obtuvo el reconocimiento necesario para que su nombre adquiera el estatus (…) más GACETA OFICIAL aún, si consideramos que (…) la marca aparece de forma completamente diferente a como se le otorgó (…) sufriendo con ello un cambio sustancial al momento de ser usada que afectan a su identidad (…)”.

Finalmente, indica que la marca TRANSPACK (mixta) registrada a favor de INTERNEXA S.A. E.S.P. es mixta “se encuentra enmarcada dentro de un rectángulo en el que no solamente aparece el producto Transpack, sino también el nombre de su propietario con su enseña y la indicación de pertenecer al Grupo ISA”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo TRANSPACK (mixto) fue el 10 de abril de 2001, es decir en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo solicitado por el consultante, se interpretarán los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literales a), b) y h), 154, 190, y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, en virtud de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Crea- 31/07/2007 39.48 ción y 126 del Estatuto, de oficio, se interpretarán los artículos 191 y 200 de la misma Decisión 486 por ser aplicables al caso concreto.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o GACETA OFICIAL servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…) Artículo 154.El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente 31/07/2007 40.48 Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

(…) Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro. (…) Artículo 225.Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

(…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial con base a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: (…) 1. La marca y los requisitos para su registro. Artículo 190.Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna N° 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo TRANSPACK (mixto), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incur- GACETA OFICIAL 31/07/2007 41.48 so dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2007, de 3 de abril de 2007, marca: AB APPLIED BIOSYSTEMS (mixta), emitida dentro del proceso interno Nº 2003-0332. 2.

Marcas mixtas Sin embargo, el Tribunal considera oportuno recalcar que la Decisión 486, protege, aunque no define, al nombre comercial. No obstante, se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. En lo relativo a marcas mixtas, este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 132-IP-2006, de 27 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1451, de 9 de enero de 2007, marca: SUPER SUPLEX 2 EN 1 (mixta), emitida para la causa interna Nº 20010374, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre dos marcas mixtas, o entre una marca mixta y un nombre comercial o enseña comercial denominativos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos. 3.

El nombre y la enseña comercial: su protección y su prueba Con referencia al tema de nombre comercial y de la enseña comercial, el consultante, debe aplicar al caso concreto lo manifestado por este Tribunal en la Interpretación Prejudicial 42-IP- El Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “ ( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…)”.

(Proceso 45-IP-98, ya citado). (Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). Sobre la enseña comercial, el artículo 200 de la Decisión 486, tampoco da una definición; sin embargo, se entenderá por enseña comercial el signo o denominación que utiliza una empresa para identificar su establecimiento, “la enseña es una designación emblemática o nominal, por la cual la sociedad o el establecimiento que lo posee se distingue de las otras sociedades o establecimientos comerciales, industriales y agrícolas (…).

La enseña o muestra nominal puede ser una abreviatura de la razón social, presentada bajo una forma peculiar y distintiva, a fin de que al formar un conjunto con ella, dé el carácter de marca registrable (…). CAVELIER Germán. MARCAS DE FÁBRICA Y NOMBRES COMERCIALES. Editorial TEMIS. Bogotá. 1962. p.p. 73 y 74”. (Proceso 42-IP-2007, de 3 de abril de 2007, marca: AB APPLIED BIOSYSTEMS mixta).

GACETA OFICIAL La norma comunitaria, indica que la protección de la enseña comercial se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino su uso real y efectivo en el comercio, este uso deberá ser probado por quien alega ser titular de una enseña comercial. 4.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de un signo: con una marca, con un nombre comercial o, con una enseña comercial: riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Con relación al riesgo de confusión que puede presentar el signo TRANSPACK (mixto), se deben distinguir tres situaciones: confusión entre marcas, confusión entre marca y nombre comercial y confusión entre marca y enseña comercial.

Con relación a la primera situación, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 79-IP-2006, marca: F.C.C. + GRÁFICA, de 28 de junio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1387 de 23 de agosto de 2006, emitida para la causa interna N° 2003-00369, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre 31/07/2007 42.48 ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Con relación al riesgo de confusión o de asociación de una marca con un nombre comercial o una enseña comercial las reglas que debe emplear el juzgador son las mismas que señaladas por este Tribunal dentro del proceso 42-IP-2007, ya citado.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre una marca registrada o un signo solicitado para registro y un nombre comercial o enseña comercial protegidos será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios y la actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

Por otro lado, conviene señalar que según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible con un nombre comercial o enseña comercial protegidos, ya que de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular del nombre comercial o lema comercial usados con anterioridad a la solicitud del registro marcario, así como el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos y servicios que desea adquirir. En este contexto, además de establecer las diferencias entre la marca y el nombre comercial o lema comercial, el juzgador debe establecer si el objeto social y/o actividad económica en la que se desarrolla una empresa, esta circunscrita al mercado en el que se promueve la marca contra la que se formuló la oposición. Finalmente, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en GACETA OFICIAL su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

Para el caso concreto, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario y todos los elementos sentados por el Tribunal en la jurisprudencia comunitaria, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse la marca TRANSPACK (mixta) registrada a favor de INTERNEXA S.A. E.S.P. para distinguir productos de la clase 16 con la marca TRANSPACK (mixta) registrada a favor de TRANSPACK LTDA. para servicios de la clase 39, así como con el nombre comercial TRANSPACK y la enseña comercial TRANSPACK depositada para las clases 36 y 16.

Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. 5. Derechos conferidos por la marca y por el nombre y enseña comercial El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente.

Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros. En este sentido, el Tribunal reitera “que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344”.

(Proceso 10-IP2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1177, de 22 de marzo de 2005, marca: EKSTASE). El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular 31/07/2007 43.48 tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo”.

(Proceso 09-IP-98, publicado en G.O.A.C. N° 481, de 13 de septiembre de 1999, marca: DERMALEX). En el caso del nombre comercial y de la enseña comercial, de conformidad con el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo de éstos, se adquiere con el primer uso en el comercio y termina cuando dejan de usarse o cesan las actividades de la empresa o establecimiento que los usan.

Se reitera que el uso real y efectivo del nombre o de la enseña comercial debe ser probado por quien alega dicho uso. Es importante indicar, que el titular de un registro marcario, sólo puede hacer modificaciones de detalles o elementos secundarios que no alteren el carácter distintivo del signo y en ningún caso estas modificaciones podrán realizarse en los aspectos sustantivos del signo o en los productos o servicios por él amparados y, en consecuencia, el uso que se haga de él debe corresponder al registro marcario otorgado. 6.

Signos distintivos notoriamente conocidos y su prueba Sobre los signos notoriamente conocidos y su tratamiento dentro de la normativa de la Decisión 486, el consultante, debe aplicar al caso concreto, lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial 68-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. Nº 1302, de 2 de marzo de 2006, marca GIAN PIER’S, emitida dentro del proceso interno Nº 2486-03.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de GACETA OFICIAL personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

La notoriedad debe ser probada por quien la alega. Con relación al artículo 225 de la Decisión 486, el Tribunal, establece que “(…) la protección de un signo distintivo notoriamente conocido procede contra su uso y registro no autorizado, en consecuencia, se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

(Proceso 101-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1453, de 12 de enero de 2007, marca: VINILUZITO). 7. Conexión competitiva Este Tribunal, también, exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 250-IP-2005, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna N°. 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación 31/07/2007 44.48 o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios. El consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además, de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o un nombre o enseña comercial protegidos, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca, el nombre o la enseña comercial, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos, cuyo uso en el comercio afectara GACETA OFICIAL indebidamente un derecho de tercero, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Tampoco son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre o una enseña comercial protegidos, cuando existan las circunstancias que pudiesen dar lugar a riesgo de confusión o de asociación. Por tanto, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara.

QUINTO: En materia de marcas el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina nacional competente. En cambio, en el caso del nombre comercial y de la enseña comercial, el derecho al uso exclusivo de éstos, se adquiere con el primer uso en el comercio y termina cuando dejan de usarse o cesan las actividades de la empresa o establecimiento que los usan.

SEXTO: En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las 31/07/2007 45.48 necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega.

SÉPTIMO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios que pertenecen a diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-0095, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 31/07/2007 46.48 GACETA OFICIAL 31/07/2007 47.48 GACETA OFICIAL 31/07/2007 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú