Proceso 51-IP-2007 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador, en el Proceso Interno Nº 12627-ML. Actor: Cavelier Abogados. Marca: INFOLEG@L. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de mayo del año dos mil siete.
VISTOS: Mediante Oficio Nº 072-TCA-DQ-1 S-12,627-ML, de febrero 7 de 2007, recibido en este Tribunal el 21 de marzo de 2007, la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 12627-ML.
Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 18 de abril de 2007. 1. Las partes.
Demandante: Cavelier Abogados. Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; Comité de Propiedad Intelectual Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; Procurador General del Estado. Tercero interesado: Larreátegui & Fabara Abogados Cía. Ltda. 2. Determinación de los hechos relevantes 1.
Hechos. Mediante solicitud Nº 117175-01, de 12 de septiembre de 2001, Larreátegui & Fabara Abogados Cía. Ltda., solicitó el registro del signo INFOLEG@L, para identificar servicios de información legal, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. El 10 de diciembre de 2001, CAVELIER ABOGADOS, presentó recurso de oposición con base en el registro de su marca INFOLEX, en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
Mediante Resolución Nº 980678, de 1 de octubre de 2001 se aceptó la oposición propuesta y se denegó el registro solicitado, contra la que con fecha 10 de diciembre de 2002, Larreátegui & Fabara Abogados Cia. Ltda., presenta recurso de apelación. El 19 de mayo de 2003, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, resolvió el recurso presentado aceptándolo y rechazando la oposición presentada; por lo que concedió el registro del signo solicitado.
Con fecha 9 de junio de 2003, CAVELIER ABOGADOS, presentó recurso de reposición, el mismo que se resuelve el 12 de octubre de 2004, ratificando la resolución impugnada y confirmando la concesión de registro del signo solicitado. El 11 de febrero de 2005, CAVELIER ABOGADOS, presentó Recurso Contencioso Administrativo en contra de la última resolución. 1.
Fundamentos de la Demanda. Según la consultante, Miguel Falconi Puig, en nombre y representación de CAVELIER ABOGADOS, solicita que se revoque la Resolución s/n., de 12 de octubre de 2004, notificada el 14 de octubre de 2004 dentro del trámite Nº 03-446 RA y se restituya el derecho de su mandante que ha sido denegado por el acto administrativo impugnado.
Solicita que en sentencia se declare la ilegalidad del acto administrativo y en consecuencia, se acepte el recurso de reposición presentado por CAVELIER ABOGADOS en contra del registro del signo INFOLEG@L, para proteger los servicios comprendidos dentro de la clase internacional 42, toda vez que tienen previamente registrada la marca INFOLEX, en la clase 42 en Colombia y en la clase 16 en el Ecuador, por lo que existe un riesgo de confusión para el público por sus similitudes con la marca solicitada. 2.
Contestación de la Demanda. a) Contestación por parte del Procurador General del Estado: El Procurador General del Estado, señala casillero judicial con el fin de vigilar las actuaciones judiciales del proceso. b) Contestación por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI): El Presidente del IEPI contesta la demanda señalando que la resolución recurrida se encuentra debidamente motivada y conforme a ley.
Señala, que el prefijo INFO es de uso común y que los sufijos LEX y LEG@L son muy distintos, por lo que el signo solicitado es suficientemente distintivo. Que, aunque ambas marcas están destinadas a proteger servicios de la misma clase 42 internacional, existe diferencia entre los mismos, por lo que no existe riesgo de confusión y por tanto, de acuerdo al principio de especialidad marcario, el signo solicitado es registrable. c) Contestación del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales: El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales contesta la demanda en los siguientes términos: • Falta de legítimo contradictor, toda vez que el Comité está compuesto por tres vocales y carece de personería jurídica, por lo que según el Presidente, se debió citar a cada uno de los vocales por separado. • No existe error en cuanto al número de solicitud, toda vez que la solicitud de registro de la marca INFOLEX, clase 42, es posterior a la solicitada por LARREÁTEGUI y FABARA ABOGADOS CÍA. LTDA., puesto que la oposición se basó en el registro de la marca INFOLEX en la clase internacional 16 en el Ecuador. • Que la denominación solicitada por LARREÁTEGUI & FABARA ABOGADOS CÍA. LTDA., corresponde a una denominación de fantasía compuesta por términos de uso común, por lo que dicho signo no carecería de distintividad. d) Contestación de LARREÁTEGUI y FABARA ABOGADOS CÍA LTDA. LARREÁTEGUI y FABARA ABOGADOS CÍA LTDA., tercero interesado en esta causa, argumenta que el signo solicitado es suficientemente distintivo respecto de la marca previamente registrada a favor de CAVELIER ABOGADOS, por lo que es susceptible de registro.
Que, el principio de especialidad marcario permite el registro de signos idénticos cuando protegen productos o servicios distintos, a pesar de encontrarse en la misma clase internacional, por lo que al proteger los signos en conflicto, servicios totalmente distintos, el signo solicitado es registrable. Que el término INFO es de uso común y, por tanto, CAVELIER ABOGADOS, no puede impedir su uso en el signo solicitado.
Que el signo solicitado es producto de la iniciativa propia de LARREÁTEGUI & FABARA ABOGADOS CÍA. LTDA.
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Que, basándose en el oficio remitido por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador, procede la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no así del artículo 135 literales a) y b) del mismo cuerpo legal, por estar contenidos en los mencionados anteriormente.
El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Decisión 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:
1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.
(BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16). La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede; sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.
2. IRREGISTRABILIDAD MARCARIA POR RIESGO DE CONFUSIÓN (DIRECTA – INDIRECTA) O DE ASOCIACIÓN CON UNA MARCA ANTERIORMENTE SOLICITADA PARA REGISTRO O REGISTRADA POR UN TERCERO. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.
Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.
(Proceso 46-IP-2000, marca: “CAMPO VERDE”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 594, de 21 de agosto del 2000). Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, dependiendo si entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para realizar el cotejo marcario. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. (BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss).
Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.
(Proceso 46-IP-2000, ya citado). 3. CONEXIÓN COMPETITIVA. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a servicios ubicados en diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.
Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala alguna s pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los servicios en una misma clase del nomenclátor;
(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los servicios; (v) Uso conjunto o complementario de servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los servicios. El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.
A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.
(Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 871, de 11 de diciembre de 2002). Esta jurisprudencia es aplicable también a Conexión Competitiva de servicios. La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.
También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.
Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( ).” (Proceso 09- IP-94, marca: DIDA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995).
En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. 4.
SIGNOS GENÉRICOS. TÉRMINOS Y PARTÍCULAS GENÉRICAS EN SIGNOS DENOMINATIVOS. Para elaborar un conjunto marcario, se puede hacer uso de determinados prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no generar confusión. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales pertenecientes al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella.( ) El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” (OTAMENDI Jorge.
“DERECHO DE MARCAS”, Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires- 2002. Pág. 191.) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78- 79).
Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. “Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.” (Procesos Nos: 39-IP-2003.
Marca: “& mixta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto del 2003 y Proceso Nº 67-IP- 2004, marca: “Eumint”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1102, de 06 de Agosto de 2004)
5. SIGNOS DE FANTASÍA. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores y consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden evocar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. Respecto de los signos de fantasía el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, del 29 de septiembre de 2003).
El consultante, de conformidad con el capítulo precedente, deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de signo de fantasía en el conjunto marcario, y así su grado de distintividad.
6. OPOSICIÓN EN LA DECISIÓN 486 La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, disciplinando el mismo procedimiento de oposición, legitima también a terceros titulares de derechos marcarios en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, para oponerse a una solicitud de registro marcario. En este sentido, a continuación se describe el procedimiento uniforme de oposición: Así, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, puede formular oposición fundamentada y no temeraria a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta días siguientes a su publicación, el titular de una marca registrada o solicitada a registro en cualesquiera de los Países Miembros, y de pedir, al igual que el opositor nacional, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos (artículo 146).
De haber oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas (artículo 148). La oposición no será admitida a trámite si se presenta en forma extemporánea, o sin la indicación de los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud de registro, o si, de existir, no se han pagado las tasas correspondientes a su tramitación (artículo 149).
El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).
En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición. De haberse formulado oposición, y de haber sido admitida, la oficina nacional competente, una vez vencidos los plazos previstos en el artículo 148, se pronunciará a su respecto y, tras el correspondiente examen de registrabilidad, decidirá acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo (artículo 150).
En salvaguarda del debido proceso y del derecho a la defensa de las partes, la decisión deberá ser motivada, es decir, expresar las razones de hecho y de derecho que hayan inclinado a la oficina nacional a pronunciarse en uno u otro sentido. El Tribunal ha dicho a este propósito que “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, Caso CONTRACHAPADOS, del 17 de agosto de 1998, publicada en la Gaceta Oficial Nº 373, del 21 de septiembre de 1998,).
De no haber oposición, la oficina nacional también deberá llevar a cabo el correspondiente examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, por ser éste de carácter obligatorio, y pronunciarse, por medio de una Resolución motivada, acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo como marca. Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas, ya sean originarias de diferentes Países Miembros, en principio, se deberá conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en el derecho (Prior tempore, potior iure).
Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar error en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar oposiciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.
Tal como lo establece el artículo 147, de presentarse una oposición con base en una solicitud de registro presentada en cualquiera de los Países Miembros, la Oficina Nacional deberá ordenar la suspensión del trámite, hasta la finalización del procedimiento administrativo de registro en el País Miembro donde el opositor presentó su solicitud prioritaria.
Si este último procedimiento acarrea la concesión del registro, y se dan las circunstancias de irregistrabilidad que establece el artículo 136 literal a), la Oficina Nacional deberá denegar el registro solicitado; de lo contrario, declarará infundada la demanda y continuará el trámite de registro. Dicha suspensión, no es ordenada por el hecho de ser un procedimiento especial de oposición, sino para que el opositor logre acreditar en el procedimiento, su legítimo interés. De igual manera, la autoridad nacional, dependiendo de su legislación nacional reglamentaria, podrá suspender el procedimiento de oposición con el objeto de solicitar la acreditación del legítimo interés de un opositor nacional, o para solicitar el cumplimiento de requisitos que exija la norma comunitaria.
De presentarse una oposición con base en un registro marcario de cualquiera de los Países Miembros, y de cumplirse las circunstancias de irregistrabilidad normadas por el artículo 136 literal a), la Oficina Nacional deberá denegar el registro solicitado. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. Segundo: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
Tercero: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a servicios que pertenecen a distinta clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.
Cuarto: La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que términos comunes, descriptivos o genéricos que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser éstos de tal naturaleza, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.
Quinto: El juez consultante deberá comparar los signos en conflicto, determinando la condición de signo de fantasía en el conjunto marcario, y así, establecer el grado de distintividad que posee. Sexto: De presentarse una oposición con base en un registro marcario de cualquiera de los Países Miembros o de una solicitud anterior, y de cumplirse las circunstancias de irregistrabilidad normadas por el artículo 136 literal a), la Oficina Nacional deberá denegar el registro solicitado.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.
Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA