Año XXIV - Número 1531 Lima, 17 de agosto de 2007 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 51-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base en lo solicitado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador, en el Proceso Interno Nº 12627-ML.

Actor: Cavelier Abogados. Marca: INFOLEG@L Proceso 45-IP-2007.- Interpretación Prejudicial del artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos 276, 277 y de la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión. Patente de invención para “UN MÉTODO EN LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE EMPAQUE DECORADO CON TINTA PARA IMPRESIÓN, EN PARTICULAR PARA EMPAQUES ASÉPTICOS”.

Actor: sociedad TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. Proceso interno Nº 2003-0054 Proceso 50-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, del artículo 93 de la mencionada Decisión, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador.

Expediente Interno Nº 7633-LY. Actor: Sociedad SCHERING – PLOUGH LTD. Marca denominativa: “UNITRON” Proceso 54-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135, literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 135, literales e) y g) y su último párrafo; 224, 228 y 229 de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2004-0009. Actor: Sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca denominativa: “CANALETA 43” Proceso 51-IP-2007 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador, en el Proceso Interno Nº 12627-ML.

Actor: Cavelier Abogados. Marca: INFOLEG@L. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de mayo del año dos mil siete. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL VISTOS: Mediante Oficio Nº 072-TCA-DQ-1 S-12,627-ML, de febrero 7 de 2007, recibido en este Tribunal el 21 de marzo de 2007, la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 12627-ML.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 18 de abril de 2007. 1. Las partes. Demandante: Cavelier Abogados.

Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; Comité de Propiedad Intelectual Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; Procurador General del Estado. Tercero interesado: Larreátegui & Fabara Abogados Cía. Ltda. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos.

Mediante solicitud Nº 117175-01, de 12 de septiembre de 2001, Larreátegui & Fabara Abogados Cía. Ltda., solicitó el registro del signo INFOLEG@L, para identificar servicios de información legal, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. El 10 de diciembre de 2001, CAVELIER ABOGADOS, presentó recurso de oposición con base en el registro de su marca INFOLEX, en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante Resolución Nº 980678, de 1 de octubre de 2001 se aceptó la oposición propuesta y se denegó el registro solicitado, contra la que con fecha 10 de diciembre de 2002, Larreátegui & Fabara Abogados Cia. Ltda., presenta recurso de apelación. 17/08/2007 2.48 El 19 de mayo de 2003, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, resolvió el recurso presentado aceptándolo y rechazando la oposición presentada; por lo que concedió el registro del signo solicitado.

Con fecha 9 de junio de 2003, CAVELIER ABOGADOS, presentó recurso de reposición, el mismo que se resuelve el 12 de octubre de 2004, ratificando la resolución impugnada y confirmando la concesión de registro del signo solicitado. El 11 de febrero de 2005, CAVELIER ABOGADOS, presentó Recurso Contencioso Administrativo en contra de la última resolución. 3.1.

Fundamentos de la Demanda. Según la consultante, Miguel Falconi Puig, en nombre y representación de CAVELIER ABOGADOS, solicita que se revoque la Resolución s/n., de 12 de octubre de 2004, notificada el 14 de octubre de 2004 dentro del trámite Nº 03-446 RA y se restituya el derecho de su mandante que ha sido denegado por el acto administrativo impugnado.

Solicita que en sentencia se declare la ilegalidad del acto administrativo y en consecuencia, se acepte el recurso de reposición presentado por CAVELIER ABOGADOS en contra del registro del signo INFOLEG@L, para proteger los servicios comprendidos dentro de la clase internacional 42, toda vez que tienen previamente registrada la marca INFOLEX, en la clase 42 en Colombia y en la clase 16 en el Ecuador, por lo que existe un riesgo de confusión para el público por sus similitudes con la marca solicitada. 3.2.

Contestación de la Demanda. a) Contestación por parte del Procurador General del Estado: El Procurador General del Estado, señala casillero judicial con el fin de vigilar las actuaciones judiciales del proceso. b) Contestación por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI): El Presidente del IEPI contesta la demanda señalando que la resolución recurrida se encuentra debidamente motivada y conforme a ley.

GACETA OFICIAL Señala, que el prefijo INFO es de uso común y que los sufijos LEX y LEG@L son muy distintos, por lo que el signo solicitado es suficientemente distintivo. Que, aunque ambas marcas están destinadas a proteger servicios de la misma clase 42 internacional, existe diferencia entre los mismos, por lo que no existe riesgo de confusión y por tanto, de acuerdo al principio de especialidad marcario, el signo solicitado es registrable. 17/08/2007 3.48 servicios totalmente distintos, el signo solicitado es registrable.

Que el término INFO es de uso común y, por tanto, CAVELIER ABOGADOS, no puede impedir su uso en el signo solicitado. Que el signo solicitado es producto de la iniciativa propia de LARREÁTEGUI & FABARA ABOGADOS CÍA. LTDA.

CONSIDERANDO: c) Contestación del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales: El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales contesta la demanda en los siguientes términos: • Falta de legítimo contradictor, toda vez que el Comité está compuesto por tres vocales y carece de personería jurídica, por lo que según el Presidente, se debió citar a cada uno de los vocales por separado. • No existe error en cuanto al número de solicitud, toda vez que la solicitud de registro de la marca INFOLEX, clase 42, es posterior a la solicitada por LARREÁTEGUI y FABARA ABOGADOS CÍA. LTDA., puesto que la oposición se basó en el registro de la marca INFOLEX en la clase internacional 16 en el Ecuador. • Que la denominación solicitada por LARREÁTEGUI & FABARA ABOGADOS CÍA. LTDA., corresponde a una denominación de fantasía compuesta por términos de uso común, por lo que dicho signo no carecería de distintividad. d) Contestación de LARREÁTEGUI y FABARA ABOGADOS CÍA LTDA. LARREÁTEGUI y FABARA ABOGADOS CÍA LTDA., tercero interesado en esta causa, argumenta que el signo solicitado es suficientemente distintivo respecto de la marca previamente registrada a favor de CAVELIER ABOGADOS, por lo que es susceptible de registro.

Que, el principio de especialidad marcario permite el registro de signos idénticos cuando protegen productos o servicios distintos, a pesar de encontrarse en la misma clase internacional, por lo que al proteger los signos en conflicto, Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que, basándose en el oficio remitido por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador, procede la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no así del artículo 135 literales a) y b) del mismo cuerpo legal, por estar contenidos en los mencionados anteriormente.

El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Decisión 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: GACETA OFICIAL a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 17/08/2007 4.48 competidores o de los servicios prestados por otros”. (BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16). c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede; sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los GACETA OFICIAL sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

2. IRREGISTRABILIDAD MARCARIA POR RIESGO DE CONFUSIÓN (DIRECTA – INDIRECTA) O DE ASOCIACIÓN CON UNA MARCA ANTERIORMENTE SOLICITADA PARA REGISTRO O REGISTRADA POR UN TERCERO. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.

(Proceso 46-IP-2000, marca: “CAMPO VERDE”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 594, de 21 de agosto del 2000). Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, dependiendo si entre los signos en 17/08/2007 5.48 proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. GACETA OFICIAL Reglas para realizar el cotejo marcario.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. (BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss). Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. 17/08/2007 6.48 En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

(Proceso 46-IP-2000, ya citado). 3. CONEXIÓN COMPETITIVA. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a servicios ubicados en diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los servicios; (v) Uso conjunto o complementario de servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los servicios. El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos pro- GACETA OFICIAL ductos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 871, de 11 de diciembre de 2002). Esta jurisprudencia es aplicable también a Conexión Competitiva de servicios. La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. 17/08/2007 7.48 Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( ).” (Proceso 09-IP-94, marca: DIDA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995).

En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. 4.

SIGNOS GENÉRICOS. TÉRMINOS Y PARTÍCULAS GENÉRICAS EN SIGNOS DENOMINATIVOS. Para elaborar un conjunto marcario, se puede hacer uso de determinados prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no generar confusión. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales pertenecientes al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

GACETA OFICIAL Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella.( ) El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” (OTAMENDI Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”, Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires- 2002. Pág. 191.) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. “Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.” (Procesos Nos: 39-IP-2003.

Marca: “& mixta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto del 2003 y Proceso Nº 67-IP-2004, marca: “Eumint”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1102, de 06 de Agosto de 2004) 17/08/2007 8.48

5. SIGNOS DE FANTASÍA. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores y consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden evocar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. Respecto de los signos de fantasía el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, del 29 de septiembre de 2003).

El consultante, de conformidad con el capítulo precedente, deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de signo de fantasía en el conjunto marcario, y así su grado de distintividad.

6. OPOSICIÓN EN LA DECISIÓN 486 La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, disciplinando el mismo procedimiento de oposición, legitima también a terceros titulares de derechos marcarios en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, para oponerse a una solicitud de registro marcario. En este sentido, a continuación se describe el procedimiento uniforme de oposición: Así, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, puede formular oposición fundamentada y no temeraria a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta días siguientes a su publicación, el titular de una marca registrada o solicitada a registro en cualesquiera de los Países Miembros, y de pedir, al igual que el opositor nacional, un plazo GACETA OFICIAL adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos (artículo 146).

De haber oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas (artículo 148). La oposición no será admitida a trámite si se presenta en forma extemporánea, o sin la indicación de los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud de registro, o si, de existir, no se han pagado las tasas correspondientes a su tramitación (artículo 149).

El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición. De haberse formulado oposición, y de haber sido admitida, la oficina nacional competente, una vez vencidos los plazos previstos en el artículo 148, se pronunciará a su respecto y, tras el correspondiente examen de registrabilidad, decidirá acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo (artículo 150).

En salvaguarda del debido proceso y del derecho a la defensa de las partes, la decisión deberá ser motivada, es decir, expresar las razones de hecho y de derecho que hayan inclinado a la oficina nacional a pronunciarse en uno u otro sentido. El Tribunal ha dicho a este propósito que “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, Caso CONTRACHAPADOS, del 17 de agosto de 1998, publicada en la Gaceta Oficial Nº 373, del 21 de septiembre de 1998,).

De no haber oposición, la oficina nacional también deberá llevar a cabo el correspondiente 17/08/2007 9.48 examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, por ser éste de carácter obligatorio, y pronunciarse, por medio de una Resolución motivada, acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo como marca. Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas, ya sean originarias de diferentes Países Miembros, en principio, se deberá conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en el derecho (Prior tempore, potior iure).

Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar error en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar oposiciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.

Tal como lo establece el artículo 147, de presentarse una oposición con base en una solicitud de registro presentada en cualquiera de los Países Miembros, la Oficina Nacional deberá ordenar la suspensión del trámite, hasta la finalización del procedimiento administrativo de registro en el País Miembro donde el opositor presentó su solicitud prioritaria.

Si este último procedimiento acarrea la concesión del registro, y se dan las circunstancias de irregistrabilidad que establece el artículo 136 literal a), la Oficina Nacional deberá denegar el registro solicitado; de lo contrario, declarará infundada la demanda y continuará el trámite de registro. Dicha suspensión, no es ordenada por el hecho de ser un procedimiento especial de oposición, sino para que el opositor logre acreditar en el procedimiento, su legítimo interés. De igual manera, la autoridad nacional, dependiendo de su legislación nacional reglamentaria, podrá suspender el procedimiento de oposición con el objeto de solicitar la acreditación del legítimo interés de un opositor nacional, o para solicitar el cumplimiento de requisitos que exija la norma comunitaria.

De presentarse una oposición con base en un registro marcario de cualquiera de los Países Miembros, y de cumplirse las circunstancias de GACETA OFICIAL 17/08/2007 10.48 nos en cuestión a servicios que pertenecen a distinta clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial. irregistrabilidad normadas por el artículo 136 literal a), la Oficina Nacional deberá denegar el registro solicitado.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. Segundo: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Tercero: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los servicios. En el presente caso, al referirse los sig- Cuarto: La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que términos comunes, descriptivos o genéricos que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser éstos de tal naturaleza, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

Quinto: El juez consultante deberá comparar los signos en conflicto, determinando la condición de signo de fantasía en el conjunto marcario, y así, establecer el grado de distintividad que posee. Sexto: De presentarse una oposición con base en un registro marcario de cualquiera de los Países Miembros o de una solicitud anterior, y de cumplirse las circunstancias de irregistrabilidad normadas por el artículo 136 literal a), la Oficina Nacional deberá denegar el registro solicitado.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 17/08/2007 11.48 Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO PROCESO 045-IP-2007 Interpretación prejudicial del artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos 276, 277 y de la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión. Patente de invención para “UN MÉTODO EN LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE EMPAQUE DECORADO CON TINTA PARA IMPRESIÓN, EN PARTICULAR PARA EMPAQUES ASÉPTICOS”.

Actor: sociedad TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. Proceso interno Nº 2003-0054. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, relativa al artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-0054;

El auto del 25 de abril de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. b) Hechos El 13 de mayo de 1998, la sociedad TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., presentó, ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de patente de invención denominada “UN MÉTODO EN LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE EMPAQUE DECORADO CON TINTA PARA IMPRESIÓN, EN PARTICULAR PARA EMPAQUES ASÉPTICOS”; dicha solicitud se presentó con reivindicación de prioridad extranjera y radicó copia de la primera solicitud de patente.

El extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 502, de 27 de marzo de 2001, y no se presentaron oposiciones por parte de terceros. GACETA OFICIAL Por Resolución Nº 34577, de 26 de octubre de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio, con base en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, declaró “abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención (…)”.

Contra dicha Resolución, TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., presentó recurso de reconsideración, el cual fue resuelto por la Superintendente de Industria y Comercio que, por Resolución 1532, de 28 de enero de 2002, confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 34577. c) Fundamentos jurídicos de la demanda Inicialmente la demandante indica que “CANCELO (sic) LA TASA RESPECTIVA PARA ESTA CLASE DE SOLICITUD POR VALOR DE cuatrocientos ochenta y un mil pesos ($ 481.00.oo).

La actora manifiesta que, la Resolución objeto de la impugnación se refiere a la violación del artículo 44 la Decisión 486, pero que la norma vigente cuando presentó la solicitud de patente era la 344; asimismo manifiesta que “bajo la vigencia de la Decisión 344 (…) la Oficina nacional competente DEBIA (sic) PROCEDER EN EL (sic) EXAMEN DE PATENTABILIDAD cuando la solicitud de Patente de Invención CUMPLIA (sic) los requisitos de forma consagrados en los Artículos 25 y 26 del mencionado ordenamiento, mientras que la Decisión 486 (…) establece en su Artículo 44 CORRESPONDE AL SOLICITANTE PEDIR QUE SE EXAMINE SI LA INVENCION (sic) ES PATENTABLE (…).

Se constituyen en lo anterior DOS escenarios completamente diferentes y la carga de responsabilidad en cuanto al EXAMEN DE PATENTABILIDAD DEJA DE SER UNA OBLIGACION (sic) de la Oficina Nacional competente para pasar de manera inocua a una instancia en donde el solicitante, LUEGO DE HABER CUMPLIDO con requisitos de forma fijados en la legislación, SOLICITE o NO que se haga el Examen de Patentabilidad (…).

Bajo esa perspectiva legal y válida, se constituye la solicitud de mi representada y le asisten plenos los derechos de que se proceda en ese EXAMEN”. Recalca “la IMPROCEDENCIA DE LA DECISION (sic) 486 en la providencia que debió adoptarse en este caso y rechazar que en lo absoluto, puede negarse el EXAMEN DE PATENTABILIDAD de esta solicitud de mi representada, primero por provenir de Resoluciones a las cuales no se sujeta dicho ordenamiento y segundo, 17/08/2007 12.48 por no ser legal ni válido el argumento y requisito consagrado en la posterior Decisión 486”.

Indica que se violó la Decisión 344 por no haber sido aplicada; cita como violados los artículos 17, 18, 19 ó 20 (según el caso), 21, 22, 23, 27 de dicha Decisión. Sostiene que “El término transcurrido entre la orden de publicación y su registro (…) fue de CINCO (5) MESES y VEINTIUN (sic) (21) días, situación que provoca sin ninguna justificación una demora tal que entra en vigencia la Decisión 486 (…)” por lo que “ES OBLIGACION (sic) DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE EXAMINAR SI LA SOLICITUD ES O NO PATENTABLE”.

Añade, además que “la solicitud FUE ORDENADA PUBLICAR bajo el presupuesto de HABER CUMPLIDO TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS DE FORMA señalados en la Decisión 344 (…)”. Argumenta que con la Resolución 1532, se violó el principio de legalidad, señalando como causales de violación “VICIO DE FORMA Y PROCEDIMIENTO (…) la resolución que resuelve DECLARAR ABANDONADA la solicitud de PATENTE DE INVENCION (sic) con fundamento en lo consagrado en la nueva Decisión 486 cuya vigencia empieza desde el 1 de Diciembre del 2000, frente a la solicitud de mi representada de mayo de 1.998, desconoce los trámites y procedimientos de la decisión (sic) 344 a la sazón, la vigente en ese momento (…).

DESVIO (sic) DE PODER (…) es a la Entidad Gubernamental a la que le corresponde haber previsto de manera expresa o tácita el ejercicio de su competencia (…) mi representada resulta gravemente perjudicada con el acto administrativo (…). NO PUEDE DESCONOCERSE por parte de la Entidad Gubernamental aduciendo la entrada en rigor de otra Decisión que cambia el trámite pero para el caso de esta patente, solo en lo referente al pago de una tasa contributiva (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, sobre la “presunta violación de las disposiciones de la Decisión 486” cita el último párrafo de la Disposición Transitoria Primera, en concordancia con la circular externa 10.

Describe el trámite del procedimiento para las solicitudes de patentes de invención y dice que GACETA OFICIAL 17/08/2007 13.48 “en el presente caso, si bien la solicitud de patente fue presentada en 1998 en cumplimiento de la legislación vigente en ese momento –Decisión 344 (sic) del Acuerdo de Cartagena-, para la época de la publicación ya se encontraba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De ese modo, resulta claro que para dicha época el solicitante se encontraba en la obligación de solicitar el estudio de patentabilidad señalado en el artículo 44 de la Decisión 486”. Al respecto continúa diciendo: “dado que la etapa del estudio de forma se agotó con la expedición de la orden de publicación efectuada el 06 de octubre de 2000, y la siguiente etapa del procedimiento se inició con la publicación de la solicitud en la gaceta de la propiedad industrial el 27 de marzo de 2001, el solicitante se encontraba obligado a pedir el examen de patentabilidad previsto en el artículo 44 de la Decisión 486”. munidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Sostiene que el demandante no tiene razón cuando dice que “la declaración de abandono se debió únicamente a la no cancelación de la tasa señalada en el artículo 44 de la decisión (sic) 486, la declaración de abandono encuentra su principal fundamento en el hecho de que no se solicitó en oportunidad el examen de patentabilidad (…)”. Que, conforme a lo solicitado por el consultante y, tomando en cuenta que el caso concreto se refiere a cuestiones procedimentales, se interpretará el artículo 44 de la Decisión 486 y, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y, por el artículo 126 de su Estatuto, se interpretarán, de oficio, los artículos 276, 277 y la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión; y, Respecto a la presunta desviación de poder indica que la Superintendencia actuó conforme a las normas legales y recalca que “la justificación de la declaración de abandono fue la omisión en la solicitud del examen de patentabilidad y no la no cancelación de la respectiva tasa, de modo que los argumentos relacionados con el tema son ajenos al fundamento de los actos acusados, en consecuencia, ajenos a este debate”.

Finalmente, dice que en la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 (…) y en particular en lo relacionado con el artículo primero de la disposición transitoria de la mencionada decisión (sic)”.

CONSIDERANDO

Que la norma contenida en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Co- Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, el texto de las normas que se interpretan es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. GACETA OFICIAL Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…) Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. (…) Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.

Artículo 277.- Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión. Una vez iniciados los trámites ante la oficina nacional competente, las tasas no serán reembolsables. (…)”. I. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 138-IP-2006, de 4 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1453, de 12 de enero de 2007, caso: FORMA III CRISTALINA DE SAL DE CALCIO DE ÁCIDO [R-(R*,R*)]-2-(4-FLUO- 17/08/2007 14.48 ROFENIL)-â ä-DIHIDROXI-5-(1-METILETIL)-3-FENIL4[(FENILAMINO)CARBONIL]-1H PIRROL-1HEPTANOICO (2:1), emitida para la causa interna Nº 2003-0256, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

Este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente de invención. La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso.

En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. En el caso de autos, como se tiene dicho, si bien, la solicitud de patente de invención para “UN MÉTODO EN LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE EMPAQUE DECORADO CON TINTA PARA IMPRESIÓN, EN PARTICULAR PARA EMPAQUES ASÉPTICOS” se presentó el 13 de mayo de 1998, durante la vigencia de la Decisión 344, norma aplicable para resolver si se cumplieron los requisitos de patentabilidad.

Sin embargo, en el caso concreto, la controversia versa sobre cuestiones procedimentales, específicamente sobre la solicitud por parte del peticionario para que se examine si la invención es patentable y sobre el pago de la tasa correspondiente, prevista en la Decisión 486. Por lo que, de acuerdo a lo señalado en párrafos precedentes, en cuestiones procedimentales en trámite, es la Decisión vigente la que rige para las etapas que aún no se hubiesen cumplido, en este caso corresponde a la autoridad nacional solicitante verificar y aplicar la normativa correspondiente.

GACETA OFICIAL II. Del Procedimiento relativo al examen de patentabilidad de la invención A fin de otorgar una patente que confiera el derecho a su titular de impedir que terceros exploten sin su consentimiento el invento protegido, es necesario que se verifique la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente. Respecto al trámite de otorgamiento establecido en la Decisión 486, el Tribunal manifestó en la sentencia correspondiente al Proceso 157-IP2005, lo siguiente: “Los Capítulos III y IV de la Decisión 486 disciplinan un procedimiento en el curso del cual la oficina nacional competente habrá de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente (artículo 33); una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; y, en caso afirmativo, procederá al examen de patentabilidad, haya habido o no contradictorio, a cuyo efecto verificará si la invención cumple o no los requisitos consagrados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, es decir, en el caso de autos, la disposición prevista en el artículo 1 de la Decisión 344, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones señaladas, entre otras disposiciones, en los artículos 6 y 7 eiusdem.

Dentro de los dieciocho meses siguientes a la presentación de la solicitud, o de la prioridad que se hubiese reivindicado, la oficina competente deberá publicar tal solicitud —en los términos que establezca la legislación nacional del respectivo País Miembro— con miras a hacer del conocimiento colectivo el hecho de la presentación de la solicitud o de la reivindicación de la prioridad.

Dentro de los sesenta días siguientes a la publicación, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar, por una sola vez, una oposición dirigida a desvirtuar la patentabilidad de la invención en trámite. La norma comunitaria exige que la oposición se presente debidamente fundamentada y remite a la respectiva legislación nacional el establecimiento de sanciones contra quienes presenten oposiciones temerarias (artículos 40 y 42) (…)”.

Dentro de los seis meses desde la publicación de la solicitud de patentamiento, “el soli- 17/08/2007 15.48 citante debe pedir, hayan sido presentadas o no oposiciones, que se examine la patentabilidad de la invención. El objeto del examen es pues el análisis previo, por parte de la oficina nacional, de los requisitos de patentabilidad de la invención. Los Países Miembros se encuentran facultados para cobrar la tasa correspondiente al citado examen.

De no requerirse el examen de patentabilidad dentro del plazo establecido, se considerará abandonada la solicitud (artículo 44). La oficina en referencia podrá juzgar que la invención no es patentable por no cumplir los requisitos sustanciales aplicables, o por encontrarse incursa en una prohibición de patentamiento, y así lo notificará al solicitante, quien deberá responder dentro del lapso de los sesenta días siguientes a la notificación, lapso prorrogable por treinta días más. De no haber respuesta oportuna, o de subsistir los impedimentos para la concesión de la patente, la oficina nacional la denegará (artículo 45).

En el curso del procedimiento, la citada oficina podrá proveerse de elementos técnicos para juzgar sobre la patentabilidad de la invención solicitada, a cuyo efecto podrá requerir informes de expertos, o de organismos científicos o tecnológicos idóneos, o de otras oficinas de Propiedad Industrial. También podrá requerir del solicitante la presentación, en un plazo máximo de tres meses, de documentos relativos a solicitudes extranjeras que se refieran, total o parcialmente, a la invención bajo examen.

La falta de presentación de tales documentos en el plazo fijado dará lugar a la denegación de la patente (artículo 46). Agotado el procedimiento relativo al examen de patentabilidad, la oficina examinará el fondo de la solicitud y otorgará o no el título de la patente. Se trata de un examen de carácter obligatorio para verificar si la invención cumple o no los requisitos sustanciales de patentabilidad, y si se encuentra incursa o no en una de sus prohibiciones.

De resultar favorable el examen definitivo, la oficina competente otorgará la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hubiesen sido aceptadas; y, de resultar desfavorable el examen, denegará el título (artículo 48)”. (Proceso 157-IP-2005, publicado en la GACETA OFICIAL G.O.A.C. Nº 1309, de 20 de marzo de 2006, caso: LÁMINA DE POLIÉSTER PARA EMPAQUE QUE SE ENCOGE Y SE SELLA AL VAPOR).

III. De la solicitud del examen de patentabilidad. Del abandono de la solicitud Del artículo 44 de la Decisión 486 se desprende el establecimiento de una carga adicional para el solicitante de la patente, que es la iniciativa de un procedimiento dirigido al examen de patentabilidad de la invención, toda vez que se le exige, que dentro del plazo fijado por la disposición citada, la formulación de una solicitud expresa al efecto.

El Tribunal ha sostenido: “La satisfacción de esta exigencia abre un procedimiento intermedio que da lugar a que la oficina nacional competente pronuncie un primer juicio acerca de la patentabilidad de la invención y sobre el cumplimiento de los requisitos para la concesión de la patente. De ser negativo este juicio, y una vez notificado, el procedimiento ofrece al solicitante la posibilidad de subsanar, en el plazo fijado por la Decisión, los defectos advertidos por la oficina nacional, con el objeto de obtener una decisión definitiva favorable, sin perjuicio de su facultad de pedir, en cualquier momento del trámite, la modificación de la solicitud (artículo 34), su conversión (artículo 35), división (artículo 36) o fusión (artículo 37), en los términos allí previstos, y hasta de retirarla”.

(Proceso 157-IP-2005, ya citado). Este procedimiento, abierto a solicitud del peticionario, finaliza con un nuevo pronunciamiento de la oficina competente que, de no contar con la respuesta oportuna de aquél, o de subsistir los defectos de patentabilidad advertidos la primera vez, conducirá a la denegación de la patente. Por lo que, procede establecer que la petición oportuna del examen sobre la patentabilidad de la invención constituye una exigencia obligatoria cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial.

Por otra parte, la norma comunitaria deja a discreción de los Países Miembros la posibilidad de cobrar una tasa por la realización de dicho examen, de modo que es de su competencia la fijación del régimen que discipline el monto de la tasa y el procedimiento para su cobro. El Tribunal ha señalado sobre este particular que “la norma comunitaria se remite a la legislación 17/08/2007 16.48 nacional para que sean los propios Países Miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos (…).

Estas tasas serán determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país (…)”. (Proceso 109IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 660, de 10 de abril de 2000, caso: LA BELLA). IV. Complemento indispensable Con relación al complemento indispensable, el Tribunal ha precisado que “en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”.

(Proceso 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicado en la G.O.A.C. N° 177, de 20 de abril de 1995). En tal sentido, el Tribunal concluye que “( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

(Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena) (…)”. (Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139, de 12 de noviembre de 2004, marca: FRUCOLAC). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: GACETA OFICIAL PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: La oficina nacional competente, en el marco del procedimiento establecido en los Capítulos III y IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente; una vez admitida ésta, se juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada y será publicada en la Gaceta Oficial a fin de que las personas que tengan un interés legítimo puedan presentar oposiciones.

Cumplido este procedimiento, a solicitud de la parte interesada y consiguiente pago de la tasa correspondiente, la oficina nacional competente, haya habido o no contradictorio, procederá al examen de patentabilidad, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos contemplados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones de patentabilidad; agotado el procedimiento, la oficina procederá al examen definitivo para otorgar o no el título de la patente: de resultar favorable el examen, la patente será otorgada; de resultar parcialmente desfavorable, el título será concedido para las reivindicaciones aceptadas; y de ser desfavorable, el título será denegado.

TERCERO: La iniciativa del procedimiento dirigido a que se examine si la invención es patentable es de carga del solicitante, toda vez que la norma comunitaria le exige la formulación de una petición expresa al efecto, dentro del plazo fijado por la disposición prevista en el artículo 44 de la Decisión 486. Se trata de una exigencia obligatoria cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial.

La satisfacción de la exigencia activa un procedimiento intermedio que da lugar a que la oficina nacional competente emita un primer pronunciamiento acerca de la patentabilidad de la invención, y brinda al solicitante la posibilidad de 17/08/2007 17.48 subsanar, en el plazo fijado por la Decisión, los defectos advertidos por la oficina competente.

El procedimiento culmina con un nuevo pronunciamiento de la oficina en referencia que, de no contar con la respuesta oportuna del peticionante, o de subsistir los defectos de patentabilidad advertidos la primera vez, conducirá a la denegación de la solicitud. La norma comunitaria deja a discreción de los Países Miembros la posibilidad de cobrar una tasa por la realización del examen de patentabilidad de la invención, de modo que es de su competencia la fijación del régimen que discipline el monto de la tasa y el procedimiento para su cobro.

CUARTO: En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-0054, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE GACETA OFICIAL 17/08/2007 18.48 Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 50-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, del artículo 93 de la mencionada Decisión, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador.

Expediente Interno Nº 7633-LY. Actor: Sociedad SCHERING – PLOUGH LTD. Marca denominativa: “UNITRON”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador.

Demandados: DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 11 de abril de 2007.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES. Demandante: Sociedad SCHERING - PLOUGH LTD. Tercero interesado: Sociedad GRUPO BIOQUÍMICO MEXICANO S.A. DE C.V. B. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad SCHERING - PLOUGH LTD. solicitó el 23 de febrero de 1999, el registro del signo denominativo UNITRON, para proteger “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, ma- GACETA OFICIAL terial para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas”, comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el expediente administrativo N° 94277-99. b. La sociedad GRUPO BIOQUÍMICO MEXICANO, S.A. DE C.V. presentó, el 25 de junio de 1999, observación al registro del signo denominativo UNITRON, con base en: • La marca denominativa HUMITRON, registrada en Ecuador bajo el N° 2013, para proteger productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. • Marca denominativa HUMITRON, registrada en otros países como el Perú, para amparar productos de las clases 1, 5 y 31 de la referida clasificación. c. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la Resolución N° 977608, emitida el 30 de junio de 2000 y notificada el 11 de julio del mismo año, aceptó la observación presentada y denegó el registro de la marca solicitada. d. La sociedad SCHERING - PLOUGH LTD. el 1 de diciembre de 2000, interpuso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, Segunda Sala, recurso de plena jurisdicción o subjetivo contra el anterior acto administrativo. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad SCHERING - PLOUGH LTD. soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: a. UNITRON es un signo perceptible y suficientemente distintivo y, por lo tanto, es registrable al tenor de las Decisiones 344 y 486. b. Además, está registrado en Bolivia con el certificado N° 010434; en Colombia, con el certificado N° 99015012; en Perú con el certificado N° 83324; y, en Venezuela con el certificado N° 1016-99. 17/08/2007 19.48 c. El signo denominativo UNITRON es distintivo y no es confundible con la marca denominativa HUMITRON, sobre todo si se tiene en cuenta que en el mercado existen muchas marcas que protegen los mismos productos y que, al igual que la marca denominativa HUMITRON, contienen la partícula ITRON, tal y como sucede en los siguientes ejemplos: MIDITRON, Reg. 35-96 y 719-92;

FINITRON, Sol. 8599498; KLARITRON, Sol. 73593-96; POSITRON, Sol. 83495-97; ZITRON, Sol. 66360-96; AZITRON, Sol. 96808. De conformidad con lo anterior, la partícula ITRON no es susceptible de apropiación, ya que es común a muchas marcas que han coexistido con la marca denominativa HUMITRON. d. La marca denominativa HUMITRON no protege productos de la clase 5 de la clasificación internacional, sino a aquéllos de la clase 1.

En consecuencia, las marcas en conflicto no amparan los mismos productos. 3. La contestación a la demanda. a. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI. El Presidente del IEPI contestó la demanda de la siguiente manera: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Me ratifico en la Resolución No. 977608, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”.

(…) b. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial El Director Nacional de Propiedad Industrial encargado, contestó la demanda con fundamento en las siguientes excepciones: • Una vez realizado el análisis comparativo de las marcas en conflicto, se concluyó que ambas poseen elementos que las hacen muy similares y que, por lo tanto, podrían generar confusión en los medios comerciales y en el público consumidor.

GACETA OFICIAL • UNITRON no presenta elementos gráficos, visuales y fonéticos que la distingan de la marca HUMITRON y, además, ambas protegen productos de naturaleza similar que pertenecen a la clase internacional 5. Además dichos productos se expenden a través de los mismos canales de distribución. En tal virtud, es evidente que se conduciría al público a error sobre la procedencia de los productos y se originaría un riesgo de confusión para los consumidores, ya que fácilmente asumirían un mismo origen empresarial y comercial. c. Por parte del tercero interesado.

La sociedad GRUPO BIOQUÍMICO MEXICANO, S.A. DE C.V. contestó la demanda con los siguientes argumentos: • UNITRON es irregistrable, ya que guarda similitud gráfica, fonética y auditiva con la marca denominativa HUMITRON; únicamente presenta una modificación irrelevante y, en consecuencia, la coexistencia de ambas en el mercado ocasionaría confusión en el público consumidor. • La marca solicitada es casi idéntica a la marca registrada HUMITRON, ya que además de tener el mismo número de sílabas, la raíz y la terminación que las conforman son iguales. • Las marcas en disputa protegen los mismos productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que, mientras la marca denominativa HUMITRON ha sido registrada en Ecuador, Perú y otros países para amparar productos de las clases 1, 5 y 31, el signo denominativo UNITRON ha sido solicitado para proteger productos de la clase 5.

En tal contexto, la coexistencia de ambos en el mercado generaría confusión en el público consumidor y en los medios comerciales. • Por las razones antes expuestas, la denominación UNITRON no es un signo suficientemente perceptible y distintivo y, en consecuencia, no puede ser registrado como marca. 17/08/2007 20.48 II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 81, 82, literales a) y h), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, 72, literal h), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena No obstante lo anterior, sólo se interpretarán los artículos 81, 82 literal a), y 83) literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se presentó la solicitud de registro del signo denominativo UNITRON.

No se interpretará el literal h) del artículo 82, ya que no es pertinente al caso bajo estudio. Asimismo se interpretarán, de oficio, el artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. GACETA OFICIAL Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior, (…) 17/08/2007 21.48 Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

(…) Artículo 93 “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

(…) Decisión 486 (…) Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. (…) VI.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. C. Comparación entre marcas denominativas.

D. Partículas de uso común en la conformación de signos marcarios. E. Conexión competitiva. F. La observación y su trámite en el régimen de la Decisión 344. Legítimo interés. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. GACETA OFICIAL Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004). 17/08/2007 22.48 legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando, bien los requisitos de validez o bien los derechos conferidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

GACETA OFICIAL vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro. Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.

Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamen- 17/08/2007 23.48 te a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo denominativo UNITRON se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: GACETA OFICIAL “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

(…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. 2 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bie- 1 2 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. 17/08/2007 24.48 nes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso N° 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abeledo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le ‘garantiza’ GACETA OFICIAL al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenía cuando lo adquirió con anterioridad.

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: La distintividad, la perceptibilidad, y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: 3 17/08/2007 25.48 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera cierta marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación prejudicial de 27 de octubre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas”. 3 Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que GACETA OFICIAL 17/08/2007 26.48 se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias”. 4 mos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3.

La susceptibilidad de representación gráfica. Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado o descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

En relación con los tres requisitos enunciados, para el caso bajo estudio el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, que identifique los mis- 4 FERNANDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de ser inducido en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan y los productos o servicios que ampara existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Reglas para el cotejo marcario. Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflictos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

GACETA OFICIAL En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 5, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 17/08/2007 27.48 idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. 3.

Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”. Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de signos sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada.

A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. C. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del 5 BREUER MORENO, Pedro.

“TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 6 De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas denominativas UNITRON y HUMITRON, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal. 6 FERNANDEZ Novoa, Carlos.

Ob. Cit. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL D. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS. En atención a que en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación se argumenta que el sufijo ITRON es de uso común en la clase 5, se abordará el tema de las partículas de uso común en la conformación de signos marcarios.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Sin embargo, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 17/08/2007 28.48 de uso común, ésto no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público, o partículas que ostenten tal calidad, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 7 Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso 70-IP2005.

Interpretación Prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena N° 1231, de 16 de agosto de 2005). Al realizar el examen comparativo de signos que se encuentran conformados por partículas E. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. Como quiera que el demandante en el proceso interno argumentara que los signos en conflicto no amparan los mismos productos, ya que la marca denominativa HUMITRON ampara productos de la clase 1, mientras que al signo solicitado busca amparar productos de la clase 5 es preciso que el Juez Consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad 8 y, por lo tanto, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional. 7 8 OTAMENDI Jorge.

Ob. Cit. Pág. 191. Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera: El consultante “(…) deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma GACETA OFICIAL En consecuencia, como en el presente caso se argumenta que los signos confrontados se refieren a productos de clases diferentes, el consultante también deberá analizar la conexión competitiva existente entre ellos, así como el riesgo de confusión que por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas pueda desprenderse, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios y factores de análisis que sirven como criterios para definir el tema: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 876 de 18 de diciembre de 2002). 17/08/2007 29.48 b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesa- GACETA OFICIAL 17/08/2007 30.48 rio del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. En efecto, el artículo 93 de la Decisión 344 dispone que los sujetos también legitimados para presentar una observación sean los siguientes: f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). a. El titular, en cualquiera de los otros Países Miembros, de una marca idéntica o similar a la marca que se pretende registrar, siempre y cuando el uso de ésta última pueda inducir al público consumidor a error.

F. LA OBSERVACIÓN EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344. LEGÍTIMO INTERÉS. Se advierte que la Decisión 344, a diferencia de la posterior Decisión 486, no estableció como requisito de legitimación la acreditación de un interés real en el mercado y, por lo tanto, la Oficina Nacional Competente no podría exigir dicho requisito. Al respecto el Tribunal de Justicia ha expresado lo siguiente: Como quiera que la sociedad GRUPO BIOQUÍMICO MEXICANO, S.A. DE C.V. presentara observaciones ante la Oficina Nacional de Ecuador con base en una marca registrada en Perú, se hace necesario tratar el tema del interés legítimo para presentar observaciones que, conforme al artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, surge de: a. Acreditar la titularidad de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca solicitada para registro pueda inducir al público a error. b. Acreditar que se ha solicitado primero el registro de un signo idéntico o similar, respecto de los cuales el uso de la marca solicitada para registro pueda inducir al público a error. c. La defensa del propio ordenamiento jurídico, tal como sucedería en el caso de que el observante manifestara que la solicitud de registro va en contra de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 82 de la Decisión 344.

En dicho artículo, además se amplía el interés legítimo para presentar observaciones, matizando con esto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente presentar observaciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros. b. Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de un signo como marca idéntico o similar al signo que se pretende registrar, siempre y cuando el uso de éste último pueda inducir al público consumidor a error.

“Si bien, la Decisión 486 en su artículo 147, establece como requisito adicional para la formulación de una oposición andina, la acreditación de un interés real en el mercado plasmado en la presentación de una solicitud de registro en el país donde se formula la oposición, la Decisión 344 no lo establecía así. El artículo 93 de la Decisión 344 señala que el legítimo interés lo posee tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros, sin establecer requisito adicional alguno. Por tanto, cualquier persona que esté provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro sobre la base de una marca registrada o de una solicitud previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros.

Luego de admitir las observaciones, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario para que de considerarlo conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación”. (Proceso 8-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2007, publicada en gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1495 de 10 de mayo de 2007).

GACETA OFICIAL 17/08/2007 31.48 duzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. Término para presentar la observación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Decisión 344, el término para presentar observaciones es de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la solicitud de registro.

La Autoridad Nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente in- TERCERO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas denominativas UNITRON y HUMITRON, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

CUARTO: El titular de una marca que lleve incluida una partícula de uso común no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión.

QUINTO: En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos semejantes respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

GACETA OFICIAL SEXTO: El artículo 93 de la Decisión 344 amplía el interés legítimo para presentar observaciones, matizando con esto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente presentar observaciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros.

Dicha figura, goza de las siguientes características: Los sujetos también legitimados son los siguientes: a. El titular, en cualquiera de los otros Países Miembros, de una marca idéntica o similar al signo que se pretende registrar, siempre y cuando el uso de éste último pueda inducir al público consumidor a error. b. Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de un signo idéntico o similar al signo que se pretende registrar, siempre y cuando el uso de éste último pueda inducir al público consumidor a error.

El término para presentar observaciones es de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la solicitud de registro. 17/08/2007 32.48 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 7633-LY, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 17/08/2007 33.48 PROCESO 54-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135, literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 135, literales e) y g) y su último párrafo; 224, 228 y 229, de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2004-0009. Actor: Sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca denominativa: “CANALETA 43”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 25 de abril de 2007. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES. Demandante: Sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: Sociedad LADRILLERA SANTA FE S.A. B. DATOS RELEVANTES. 1.

Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los ante- cedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó el 24 de octubre de 2002 el registro como marca del signo denominativo CANALETA 43, para amparar productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud tramitada bajo el expediente administrativo N° 02-96084. b. La sociedad LADRILLERA SANTA FE S.A. presentó oposición contra la solicitud de registro del signo denominativo CANALETA 43, aduciendo que por ser genérico y descriptivo carece de distintividad. c. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 12276, de 30 de abril de 2003, declaró fundada la oposición y negó el registro del signo solicitado. d. La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución antes indicada. e. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 018309, de 27 de junio de 2003, resolvió el recurso de reposición interpuesto en el sentido de confirmar la Resolución N° 12276 y concedió el recurso de apelación. f. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 020922, de 28 de julio de 2003, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución N° 12276.

GACETA OFICIAL g. La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., mediante escrito presentado el 7 de enero de 2004, interpuso ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos. 2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos: a. El signo denominativo CANALETA 43 es registrable, ya que aunque el término CANALETA se considere como genérico o descriptivo, el número 43 es el elemento que le otorga distintividad al conjunto marcario y, por lo tanto, es susceptible de registro. b. En el peor de los casos, se podría decir que la marca CANALETA 43 es evocativa, ya que otorga al consumidor una idea sobre las características del producto que va a distinguir. c. Aunque se pensare que la palabra CANALETA se ha vuelto de uso común, el signo denominativo CANALETA 43 no es irregistrable, ya que el elemento 43 le otorga distintividad. d. La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. fue la primera en lanzar al mercado un producto de cubierta llamado CANALETA.

Desde el año 1960 fue propietaria de las marcas CANALETA 43 y CANALETA 90 que han adquirido un gran posicionamiento en el sector de la construcción en Colombia y, por tanto, son ampliamente conocidas gracias al trabajo de mercadeo, publicidad y capacitación realizados. Además, en 1984 solicitó el registro de estas marcas para amparar productos de las clases 6, 17 y 19, las cuales fueron concedidas cuando estaba vigente la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.

Por lo tanto, no se entiende cómo se niega el registro que antes fue concedido, con el argumento de que ahora existe una causal de irregistrabilidad. El derecho adquirido por ETERNIT COLOMBIANA S.A. en relación con la marca CANALETA 43, ha debido ser respetado tanto por sus competidores, como por la Superintendencia. 17/08/2007 34.48 e. El hecho de que el signo CANALETA 43 de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. haya sido registrado desde hace mas de 15 años, no fue atendido por la Superintendencia. La expresión CANALETA ha sido usada por ETERNIT COLOMBIANA S.A., logrando vender aproximadamente 1.500.000 unidades de CANALETA 90 y 350.000 unidades de CANALETA 43.

Además, desde 1981 han llegado al mercado 4.500.000 impactos publicitarios con la marca CANALETA 90 y 1.000.000 con la marca CANALETA 43. En consecuencia, el signo CANALETA 43 es distintivo en relación con los demás no sólo desde el punto de vista del signo, sino además desde la perspectiva de la utilización que se ha hecho del mismo. 3. La contestación a la demanda. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su apoderado, contestó la demanda de la siguiente manera: • El signo denominativo CANALETA 43, solicitado para amparar productos de la clase 19, es irregistrable por cuanto la expresión CANALETA designa en forma inmediata y directa un tipo de producto, lo que conllevaría que el consumidor medio relacione el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse, lo cual, en consecuencia, constituiría una ventaja competitiva que afectaría a los demás competidores, ya que los privaría de una expresión necesaria para ofrecer sus productos. • La expresión numérica 43 no otorga la suficiente distintividad al signo solicitado, ya que con ella se hace referencia a una medida que caracteriza a esta línea de productos. • El hecho de que el demandante en el pasado haya sido titular de registros marcarios similares, los cuales se encuentras caducados, no obliga a la Superintendencia a conceder el registro del signo solicitado.

Las diferentes actuaciones administrativas son independientes, teniendo en cuenta sus circunstancias fácticas, únicas y especiales. GACETA OFICIAL b. Por parte del tercero interesado. Mediante Oficio N° 037, de 7 de marzo de 2007, el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado envía la solicitud de interpretación prejudicial y afirma: “El tercero interesado en las resultas del proceso, LA SOCIEDAD LADRILLERA SANTA FE S.A., no contestó la demanda”. 17/08/2007 35.48 b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son las siguientes: artículos 134 y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, de oficio, se interpretará los artículos 135, literales e) y g) y el último párrafo; 224, 228 y 229 de la mencionada Decisión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constante- GACETA OFICIAL mente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

(…) Artículo 224 “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. (…) Artículo 228 “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 17/08/2007 36.48 h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

Artículo 229 “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.

(…) VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Requisitos para el registro de las marcas. B. Signos genéricos y descriptivos C. Signos evocativos D. Palabras de uso común en la conformación de marcas. f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

E. Signos que adoptan expresiones denominativas compuestas. g) el valor contable del signo como activo empresarial; F. La distintividad sobrevenida o adquirida en la Decisión 486. GACETA OFICIAL A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre esta materia, se solicita al Juez Consultante que se remita, entre otras, a las siguientes Interpretaciones Prejudiciales, ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.

Marca: “TRANSPACK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

B. SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS. Como quiera que en el proceso interno la sociedad demandante argumentara que el término CANALETA es registrable aunque se considere como genérico y descriptivo, es necesario referirse conceptualmente a los signos descriptivos y genéricos, así como a la posibilidad de registro como marcas de los mismos. La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo, y que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos.

Por un lado, el artículo 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra la irregistrabilidad de los signos descriptivos y, por el otro, el literal f) de la misma norma consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos. La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que 17/08/2007 37.48 se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. y otras propiedades de los productos o servicios que se quiere distinguir con la marca. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión genérica y descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será distintivo cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El signo compuesto, formado por uno o más vocablos genéricos y descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

C. SIGNOS EVOCATIVOS. El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo. GACETA OFICIAL 17/08/2007 38.48 Por los criterios expuestos se concluye que el signo evocativo, a diferencia del genérico y el descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso 70-IP2005.

Interpretación Prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1231, de 16 de agosto de 2005). D. PALABRAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. Dado que en el proceso interno la sociedad demandante argumenta que aún si se pensara que la palabra CANALETA es de uso común, CANALETA 43 no es irregistrable, se hace necesario tratar el tema de las palabras de uso común en la conformación de signos marcarios.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. 1 El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación E. SIGNOS QUE ADOPTAN EXPRESIONES DENOMINATIVAS COMPUESTAS. En atención a que en el caso bajo estudio el signo CANALETA 43 se encuentra compuesto por dos elementos, se hace necesario tratar el tema de los signos que adoptan expresiones denominativas compuestas.

Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras 1 OTAMENDI Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191. GACETA OFICIAL contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”. (Proceso 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677, de 13 de junio de 2001).

Al examinar un signo compuesto, la Oficina Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005). F. DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA O SOBREVENIDA EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486. En el asunto analizado el demandante argumentó que CANALETA 43 es distintivo no sólo desde el punto de vista del signo, sino además desde la perspectiva de la utilización que se ha hecho del mismo.

Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema de la distintividad adquirida o sobrevenida en el Régimen de la Decisión 486. En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado, la Decisión 486 en el último párrafo de su artículo 135, consagra esta figura.

La norma comunitaria contempla los siguientes presupuestos para que opere la figura estudiada, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el Juez o la Oficina Nacional Competente: 17/08/2007 39.48 1. Momento a partir del cual opera el fenómeno de la distintividad adquirida. Si bien el sentido del último párrafo del artículo 135 establece el fenómeno de la “distintividad sobrevenida” para antes de la solicitud del registro del signo, dicho artículo debe analizarse o extenderse bajo el entendido de que la distintividad sobrevenida se puede dar después de la solicitud del registro del signo y, obviamente, después del registro mismo.

Esta interpretación extensiva obedece a que el régimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial 2 y, en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria.

Por lo anterior, uno de los factores fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad. 2 Sobre el tema el profesor Otamendi ha dicho lo siguiente: “Todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público, de obtener una clientela.

Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través de su marca. Sin marcas esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos. Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia. La competencia, sin ella, se verá seriamente trabada ya que se limitaría a la que los dueños de las marcas pudieran realizar desde sus propios locales.

Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público.” GACETA OFICIAL Se advierte que el Tribunal de Justicia, en anteriores interpretaciones, ha abordado el tema teniendo en cuenta la operancia de dicha figura antes de la solicitud de registro, pero igual ha ilustrado sobre sus características básicas.

En efecto, en la Interpretación Prejudicial 92-IP2004, reiterada en la Interpretación Prejudicial 195-IP-2005, el Tribunal ha dicho lo siguiente: “Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En la doctrina se explica que ‘un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un ‘secondary meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca’.

(BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471).” (Proceso 92-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 1 de septiembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1121, de 28 de setiembre de 2004). 2. Signos sobre los que recae la distintividad adquirida. La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido de que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si dicha distintividad la adquirió después de la solicitud de registro; y no sería anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro. 17/08/2007 40.48 El Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, deben determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. 3.

De la prueba del uso constante. Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que por efecto del uso constante en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara. El Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, deben prestar gran atención a tal circunstancia, con base en el recaudo de pruebas dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante.

Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante. Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho marcario, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 313 en el artículo 99, en la Decisión 344 en el artículo 110 y en la Decisión 486 en el artículo 166.

El Juez Nacional o a la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrenta al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez GACETA OFICIAL Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese numero de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). 17/08/2007 41.48 4. Determinación si el uso real y efectivo del signo no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva. 3 Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente se enfrenta a dilucidar otro problema: determinar si ese uso constante real y efectivo del signo inicialmente no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva.

Como ya se ha expresado, la distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Lo que debe determinar la Autoridad Nacional Competente es si el uso constante del signo no distintivo permite que el público consumidor distinga los productos o servicios designados con el mismo, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial.

Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y analizar si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio 3 A título ilustrativo, es pertinente citar la sentencia de 4 de mayo de 1994, caso Chiemsee, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

En este caso, el Tribunal al analizar el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CCE, presentó algunas bases sobre la determinación del fenómeno de la “distintividad sobrevenida”, a saber: (…) “Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una precedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.

Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una significativa fracción de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se cumple. El Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, la autoridad competente pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión.” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 4 de mayo de 1999.

Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97). GACETA OFICIAL respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial. Atendiendo a que en el proceso interno la sociedad demandante argumentó que ha utilizado desde 1960 las marcas CANALETA 43 y CANALETA 90 y que la primera, es ampliamente conocida por su gran posicionamiento en el mercado de la construcción, la distintividad del signo que se pretende registrar, nuevamente la deriva la sociedad demandante del grado de notoria que ha alcanzado dentro del ramo respectivo; por lo que, se hace necesario tratar el tema de la marca notoria y de la prueba de su notoriedad.

Al efecto, es preciso señalar que, a diferencia de la normativa anterior, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el espectro y se hace regulación general de los signos notoriamente conocidos.

El artículo 224 consagra una definición de signo distintivo notoriamente conocido, definición normativa que precisa las siguientes características: • Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, Lo anterior se debe analizar junto con el artículo 230, que establece qué se debe entender por sector pertinente. • Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. • La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

El Tribunal, al interpretar anteriores Decisiones, sobre el tema ha dicho que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más ampliada. 17/08/2007 42.48 • En relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca.

El Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h) de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. Con la Decisión 486 el amparo a la marca notoria profundiza el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el riesgo de asociación, el riesgo de uso parasitario y el riesgo de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo, idéntico o similar, a la marca notoria.

La protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria rompe, en algunos casos, el principio de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, el cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el solo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que en este caso la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al uso del signo en el mercado, aunque deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. • En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de GACETA OFICIAL 17/08/2007 43.48 asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 4 La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos al evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro, o en relación con el origen empresarial del mismo, atendiendo a la identidad o semejanza de los signos, así como a la identidad, semejanza, relación o conexión de los productos que amparan.

“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legitimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia.” 5 Respecto del riesgo de dilución, se busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de 4 Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido con total acierto lo siguiente: “Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada.

La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio o calidad inferior. PACON, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. (…) En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombra es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada”. 6 Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente co- 5 6 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. pág. 283 FERNANDEZ NOVOA, Carlos, “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 307 y 308. GACETA OFICIAL nocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que ampare el signo notoriamente conocido.

Esta protección está ligada a la función publicitaria de la marca y, se diferencia de la anterior, en que en la finalidad del competidor parasitario es sólo un aprovechamiento de la reputación sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 7 Se advierte que si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretación no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombra7 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 247. 17/08/2007 44.48 da, sin embargo, más allá del simple criterio de conexión competitiva, como ya se advirtió. De manera que corresponde al Juez Consultante establecer el grado de notoriedad que alcanzó el signo que nuevamente se pretende registrar en el mismo País Miembro para concluir sobre los riesgos a que se puede enfrentar el signo que anteriormente alcanzó dicho estatus.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Competente con base en las pruebas presentadas, previstas en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. • El signo notorio solicitado nuevamente para registro.

En el proceso interno el demandante argumentó que el amplio conocimiento de la marca denominativa CANALETA 43, así como el anterior registro de dicha marca, generan un derecho adquirido que debe ser respetado por la Superintendencia de Industria y Comercio. De conformidad con lo anterior, el Tribunal entrará a determinar qué incidencia, en relación con el examen de registrabilidad, tiene el hecho de que el signo a registrar nuevamente haya adquirido con anterioridad estatus de marca notoria en razón del trabajo mismo titular.

Como se determinó anteriormente, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoriamente conocida más allá del principio de territorialidad, ya que el artículo 229, literal a), dispone que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que el signo no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

En consecuencia con lo anterior, si la normativa comunitaria protege al signo notoriamente conocido aunque no esté registrado en el País Miembro en el cual se pide su protección, con mayor razón habrá de analizarse el tema cuando la notoriedad del signo proviene de la utilización del registro marcario anteriormente obtenido en el mismo País en donde se hace nuevamente la solicitud.

GACETA OFICIAL De manera que con los efectos mencionados, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de todo signo, aún en el caso de ser notorio, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que práctica la Oficina Nacional Competente; es decir, no deviene en derecho adquirido el de que se otorgue el registro solicitado.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que el signo o la marca notoria ya es distintivo en al menos uno de los Países Miembros y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por el signo o la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de un signo o de una marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión”. 8 En consecuencia con lo anteriormente expuesto, como la norma comunitaria otorga ciertos efectos al signo o a la marca notoria, máxime cuando se solicite de nuevo el registro en el País en donde estuvo registrada, deberá analizarse con cuidado su protección; sin embargo, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse ese signo o esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el nuevo registro del signo que se alega, es notoriamente conocido, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 17/08/2007 45.48 En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: No son registrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales los términos que de alguna forma son necesarios para designar exclusivamente a los productos o servicios que se pretende distinguir. Sin embargo, puede registrarse como marca el signo que siendo genérico para cierta clase de productos o servicios se utilice para distinguir otro tipo de aquéllos, respecto de los cuales pueda figurar como denominación de fantasía. El signo conformado por expresiones genéricas y descriptivas, no es susceptible de registro, a no ser que se trate de signos denominativos compuestos que contengan una o varias expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

TERCERO: El signo evocativo, a diferencia del genérico y el descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

CUARTO: 8 OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 195. El signo conformado exclusivamente por palabras comunes o usuales no es susceptible de registro. Caso distinto es el signo que se halle GACETA OFICIAL conformado por una o varias expresiones, que unidas a la palabra común usual le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

El titular de una marca provista de un elemento de uso común o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

QUINTO: Al examinar un signo que adopta una expresión denominativa compuesta, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

SEXTO: La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido de que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si dicha distintividad la adquirió después de la solicitud de registro; y no sería anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro.

El Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, deben determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta interpretación.

SÉPTIMO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 17/08/2007 46.48 Andina consagra una definición de signo notoriamente conocido, con las siguientes características: • Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486. • Debe haber ganado dicha notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. • Que haya ganado dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección mucho más amplia de los signos notoriamente conocidos, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

La Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, al examinar la registrabilidad de un signo notoriamente conocido, deberá realizar un análisis diferencial y complejo, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. Como se determinó anteriormente, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoriamente conocida más allá del principio de territorialidad, GACETA OFICIAL ya que el artículo 229, literal a), dispone que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que el signo no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

En consecuencia con lo anterior, si la normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el País Miembro en el cual se pide su protección, con mayor razón habrá de analizarse el tema cuando la notoriedad del signo proviene de la utilización del registro marcario anteriormente obtenido en el mismo País en donde se hace nuevamente la solicitud.

De manera que con los efectos mencionados, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que un signo o una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de todo signo, aún en el caso de ser notorio, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente; es decir, no deviene en derecho adquirido el de que se otorgue el registro solicitado. 17/08/2007 47.48 comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria, máxime cuando se solicite de nueve el registro en el País en donde estuvo registrada deberá analizarse con cuidado su protección; sin embargo, el análisis de registrabilidad, en caso de solicitarse esa marca para registro, es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el nuevo registro del signo notoriamente conocido que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20040009, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que el signo o la marca notoria ya es distintivo en al menos uno de los Países Miembros y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, como la norma Isabel Palacios L. SECRETARIA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA GACETA OFICIAL 17/08/2007 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú