PROCESO 127-IP-2007 — Comunidad Andina

PROCESO 127-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literal a) y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Signo: APEL (mixto). Actor: sociedad REDES APEL LIMITADA. Proceso interno Nº 2002-0232. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a “los artículos 134 (literal b), 135 (inciso final, 144 y 166 (inciso primero) de la Decisión 486”, dentro del proceso interno Nº 2002-0232;

El auto de 12 de septiembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad REDES APEL LIMITADA.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad APEMEX S.A. de C.V. b) Hechos El 26 de octubre de 1999, la sociedad REDES APEL LIMITADA solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia el registro como marca del signo “APEL” (mixto) para distinguir productos de la Clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza.

Publicado el extracto respetivo no se presentaron observaciones de terceros. Por Resolución Nº 31180, de 25 de septiembre de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó, de oficio, el registro del signo solicitado, por considerar que dicho signo es confundible con la marca ASPEL (denominativa) registrada a favor de la sociedad APEMEX S.A. DE C.V., argumentó que: “(…) el hecho de que ambas marcas hagan uso de la misma expresión genera un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos distinguidos con una u otra marca, lo cual sumado a la falta de fuerza distintiva del elemento no común (letra “s”(sic)), impiden la efectiva diferenciación de los productos por parte de los consumidores”.

Contra dicha Resolución la sociedad REDES APEL LIMITADA interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación; el primero, fue resuelto por la misma Jefa de la División de Signos Distintivos, quien por Resolución Nº 38756, de 27 de noviembre de 2001, decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución impugnada. El segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien por Resolución Nº 03106, de 31 de enero de 2002, confirmó, también, la Resolución Nº 31180, argumentando que “Esta Delegatura considera que entre la marca solicitada (sic) APEL y la marca registrada ASPEL existe similitud ortográfica y gramatical, pues la marca solicitada (sic) reproduce la marca ASPEL limitándose a suprimirle la segunda letra S, lo cual no le otorga distintividad, ya que el consumidor creería que está adquiriendo dos productos con idéntico productor, circunstancia que es identificada por la doctrina y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como confusión indirecta al inducir al público a error respecto del origen empresarial de los productos a distinguir que imposibilita la coexistencia pacífica de los signos en el mercado (…)”.

De esta manera concluyó la vía administrativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda interpuesta por la sociedad REDES APEL LIMITADA La actora, en primer término, alega la violación del artículo 134 literal b) de la de decisión 486 de la Comunidad Andina y viabilidad del registro de la marca mixta APEL, observa que el signo APEL que pretende registrar: “(…) no identifica productos o servicios que tenga para registro otra marca (la marca ASPEL) (…); el hecho de que los productos que identifican las marcas correspondan a la misma clase, no quiere decir que sean de la misma categoría (…)”.

Seguidamente el actor destaca la serie de productos que protege la marca ASPEL y el signo APEL donde se observa: “(…) en otras palabras ASPEL (nominativa) identifica los programas o paquetes que se pueden instalar a los hardware, otorgando licencia respectiva para su utilización ( ) en cambio la marca APEL (MIXTA) cuando hace referencia al ensamblaje de equipos, lo que está identificando es la máquina como tal, el equipo (CPU, monitor, teclado y mouse) pero nunca instalará programas o paquetes de sistemas que es a los que se refiere la marca ASPEL (NOMINATIVA ASPEL de computadoras; en otras palabras ASPEL (NOMINATIVA).

Así por ejemplo, una computadora puede tener ‘harware’ marca APEL (mixta) y ‘software’ marca ASPEL (nominativa); desde ningún punto de vista son el mismo producto o servicio y en sistemas son dos conceptos absolutamente diferentes y más aun para nada similares.” Alega también el hecho de que las normas protegen el “primer uso que se le dé a un nombre o marca” y al respecto señala en el escrito el certificado de registro de inscripción en la Cámara de Comercio de Bogotá, planteando que desde el 24 de octubre de 1995, dicha empresa “fue la primera en identificar y distinguir esta clase de productos;” Considera igualmente, fundado en lo anterior, que: “Al momento de registrarse la marca, se declaró que la misma identifica los productos y servicios de un grupo de empresas; las razones sociales de éste grupo de empresas involucran dicha marca, ya que comprenden todas, la misma expresión APEL (REDES APEL LTDA y APEL APLICACIONES ELECTROCNICAS LTDA), empresas que durante su existencia han venido identificando sus productos, con dicha marca.

Así las cosas pretender que el uso de ésta marca se ha dado a partir del registro de la misma es inocuo, pues la misma tiene reconocimiento no sólo a nivel departamental (Bogotá), sino también a nivel Nacional, (…)” También, manifiesta la ausencia de criterios de confundibilidad de la marca APEL y el análisis fonético de la misma, procede ha realizar la comparación fonética y gráfica de los signos ‘ASPEL’ y ‘APEL’ señalando que “la marca ‘ASPEL’ esta constituida por una palabra grave, observando: Solo si se separa en sílabas la palabras (sic) AS-PEL, el fonema consonántico ‘S’ siempre hará que al pronunciarse ésta palabra, su acento prosódico lo lleve la penúltima sílaba.” Mientras que el signo que pretende registrar APEL lo constituye una palabra aguda, donde observa: “la separación en sílabas de la palabra APEL, no hace que pierda su acento original, ni cuando se pronuncia, ni cuando se separa en sílabas la palabra A-PEL.

Asimismo, procede a realizar el análisis gráfico de la marca en conflicto considerando que: “Mal podría decirse o pretender creerse que la marca ASPEL, marca nominativa de su sola pronunciación fonética evoque algún tipo de producto y menos aún una representación gráfica; mientras que la marca APEL, mixta compuesta por un elemento nominativo y otro figurativo, evoca de su sola pronunciación la imagen del león, función que permite la no confundibilidad de las dos marcas logrando como resultado distinguir, individualizar, diferencia (sic) y sacar el producto de la universalidad de los productos de su misma especie.” En este sentido concluye su argumento al considerar que la marca no es irregistrable o confundible.

Sostiene la violación del artículo 144 de la Decisión 486 por inobservancia del mismo y en este sentido dice que existe una “(…) violación al debido proceso por negligencia en el agotamiento de los presupuestos para el registro de marcas (…)” igualmente destaca: “(…) es a todas luces improcedente que desde octubre del año 1999 y hasta octubre del año 2001, fecha esta última en la que se notificó la primera resolución que niega el registro de la marca, se manifieste al solicitante que existe otra empresa que se encuentra solicitando el registro de una marca supuestamente similar.” También sostiene la violación del inciso primero del artículo 166 y del artículo 135 inciso final de la Decisión 486 por desconocimiento del uso de la marca y al respecto expone los criterios de las normas comunitarias sobre el uso constante de un signo y lo que se entiende por uso de una marca.

Así las cosas, dice que: “(…) mal podría la Superintendencia de Industria y Comercio (…) pretender ahora desconocer el uso que se le ha dado a la marca (sic) desde 1995 como quedó ya probado; cuando es la misma normatividad la que reconoce el derecho de registro para marcas que aun careciendo de distintividad, hayan sido usadas constantemente.” Igualmente, expresa que: Es clara la normativa en materia de Propiedad Industrial cuando expresamente manifiesta lo que se entiende por el uso del (sic) una marca, y es claro también, como ya quedó antes expuesto, que la marca ha sido puesta al mercado y constantemente usada por empresas como REDES APEL LTDA y APEL APLICACIONES ELECTRONICAS LTDA. Pretender ahora que la marca ASPEL de conformidad con lo señalado en las Resoluciones impugnadas saque del mercado una marca con trayectoria (APEL), solo por no haberse registrado antes, no constituye ningún fundamento de valor jurídico, para negar su registro, y menos aún cuando los productos fueron puesto (sic) al comercio desde 1995 como quedó demostrado. d) Fundamentos jurídicos de la Superintendencia de Industria y Comercio Del escrito de contestación de la demanda se observa lo siguiente: 1) Defiende la legalidad de los actos administrativos acusados destacando que conforme a los documentos obrantes en el expediente administrativo 99-67533 se concluye que dicha corporación administrativa “(…) se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa;(…)” 2) Señala antecedentes jurisprudenciales, emanados de este Tribunal respecto de la función esencial de la marca y los requisitos para su registro, las prohibiciones de registrar un signo como marca que sea confundible con otra ya registrada y los criterios para realizar el cotejo marcario entre un signo denominativo y mixto según las sentencias: 14-IP-98; 22-IP-96; 2-IP-95; 3) Sostiene que el signo “APEL” (mixto) es irregistrable, toda vez que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “ASPEL” registrada a favor de la sociedad Apemex S.A. de C.V clase 9 frente a la marca “APEL” (mixta), solicitada por la sociedad demandante para distinguir productos de la clase 9 se concluye en forma evidente que son semejantes entre si, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, fonéticos y semánticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida de cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen.”

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 134 literal b), 135, 144 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo APEL mixto fue realizada el 26 de octubre de 1999 en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación y 126 del Estatuto, de oficio, se interpretarán los artículos 81, 83 literal a) y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y no se interpretarán los artículos de la Decisión 486, solicitados, por no ser aplicables al caso concreto.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…) Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

(…)” I. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitida para la causa interna Nº 2002- 00270, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

II. La marca y los requisitos para su registro. Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, ya citado, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo APEL (mixto), cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. III. Marcas denominativas y mixtas En lo relativo a marcas denominativas y mixtas, este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 195-IP-2006, de 6 de febrero de 2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1495, de 10 de mayo de 2007, signo: UBS (nominativo), emitida para la causa interna Nº 2004-0196, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y uno mixto deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

IV. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión. Similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, reglas para efectuar el cotejo marcario. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 79-IP-2006, marca: F.C.C. + GRÁFICA, de 28 de junio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1387, de 23 de agosto de 2006, emitida para la causa interna Nº 2003-00369, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Para el caso concreto, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse el signo APEL (mixto), con la marca ASPEL (nominativa).

Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Es de hacer notar que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

V. Uso reiterado de la marca. La distintividad adquirida Es de hacer notar, que el uso que se requiere para probar la distintividad adquirida, es diferente al uso que se debe demostrar para evitar la cancelación de un registro marcario, sin embargo los criterios previstos en el artículo 110 de la Decisión 344 que se encuentra dentro del capítulo de la cancelación del registro, son aplicables, en lo que corresponda, para la probanza de la distintividad adquirida.

Sin embargo, estos criterios no son los únicos, pues, además de ellos, para probar la distintividad adquirida es importante demostrar que el signo que se pretende registrar ha alcanzado, dentro de los consumidores, una capacidad distintiva tal, que permite a éstos, diferenciarla y reconocerla en el mercado como signo distintivo de los correspondientes productos o servicios que ampara y por tanto como indicador del origen empresarial.

El citado artículo 110 de la misma Decisión da los parámetros de cómo debe entenderse el uso de la marca. Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles al amparo de la marca, bajo las características que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización en el territorio en el cual el signo haya sido registrado.

También, este mismo artículo considera la presunción del uso de una marca cuando ella está destinada a distinguir productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. El Tribunal ha sostenido sobre el tema que “(…) no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo.

El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio”.

(Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 199, de 26 de enero de 1996, marca: PURO). El Tribunal ha indicado también que “las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco (…)”.

(Proceso 17-IP-95, ya citado). La distintividad adquirida La Decisión 344, normativa aplicable a esta interpretación prejudicial, no regula está figura como lo hace la actual Decisión 486. Sin embargo, en algunos casos en vigencia de la Decisión 344 es aplicable dicha figura, como en el presente. Existen dos premisas básicas para proteger la figura de la distintividad adquirida: la primera es que dicha protección consiste en una excepción a las prohibiciones de registro de signos conforme lo establecen las normas de propiedad intelectual que se fundamentan en proteger al consumidor, de la posible confusión en la que podría incurrir al encontrar en el mercado productos vinculados o relacionados directamente o no, identificados con marcas similares o idénticas carentes de distintividad, que podrían generar confusión respecto del origen empresarial, calidad del producto o servicio y además que puedan generar situaciones de competencia desleal, al permitir a cualquier comerciante usar signos carentes de distintividad en la promoción de sus productos.

La segunda premisa es otorgar a quien de forma eficaz ha creado un producto o presta un servicio de calidad altamente reconocido en el mercado una oportunidad para proteger sus inversiones, tomando en consideración que para distinguirlos en el mercado utilizó un signo en principio irregistrable que, no obstante, a consecuencia de una serie de eventos relacionados a publicidad, uso constante, ha generado un impacto de gran magnitud en el público consumidor y en mercado respectivo otorgándole un reconocimiento de facto a los productos que distingue.

No se trata de desconocer los derechos de quienes diligentemente han registrado marcas de productos o servicios conforme a las normas legales, frente al comerciante que manejó en forma efectiva medios publicitarios para generar la distintividad necesaria al signo con el que distingue sus productos o frente al comerciante descuidado, negligente o imprudente, que no ha registrado su signo, consiste simplemente en crear condiciones más equilibradas para el mercado y permitir al consumidor ejercer efectivamente su derecho de elegir.

Los criterios que plantea este Tribunal para ser aplicados por quien debe determinar la distintividad sobrevenida son los siguientes: 1) Que el signo cumpla la función principal de individualizar en el mercado los productos o servicios que oferta el comerciante respecto del origen empresarial de los productos como de la calidad de los mismos. 2) Demostrar el uso previo, constante o reiterado, real y efectivo del signo en el mercado. 3) El reconocimiento del signo por el público consumidor como en el sector al que pertenece como distintivo.

Al respecto, el artículo 135 en su último párrafo, de la actual Decisión 486, prevé el registro de un signo que inicialmente carezca de distintividad, o sea descriptivo, genérico, de uso común o que consista en un color aisladamente considerado, siempre y cuando quien solicita el registro lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro donde se solicita el registro y que, precisamente, por el uso real, constante y efectivo del signo, éste haya adquirido distintividad sobre los productos o servicios para los cuales solicita el signo. Se entiende que este uso hace que el signo cumpla con su función principal, que es la de individualizar los productos o servicios amparados por él, sin que el público consumidor caiga en riesgo de confusión o asociación frente a dichos productos o servicios o frente al origen empresarial de los mismos.

Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de que se demuestre el uso del signo, el consultante, deberá analizar si éste no es confundible con otro, a fin de evitar que se pudiese inducir al público a error. El uso debe ser probado con base a los artículos 166 y 167 de la citada Decisión 486. Sobre el tema, el Tribunal ha sostenido que “En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos inicialmente impedidos de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva.

La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad hubiese sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro. Queda entendido que, en primer lugar, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado.

El uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, toda vez que la actividad únicamente publicitaria no es demostrativa de la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y en segundo lugar, el solicitante deberá acreditar que el sector de los consumidores o usuarios correspondientes del País Miembro, en un número importante, reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad”.

(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121, de 28 de septiembre de 2004, caso: Universidad Virtual). El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ha dicho al respecto “Para apreciar el carácter distintivo de la marca que es objeto de una solicitud de registro, puede tomarse en consideración asimismo la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Salas de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales (…).

Sí, en vista de tales elementos, la autoridad competente estima que los sectores interesados, o al menos una significativa fracción de éstos, identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida por el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva para el registro de la marca se cumple (…)”.

(Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97. Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas). En este sentido, la instancia consultante deberá aplicar los criterios, establecidos por este Tribunal al respecto de la distintividad sobrevenida y observar si el signo APEL (mixto) cumple con dichos principios. VI. Conexión competitiva Este Tribunal, también, exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 85-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: TERRA+GRÁFICO, emitida para la causa interna Nº 2433-2003, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios. En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: En la comparación de un signo denominativo y un signo mixto, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

SEXTO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a la misma clase, pero que distinguirían diferentes productos, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

SÉPTIMO: Es de hacer notar, que el uso que se requiere para probar la distintividad adquirida, es diferente al uso que se debe demostrar para evitar la cancelación de un registro marcario, sin embargo los criterios previstos en el artículo 110 de la Decisión 344 que se encuentra dentro del capítulo de la cancelación del registro, son aplicables, en lo que corresponda, para la probanza de la distintividad adquirida.

Por excepción a la prohibición de registro del signo que no sea distintivo ab initio, o que sea descriptivo, o genérico, o común o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma específica, el signo en cuestión podrá ser registrado como marca si el solicitante, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, conforme a lo precedentemente indicado.

En este caso, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado, así como el hecho del reconocimiento del signo, en tanto que distintivo del producto o del servicio que constituya su objeto, por parte del sector de los consumidores o usuarios correspondientes en el País Miembro. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2002-0232, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA