Año XXV - Número 1575 Lima, 21 de enero de 2008 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 127-IP-2007.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literal a) y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Signo: APEL (mixto). Actor: sociedad REDES APEL LIMITADA. Proceso interno Nº 2002-0232 Proceso 108-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a), b) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos 83 literal d), 84 y 128 de la misma Decisión. Marca: NEW GATES (mixta).

Actor: sociedad THE GATES CORPORATION. Proceso interno Nº 60036535 Proceso 131-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 154, 155, 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Marca: HIDRAT.

Actor: sociedad INDUSTRIAS DE BELLEZA Y SALUD BASSA CIA. LTDA. Proceso interno Nº 12146-NR Proceso 142-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de oficio, de los artículos 82 literal d) y 84 de la mencionada Decisión, así como del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador.

Expediente Interno Nº 6637-EG. Actor: Sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION. Marca denominativa: “PRESTIGE” PROCESO 127-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literal a) y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Signo: APEL (mixto). Actor: sociedad REDES APEL LIMITADA. Proceso interno Nº 2002-0232. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil siete. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a “los artículos 134 (literal b), 135 (inciso final, 144 y 166 (inciso primero) de la Decisión 486”, dentro del proceso interno Nº 2002-0232; 21/01/2008 2.44 de los productos por parte de los consumidores”.

Demandante: sociedad REDES APEL LIMITADA. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad APEMEX S.A. de C.V. Contra dicha Resolución la sociedad REDES APEL LIMITADA interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación; el primero, fue resuelto por la misma Jefa de la División de Signos Distintivos, quien por Resolución Nº 38756, de 27 de noviembre de 2001, decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución impugnada.

El segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien por Resolución Nº 03106, de 31 de enero de 2002, confirmó, también, la Resolución Nº 31180, argumentando que “Esta Delegatura considera que entre la marca solicitada (sic) APEL y la marca registrada ASPEL existe similitud ortográfica y gramatical, pues la marca solicitada (sic) reproduce la marca ASPEL limitándose a suprimirle la segunda letra S, lo cual no le otorga distintividad, ya que el consumidor creería que está adquiriendo dos productos con idéntico productor, circunstancia que es identificada por la doctrina y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como confusión indirecta al inducir al público a error respecto del origen empresarial de los productos a distinguir que imposibilita la coexistencia pacífica de los signos en el mercado (…)”. b) Hechos De esta manera concluyó la vía administrativa.

El 26 de octubre de 1999, la sociedad REDES APEL LIMITADA solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia el registro como marca del signo “APEL” (mixto) para distinguir productos de la Clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza. Publicado el extracto respetivo no se presentaron observaciones de terceros. c) Fundamentos jurídicos de la demanda interpuesta por la sociedad REDES APEL LIMITADA El auto de 12 de septiembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Por Resolución Nº 31180, de 25 de septiembre de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó, de oficio, el registro del signo solicitado, por considerar que dicho signo es confundible con la marca ASPEL (denominativa) registrada a favor de la sociedad APEMEX S.A. DE C.V., argumentó que: “(…) el hecho de que ambas marcas hagan uso de la misma expresión genera un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos distinguidos con una u otra marca, lo cual sumado a la falta de fuerza distintiva del elemento no común (letra “s”(sic)), impiden la efectiva diferenciación La actora, en primer término, alega la violación del artículo 134 literal b) de la de decisión 486 de la Comunidad Andina y viabilidad del registro de la marca mixta APEL, observa que el signo APEL que pretende registrar: “(…) no identifica productos o servicios que tenga para registro otra marca (la marca ASPEL) (…); el hecho de que los productos que identifican las marcas correspondan a la misma clase, no quiere decir que sean de la misma categoría (…)”.

Seguidamente el actor destaca la serie de productos que protege la marca ASPEL y el signo APEL donde se observa: “(…) en otras palabras ASPEL (nominativa) identifica los programas o paquetes que se pueden instalar a los hardware, otorgando licencia respectiva para su utilización ( ) en cambio la marca APEL (MIXTA) cuando hace referencia al ensamblaje de equipos, lo que está identificando es la máquina como tal, GACETA OFICIAL el equipo (CPU, monitor, teclado y mouse) pero nunca instalará programas o paquetes de sistemas que es a los que se refiere la marca ASPEL (NOMINATIVA ASPEL de computadoras; en otras palabras ASPEL (NOMINATIVA).

Así por ejemplo, una computadora puede tener ‘harware’ marca APEL (mixta) y ‘software’ marca ASPEL (nominativa); desde ningún punto de vista son el mismo producto o servicio y en sistemas son dos conceptos absolutamente diferentes y más aun para nada similares.” Alega también el hecho de que las normas protegen el “primer uso que se le dé a un nombre o marca” y al respecto señala en el escrito el certificado de registro de inscripción en la Cámara de Comercio de Bogotá, planteando que desde el 24 de octubre de 1995, dicha empresa “fue la primera en identificar y distinguir esta clase de productos;” Considera igualmente, fundado en lo anterior, que: “Al momento de registrarse la marca, se declaró que la misma identifica los productos y servicios de un grupo de empresas; las razones sociales de éste grupo de empresas involucran dicha marca, ya que comprenden todas, la misma expresión APEL (REDES APEL LTDA y APEL APLICACIONES ELECTROCNICAS LTDA), empresas que durante su existencia han venido identificando sus productos, con dicha marca.

Así las cosas pretender que el uso de ésta marca se ha dado a partir del registro de la misma es inocuo, pues la misma tiene reconocimiento no sólo a nivel departamental (Bogotá), sino también a nivel Nacional, (…)” También, manifiesta la ausencia de criterios de confundibilidad de la marca APEL y el análisis fonético de la misma, procede ha realizar la comparación fonética y gráfica de los signos ‘ASPEL’ y ‘APEL’ señalando que “la marca ‘ASPEL’ esta constituida por una palabra grave, observando: Solo si se separa en sílabas la palabras (sic) AS-PEL, el fonema consonántico ‘S’ siempre hará que al pronunciarse ésta palabra, su acento prosódico lo lleve la penúltima sílaba.” Mientras que el signo que pretende registrar APEL lo constituye una palabra aguda, donde observa: “la separación en sílabas de la palabra APEL, no hace que pierda su acento original, ni cuando se pronuncia, ni cuando se separa en sílabas la palabra A-PEL.

Asimismo, procede a realizar el análisis gráfico de la marca en conflicto considerando que: “Mal 21/01/2008 3.44 podría decirse o pretender creerse que la marca ASPEL, marca nominativa de su sola pronunciación fonética evoque algún tipo de producto y menos aún una representación gráfica; mientras que la marca APEL, mixta compuesta por un elemento nominativo y otro figurativo, evoca de su sola pronunciación la imagen del león, función que permite la no confundibilidad de las dos marcas logrando como resultado distinguir, individualizar, diferencia (sic) y sacar el producto de la universalidad de los productos de su misma especie.” En este sentido concluye su argumento al considerar que la marca no es irregistrable o confundible.

Sostiene la violación del artículo 144 de la Decisión 486 por inobservancia del mismo y en este sentido dice que existe una “(…) violación al debido proceso por negligencia en el agotamiento de los presupuestos para el registro de marcas (…)” igualmente destaca: “(…) es a todas luces improcedente que desde octubre del año 1999 y hasta octubre del año 2001, fecha esta última en la que se notificó la primera resolución que niega el registro de la marca, se manifieste al solicitante que existe otra empresa que se encuentra solicitando el registro de una marca supuestamente similar.” También sostiene la violación del inciso primero del artículo 166 y del artículo 135 inciso final de la Decisión 486 por desconocimiento del uso de la marca y al respecto expone los criterios de las normas comunitarias sobre el uso constante de un signo y lo que se entiende por uso de una marca.

Así las cosas, dice que: “(…) mal podría la Superintendencia de Industria y Comercio (…) pretender ahora desconocer el uso que se le ha dado a la marca (sic) desde 1995 como quedó ya probado; cuando es la misma normatividad la que reconoce el derecho de registro para marcas que aun careciendo de distintividad, hayan sido usadas constantemente.” Igualmente, expresa que: Es clara la normativa en materia de Propiedad Industrial cuando expresamente manifiesta lo que se entiende por el uso del (sic) una marca, y es claro también, como ya quedó antes expuesto, que la marca ha sido puesta al mercado y constantemente usada por empresas como REDES APEL LTDA y APEL APLICACIONES ELECTRONICAS LTDA. Pretender ahora que la marca ASPEL de conformidad con lo señalado en las Resoluciones impugnadas saque del mercado una marca con trayectoria (APEL), solo por no haberse registrado antes, no constituye ningún fundamento GACETA OFICIAL de valor jurídico, para negar su registro, y menos aún cuando los productos fueron puesto (sic) al comercio desde 1995 como quedó demostrado. d) Fundamentos jurídicos de la Superintendencia de Industria y Comercio Del escrito de contestación de la demanda se observa lo siguiente: 1) Defiende la legalidad de los actos administrativos acusados destacando que conforme a los documentos obrantes en el expediente administrativo 99-67533 se concluye que dicha corporación administrativa “(…) se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa;(…)” 2) Señala antecedentes jurisprudenciales, emanados de este Tribunal respecto de la función esencial de la marca y los requisitos para su registro, las prohibiciones de registrar un signo como marca que sea confundible con otra ya registrada y los criterios para realizar el cotejo marcario entre un signo denominativo y mixto según las sentencias: 14-IP-98; 22IP-96; 2-IP-95; 3) Sostiene que el signo “APEL” (mixto) es irregistrable, toda vez que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “ASPEL” registrada a favor de la sociedad Apemex S.A. de C.V clase 9 frente a la marca “APEL” (mixta), solicitada por la sociedad demandante para distinguir productos de la clase 9 se concluye en forma evidente que son semejantes entre si, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, fonéticos y semánticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida de cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen.”

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 134 literal b), 135, 144 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del 21/01/2008 4.44 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo APEL mixto fue realizada el 26 de octubre de 1999 en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación y 126 del Estatuto, de oficio, se interpretarán los artículos 81, 83 literal a) y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y no se interpretarán los artículos de la Decisión 486, solicitados, por no ser aplicables al caso concreto.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. GACETA OFICIAL En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…) Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las 21/01/2008 5.44 cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

(…)” I. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitida para la causa interna Nº 2002-00270, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

GACETA OFICIAL II. La marca y los requisitos para su registro. Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, ya citado, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo APEL (mixto), cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. III. Marcas denominativas y mixtas En lo relativo a marcas denominativas y mixtas, este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 195-IP-2006, de 6 de febrero de 2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1495, de 10 de mayo de 2007, signo: UBS (nominativo), emitida para la causa interna Nº 20040196, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y uno mixto deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP- 21/01/2008 6.44 98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

IV. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión. Similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, reglas para efectuar el cotejo marcario. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 79-IP2006, marca: F.C.C. + GRÁFICA, de 28 de junio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1387, de 23 de agosto de 2006, emitida para la causa interna Nº 2003-00369, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Para el caso concreto, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse el signo APEL (mixto), con la marca ASPEL (nominativa).

Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Es de hacer notar que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

V. Uso reiterado de la marca. La distintividad adquirida Es de hacer notar, que el uso que se requiere para probar la distintividad adquirida, es diferente al uso que se debe demostrar para evitar la GACETA OFICIAL cancelación de un registro marcario, sin embargo los criterios previstos en el artículo 110 de la Decisión 344 que se encuentra dentro del capítulo de la cancelación del registro, son aplicables, en lo que corresponda, para la probanza de la distintividad adquirida.

Sin embargo, estos criterios no son los únicos, pues, además de ellos, para probar la distintividad adquirida es importante demostrar que el signo que se pretende registrar ha alcanzado, dentro de los consumidores, una capacidad distintiva tal, que permite a éstos, diferenciarla y reconocerla en el mercado como signo distintivo de los correspondientes productos o servicios que ampara y por tanto como indicador del origen empresarial.

El citado artículo 110 de la misma Decisión da los parámetros de cómo debe entenderse el uso de la marca. Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles al amparo de la marca, bajo las características que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización en el territorio en el cual el signo haya sido registrado.

También, este mismo artículo considera la presunción del uso de una marca cuando ella está destinada a distinguir productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. El Tribunal ha sostenido sobre el tema que “(…) no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo.

El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos ac- 21/01/2008 7.44 tos de comercio”.

(Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 199, de 26 de enero de 1996, marca: PURO). El Tribunal ha indicado también que “las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco (…)”.

(Proceso 17-IP-95, ya citado). La distintividad adquirida La Decisión 344, normativa aplicable a esta interpretación prejudicial, no regula está figura como lo hace la actual Decisión 486. Sin embargo, en algunos casos en vigencia de la Decisión 344 es aplicable dicha figura, como en el presente. Existen dos premisas básicas para proteger la figura de la distintividad adquirida: la primera es que dicha protección consiste en una excepción a las prohibiciones de registro de signos conforme lo establecen las normas de propiedad intelectual que se fundamentan en proteger al consumidor, de la posible confusión en la que podría incurrir al encontrar en el mercado productos vinculados o relacionados directamente o no, identificados con marcas similares o idénticas carentes de distintividad, que podrían generar confusión respecto del origen empresarial, calidad del producto o servicio y además que puedan generar situaciones de competencia desleal, al permitir a cualquier comerciante usar signos carentes de distintividad en la promoción de sus productos.

La segunda premisa es otorgar a quien de forma eficaz ha creado un producto o presta un servicio de calidad altamente reconocido en el mercado una oportunidad para proteger sus inversiones, tomando en consideración que para distinguirlos en el mercado utilizó un signo en principio irregistrable que, no obstante, a consecuencia de una serie de eventos relacionados a publicidad, uso constante, ha generado un impacto de gran magnitud en el público consumidor y en mercado respectivo otorgándole un reconocimiento de facto a los productos que distingue.

GACETA OFICIAL No se trata de desconocer los derechos de quienes diligentemente han registrado marcas de productos o servicios conforme a las normas legales, frente al comerciante que manejó en forma efectiva medios publicitarios para generar la distintividad necesaria al signo con el que distingue sus productos o frente al comerciante descuidado, negligente o imprudente, que no ha registrado su signo, consiste simplemente en crear condiciones más equilibradas para el mercado y permitir al consumidor ejercer efectivamente su derecho de elegir.

Los criterios que plantea este Tribunal para ser aplicados por quien debe determinar la distintividad sobrevenida son los siguientes: 1) Que el signo cumpla la función principal de individualizar en el mercado los productos o servicios que oferta el comerciante respecto del origen empresarial de los productos como de la calidad de los mismos. 2) Demostrar el uso previo, constante o reiterado, real y efectivo del signo en el mercado. 3) El reconocimiento del signo por el público consumidor como en el sector al que pertenece como distintivo.

Al respecto, el artículo 135 en su último párrafo, de la actual Decisión 486, prevé el registro de un signo que inicialmente carezca de distintividad, o sea descriptivo, genérico, de uso común o que consista en un color aisladamente considerado, siempre y cuando quien solicita el registro lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro donde se solicita el registro y que, precisamente, por el uso real, constante y efectivo del signo, éste haya adquirido distintividad sobre los productos o servicios para los cuales solicita el signo. Se entiende que este uso hace que el signo cumpla con su función principal, que es la de individualizar los productos o servicios amparados por él, sin que el público consumidor caiga en riesgo de confusión o asociación frente a dichos productos o servicios o frente al origen empresarial de los mismos.

Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de que se demuestre el uso del signo, el consultante, deberá analizar si éste no es confundible con otro, a fin de evitar que se pudiese inducir al público a error. El uso debe ser probado con base a los artículos 166 y 167 de la citada Decisión 486. 21/01/2008 8.44 Sobre el tema, el Tribunal ha sostenido que “En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos inicialmente impedidos de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva.

La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad hubiese sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro. Queda entendido que, en primer lugar, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado.

El uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, toda vez que la actividad únicamente publicitaria no es demostrativa de la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y en segundo lugar, el solicitante deberá acreditar que el sector de los consumidores o usuarios correspondientes del País Miembro, en un número importante, reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad”.

(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121, de 28 de septiembre de 2004, caso: Universidad Virtual). El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ha dicho al respecto “Para apreciar el carácter distintivo de la marca que es objeto de una solicitud de registro, puede tomarse en consideración asimismo la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Salas de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales (…).

Sí, en vista de tales elementos, la autoridad competente estima que los sectores interesados, o al menos una significativa fracción de éstos, identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida por el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva para el registro de la marca se cumple (…)”.

(Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/ GACETA OFICIAL 97. Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas). En este sentido, la instancia consultante deberá aplicar los criterios, establecidos por este Tribunal al respecto de la distintividad sobrevenida y observar si el signo APEL (mixto) cumple con dichos principios. VI.

Conexión competitiva Este Tribunal, también, exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 85-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: TERRA +GRÁFICO, emitida para la causa interna Nº 2433-2003, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios. En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, 21/01/2008 9.44 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: En la comparación de un signo denominativo y un signo mixto, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión GACETA OFICIAL para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

SEXTO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a la misma clase, pero que distinguirían diferentes productos, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

SÉPTIMO: Es de hacer notar, que el uso que se requiere para probar la distintividad adquirida, es diferente al uso que se debe demostrar para evitar la cancelación de un registro marcario, sin embargo los criterios previstos en el artículo 110 de la Decisión 344 que se encuentra dentro del capítulo de la cancelación del registro, son aplicables, en lo que corresponda, para la probanza de la distintividad adquirida.

Sin embargo, estos criterios no son los únicos, pues, además de ellos, para probar la distintividad adquirida es importante demostrar que el signo que se pretende registrar ha alcanzado, dentro de los consumidores, una capacidad distintiva tal, que permite a éstos, diferenciarla y reconocerla en el mercado como signo distintivo de los correspondientes productos o servicios que ampara y por tanto como indicador del origen empresarial.

Por excepción a la prohibición de registro del signo que no sea distintivo ab initio, o que sea descriptivo, o genérico, o común o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma específica, el signo en cuestión podrá ser registrado como marca si el solicitante, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de 21/01/2008 10.44 tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica, conforme a lo precedentemente indicado.

En este caso, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado, así como el hecho del reconocimiento del signo, en tanto que distintivo del producto o del servicio que constituya su objeto, por parte del sector de los consumidores o usuarios correspondientes en el País Miembro. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2002-0232, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 21/01/2008 11.44 PROCESO 108-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a), b) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos 83 literal d), 84 y 128 de la misma Decisión. Marca: NEW GATES (mixta).

Actor: sociedad THE GATES CORPORATION. Proceso interno Nº 6003-6535. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil siete. ceta de la Propiedad Industrial Nº 455, de 30 de enero de 1998; presentó observaciones la sociedad THE GATES CORPORATION sobre la base de su marca GATES+gráfica registrada para distinguir productos de las Clases 12, 17 y 7.

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 81, 82 literal h) y 83 literales a), b) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 6003-6535;

El auto de 2 de octubre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contenidos en el artículos 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

Por Resolución Nº 18341, de 30 de octubre de 1998, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación presentada y negó el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad KUMIS INTERNACIONAL S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Por Resolución Nº 8621, de 12 de mayo de 1999, la misma División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición, confirmando la Resolución impugnada y concedió el recurso de apelación, el cual, fue resuelto por el Superintendente de Industria y Comercio, quien, por Resolución Nº 13514, de 15 de julio de 1999, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 18341, de 30 de octubre de 1998, declaró infundada la observación presentada por la sociedad THE GATES CORPORATION y concedió el registro del signo NEW GATES (mixto) para distinguir productos de la Clase 18, a favor de KUMIS INTERNACIONAL S.A. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad THE GATES CORPORATION.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad KUMIS INTERNACIONAL S.A. b) Hechos El 21 de octubre de 1997, la sociedad KUMIS INTERNACIONAL S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo NEW GATES (mixto) para distinguir productos de la Clase 18. El extracto de la solicitud fue publicado en la Ga- Contra esta Resolución, la sociedad THE GATES CORPORATION presentó demanda contencioso administrativa.

Estos son los hechos a los que hace referencia la solicitud de interpretación prejudicial, sin embargo, en el expediente se tiene, que la sociedad THE GATES CORPORTATION presentó otra demanda en el procedimiento contencioso administrativo, por lo que ambas demandas fueron acumuladas. Dentro de esta segunda demanda se observa que la sociedad THE GATES CORPORATION GACETA OFICIAL solicita la nulidad de las Resoluciones Nº 15180, de 30 de julio de 1999 y 5517, de 22 de marzo de 2000, como fundamentos de hecho, se pueden distinguir que: El 21 de octubre de 1997, la sociedad KUMIS INTERNACIONAL S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo NEW GATES (mixto) para distinguir servicios de la Clase 42.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 455, de 30 de enero de 1998; presentó observaciones la sociedad THE GATES CORPORATION sobre la base de su marca GATES+gráfica registrada para distinguir productos de las Clases 12, 17 y 7. Por Resolución Nº 18340, de 30 de octubre de 1998, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación presentada y negó el registro del signo solicitado.

Contra dicha Resolución la sociedad KUMIS INTERNACIONAL S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por Resolución Nº 15180, de 30 de julio de 1999, por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia, decidió “REVOCAR la Resolución Nº 18340, de 30 octubre de 1998 (…) DECLARAR infundada la observación presentada por la sociedad THE GATES CORPORATION (…) CONCEDER el registro de LA MARCA MIXTA NEW GATES (…)”, para distinguir servicios de la Clase 42.

Contra esta Resolución la sociedad NEW GATES CORPORATION presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 5517, de 22 de marzo de 2000, confirmó la Resolución Nº 15180. La sociedad THE GATES CORPORATION también presentó demanda contencioso administrativa. c) Fundamentos jurídicos de la primera demanda presentada por la empresa THE GATES CORPORATION En una de las demandas, que corrobora los hechos de la solicitante, la actora solicita la nulidad de la Resolución Nº 135147, de 15 de julio de 1999.

Manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio, violó el artículo 81 de la Decisión 344, ya que la marca NEW GATES (mixta) “carece de distintividad, y no cumple una función diferenciadora capaz de distinguir 21/01/2008 12.44 en el mercado los productos que ella distingue, con los productos que distingue la marca GATES de mi representada”.

Igualmente, dice que se violó el artículo 83 literal a), ya que los signos en conflicto “se asemejan de tal forma, que es imposible que el público consumidor no sea inducido a error o confusión” y que el signo solicitado “resulta muy similar y por lo tanto confundible con la marca GATES+GRAFICA (sic) previamente registrada y notoriamente conocida de mi representada (…) habida cuenta de que la reproduce en su totalidad, tanto en su aspecto gráfico como nominativo”.

Manifiesta que “Visualmente (…) es patente la gran similitud existente entre las marcas (…). Fonéticamente, la simple pronunciación sucesiva de los signos en conflicto demuestra su identidad, teniendo en cuenta que la marca solicitada comprende totalmente la marca de mi representada (…). Ortográficamente, las marcas en conflicto comparten en principio su extensión, escritura y terminación, similitudes que (sic) éstas que surgen del hecho de que comparten la expresión GATES+GRAFICA, (sic) de propiedad de mi representada (…).

Ideológicamente, es indudable la confusión entre la marca GATES+GRAFICA (sic) y la marca NEW GATES +GRAFICA (sic), en razón a que al comprender la misma palabra GATES, evocan en la mente del consumidor una misma idea con un sentido específico para quienes tienen conocimientos de inglés (…)”. Por lo que “las marcas (…) analizadas en su conjunto y teniendo en cuenta más sus semejanzas que sus diferencias, resultan similarmente confundibles entre sí, de tal forma que su coexistencia en el mercado induciría a error al público consumidor”.

Sostiene que también se violó el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, ya que “la sociedad demandante (…) ha adoptado dicho nombre comercial por más de 25 años para identificarse como comerciante ante el público consumidor” y que la Superintendencia “conocía que el nombre comercial contentivo de la expresión GATES era el nombre adoptado por THE GATES CORPORATION, nombre ampliamente conocido a nivel nacional e internacional, y mal hubiese podido registrar una marca que reproducía en su totalidad este nombre comercial, como lo fue la marca NEW GATES MIXTA (…)”.

Asimismo sostiene, la violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, toda vez que “la marca GATES+GRAFICA (sic) de mi represen- GACETA OFICIAL tada THE GATES CORPORATION, es una marca famosa y notoriamente conocida en Colombia y el comercio internacional”. Finalmente, alega la violación del artículo 82 literal h) de la misma decisión 344, ya que el signo solicitado permite “que se presente engaño tanto al público consumidor como a los medios comerciales, ya que estos creerán fácilmente que se trata de otra de las marcas de THE GATES CORPORATION y de un producto de la misma calidad y con las mismas características que han distinguido siempre a esa compañía”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la primera demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de la Resolución Nº 13514, “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en Decisión 344 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas expidió legal y válidamente la Resolución que declara “infundadas las observaciones presentadas por la Sociedad The Gates Corporation y concediendo el registro de la marca ‘NEW GATES’ clase 18 a favor de la sociedad Kumis Internacional S.A.”.

Sostiene que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas ‘NEW GATES’ y ‘GATES’ para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la nomenclatura vigente6 (sic) frente a las marcas registradas fundamento de las observaciones, se concluye en que éstos (sic) no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto de coexistir en el mercado no conllevaría a error al público consumidor.

En consecuencia, la marca mixta solicitada por la sociedad Kumis Internacional S.A registrable (sic) conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. e) Fundamentos jurídicos de la segunda demanda presentada por la empresa THE GATES CORPORATION En una de las demandas, que corrobora los hechos de la solicitante, la actora solicita la nulidad de las Resoluciones Nº 15180, de 30 de julio de 1999 y Nº 5517, de 22 de marzo de 2000. 21/01/2008 13.44 Los argumentos de derecho son los mismos que los presentados en la primera demanda y las normas descritas como violadas, igualmente, son las mismas que en la primera demanda. f) Fundamentos jurídicos de la contestación a la segunda demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la, segunda demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones Nº 15180 y Nº 5517, “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en Decisión 344 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas expidió legal y válidamente las Resoluciones que declararon “infundadas las observaciones presentadas por la Sociedad The Gates Corporation y concediendo el registro de la marca ‘NEW GATES’ clase 42 a favor de la sociedad Kumis Internacional S.A.”.

Sostiene que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas ‘NEW GATES’ (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 y ‘GATES’ (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 17, 12 y 7 de la nomenclatura vigente frente a las marcas registradas fundamentos de las observaciones, se concluye en que éstas no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos fonético, ortográfico y conceptual; además de lo expuesto las marcas ‘GATES’ registrada (…) distingue clases diferentes a los servicios de la clase 42 que ampara la marca ‘NEW GATES’ registrada a favor de la sociedad Kumis Internacional S.A. por lo tanto de coexistir en el mercado no conllevaría a error al público consumidor”.

Dice que “la marca ‘NEW GATES’ (mixta) para la clase 42 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 (…) la que evidentemente cumple con los requisitos Exigidos (sic) en el artículo 81 de la misma Decisión 344 (…)”. e) Fundamentos jurídicos del tercero interesado La sociedad KUMIS INTERNACIONAL S.A. no dio contestación a la demanda.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literal h) y 83 literales a), b) y e) de la De- GACETA OFICIAL cisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo NEW GATES (mixto), fue en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante, se interpretarán los artículos 81 y 83 literales a), b) y e) de dicha Decisión y, conforme a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se interpretarán, de oficio, los artículos 83 literal d), 84 y 128 de la misma Decisión y, no se interpretará el artículo 82 literal h) por no ser aplicable al caso de autos; y, Que el texto de las normas a interpretarse es el siguiente: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los pro- 21/01/2008 14.44 ductos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. ( ) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. GACETA OFICIAL 21/01/2008 15.44 Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; 2002-00270, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

(…) En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca NEW GATES (mixta), cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…) Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro. 2.

Marcas mixtas. Su comparación En lo relativo a marcas mixtas, donde el elemento denominativo, además, sea compuesto, este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 132-IP-2006, de 27 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1451, de 9 de enero de 2007, marca: SUPER SUPLEX 2 EN 1 (mixta), emitida para la causa interna Nº 2001-0374, que fue solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta. 1.

La marca y los requisitos para su registro En el caso concreto, cuando el Juez Consultante, realice el correspondiente examen de registrabilidad, de un signo solicitado como marca que esté constituido, también, por una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por si mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitida para la causa interna Nº Además, en el caso de que exista conflicto entre un nombre comercial con un signo mixto que en su elemento denominativo sea compuesto cuya registrabilidad se examina, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”.

(Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° (…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más específica. GACETA OFICIAL 398, de 22 de diciembre de 1998, caso “SUPER SAC MANIJAS” (mixta)).

Por tanto, el signo mixto que cuente con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. El Juez consultante deberá analizar si la marca NEW GATES (mixta) al ser una marca mixta y constituida por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintiva. 3.

Signos en idioma extranjero Este Tribunal Comunitario, solicita al Honorable Consejo de Estado de la República de Colombia, que en lo relativo a los signos en idioma extranjero, consulte y aplique en lo que sea pertinente, la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 17-IP-2007, de 28 de febrero de 2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1500, de 21 de mayo de 2007, signo: DU MONT (mixta), emitida para la causa interna: 2004-0376.

Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable. 4.

El nombre comercial, su protección y su prueba La Decisión 344 en su artículo 128, en concordancia con el artículo 83 literal b) de la misma Decisión, protege, aunque no define, al nombre comercial. No obstante, se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Con base en este artículo se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El 21/01/2008 16.44 Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.

(Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). Este Tribunal también ha manifestado que “( ) en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro ( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…)”.

(Proceso 45-IP-98, ya citado). Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva exclusivamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del GACETA OFICIAL nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER). 5. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión, reglas para efectuar el cotejo marcario, similitudes gráfica, fonética e ideológica El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 79-IP2006, de 28 de junio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1387, de 23 de agosto de 2006, marca: F.C.C. + GRÁFICA, emitida para la causa interna Nº 2003-00369, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de 21/01/2008 17.44 confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. 6.

Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud con un nombre comercial protegido: riesgo de confusión, reglas para efectuar el cotejo marcario, similitudes ortográfica, fonética e ideológica El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 07-IP2007, de 13 de febrero de 2007, marca: GOLD GREEN OIL (mixta), emitida para la causa interna Nº 2004-0020, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Además, de los criterios sentados para la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, arriba referidos, el Juez Consultante, deberá aplicar dichos criterios, en lo que corresponda, al nombre comercial. Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre una marca registrada o un signo solicitado para registro y un nombre comercial protegido será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios y la actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

Además el Tribunal ha sostenido que, el nombre comercial “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.

Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre GACETA OFICIAL 21/01/2008 18.44 la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara”.

(Proceso 3-IP-98, ya citado). cida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. En el caso en estudio, tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada, es necesario determinar si entre las marcas NEW GATES (mixta) y GATES +gráfica y el nombre comercial GATES, existe identidad ó similitud, capaces de causar confusión en el público consumidor, tanto entre los signos, como entre los productos o servicios y la actividad económica.

Con referencia a lo previsto en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por este solo hecho sin necesidad de que se analice el riesgo de confusión, es decir, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en que haya sido registrada.

En este caso el Tribunal ha sostenido “a tenor de la disposición prevista (…) el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios (…)”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). Asimismo, el Tribunal observa que la determinación de este riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 7.

La marca notoriamente conocida y su prueba La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser cono- Asimismo, con relación al literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que: “la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP-2004, ya citado). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tie- GACETA OFICIAL nen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 961, de 4 de agosto de 2003, marca: FINO (mixta) mencionando al Proceso 8-IP95, ya citado).

Estos mismos criterios, deben ser aplicados por el Juez Consultante para el caso de juzgar sobre la notoriedad de un nombre comercial protegido. 21/01/2008 19.44 ductos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios;

(v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios. En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o un nombre comercial protegido, tiene por objeto un producto o servicio o una actividad económica semejante al amparado por la marca en referencia o por un nombre comercial protegido, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 8.

La conexión competitiva Este Tribunal, también, exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 85-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: TERRA+ GRÁFICO, emitida para la causa interna Nº 2433-2003, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva, que se sintetizan: (i) La inclusión de los pro- PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. GACETA OFICIAL 21/01/2008 20.44 Al comparar un signo mixto y un nombre comercial protegido, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que, sin embargo, no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

En el caso de autos, además se deberá tomar en cuenta que el signo en su parte denominativa es compuesto, que podrá ser registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

SEXTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable.

CUARTO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial correspondiente y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna del País Miembro contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas así como la reglamentación que al efecto establezca dicho País Miembro.

QUINTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para SÉPTIMO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre dos marcas y una marca y un nombre comercial.

OCTAVO: De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por éste solo hecho, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de GACETA OFICIAL 21/01/2008 21.44 haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados. dentro del proceso interno Nº 6003-6535 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Estos mismos criterios, deben ser aplicados por el Juez Consultante para el caso de juzgar sobre la notoriedad de un nombre comercial protegido.

NOVENO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios o la actividad económica correspondiente. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios que pertenecen a diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 131-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 154, 155, 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Marca: HIDRAT. Actor: sociedad INDUSTRIAS DE BELLEZA Y SALUD BASSA CIA. LTDA. Proceso interno Nº 12146-NR. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil siete. VISTOS: El Oficio Nº 636-TDCA-1S-12146-NR, de 27 de julio de 2007, con sus respectivos anexos, recibidos en este Tribunal el 17 de agosto de 2007, por el que la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, órgano judicial de única GACETA OFICIAL instancia, por medio de su Presidenta Doctora Raquel Lovato de Sancho, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 154, 155,165, 166, 167, y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 12146-NR;

El auto de 26 de septiembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos exigidos por el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: INDUSTRIAS DE BELLEZA Y SALUD BASSA CIA LTDA.;

Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI); Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, Procurador General del Estado. Tercero interesado: NOVARTIS AG. b) Hechos El 19 de noviembre de 2002, la sociedad NOVARTIS AG, solicitó ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, la cancelación del registro de la marca “HIDRAT” alegando que su titular, INDUSTRIAS DE BELLEZA Y SALUD BASSA CIA. LTDA, no había hecho uso de la misma en tres años consecutivos.

El 9 de septiembre de 2003 el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, resolvió: “Rechazar la demanda deducida por NOVARTIS AG con el propósito de obtener la cancelación del registro de la marca HIDRAT (…) concedida a favor de INSTITUTO (sic) DE BELLEZA Y SALUD BASSA C. LTDA. (…)”. Contra dicho pronunciamiento, la sociedad NOVARTIS AG., presentó, recurso de reposición, el cual fue resuelto por el mismo Comité por Resolución de 8 de septiembre de 2004, que resolvió “Aceptar la Acción de Cancelación por Falta de Uso (…) declarando la cancelación de la marca ‘HIDRAT’ concedida a favor de INDUSTRIA (sic) DE BELLEZA Y SALUD BASSA C. LTDA.”. 21/01/2008 22.44 Contra este acto administrativo, la sociedad INDUSTRIAS DE BELLEZA Y SALUD BASSA CIA. LTDA. presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción. c) Fundamentos jurídicos de la demanda presentada por la sociedad INDUSTRIAS DE BELLEZA Y SALUD BASSA CIA. LTDA. Del escrito de la demanda, se tienen los siguientes fundamentos: en cuanto a la falta de legítimo interés por parte de Novartis AG. para presentar la acción de cancelación y por la cual esta acción fue negada, la actora observa el hecho del cambio de criterio, en las distintas decisiones administrativas que resolvieron el Trámite 03-454 AC, destaca que: “(…) sólo merece comentar que llama sobremanera la atención que al dictar la Resolución de 9 de septiembre del 2003, el Comité no tomó en consideración la existencia del escrito de fecha 11 de marzo de 2003, en el que se dice que NOVARTIS AG hace referencia a su legítimo interés, y ello pudo deberse a dos únicas razones, la primera que el Comité no estudió en debida forma el proceso y por ello no consideró un documento tan importante, falta de debido análisis que le llevó a una Resolución no concordante con la verdad de los hechos; o en su caso, el escrito de 11 de de marzo de 2003 no estaba en el proceso administrativo.” Respecto a las pruebas aportadas, manifiesta que presentó como medios probatorios, con los que pretende demostrar el uso de la marca “HIDRAT” de la cual es titular, “a) Certificación de la Sociedad Ecuatoriana de Dermatología, b) Abundantes facturas de comercialización desde 2001, c) Publicidad, d) Envases, e) Literatura, f) Registro Sanitario del producto (sic) conferido para el producto HIDRAT 40 CREMA en la categoría inscripción de medicamentos nacionales”, sostiene que en virtud de dicha documentación “ha probado el USO CONTINUO, EFECTIVO, REAL y de BUENA FE de su marca HIDRAT (…) para la clase internacional 5, por lo tanto, la acción de cancelación por no uso indebidamente presentada por NOVARTIS AG, debió ser rechazada (…)”.

Sobre la apreciación de las pruebas, el demandante sostiene que la administración, “(…) ha omitido valorar en forma debida las pruebas presentadas por mi representada y aún más, ha omitido en su análisis pruebas de gran impor- GACETA OFICIAL tancia presentadas por mi representada, limitándose a analizar sólo determinados documentos probatorios, análisis que ha sido efectuado en forma totalmente ajena en derecho ( )”.

Hace principal énfasis en que el registro del signo HIDRAT es para la clase 5 y no para la clase 3. Manifiesta que “ha quedado demostrado que mi representada (…) ha probado el USO CONTINUO, EFECTIVO, REAL y de BUENA FE de su marca HIDRAT”. Finalmente, argumenta que la “PETICIÓN DE CANCELACIÓN PARCIAL TAMBIEN ES IMPROCEDENTE (…) por haber sido presentada prematuramente”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación de la demanda 21/01/2008 23.44 por provenir de autoridad competente (…). c.IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA por carecer de fundamento legal (…). d.- IMPUGNO desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. e.- LEGALIDAD Y TOTAL VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN emitida por el Comité de Propiedad Intelectual Industrial y Obtenciones Vegetales (…)”.

El delegado del Procurador General del Estado, contesta la demanda, únicamente, para señalar casillero judicial para recibir notificaciones. El tercero interesado, no dio contestación a la demanda.

CONSIDERANDO: En el expediente se observa, que la contestación a la demanda por parte del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual se encuentra incompleta, sin embargo de la parte anexada al proceso se extrae que el Comité dice “niego que en la Resolución-acto administrativo impugnado se haya producido ningún tipo de contradicción, pues en el momento procesal en que se dictó la Resolución 03-454 AC (9 de septiembre de 2003) no se había probado la existencia de legítimo interés y es en el trámite del Recurso de Reposición (…) la Cía. NOVARTIS AG prueba a este Comité que se haya cumplido con las condiciones para calificarla como investida de Legítimo Interés (…)”.

Sobre el uso del signo en conflicto, manifiesta que “lo que no se ha probado es que el uso ha sido en productos de la Clase Internacional 5, esto es productos médicos, pues lo que la recurrente ha dejado patente es el uso en productos de belleza que se hallan comprendidos en la Clase Internacional 3, razón por la que no se puede considerar un uso real y para probar aquello debemos remitirnos a las pruebas presentadas (…)”.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda planteando las siguientes excepciones: “a.- NIEGO, PURA, SIMPLE Y LLANAMENTE los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada. b.- ALEGO EXPRESAMENTE LA LEGITIMIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO impugnado Que, las normas contenidas en los artículos 154, 155,165, 166, 167 y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de cancelación de registro por falta de uso de la marca “HIDRAT” fue el 19 de noviembre de 2002, es decir en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por GACETA OFICIAL el consultante, se interpretaran los artículos 154, 155, 165, 166 y 167 de dicha Decisión; y, de acuerdo a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, no se interpretará el artículo 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no ser aplicable al caso; y, Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 21/01/2008 24.44 tándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

“(…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tra- f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. (…) Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se GACETA OFICIAL tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. 21/01/2008 25.44 reitera “El registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros”. (Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL). El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro.

Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo”. (Proceso 09-IP-98, publicado en G.O.A.C. N° 481, de 13 de septiembre de 1999, marca: DERMALEX).

I. De los derechos conferidos al titular por el registro de una marca Este Tribunal ha señalado que el derecho al uso exclusivo del signo “permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.

El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria”. (Proceso 33-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 581, de 12 de julio de 2000, marca: MAXMARA). El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente.

Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros. En este sentido, el Tribunal El Tribunal ha precisado además que los derechos de exclusión en referencia “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea suscepti- Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. (…)”. GACETA OFICIAL ble de inducir al público a confusión”. (Proceso 69-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 690, de 23 de julio de 2001).

El Tribunal, además, aclara, que de acuerdo a la Decisión 486 también se deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad o similitud pueda producir. Por tanto, “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado”, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada “de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…).

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) Allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión” (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismo año, caso “BELMONT”)”.

(Proceso 116IP-2004, ya citado). Por estas razones, el artículo 155 de la Decisión impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida 21/01/2008 26.44 respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causara un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158).

Finalmente, se destaca la orientación según la cual “Para mantener la plena efectividad del derecho exclusivo, el titular de la marca tiene que cumplir con determinadas cargas que son fundamentalmente las de usar la marca, ejercitar las acciones por violación contra quienes invadan el derecho exclusivo y renovar la marca” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra España, 2003, p. 496).

El Tribunal ha establecido a este respecto que “el derecho exclusivo conferido por el registro marcario se encuentra ostensiblemente acompañado de una regulación de las facultades de que dispone el titular para prohibir ciertos actos por parte de terceros, lo cual implícitamente constituye no sólo la atribución de un señorío sino incluso una obligación de uso del signo, debido a que –tal como lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de este Tribunal– «así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obliga- GACETA OFICIAL ción de utilizar efectivamente la marca en el mercado» (sentencia emitida dentro de la acción de incumplimiento 2-AI-96, caso BELMONT, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 291 del 3 de septiembre de 1997)”.

(Proceso 84-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2000, marca: KRYSTAL). II. De la cancelación de registro marcario por falta de uso El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial.

Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo la decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.

Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. El Tribunal, sobre el particular, dice: “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado 21/01/2008 27.44 bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.

(Proceso 116-IP2004, ya citado). El artículo 165 de la mencionada Decisión 486 prevé la cancelación parcial de un registro, es decir cuando no se esté usando la marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la oficina nacional competente, ordenará una reducción a la lista de productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

No obstante todo lo indicado, no procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”.

(Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT). III. De la prueba del uso de una marca Como se tiene dicho supra, el registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. El Tribunal ha declarado al respecto que “(…) no es suficiente el mero uso de la marca sino que GACETA OFICIAL ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo.

El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio”.

(Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 199, del 26 de enero de 1996, marca: PURO). El Tribunal ha indicado también que “(…) las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso”. (Proceso 17-IP-95, ya citado). En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su 21/01/2008 28.44 titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (…)”.

(Proceso 02-AI-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3 de septiembre de 1997). El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.

La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto. IV. Legitimación para solicitar la cancelación de un registro marcario De acuerdo a la Decisión 486, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud “de cualquier persona interesada”.

Por lo tanto, la legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar frente al acto administrativo de cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.

Por lo tanto, para que opere la acción de cancelación de registro por falta de uso, el artículo 165 exige la presencia de parte interesada, lo que según el Tribunal “significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial”. (Proceso 149-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1452, de 10 de enero de GACETA OFICIAL 2007, marca: MINERVA (mixta), citando al Proceso 10-IP-97, publicado en G.O.A.C. 308, de 28 de noviembre de 1997, marca: COLSUBSIDIO).

En resumen, se encuentra legitimada para accionar “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Proceso 15-IP-99, ya citado), así como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada. En el caso de autos el juez consultante deberá determinar si la sociedad NOVARTIS AG. tenía legitimación para solicitar la cancelación del registro marcario.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

SEGUNDO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

TERCERO: A tenor del artículo 166 de la citada Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en 21/01/2008 29.44 la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular.

CUARTO: El incumplimiento de la exigencia del uso de la marca puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación de su registro y, por tanto, a la extinción del derecho del titular a su uso exclusivo, siempre que, sin motivo justificado, como la fuerza mayor o el caso fortuito, el signo no hubiese sido utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de una persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción.

QUINTO: La legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso, hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar la cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.

La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 12146-NR de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 21/01/2008 30.44 Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO PROCESO 142-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de oficio, de los artículos 82 literal d) y 84 de la mencionada Decisión, así como del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador.

Expediente Interno Nº 6637-EG. Actor: Sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION. Marca denominativa: “PRESTIGE”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 2 de octubre de 2007.

DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Tercero interesado: Sociedad BANCO DEL PICHINCHA S.A. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

I. LAS PARTES. III.

HECHOS. Demandante: Sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION. Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: GACETA OFICIAL A. La sociedad BANCO DEL PICHINCHA S.A., solicitó el 12 de marzo de 1996 el registro del signo denominativo PRESTIGE para amparar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 66695-96.

B. La sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION, presentó observaciones al registro del signo denominativo PRESTIGE con base en la marca KIMBERLY PRESTIGE, registrada en Ecuador bajo el número 1069-92 para amparar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 21/01/2008 31.44 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 C. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la Resolución N° 972971, de 8 de septiembre de 1999, rechazó las observaciones presentadas y concedió el registro del signo denominativo PRESTIGE.

“No podrán registrarse como marcas los signos que: D. La sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION, el 7 de enero de 2000 interpuso ante el Tribunal de Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. (…) IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son las siguientes: los artículos 81, 82 literal a), y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No se interpretará el literal h) del artículo 82, ya que no se relaciona con los puntos de discusión en el proceso interno. De oficio, se interpretará los artículos 82 literal d) y 84 de la mencionada Decisión y párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”;

(…) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…) DECISIÓN 344 (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o par- GACETA OFICIAL cial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

(…) 21/01/2008 32.44 Artículo 172 (…) “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. (…) VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Requisitos para el registro de las marcas.

La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. B. Comparación entre marcas denominativas. C. Signos genéricos y descriptivos. D. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. Reproducción parcial de la marca notoriamente conocida. E. Demanda contenciosa administrativa a resolverse bajo el régimen de la Decisión 486.

Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

(…) Decisión 486 (…) A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo denominativo PRESTIGE, ya que se afirma que es semejante a la marca denominativa KIMBERLY PRESTIGE. Por tal motivo, es pertinente referirse a los requisitos para el registro de marcas, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la GACETA OFICIAL calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

(…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”.2 1 2 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley.

Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. 21/01/2008 33.44 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso N° 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

(OTAMENDI, Jorge. ‘DERECHO GACETA OFICIAL 21/01/2008 34.44 distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas”..3 DE MARCAS’.

Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abeledo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le ‘garantiza’ al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenía cuando lo adquirió con anterioridad.

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: La distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera cierta marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso N° 132-IP-2004. In- En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función 3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”. Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003.

GACETA OFICIAL 21/01/2008 35.44 terpretación prejudicial de 27 de octubre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). alegadas por la demandante se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

“El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias”. 4 3. La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado o descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344.

La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el signo registrado, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. En relación con los tres requisitos enunciados, el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad 4 FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS. Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de ser inducido en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan y los productos o servicios que ampara existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. GACETA OFICIAL Reglas para el cotejo marcario. Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 5, han sido acogidos por la jurisprudencia de este Órgano, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los 5 BREUER MORENO, Pedro.

“TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. 21/01/2008 36.44 elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. En el proceso interno se realiza la comparación entre el signo denominativo PRESTIGE y la marca denominativa KIMBERLY PRESTIGE.

De conformidad con lo anterior, es necesario abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas. Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. GACETA OFICIAL ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 6 De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo PRESTIGE y la marca denominativa KIMBERLY PRESTIGE, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

C. SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS. En vista de que el signo PRESTIGE podría tratarse de un signo genérico en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente referirse conceptualmente a los signos genéricos y descriptivos, y a la posibilidad de registro como marcas de dichos signos. La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes a la estructura del signo, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo, o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos.

El artículo 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos o descriptivos. La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación 6 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS. 21/01/2008 37.44 con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. y, otras propiedades de los productos o servicios que se quiere distinguir con la marca.

Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Sin embargo, una expresión genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

El signo formado por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación genérica. D. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD.

REPRODUCCIÓN PARCIAL DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA. Como quiera que la sociedad demandante argumentara que su marca KIMBERLY PRESTIGE es notoriamente conocida, es pertinente abordar el tema de la marca notoriamente conocida y la prueba de dicha notoriedad. Además, en atención a que se argumentara que el signo PRESTIGE es una reproducción parcial de la marca KIMBERLY PRESTIGE, se abordará el tema de la reproducción parcial de la marca notoriamente conocida.

GACETA OFICIAL 21/01/2008 38.44 1. La marca notoria. “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 8 a. Concepto. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004). “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”. 9 La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. 10 Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 7 Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores. b. Protección. La protección de la marca notoriamente conocida se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado.

La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registra- 8 La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: 7 OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pag 33, Buenos Aires Argentina, 2002.

Pág. 255. 9 10 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob.Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid, 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. GACETA OFICIAL dos como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), “en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad (…).

Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como aquellos en los que el uso del signo se destine a productos o servicios distintos”; o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e) del mismo artículo, de la Decisión 344), “independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro”.

En relación con el principio de territorialidad se deben hacer las siguientes precisiones: El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el País en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad. De lo anterior se desprende que, a pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, por lo menos en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección. Además, se protegerán las marcas notorias siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen las marcas en el mercado, la Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos. Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos.

Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. Generalmente la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. 21/01/2008 39.44 El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) GACETA OFICIAL En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el 21/01/2008 40.44 uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

(…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: o La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. o Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la nor- GACETA OFICIAL mativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.

(Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “CAPITAN Z”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007). 21/01/2008 41.44 hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde a la Autoridad Nacional Competente con base en las pruebas presentadas.

Es importante advertir que la notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el organismo administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso, tal y como se expresó anteriormente. Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

Se advierte, además, que si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretación, no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada; sin embargo, más allá del simple criterio de conexión competitiva, como ya se advirtió. d. Reproducción parcial de una marca notoriamente conocida. c. La prueba de la notoriedad.

Además de lo anterior, se debe tener en cuenta los elementos característicos o esenciales de la marca notoria, es decir, aquellos elementos sin los cuales la marca notoria no sería tal. La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, mediante prueba Al establecer el grado de confundibilidad de un signo solicitado para registro y un marca notoriamente conocida, la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, deben tener en cuenta muchos factores, entres los cuales se encuentran la similitud de los signos, el grado de notoriedad, y la clase de riego que generaría el registro y posible uso del signo solicitado para registro.

Para establecer la similitud con una marca notoria se debe tener en cuenta no sólo un análisis estático del los signos en conflicto, sino un análisis de cómo el consumidor capta y denota la marca notoria en el mercado, de tal suerte que la marca notoria puede ser solicitada o llamada no por la totalidad de los elementos que la componen, sino por uno de ellos o parte de ellos.

GACETA OFICIAL De conformidad con lo anterior, la Oficina Nacional o el Juez Nacional Competente, en su caso, al analizar el grado de confundibilidad de un signo solicitado para registro con una marca notoriamente conocida, deben tener en cuenta los elementos esenciales de esta última y, además, cómo dicha marca es captada o indicada en el mercado por el público consumidor, a fin de establecer un adecuado análisis de confundibilidad para protegerlas, sobre todo en relación con la reproducción parcial que de ellas se hace, ya que por lo general con esto tienen a aprovecharse de cómo son percibidas en el mercado.

E. DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA A RESOLVERSE BAJO EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486. Si bien la solicitud de registro del signo denominativo PRESTIGE se presentó en vigencia de la Decisión 344 y, en consecuencia, la normativa sustancial contenida en dicha normativa es aplicable al caso en cuestión, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender que si bien la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de 21/01/2008 42.44 distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La Autoridad Nacional Competente habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

SEGUNDO: El signo conformado por expresiones genéricas y descriptivas, no es susceptible de registro, a no ser que contenga una o varias expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

TERCERO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece una protección ampliada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de con- GACETA OFICIAL formidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

A pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección. Además tal protección puede darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

Es importante advertir que la notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el organismo administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso. La Oficina Nacional o el Juez Nacional Competente, en su caso, al analizar el grado de confundibilidad de un signo solicitado para registro con una marca notoriamente conocida, deben tener en cuenta los elementos esenciales de esta última y, además, cómo dicha marca es captada o indicada en el mercado por el público consumidor, a fin de establecer un adecuado análisis de confundibilidad para protegerlas, sobre todo en relación con la reproducción parcial que de ellas se hace, ya que por lo general con esto pretenden a aprovecharse de cómo son percibidas en el mercado. 21/01/2008 43.44 CUARTO: La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin embargo no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya sustraído del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier circunstancia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 6637-EG, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO GACETA OFICIAL Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- 21/01/2008 44.44 pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú