PROCESO 13-IP-2009 Interpretación prejudicial, a solicitud del Juez Consultante, del artículo 167 de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 108, primer párrafo, 110, 111 y 117 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 179 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente Interno Nº 2003-00312. Actor: CONSUELO PLAZAS LARTIGAU. Marca: MARCEL FRANCE (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 13 de marzo de 2009, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II.
Las partes. Demandante: CONSUELO PLAZAS LARTIGAU Demandado: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: MARÍA IVONNE HERNÁNDEZ VARGAS. III. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La marca denominativa MARCEL FRANCE, se encontraba registrada en la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia a nombre de la señora CONSUELO PLAZAS LARTIGAU, bajo el certificado No. 133783 y para amparar servicios de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. b. La señora MARÍA IVONNE HERNÁNDEZ, mediante escrito presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 10 de agosto de 2000, solicitó la cancelación del registro por no uso de la marca denominativa MARCEL FRANCE. c. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante oficio No. 4802 de 7 de septiembre de 2001, comunicó al apoderado de la señora CONSUELO PLAZAS LARTIGAU la solicitud de cancelación, y concedió un término de 60 días de conformidad con el artículo 170 de la Decisión 486. d. Estando dentro del término otorgado, la señora CONSUELO PLAZAS LARTIGAU, presentó el 15 de junio de 2001 escrito de alegatos, mediante el cual solicita que se practiquen pruebas (oficios y una inspección ocular). e. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 7665 de 8 de marzo de 2002, resolvió negar la cancelación del registro por no uso de la marca denominativa MARCEL FRANCE. f. La señora MARÍA IVONNE HERNÁNDEZ, interpuso los recursos de reposición y apelación en contra del anterior acto administrativo. g. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 42072 de 24 de diciembre de 2002, resolvió el recurso de reposición en el sentido de revocar la Resolución impugnada y ordenar la cancelación del registro por no uso de la marca denominativa MARCEL FRANCE. h. La señora CONSUELO PLAZAS LARTIGAU, interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. i. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 06649 de 14 de marzo de 2003, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado. j. La señora CONSUELO PLAZAS LARTIGAU, impetró ante la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los dos últimos actos administrativos. 2.
Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La demandante soporta la demanda en los siguientes argumentos: a. Aduce, que el uso de la marca MARCEL FRANCE se realizó por intermedio de las sociedades COSMETIC FRANCE LTDA y PROFRANCE EU. Con la primera se suscribió un contrato de licencia, y a la secunda se le otorgó una autorización. De lo anterior, obra prueba en el expediente. b. Afirma, que las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio vulneraron los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El artículo 167, establece que el uso de la marca se puede probar con diversos medios probatorios y, por lo tanto, se pueden solicitar testimonios o peritajes para el efecto. c. Argumenta, que los productos que ampara la marca MARCEL FRANCE, durante los tres años anteriores a la solicitud, estuvieron presentes en el mercado en condiciones de disponibilidad, cantidad y mercadeo requeridas por la normativa comunitaria.
Para demostrar lo anterior, se aportó un inmenso material probatorio que no fue tenido en cuenta por la Superintendencia. d. Sostiene, que la Superintendencia negó la realización de una prueba pericial, con el argumento de que la Decisión 486 sólo admite pruebas aportadas, tales como documentos u objetos. Esta interpretación restrictiva no es acorde con el principio del debido proceso, ni con el espíritu de la normativa comunitaria. e. Manifiesta, que aún en caso de vacío de la normativa comunitaria en materia probatoria, se podría aplicar la normativa nacional sobre dicho asunto.
Por consiguiente, se podrían aplicar las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo. 3. La contestación de la demanda. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su apoderado, contestó la demanda de la siguiente manera: • Argumenta, que las pruebas aportadas en sede administrativa no demostraron el uso efectivo de la marca denominativa MARCEL FRANCE, durante los tres años anteriores a la solicitud de cancelación por no uso. • Aduce, que la normativa comunitaria sólo permite pruebas “presentadas” y, por lo tanto, las solicitadas no son conducentes para probar el uso de la marca (artículo 146 de la Decisión 486).
El legislador comunitario, quiso poner un límite al aspecto probatorio en los procesos marcarios y, por lo tanto, no se pueden aplicar normas nacionales en este aspecto. b. Por parte de la Tercera Interesada. La tercera interesada contestó la demanda de la siguiente manera: • Manifiesta, que no existe ningún acuerdo escrito que faculte a la sociedad COSMETIC FRANCE LTDA para usar la marca MARCEL FRANCE. • Afirma, que la sociedad PROFRANCE EU nunca fue cesionaria de la marca MARCEL FRANCE, ya que se desistió de tal cesión, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente. • Argumenta, que no se ha demostrado el uso de la marca MARCEL FRANCE por su titular, durante los tres años anteriores a la solicitud de cancelación, ni por un tercero autorizado para el efecto. • Sostiene, que las pruebas solicitadas son inconducentes para probar el uso de la marca. iV.
Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente, para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. Normas a ser interpretadas. Las normas cuya interpretación se solicita son: los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No obstante lo anterior, se interpretarán de oficio las siguientes normas: los artículos 108, primer párrafo, 110, 111 y 117 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que fue solicitada la cancelación por no uso de la marca denominativa MARCEL FRANCE. Asimismo, se interpretarán las siguientes normas: artículos 167 y 170 de la Decisión 486, normativa procesal vigente cuando se dio traslado a la señora CONSUELO PLAZAS LARTIGAU de la solicitud de cancelación por no uso.
Igualmente, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: Decisión 344 (…) Artículo 108 “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada”.
(…) Artículo 110 “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.
Artículo 111 “La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca”. (…) Artículo 117 “Los contratos de licencia deberán ser registrados en el organismo competente del respectivo País Miembro, no podrán contener las cláusulas restrictivas del comercio y deberán ser concordantes con el ordenamiento subregional andino y en particular con el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías”.
(…) DECISIÓN 486 (…) Artículo 167 “La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.
(…) Artículo 170 “Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución”.
(…) Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
VI. consideraciones: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Cancelación del registro de una marca por no uso, en el marco de la Decisión 486. C. La prueba del uso de la marca, en el marco de la Decisión 486.
El principio de complemento indispensable. D. La licencia del uso de la marca y su prueba. E. Prevalencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El Juez Consultante, solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero la solicitud de cancelación por no uso de la marca denominativa MARCEL FRANCE se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena.
Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.
Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.
(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para reglar situaciones jurídicas que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales hechos como los relacionados con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia, se rijan por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo”, han sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios, han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…)”.
(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro respectivo.
Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas reglamentaciones de ese mismo carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones procesales tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.
A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida (…)”.
(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la interpretación prejudicial requerida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de cancelación por no uso de la marca denominativa MARCEL FRANCE, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Esta disposición comunitaria, contenía las normas que fijaban lo concerniente a la solicitud de cancelación de la marca por no uso. Por otro lado, la Decisión 486 se encontraba vigente cuando se dio traslado a la señora CONSUELO PLAZAS LARTIGAU. Por tal motivo, dicha normativa es aplicable en relación con la prueba del uso de la marca denominativa MARCEL FRANCE.
B. CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA POR NO USO, EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 344. Como quiera que en el proceso interno se debate la cancelación por no uso de la marca denominativa MARCEL FRANCE, se hace necesario tratar la figura de la cancelación por no uso en el marco de la Decisión 344. Los artículos 108 a 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establecen las características y los presupuestos procesales de la figura de la cancelación por no uso de la marca.
Las características estatuidas para la configuración de dicha figura son las siguientes: 1. Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.
Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Esto quiere decir, que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, el cual deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. 2. Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular o por el licenciatario de éste en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca.
El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio se consagra de la siguiente manera: una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Sobre el principio del uso efectivo de la marca, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.
A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.
Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.
Por ello el artículo 110 de la Decisión 344 establece la presunción de que ‘una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado”. (Proceso 22-IP- 2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, de 16 de junio de 2005).
Este concepto se desprende de la propia noción de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que determine indefectiblemente los productos o los servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.
El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 110 de la Decisión 344, de la siguiente manera: “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”.
En el artículo anterior, se consagran los parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; los cuales se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado, de conformidad con la naturaleza de los mismos.
Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializan masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto o servicio, son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado, del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca, se debe tener en cuenta, cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.
No es lo mismo, el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese numero de operaciones tenga nivel comercial.
En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.
(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). 3. Causales de justificación para el no uso de la marca. El artículo 108 de la Decisión 344, establece las causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: • Fuerza mayor. • Caso fortuito. • Restricciones a las importaciones. • Otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. 4.
Procedimiento. El artículo 109 de la Decisión 344, establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro marcario. EL Tribunal advierte que cuando se dio traslado a la señora CONSUELO PLAZAS LARTIAGU de la solicitud de cancelación por no uso, ya no se encontraba vigente la Decisión 486 y, por lo tanto, de ahí en adelante la norma procesal aplicable era la Decisión 486.
En consecuencia, por un lado, los requisitos y parámetros de la solicitud de cancelación se regían por lo dispuesto en la Decisión 344 y, por otro, los demás aspectos de procedimiento se debieron regular por la Decisión 486. El artículo 170 de la Decisión 486 establece las siguientes etapas de procedimiento a partir de la presentación de la solicitud de cancelación: ▪ Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. ▪ Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro, ▪ Notificación a las partes la decisión mediante una resolución debidamente motivada. 5.
Efectos de la cancelación de la marca por no uso. • Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. • Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 111 de la Decisión 344, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, el cual podrá ejercer, hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.
Este derecho de preferencia, no significa que indefectiblemente la marca cancelada será registrada, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá hacer el análisis de registrabilidad respectivo. Ya que éste se refiere, a la prelación en relación con otras solicitudes de registros sobre el mismo signo. En relación con los presupuestos y requisitos de la cancelación del registro marcario por no uso, el Tribunal se ha manifestado en varias Interpretaciones Prejudiciales, dentro de las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 23 de agosto de 2006, expedida en el proceso 46-IP-2006; y la Interpretación Prejudicial del 2 de octubre de 2007, expedida dentro del proceso 125-IP-2007.
C. LA PRUEBA DEL USO DE LA MARCA, EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que la normativa comunitaria sólo permite pruebas presentadas y, por lo tanto, las solicitadas no son conducentes para probar el uso de la marca. Acorde con lo expuesto, es pertinente referirse a la prueba del uso de la marca en el contenido de la Decisión 486.
La carga de la prueba del uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, según lo dispone el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.
Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Como la norma comunitaria guarda silencio en relación con los medios de prueba pertinentes, se debe acudir con base en el principio de complemento indispensable, a las legislaciones internas de los Países Miembros para determinar qué medios probatorios son los conducentes.
El principio de complemento indispensable, permite que normas internas regulen asuntos no reglados en la normativa comunitaria; como se establece en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: “Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.” En consecuencia, el titular de la marca puede valerse de todos los medios probatorios que la legislación interna consagre en relación con los procedimientos administrativos.
Como la normativa comunitaria no limita los medios de prueba utilizados, sería válido y conducente cualquier clase de prueba para probar el uso, siempre y cuando sean permitidos por la legislación nacional. Razón por la cual, es la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, la que deberá evaluar todas las pruebas aportadas y practicadas, de conformidad con el régimen probatorio aplicable.
El titular de la marca deberá presentar y solicitar las pruebas que estime convenientes dentro de los sesenta días hábiles contados a partir de la notificación de la solicitud de cancelación, como lo dispone el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. D. LA LICENCIA DEL USO DE LA MARCA Y SU PRUEBA. La demandante afirma que celebró un contrato de licencia con la sociedad COSMETIC FRANCE LTDA. Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la licencia de uso de la marca y su prueba.
Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.
Las licencias, tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marca, se encuentra regulada en el artículo 117 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
El instrumento por medio del cual se plasma la licencia, es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último, se obliga al pago de una remuneración, la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca. La normativa comunitaria andina, no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo.
El artículo 117, prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 115 de la Decisión 344.
Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos. Es importante destacar que el contrato de licencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas. Sobre los elementos del contrato de licencia, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La cesión que presupone ‘básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario’, se contrarresta con la licencia para permitir el uso de la marca, en el que intervienen tres elementos: el licenciante (titular de la marca); el licenciatario (al que se le confiere el derecho al uso) y la marca licenciada que debe estar registrada.
La licencia ‘implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de ésta los restantes derechos relativos al signo en cuestión’ (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, ‘Derecho de Marcas’, Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pág. 302. Al licenciatario se le conoce también en la doctrina como “usuario autorizado”.
En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciatario a ciertos derechos, ejerciendo el licenciante ‘el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos’. (Bertone y Cabanellas ob. citada pág. 305).
(…) En forma general, en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciatario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciatario pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca”.
(Interpretación Prejudicial del 8 de mayo de 1998, expedida dentro del proceso 30-IP-97). La Oficina Nacional Competente, analizará la solicitud de registro de la licencia y deberá determinar, en primer lugar, si el contrato no contiene cláusulas restrictivas del comercio o contrarias a la normativa comunitaria andina y, en segundo lugar, si la marca licenciada no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.
Sobre el riesgo de confusión en relación con el contrato de licencia, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Dada la finalidad del contrato de licencia marcaria, consistente en otorgar el derecho de uso de la marca a un tercero, a la Oficina Nacional Competente le corresponde al momento de inscribir un contrato de esta naturaleza, velar porque este cumpla las exigencias de la ley marcaria, entre ellas naturalmente la de que el uso de la marca no genere confusión en el mercado de bienes y servicios, referida en otra parte de esta sentencia”.
(Interpretación Prejudicial del 21 de abril de 1998, dentro del proceso 29-IP-97). En el trámite de cancelación por no uso de una marca licenciada, el titular de la misma deberá probar el uso real y efectivo por parte del licenciatario; pero además de lo expuesto, deberá anexar prueba del registro del contrato de licencia, ya que es la única manera, tal y como se plasmó anteriormente, para que dicho contrato surta efectos frente a terceros, incluida la propia oficina de registro marcario; sólo así la sociedad en general puede tener la certeza de que el uso de la marca se está practicando por un tercero autorizado para ello; esto es de gran importancia, ya que está en juego la transparencia y la lealtad con que se desenvuelve el comercio de bienes y servicios.
No es lógico pensar, que ante el público consumidor el usuario de la marca sea uno y ante la administración otro. E. PREVALENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO. El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, tiene como principio fundamental el de “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”. El cual, está soportado en otros tres principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.
Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, el Tribunal ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, teniendo en cuenta las materias transferidas para la regulación por el legislador comunitario.
En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las normas de Derecho Internacional. No significa esto que la normativa interna sea derogada por la normativa comunitaria andina, sino que para el caso concreto la primera se convierte en inaplicable por el operador jurídico nacional.
Este criterio ha sido reiterado en suficiente jurisprudencia del Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005;
Proceso 43-AI- 2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999;
Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2- IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.
Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. Dicho principio consagra, como un verdadero “sistema jurídico” al Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, es decir, lo presenta como un todo coherente dotado de unidad, soportado en un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, y no de ningún otro ordenamiento jurídico.
El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.
En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales”.
(Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). Lo anterior, sin perjuicio de que los Países Miembros habilitados por la norma comunitaria, regulen determinados aspectos donde no existe regulación comunitaria (principio de complemento indispensable).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de cancelación de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la cancelación por no uso de la marca.
Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
SEGUNDO: Los artículos 108 a 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establecen las características y los presupuestos procesales de la figura de la cancelación por no uso de la marca, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.
TERCERO: La carga de la prueba, en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, acorde con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. Como la norma comunitaria guarda silencio en relación con los medios de prueba pertinentes, se debe acudir con base en el principio de complemento indispensable, a las legislaciones internas de los Países Miembros, para determinar qué medios probatorios son los conducentes.
La normativa comunitaria, de ninguna manera, limita los medios de prueba utilizados y, en consecuencia, sería válido y conducente cualquier clase de prueba para probar el uso, siempre y cuando sean permitidos por la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas y practicadas, de conformidad con el régimen probatorio aplicable.
El titular de la marca deberá presentar y solicitar las pruebas que estime convenientes, dentro de los sesenta días hábiles contados a partir de la notificación de la solicitud de cancelación, según lo dispone el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: La licencia de la marca, se encuentra regulada en el artículo 117 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El instrumento que plasma la licencia es el contrato de licencia, por el cual, el licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra persona, denominada licenciatario; este último, se obliga al pago de una remuneración denominada regalía. El licenciante, conserva la titularidad sobre la marca.
El contrato de licencia, deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional del País Miembro, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Decisión 344. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos. La Oficina Nacional Competente, analizará la solicitud de registro de la licencia y deberá determinar, en primer lugar, si el contrato no contiene cláusulas restrictivas del comercio o contrarias a la normativa comunitaria andina y, en segundo lugar, si la marca licenciada, no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.
En el trámite de cancelación por no uso de una marca licenciada, el titular de la misma deberá probar el uso real y efectivo de dicha marca por parte del licenciatario; pero además, deberá anexar prueba del registro del contrato de licencia respectivo.
QUINTO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior, tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. De conformidad, con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2003-00312, deberá adoptar la presente interpretación y dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA