Año XXVI - Número 1732 Lima, 14 de julio de 2009 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 45-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actor: GALDERMA S.A. Marca: “DERMOTINE” (denominativa). Proceso Interno: N° 2005-00146 Proceso 12-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. Actor: JABONERÍA WILSON S.A. Marca: “EL MACHO”.

Proceso Interno Nº 2645-2008 Proceso 59-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS.

Marca: “EPAX” (denominativa). Expediente Interno N° 2005-0295 Proceso 13-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, a solicitud del Juez Consultante, del artículo 167 de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 108, primer párrafo, 110, 111 y 117 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 179 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2003-00312. Actor: CONSUELO PLAZAS LARTIGAU. Marca: MARCEL FRANCE (denominativa) 11 25 38 Proceso 045-IP-2009 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actor: GALDERMA S.A. Marca: “DERMOTINE” (denominativa). Proceso Interno: N° 2005-00146. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 04 días del mes de mayo del año dos mil nueve. VISTOS: Mediante Oficio Nº 0118, de 27 de enero de 2009, recibido en este Tribunal el 02 de marzo de 2009, el Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Inter- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 14/07/2009 2.52 pretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2005-00146. dió a GUSTAVO ANTONIO ARIAS BECERRA el registro del signo ”DERMOTINE” como marca, por estimar que no eran capaces de inducir a error al público consumidor.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 01 de abril de 2009. GALDERMA S.A. interpuso los recursos de reposición y de apelación, respectivamente. 1.

LAS PARTES. Demandante: Galderma S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: Gustavo Antonio Arias Becerra.

2. DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS RELEVANTES 2.1. Hechos. El 28 de agosto de 2003, GUSTAVO ANTONIO ARIAS BECERRA presentó una solicitud de registro del signo “DERMOTINE” como marca para distinguir presentaciones en crema, ungüento, talco, gel y loción para uso externo en humanos, todos productos comprendidos en la Clase Nº 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 533, de 10 de diciembre de 2003. GALDERMA S.A. presentó oposición con fundamento en su marca “DERMOTIVIN”, registrada para distinguir jabones, champús, preparaciones para limpiar, lociones para el cabello y dentífricos, productos amparados dentro de la misma Clase Nº 03 de la Clasificación Internacional de Niza, según Certificado Nº 218515 vigente hasta el 19 de mayo de 2009.

Mediante la Resolución Nº 11347, dictaminada el 31 de mayo de 2004, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por GALDERMA S.A. y conce- Mediante Resolución Nº 17773 dictaminada el 29 de julio de 2004, el mismo funcionario confirmó en todas sus partes la Resolución Nº 11347.

Por medio de Resolución Nº 24073, de 27 de septiembre de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió sobre el recurso de apelación confirmando en todas sus partes la decisión inicial. 2.2. Fundamentos de la Demanda. La demandante GALDERMA S.A. ha presentado demanda de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio argumentando que el signo solicitado “DERMOTINE” es confundiblemente semejante a la marca registrada “DERMOTIVIN”, debido a que reproduce tres de las cuatro sílabas de la marca previamente registrada, modificando únicamente la sílaba tónica que, adicionalmente, reproduce la consonante “N”.

Afirma que, los signos inducen a error al consumidor final, debido a que éste se verá más impactado por las semejanzas que predominan frente a las diferencias que consisten en modificar las dos consonantes de la sílaba tónica. Finalmente, se invocan como vulnerados los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.3.

Contestación a la Demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que el signo solicitado ”DERMOTINE” es suficientemente distintivo, pues, siendo similar a la marca ”DERMOTIVIN” no es idéntico a ésta. Desde el punto de vista fonético, las sílabas finales -TINE y -TIVIN son distintas y, habida cuenta de que el prefijo DERMO- es inapropiable para productos de la Clase Nº 03 de la Clasificación Internacional de Niza, el signo solicitado tiene los elementos suficientes para registrarse como marca.

GACETA OFICIAL 14/07/2009 3.52 Gustavo Antonio Arias Becerra, como tercero interesado, contestó la demanda afirmando que el prefijo DERMO- es de uso común dentro de la Clase Nº 03 de la Clasificación Internacional de Niza. Agregó que, la expresión final -TINE le otorga suficiente distintividad al signo ”DERMOTINE” frente a la expresión TIVIN en la marca previamente registrada ”DERMOTIVIN”, en tanto que, su escritura y pronunciación son diferentes.

Finalmente, argumentó que si bien se trata de productos pertenecientes a la misma clase, “DERMOTINE” pretende amparar “presentaciones en crema, ungüento, talco, gel, loción para uso externo en humanos”; mientras que “DERMOTIVIN” ampara “jabones, champús, preparaciones para limpiar, lociones para el cabello y dentífricos”; por lo que si bien puede observarse que se trata de productos de la misma Clase Internacional, los signos presentan la distintividad requerida.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (…)”.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no siendo pertinente la interpretación del artículo 135 del mismo cuerpo legal.

El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486. “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha manifestado al respecto que marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representa- 1 TRIBUNAL DE J USTICIA DE LA C OMUNIDAD ANDINA.

“Proceso 07-IP-2009”. Patente de Invención: “Nuevos Pirazolopirimidinas como Inhibidores de Quinasa Dependientes de Ciclinas”. Actor: SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC. GACETA OFICIAL ción gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibi- 14/07/2009 4.52 lidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

2. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. El Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 04 de octubre de 2004).

GACETA OFICIAL Sobre el riesgo de confusión y asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Proceso 70-IP-2008, marca denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Para determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base en jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la semejanza” y “la identidad”, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, de 29 de enero de 2003). 14/07/2009 5.52 La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador o usuario a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En consecuencia, el Tribunal con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica.- se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética.- se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica.- se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. GACETA OFICIAL Reglas para realizar el cotejo marcario.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto. 3. Comparación entre marcas denominativas. En el presente caso, se observa que los signos confrontados “DERMOTINE” y “DERMOTIVIN” son de tipo denominativo.

Al respecto, los pronunciamientos sentados por la jurisprudencia reiterada dentro de este Tribunal han manifestado lo siguiente: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de des- 14/07/2009 6.52 tacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “(…) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”.

“( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores” (Proceso 01IP-2005, marca: “LOREX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005).

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

4. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. Tomando en cuenta que el signo solicitado “DERMOTINE” (denominativo) está compuesto por la partícula “DERMO”, el cual según la Superintendencia de Industria y Comercio se trata de un vocablo de uso común, se hace necesario tratar el tema de las partículas de uso común en la conformación de signos marcarios. Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene GACETA OFICIAL 14/07/2009 7.52 un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

(Proceso 070-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1231 de 16 de agosto de 2005). Al respecto, este Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso 113-IP2007, Marca: “BIFLEX”).

Si bien este Órgano Jurisdiccional se ha pronunciado acerca de las partículas de uso común en marcas farmacéuticas, que era lo más frecuente, ante la proliferación de marcas que contienen términos de uso común, es necesario referirse al tema, partículas de uso común en marcas no farmacéuticas. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas partículas son marcariamente débiles. Nuevamente al respecto, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha señalado lo siguiente: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con 5.

MARCAS EVOCATIVAS. En el presente caso, los signos confrontados “DERMOTINE” y “DERMOTIVIN” comparten la partícula de uso común “DERMO” 2, por lo que este Tribunal considera pertinente tocar el tema de las marcas evocativas. Al respecto cabe señalar que, este Tribunal considera como signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, el consumidor deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquélla.

Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional al examinar la solicitud de registro, en cada caso establecer, si ella se refiere a uno o a otro tipo. 2 Dermo: 1. elem. compos.

Significa ‘piel’. Dermofarmacia. Paquidermo. Como prefijo adopta a veces las formas derm-, dermat-, dermato-. Dermitis. Dermatitis. Dermatología. Como sufijo, adopta también la forma -dermia. Taxidermia. Ver enlace web: www.rae.es GACETA OFICIAL En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio.”

6. CONEXIÓN COMPETITIVA En el presente caso, el signo solicitado “DERMOTINE” pretende amparar “presentaciones en crema, ungüento, talco, gel, loción para uso externo en humanos”; mientras que “DERMOTIVIN” ampara “jabones, champús, preparaciones para limpiar, lociones para el cabello y dentífricos” en la misma Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

Así, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, 14/07/2009 8.52 como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el GACETA OFICIAL 14/07/2009 9.52 otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. jen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).” 3 Al referirse los signos en cuestión a la misma Clase 03, pero que distinguirían diferentes productos, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva entre productos diferentes de la misma clase.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, TERCERO: Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de los signos en conflicto.

CONCLUYE: La similitud generada entre los signos puede ser ortográfica, fonética o ideológica, la primera surge de la semejanza de las letras en los signos comparados, donde la sucesión de vocales, la extensión de la palabra o palabras, la cantidad de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión, además existe semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

Es fonética, cuando los signos al ser pronunciados generan un sonido idéntico o similar. La similitud ideológica se presenta cuando los signos que se comparan expresan la misma idea o un concepto muy semejante.

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se aseme- 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004.

CUARTO: Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos GACETA OFICIAL que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas partículas son marcariamente débiles.

QUINTO

SEXTO: Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Así pues, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, si bien ambos signos pretenden proteger productos dentro de la misma Clase 03 de la Clasificación Internacional, se trata de productos diferentes, por lo que el Juez Consultante deberá analizar si existe en efecto o no un caso de conexión competitiva. 14/07/2009 10.52 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 14/07/2009 11.52 PROCESO 012-IP-2009 Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. Actor: JABONERÍA WILSON S.A. Marca: “EL MACHO”.

Proceso Interno Nº 2645-2008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 07 días del mes de mayo del año dos mil nueve. VISTOS: Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante el auto dictado el 19 de marzo de 2009. 2.1.

Expediente Nº 141767-2002: El 03 de enero de 2002, PERFUMERÍA INDUSTRIAL del PERÚ E.I.R.L. solicitó el registro del signo “7 Machos y figura” (mixto) para distinguir: jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, sahumerios, aguas perfumadas, productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza. Demandante: JABONERÍA WILSON S.A. El 08 de marzo de 2002, JABONERÍA WILSON S.A. formuló oposición fundamentando que, en el Ecuador es titular de las marcas “EL MACHO” (mixtas) inscritas con Certificados Nos: 375-00-DNPI y 402-00 DNPI, vigentes hasta el 16 de febrero de 2010, para distinguir productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, de la República del Perú. El 18 de febrero de 2003, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emite la Resolución Nº 001735-2003/OSD-INDECOPI por medio de la cual declara improcedente la oposición formulada y otorgó el registro solicitado.

Tercero interesado: PERFUMERÍA INDUSTRIAL DEL PERÚ E.I.R.L. El 17 de marzo de 2003, JABONERÍA WILSON S.A. interpuso recurso de apelación. 1. Las partes. 2. Determinación de los hechos relevantes En el presente caso, se solicita como pretensión principal la invalidez de las dos (02) resoluciones administrativas del Tribunal del INDECOPI dictadas en los expedientes: Nº 1417672002 y Nº 144675-2002.

En tal sentido, el 26 de abril de 2007, la Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Nº 013, ordena acumular el Expediente Nº 1136-05 en el Expediente Nº 474-04 en el estado en que se encuentran. El 04 de junio de 2003, la Sala de Propiedad Intelectual emitió la Resolución Nº 0528-2003/ TPI-INDECOPI declarando nula la Resolución Nº 001735-2003/OSD-INDECOPI y, en consecuencia, devolvieron lo actuado a la OSD, a fin de que se emita un nuevo pronunciamiento, tomando en cuenta el Expediente Nº 157571-2002, correspondiente a la marca “EL MACHO MÁS SUAVE QUE NUNCA”, solicitado por JABONERÍA WILSON S.A. para acreditar su interés real en el mercado peruano. El 30 de septiembre de 2003, la Oficina de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 114502003-OSD-INDECOPI resuelve declarar infun- GACETA OFICIAL dada la oposición formulada por JABONERÍA WILSON S.A. y, en consecuencia, registrar el signo “7 Machos y figura” (mixto) a favor de PERFUMERÍA INDUSTRIAL del PERÚ E.I.R.L. El 17 de octubre de 2003, JABONERÍA WILSON S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que siendo titular de las marcas “EL MACHO” pretendió incursionar en el mercado peruano con dichas marcas encontrándose con que PERFUMERÍA INDUSTRIAL del PERÚ E.I.R.L. había solicitado el registro de un signo evidentemente confundible con sus marcas anteriormente registradas.

En aras de la protección de sus derechos adquiridos en el Ecuador y del prestigio obtenido por dichos signos, solicitó el registro de la marca “EL MACHO MAS SUAVE QUE NUNCA y logotipo”. El 20 de enero de 2004, el Tribunal del INDECOPI mediante Resolución Nº 0031-2004/TPI-INDECOPI resuelve confirmar la Resolución Nº 114502003/OSD-INDECOPI y, en consecuencia, otorgar el registro de la marca de producto “7 Machos y figura” (mixta) a favor de PERFUMERÍA INDUSTRIAL del PERÚ E.I.R.L. para distinguir: jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, sahumerios, aguas perfumadas, productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

Posteriormente, JABONERÍA WILSON S.A. interpone demanda de IMPUGANACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA en contra del INDECOPI; Procurador de la República y PERFUMERÍA INDUSTRIAL del PERÚ E.I.R.L. El 26 de abril de 2007, la Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Nº 013, ordena acumular los procesos bajo el Expediente Nº 474-04 en el estado que se encuentran.

El 25 de mayo de 2007, la Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Nº 016, declara infundada la demanda interpuesta por JABONERÍA WILSON S.A. El 09 de julio de 2007, JABONERÍA WILSON S.A. interpone recurso de apelación, resuelto mediante Sentencia AP. NRO. 4187-2007, mediante la cual se confirma la Resolución Nº 016 y se declara infundada la demanda de apelación interpuesta. 14/07/2009 12.52 El 29 de agosto de 2008, JABONERÍA WILSON S.A. interpone recurso de casación, concedido mediante auto AP. 4187-2007.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú, califica el recurso de casación planteado, y lo declara procedente, suspende la programación de la fecha para la vista de la causa hasta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la interpretación prejudicial correspondiente. 2.2.

Expediente Nº 144675-2002: El 11 de febrero de 2002, JABONERÍA WILSON S.A. (Ecuador) solicitó el registro del signo “EL MACHO” (denominativo), para distinguir productos de limpieza a base de detergentes en barra, polvo, pasta o líquido, para uso doméstico y/o industrial preparaciones para pulir, desengrasar y raspar protegidos dentro de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 07 de mayo de 2002, PERFUMERÍA INDUSTRIAL del PERÚ E.I.R.L. formuló oposición a la solicitud del registro, manifestando que: es titular de la marca “7 MACHOS y etiqueta” que distingue productos de tocador y colonias de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, señaló haber solicitado bajo el Expediente Nº 141767-2002, el registro del signo “7 MACHOS y empaque” para distinguir jabones perfumes, aceites esenciales, cosméticos, sahumerios y aguas perfumadas comprendidas dentro de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 14 de junio de 2002, JABONERÍA WILSON S.A. absolvió el traslado de la oposición manifestando que: formuló oposición andina al registro de la marca “7 MACHOS y empaque” debido a que reproduce el elemento predominante de sus marcas registradas en el Ecuador, al compartir la palabra MACHOS. El 25 de febrero de 2003, JABONERÍA WILSON S.A. mediante escrito señaló que: los productos distinguidos por los signos en cuestión son de distinta naturaleza, puesto que mientras con el signo solicitado se pretende distinguir artículos destinados a la limpieza del hogar, la marca sustento de la oposición distingue artículos destinados al cuidado de la piel y el embellecimiento.

Por tal razón, dichos productos no son complementarios ni sustitutos y son comercializa- GACETA OFICIAL dos generalmente en establecimientos comerciales diferentes. El 21 de mayo de 2003, mediante Resolución Nº 5636-20032-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado “EL MACHO”.

El 12 de junio de 2003, JABONERÍA WILSON S.A. interpuso recurso de apelación, reiterando sus argumentos, y solicitando la suspensión del presente procedimiento por considerar que éste se encuentra vinculado al Expediente Nº 141767-2002 sobre el registro de la marca “7 MACHOS y empaque” solicitado por PERFUMERÍA INDUSTRIAL del PERÚ E.I.R.L. El 04 de julio 2003, JABONERÍA WILSON S.A. reiteró la solicitud de suspensión del presente procedimiento.

El 09 de julio de 2003, PERFUMERÍA INDUSTRIAL del PERÚ E.I.R.L. absolvió el traslado de la apelación, manifestando que: la discusión del presente caso difiere del derecho de prioridad que se discute en el Expediente Nº 1417672002, por tal motivo considera que dichos casos se pueden resolver de manera autónoma. Además, aclara que resulta improcedente la suspensión del procedimiento solicitada por JABONERÍA WILSON S.A. puesto que no se lo puede efectuar vía recurso de apelación. El 19 de agosto de 2003, la Sala de Propiedad Industrial del INDECOPI, mediante Resolución Nº 831-2003/TPI-INDECOPI decidió suspender la tramitación del presente expediente hasta que se resuelva el Expediente Nº 141767-2002 correspondiente al registro de la marca “7 MACHOS y empaque” ya que considera que el otorgamiento o denegación del registro de dicho signo solicitado puede afectar la resolución de la solicitud de registro del signo “EL MACHO”.

El 05 de febrero de 2004, el Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución Nº 0069-2004/TPIINDECOPI, resolvió confirmar la Resolución Nº 5636-2003/OSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegar el registro del signo “EL MACHO” solicitado por JABONERÍA WILSON S.A. (Ecuador) para distinguir productos de limpieza a base de detergentes en barra, polvo, pasta o líquido, para uso doméstico, y/o industrial, preparaciones para pulir desengrasar y raspar de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza. 14/07/2009 13.52 El 24 de abril de 2004, JABONERÍA WILSON S.A. interpone demanda de IMPUGANACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA en contra del INDECOPI;

Procurador de la República y PERFUMERÍA INDUSTRIAL del PERÚ E.I.R.L. El 26 de abril de 2007, la Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Nº 013, ordena acumular los procesos bajo el Expediente Nº 474-04 en el estado que se encuentran. El 25 de mayo de 2007, la Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Nº 016, declara infundada la demanda interpuesta por JABONERÍA WILSON S.A. El 09 de julio de 2007, JABONERÍA WILSON S.A. interpone recurso de apelación, resuelto mediante Sentencia AP.

NRO. 4187-2007, mediante la cual se confirma la Resolución Nº 016 y se declara infundada la demanda de apelación interpuesta. El 29 de agosto de 2008, JABONERÍA WILSON S.A. interpone recurso de casación, concedido mediante auto AP. 4187-2007. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú, califica el recurso de casación planteado, y lo declara procedente, suspende la programación de la fecha para la vista de la causa hasta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la interpretación prejudicial correspondiente. 2.3.

Fundamentos de la Demanda. La demandante JABONERÍA WILSON S.A. impugna la Resolución Nº 0031-2004-TPI-INDECOPI, de 20 de enero de 2004 y la Resolución Nº 0069-2004/ TPI-INDECOPI, de 05 de febrero de 2004, dictadas por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, fundamentando su demanda en los siguientes términos: • JABONERÍA WILSON S.A. es titular en el Ecuador de las marcas constituidas por la denominación “EL MACHO” para distinguir productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

GACETA OFICIAL • Que en el procedimiento seguido bajo el Expediente Nº 141767-2002, la Autoridad Administrativa ha señalado que existe un legítimo interés de parte de JABONERÍA WILSON S.A. en base a su marca “EL MACHO más suave que nunca y logotipo” tramitada bajo Expediente Nº 157571 ante el INDECOPI, respecto del cual el signo “EL MACHO” -solicitado bajo el Expediente Nº 144675-2002- sí constituye una variación. • Solicita que se declare de oficio, la acumulación de los expedientes Nos: 141767-2002 y 157571 que se tramitan ante la misma Sala. • A pesar de encontrarse suficientemente acreditado el interés real de JABONERÍA WILSON S.A. para incursionar en el mercado peruano, la Autoridad Administrativa pretendió omitir este hecho y otorgar el registro de la marca “7 MACHOS y empaque” a favor de PERFUMERÍA INDUSTRIAL PERÚ E.I.R.L., lo que trajo como consecuencia la denegatoria del registro de la marca “EL MACHO” solicitada por JABONERÍA WILSON S.A. • La Autoridad Administrativa no ha tomado en consideración que al ser JABONERÍA WILSON S.A. titular legítima de la marca “EL MACHO” en Ecuador, con anterioridad a la solicitud de la marca “7 MACHOS y empaque”, le asiste un mejor derecho con respecto a ella.

El signo solicitado para registro se encuentra anteriormente registrado en el Ecuador, por lo que goza de preferencia para su registro en el Perú. • Existe una falta de vinculación entre los productos que distingue la marca “7 MACHOS y empaque” (jabones de tocador y colonias de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza) y el signo solicitado “EL MACHO” (productos de limpieza a base de detergentes en barra, polvo, pasta o líquido, para uso doméstico y/o industrial preparaciones para pulir, desengrasar y raspar protegidos dentro de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza). • El signo solicitado “EL MACHO” cumple con los requisitos de ley para acceder al registro. • Solicita se conceda el registro de la marca “EL MACHO” a favor de JABONERÍA WILSON S.A. y que se deniegue el registro de la marca “7 MACHOS y empaque” solicitada por PERFUMERÍA INDUSTRIAL PERÚ E.I.R.L. 14/07/2009 14.52 2.4.

Contestación a la Demanda. EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI contesta la demanda interpuesta en los siguientes términos. • Niega y contradice la demanda en todos sus puntos, por considerar que carece de fundamentos que hagan atendible el petitorio en ella contenido. • El presente proceso es uno de revisión de acto o resolución administrativa seguido al amparo de las normas establecidas por Ley Nº 27584, el mismo que tiene por finalidad que el órgano judicial se pronuncie en torno a la validez de los pronunciamientos dictados por las entidades de la Administración Pública. • Para que proceda la oposición andina es necesario que la marca que se solicita a registro en el País Miembro sea exactamente igual a aquella que se encuentra registrada en otro País Miembro. • Solicita se declare infundada la demanda.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. Que, basándose en el oficio remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú, procede la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, de oficio, se interpretarán los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: GACETA OFICIAL DECISION 500: Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 14/07/2009 15.52 c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números;

“(…) Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

(…)”. DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. a) las palabras o combinación de palabras;

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposi- Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: GACETA OFICIAL ciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. Debido a las particularidades del presente caso resulta necesario aclarar que la Interpretación Prejudicial constituye un instrumento mediante el cual se busca lograr la uniforme aplicación del derecho comunitario por todos los Países Miembros de la Comunidad Andina a través de este órgano comunitario: “La facultad de interpretar las normas comunitarias es una competencia de este Tribunal, por imperio del artículo 28 del Tratado de Creación del mismo, suscrito el 28 de mayo de 1979 por los cinco Países Miembros del Acuerdo y vigente desde la última ratificación” (19 de mayo de 1981). 14/07/2009 16.52 “Por mandato de dicho Tratado, los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, debe pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma conforme lo dispone el artículo 29 de dicho Tratado (…) Queda en consecuencia claro, que la interpretación no es ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá por otra parte, adoptar dicha interpretación (…) En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de las normas aplicables convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Proceso 10IP-94, G.O. 177 de abril 20 de 1995 y ratificado en Proceso 01-IP-96 y Proceso 07-IP2009).

La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia pues, en este caso el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el procedimiento, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. La consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina.

“De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo” (Proceso 03-IP-93).

En la primera instancia judicial, la Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo estaba habilitada para solicitar una interpretación prejudicial de carácter facultativo; sin embargo, cuando la demandante JABONERÍA WILSON S.A. interpuso recurso de apelación ante la segunda instancia, es decir, ante la Sala Civil Permanen- GACETA OFICIAL te de la Corte Suprema de la República del Perú, ésta se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ya que el recurso de casación es un recurso extraordinario y no una instancia adicional.

2. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha manifestado al respecto que marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

“Proceso 07-IP-2009”. Patente de Invención: “Nuevos Pirazolopirimidinas como Inhibidores de Quinasa Dependientes de Ciclinas”. Actor: SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC. 14/07/2009 17.52 implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3. LA IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/ O RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. El artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por GACETA OFICIAL un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión o asociación con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del mismo y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. 14/07/2009 18.52 Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha manifestado lo siguiente: “( ) es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

( ) se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.” 2 Como ya se señaló, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, además del análisis de prohibiciones del registro, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. La similitud entre dos marcas puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden. 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 26 de enero del 2005. Proceso Nº 161IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005. GACETA OFICIAL 14/07/2009 19.52 Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevar a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

Reglas para realizar el cotejo marcario En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 3 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

“Proceso 07-IP-2009”. Patente de Invención: “Nuevos Pirazolopirimidinas como Inhibidores de Quinasa Dependientes de Ciclinas”. Actor: SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 4

4. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS, DENOMINATIVAS COMPUESTAS Y MIXTAS. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Proceso 46-IP-2000”, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

GACETA OFICIAL letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 5 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia ha indicado que: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 6 5 6 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 14/07/2009 20.52 Comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores” 7.

En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

5. CONEXIÓN COMPETITIVA DENTRO DE LA MISMA CLASE 03. Por un lado, el signo “7 MACHOS y empaque” pretende distinguir “jabones de tocador y colonias” de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza. Por otro lado, el signo “EL MACHO” pretende distinguir “productos de limpieza a base de detergentes en barra, polvo, pasta o líquido, para uso doméstico y/o industrial preparaciones para pulir, desengrasar y raspar” protegidos dentro de la misma Clase 03, por lo que se hace necesario tratar el tema de la conexión competitiva entre productos diferentes de la misma Clase 03.

Al respecto, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis: 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Proceso 046-IP-2008”. Marca: Pan American Assistance (mixta). GACETA OFICIAL 14/07/2009 21.52 a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. litud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa simi- f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).” 8 Al referirse los signos en cuestión a la misma Clase 03, pero que distinguirían diferentes productos, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva entre productos diferentes de la misma clase.

6. DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO EN CASO DE OPOSICIÓN ANDINA. Al respecto, cabe señalar que la Decisión 486 disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer oposición fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta (30) días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten sus 8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso Nº 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). GACETA OFICIAL alegatos. En el caso de existir oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta (30) días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como, de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas, de acuerdo al artículo 148 de la mencionada Decisión. En la Decisión 486 se distinguen dos situaciones para las oposiciones que son: 1.

De acuerdo al artículo 146, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar oposición. En este caso, el Tribunal ha considerado que estarán provistas de interés legítimo para presentar oposición, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto marcario. 2.

De acuerdo al artículo 147, también tendrá legítimo interés para presentar oposiciones en cualquiera de los Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En este último caso para que prospere esta oposición es necesario que el opositor demuestre su interés real y efectivo en el mercado del País Miembro donde está interponiendo la oposición. La forma de demostrar este interés es solicitando el registro de la marca –fundamento de la oposición andina- al momento de interponer la oposición. 2.1.

Si la oposición, se basa en una marca ya registrada en cualquiera de los Países Miembros, la oficina nacional competente podrá denegar el registro del signo solicitado. Esta facultad, constituye una discrecionalidad reglada de la oficina nacional competente, quien después de hacer el examen de registrabilidad entre el signo solicitado a registro y la marca registrada con fundamento en la cual se presentaron las oposiciones, y, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación concederá o negará el registro solicitado. 14/07/2009 22.52 2.2.

En el caso de que la oposición se base en una solicitud de registro, previamente solicitada en cualquiera de los Países Miembros, lo que conlleva la obligación de solicitar el registro en el País en el que presenta la oposición, se suspenderá el registro del signo solicitado con posterioridad por la otra parte hasta que se resuelva el registro del signo opositor.

Igual que en el caso anterior, es una facultad discrecional reglada de la oficina nacional competente, conceder o negar el registro de los signos, basándose en un examen de registrabilidad. El Tribunal considera que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”. (Proceso 153-IP-2004, marca: HERBAMIEL mixta, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 07 de marzo del 2005).

7. LA MARCA DERIVADA. Es importante señalar que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que consagra el Régimen de Propiedad Industrial, no trata el tema relativo a las marcas derivadas y defensivas, sin embargo, este Tribunal considera ilustrativo para la mejor resolución de la controversia sometida a la decisión del Juez Nacional Consultante, referirse a opiniones establecidas dentro de la jurisprudencia sentada por este organismo, las mismas que abordan características y particularidades de esta clasificación de marcas.

Con relación a las marcas conocidas como derivadas se ha manifestado que: “A la marca inicialmente adoptada pueden establecerse nuevas versiones en las que manteniéndose un mismo elemento distintivo principal se alteren los demás elementos complementarios. En este GACETA OFICIAL caso, de una marca principal se originarán otras marcas derivadas 9”.

Se ha expresado adicionalmente a este respecto, que son: “Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión 10”.

8. DE LA REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD. En el presente caso, la demandante JABONERÍA WILSON S.A. señala que la Autoridad Administrativa no ha tomado en consideración que al ser titular legítima de la marca “EL MACHO” en Ecuador, con anterioridad a la solicitud de la marca “7 MACHOS y empaque”, le asiste un mejor derecho con respecto a ella.

Agrega que, “El signo solicitado para registro se encuentra anteriormente registrado en el Ecuador, por lo que goza de preferencia para su registro en el Perú”. Al respecto cabe señalar que el artículo 9 de la Decisión 486 señala lo siguiente: “La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia.

El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. 9 10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Proceso 103-IP-2004”. Marca: “S-Uristix”. Íbidem. 14/07/2009 23.52 El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo.

En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas. Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y, b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas” (lo subrayado es nuestro).

Así, el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial dispone el Derecho de prioridad en el caso de patentes (y modelos prácticos, si los hay), marcas y diseños industriales. Este derecho significa que, sobre la base de una primera solicitud regular presentada en alguno de los estados contratantes, el solicitante podrá pedir protección en cualquiera de los otros estados contratantes, dentro de un determinado plazo; entonces, esas últimas solicitudes serán consideradas como si hubieran sido presentadas el mismo día que la primera solicitud.

En consecuencia, la demandante JABONERÍA WILSON S.A. gozaría del derecho de prioridad sólo si hubiera presentado en el Perú, la solicitud de marca válidamente presentada en el Ecuador. Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro del plazo improrrogable contado desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: seis meses para los registros de marcas siendo que, dicha última solicitud presentada en el Perú sería considerada como si hubiera sido presentada el mismo día que la primera solicitud ecuatoriana.

GACETA OFICIAL Por lo tanto, el Juez Consultante deberá verificar si la demandante JABONERÍA WILSON S.A. reivindicó la prioridad de la solicitud previa ecuatoriana en el Perú. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. La consulta de interpretación prejudicial es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia que deban conocer sobre la aplicación de algunas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina y, deberán suspender el procedimiento mientras el Tribunal Comunitario precise el contenido y alcance de las normas interpretadas.

Por lo tanto, en el presente caso la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 3. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 14/07/2009 24.52 4.

Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa compuesta y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 5.

Al referirse los signos en cuestión a la misma clase, pero que distinguirían diferentes productos, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva. Es necesario tener en cuenta los criterios relacionados a la conexión competitiva entre los productos con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. 6.

En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real y efectivo en el mercado del País Miembro donde está interponiendo la oposición. La forma de demostrar este interés es solicitando el registro de la marca –fundamento de la oposición andina- al momento de interponer la oposición. 7. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose GACETA OFICIAL 14/07/2009 25.52 que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión. 8.

La demandante JABONERÍA WILSON S.A. gozaría del derecho de prioridad sólo si hubiera presentado en el Perú, la solicitud de marca válidamente presentada en el Ecuador. Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro del plazo improrrogable contado desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: seis meses para los registros de marcas siendo que, dicha última solicitud presentada en el Perú sería considerada como si hubiera sido presentada el mismo día que la primera solicitud ecuatoriana.

Por lo tanto, el Juez Consultante deberá verificar si la demandante JABONERÍA WILSON S.A. reivindicó la prioridad de la solicitud previa ecuatoriana en el Perú. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo en el Proceso Interno Nº 2645-2008, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Asimismo, deberá dar cumplimien- to a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 59-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS. Marca: “EPAX” (denominativa). Expediente Interno N° 2005-0295. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil nueve. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de cuatro de mayo de 2009. GACETA OFICIAL 14/07/2009 26.52 1.

ANTECEDENTES a) Los hechos 1.1. Las partes Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: La parte demandante es: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. - PROCAPS. La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Los terceros interesados son: MERCK KgaA. LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. 1.

El 20 de septiembre de 2002, la sociedad PROCAPS S.A. solicitó el registro del signo nominativo “EPAX” para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 533, de 15 de noviembre de 2002. 1.2. Actos demandados PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. – PROCAPS solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - No. 16765 de 26 de julio de 2004, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual declaró fundadas las oposiciones formuladas por las sociedades Merck KgaA y Laboratorios Bussie S.A., declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Novartis AG.; y, en consecuencia, negar el registro de la marca nominativa EPAX solicitada por la sociedad Procaps S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - No. 23959 de 27 de septiembre de 2004, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad Procaps S.A., y se confirmó la resolución anterior. - No. 11933 de 25 de mayo de 2005, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto y se confirmó la Resolución No. 16765. 3.

Contra la mencionada solicitud, la sociedad Merck KgaA formuló oposición con base en la marca “EMPAX”, para distinguir productos de la clase 5. La sociedad Novartis AG formuló oposición con base en la marca “EPAXIM”, para distinguir productos de la clase 5. Laboratorios Bussié S.A. formuló oposición con base en la marca “TEPAX”, para distinguir productos de la clase 5. 4.

El 26 de julio de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 16765, mediante la cual declaró fundadas las oposiciones formuladas por las sociedades Merck KgaA y Laboratorios Bussié S.A., declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Novartis AG.; y, en consecuencia, negar el registro de la marca nominativa EPAX solicitada por la sociedad Procaps S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.

La sociedad PROCAPS S.A. interpuso y sustentó los recursos de reposición y en subsidio de apelación. 1.3. Hechos relevantes 6. El 27 de septiembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 23959, por la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución impugnada.

Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 7. El 25 de mayo de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 11933, por la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 16765.

GACETA OFICIAL b) Fundamentos de la Demanda La sociedad PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. – PROCAPS solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “La Superintendencia de Industria y Comercio, consideramos no ha debido negar el registro de la marca solicitada por PROCAPS S.A. (EPAX) dado que este signo es claramente diferente del expuesto por las opositoras (EMPAX y TEPAX), esto tal y como quedó demostrado en el expediente donde se realizaron las comparaciones respecto de las estructuras gramaticales de cada uno de los tres vocablos”. - “(…) a nombre de PROCAPS S.A. está registrada desde cercanías del año 1987 la marca ‘EPA’ para productos de la clase 5 internacional, y que su llana y simple intención al momento de pretender registrar la marca ‘EPAX’ es únicamente la de otorgarle mayor fuerza comercial, lo que se traduce en que ‘EPAX’ es una derivación de ‘EPA’, dado que su unívoca modificación consiste en insertar la letra ‘X’ equis”. - “(…) si la Superintendencia estima univocidad gramatical, fonética y conceptual entre los vocablos ‘EPAX’, ‘TEPAX’ y ‘EMPAX’ no ha debido permitir que se hallan (sic) registrado ninguno de estos como marcas, pero claro está que los dos últimos coexisten pacíficamente en el mercado”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) se tiene que el signo ‘EPAX’ contrariamente a lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de la marca ‘EPAX’ (solicitada) frente a ‘EMPAX’ y ‘TEPAX’ registradas con anterioridad, resulta indudable que presentan similitudes gráficas y auditivas, lo que claramente no le otorga a la marca solicitada la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”. - “De una parte se tiene que los signos enfrentados ‘EPAX’ ‘EMPAX’ y ‘TEPAX’ cotejados, 14/07/2009 27.52 además de las semejanzas visuales, auditivas, tienen una similar composición ortográfica y fonética al contar con el mismo número de sílabas, guardando una misma secuencia tanto en sus vocales (E-A) como en sus consonantes (P-X), sin que el hecho de suprimir la metra M o la letra T, no le otorgan distintividad a ‘EPAX’ cuyo registro se solicita”. - “La coexistencia de las marcas en debate generaría confundibilidad entre los consumidores y los conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas, en razón a que marca (sic) solicitada ‘EPAX’ comprende los mismos productos de la clase 5 que amparan las marcas registradas ‘EPAX’ y ‘EMPAX’ y ‘TEPAX’”. - “(…) en cuanto a la referencia que hace la parte demandante de otras actuaciones administrativas cabe señalar que cada caso es independiente en el cual se analizan circunstancias especiales, lo que no compromete ni obliga a la oficina nacional competente a determinado pronunciamiento y verse el poder discrecional de la administración”. d) Terceros interesados Los terceros interesados: MERCK KgaA. y LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. no contestaron la demanda.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 4 de mayo de 2009. GACETA OFICIAL

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo denominativo “EPAX” fue presentada el 20 de septiembre de 2002, en vigencia de la normativa mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera que no es pertinente interpretar el artículo 154 solicitado por la consultante por no ser pertinente al presente caso. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de 14/07/2009 28.52 la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

( ) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de signos: comparación entre signos denominativos; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Riesgo de Confusión directa e indirecta y/o de asociación; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Marcas farmacéuticas;

Partículas de uso común; La marca débil; - Familia de marcas; La marca derivada; - Autonomía de las Oficinas Nacionales Competentes para tomar sus decisiones.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envoltu- GACETA OFICIAL ras, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.2. CLASES DE MARCAS: Marcas Denominativas La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. 14/07/2009 29.52 En este contexto, tomando en cuenta que los signos en controversia son denominativos: “EPAX”, “EMPAX” y “TEPAX”, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal.

Como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” GACETA OFICIAL “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 1 El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Finalmente, al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, 14/07/2009 30.52 el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. 2 1 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la 14/07/2009 31.52 existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 4 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 5 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 6

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: 4 5 6 3 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 14/07/2009 32.52 Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 7 La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 8 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

3.6. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL Las Marcas Farmacéuticas Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un Tomando en cuenta que PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. - PROCAPS presentó la solicitud de registro como marca del signo “EPAX” para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y que (i) la sociedad Merck KgaA formuló oposición con base en la marca “EMPAX”, para distinguir productos de la clase 5, (ii) la sociedad Novartis AG formuló oposición con base en la marca “EPAXIM”, para distinguir productos de la clase 5, (iii) Laboratorios Bussié S.A. formuló oposición con base en la marca “TEPAX”, para distinguir productos de la clase 5; el Tribunal estima adecuado referirse al tema: “Marcas Farmacéuticas”.

La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener 8 7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. 9 Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. 10 El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. 11 Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor gra- 9 10 11 Proceso 30-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000. Caso: “AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000.

Caso: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Págs. 265 y 266. 14/07/2009 33.52 do de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. 12 Cabe agregar; sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. 13 Partículas de uso común Tomando en cuenta que los signos en confrontación podrían incluir partículas de uso común en la conformación de los mismos, el Tribunal estima adecuado referirse al tema Partículas de Uso Común en Marcas Farmacéuticas.

Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de partículas de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el 12 13 Proceso 50-IP-2001. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001. Caso: “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 78-IP-2003. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año. Caso: “HEMAVET”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

La marca débil Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ). 14 Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique 14 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, Págs. 78 y 79. 14/07/2009 34.52 en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. 15

3.7. FAMILIAS DE MARCAS. LA MARCA DERIVADA Tomando en cuenta que en el proceso interno que dio lugar a la presente interpretación prejudicial, la sociedad PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. – PROCAPS afirma que “(…) a nombre de PROCAPS S.A. está registrada desde cercanías del año 1987 la marca ‘EPA’ para productos de la clase 5 internacional, y que su llana y simple intención al momento de pretender registrar la marca ‘EPAX’ es únicamente la de otorgarle mayor fuerza comercial, lo que se traduce en que ‘EPAX’ es una derivación de ‘EPA’, dado que su unívoca modificación consiste en insertar la letra ‘X’ equis”; es preciso referirse al tema Familia de Marcas y Marca Derivada.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. En el contexto que antecede, cabe hacer mención de la figura de la marca derivada, la cual forma parte de la familia de marcas, en torno a la cual este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “en general, resulta admi- 15 OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXIS NEXIS Abeledo-Perrot.

Buenos Aires. 2002. Págs. 191 y 192. GACETA OFICIAL sible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”. 16

3.8. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES Tomando en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio alegó que “(…) en cuanto a la referencia que hace la parte demandante de otras actuaciones administrativas cabe señalar que cada caso es independiente en el cual se analizan circunstancias especiales, lo que no compromete ni obliga a la oficina nacional competente a determinado pronunciamiento y verse el poder discrecional de la administración”; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la 16 Proceso N° 84-IP-2000, sentencia del 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso: “KRYSTAL”.

Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes números 91-IP-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003, publicadas en la G.O.A.C. N° 912, del 25 de marzo del mismo año, casos “ALPIN” y “ALPINETTE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 14/07/2009 35.52 autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones en relación a anteriores decisiones proferidas.

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008. “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse GACETA OFICIAL solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Con ello no se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformi- 14/07/2009 36.52 dad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Al comparar marcas denominativas debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. 3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.

El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 5. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener GACETA OFICIAL consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. 6.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común que, por lo general, figura al inicio de la denominación y que será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquélla, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada. 14/07/2009 37.52 7.

El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20050295, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 14/07/2009 38.52 PROCESO 13-IP-2009 Interpretación prejudicial, a solicitud del Juez Consultante, del artículo 167 de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 108, primer párrafo, 110, 111 y 117 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 179 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2003-00312. Actor: CONSUELO PLAZAS LARTIGAU. Marca: MARCEL FRANCE (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. a. La marca denominativa MARCEL FRANCE, se encontraba registrada en la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia a nombre de la señora CONSUELO PLAZAS LARTIGAU, bajo el certificado No. 133783 y para amparar servicios de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 13 de marzo de 2009, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. b. La señora MARÍA IVONNE HERNÁNDEZ, mediante escrito presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 10 de agosto de 2000, solicitó la cancelación del registro por no uso de la marca denominativa MARCEL FRANCE. c. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante oficio No. 4802 de 7 de septiembre de 2001, comunicó al apoderado de la señora CONSUELO PLAZAS LARTIGAU la solicitud de cancelación, y concedió un término de 60 días de conformidad con el artículo 170 de la Decisión 486.

Demandante: CONSUELO PLAZAS LARTIGAU Demandado: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: MARÍA IVONNE HERNÁNDEZ VARGAS. III. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: d. Estando dentro del término otorgado, la señora CONSUELO PLAZAS LARTIGAU, presentó el 15 de junio de 2001 escrito de alegatos, mediante el cual solicita que se practiquen pruebas (oficios y una inspección ocular). e. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 7665 de 8 de marzo de 2002, resolvió negar la cancelación del registro por no uso de la marca denominativa MARCEL FRANCE. f. La señora MARÍA IVONNE HERNÁNDEZ, interpuso los recursos de reposición y apelación en contra del anterior acto administrativo.

GACETA OFICIAL g. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 42072 de 24 de diciembre de 2002, resolvió el recurso de reposición en el sentido de revocar la Resolución impugnada y ordenar la cancelación del registro por no uso de la marca denominativa MARCEL FRANCE. h. La señora CONSUELO PLAZAS LARTIGAU, interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. i. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 06649 de 14 de marzo de 2003, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado. j. La señora CONSUELO PLAZAS LARTIGAU, impetró ante la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los dos últimos actos administrativos. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La demandante soporta la demanda en los siguientes argumentos: a. Aduce, que el uso de la marca MARCEL FRANCE se realizó por intermedio de las sociedades COSMETIC FRANCE LTDA y PROFRANCE EU. Con la primera se suscribió un contrato de licencia, y a la secunda se le otorgó una autorización. De lo anterior, obra prueba en el expediente. b. Afirma, que las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio vulneraron los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El artículo 167, establece que el uso de la marca se puede probar con diversos medios probatorios y, por lo tanto, se pueden solicitar testimonios o peritajes para el efecto. c. Argumenta, que los productos que ampara la marca MARCEL FRANCE, durante los tres años anteriores a la solicitud, estuvieron presentes en el mercado en condiciones de dis- 14/07/2009 39.52 ponibilidad, cantidad y mercadeo requeridas por la normativa comunitaria.

Para demostrar lo anterior, se aportó un inmenso material probatorio que no fue tenido en cuenta por la Superintendencia. d. Sostiene, que la Superintendencia negó la realización de una prueba pericial, con el argumento de que la Decisión 486 sólo admite pruebas aportadas, tales como documentos u objetos. Esta interpretación restrictiva no es acorde con el principio del debido proceso, ni con el espíritu de la normativa comunitaria. e. Manifiesta, que aún en caso de vacío de la normativa comunitaria en materia probatoria, se podría aplicar la normativa nacional sobre dicho asunto.

Por consiguiente, se podrían aplicar las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo. 3. La contestación de la demanda. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su apoderado, contestó la demanda de la siguiente manera: • Argumenta, que las pruebas aportadas en sede administrativa no demostraron el uso efectivo de la marca denominativa MARCEL FRANCE, durante los tres años anteriores a la solicitud de cancelación por no uso. • Aduce, que la normativa comunitaria sólo permite pruebas “presentadas” y, por lo tanto, las solicitadas no son conducentes para probar el uso de la marca (artículo 146 de la Decisión 486).

El legislador comunitario, quiso poner un límite al aspecto probatorio en los procesos marcarios y, por lo tanto, no se pueden aplicar normas nacionales en este aspecto. b. Por parte de la Tercera Interesada. La tercera interesada contestó la demanda de la siguiente manera: GACETA OFICIAL • Manifiesta, que no existe ningún acuerdo escrito que faculte a la sociedad COSMETIC FRANCE LTDA para usar la marca MARCEL FRANCE. • Afirma, que la sociedad PROFRANCE EU nunca fue cesionaria de la marca MARCEL FRANCE, ya que se desistió de tal cesión, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente. • Argumenta, que no se ha demostrado el uso de la marca MARCEL FRANCE por su titular, durante los tres años anteriores a la solicitud de cancelación, ni por un tercero autorizado para el efecto. • Sostiene, que las pruebas solicitadas son inconducentes para probar el uso de la marca. 14/07/2009 40.52 DECISIÓN 344 (…) Artículo 108 “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada”.

(…) IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Artículo 110 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente, para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita son: los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, se interpretarán de oficio las siguientes normas: los artículos 108, primer párrafo, 110, 111 y 117 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que fue solicitada la cancelación por no uso de la marca denominativa MARCEL FRANCE.

Asimismo, se interpretarán las siguientes normas: artículos 167 y 170 de la Decisión 486, normativa procesal vigente cuando se dio traslado a la señora CONSUELO PLAZAS LARTIGAU de la solicitud de cancelación por no uso. Igualmente, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

Artículo 111 “La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca”. (…) GACETA OFICIAL Artículo 117 “Los contratos de licencia deberán ser registrados en el organismo competente del respectivo País Miembro, no podrán contener las cláusulas restrictivas del comercio y deberán ser concordantes con el ordenamiento subregional andino y en particular con el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías”.

(…) DECISIÓN 486 (…) 14/07/2009 41.52 en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

VI. CONSIDERACIONES: Artículo 167 Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: “La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

B. Cancelación del registro de una marca por no uso, en el marco de la Decisión 486. (…) Artículo 170 “Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución”. (…) Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo C. La prueba del uso de la marca, en el marco de la Decisión 486.

El principio de complemento indispensable. D. La licencia del uso de la marca y su prueba. E. Prevalencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El Juez Consultante, solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero la solicitud de cancelación por no uso de la marca denominativa MARCEL FRANCE se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro, que no constitu- GACETA OFICIAL ye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para reglar situaciones jurídicas que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales hechos como los relacionados con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia, se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito 14/07/2009 42.52 legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo”, han sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios, han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…)”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro respectivo.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas reglamentaciones de ese mismo carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones procesales tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transito- GACETA OFICIAL ria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida (…)”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la interpretación prejudicial requerida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de cancelación por no uso de la marca denominativa MARCEL FRANCE, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria, contenía las normas que fijaban lo concerniente a la solicitud de cancelación de la marca por no uso. Por otro lado, la Decisión 486 se encontraba vigente cuando se dio traslado a la señora CONSUELO PLAZAS LARTIGAU. Por tal motivo, dicha normativa es aplicable en relación con la prueba del uso de la marca denominativa MARCEL FRANCE. 14/07/2009 43.52 B. CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA POR NO USO, EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 344.

Como quiera que en el proceso interno se debate la cancelación por no uso de la marca denominativa MARCEL FRANCE, se hace necesario tratar la figura de la cancelación por no uso en el marco de la Decisión 344. Los artículos 108 a 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establecen las características y los presupuestos procesales de la figura de la cancelación por no uso de la marca.

Las características estatuidas para la configuración de dicha figura son las siguientes: 1. Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Esto quiere decir, que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, el cual deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. 2. Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular o por el licenciatario de éste en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio se consagra de la siguiente manera: una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, GACETA OFICIAL y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Sobre el principio del uso efectivo de la marca, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello el artículo 110 de la Decisión 344 establece la presunción de que ‘una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado”. (Proceso 22-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1207, de 16 de junio de 2005).

Este concepto se desprende de la propia noción de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que determine indefectiblemente los productos o los servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva. 14/07/2009 44.52 El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 110 de la Decisión 344, de la siguiente manera: “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”.

En el artículo anterior, se consagran los parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; los cuales se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado, de conformidad con la naturaleza de los mismos.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializan masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto o servicio, son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado, del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca, se debe tener en cuenta, cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo, el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a mane- GACETA OFICIAL ra de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese numero de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). 3. Causales de justificación para el no uso de la marca. El artículo 108 de la Decisión 344, establece las causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: • Fuerza mayor. • Caso fortuito. • Restricciones a las importaciones. • Otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. 4.

Procedimiento. El artículo 109 de la Decisión 344, establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro marcario. EL Tribunal advierte que cuando se dio traslado a la señora CONSUELO PLAZAS LARTIAGU de la solicitud de cancelación 14/07/2009 45.52 por no uso, ya no se encontraba vigente la Decisión 486 y, por lo tanto, de ahí en adelante la norma procesal aplicable era la Decisión 486.

En consecuencia, por un lado, los requisitos y parámetros de la solicitud de cancelación se regían por lo dispuesto en la Decisión 344 y, por otro, los demás aspectos de procedimiento se debieron regular por la Decisión 486. El artículo 170 de la Decisión 486 establece las siguientes etapas de procedimiento a partir de la presentación de la solicitud de cancelación: ƒ Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. ƒ Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro, ƒ Notificación a las partes la decisión mediante una resolución debidamente motivada. 5.

Efectos de la cancelación de la marca por no uso. • Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. • Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 111 de la Decisión 344, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, el cual podrá ejercer, hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.

Este derecho de preferencia, no significa que indefectiblemente la marca cancelada será registrada, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá hacer el análisis de registrabilidad respectivo. Ya que éste se refiere, a la prelación en relación con otras solicitudes de registros sobre el mismo signo. En relación con los presupuestos y requisitos de la cancelación del registro marcario por no uso, el Tribunal se ha manifestado en varias Interpretaciones Prejudiciales, dentro de las cuales se destacan las siguientes: Interpretación GACETA OFICIAL Prejudicial del 23 de agosto de 2006, expedida en el proceso 46-IP-2006; y la Interpretación Prejudicial del 2 de octubre de 2007, expedida dentro del proceso 125-IP-2007.

C. LA PRUEBA DEL USO DE LA MARCA, EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que la normativa comunitaria sólo permite pruebas presentadas y, por lo tanto, las solicitadas no son conducentes para probar el uso de la marca. Acorde con lo expuesto, es pertinente referirse a la prueba del uso de la marca en el contenido de la Decisión 486.

La carga de la prueba del uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, según lo dispone el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Como la norma comunitaria guarda silencio en relación con los medios de prueba pertinentes, se debe acudir con base en el principio de complemento indispensable, a las legislaciones internas de los Países Miembros para determinar qué medios probatorios son los conducentes.

El principio de complemento indispensable, permite que normas internas regulen asuntos no reglados en la normativa comunitaria; como se establece en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: “Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente 14/07/2009 46.52 Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.” En consecuencia, el titular de la marca puede valerse de todos los medios probatorios que la legislación interna consagre en relación con los procedimientos administrativos.

Como la normativa comunitaria no limita los medios de prueba utilizados, sería válido y conducente cualquier clase de prueba para probar el uso, siempre y cuando sean permitidos por la legislación nacional. Razón por la cual, es la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, la que deberá evaluar todas las pruebas aportadas y practicadas, de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

El titular de la marca deberá presentar y solicitar las pruebas que estime convenientes dentro de los sesenta días hábiles contados a partir de la notificación de la solicitud de cancelación, como lo dispone el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. D. LA LICENCIA DEL USO DE LA MARCA Y SU PRUEBA. La demandante afirma que celebró un contrato de licencia con la sociedad COSMETIC FRANCE LTDA. Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la licencia de uso de la marca y su prueba.

Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.

Las licencias, tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marca, se encuentra regulada en el artículo 117 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El instru- GACETA OFICIAL 14/07/2009 47.52 mento por medio del cual se plasma la licencia, es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último, se obliga al pago de una remuneración, la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca. en la cesión de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciatario a ciertos derechos, ejerciendo el licenciante ‘el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos’.

(Bertone y Cabanellas ob. citada pág. 305). La normativa comunitaria andina, no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 117, prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. (…) El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 115 de la Decisión 344.

Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos. Es importante destacar que el contrato de licencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas. Sobre los elementos del contrato de licencia, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La cesión que presupone ‘básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario’, se contrarresta con la licencia para permitir el uso de la marca, en el que intervienen tres elementos: el licenciante (titular de la marca); el licenciatario (al que se le confiere el derecho al uso) y la marca licenciada que debe estar registrada.

La licencia ‘implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de ésta los restantes derechos relativos al signo en cuestión’ (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, ‘Derecho de Marcas’, Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pág. 302. Al licenciatario se le conoce también en la doctrina como “usuario autorizado”.

En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como En forma general, en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciatario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciatario pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca”.

(Interpretación Prejudicial del 8 de mayo de 1998, expedida dentro del proceso 30-IP-97). La Oficina Nacional Competente, analizará la solicitud de registro de la licencia y deberá determinar, en primer lugar, si el contrato no contiene cláusulas restrictivas del comercio o contrarias a la normativa comunitaria andina y, en segundo lugar, si la marca licenciada no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

Sobre el riesgo de confusión en relación con el contrato de licencia, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Dada la finalidad del contrato de licencia marcaria, consistente en otorgar el derecho de uso de la marca a un tercero, a la Oficina Nacional Competente le corresponde al momento de inscribir un contrato de esta naturaleza, velar porque este cumpla las exigencias de la ley marcaria, entre ellas naturalmente la de que el uso de la marca no genere confusión en el mercado de bienes y servicios, referida en otra parte de esta sentencia”.

(Interpretación Prejudicial del 21 de abril de 1998, dentro del proceso 29-IP-97). En el trámite de cancelación por no uso de una marca licenciada, el titular de la misma deberá probar el uso real y efectivo por parte del licenciatario; pero además de lo expuesto, deberá anexar prueba del registro del contrato de licencia, ya que es la única manera, tal y como GACETA OFICIAL se plasmó anteriormente, para que dicho contrato surta efectos frente a terceros, incluida la propia oficina de registro marcario; sólo así la sociedad en general puede tener la certeza de que el uso de la marca se está practicando por un tercero autorizado para ello; esto es de gran importancia, ya que está en juego la transparencia y la lealtad con que se desenvuelve el comercio de bienes y servicios.

No es lógico pensar, que ante el público consumidor el usuario de la marca sea uno y ante la administración otro. E. PREVALENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO. El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, tiene como principio fundamental el de “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”. El cual, está soportado en otros tres principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, el Tribunal ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, teniendo en cuenta las materias transferidas para la regulación por el legislador comunitario.

En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las normas de Derecho Internacional. No significa esto que la normativa interna sea derogada por la normativa comunitaria andina, sino que para el caso concreto la primera se convierte en inaplicable por el operador jurídico nacional.

Este criterio ha sido reiterado en suficiente jurisprudencia del Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005;

Proceso 43AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de 14/07/2009 48.52 Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999;

Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. Dicho principio consagra, como un verdadero “sistema jurídico” al Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, es decir, lo presenta como un todo coherente dotado de unidad, soportado en un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, y no de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales”.

(Proceso 01AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, GACETA OFICIAL 14/07/2009 49.52 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). plemento indispensable, a las legislaciones internas de los Países Miembros, para determinar qué medios probatorios son los conducentes. Lo anterior, sin perjuicio de que los Países Miembros habilitados por la norma comunitaria, regulen determinados aspectos donde no existe regulación comunitaria (principio de complemento indispensable).

La normativa comunitaria, de ninguna manera, limita los medios de prueba utilizados y, en consecuencia, sería válido y conducente cualquier clase de prueba para probar el uso, siempre y cuando sean permitidos por la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas y practicadas, de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de cancelación de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la cancelación por no uso de la marca.

Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Los artículos 108 a 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establecen las características y los presupuestos procesales de la figura de la cancelación por no uso de la marca, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: La carga de la prueba, en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, acorde con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. Como la norma comunitaria guarda silencio en relación con los medios de prueba pertinentes, se debe acudir con base en el principio de com- El titular de la marca deberá presentar y solicitar las pruebas que estime convenientes, dentro de los sesenta días hábiles contados a partir de la notificación de la solicitud de cancelación, según lo dispone el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: La licencia de la marca, se encuentra regulada en el artículo 117 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El instrumento que plasma la licencia es el contrato de licencia, por el cual, el licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra persona, denominada licenciatario; este último, se obliga al pago de una remuneración denominada regalía. El licenciante, conserva la titularidad sobre la marca.

El contrato de licencia, deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional del País Miembro, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Decisión 344. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos. La Oficina Nacional Competente, analizará la solicitud de registro de GACETA OFICIAL la licencia y deberá determinar, en primer lugar, si el contrato no contiene cláusulas restrictivas del comercio o contrarias a la normativa comunitaria andina y, en segundo lugar, si la marca licenciada, no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

En el trámite de cancelación por no uso de una marca licenciada, el titular de la misma deberá probar el uso real y efectivo de dicha marca por parte del licenciatario; pero además, deberá anexar prueba del registro del contrato de licencia respectivo.

QUINTO: 14/07/2009 50.52 nidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200300312, deberá adoptar la presente interpretación y dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior, tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad, con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comu- Isabel Palacios L. SECRETARIA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA GACETA OFICIAL 14/07/2009 51.52 GACETA OFICIAL 14/07/2009 52.52 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú