PROCESO 111-IP-2010 — Comunidad Andina

PROCESO 111-IP-2010 Interpretación prejudicial del artículo 53 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Patente: “CIERRE INDICADOR DE VIOLACIÓN”. Actor: CROWN CORK & SEAL COMPANY INC. Proceso interno N° 2006-00086. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de noviembre de 2010. VISTOS: El Oficio Nº 1788, de 6 de agosto de 2010, recibido en este Tribunal el 17 de agosto de 2010, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 53 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2006-00086. 1.

Las partes Demandante: CROWN CORK & SEAL COMPANY INC. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes: El 21 de diciembre de 1993, la demandante CROWN CORK & SEAL COMPANY INC. solicitó el otorgamiento de privilegio de patente para la invención denominada “CIERRE INDICADOR DE VIOLACIÓN”.

La Superintendencia de Industria y Comercio, el 30 de noviembre de 1999, expidió la Resolución Nº 25987, que concede el privilegio de patente de dicha invención, con vigencia desde el 21 de diciembre de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2013. El 28 de marzo de 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 6058, por medio de la cual decidió declarar la caducidad de la patente denominada “CIERRE INDICADOR DE VIOLACIÓN”, por considerar que el interesado no acreditó dentro de los términos legales que establece el artículo 80 de la Decisión 486, el pago de los derechos legales correspondientes a las anualidades comprendidas entre el 21 de diciembre de 2000 y el 21 de diciembre de 2001, entre el 21 de diciembre de 2001 y el 21 de diciembre de 2002 y entre el 21 de diciembre de 2002 y 22 de diciembre de 2003.

El 8 de junio de 2005, la demandada presentó recurso de reposición contra la Resolución Nº 6058, el cual fue resuelto mediante Resolución Nº 28323, de 27 de octubre de 2005, declarándola infundada. 3. Fundamentos de la Demanda: La sociedad CROWN CORK & SEAL COMPANY INC. sustenta su demanda en los términos siguientes: Sostiene que en el momento en que fue otorgada la patente, se encontraba vigente la Decisión 344, de cuyo artículo 53 se desprende que el establecimiento de la modalidad y condiciones del pago de las tasas periódicas necesarias para mantener vigente la patente o la solicitud de patente en trámite, fue dejado en manos de la oficina nacional competente, es decir la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual en su momento expidió el Decreto Nº 2357, mediante el cual se fijaban las tasas relacionadas con la tramitación de los procedimientos de propiedad industrial.

Manifiesta que en el artículo 1 de dicho Decreto Nº 2357, se establecía que la obligación de pagar las tasas quinquenales para mantener en vigor las patentes de invención, surge a partir del quinto año de vigencia de las mismas y que dichas tasas pueden cancelarse en cualquier momento durante ese último año del primer quinquenio y dentro de los 6 primeros meses del año siguiente con un recargo adicional.

Se establece además que si en las fechas señaladas la patente aún no hubiera sido concedida, el titular pagará sólo el quinquenio siguiente, en los plazos señalados. Argumenta que el primer quinquenio de la patente se cumplió el 21 de diciembre de 1998, cuando ésta aún no había sido concedida, y de conformidad con la legislación vigente al momento de su concesión, sólo debía cancelar el quinquenio siguiente en los plazos señalados, esto es, dentro del último año del segundo quinquenio, que se cumplía el 21 de diciembre de 2003, es decir, que sólo hasta esa fecha surgía para el titular de la patente la obligación de cancelar el quinquenio, de conformidad con los plazos que ya habían empezado a correr bajo la vigencia de la Decisión 344 y el Decreto 298 del 17 de febrero de 1999.

Menciona que acreditó el pago de la anualidad correspondiente a los años 2003–2004 y 2004-2005, mediante memoriales del 21 de noviembre de 2003 y 22 de noviembre de 2004, con lo cual es innegable que dio pleno cumplimiento a su obligación dentro de los términos establecidos por la legislación. Considera que el cambio del sistema quinquenal al sistema anual que contempla la Decisión 486, requería de disposiciones específicas para regular los pagos de aquellas patentes que experimentarían el tránsito de legislación y que ninguna norma reguló la situación de los quinquenios que estaban corriendo cuando entró en vigencia el sistema de anualidades, sin haberse agotado el término quinquenal.

Sostiene que, a diferencia de lo anterior, cuando se estableció el pago quinquenal, en el Decreto 2357 de 1996 sí se adoptaron las medidas para garantizar la certidumbre jurídica, porque la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Circular Externa Nº 1 cuyo propósito fue hacer claridad sobre la aplicación de este decreto y garantizar el adecuado entendimiento de las normas, para lo cual hizo las precisiones pertinentes que clarificaron numerosas dudas y ayudaron a superar las dificultades que usualmente surgen cuando se implementa un nuevo régimen que conlleva obligaciones al administrado.

Menciona que acreditó el pago de las anualidades correspondientes a los años 2003-2004 y 2004-2005, por lo que es innegable que dio pleno cumplimiento a su obligación dentro de los términos establecidos por la legislación para ello. Manifiesta que se debe aplicar el principio de la buena fe y considerar cuáles fueron las circunstancias que rodearon el caso, para llegar a la conclusión de que en efecto se cumplió con la obligación del pago de las tasas y por ellos es improcedente la caducidad establecida por la Superintendencia de Industria y Comercio. 4.

Contestación de la Demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda en los términos siguientes: Considera que los actos acusados no han incurrido en violación de normas legales, especialmente de las contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comisión de la Comunidad Andina. Sobre la presunta violación del artículo 53 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, anota que resulta inaplicable al caso, como quiera que en materia de patentes de invención y, concretamente en materia de caducidad, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y sus normas complementarias son las normas aplicables al momento de la expedición de la resolución demandada.

Expresa que para la fecha en que se expidió la Resolución Nº 25987, de 30 de noviembre de 1999, por medio de la cual se concedió el privilegio de patente a la invención denominada “CIERRE INDICADOR DE VIOLACIÓN”, con vigencia desde el 21 de diciembre de 1993 hasta el 21 de diciembre de 2013, ciertamente estaba vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y sus normas complementarias, pero que es importante recordar que mediante la Resolución Nº 6058, de 28 de marzo de 2005, estando vigente la Decisión 486 desde el 1 de diciembre de 2000, se declaró la caducidad del título de patente de la citada invención, lo que se debió al no pago de las tasas establecidas conforme a las disposiciones de la Oficina Nacional Competente, para su mantenimiento.

Concluye que en principio y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de la seguridad jurídica, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, por lo tanto, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución y que si bien la norma comunitaria no es aplicable a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior.

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de octubre de 2010. Que, de acuerdo a lo solicitado por el Juez Consultante, se realizará la Interpretación Prejudicial del artículo 53 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, del artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Además, de oficio, el Tribunal interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 53.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas periódicas, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente.

Antes de declarar la caducidad de la patente, los Países Miembros concederán un plazo de seis meses a fin que el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el párrafo anterior. Durante los plazos referidos, la patente o la solicitud en trámite mantendrán su plena vigencia. (…).” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente.

Las anualidades deberán pagarse por años adelantados. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado. Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido.

Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena. La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente. (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

En consecuencia, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son: 1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que el demandante no puede pretender que se apliquen normas de la Decisión 344, ya que la norma aplicable en el presente caso sería el artículo 80 de la Decisión 486.

En consecuencia, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Marca: “EBEL INTERNATIONAL” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundos y copiosos análisis por parte del Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 154-IP- 2004, Patente: “PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE INDOL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1184, de 7 de abril de 2005, en donde se precisó: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

(Proceso Nº 154-IP-2004, ya citado). Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

(Proceso 46-IP-2005, caso: “DENOMINACIÓN TQ”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que el artículo 80 de la Decisión 486 se encontraba vigente al momento de declararse la caducidad de la patente “CIERRE INDICADOR DE VIOLACIÓN”, por lo que dicha norma será la aplicable en el presente caso.

Según la citada Decisión, la Oficina Nacional Competente, antes de declarar la caducidad de la patente, debe conceder a los titulares, un plazo de gracia de seis meses, con el fin de que cumplan con sus obligaciones incumplidas. Las disposiciones contenidas en la Decisión 344, en lo referente a la caducidad de una patente, forman parte de lo que podría llamarse régimen penal administrativo, al que le son aplicables, en cuanto a su interpretación, las normas de favorabilidad del derecho penal, según el cual en materia penal se aplicarán, de preferencia, las reglas que favorezcan al reo.

En cambio, en la Decisión 486, que regula la caducidad de la patente en el artículo 80, se establece el pago de una tasa anual para mantener vigente la patente y de conformidad con las disposiciones de las oficinas nacionales competentes. En caso exista falta de pago de la referida tasa anual se produce la caducidad de pleno derecho. Según esta disposición, la Oficina Nacional Competente deberá reconocer la caducidad, pero su actuación no es constitutiva pues la caducidad se constituye por la ocurrencia del hecho, es decir, del no pago de la anualidad.

3. PRINCIPIO DEL COMPLEMENTO INDISPENSABLE. Sobre las normas nacionales alegadas en el presente proceso, este Tribunal considera pertinente desarrollar el principio del complemento indispensable. Respecto del Ordenamiento Jurídico Comunitario se puede presentar, en relación con el papel del derecho interno de los Países Miembros frente al derecho comunitario, la pregunta: ¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? Acerca de este cuestionamiento el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo.

En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 107-IP-2008, Asunto: COMPETENCIA DESLEAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1702, de 26 de febrero de 2009). Así, para que las normas de derecho interno puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria e indispensable para su correcta ejecución. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Según lo desarrollado en la presente providencia, la norma posterior se aplicará de forma inmediata a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior; en ese sentido, la nueva Decisión se aplicará al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido. Por lo tanto, en el presente caso, se aplicará el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser la norma vigente al momento de declararse la caducidad de la patente “CIERRE INDICADOR DE VIOLACIÓN”.

SEGUNDO: La figura de la caducidad de la patente se concibe como una sanción administrativa en la legislación comunitaria, establecida para garantizar que los titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por servicios que presta el Estado a través de las oficinas nacionales correspondientes. Según la Decisión 344, la caducidad de la patente opera cuando el titular no cumple con su obligación de pagar las tasas periódicas establecidas conforme a las disposiciones de la Oficina Nacional Competente; en el presente caso, de forma quinquenal.

Mientras que según la Decisión 486, la figura operará cuando el titular no cumple con pagar una tasa anual. En cuanto al pago de tasas en período de tránsito legislativo, éstas deberán efectuarse de acuerdo a la norma vigente, según el Punto 1 de la presente providencia; y, en consecuencia, en concordancia con la fecha de nacimiento de la nueva obligación TERCERO: En caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero. Las autoridades nacionales de los Países Miembros pueden regular, a través de normas internas, los asuntos no comprendidos en la norma comunitaria andina.

Así, para que las normas de derecho interno, de conformidad con el principio del complemento indispensable, puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA