Gace1922 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXVIII - Número 1922 Lima, 31 de enero de 2011 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 99-IP-2010.- Interpretación Prejudicial, a solicitud de parte, del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2008-00162. Actor: A.C.I. JAPAN CORPORATION. Marca: MILEXUS (denominativa) Proceso 104-IP-2010.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 135 literales e) y f) de la mencionada Decisión; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: “DINERO EXPRESS” (denominativa). Actor: BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. Proceso interno N° 2006-00229 Proceso 107-IP-2010.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “CHESTERFIELD RIO TROPICAL” (mixta). Actor: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO. Expediente Interno: Nº 2008-00185 Proceso 110-IP-2010.- Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal d), 137 y 172 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; interpretación de oficio de los artículos 134, 258 y 259 de la misma Decisión. Marca: WINSOR (nominativa).

Actor: sociedad IMPORTADORA UNIVERSAL S.A. Proceso interno Nº 2004-00381 Proceso 111-IP-2010.- Interpretación Prejudicial del artículo 53 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Patente: “CIERRE INDICADOR DE VIOLACIÓN”. Actor: CROWN CORK & SEAL COMPANY INC. Proceso interno N° 2006-00086 Proceso 115-IP-2010.- Interpretación Prejudicial de los artículos 52, 238, 239, 240 y 248 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Juzgado Séptimo de lo Civil de Pichincha, República del Ecuador; y, de oficio, de los artículos 243, 245, 246, 247 y 249 de la misma Decisión. Patente: “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE SILDENAFIL”.

Actor: PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS. Proceso Interno Nº 01952004-GV Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 31/01/2011 2.60 PROCESO 99-IP-2010 Interpretación prejudicial, a solicitud de parte, del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2008-00162. Actor: A.C.I. JAPAN CORPORATION. Marca: MILEXUS (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los once días del mes de noviembre del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de octubre de 2010.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: a. La sociedad A.C.I. JAPAN CORPORATION, solicitó el 12 de diciembre de 2006 el registro como marca del signo denominativo MILEXUS, para amparar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, excluyendo expresamente equipos de pesaje y sus accesorios y aquellos destinados a la medición de otras magnitudes (torque, fuerza, presión y aceleración). b. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 572 de 31 de enero de 2007, no se presentaron oposiciones. c. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 021686 de 18 de julio de 2007, resolvió negar el registro solicitado.

Argumentó que el signo solicitado era confundible con la marca mixta LEXUS, registrada en Colombia para amparar los siguientes productos de la clase 9: básculas y balanzas, bajo el certificado No. 228090. La representación gráfica del signo es la siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: A.C.I. JAPAN CORPORATION. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

III. DATOS RELEVANTES A.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: d. La sociedad A.C.I. JAPAN CORPORATION, presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. e. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 30225 de 21 de septiembre de 2007, resolvió un recurso de reposición y confirmó el acto administrativo impugnado. f. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de In- GACETA OFICIAL dustria y Comercio, mediante Resolución 39331 de 28 de noviembre de 2007, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. g. La sociedad A.C.I. JAPAN CORPORATION, presentó demanda de nulidad y restablecimiento de derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: a. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles en el aspecto gráfico, ortográfico y fonético. b. Sostiene, que los signos en conflicto coexisten en la clase 25 y, por lo tanto, también pueden coexistir en la clase 9. c. Argumenta, que entre los signos en conflicto no existe conexión competitiva.

Amparan productos con diferente finalidad, no complementarios, no se publicitan por los mismos canales y no son intercambiables. d. Indica, que se celebró un acuerdo de coexistencia marcaria para Ecuador, lo que sugiere que pueden también coexistir en Colombia. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. • Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles ente sí. Se podría generar confusión indirecta en el público consumidor. • Sostiene, que los signos en conflicto pretenden amparar los mismos productos. 2.

Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso. La sociedad BÁSCULAS COMERCIALES E INDUSTRIALES LTDA B.C.I. LTDA, aunque podría haber sido tercera interesada en las resultas del proceso, no fue notificada en el proceso interno. 31/01/2011 3.60 IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Se interpretará la siguiente norma solicitada por la corte consultante: artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal, de oficio, interpretará el artículo 134 de la misma normativa. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

GACETA OFICIAL 31/01/2011 4.60 f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. En el procedimiento administrativo interno, se resolvió negar el registro del signo denominativo MILEXUS.

Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.

Marca: “TRANSPACK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.” C. Comparación entre signos denominativos y mixtos. D. Coexistencia marcaria de hecho. E. La territorialidad de los acuerdos de coexistencia marcaria. F. La conexión competitiva en la misma clase. G. La autonomía de las oficinas de registro marcario.

El examen de registrabilidad. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de GACETA OFICIAL 31/01/2011 5.60 susceptibilidad, de representación gráfica o de perceptibilidad. signos distintivos según su grado de notoriedad. 1 Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b).

La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008).

Este último aspecto, tiene que ver con la causal relativa contenida en el artículo 136, literal a), que analizaremos en el siguiente acápite. B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. 1 En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo MILEXUS es confundible con la marca mixta LEXUS.

Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores.

Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2.

Reglas para el cotejo marcario. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. 31/01/2011 6.60 • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006.

Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo denominativo MILEXUS con el signo mixto LEXUS. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos.

Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

El signo mixto está conformado por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo GACETA OFICIAL pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 2, logotipos 3, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en 2 3 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.

OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”.

Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/ wiki/Logotipo 31/01/2011 7.60 un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”.

(Proceso N° 129IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005). La corte consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo denominativo MILEXUS con el signo mixto LEXUS. GACETA OFICIAL D. LA TERRITORIALIDAD DE LOS ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA. La demandante argumenta que se celebró un acuerdo de coexistencia marcaria para Ecuador, lo que sugiere que pueden también coexistir en Colombia.

Por tal motivo, se tratará el tema de la territorialidad de los acuerdos de coexistencia marcaria. El artículo 159 prohíbe la comercialización de los productos o servicios identificados con marcas idénticas o semejantes, registradas en la Subregión a nombre de titulares diferentes y para distinguir los mismos productos o servicios, salvo que dichos titulares suscriban acuerdos que permitan aquella comercialización. En dichos acuerdos las partes deben adoptar las previsiones necesarias dirigidas a evitar la confusión del público acerca del origen de los productos o servicios, dentro de las cuales se encuentra la de especificar, con caracteres destacados y proporcionales, la identificación del origen de los mismos.

Además, el acuerdo deberá ser inscrito en la Oficina Nacional Competente, respetando las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En relación con la eficacia y aceptación de tales acuerdos, este Tribunal ha manifestado que: “Los Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares.

Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”.

(Proceso 104-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 29 de octubre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1015, de 27 de noviembre de 2003). De manera que los acuerdos de coexistencia marcaria, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes: 31/01/2011 8.60 1.

Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos. 2. Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia. 3. Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá analizar si el acuerdo de coexistencia cumple con dichos requisitos, pudiendo en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por lo tanto, declarar que dichas marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general.

Al respecto el Tribunal ha precisado lo siguiente: “La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error”. (Proceso 50-IP-2001.

Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 739, de 04 de diciembre de 2001). Es importante destacar que los acuerdos de coexistencia marcaria son la forma convencional de evitar la infracción a un derecho marcario. En este sentido, el artículo 136, literal f), establece: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”;

(…)”. Cuando el artículo trascrito se refiere al consentimiento del titular de un derecho de propiedad GACETA OFICIAL industrial, debemos entender que los acuerdos de coexistencia marcaria son una manera idónea para expresar dicho consentimiento y, por lo tanto, es la forma pertinente para permitir la coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los derechos de propiedad industrial.

Por lo tanto, el acuerdo de coexistencia marcaria debe circunscribirse a espacios territoriales determinados, es decir, si se firmó el acuerdo de coexistencia marcaria para regular la operatividad de las marcas en el mercado de otro país (miembro o no), éste contrato no tiene efectos en los otros países. De ahí la importancia de su inscripción en las oficinas nacionales competentes.

E. LA CONEXIÓN COMPETITIVA EN LA MISMA CLASE. La demandante afirmó que los signos en conflicto no tienen conexión competitiva, pues el signo denominativo MILEXUS, pretende amparar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, excluyendo expresamente equipos de pesaje y sus accesorios y aquellos destinados a la medición de otras magnitudes (torque, fuerza, presión y aceleración); en tanto, l la marca mixta LEXUS, ampara productos de la clase 9: básculas y balanzas.

Por tal motivo, es pertinente tratar este tema. Como los signos en conflicto amparan productos de la misma clase 9, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de estos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos y/o servicios: 31/01/2011 9.60 “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

GACETA OFICIAL 31/01/2011 10.60 e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). En tal sentido, la corte consultante deberá verificar si existe conexión competitiva entre los productos que amparan los signos en conflicto. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros.

De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007.

Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena N° 1553, de 15 de octubre de 2007). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: F. LA AUTONOMÍA DE LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO. El EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 4 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas. 4 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obli- 31/01/2011 11.60 gación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo denominativo MILEXUS y el mixto LEXUS, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: Los acuerdos de coexistencia marcaria, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tie- GACETA OFICIAL nen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes: 31/01/2011 12.60 QUINTO: Como los signos en conflicto amparan productos diferentes de la clase 9, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto. 1. Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos. 2. Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia. 3.

Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberán analizar si el acuerdo de coexistencia cumple con dichos requisitos, pudiendo en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por lo tanto, declarar que dichas marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general.

Cuando el artículo 136, literal f), se refiere al consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial, debemos entender que los acuerdos de coexistencia marcaria son una manera idónea para expresar dicho consentimiento y, por lo tanto, es la forma pertinente para permitir la coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los derechos de propiedad industrial.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200800162, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 31/01/2011 13.60 PROCESO 104-IP-2010 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio del artículo 135 literales e) y f) de la mencionada Decisión; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: “DINERO EXPRESS” (denominativa). Actor: BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. Proceso interno N° 2006-00229. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de noviembre de 2010. causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

VISTOS: La sociedad BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron declarados infundados, el primero mediante Resolución Nº 35176, de 26 de diciembre de 2005, y el segundo mediante Resolución Nº 7479, de 28 de marzo de 2006, agotándose así la vía gubernativa.

El Oficio Nº 1606, de 16 de julio de 2010, recibido en este Tribunal el 30 de julio de 2010, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, inciso primero, y 135, literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2006-00229. 1.

Las partes Demandante: BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes: El 30 de noviembre de 2004, BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, solicitó el registro del signo DINERO EXPRESS (denominativo), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 548, de 28 de enero de 2005. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 18600, de 03 de agosto de 2005, por medio de la cual decidió negar el registro del signo solicitado, por encontrarse incurso en la 3. Fundamentos de la Demanda: La sociedad BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, fundamenta su demanda manifestando lo siguiente: Estima violados los artículos 134, inciso primero, y 135, literales a) y b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Manifiesta que la expresión DINERO EXPRESS puede ser registrada por ser un signo evocativo mediante el cual los consumidores pueden hacerse una idea de los servicios que con ella se registran, sin llegar a identificarlos clara y directamente. Sustenta su afirmación en que si algún consumidor le requiere a un funcionario del sector financiero que le otorgue un DINERO EXPRESS, aquel no podrá saber acerca de qué servicio le están pidiendo información, porque la expresión no tiene la capacidad intrínseca de determinar y calificar directamente el servicio específico correspondiente.

Pone en evidencia que el signo DINERO EXPRESS (denominativo) está registrado en Bolivia, Ecuador, México y España, y que si bien la GACETA OFICIAL oficina de registro nacional tiene autonomía para decidir sobre la solicitud, considera que ello prueba que la expresión tiene fuerza distintiva suficiente para convertirse en marca. 4. Contestación de la Demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda fundamentando lo siguiente: El signo DINERO EXPRESS (denominativo) que pretende distinguir servicios de la Clase 36, no reúne los requisitos establecidos en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, pues no posee la distintividad necesaria para el efecto toda vez que la palabra DINERO indica el objeto principal de los servicios y EXPRESS no logra determinar un origen empresarial determinado. 31/01/2011 14.60 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de octubre de 2010. Que, el Juez ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 inciso primero y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal interpretará los artículos 134 literal a) y 135 literal b) de la Decisión 486; y, de oficio el artículo 135 literales e) y f) de la mencionada Decisión. La interpretación del artículo 135 literal a) no resulta pertinente. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) b) carezcan de distintividad;

(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

(…)”. En consecuencia, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son:

1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. LA DISTINTIVIDAD. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una GACETA OFICIAL marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486, se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal establece que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1121, de 28 de setiembre de 2004).

El requisito de perceptibilidad, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). 31/01/2011 15.60 La susceptibilidad de representación gráfica y la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1333, de 25 de abril de 2006). GACETA OFICIAL Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo solicitado DINERO EXPRESS (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

2. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD ABSOLUTA. FALTA DE DISTINTIVIDAD. En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que el signo solicitado DINERO EXPRESS (denominativo), es irregistrable al incurrir en la causal del artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Al respecto, este Tribunal ha señalado que el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.

La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; 31/01/2011 16.60 que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Asunto T-136/00, de 25 de septiembre de 2002).

El Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado DINERO EXPRESS (denominativo) es distintivo respecto del servicio de “seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios” que pretende distinguir en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. LOS SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS y EVOCATIVOS. Debido a que la Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que el signo solicitado DINERO EXPRESS (denominativo) es genérico y descriptivo, y la demandante, BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, manifiesta que es evocativo, se abordarán los temas de los signos genéricos, descriptivos y evocativos.

Al respecto, cabe señalar que el Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado DINERO EXPRESS (denominativo) es genérico, descriptivo o evocativo respecto del servicio de “seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios” que pretende distinguir en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

GACETA OFICIAL De los signos genéricos Se entiende por signo genérico el que designa exclusivamente el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de estos signos, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro.

El establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto o servicio que pretenda distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que uno o varios elementos pueden constituir un signo genérico en relación con un tipo de servicios o productos, pero no en relación con otro.

Además, la dimensión genérica de tales elementos puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registrados como marca. A propósito de los signos genéricos, el Tribunal ha establecido que “( ) para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f, del artículo 135 de la Decisión 486".

(Proceso 07-IP-2001, caso “LASER”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 661, del 11 de abril de 2001, que reitera lo declarado en las sentencias de los expedientes N° 02-IP-89 y 12-IP-95, ya citados). Hay que tener presente pues que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por indicaciones genéricas o no distintivas.

Por tanto, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente genéricas. 31/01/2011 17.60 calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del producto o servicio.

Y si las características sobre las que informa son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal e, de la Decisión 486, no podrá ser registrado. El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. El registro del signo descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre la naturaleza descriptiva de un signo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o el servicio que constituya su objeto: si la respuesta consiste en la designación del producto o del servicio de que se trate, o en el concepto, la figura o la forma que el signo evoque, habrá lugar a considerarlo descriptivo.

Y es que se trata de determinar si el público consumidor o usuario percibe, por intermedio del signo, una relación directa con la designación del producto o del servicio de que se trate, o con una de sus características relevantes. En todo caso, hay que tener presente que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por elementos descriptivos.

En consecuencia, si una o varios elementos le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, aunque el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de los que fueren puramente descriptivos. De los signos evocativos En el presente proceso, el Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado DINERO EXPRESS (denominativo) resultaría evocativo respecto del servicio de “seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios” que pretende distinguir en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

De los signos descriptivos El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la En el ámbito de los signos denominativos, el signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole GACETA OFICIAL hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, en reiteradas ocasiones, que las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto, como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del genérico o descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

4. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. 31/01/2011 18.60 trabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Sobre el tema, se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008. Asimismo, es pertinente agregar que el examen que realizan las Oficinas de Registro Marcario, debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

“El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta atribución no quiere decir que la oficina de registro marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Con base en estos fundamentos, Debido a que la demandante BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, manifiesta que el signo solicitado DINERO EXPRESS (denominativo) al haberse registrado en Bolivia, Ecuador, México y España, prueba que la expresión posee fuerza distintiva, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: También, el Tribunal ha expresado lo siguiente: “En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de regis- PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo solicitado DINERO EXPRESS (denominativo) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la GACETA OFICIAL 31/01/2011 19.60 Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: El Juez Consultante deberá tomar en cuenta que el signo solicitado será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. El carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado DINERO EXPRESS (denominativo) es distintivo respecto del servicio de “seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios” que pretende distinguir en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO: El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a “cómo es” el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva del signo. Si uno o varios elementos otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de los que fueren puramente descriptivos.

CUARTO: El signo genérico no es susceptible de registro, a menos que se halle conformado por uno varios elementos que, utilizados en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio que se trate.

QUINTO: En el ámbito de los signos distintivos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del genérico y descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Debiéndose recalcar que el sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Actividad ésta, que aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop- GACETA OFICIAL 31/01/2011 20.60 tar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA PROCESO 107-IP-2010 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “CHESTERFIELD RIO TROPICAL” (mixta). Actor: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO. Expediente Interno: Nº 2008-00185. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de noviembre del año 2010. VISTOS: Tercero interesado: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes: 2.1 Hechos: El Oficio Nº 1690, de 28 de julio de 2010, recibido en este Tribunal el 6 de agosto de 2010, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2008-00185.

El 2 de agosto de 2005, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., solicitó el registro del signo CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto), para distinguir cigarrillos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 1. Las Partes. PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO, presentó oposición en base a sus marcas TROPICAL (mixta) y TROPICAL (denominativa), de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Demandante: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 556, de 30 de septiembre de 2005. El 31 de julio de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y GACETA OFICIAL Comercio expidió la Resolución Nº 23840, por medio de la cual declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto).

PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 35565, de 29 de octubre de 2007, por medio de la cual confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 23840. El 14 de diciembre de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 42163, confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 23840 y concedió el registro del signo CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto) en la Clase 34, agotándose así la vía gubernativa. 3.

Fundamentos de la Demanda: La sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO, fundamenta su demanda manifestando lo siguiente: Advierte que la resolución que otorgó el registro del signo solicitado CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto), la cual reproduce en su totalidad las marcas previamente registradas en Colombia y en Perú, TROPICAL (mixta) y TROPICAL (denominativa), y las resoluciones que la confirmaron, violan el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en tanto que se concedió el registro del signo en mención, que no es distintivo, es decir, no es apto para identificar productos en el mercado, teniendo en cuenta que sí existe una innegable semejanza visual y fonética desde el primer impacto entre el signo solicitado CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto) y las marcas registradas TROPICAL (mixta) y TROPICAL (denominativa), que además pretende la primera, competir con los mismos productos.

Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio, hizo una equivocada valoración de la capacidad identificatoria del signo solicitado al compararlo con las marcas de la opositora, y ha contradicho abiertamente lo que ha sostenido en muchos casos cuando se ha visto obligada a precisar el riesgo de confusión entre signos gráficos y fonéticos similares. 31/01/2011 21.60 Infiere que el signo solicitado CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto) reproduce en su integridad las marcas registradas TROPICAL (mixta) y TROPICAL (denominativa), por lo tanto se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Advierte que la autoridad marcaria colombiana, ha permitido que un tercero se apropie de dicha marca registrada, vulnerando los derechos del titular, al considerar que la marca registrada es, dentro del signo solicitado, “un adjetivo secundario que califica RÍO”. Concluye señalando que la autoridad marcaria tomó la decisión teniendo en cuenta las diferencias de las marcas y no sus semejanzas. 4.

Contestaciones a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda fundamentando lo siguiente: Considera que no existen semejanzas que originen confusión entre el signo solicitado CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto) y las marcas registradas TROPICAL (denominativa) y TROPICAL (mixta), ya que si bien existen algunos elementos en común, vistos en su conjunto, ambos poseen elementos adicionales los cuales permiten ser distintivos el uno del otro.

Argumenta que el signo solicitado está compuesto por las expresiones CHESTERFIELD RIO TROPICAL, en donde las expresiones RIO TROPICAL, son de mayor tamaño que CHESTERFIELD, en tanto ésta resalta por el tipo de letra, configuración y tamaño dentro del conjunto. Advierte que existen diferencias de orden fonético y gramatical, pues las marcas registradas TROPICAL (denominativa) y TROPICAL (mixta), se componen de una palabra, mientras que el signo solicitado CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto) se compone de tres.

Señala que la expresión CHESTERFIELD cumple con la función de dar distintividad al signo solicitado, en consecuencia, no hay confundibilidad con las marcas registradas TROPICAL (denominativa) y TROPICAL (mixta). Explica que nada obsta para que coexistan dos marcas que identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos, si los signos son GACETA OFICIAL diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en el presente caso.

Finalmente, argumenta que realizado el examen de registrabilidad atendiendo a las demás causales establecidas en las normas vigentes, el signo solicitado CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto) no se encuentra en causal alguna que impida su registro. La Sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., como tercero interesado, argumentó lo siguiente: Los actos acusados no violan el artículo 134 de la Decisión 486, y el signo solicitado CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto) cumple con el requisito de distintividad o aptitud distintiva en abstracto, ya que tiene una estructura que le permite constituirse como marca, al ser, por un lado, lo suficientemente simple y, por otro, ser un signo de poca complejidad.

Al estudiar la registrabilidad del signo solicitado CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto), se advierte que no existen similitudes con la marca registrada TROPICAL (mixta), que puedan inducir al público a error o confusión, ya que ambas marcas no se asemejan en su conjunto desde los puntos de vista visual y fonético. 31/01/2011 22.60 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

CONSIDERANDO: (…) Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de octubre de 2010.

Que, el Consejo de Estado solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales serán interpretados por este Tribunal. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: GACETA OFICIAL

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido en anteriores fallos que la marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.

De igual manera, la marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

(Proceso 010-IP-2008, marca: “TEC”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1619, de 16 de mayo de 2008). La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca: El requisito de perceptibilidad está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. 31/01/2011 23.60 La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental para que todo signo sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

2. IRREGISTRABILIDAD POR RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 20-IP2009, marca: COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1730, de 9 de julio de 2009, emitido en la causa interna Nº 2005-0154.

Por otra parte, tomando en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre el signo solicitado CHESTERFIELD RIO TROPI- GACETA OFICIAL 31/01/2011 24.60 CAL (mixto) y las marcas registradas TROPICAL (denominativa) y TROPICAL (mixta). prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

(Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). Debido a que el signo solicitado “CHESTERFIELD RIO TROPICAL” es de tipo mixto con parte denominativa compuesta y las marcas registradas “TROPICAL” son de tipo denominativa y mixta, el Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a la comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta y marcas denominativas, y entre marcas mixtas.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: “sugestivas” que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y “arbitrarias” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Es así que, dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP-2001, caso “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001). Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo solicitado CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto) y, posteriormente, proceder al cotejo con la marca registrada TROPICAL (denominativa). Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

GACETA OFICIAL • Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.

Comparación entre marcas mixtas. Específicamente, en la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general, aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. En todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas citadas para la comparación entre signos denominativos; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas mixtas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Con base a estos criterios, el Juez Consultante al momento de realizar la comparación entre el signo solicitado CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto) y la marca registrada TROPICAL (mixta), deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, y proceder a su cotejo, a fin de determinar si existe riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

4. LA MARCA DERIVADA. Tomando en cuenta que el tercero interesado, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., manifiesta que el signo solicitado CHESTERFIELD RIO 31/01/2011 25.60 TROPICAL (mixto), es un signo derivado de la marca registrada CHESTERFIELD en la Clase 34, es preciso referirse al tema Familia de Marcas y Marca Derivada. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante.

Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan, produzcan una impresión general común, en el sentido que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren tienen un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a un grupo de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a una determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. En el contexto que antecede, cabe hacer mención de la figura de la marca derivada, la cual forma parte de la familia de marcas, en torno a la cual este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “En general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas ‘marcas derivadas’ – como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El GACETA OFICIAL 31/01/2011 26.60 propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”. 1 donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que el elemento distintivo proviene de la marca anteriormente registrada. Por lo tanto, la oposición debe involucrar los elementos accesorios y no únicamente el elemento distintivo.

(Proceso 94-IP-2006, Marca (denominativa) AVON AGE BLOCK, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1420, de 31 de octubre de 2006). Asimismo el Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, por un elemento descriptivo o genérico, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la marca derivada, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. Por otro lado, el hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en 1 Proceso N° 84-IP-2000, sentencia del 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso: “KRYSTAL”.

Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes números 91-IP-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003, publicadas en la G.O.A.C. N° 912, del 25 de marzo del mismo año, casos “ALPIN” y “ALPINETTE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. En relación con lo anterior, el Tribunal de Justicia, adoptando un criterio doctrinal, se ha manifestado en varias de sus providencias de la siguiente manera: “Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: “Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión”.

(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95-IP-2002)”. (Proceso 108-IP2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1029, de 16 de enero de 2004). 2 Lo anterior no significa que se rompa el principio de que el análisis deba hacerse atendiendo a una visión en conjunto, sino que la oposición u observación en la vía gubernativa no puede referirse únicamente al elemento distintivo principal. 2 Esta posición ha sido reiterada en las siguientes interpretaciones prejudiciales: 100-IP-2002 del 19 de noviembre de 2003; 103-IP-2004 del 27 de octubre de 2004, y 23-IP-2005 del 18 de marzo de 2005.

GACETA OFICIAL

5. AUTONOMÍA DE LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO Y LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS. La sociedad demandante PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO argumentó que la Superintendencia de Industria y Comercio, en casos semejantes, llegó a una conclusión muy diferente. De conformidad con lo anterior, es necesario referirse a la autonomía de las Oficinas de Registro Marcario. 31/01/2011 27.60 En relación con lo segundo, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad.

El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “En anteriores providencias el Tribunal ha establecido ciertas características que si bien se hacen referencia a la Decisión 486, son perfectamente aplicables al examen de registrabilidad en el ámbito de la Decisión 344. Sobre el tema se ha manifestado: El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 3 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. En relación con lo primero, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, marca: denominativa “MONARCM”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007). 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios res- 3 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL pecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2008, proferida dentro del proceso 22-IP2008).

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. En virtud a lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne 31/01/2011 28.60 el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión y/o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Juez Consultante deberá determinar en qué medida el signo solicitado CHESTERFIELD RIO TROPICAL (mixto) es similar a las marcas registradas TROPICAL (denominativa) y TROPICAL (mixta) y si estas similitudes son capaces de inducir a riesgo de confusión y/o de asociación al público consumidor.

TERCERO: En la comparación del signo solicitado “CHESTERFIELD RIO TROPICAL” (mixto) con las marcas registradas “TROPICAL” (denominativa) y TROPICAL (mixta), el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, GACETA OFICIAL conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse, de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos descritas en la presente providencia.

CUARTO: En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común que, por lo general, figura al inicio de la denominación y que será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. El titular de la marca registrada podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.

QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Debiéndose recalcar que el sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en 31/01/2011 29.60 la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Actividad ésta, que aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 31/01/2011 30.60 PROCESO 110-IP-2010 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal d), 137 y 172 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; interpretación de oficio de los artículos 134, 258 y 259 de la misma Decisión. Marca: WINSOR (nominativa).

Actor: sociedad IMPORTADORA UNIVERSAL S.A. Proceso interno Nº 2004-00381. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de noviembre del año dos mil diez. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 136 literal d), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-00381;

El auto de 29 de septiembre de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, en especial “utensilios y recipientes para el menaje o la cocina; peines y esponjas, cepillos, materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza; viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado”. 2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 504 de 29 de mayo de 2001.

Contra dicha solicitud, no se presentaron oposiciones. 3. Por Resolución Nº 07734 de 11 de marzo de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo solicitado. c) Fundamentos jurídicos de la demanda. La sociedad IMPORTADORA UNIVERSAL S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: a) Partes en el proceso interno 1.

Nulidad de la Resolución Nº 07734 de 11 de marzo de 2002. Demandante: sociedad IMPORTADORA UNIVERSAL S.A. 2. Ser titular de la marca WINSOR en Panamá y en otros países. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 3. Que, “La señora BLANCA MERY GÓMEZ ALZATE, a pesar de haber sostenido relaciones comerciales con la sociedad IMPORTADORA UNIVERSAL S.A., por lo menos desde el año 1998 hasta el año 2003, y de haber adquirido de dicha sociedad productos identificados con la marca WINSOR, y con pleno conocimiento de la titularidad de dicha marca por parte de la sociedad IMPORTADORA UNIVERSAL, solicitó a su nombre el registro de la marca WINSOR, para identificar productos de la clase 21, lo cual constituye un claro acto de mala fe”.

Tercero interesado: señora BLANCA MERY GÓMEZ ALZATE. b) Hechos. 1. El 3 de mayo de 2001, la señora BLANCA MERY GÓMEZ ALZATE solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo WINSOR (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la GACETA OFICIAL 4.

Violación de los artículos 136 literal d), 137 y 172 de la Decisión 486. 5. Que, posteriormente, el 19 de abril de 2004, la sociedad IMPORTADORA UNIVERSAL S.A. solicitó el registro de la marca WINSOR para distinguir productos de la Clase 24 y que, contra dicha solicitud, la señor Blanca Mery Gómez Alzate, formuló demanda de oposición. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que: 1. Con la emisión de la Resolución impugnada “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. 2. “(…) efectuado el examen de registrabilidad, mi representada la Superintendencia de Industria y Comercio, no encontró que el signo solicitado a registro como marca ‘WINSOR’ para distinguir (…) productos comprendidos en la clase 21 de la nomenclatura vigente, se encontrara incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y contrario censu (sic), tiene la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”. 3.

Respecto a la mala fe, después de citar una Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino dice “para ejercer la acción de nulidad en comento, quien la ejecuta, debe ser titular de la marca en el extranjero; independientemente del sistema por medio del cual la haya adquirido, cuya titularidad deberá probar a través de los medios correspondientes, acreditar que la misma se mantiene vigente y se haya obtenido con anterioridad a la adquisición de mala fe por parte del tercero”. 4.

“De los documentos aportados por la parte actora, en ninguno de ellos está la prueba legal de que la sociedad Importadora Universal S.A., sea la titular de la marca ‘WINSOR’, mixta o nominativa en la República de Panamá, para distinguir productos de la clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual carece de legitimación para incoar la presente acción”. 31/01/2011 31.60 5.

“No aparece probado dentro de las facturas aportadas por la parte actora, que la señora Blanca Mery Gómez Alzate, hubiera comercializado con ésta, productos de la clase 21 internacional, por cuanto las facturas prueban la comercialización de la clase 8 (cubiertos) y 24 (individuales, cortinas para baño), lo cual hace inaplicable lo ordenado en el literal d) del artículo 136 ibidem”. 6.

Finalmente, contrario a lo afirmado por la parte actora “está debidamente probado que mi representada (…) desconocía que con la solicitud de registro como marca del signo ‘WINSOR’, se estuvieren presuntamente atentando contra los derechos de un tercero, por cuanto en el tramite (sic) de la citada solicitud, no se presentaron oposiciones por parte de terceros interesados, como tampoco fue informada por parte de la actora sobre presuntas defraudaciones por la solicitud del precitado registro, por lo cual no es posible dar aplicación a lo establecido en el artículo 137 ibidem”. e) Terceros interesados.

La señora BLANCA MERY GÓMEZ ALZATE tercera interesada en el proceso, no contestó la demanda.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 136 literal d), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), GACETA OFICIAL en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo WINSOR (nominativo) fue el 3 de mayo de 2001, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el Consultante se interpretarán los artículos 136 literal d), 137 y 172 segundo párrafo de la Decisión 486; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículo 134, 258 y 259 de la misma Decisión; y, 31/01/2011 32.60 na expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

(…) Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. (…) Artículo 172.(…) Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una perso- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. (…) Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturale- GACETA OFICIAL za, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

(…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro. Del requisito de distintividad. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda 31/01/2011 33.60 ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de GACETA OFICIAL la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causar de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, como ya se indicó. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo WINSOR (nominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2.

Irregistrabilidad de signos. Mala fe en la obtención de registros marcarios. El demandante en el proceso manifiesta que la sociedad IMPORTADORA UNIVERSAL S.A. y la señora Blanca Mery Gómez Alzate habían 31/01/2011 34.60 mantenido relaciones comerciales por varios años en virtud de las cuales la señora Gómez Alzate había “adquirido de dicha sociedad productos identificados con la marca WINSOR, y con pleno conocimiento de la titularidad de dicha marca por parte de la sociedad IMPORTADORA UNIVERSAL, solicitó a su nombre el registro de la marca WINSOR, para identificar productos de la clase 21, lo cual constituye un claro acto de mala fe”, por lo que, este Tribunal considera oportuno referirse al tema, sobre la base de lo ya manifestado en la jurisprudencia dentro de los Procesos 126-IP-2009 y 129-IP2008.

La buena fe es un principio general de derecho y sustento de todo ordenamiento jurídico. Este Órgano Comunitario ha manifestado, sobre la buena fe, que: “El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de lo pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”.

(Proceso 65IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1102 de 6 de agosto de 2004, marca: TAPA ROJA). En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injus- GACETA OFICIAL 31/01/2011 35.60 to o ilegal”.

(Proceso 3-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 461 de 2 de julio de 1999, marca: LELLI). marcario.” (Proceso 109-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1581, de 4 de febrero de 2008, marca: LOMA’S (mixta). Asimismo, ha manifestado que “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe.

Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”.

(Proceso 3-IP-99, ya citado). Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios.

En el régimen marcario andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344, empero, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad.

El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro marcario que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°) 1.

De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro marcario la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro 1 “Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticiamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”.

En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro marcario haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias: 1. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; 2. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o, 3.

Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe. La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero; en estos casos, como se indicó, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado.

Quien alega el mencionado literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 como debe probarlo. En otras palabras, es una causal de nulidad relativa, el registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precautelar el derecho del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado, ejerce acciones mercantiles con su marca y pretende beneficiarse de ella, por el conoci- GACETA OFICIAL 31/01/2011 36.60 miento que tenía del signo y de la relación comercial con el verdadero titular.

Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión y/ o de asociación. dustrial, entre otros, “cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”. El juez consultante, al momento de resolver el proceso, deberá determinar si la conducta reprochada entra o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta, es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse.

(http://buscon.rae.es/draeI/). Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.

Conforme a lo anterior, si la conducta no encajase en el supuesto de la prohibición contemplada en el literal d) del artículo 136, el juez consultante deberá revisar si el registro solicitado se hubiese invocado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, conforme al artículo 137 de la Decisión 486. Se aclara nuevamente, que quien invoque el artículo 136 literal d) debe probarlo. 3.

Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486. Estos criterios han sido vertidos por este Tribunal dentro de los, ya citados, Procesos 126-IP2009 y 129-IP-2008. El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad in- Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores en general.

El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.

En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia GACETA OFICIAL desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida 2. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar que la señora Blanca Mery Gómez Alzate solicitó el registro del signo WINSOR (denominativa) de mala fe. 4.

Competencia desleal por confusión con una marca registrada. La demanda que dio inicio al proceso en controversia y dentro del cual se ha solicitado la interpretación prejudicial por parte de este Organismo, fue presentada en vigencia de la Decisión 486. Por lo tanto, este Tribunal seguirá los criterios jurisprudenciales emitidos dentro de los Procesos 126-IP-2009 y 129-IP-2008.

Al respecto, a excepción de la Decisión 486, que en sus artículos 258 y 259, regula el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial, las demás Decisiones Andinas no regulan de manera expresa el tema de la competencia desleal. Sin embargo, es en el Acuerdo de Cartagena de donde se desprende la protección de la sana o leal competencia. En efecto, el artículo 93 del Acuerdo de Cartagena dispone: “Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión adoptará, a propuesta de la Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como “dumping”, manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias primas y otras de efecto equivalente.

En este orden de ideas, la Comisión contemplará los problemas que puedan derivarse de la aplicación de los gravámenes y otras restricciones a las exportaciones. Corresponderá a la Secretaría General velar por la aplicación de dichas normas en los casos particulares que se denuncien.” Concepto de Acto Desleal. La importancia del comercio internacional ha dado lugar a prácticas calificadas como de competencia desleal.

En virtud del artículo 10bis de 2 La imitación o “copia servil” de una marca previamente conocida. 31/01/2011 37.60 la Unión de París, los países de la Unión de París están obligados a garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal. El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.

De donde se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”.

(Proceso 38-IP-98, publicado en G.O.A.C. N° 419, de 17 de marzo de 1999). El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. Y en armonía a lo mencionado se toma en consideración lo que la doctrina señala sobre el tema: “Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo “comercial”, por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones”.

(Jaeckel Kovaks, Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45). “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios”.

(Narvaez Garcia, José Ignacio. Derecho GACETA OFICIAL Mercantil Colombiano, parte general. Ed. Legis, Colombia, Pág. 316). Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

(publicidad engañosa, por ejemplo)”. (Gacharná, María Consuelo. La Competencia Desleal. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1892, Pág. 47). Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente: 1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2.

Que el acto o la actividad sean indebidos. 3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal “cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción”. Sobre lo cual, el Tribunal ha manifestado “En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir daño ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos.

La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés gene- 31/01/2011 38.60 ral, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina. Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios.

Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo”. (Proceso 143-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1436, de 1 de diciembre de 2006, marca: COATEL).

Sobre la base de lo anterior, si el signo ha sido solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, en aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 que expresa “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”, debe denegarse su registro.

Conforme a lo expuesto, la instancia nacional consultante debe determinar si la señora Blanca Mery Gómez Alzate quiso perpetrar o consolidar un perjuicio en contra de la sociedad IMPORTADORA UNIVERSAL S.A., y si la solicitud de registro del signo “WINSOR” (denominativo) se haya hecho de manera desleal o maliciosamente con el fin de obtener un beneficio propio en desmedro de los intereses de la sociedad IMPORTADORA UNIVERSAL S.A. Actos de competencia desleal.

El artículo 259 de la Decisión 486 se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual aunque, como ya se mencionó, no configuran una lista taxativa. Estos son: 1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

GACETA OFICIAL 2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Actos de competencia desleal por confusión. El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal: “1. No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2.

La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.

En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. 3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se 31/01/2011 39.60 podría hablar de competencia desleal.

En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que ‘para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.

(…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115). (Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca: CALCIORAL)”.

(Proceso 143IP-2006, ya citado). El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos.

La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.

GACETA OFICIAL La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.” (Proceso 116IP-2004, ya citado). Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. 31/01/2011 40.60 quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios CUARTO: La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones.

Si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo solicitado WINSOR (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado.

Quien alega este literal debe probaralo.

TERCERO: Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de QUINTO: Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro.

Al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar que la señora Blanca Mery Gómez Alzate solicitó el registro del signo WINSOR (denominativo) de mala fe.

SEXTO: En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado. Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden GACETA OFICIAL 31/01/2011 41.60 causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados.

Son actos de competencia desleal, entre otros, aquéllos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos. cia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004-00381, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justi- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 111-IP-2010 Interpretación prejudicial del artículo 53 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Patente: “CIERRE INDICADOR DE VIOLACIÓN”. Actor: CROWN CORK & SEAL COMPANY INC. Proceso interno N° 2006-00086. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de noviembre de 2010. VISTOS: El Oficio Nº 1788, de 6 de agosto de 2010, recibido en este Tribunal el 17 de agosto de 2010, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la In- terpretación Prejudicial del artículo 53 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2006-00086. 1.

Las partes Demandante: CROWN CORK & SEAL COMPANY INC. GACETA OFICIAL Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 31/01/2011 42.60 cual en su momento expidió el Decreto Nº 2357, mediante el cual se fijaban las tasas relacionadas con la tramitación de los procedimientos de propiedad industrial. 2. Determinación de los hechos relevantes: La Superintendencia de Industria y Comercio, el 30 de noviembre de 1999, expidió la Resolución Nº 25987, que concede el privilegio de patente de dicha invención, con vigencia desde el 21 de diciembre de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2013.

Manifiesta que en el artículo 1 de dicho Decreto Nº 2357, se establecía que la obligación de pagar las tasas quinquenales para mantener en vigor las patentes de invención, surge a partir del quinto año de vigencia de las mismas y que dichas tasas pueden cancelarse en cualquier momento durante ese último año del primer quinquenio y dentro de los 6 primeros meses del año siguiente con un recargo adicional.

Se establece además que si en las fechas señaladas la patente aún no hubiera sido concedida, el titular pagará sólo el quinquenio siguiente, en los plazos señalados. El 28 de marzo de 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 6058, por medio de la cual decidió declarar la caducidad de la patente denominada “CIERRE INDICADOR DE VIOLACIÓN”, por considerar que el interesado no acreditó dentro de los términos legales que establece el artículo 80 de la Decisión 486, el pago de los derechos legales correspondientes a las anualidades comprendidas entre el 21 de diciembre de 2000 y el 21 de diciembre de 2001, entre el 21 de diciembre de 2001 y el 21 de diciembre de 2002 y entre el 21 de diciembre de 2002 y 22 de diciembre de 2003.

Argumenta que el primer quinquenio de la patente se cumplió el 21 de diciembre de 1998, cuando ésta aún no había sido concedida, y de conformidad con la legislación vigente al momento de su concesión, sólo debía cancelar el quinquenio siguiente en los plazos señalados, esto es, dentro del último año del segundo quinquenio, que se cumplía el 21 de diciembre de 2003, es decir, que sólo hasta esa fecha surgía para el titular de la patente la obligación de cancelar el quinquenio, de conformidad con los plazos que ya habían empezado a correr bajo la vigencia de la Decisión 344 y el Decreto 298 del 17 de febrero de 1999.

El 8 de junio de 2005, la demandada presentó recurso de reposición contra la Resolución Nº 6058, el cual fue resuelto mediante Resolución Nº 28323, de 27 de octubre de 2005, declarándola infundada. Menciona que acreditó el pago de la anualidad correspondiente a los años 2003–2004 y 20042005, mediante memoriales del 21 de noviembre de 2003 y 22 de noviembre de 2004, con lo cual es innegable que dio pleno cumplimiento a su obligación dentro de los términos establecidos por la legislación. El 21 de diciembre de 1993, la demandante CROWN CORK & SEAL COMPANY INC. solicitó el otorgamiento de privilegio de patente para la invención denominada “CIERRE INDICADOR DE VIOLACIÓN”. 3.

Fundamentos de la Demanda: La sociedad CROWN CORK & SEAL COMPANY INC. sustenta su demanda en los términos siguientes: Sostiene que en el momento en que fue otorgada la patente, se encontraba vigente la Decisión 344, de cuyo artículo 53 se desprende que el establecimiento de la modalidad y condiciones del pago de las tasas periódicas necesarias para mantener vigente la patente o la solicitud de patente en trámite, fue dejado en manos de la oficina nacional competente, es decir la Superintendencia de Industria y Comercio, la Considera que el cambio del sistema quinquenal al sistema anual que contempla la Decisión 486, requería de disposiciones específicas para regular los pagos de aquellas patentes que experimentarían el tránsito de legislación y que ninguna norma reguló la situación de los quinquenios que estaban corriendo cuando entró en vigencia el sistema de anualidades, sin haberse agotado el término quinquenal.

Sostiene que, a diferencia de lo anterior, cuando se estableció el pago quinquenal, en el Decreto 2357 de 1996 sí se adoptaron las medidas para GACETA OFICIAL garantizar la certidumbre jurídica, porque la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Circular Externa Nº 1 cuyo propósito fue hacer claridad sobre la aplicación de este decreto y garantizar el adecuado entendimiento de las normas, para lo cual hizo las precisiones pertinentes que clarificaron numerosas dudas y ayudaron a superar las dificultades que usualmente surgen cuando se implementa un nuevo régimen que conlleva obligaciones al administrado.

Menciona que acreditó el pago de las anualidades correspondientes a los años 2003-2004 y 2004-2005, por lo que es innegable que dio pleno cumplimiento a su obligación dentro de los términos establecidos por la legislación para ello. Manifiesta que se debe aplicar el principio de la buena fe y considerar cuáles fueron las circunstancias que rodearon el caso, para llegar a la conclusión de que en efecto se cumplió con la obligación del pago de las tasas y por ellos es improcedente la caducidad establecida por la Superintendencia de Industria y Comercio. 4.

Contestación de la Demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda en los términos siguientes: Considera que los actos acusados no han incurrido en violación de normas legales, especialmente de las contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comisión de la Comunidad Andina. Sobre la presunta violación del artículo 53 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, anota que resulta inaplicable al caso, como quiera que en materia de patentes de invención y, concretamente en materia de caducidad, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y sus normas complementarias son las normas aplicables al momento de la expedición de la resolución demandada.

Expresa que para la fecha en que se expidió la Resolución Nº 25987, de 30 de noviembre de 1999, por medio de la cual se concedió el privilegio de patente a la invención denominada “CIERRE INDICADOR DE VIOLACIÓN”, con vi- 31/01/2011 43.60 gencia desde el 21 de diciembre de 1993 hasta el 21 de diciembre de 2013, ciertamente estaba vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y sus normas complementarias, pero que es importante recordar que mediante la Resolución Nº 6058, de 28 de marzo de 2005, estando vigente la Decisión 486 desde el 1 de diciembre de 2000, se declaró la caducidad del título de patente de la citada invención, lo que se debió al no pago de las tasas establecidas conforme a las disposiciones de la Oficina Nacional Competente, para su mantenimiento.

Concluye que en principio y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de la seguridad jurídica, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, por lo tanto, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución y que si bien la norma comunitaria no es aplicable a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior.

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de octubre de 2010. Que, de acuerdo a lo solicitado por el Juez Consultante, se realizará la Interpretación Prejudicial del artículo 53 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, del artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Además, de oficio, el Tribunal interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) GACETA OFICIAL Artículo 53.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas periódicas, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente.

Antes de declarar la caducidad de la patente, los Países Miembros concederán un plazo de seis meses a fin que el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el párrafo anterior. Durante los plazos referidos, la patente o la solicitud en trámite mantendrán su plena vigencia. (…).” 31/01/2011 44.60 miento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina En consecuencia, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son: “(…)

1. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Artículo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud.

Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado. Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena. La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.

(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorga- La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que el demandante no puede pretender que se apliquen normas de la Decisión 344, ya que la norma aplicable en el presente caso sería el artículo 80 de la Decisión 486.

En consecuencia, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio consti- GACETA OFICIAL tuye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Marca: “EBEL INTERNATIONAL” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero de 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundos y copiosos análisis por parte del Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 154-IP-2004, Patente: “PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE INDOL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1184, de 7 de abril de 2005, en donde se precisó: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

En 31/01/2011 45.60 consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

(Proceso Nº 154-IP-2004, ya citado). Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

(Proceso 46-IP-2005, caso: “DENOMINACIÓN TQ”, GACETA OFICIAL 31/01/2011 46.60 publicado en la Gaceta Oficial Nº 1210, de 24 de junio de 2005).

2. LA CADUCIDAD DE LA PATENTE EN LA DECISIÓN 344 Y DECISIÓN 486. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que el artículo 80 de la Decisión 486 se encontraba vigente al momento de declararse la caducidad de la patente “CIERRE INDICADOR DE VIOLACIÓN”, por lo que dicha norma será la aplicable en el presente caso.

La figura de la caducidad de la patente se con-cibe como una sanción administrativa en la legislación comunitaria, establecida para garantizar que los titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por servicios que presta el Estado a través de las oficinas nacionales correspondientes. Caducidad de la patente RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344 RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486 Artículo 53.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas periódicas, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente.* Artículo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente.

Las anualidades deberán pagarse por años adelantados. Antes de declarar la caducidad de la patente, los Países Miembros concederán un plazo de seis meses a fin que el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el párrafo anterior. Durante los plazos referidos, la patente o la solicitud en trámite mantendrán su plena vigencia. * En el presente caso de forma quinquenal.

En la Decisión 344, la caducidad de la patente, se encuentra regulada en el artículo 53, y opera cuando el titular no cumple con su obligación de pagar las tasas periódicas establecidas conforme a las disposiciones de la Oficina Nacional Competente; en el presente caso, de forma quinquenal. Según la citada Decisión, la Oficina Nacional Competente, antes de declarar la caducidad de la patente, debe conceder a los titulares, un plazo de gracia de seis meses, con el fin de que cumplan con sus obligaciones incumplidas.

La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado. Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido.

Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena. La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente. Las disposiciones contenidas en la Decisión 344, en lo referente a la caducidad de una patente, forman parte de lo que podría llamarse régimen penal administrativo, al que le son aplicables, en cuanto a su interpretación, las normas de favorabilidad del derecho penal, según el cual en materia penal se aplicarán, de preferencia, las reglas que favorezcan al reo.

En cambio, en la Decisión 486, que regula la caducidad de la patente en el artículo 80, se establece el pago de una tasa anual para mantener vigente la patente y de conformidad con GACETA OFICIAL 31/01/2011 47.60 las disposiciones de las oficinas nacionales competentes. En caso exista falta de pago de la referida tasa anual se produce la caducidad de pleno derecho.

Según esta disposición, la Oficina Nacional Competente deberá reconocer la caducidad, pero su actuación no es constitutiva pues la caducidad se constituye por la ocurrencia del hecho, es decir, del no pago de la anualidad. Pago de tasas para mantener vigente la patente. En cuanto al pago de tasas en período de tránsito legislativo, éstas deberán efectuarse de acuerdo a la norma vigente, según el Punto 1 de la presente providencia; y, en consecuencia, en concordancia con la fecha de nacimiento de la nueva obligación. En el presente caso, de acuerdo con el siguiente gráfico: Decisión 344 (Antes del 1 de diciembre de 2000) Decisión 486 (Luego del 1 de diciembre de 2000) Obligación pago de Obligación de pagar las tasas de forma quinquenal. * Obligación de pagar las tasas de forma anual.

Ejecución pago del Si se efectuaron pagos en la modalidad de quinquenios, que abarquen un periodo más allá del 1 de diciembre de 2000, se entenderán los pagos efectuados como pagos adelantados de las anualidades según la Decisión 486. Se reconocerán los pagos realizados bajo la normativa anterior. Si no se efectuaron pagos en la modalidad de quinquenios, antes del 1 de diciembre de 2000, se deberán efectuar los pagos de forma anual. * En concordancia con la legislación nacional.

3. PRINCIPIO DEL COMPLEMENTO INDISPENSABLE. Sobre las normas nacionales alegadas en el presente proceso, este Tribunal considera pertinente desarrollar el principio del complemento indispensable. Respecto del Ordenamiento Jurídico Comunitario se puede presentar, en relación con el papel del derecho interno de los Países Miembros frente al derecho comunitario, la pregunta: cación de aquéllas”.

(Proceso 107-IP-2008, Asunto: COMPETENCIA DESLEAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1702, de 26 de febrero de 2009). Así, para que las normas de derecho interno puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria e indispensable para su correcta ejecución. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, ¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? CONCLUYE: Acerca de este cuestionamiento el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo.

En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta apli- PRIMERO: Según lo desarrollado en la presente providencia, la norma posterior se aplicará de forma inmediata a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior; en ese sentido, la nueva Decisión se aplicará al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

Por lo tanto, en GACETA OFICIAL el presente caso, se aplicará el artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser la norma vigente al momento de declararse la caducidad de la patente “CIERRE INDICADOR DE VIOLACIÓN”.

SEGUNDO: La figura de la caducidad de la patente se concibe como una sanción administrativa en la legislación comunitaria, establecida para garantizar que los titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por servicios que presta el Estado a través de las oficinas nacionales correspondientes. Según la Decisión 344, la caducidad de la patente opera cuando el titular no cumple con su obligación de pagar las tasas periódicas establecidas conforme a las disposiciones de la Oficina Nacional Competente; en el presente caso, de forma quinquenal.

Mientras que según la Decisión 486, la figura operará cuando el titular no cumple con pagar una tasa anual. En cuanto al pago de tasas en período de tránsito legislativo, éstas deberán efectuarse de acuerdo a la norma vigente, según el Punto 1 de la presente providencia; y, en consecuencia, en concordancia con la fecha de nacimiento de la nueva obligación TERCERO: En caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero. Las autoridades nacionales de los Países Miembros pueden regular, a través de normas internas, los asun- 31/01/2011 48.60 tos no comprendidos en la norma comunitaria andina.

Así, para que las normas de derecho interno, de conformidad con el principio del complemento indispensable, puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 31/01/2011 49.60 PROCESO 115-IP-2010 Interpretación prejudicial de los artículos 52, 238, 239, 240 y 248 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Juzgado Séptimo de lo Civil de Pichincha, República del Ecuador; y, de oficio, de los artículos 243, 245, 246, 247 y 249 de la misma Decisión. Patente: “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE SILDENAFIL”.

Actor: PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS. Proceso Interno Nº 0195-2004-GV. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de noviembre del año dos mil diez. VISTOS: El Oficio Nº 1557-2010-JSCP-EV, de 7 de septiembre de 2010, recibido en este Tribunal el 13 de septiembre de 2010, mediante el cual el Juzgado Séptimo de lo Civil de Pichincha, República del Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 52, 238, 239, 240 y 248 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 0195-2004-GV;

El auto de 14 de octubre de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y; Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. 1.

Las partes. Demandante: PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS. Demandado: ARYL S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS es titular en el Ecuador de la patente de procedimiento denominada “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE SILDENAFIL”, otorgada por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), el 30 de agosto de 1999, con vigencia hasta el 4 de junio de 2017.

PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS demanda a ARYL S.A. por supuestas actividades conducentes a introducir al Ecuador la materia prima para la preparación de SILDENAFIL, una sustancia protegida por la patente “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE SILDENAFIL”. El 23 de marzo de 2004, el Juzgado de lo Civil de Pichincha, califica la demanda y adopta, entre otras, las siguientes medidas cautelares: Prohibir a ARYL S.A. todo acto que tienda a poner a disposición del público el producto SILDENAFIL BASE, hasta que se demuestre que el procedimiento de fabricación de SILDENAFIL no altera la patente “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE SILDENAFIL”; y prohibir que ARYL S.A. ponga en zona aduanera ecuatoriana, por acto de comercio interior, todo SILDENAFIL base para la preparación de tabletas en el Ecuador.

Mediante escrito de 27 de julio de 2010, la demandante PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, solicita al Juez que se pida al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Interpretación Prejudicial de los artículos 52, 238 y 240 de la Decisión 486. 3. Fundamentos de la Demanda: La sociedad PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS sustenta su demanda en los términos siguientes: Manifiesta que un acto que tiende a poner a disposición del público el producto protegido por la patente concedida a PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, es el envío al Ecuador y/o la introducción en el país de SILDENAFIL base por parte de ARYL S.A., al granel para la manufactura de tabletas.

En esta circunstancia, señala que el propósito de estas acciones comerciales e industriales, es poner el medicamento termi- GACETA OFICIAL nado listo para su comercialización en el Ecuador; algo que prohíbe el literal f) del artículo 149 de la Ley de Propiedad Intelectual. Señala también que el artículo 302 último inciso de la Ley de Propiedad Intelectual dispone cuando “el juicio versare sobre violación de una patente de invención relacionada con procedimientos; la carga de la prueba sobre la licitud del procedimiento utilizado para la fabricación del producto, le corresponderá al demandado”.

Es decir, mientras el demandado no pruebe lo contrario, se presume legalmente que éste ha usado el procedimiento patentado por PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS para fabricar la materia prima y/o el producto al granel que es SILDE-NAFIL, tal como lo prevé el artículo 240 de la Decisión 486. Concluye señalando que ARYL S.A. se encuentra realizando a través de terceros, actividades de introducción al país de materia prima para la preparación de SILDENAFIL, una sustancia protegida por la Patente de Procedimiento Nº PI 99-1598.

La importación y comercialización de SILDENAFIL por parte ARYL S.A., sin haber acreditado la licitud del procedimiento de obtención de su SILDENAFIL, atenta contra los derechos de explotación exclusiva que le confiere la patente de procedimiento a PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS. 4. Contestación a la demanda. 31/01/2011 50.60 Solicita expresamente que se tenga en cuenta que no opera la inversión de la carga de la prueba alegada por PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS en su escrito de demanda, según el cual sería ARYL S.A. quien debe demostrar que no infringe la patente de PFIZER, amparado en el artículo 302 último inciso de la Ley de Propiedad Intelectual.

Finalmente, alega falta de legítimo contradictor, toda vez que serán los importadores de SILDENAFIL al Ecuador los responsables de verificar que tal producto no infrinja la patente de PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 52, 238, 239, 240 y 248 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, conforme a lo solicitado por el Juez Consultante, se interpretarán los artículos 52, 238, 239, 240 y 248 de la Decisión 486; y, de oficio, los artículos 243, 245, 246, 247 y 249 de la misma Decisión. Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: El demandado ARYL S.A. contesta la demanda en los términos siguientes: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Solicita expresamente que al amparo del segundo inciso del artículo 314 de la Ley de Propiedad Intelectual y del segundo inciso del artículo 248 de la Decisión 486, se declaren caducadas y se dejen sin efecto las medidas cautelares dictadas en contra de ARYL S.A., mediante providencia de 23 de marzo de 2004, puesto que la parte actora no ha cumplido con el término de 15 días previsto en la referida norma y mucho menos con el término de 10 días previsto en la Decisión 486.

“(…) Advierte que ARYL S.A. nunca ha producido o comercializado el principio activo SILDENAFIL en el Ecuador, por lo cual no pudo haber afectado la patente “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE SILDENAFIL”, otorgado en el Ecuador. Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o GACETA OFICIAL ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

(…) Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

Artículo 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado.

Artículo 240.- En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patenta-do, si: a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o, 31/01/2011 51.60 b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales. (…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

(…) Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta in- GACETA OFICIAL fracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados. Artículo 248.- Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada.

Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida. 31/01/2011 52.60 La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar.

Artículo 249.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla (…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE PATENTE. Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, con apoyo en criterios doctrinales en la materia, se puede afirmar que “La patente es la concesión que otorga el Estado a un inventor o a su causahabiente para explotar exclusivamente una invención industrial durante un plazo determinado, al cabo del cual pasa a ser de dominio público”.

(Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (II). Editor Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá, 2002, p. 22). Del indicado concepto, así como del artículo 14 de la Decisión 486, se destaca que la patente se concede para una invención, la cual, a su vez, ha sido definida por la doctrina como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (Baylos Corroza, Hermenegildo.

Tratado de Derecho Industrial. Segunda Edición. Editorial Civitas, 1993, p. 695). En consecuencia, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica. Adicionalmente, se tiene que las invenciones susceptibles de patentamiento, pueden ser de productos o de procedimientos. La invención de productos “comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano. (…) puede referirse principalmente a cosas, substancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos) ” (Fernández- GACETA OFICIAL Novoa, Carlos.

La modernización del Derecho español de patentes. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64). La invención de procedimientos consiste en que “su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. ‘Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías’ (Horacio Rangel Ortíz, Usurpación de Patentes, Universidad Panamericana, México DF, 1994, pág. 85)” (Metke Méndez, Ricardo.

Ob.cit., p. 32). Al respecto, el Tribunal ha señalado: “La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización) (Proceso 13-IP-2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13– ILO, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1061, de 29 de abril de 2004).

2. LOS DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE A SU TITULAR. DERECHO DE EXCLUSIVIDAD SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE LA INVENCIÓN. El Tribunal considera oportuno referirse al tema, en virtud de que el demandante, PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, manifiesta que “(…) el titular de una patente de procedimiento puede impedir que un tercero no autorizado use el procedimiento patentado y ponga en el comercio los resultados obtenidos de éste, en este caso el ingrediente activo sildenafil, bajo oferta en venta, venta, uso del producto obtenido bajo dicho procedimiento, importación y exportación del producto obtenido directamente bajo el procedimiento patentado”, y que “la exclusividad en la explotación del producto protegido por la patente, constituye un principio legal recogido en la Decisión 486”.

Al respecto, el artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa, denominada “ius prohibendi”, que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir la explotación de la invención objeto de patente, entendida como el uso integral del procedimien- 31/01/2011 53.60 to reivindicado y la consiguiente distribución y comercialización de los resultados obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente por el titular.

Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la explotación de la invención, otorgado por la concesión de la patente. De lo precedentemente expuesto, contrario sensu, podemos afirmar que el titular de la patente puede exclusivamente utilizar el procedimiento reivindicado, y consecuentemente fabricar un determinado producto, ofertarlo, venderlo o importarlo para alguno de estos fines.

Es preciso señalar que el derecho de patente, “ius prohibendi”, tiene su origen en un acto expreso, ejecutado por una autoridad estatal competente, sin embargo, el derecho de explotar la invención patentada, como manifestación de la libertad de industria y comercio, es anterior a éste, puesto que un inventor que no solicita patente alguna o que prefiere mantener su invención en forma de tecnología confidencial, no tiene ningún obstáculo jurídico para llevar adelante la explotación de la invención, salvo las disposiciones legales de orden público vigentes en un determinado Estado, referidas a licencias o autorizaciones particulares relacionadas con el producto o procedimiento patentado, por ejemplo las disposiciones ambientales, sanitarias y de seguridad industrial, entre otras.

Cabe mencionar que los derechos conferidos por la patente, tienen una duración máxima de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro. Finalmente, y siguiendo el criterio de Guillermo Cabanellas, podemos distinguir tres tipos de infracciones a los derechos emergentes de la patente: “las directas, que son aquellas cometidas por quien usa o vende la invención patentada, sin permiso de su titular.

Las indirectas que se configuran cuando una persona induce a otra a usar o vender ilícitamente la invención y las infracciones contributivas, son las que tienen lugar cuando una persona vende o suministra un elemento al infractor principal, siendo que tal elemento tiene como único o principal uso posible, su empleo en el contexto de la invención patentada”.

(Guillermo Cabanellas, Derecho de las patentes de Invención. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001, p. 475). GACETA OFICIAL

3. LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN A LOS DERECHOS QUE CONCEDE UNA PATENTE. Debido a que la demandante, PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, hace referencia a la supuesta infracción a los derechos que le confiere la patente, se abordará el tema para aclarar, de acuerdo a la normativa comunitaria, cuáles son las acciones por infracción a los derechos que concede una patente.

Con relación a la facultad que tiene el titular de una patente para iniciar una acción que proteja sus derechos, el Tribunal expresó en la interpretación contenida en el expediente 14-IP-2007 de 21 de marzo de 2007, publicada en la Gaceta Oficial Nº 1513, de 27 de junio de 2007), lo siguiente: “El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.

El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.

La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.

En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza.

La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito”. 31/01/2011 54.60 Con referencia a la disposición contenida en el artículo 239 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cabe destacar que es una norma complementaria al artículo 238, analizado precedentemente, puesto que como expresó este Tribunal: “El ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”.

(Proceso 116-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de 2005). Es necesario dejar claramente establecido lo siguiente: mencionamos en líneas precedentes que el “ius prohibendi” del titular de la patente tiene su origen en un acto expreso de autoridad nacional competente, consecuentemente se puede considerar que una explotación no autorizada del producto o procedimiento reivindicado, sucedido después de esta declaración administrativa, se constituye en una infracción a los derechos conferidos al titular, quien tiene la facultad de activar el mecanismo previsto en el artículo 238; sin embargo, la norma comunitaria a objeto de proteger los legítimos intereses del inventor, ha establecido en su artículo 239, que si una tercera persona sin autorización, explota el objeto de la patente durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público, y pueda ser consultada la solicitud respectiva, y la fecha de concesión de la patente, el titular tendrá la facultad de iniciar una acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención. GACETA OFICIAL En este sentido, es preciso puntualizar que la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios causados al titular de la patente, estará limitado en su alcance por los términos de la reivindicación protegida y será cuantificada de acuerdo a la explotación indebida que realizó el demandado del producto o procedimiento tutelado.

Por otra parte, la disposición contenida en el artículo 240 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece con claridad que la carga de la prueba en un proceso sobre infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, le corresponde al demandado y se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado.

El Tribunal aclara que la acción que se pueda iniciar se refiere únicamente a daños y perjuicios y no así a posibles procedimientos penales. En resumen, citando el proceso 78-IP-2009, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1789, de 14 de diciembre de 2009, tenemos: A. Sujetos activos. Pueden entablar la acción por infracción los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (Tercer párrafo del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

(Segundo párrafo del artículo 238). B. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. 31/01/2011 55.60 b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial.

4. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y SU CADUCIDAD. El Tribunal analiza el tema de las medidas cautelares, en virtud a que, en el escrito de demanda, el demandante solicita como tales las siguientes: • “Prohibir a ARYL S.A., y hasta cuando demuestre que su procedimiento de fabricación de SILDENAFIL no altere la patente registrada a favor de PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, todo acto que tienda a poner a disposición del público su producto SILDENAFIL base”. • “Prohibir que ARYL S.A. ponga en la zona aduanera ecuatoriana por vía de un acto de comercio exterior, todo SILDENAFIL base para la preparación de tabletas en el Ecuador”. • “Disponer a las empresas verificadoras calificadas por la Aduana, a fin de que se abstengan de inspeccionar y conceder certificaciones que permitan el libre tráfico al Ecuador de la materia prima y/o producto a granel que contenga SILDENAFIL, y cuyo origen sea ARYL S.A.”. • “Disponer a la Gerencia General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, a efectos de que impida el ingreso al país, así como la nacionalización de materia prima a granel, que contenga SILDENAFIL, y cuyo fabricante sea ARYL S.A.”. • “El retiro del comercio de las mercancías ilícitas denunciadas”.

El Tribunal, con relación a las medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial y sobre la facultad de la autoridad jurisdiccional interna, ha señalado: “La doctrina enseña que existe el riesgo de que el intervalo entre el ejercicio de la acción y el pronunciamiento de la sentencia de mérito sea de tal extensión que comprometa, hasta en forma irreparable, la efectividad de la tutela jurisdiccional” (COMOGLIO, Luigi Paolo: “Lezioni sul Processo Civile”, secon- GACETA OFICIAL da edizione, Il Mulino, 1998, Bologna-Italia, pp. 365 ss.).

La prevención de este riesgo impone la necesidad de una forma de tutela jurisdiccional, la tutela cautelar, que permita al Juez conservar el status quo ante de la res litigiosa y asegurar a priori la efectividad de la sentencia de mérito. En el caso de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial, la norma comunitaria dispone que la tutela cautelar puede tener por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito (artículo 245).

En consecuencia, el Juez podrá ordenar, entre otras, las siguientes medidas: el cese inmediato de los actos constitutivos de la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla; la suspensión de la importación o de la exportación de tales productos, medios y materiales; la constitución por el presunto infractor de garantía suficiente; y, de ser necesario para evitar la continuación o repetición de la infracción, el cierre temporal del establecimiento del demandado (artículo 246).

Se trata de medidas cuya solicitud corresponde a quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción (artículo 245), lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la Autoridad Nacional Competente pueda ordenar de oficio su aplicación (artículo 246). Ahora bien, la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles prima facie, permita al Juez considerar como verosímil y probable la existencia del derecho que se invoca (fumus boni iuris), y reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (periculum in mora).

El examen de estos requisitos de admisibilidad de la cautela, así como de los otros que se establezcan, conduce, pues, a un juicio de probabilidad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la tutela de mérito. La norma comunitaria prescribe que la medida sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para obrar, la existencia del derecho cuya infracción se denuncia y pruebas que conduzcan a presumir razonablemente la 31/01/2011 56.60 comisión real o inminente de tal infracción (artículo 247).

Por tanto, el solicitante tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción iuris tantum, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción. Se entiende que la autoridad indicada valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho.

En todo caso, es de la potestad discrecional de dicha autoridad condicionar la obtención de la medida al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía suficiente, así como valorar la idoneidad y suficiencia de dicha garantía, la cual, de ser el caso, servirá para responder por los daños y perjuicios que, eventualmente, pudieran causarse.

Los efectos de la medida que se acuerde serán provisorios, ya que se extinguirán en el curso del proceso o serán absorbidos por la sentencia de mérito. En cuanto al aseguramiento del derecho de defensa de quien recibe la aplicación de una medida cautelar como demandado, el artículo 248 de la Decisión 486 señala que, de ocurrir ello sin audiencia previa, “cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución” y que ”la parte afectada podrá recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada”.

Respecto a la caducidad de las medidas cautelares, el artículo 248, en el primer párrafo, señala que “toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida”. En ese sentido, lo que se debe analizar a efectos de determinar la caducidad de las medidas cautelares es su ejecutoriedad.

En consecuencia, en caso de que se hubieran presentado varias medidas cautelares, hasta que éstas no se hayan ejecutado en su totalidad, no empezará a correr el término de diez días establecido para su caducidad. Sobre las medidas en general y bajo cualquier modalidad, garantizando el derecho de defensa, GACETA OFICIAL se establece que ”la autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar”.

Con relación a lo previsto en el artículo 249 de la Decisión 486, es necesario tomar en cuenta lo mencionado precedentemente en relación al objeto de la aplicación de medidas cautelares, el cual es, precisamente, impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en este sentido, la norma en análisis dispone la procedencia de medidas cautelares, sólo sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla, limitando de esta forma el alcance de esta medida accesoria a los bienes que son materia del litigio, siendo lógica esta disposición puesto que el propio proceso cautelar presenta limitaciones por estar condicionado, por una parte, al proceso principal del cual es accesorio y por ser una medida instrumental que carece de pretensión propia y cuyos efectos serán netamente procesales.

De igual forma, a manera de resumen, se cita lo mantenido por el Tribunal en el Proceso 78-IP2009, ya mencionado: 1. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares.

Las cuales tienen como objeto lo siguiente: • Impedir la comisión de la infracción. • Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. • Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. • Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. • Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van 31/01/2011 57.60 desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas (artículo 247).

También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246). 2. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.

Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 3.

Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, como efecto, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

5. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. En el presente caso, este Tribunal considera relevante desarrollar el tema de la indemnización por daños y perjuicios. Al respecto, el artículo 243 de la Decisión 486 enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuan- GACETA OFICIAL tía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Al referirse a estos criterios, el Tribunal ha señalado: “El primer criterio es el del daño emergente y el lucro cesante. Por daño emergente se entiende el perjuicio efectivamente sufrido por el actor y que se encuentre causalmente determinado por la conducta del infractor.

De conformidad con ello se deberán indemnizar, por ejemplo, los gastos de publicidad y difusión en que incurrió el afectado para hacer frente a la competencia desleal (…). Por lucro cesante se entiende las ganancias que el afectado dejó de percibir debido a la competencia desleal, de no haberse presentado ésta. Las ganancias se determinan en el periodo de tiempo que se encuentra comprendido entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización”.

(Proceso 11-IP-2006, marca: VELAS IMPERIALES, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1354, de 8 de junio de 2006). La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

En este marco, el Juez Consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos.

El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el 31/01/2011 58.60 actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo (…).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular (…) habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual (…)”.

(Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007). La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (artículo 244 de la Decisión 486).

De lo anterior, se desprende lo siguiente: • Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. En virtud de lo anteriormente expuesto, GACETA OFICIAL EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: La invención constituye una obra creadora que provee solución a un problema técnico, y que, al ser aplicada en el ámbito de la industria, procura la obtención de un resultado útil. La invención de producto se materializa en un cuerpo cierto destinado a dar satisfacción a una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido cubrir, mientras que la invención de procedimiento consiste en una serie de operaciones que inciden sobre una materia y se encaminan a la obtención de un objeto o de un resultado.

En todo caso, la invención deberá constituir un avance técnico significativo en el desarrollo de la industria.

SEGUNDO: El inventor de un producto o procedimiento goza del derecho de utilización y explotación de su invención, sin necesidad de formalidad alguna. Para obtener la exclusividad de este derecho y el consiguiente “ius prohibendi” frente a terceros, es necesario que una autoridad nacional competente conceda la patente de invención, a través de un acto expreso, a partir del cual el titular de la patente podrá ejercer la exclusividad y la facultad de oposición y exclusión.

TERCERO: El titular de una patente tiene la facultad de iniciar una acción legal, en virtud del principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial conferido por la patente, que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción nacional competente, contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho, que ejecute actos que la hagan inminente o que cause un daño o perjuicio al titular una vez solicitada la patente y antes de ser concedida. 31/01/2011 59.60 CUARTO: La tutela cautelar tiene por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en consecuencia, el Juez podrá ordenar, entre otras, el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla.

En tal sentido, el Juez podrá ordenar, entre otras, las siguientes medidas: el cese inmediato de los actos constitutivos de la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla; la suspensión de la importación o de la exportación de tales productos, medios y materiales; la constitución por el presunto infractor de garantía suficiente; y, de ser necesario para evitar la continuación o repetición de la infracción, el cierre temporal del establecimiento del demandado.

El solicitante de las medidas cautelares tiene la carga de aportar los elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción iuris tantum, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción. Se entiende que la autoridad indicada valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho.

Respecto a la caducidad de las medidas cautelares, el artículo 248, en el primer párrafo, señala que “toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara GACETA OFICIAL 31/01/2011 60.60 dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida”.

En ese sentido, lo que se debe analizar a efectos de determinar la caducidad de las medidas cautelares es su ejecutoriedad. En consecuencia, en caso de que se hubieran presentado varias medidas cautelares, hasta que éstas no se hayan ejecutado en su totalidad, no empezará a correr el término de diez días establecido para su caducidad. ción, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas.

Será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su patente. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde.

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la patente protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. El Juzgado Séptimo de lo Civil de Pichincha, República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 0195-2004GV, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

El Juez Consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explota- Isabel Palacios L. SECRETARIA QUINTO: La acción tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. El término de prescripción no puede sobrepasar de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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