PROCESO 133-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.
Actor: PANIFICADORA MODERNA S.A. Marca: “NUTRICER” (mixta). Expediente Interno N° 7675-CS. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.
VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012.
I. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: PANIFICADORA MODERNA S.A. Demandado: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Tercero interesado: N.V. NUTRICIA. II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
III. DATOS RELEVANTES. A. Hechos: El 10 de mayo de 2000 la sociedad PANIFICADORA MODERNA S.A. solicitó el registro del signo NUTRICER (mixto) en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 424, de mayo de 2000. La sociedad N.V. NUTRICIA presentó observación con base en su marca registrada “NUTRICIA” (denominativa) en la Clase 05.
Mediante Resolución Nº 978314, de 1 de noviembre de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial aceptó la observación presentada. PANIFICADORA MODERNA S.A. deduce recurso contencioso administrativo subjetivo o de plena jurisdicción, pretendiendo la declaratoria de ilegalidad e invalidez jurídica de la mencionada Resolución Nº 978314, mediante la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial acepta la observación presentada por N.V. NUTRICIA y niega el registro de la marca NUTRICER (mixta) en la Clase 30.
B. Fundamentos de la Demanda: La actora manifiesta que: - El signo solicitado “NUTRICER” (mixto) en la Clase 30 es perfectamente registrable, por lo que la autoridad administrativa hizo mal en denegar el registro, ya que los signos confrontados poseen entre sí diferencias que les permiten ser identificados plenamente en el mercado, sin riesgo alguno de confusión o aprovechamiento injusto. - La Resolución Nº 978314 carece de sustento ya que el signo que se intenta registrar: “NUTRICER y logo” se caracteriza por reunir el doble requisito de la novedad y distintividad, necesarios para proceder al registro. - Señala que el opositor minimiza la importancia que posee en la estructura la partícula “CER”, elemento constitutivo que le otorga novedad al signo “NUTRICER” (mixto).
Debe recordarse que la marca es un todo y que debe ser considerada como tal, al momento de decidirse o no su concesión. - En el plano gráfico-visual se concluye que la terminación “-CER” tiene suficiente fuerza distintiva para individualizar la marca “NUTRICER” (mixta), permitiendo efectivamente al consumidor reconocerla. Así, fonéticamente los sonidos finales son totalmente disímiles “-ER” e “ICIA” determinando la diferencia entre las marcas confrontadas. - Indica que los signos confrontados protegen productos de diversa naturaleza, diferentes entre sí. La marca opositora protege productos comprendidos en la Clase 05 (especialmente productos dietéticos para niños y enfermos), a diferencia del signo solicitado NUTRICER (mixto) destinado a proteger productos para humanos no comprendidos en otras clases.
En consecuencia, no existe riesgo de confusión tanto porque los productos son distintos, como porque se los comercializa por distintos medios. - Manifiesta también que la autoridad administrativa pasa por alto el hecho de que existen registradas marcas que utilizan ciertos prefijos comunes que, como la partícula inicial “NUTRI-”, no son susceptibles de apropiación pues nacen del término NUTRICIÓN. C. Contestación a la Demanda: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) contesta la demanda negando sus fundamentos de hecho y derecho.
Se ratifica en la legalidad de la Resolución Nº 978314 materia de la impugnación ya que considera que fue emitida en conformidad con la legislación andina y nacional. El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda negando sus fundamentos de hecho y derecho. Señala que el signo solicitado era irregistrable ya que, frente a la marca actora, no cumplía con los requisitos legales para constituirse como marca.
El Procurador General del Estado se limita a señalar el domicilio judicial para notificaciones. D. Tercero Interesado: La empresa N.V. NUTRICIA, en calidad de tercera interesada, contesta la demanda en los siguientes términos: - Que, el signo solicitado NUTRICER (mixto) en la Clase 30 carece de distintividad ya que es visual, fonética e ideológicamente similar a la marca NUTRICIA (denominativa) registrada a su nombre en la Clase 05 mediante Título Nº 385-85. - Que, la demanda es improcedente, ya que la resolución impugnada no viola ninguna de las disposiciones legales de la materia. - Indica que, del análisis de las denominaciones NUTRICIA – NUTRICER, se puede observar que éstas poseen la misma longitud, es decir, ocho letras, seis de las cuales son exactamente iguales (N-U-T-R-I-C), y la misma cantidad de sílabas, que son tres (NU-TRI-CIA y NU-TRI-CER), dos de las cuales son idénticas.
Resalta que el elemento inicial es exactamente el mismo en cada denominación (NUTRIC). Todas estas coincidencias resultan fundamentales para apreciar la semejanza que existe entre los signos confrontados. - Al permitirse el registro de la marca NUTRICER (mixta), se produciría, sin duda, confusión ideológica en el público consumidor, pues entre ésta y la denominación NUTRICIA, existe un contenido conceptual extremadamente parecido. - Manifiesta que la confusión ideológica es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea que impide al consumidor distinguir entre dos marcas.
Así, se debe concluir que la posibilidad de confusión conceptual entre las marcas NUTRICIA y NUTRICER es muy alta. Ambos signos evocan un concepto extremadamente similar y sugieren la idea de nutrición. Las denominaciones NUTRICIA y NUTRICER, al ser expresadas ante un oyente, presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de asociación. Agrega que justamente es esta inmediata evocación la que puede producir confusión. - En cuanto al logotipo que la demandante ha incluido en la denominación NUTRICER, señala que éste no constituye un factor que permita o facilite el registro de dicho signo, pues este elemento no le aportaría mayor distintividad a la denominación. - Los productos que protegen las marcas en conflicto se encuentran sumamente relacionados entre sí, situación que constituye otro elemento agravante, pues se puede causar gran confusión en el público consumidor, que podría imaginar el origen común de estos productos y los fabricados por la empresa N.V. NUTRICIA, de reconocida calidad y prestigio en el mercado internacional y andino en particular.
Sería imposible para el público consumidor discernir entre ambos productos. - Los productos amparados por la denominación NUTRICIA son productos alimenticios y dietéticos para niños e inválidos mientras que los productos protegidos por la denominación solicitada por el demandante son papillas para alimentación de humanos. Por lo tanto, resulta evidente que las marcas en cuestión, en atención a su naturaleza, finalidad a la que se destinan, circulación, estructura, composición y presentación, pueden llegar a crear confusión en el público consumidor.
IV. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas. El Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344, así como de los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486. Conforme se desprende de autos, la solicitud de registro de marca se presentó el 10 de mayo de 2000, es decir, en vigencia de la Decisión 344.
Por ello se interpretarán los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344, y de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. No se interpretará el artículo 95 de la Decisión 344 por no ser pertinente en el caso de autos. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: “DECISIÓN 344 “(…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
DECISION 486 (…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…).”
1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin embargo, la solicitud de registro del signo mixto NUTRICER para identificar productos de la Clase 30 se presentó el día 10 de mayo de 2000, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.
Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica en los casos de tránsito legislativo, ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad. Este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando, bien los requisitos de validez o bien los derechos conferidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. Para el caso, se reitera que: “( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación -tanto en sede administrativa como judicial- de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
(Proceso 39-IP-2003. marca: "& MIXTA", publicado en la Gaceta Oficial N° 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.
Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.
De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo NUTRICER (mixto) se realizó en vigencia de la Decisión 344. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como, las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.
2. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. El artículo 81 de la Decisión 344 define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo con esta definición legal, este Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.
La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.
Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: "El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades".
(Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. 7ma. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2010. p. 25). La susceptibilidad de representación gráfica, permite componer una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
3. IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA POR IDENTIDAD Y SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Tomando en cuenta que la sociedad PANIFICADORA MODERNA S.A solicitó el registro del signo NUTRICER (mixto), y que la empresa N.V NUTRICIA presentó observación en contra de dicha solicitud, con base en su marca registrada NUTRICIA (denominativa), el Tribunal estima pertinente referirse a los impedimentos para el registro de un signo contemplados en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, concordado con lo dispuesto por el literal a) del artículo 82.
El literal a) del artículo 83 de la Decisión, consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor.
Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: “(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 109-IP-2002, marca: “CHILIS y diseño”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 914, de 1 de abril de 2003,). De conformidad con lo expuesto, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.
Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
Debido a que N.V NUTRICIA alega confusión ideológica en el público consumidor, por considerar que el contenido conceptual entre los signos en controversia es extremadamente parecido, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta este tema. Reglas para el cotejo marcario: La oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: * La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. * En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. * Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
Los anteriores parámetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58- IP-2006. Marca: "GUDUPOP", publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006; y, Proceso 62-IP-2006. Marca: "DK", publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006.
Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.
(Proceso 48-IP-2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, del 5 de julio de 2004, (citando al proceso 18- IP-98, marca: “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998).
4. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. En el proceso interno se aborda la comparación entre el signo solicitado NUTRICER (mixto) y la marca registrada NUTRICIA (denominativa). Por ello, es necesario que el Tribunal analice el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
El signo mixto está conformado por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc.
Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.
Cuando la oficina nacional competente realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.
5. PARTÍCULAS DE USO COMÚN Y PARTÍCULAS EVOCATIVAS. LA MARCA DÉBIL. Dado que la actora manifestó que las marcas en conflicto utilizan el prefijo común “NUTRI-” que no es susceptible de apropiación pues nace del término “NUTRICIÓN”, el Tribunal desarrollará el tema de las partículas de uso común. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común, al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando[1].
Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.
Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…)”.
(Proceso 99-IP-2004, marca: “DIGITAL SMOKING”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004). En el proceso interno N.V. NUTRICIA también manifestó que la posibilidad de confusión conceptual entre las marcas en conflicto era muy alta ya que ambas “evocan un concepto extremadamente similar y sugieren la idea de nutrición (…)”.
La marca evocativa es la que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento, para relacionar aquel signo con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que, únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo. La marca evocativa cumple la función distintiva y, por lo tanto, es registrable.
Sin embargo, entre más sea la proximidad de la marca evocativa con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen al signo evocativo marcadamente débil. Esto se da en el caso de las marcas evocativas que contienen elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa a la marca, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una proximidad marcada con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.
6. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. En el presente caso, el signo solicitado NUTRICER pretende distinguir productos amparados en la Clase 30, mientras que la marca registrada NUTRICIA distingue productos de la Clase 05. Al respecto, se deberá analizar la conexión competitiva existente entre los productos y servicios a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”(Proceso N° 114-IP-2003.
Marca: “EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo NUTRICER (mixto) se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma que debe aplicar el Juez Consultante.
SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo NUTRICER (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 y 82 a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 83 de la misma Decisión.
TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalada en la presente interpretación prejudicial que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.
QUINTO: En el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos se deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.
SEXTO: El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. En el ámbito de los signos distintivos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
SEPTIMO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.
OCTAVO: El Juez Consultante deberá considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas en las Clases 30 y 05 de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Sobre el tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.
OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.