Gace2061 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXIX - Número 2061 Lima, 12 de junio de 2012 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 133-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Actor: PANIFICADORA MODERNA S.A. Marca: “NUTRICER” (mixta). Expediente Interno N° 7675-CS Proceso 143-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e, Interpretación Prejudicial, de oficio, del artículo 150 de la misma Decisión 486.

Marcas: TELCEL (denominativa); TELCEL (mixta); TELCEL MOVIL (denominativa) y TELCEL MÓVILES (denominativa). Actor: sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE RL DE C.V. Proceso interno Nº 2005-00303 Proceso 153-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.

Actor: Papeles Nacionales S.A. Marca: “UPM FINESSE” (denominativa). Proceso Interno N° 2007-00306 Proceso 161-IP-2011.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la misma Decisión 486.

Marca: MAFE (mixta). Actor: sociedad FRITO LAY COLOMBIA LTDA. Proceso interno Nº 2009-00074 Proceso 174-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literales a), b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, el artículo 150 de la misma Decisión. Con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “TAXI DRIVER” (denominativa). Actor: PELAEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A. Expediente interno: Nº 2006-00244 Proceso 125-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, el artículo 150 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: NH12 (denominativa). Actor: VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. Expediente Interno Nº 2007-00232 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 12/06/2012 2.60 PROCESO 133-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Actor: PANIFICADORA MODERNA S.A. Marca: “NUTRICER” (mixta). Expediente Interno N° 7675-CS. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

III. DATOS RELEVANTES. A. Hechos: El 10 de mayo de 2000 la sociedad PANIFICADORA MODERNA S.A. solicitó el registro del signo NUTRICER (mixto) en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012.

I. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: PANIFICADORA MODERNA S.A. Demandado: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 424, de mayo de 2000.

La sociedad N.V. NUTRICIA presentó observación con base en su marca registrada “NUTRICIA” (denominativa) en la Clase 05. Mediante Resolución Nº 978314, de 1 de noviembre de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial aceptó la observación presentada. PANIFICADORA MODERNA S.A. deduce recurso contencioso administrativo subjetivo o de plena jurisdicción, pretendiendo la declaratoria de ilegalidad e invalidez jurídica de la mencionada Resolución Nº 978314, mediante la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial acepta la observación presentada por N.V. NUTRICIA y niega el registro de la marca NUTRICER (mixta) en la Clase 30.

B. Fundamentos de la Demanda: Tercero interesado: N.V. NUTRICIA. La actora manifiesta que: II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. - El signo solicitado “NUTRICER” (mixto) en la Clase 30 es perfectamente registrable, por lo que la autoridad administrativa hizo mal en denegar el registro, ya que los signos confrontados poseen entre sí diferencias que les permiten ser identificados plenamente en el mercado, sin riesgo alguno de confusión o aprovechamiento injusto.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. GACETA OFICIAL - La Resolución Nº 978314 carece de sustento ya que el signo que se intenta registrar: “NUTRICER y logo” se caracteriza por reunir el doble requisito de la novedad y distintividad, necesarios para proceder al registro. - Señala que el opositor minimiza la importancia que posee en la estructura la partícula “CER”, elemento constitutivo que le otorga novedad al signo “NUTRICER” (mixto).

Debe recordarse que la marca es un todo y que debe ser considerada como tal, al momento de decidirse o no su concesión. - En el plano gráfico-visual se concluye que la terminación “-CER” tiene suficiente fuerza distintiva para individualizar la marca “NUTRICER” (mixta), permitiendo efectivamente al consumidor reconocerla. Así, fonéticamente los sonidos finales son totalmente disímiles “-ER” e “ICIA” determinando la diferencia entre las marcas confrontadas. - Indica que los signos confrontados protegen productos de diversa naturaleza, diferentes entre sí. La marca opositora protege productos comprendidos en la Clase 05 (especialmente productos dietéticos para niños y enfermos), a diferencia del signo solicitado NUTRICER (mixto) destinado a proteger productos para humanos no comprendidos en otras clases.

En consecuencia, no existe riesgo de confusión tanto porque los productos son distintos, como porque se los comercializa por distintos medios. - Manifiesta también que la autoridad administrativa pasa por alto el hecho de que existen registradas marcas que utilizan ciertos prefijos comunes que, como la partícula inicial “NUTRI-”, no son susceptibles de apropiación pues nacen del término NUTRICIÓN. C. Contestación a la Demanda: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) contesta la demanda negando sus fundamentos de hecho y derecho.

Se ratifica en la legalidad de la Resolución Nº 978314 materia de la impugnación ya que considera que fue emitida en conformidad con la legislación andina y nacional. El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda negando sus fundamentos de hecho y derecho. Señala que el sig- 12/06/2012 3.60 no solicitado era irregistrable ya que, frente a la marca actora, no cumplía con los requisitos legales para constituirse como marca.

El Procurador General del Estado se limita a señalar el domicilio judicial para notificaciones. D. Tercero Interesado: La empresa N.V. NUTRICIA, en calidad de tercera interesada, contesta la demanda en los siguientes términos: - Que, el signo solicitado NUTRICER (mixto) en la Clase 30 carece de distintividad ya que es visual, fonética e ideológicamente similar a la marca NUTRICIA (denominativa) registrada a su nombre en la Clase 05 mediante Título Nº 385-85. - Que, la demanda es improcedente, ya que la resolución impugnada no viola ninguna de las disposiciones legales de la materia. - Indica que, del análisis de las denominaciones NUTRICIA – NUTRICER, se puede observar que éstas poseen la misma longitud, es decir, ocho letras, seis de las cuales son exactamente iguales (N-U-T-R-I-C), y la misma cantidad de sílabas, que son tres (NUTRI-CIA y NU-TRI-CER), dos de las cuales son idénticas.

Resalta que el elemento inicial es exactamente el mismo en cada denominación (NUTRIC). Todas estas coincidencias resultan fundamentales para apreciar la semejanza que existe entre los signos confrontados. - Al permitirse el registro de la marca NUTRICER (mixta), se produciría, sin duda, confusión ideológica en el público consumidor, pues entre ésta y la denominación NUTRICIA, existe un contenido conceptual extremadamente parecido. - Manifiesta que la confusión ideológica es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea que impide al consumidor distinguir entre dos marcas.

Así, se debe concluir que la posibilidad de confusión conceptual entre las marcas NUTRICIA y NUTRICER es muy alta. Ambos signos evocan un concepto extremadamente similar y sugieren la idea de nutrición. Las denominaciones NUTRICIA y NUTRICER, al ser ex- GACETA OFICIAL presadas ante un oyente, presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de asociación. Agrega que justamente es esta inmediata evocación la que puede producir confusión. 12/06/2012 4.60 A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: “DECISIÓN 344 “(…) - En cuanto al logotipo que la demandante ha incluido en la denominación NUTRICER, señala que éste no constituye un factor que permita o facilite el registro de dicho signo, pues este elemento no le aportaría mayor distintividad a la denominación. - Los productos que protegen las marcas en conflicto se encuentran sumamente relacionados entre sí, situación que constituye otro elemento agravante, pues se puede causar gran confusión en el público consumidor, que podría imaginar el origen común de estos productos y los fabricados por la empresa N.V. NUTRICIA, de reconocida calidad y prestigio en el mercado internacional y andino en particular.

Sería imposible para el público consumidor discernir entre ambos productos. - Los productos amparados por la denominación NUTRICIA son productos alimenticios y dietéticos para niños e inválidos mientras que los productos protegidos por la denominación solicitada por el demandante son papillas para alimentación de humanos. Por lo tanto, resulta evidente que las marcas en cuestión, en atención a su naturaleza, finalidad a la que se destinan, circulación, estructura, composición y presentación, pueden llegar a crear confusión en el público consumidor.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344, así como de los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486. “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…) Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

DECISION 486 (…) Conforme se desprende de autos, la solicitud de registro de marca se presentó el 10 de mayo de 2000, es decir, en vigencia de la Decisión 344. Por ello se interpretarán los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344, y de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. No se interpretará el artículo 95 de la Decisión 344 por no ser pertinente en el caso de autos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad in- GACETA OFICIAL 12/06/2012 5.60 dustrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando, bien los requisitos de validez o bien los derechos conferidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…).”

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin embargo, la solicitud de registro del signo mixto NUTRICER para identificar productos de la Clase 30 se presentó el día 10 de mayo de 2000, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica en los casos de tránsito legislativo, ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad. Este principio constituye Contrariamente, las normas de carácter procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

Para el caso, se reitera que: “( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación -tanto en sede administrativa como judicial- de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

(Proceso 39-IP-2003. marca: “& MIXTA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de en- GACETA OFICIAL trada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo NUTRICER (mixto) se realizó en vigencia de la Decisión 344. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como, las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

2. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. El artículo 81 de la Decisión 344 define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo con esta definición legal, este Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la caracterís- 12/06/2012 6.60 tica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. 7ma. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2010. p. 25). La susceptibilidad de representación gráfica, permite componer una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

3. IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA POR IDENTIDAD Y SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Tomando en cuenta que la sociedad PANIFICADORA MODERNA S.A solicitó el registro del signo NUTRICER (mixto), y que la empresa N.V NUTRICIA presentó observación en contra de dicha solicitud, con base en su marca registrada NUTRICIA (denominativa), el Tribunal estima pertinente referirse a los impedimentos para el registro de un signo contemplados en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, concordado con lo dispuesto por el literal a) del artículo 82.

El literal a) del artículo 83 de la Decisión, consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor.

GACETA OFICIAL 12/06/2012 7.60 Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: “(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 109-IP-2002, marca: “CHILIS y diseño”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 914, de 1 de abril de 2003,). Debido a que N.V NUTRICIA alega confusión ideológica en el público consumidor, por considerar que el contenido conceptual entre los signos en controversia es extremadamente parecido, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta este tema.

De conformidad con lo expuesto, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo marcario: La oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”, GACETA OFICIAL publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006; y, Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, del 5 de julio de 2004, (citando al proceso 18-IP-98, marca: “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998).

4. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. En el proceso interno se aborda la comparación entre el signo solicitado NUTRICER (mixto) y la marca registrada NUTRICIA (denominativa). Por ello, es necesario que el Tribunal analice el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

El signo mixto está conformado por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: 12/06/2012 8.60 emblemas, logotipos, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

Cuando la oficina nacional competente realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

5. PARTÍCULAS DE USO COMÚN Y PARTÍCULAS EVOCATIVAS. LA MARCA DÉBIL. Dado que la actora manifestó que las marcas en conflicto utilizan el prefijo común “NUTRI-” que no es susceptible de apropiación pues nace del término “NUTRICIÓN”, el Tribunal desarrollará el tema de las partículas de uso común. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden esti- GACETA OFICIAL marse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común, al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando 1.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse 1 Sobre el tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215 12/06/2012 9.60 débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…)”. (Proceso 99-IP-2004, marca: “DIGITAL SMOKING”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004).

En el proceso interno N.V. NUTRICIA también manifestó que la posibilidad de confusión conceptual entre las marcas en conflicto era muy alta ya que ambas “evocan un concepto extremadamente similar y sugieren la idea de nutrición (…)”. La marca evocativa es la que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento, para relacionar aquel signo con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que, únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo. La marca evocativa cumple la función distintiva y, por lo tanto, es registrable.

Sin embargo, entre más sea la proximidad de la marca evocativa con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen al signo evocativo marcadamente débil. Esto se da en el caso de las marcas evocativas que contienen elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa a la marca, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una proximidad marcada con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. GACETA OFICIAL

6. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. En el presente caso, el signo solicitado NUTRICER pretende distinguir productos amparados en la Clase 30, mientras que la marca registrada NUTRICIA distingue productos de la Clase 05. Al respecto, se deberá analizar la conexión competitiva existente entre los productos y servicios a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, 12/06/2012 10.60 mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”(Proceso N° 114-IP-2003.

Marca: “EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de GACETA OFICIAL registro del signo NUTRICER (mixto) se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma que debe aplicar el Juez Consultante.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo NUTRICER (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 y 82 a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 83 de la misma Decisión.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalada en la presente interpretación prejudicial que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

QUINTO: En el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos se deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos. 12/06/2012 11.60 SEXTO: El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general.

En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. En el ámbito de los signos distintivos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

SEPTIMO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.

OCTAVO: El Juez Consultante deberá considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas en las Clases 30 y 05 de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 12/06/2012 12.60 José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 143-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e, interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión 486.

Marcas: TELCEL (denominativa); TELCEL (mixta); TELCEL MOVIL (denominativa) y TELCEL MÓVILES (denominativa). Actor: sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE RL DE C.V. Proceso interno Nº 2005-00303. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil doce. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera relativa a los artículos 134, 135 literales a) y b ) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 200500303;

El auto de 15 de febrero de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno. Demandante: sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE RL DE C.V. antes sociedad DIPSA MARCAS, S.A. DE C.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Terceros interesados: sociedad VESTIMUNDO S.A. – VESA y sociedad TELCEL LIMITADA. a) Hechos. 1. El 6 de diciembre de 2002, la sociedad DIPSA MARCAS, S.A. DE C.V. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca de los signos TELCEL (denominativa), TELCEL (mixta), TELCEL MOVIL (denominativa), TELCEL MOVILES (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de las solicitudes fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 525 GACETA OFICIAL de 28 de febrero de 2003. Contra dichas solicitudes no se presentaron oposiciones. 3. Por Resolución Nº 28542 de 24 de noviembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo TELCEL (denominativo).

Contra dicha Resolución la sociedad DIPSA MARCAS, S.A. DE C.V. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 2204 de 7 de febrero de 2005, confirmó la Resolución impugnada. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 11894 de 25 de mayo de 2005, confirmó, también, la Resolución Nº 28542.

De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. 4. Por Resolución Nº 28540 de 24 de noviembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo TELCEL (mixto). Contra dicha Resolución la sociedad DIPSA MARCAS, S.A. DE C.V. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 2205 de 7 de febrero de 2005, confirmó la Resolución impugnada.

El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quién mediante Resolución Nº 10194 de 12 de mayo de 2005, confirmó, también, la Resolución Nº 28540. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. 5. Por Resolución Nº 28536 de 24 de noviembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo TELCEL MOVIL (denominativo).

Contra dicha Resolución la sociedad DIPSA MARCAS, S.A. DE C.V. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 12/06/2012 13.60 El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 2206 de 7 de febrero de 2005, confirmó la Resolución impugnada. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quién mediante Resolución Nº 11937 de 25 de mayo de 2005, confirmó, también, la Resolución Nº 28536.

De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. 6. Por Resolución Nº 28534 de 24 de noviembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo TELCEL MOVILES (denominativo). Contra dicha Resolución la sociedad DIPSA MARCAS, S.A. DE C.V. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 2742 de 11 de febrero de 2005, confirmó la Resolución impugnada.

El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quién mediante Resolución Nº 15180 de 28 de junio de 2005, confirmó, también, la Resolución Nº 28538. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. 7. Todos los registros fueron negados en razón de que la Superintendencia consideró que eran confundibles con la marca TENCEL (nominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 25 a favor de la sociedad TENCEL LIMITED; y, con la marca TEXTEL (mixta) registrada en la Clase 25 a favor de la sociedad VESTIMUNDO S.A. – VESA. 8.

El 7 de abril de 2005, se cambió el nombre del solicitante de DIPSA MARCAS, S.A. DE C.V. a ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. 6. La sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones. GACETA OFICIAL b) Fundamentos jurídicos de la demanda. La sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 1.

Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se ha violado el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y, como consecuencia, se han violado, también, los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la misma Decisión. 2. Los signos solicitados a registro “no son idénticas ni semejantes a las marcas TENCEL (nominativa) y TEXCEL (mixta)” pues constituyen signos distintivos y registrables. 3.

Después de citar doctrina y jurisprudencia afirma que “a pesar de que las marcas en disputa amparan los mismos productos, no son idénticas ni similares hasta el punto de causar una posibilidad de confusión. Por lo tanto, pueden coexistir en el mercado”. Agrega que “Todo cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, sin descomponer los signos en conflicto para establecer su similitud (…)”. 4.

Entre los signos en conflicto no existe similitud ortográfica, fonética e ideológica. Y que, además, se debe tomar en cuenta que en uno de los signos solicitados TELCEL (mixto) “se observa una gran preponderancia de sus elementos figurativos y de sus colores blanco y azul, hecho que evita cualquier posibilidad de confusión o asociación con los signos TENCEL y TELCEL (sic) “. 5.

Recalca que sus signos son distintivos y que “ninguno de los signos solicitados es confundiblemente semejante con las marcas TENCEL y TEXCEL registradas y que reúnen la distintividad necesaria para su registrabilidad”. c) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que: 1.

Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. 12/06/2012 14.60 2. “(…) las marcas ‘TELCEL’ (nominativa), ‘TELCEL’ (mixta), ‘ TELCEL MOVIL’ (nominativa) y ‘ TELCEL MOVILES’ (nominativa) clase 3 (sic) presenta (sic) semejanzas gráficas, fonéticas y visuales con las marcas registradas ‘TENCEL y ‘TEXCEL’ para distinguir productos comprendidos en la clase 25 (…)”. 3.

Agrega que “los signos solicitados reproducen casi por completo los signos previamente registrados, radicándose la diferencia en el cambio de las consonantes ‘X’ y ‘N’ por la consonante ‘L’ elemento insuficiente para diferenciarla ortográfica y fonéticamente de las marcas registradas, lo cual no le (sic) confieren suficiente distintividad para que el público consumidor pueda diferenciarlas visual, fonética y conceptualmente de las marcas previamente registradas”. 4.

Al tratarse de signos que amparan productos de las mismas clases “es evidente que se comercializan a través de los mismos canales, situación que indefectiblemente genera confusión en cuanto al origen empresarial, circunstancia que claramente incrementa el riesgo de confusión”. Por lo que, “los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen al consumidor a error (…)”. d) Tercero interesado.

Las sociedades VESTIMUNDO S.A. – VESA y TELCEL LIMITADA, terceros interesados en el proceso, no contestaron la demanda.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez GACETA OFICIAL Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, presentación de la solicitud de registro como marcas de los signos TELCEL (denominativo), TELCEL (mixto), TELCEL MOVIL (denominativo) y TELCEL MOVILES (denominativo), fue el 6 de diciembre de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, se interpretará el artículo 150 de la misma Decisión; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 12/06/2012 15.60 (…) a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”. 1.

La marca y los requisitos para su registro. La distintividad. (…) El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

GACETA OFICIAL inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo 12/06/2012 16.60 perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal abso- GACETA OFICIAL luta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, como ya se indicó. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si los signos TELCEL (denominativo), TELCEL (mixto), TELCEL MOVIL (denominativo) y TELCEL MÓVILES (denominativo), cumplen con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentran dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2.

Clases de signos. Comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Comparación entre signos mixtos. Se abordará el tema de las clases de signos y de su comparación, en vista de que los signos solicitados son TELCEL (denominativo), TELCEL (mixto), TELCEL MOVIL (denominativo) y TELCEL MÓVILES (denominativo) y los signos sobre la base de los cuales se niegan los registros son TENCEL (denominativo) y TEXCEL (mixto).

Signos denominativos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 12/06/2012 17.60 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Signos mixtos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos denominativos. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mis- GACETA OFICIAL mas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Comparación entre signos mixtos.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos; o, entre un signo mixto y uno denominativo deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta 12/06/2012 18.60 para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). Además, el cotejo entre un signo mixto o denominativo, que contenga en su parte denominativa elementos compuestos, y otro signo mixto o denominativo, se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto y del signo denominativo que cuenten, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitados como marcas habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Por tanto, el signo mixto o denominativo que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

GACETA OFICIAL Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos, arriba mencionados. 3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario.

En virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión y/o asociación entre los signos en conflicto, se abordará el tema. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 12/06/2012 19.60 Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho ries- 12/06/2012 20.60 go de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que GACETA OFICIAL deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 12/06/2012 21.60 que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

Además se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en 4. Examen de registrabilidad y debida motivación de las Resoluciones. En razón de que en el proceso interno no se presentaron oposiciones, el Tribunal interpretará el tema del examen de registrabilidad y la debida motivación de las Resoluciones.

El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones.

Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la oficina nacional competente, existan o no oposiciones, deberá analizar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136 litera a) de la Decisión 486. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

Además, es importante aclarar que el examen de registrabilidad debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro marcario, como con las de- GACETA OFICIAL cisiones emitidas por la propia Oficina, esto significa, que se debe realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente del análisis ya efectuado sobre signos idénticos o similares.

Debe quedar claro, que no se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si los signos TELCEL (denominativo), TELCEL (mixto), TELCEL MOVIL (denominativo) y TELCEL MÓVILES (denominativo), cumplen con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentran incursos dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria descritas en la presente interpretación prejudicial, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos y signos mixtos, comparados con un signo denominativo y otro signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo.

Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus ele- 12/06/2012 22.60 mentos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Además se deberá tomar en cuenta que dos de los signos solicitados en su parte denominativa son compuestos.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

QUINTO: En el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente, de igual manera, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2005-00303, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

GACETA OFICIAL 12/06/2012 23.60

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA PROCESO 153-IP-2011 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.

Actor: Papeles Nacionales S.A. Marca: “UPM FINESSE” (denominativa). Proceso Interno N° 2007-00306 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia VISTOS El Oficio Nº 1777, de 27 de julio de 2011, recibido el 04 de octubre de 2011, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2007-00306.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Partes en el proceso interno Demandante: Papeles Nacionales S.A. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia.

Tercero interesado: UPM-KYMMENE CORPORATION. 1.2. Determinación de los hechos relevantes: La sociedad UPM-KYMMENE CORPORATION solicitó el 18 de noviembre de 2004 el registro GACETA OFICIAL del signo “UPM FINESSE” (denominativo) en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 548, de 28 de enero de 2005.

La sociedad demandante PAPELES NACIONALES S.A. presentó oposición contra dicha solicitud de registro con base en su marca registrada “FINEX” (denominativa) en la misma Clase 16. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al estudiar la solicitud, concedió el registro solicitado y declaró infundada la oposición interpuesta por la actora mediante Resolución Nº 15702, de 30 de junio de 2005.

Contra la anterior Resolución, la sociedad demandante interpuso recurso de reposición y apelación, siendo resuelto el de reposición mediante Resolución Nº 03939, de 22 de febrero de 2007 en el sentido de confirmar la decisión recurrida. Mediante Resolución Nº 07856, de 23 de marzo de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión recurrida.

La sociedad PAPELES NACIONALES S.A. presentó demanda por medio de apoderado el 21 de agosto de 2007. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto calendado el 26 de noviembre de 2007, en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a la tercera interesada UPM KYMMENE CORPORATION. 1.3.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. Conforme se desprende del informe presentado por el Juez Consultante, la demandante (PAPELES NACIONALES S.A.) fundamenta su petición con los siguientes argumentos: – Que las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio desconocen el contenido de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486, en cuanto 12/06/2012 24.60 que, para que un signo sea registrable debe cumplir con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica. – Que el signo solicitado “UPM FINESSE” (denominativo) no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida como la aptitud del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado a registro o registrado, a favor de un tercero para distinguir productos idénticos o similares. – Expuso que “UPM FINESSE” (denominativo) es confundible con la marca “FINEX” (denominativa) de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., debido a que el elemento predominante que determina la confundibilidad de las marcas son las expresiones “FINESSE” y “FINEX”, que se destacan en las marcas en conflicto, lo que hace que la marca registrada a favor de KYMMENE CORPORATION, carezca de la distintividad extrínseca que exige la ley. – Manifestó que se viola el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, porque aunque “UPM FINESSE” (denominativa) y “FINEX” (denominativa) no son idénticas, no significa que no sean confundibles ya que las expresiones que destacan estos signos, tienen una fonética y ortografía similar. – Ambos signos confrontados distinguen los mismos productos de papel de la Clase 16, además que el elemento UPM dentro del signo solicitado no contribuye a minimizar el riesgo de confusión en el público consumidor. 1.4.

Contestación de la demanda Conforme se desprende del informe presentado por el Juez Consultante, la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda defendiendo la legalidad de las resoluciones impugnadas con base en los siguientes argumentos: – Adujo que actuó al amparo de la Decisión 486, por cuanto conforme al artículo 136 literal a), los elementos que integran las marcas en debate no presentan similitudes gráficas, ortográficas, fonéticas y conceptuales que las hagan confundibles entre sí. – Consideró que carecen de sustento legal los argumentos de la demandante, porque con la expedición de los actos administrativos acu- GACETA OFICIAL sados no se incurrió en violación de los artículos 134, 136 literal a) y 278 de la Decisión 486. – Concluyó que no existe ningún impedimento legal ni causal de irregistrabilidad señalado en la Decisión mencionada que afectara la concesión de registro. 1.5.

Fundamentos del tercero interesado. La sociedad UPM KYMMENE CORPORATION, tercera interesada, expresó lo siguiente: – La demandante no demuestra la supuesta violación de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486. – Indicó que la expresión “UPM FINESSE” cumple con los requisitos de perceptibilidad, representación gráfica y distintividad expresados en la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia y del Consejo de Estado. – Mencionó que al cotejar los signos “UPM FINESSE” y “FINEX” se demuestra que éstos son diferentes, por lo cual no se viola el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486. Se procederá a dicha interpretación, sin embargo, en relación con el artículo 134, sólo se interpretará el literal a), por ser el pertinente para el caso de autos. El texto de las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISÓN 486 (…) 12/06/2012 25.60 Artículo 134.“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras;” (…) Artículo 135.“No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;” (…) Artículo 136.“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios. GACETA OFICIAL En relación con los requisitos para el registro de un signo como marca, en reiterada jurisprudencia este Tribunal ha establecido que: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.” 1 Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos establecidos en el artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad, de representación gráfica o de perceptibilidad.

Ahora bien, conforme se desprende del propio término, el requisito de “perceptibilidad” apunta a que el signo pueda ser captado por alguno o algunos de los sentidos 2. El requisito de “susceptibilidad de representación gráfica” implica que el signo a registrarse como marca pueda ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales, que abre el periodo de oposición por parte de terceros que se consideren afectados por el pedido. El requisito de “distintividad” es la capacidad que debe tener el signo para distinguir un producto o servicio de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes o servicios que desea adquirir, y permite también al titular de la marca diferenciar sus productos o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

La dis- 1 2 Proceso 133-IP-2006, Marca: “TRANSPACK”, G.O.A.C N° 1451, de 09 de enero de 2007; Proceso 128-IP2006, Marca: “USA GOLD”, G.O.A.C. N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, entre otros. Proceso 132-IP-2004, Marca: “DIADICON”, G.O.A.C Nº 1146, de 1 de diciembre de 2004. 12/06/2012 26.60 tintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

Este último aspecto, tiene que ver con la causal relativa contenida en el artículo 136, literal a), que se analizará en el acápite siguiente. El Juez Consultante debe determinar en el presente caso si el signo solicitado “UPM FINESSE” (denominativo), para distinguir productos de la Clase 16, cumple con los requisitos arriba mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD Y SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. a) Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el pro- GACETA OFICIAL ductor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. 3 Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el interés de los consumidores.

Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, y tiene como efecto que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Con vista a lo anterior, el Juez Consultante deberá verificar si entre el signo “UPM FINESSE” (denominativo) y el signo “FINEX” (denominativo) se presenta algún de tipo de identidad o similitud ortográfica, fonética y/o ideológica. 12/06/2012 27.60 b) Reglas para el cotejo marcario. Conforme se encuentra establecido en reiterada jurisprudencia 4 de este Tribunal, la Oficina Nacional competente debe proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. c) Comparación entre signos denominativos simples y compuestos.

En el proceso interno se alegó que el signo solicitado “UPM FINESSE” (denominativo compuesto) para la Clase 16 era confundible con la marca registrada “FINEX” (denominativa) para la misma Clase 16. Por tal motivo, se abordará el tema de la comparación entre signos denominativos compuestos y simples. El signo denominativo, llamado también nominal o verbal, utiliza expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente 4 3 Proceso 70-IP-2008, Marca: SHERATON, G.O.A.C. N° 1648, del 21 de agosto de 2008.

Proceso 58-IP-2006, Marca: “GUDUPOP”, G.O.A.C. N° 1370, de 14 de julio de 2006; Proceso 62-IP-2006, Marca: “DK”, G.O.A.C. N° 1370, de 14 de julio de 2006, entre otros. GACETA OFICIAL estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.5 Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. En el supuesto que el signo solicitado como marca sea un signo denominativo compuesto (es decir, integrado por dos o más palabras) y se tenga que juzgar sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

No habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica 12/06/2012 28.60 que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” 6 En consecuencia, “de existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. 7 Con base a estos criterios el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos “UPM FINESSE” y “FINEX”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pu- 6 7 5 Proceso 33-IP-2011, Marca: CUBA SI, G.O.A.C Nº 1978, de 16 de septiembre de 2011. Proceso 13-IP-2001, marca: “BOLÍN BOLA”, G.O.A.C Nº 677, de 13 de junio de 2001. Ibidem; Proceso 14-IP-2004, marca: LUCKY CHARMS, G.O.A.C. Nº 1082, de 17 de junio de 2004, citando al Proceso 21-IP-98, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta), G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998.

GACETA OFICIAL 12/06/2012 29.60 diera existir entre los signos denominativos “UPM FINESSE” y “FINEX”, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre este clase de signos. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el respectivo fallo en el proceso interno Nº 2007-00306, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada de la presente interpretación y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 161-IP-2011 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la misma Decisión 486.

Marca: MAFE (mixta). Actor: sociedad FRITO LAY COLOMBIA LTDA. Proceso interno Nº 2009-00074. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil doce. por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, VISTOS: Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2009-00074; El auto de 15 de febrero de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial a) Partes en el proceso interno. Demandante: sociedad FRITO LAY COLOMBIA LTDA. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: señor León César Chaverra Millán. GACETA OFICIAL a) Hechos. 1. El 31 de mayo de 2002, el señor LEÓN CÉSAR CHAVERRA MILLÁN solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo MAFE (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 554 de 30 de septiembre de 2004. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad FRITO LAY COLOMBIA LTDA. sobre la base de sus marcas MARGARITA (mixta) registrada para la Clase 29 y MARGARITA (mixta) y CHOCLITOS (mixta) registradas para la Clase 30. 3.

Por Resolución Nº 8651 de 25 de abril de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo solicitado MAFE (mixto). Contra dicha Resolución la sociedad FRITO LAY COLOMBIA LTDA. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4.

El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 17733 de 30 de mayo de 2008, confirmó la Resolución impugnada. 5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 33271 de 29 de agosto de 2008, confirmó, también, la Resolución Nº 8651.

De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. 6. La sociedad FRITO LAY COLOMBIA LTDA. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones. 12/06/2012 30.60 a) de la Decisión 486 ya que “Frito Lay Colombia Ltda. es titular de varias marcas registradas con anterioridad a la fecha de la solicitud de la marca cuya nulidad se pretende, que reivindican la figura caricaturizada de un oso panda (…).

La figura caracterizada del oso panda es un elemento esencial del conjunto marcario (…)”. 2. Por su parte el signo solicitado “reivindica la figura caracterizada de un oso panda, cuyas características esenciales coinciden con las del mismo animal previamente registrado por mi representada y que al igual que en el caso anterior constituye un elemento esencial del conjunto marcario del que hace parte (…)”. 3.

Por lo tanto, “Las caricaturas del oso panda en uno y otro caso coinciden en lo esencial. Los trazos característicos del dibujo son acentuadamente parecidos y conceptualmente representan la misma idea, no solo por evocar el mismo animal, sino por la actitud infantil y jocosa de éste. Las diferencias que anota la Administración referidas a la posición y los gestos faciales son intrascendentales para el consumidor, que centra su atención en la primera impresión visual que despierta la figura”.

De esta manera los signos en conflicto son confundibles. 4. Afirma que entre los signos en controversia existe conexión competitiva lo que hace “evidente el riesgo de confusión y asociación del origen empresarial a que puede verse expuesto el público consumidor”. 5. También se violó el literal h) del artículo 136 de la misma Decisión 486 ya que las marcas opositoras son notoriamente conocidas. c) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que: b) Fundamentos jurídicos de la demanda. La sociedad FRITO LAY COLOMBIA LTDA. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 1. Mediante las Resoluciones impugnadas la Superintendencia violó el artículo 136 literal 1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)” y que “la marca solicitada ‘MAFE’ (mixta) no encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (…)”.

GACETA OFICIAL 12/06/2012 31.60 2. En los signos en conflicto el elemento determinante es el denominativo y “efectuado el estudio de confundibilidad de las marcas mixtas en controversia se tiene que después de un impacto general, no son confundibles habida cuenta que se trata de expresiones que no guardan relación alguna y que tienen una composición distinta; así se tiene que el signo solicitado está compuesto de cuatro letras y la (sic) marcas previamente registradas fundamento de la oposición se componen de nueve letras”. territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); 3.

Los signos en controversia tiene significados propios y distintos “La marca solicitada MAFE es diminutivo cariñoso o afectuoso del nombre femenino María Fernanda, por su parte MARGARITA es el nombre de una flor o de una mujer, distinto al solicitado, finalmente CHOCLO significa maíz tierno”. Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo MAFE (mixto), fue el 31 de mayo de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486; y, de conformidad con la norma comunitaria, de oficio se interpretarán los artículos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la misma Decisión; y, 4.

“(…) no se presentan confusiones en los aspectos gráfico, ortográfico, fonético y conceptual se tiene que los signos enfrentados tienen su significado propio que los diferencia plenamente entre sí que impiden el riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor, así como el origen empresarial de los productos que distinguen cada signo”. 5.

Respecto a la supuesta violación del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 “Al concluirse que la marca MAFE (mixta) solicitada no es una reproducción, imitación, transcripción o transliteración de los signos marcarios de propiedad de la sociedad Frito Lay Colombia S.A. se hace irrelevante e innecesario el estudio de la notoriedad alegada por la demandante”.

CONSIDERANDO

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Que, la norma contenida en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el (…) a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el co- GACETA OFICIAL 12/06/2012 32.60 mercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

(…) (…)”. Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos 1.

La marca y los requisitos para su registro. La distintividad. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. GACETA OFICIAL Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser 12/06/2012 33.60 descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

GACETA OFICIAL Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causar de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, como ya se indicó. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo MAFE (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2.

Clases de signos. Comparación entre signos mixtos. El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a la comparación entre signos mixtos en virtud de que el signo solicitado MAFE es mixto y las marcas sobre la base de las cuales se presenta la oposición son MARGARITA mixta y CHOCLITOS mixta. Signos mixtos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integri- 12/06/2012 34.60 dad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos mixtos. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos; deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el cotejo entre signos mixtos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). Con base a estos criterios, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el ele- GACETA OFICIAL mento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. A saber: En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su 12/06/2012 35.60 registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. En virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión y/o asociación entre los signos en conflicto, se abordará el tema. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión GACETA OFICIAL directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 12/06/2012 36.60 Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes crite- GACETA OFICIAL 12/06/2012 37.60 rios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

Además se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. GACETA OFICIAL 4. Signos distintivos notoriamente conocidos. Su protección y su prueba. En atención a que la demandante argumentó que sus marcas son notoriamente conocidas, se interpretará el tema. La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. 12/06/2012 38.60 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo el Tribunal ha manifestado “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Por su parte el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, es decir, por fuera de la especialidad cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. Al respecto, el Tri- GACETA OFICIAL bunal Comunitario ha expresado en reiterada jurisprudencia lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”. (PROCESO 109-IP-2007, publicado en la G.O. A.C. Nº 1581, de 4 de febrero de 2008Marca mixta: LOMA´S. Sentencia de 4 de diciembre de 2007).

La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, éstos son: “(…) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que 12/06/2012 39.60 reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f)”.

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)”.

(Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1586, de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal). El Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”.

(Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 253, de 7 de marzo de 1997). GACETA OFICIAL El juez nacional deberá analizar la dosis de prestigio de la que goza un signo y proceder en consecuencia, tal como se podría dar en el caso de estar en conflicto dos signos notoriamente conocidos, teniendo en cuenta al sector pertinente y la circunscripción a su propio mercado, dentro del cual ha alcanzado su grado de notoriedad.

En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados. 5.

Conexión competitiva. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, el signo solicitado para registro distingue servicios comprendidos en la Clase 35, mientras que los signos sobre la base de los cuales se presenta la oposición distinguen productos de las Clases 29 y 30, por lo que el juez consultante, deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por 12/06/2012 40.60 virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.

(Proceso 09IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literales a) de la Decisión 486, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a GACETA OFICIAL una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero o a un nombre comercial protegido, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. 12/06/2012 41.60 da o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo MAFE (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con otros signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo mixto con otros signos mixtos se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registra- CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

QUINTO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

SEXTO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a servicios de la Clase 35 y productos de las Clases 29 y 30, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2009-00074, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

GACETA OFICIAL 12/06/2012 42.60

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 174-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literales a), b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, el artículo 150 de la misma Decisión. Con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “TAXI DRIVER” (denominativa). Actor: PELAEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A. Expediente interno: Nº 2006-00244. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia. 1.1.

Partes en el proceso interno: Demandantes: PELAEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia. VISTOS: Tercera interesada: COÉXITO S.A. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012. 1.2.

Determinación de los hechos relevantes. 1.

ANTECEDENTES El 09 de noviembre de 2004, la sociedad COÉXITO S.A. solicitó el registro de la marca TAXI DRIVER (denominativa) para distinguir “refrigerantes, siliconas, líquidos para frenos y aditivos” de la Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 548, de 28 de enero de 2005.

Posteriormente no se presentaron oposiciones. GACETA OFICIAL Mediante Resolución Nº 14395, de 23 de junio de 2005 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro solicitado. Las sociedades PELAEZ HERMANOS S.A. y BATERIAS WILLARD S.A. presentaron demanda por medio de apoderado ante el Consejo de Estado.

La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto calendado el 27 de octubre de 2006, en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a la sociedad COÉXITO S.A. 1.3. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. Conforme se desprende del informe presentado por el Juez Consultante, las sociedades demandantes fundamentan su petición en los siguientes argumentos: - Que, la marca impugnada TAXI DRIVER (denominativa) es una marca integrada por expresiones inglesas o, mejor aún, universales, por lo que ambas expresiones en conjunto son de uso común, tomando en cuenta además que distingue justamente productos de la Clase 01.

En consecuencia, solicitan la nulidad de dicha marca en base al artículo 135 de la Decisión 486. - Consideran que la marca resulta irregistrable pues carece de distintividad, requisito esencial para su registro. Ello, por tratarse de un signo genérico, cuyo registro conllevaría a excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios, convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca. - De igual forma manifiestan que la marca TAXI DRIVER (para distinguir repuestos, entre ellos, “baterías para automóviles) es una marca descriptiva de los productos a distinguir en la Clase 01, al estar directamente relacionada con los productos que distingue, lo que pone de manifiesto que describe el producto y el destino de éste, que es precisamente lo que constituye causal de irregistrabilidad. 12/06/2012 43.60 - Señalan que, de acuerdo con el artículo 135 literal e), una marca no puede ser registrada cuando exista relación directa o conexión entre la denominación solicitada y los productos que distingue. - Por último, indican que la marca TAXI DRIVER (denominativa), además de ser débil, está integrada por dos sustantivos comunes y generales y asimilados a la lengua por el común de los habitantes.

La población colombiana conoce el significado del término TAXI DRIVER, por lo que no cabe determinar que dicha denominación sea supuestamente de fantasía. 1.4. Contestación a la demanda. Conforme se desprende del informe presentado por el Juez Consultante, la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda defendiendo la legalidad del acto administrativo sobre la base de los siguientes argumentos: - Que, la marca TAXI DRIVER (denominativa) para la Clase 01 fue debidamente registrada, ya que cumple con el requisito de distintividad del artículo 135 de la Decisión 486. - Manifiesta que no es suficiente que el signo aparezca definido en un diccionario de la lengua de otro idioma para que se le considere “descriptivo de un producto o servicio” pues, si dicho signo no forma parte del conocimiento común entre el público consumidor en el territorio donde éste es solicitado, se podrá considerar susceptible de registro marcario. - Asimismo, señala que las sociedades actoras en su escrito de demanda no demuestran de manera fehaciente y contundente que el signo TAXI DRIVER forme parte del conocimiento común en el idioma castellano. - A su juicio, la expresión TAXI DRIVER goza del elemento de distintividad y la misma no conlleva al consumidor a confusión o engaño acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos de la Clase 01.

También indica que dicha expresión no designa de forma inmediata y directa un tipo de producto, porque no conlleva a que el consumidor medio efectúe una relación estrecha y directa entre el nombre y el producto a distinguirse. GACETA OFICIAL 1.5. Fundamentos del tercero interesado. Del informe presentado por el Juez Consultante se desprende que la sociedad COÉXITO S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, manifestó que: 12/06/2012 44.60 al literal a).

De oficio se interpretará el artículo 150 de la mencionada Decisión. El texto de las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcribe a continuación: - Si bien era cierto que las palabras que integran el signo tenían significado conceptual, esto es aceptado por la legislación marcaria tanto para las marcas arbitrarias como para las evocativas.

DECISIÓN 486 - Que, en el presente caso, TAXI DRIVER corresponde a una marca arbitraria y evocativa respecto de algunos de los productos de la Clase 01. También afirma que la marca registrada conforma un signo distintivo especial y registrable y que la misma es una composición de palabras que tiene significado conceptual en idioma inglés y que puede ser entendida por los consumidores cuya lengua nativa fuera el español.

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. - Asevera que la marca en su conjunto, o cada una de las palabras por separado, no constituye palabra con la que se designa de forma directa ninguno de los productos identificados con la marca registrada.

Su combinación da como resultado un signo arbitrario y distintivo, y no uno genérico como pretende demostrar la parte actora.

CONSIDERANDO

Que, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b), c), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se procederá a dicha interpretación, sin embargo, no se procederá a interpretar el literal c) del artículo 135, por no ser pertinente en el caso de autos, y la interpretación del artículo 134 se circunscribirá “(…) Artículo 134 Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras;

(…)”. Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

GACETA OFICIAL g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (…) Artículo 150 Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”.

1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca establece que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido: da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este 12/06/2012 45.60 artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas. Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”.

(Proceso 92-IP-2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1121, de 28 de setiembre de 2004). El literal a) del artículo 135 eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de suceptibilidad de representación gráfica y/o de perceptibilidad.

La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

GACETA OFICIAL El Juez Consultante deberá analizar en el presente caso si el signo solicitado TAXI DRIVER (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 135 de la referida Decisión.

2. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS, GENÉRICOS Y DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. La actora alega que el signo solicitado “TAXI DRIVER” es de uso común, genérico y descriptivo para la Clase 01. Por tal motivo, el Tribunal se pronunciará sobre la registrabilidad de esta clase de signos. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trata, y se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para 12/06/2012 46.60 distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando 1.

En el Proceso 025-IP-2009, marca: “TOTADENT”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1733, de 20 de julio de 2009, este Tribunal ha señalado que las palabras de uso común son aquellas que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico. Por otro lado se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del 1 Sobre el tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. GACETA OFICIAL producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”. (Proceso 99-IP-2004, marca: “DIGITAL SMOKING”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004).

El Juez Consultante, por lo tanto, deberá determinar si la palabra “TAXI DRIVER” es descriptiva, genérica o de uso común para distinguir “refrigerantes, siliconas, líquidos para frenos y aditivos”.

3. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO Y LOS SIGNOS DE FANTASÍA. Es pertinente referirse a los signos en idioma extranjero ya que los signos solicitados incorporan las expresiones “TAXI DRIVER”, del idioma inglés. Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitida su registro aumenta.

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual 12/06/2012 47.60 se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros.

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

4. LA MARCA EVOCATIVA. COÉXITO S.A. señaló que “TAXI DRIVER” corresponde a una marca arbitraria y evocativa con respecto a algunos de los productos de la Clase 01. Por ello, se hace necesario abordar este tema: La marca evocativa es la que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento, para relacionar aquel signo con este objeto; las mismas, no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario, que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que, únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo. GACETA OFICIAL La marca evocativa cumple la función distintiva y, por lo tanto, es registrable.

Sin embargo, entre más sea la proximidad de la marca evocativa con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen al signo evocativo marcadamente débil. Esto se da en el caso de las marcas evocativas que contienen elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa a la marca, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

5. EXÁMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO. EL EXÁMEN DE REGISTRABILIDAD DE OFICIO. Se interpretará este tema debido a que en el presente caso no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia procedió a realizar el examen de registrabilidad de oficio.

Este Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 2 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, determinando cuáles son las características de dicho examen: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (Proceso 180-IP-2006.

Marca: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1476, de 16 de marzo de 2007). Además, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

GACETA OFICIAL No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

SEGUNDO: El Juez Consultante deberá establecer si el signo TAXI DRIVER (denominativo) es descriptivo, genérico o de uso común en relación con los productos de la Clase 01.

TERCERO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia es procedente su registro como marcas. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar. 12/06/2012 49.60 CUARTO: El Juez Consultante deberá establecer si el signo denominativo TAXI DRIVER es evocativo, y de esta manera, continuar con el respectivo análisis de registrabilidad.

QUINTO: Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, son de fácil registro y poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo a lo expuesto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 12/06/2012 50.60 PROCESO 125-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, el artículo 150 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: NH12 (denominativa). Actor: VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. Expediente Interno Nº 2007-00232. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 21 días del mes de marzo del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera. registro de la marca NH 12 (denominativa) para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

VISTOS: Por medio de la Resolución Nº 28235 de 26 de octubre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al decidir sobre la solicitud, denegó el registro de la marca NH 12 (denominativa) basándose en el registro previo de la marca NH (mixta) de la Clase 12, que se encontraba registrada a nombre de la sociedad Chaid Neme Hermanos S.A. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 552 de 31 de mayo de 2005.

En contra de la Resolución Nº 28235, la demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por las Resoluciones Nº 34365 de 14 de diciembre de 2006 y Nº 2407 de 31 de enero de 2007, confirmando la decisión inicial y quedando agotada la vía gubernativa. La sociedad VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. presentó demanda por medio de apoderado el 8 de junio de 2007.

Terceros interesados: CHAID NEME HERMANOS S.A. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto calendado el 16 de julio de 2007, en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio, y al tercero interesado en las resultas del proceso, la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A. III.

DATOS RELEVANTES B.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. A.

HECHOS. De acuerdo al informe presentado por el consultante, la demandante VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. fundamenta su demanda en los siguientes argumentos: Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia. El 17 de noviembre de 2004, la sociedad VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA., solicitó el GACETA OFICIAL - Que, las marcas confrontadas NH (mixta) y NH 12 (denominativa) no son idénticas, toda vez que existen elementos diferenciadores y que tampoco eran similarmente confundibles.

Expresó también que la marca NH es una marca mixta dotada de elementos gráficos que la diferencian de la marca solicitada. - Que, los productos amparados por las marcas no generan riesgo de confusión teniendo en cuenta que la marca NH 12 (denominativa) se solicitó para distinguir “camiones”, productos que están excluidos de la protección de la marca NH previamente registrada. - Que, los camiones no son productos de consumo masivo en atención a que son productos de elevados precios dirigidos a consumidores especializados.

C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. De acuerdo al informe presentado por el consultante, la demandada Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, argumentó lo siguiente: - Que, entre las marcas en conflicto existen semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas ya que comparten el elemento “NH”, por lo que se podría presentar riesgo de confusión en el público consumidor, en tanto que ambas distinguen productos de la misma Clase 12, semejanza que no se disipa por la adición de la expresión “12”. 12/06/2012 51.60 f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La interpretación se circunscribirá a los literales a) y b) del artículo 134 y al literal a) del artículo 136. No se interpretará el literal f) por no ser pertinente al caso de autos. De oficio se interpretará el artículo 150 de la mencionada Decisión. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

D. TERCERO INTERESADO. (…) El tercero interesado CHAID NEME HERMANOS S.A. no presentó contestación de la demanda. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Artículo 150 Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: los artículos 134 y 136 literal a) y Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposi- GACETA OFICIAL ciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”.

1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido: da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. La susceptibilidad de representación gráfica, junto con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “ex- 12/06/2012 52.60 trínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

El Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo NH12 (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA POR RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 establece que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del mismo y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y así el consumidor no se vea expuesto a GACETA OFICIAL incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Como ya se mencionó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión y/ o de asociación. Es importante advertir que es de competencia de la Autoridad Administrativa o, en su caso, del Juez competente, observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado. Marcas idénticas o similares no deben coexistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios y escoger entre ellos con entera libertad.

La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que “( ) es necesario establecer que, en términos generales, la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes.

( ).(Proceso 161-IP-2004, Marca: “CINCO ESTRELLAS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1175, de 15 de marzo de 2005). 12/06/2012 53.60 El Tribunal ha sostenido también que “la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, Marca: “DIUSED JEANS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 04 de octubre de 2004). Asimismo, sobre el riesgo de asociación, este Tribunal ha destacado que “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Proceso 70-IP-2008, Marca: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).” La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, Marca: “CHILIS Y DISEÑO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 914, de 1 de abril de 2003).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista (i) identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos, e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la pa- GACETA OFICIAL labra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

En lo que respecta al cotejo marcario, la Oficina Nacional Competente o, en su caso, el Juez competente, deberá comparar los signos en conflicto aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

Los anteriores parámetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre ellas, el Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006; y, Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. 12/06/2012 54.60 Es importante reiterar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, “la regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, del 5 de julio de 2004 y Proceso 18-IP-98, marca: “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998).

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. La actora VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. argumentó en su demanda “que las marcas confrontadas NH (mixta) y NH 12 (denominativa) no eran idénticas, toda vez que existían elementos diferenciadores…”. Por tal motivo el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos.

Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el pro- GACETA OFICIAL ducto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en Gaceta Oficial Nº 821 del 1 de agosto de 2002).

Igualmente el Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial del N° 1158, de 17 de enero de 2005).

Si el elemento determinante del signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya 12/06/2012 55.60 que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto NH y la marca denominativa NH 12, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

4. MARCAS DE FANTASÍA. Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con los servicios distinguidos por éstos.

Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que son: “(…) los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”.

(Proceso 72IP-2003, Marca: “INSTAFRUTA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de setiembre de 2003). GACETA OFICIAL Por lo tanto, el Juez Consultante, deberá determinar si la expresión NH12 es de fantasía. 5. CONEXIÓN COMPETITIVA. En el presente caso las marcas en conflicto pretenden proteger productos amparados en la Clase

12. VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. argumentó que no existía riesgo de confusión “teniendo en cuenta que la marca NH 12 (denominativa) se solicitó para distinguir “camiones”, productos que están excluidos de la protección de la marca NH previamente registrada”. Es por este motivo que el Tribunal se pronunciará sobre el tema de la conexión competitiva.

Al respecto, se deberá analizar la conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, sobre la base de los siguientes factores de análisis: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien lo alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, 12/06/2012 56.60 televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

Marca: “EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004). También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al GACETA OFICIAL momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, en principio, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corriente (…)” (Proceso 09-IP-94, caso: “DIDA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995).

6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Se abordará este tema ya que en el presente proceso no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro de la marca NH 12. El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 1 ha abordado el tema del examen de registrabilidad. En ellas ha determinado cuales son las características de dicho examen: “El examen de registrabilidad se realiza de oficio.

La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 1 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004.

Marca: “BSCH INFOCASH”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1111, de 2 de septiembre de 2004; Proceso 03-IP2005. Marca: “GATES” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005; y, Proceso 167IP-2005. Marca: “BBVA Bancomer + gráfica a color”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1285, de 17 de enero de 2006. 12/06/2012 57.60 En consecuencia, con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” (Proceso 180-IP-2006.

Marca: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1476, de 16 de marzo de 2007). Además, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la Resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Es este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Lo anterior no implica que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. GACETA OFICIAL 12/06/2012 58.60 En virtud de lo anteriormente expuesto, ción de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

QUINTO: El Juez Consultante deberá considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre la marca NH 12 que distingue productos comprendidos en la Clase 12, y la marca registrada NH que distingue productos de la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo a lo expuesto.

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo NH 12 (denominativo) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre los signos NH y NH 12, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

TERCERO: En la comparación entre una marca denominativa y una mixta debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. En consecuencia, si en la marca mixta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas de comparación entre signos denominativos; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a confusión, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

CUARTO: Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la crea- El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2007-00232, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO GACETA OFICIAL Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- 12/06/2012 59.60 pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 12/06/2012 60.60 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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