PROCESO 115-IP-2011 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 17 y 20 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente Interno Nº 2008-00278. Actor: PROCTER & GAMBLE COMPANY. Diseño industrial “ENVASE FLEXIBLE CON ESCUDETE”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y ocho días del mes de abril del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 30 de noviembre de 2011. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II.
Las partes. Demandante: PROCTER & GAMBLE COMPANY. Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. III. DATOS RELEVANTES. a.
HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad PROCTER & GAMBLE COMPANY, solicitó el 18 de diciembre de 1995 una patente de invención titulada: “ENVASE FLEXIBLE CON ESCUDETE”. 2.
La sociedad PROCTER & GAMBLE COMPANY, mediante escrito radicado el 26 de noviembre de 1996 solicitó lo siguiente: 1) El fraccionamiento de la solicitud mencionada y 2) En relación con la solicitud divisional, el cambio parcial de modalidad de patente a un diseño industrial. 3. La Superintendente de Industria y Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 33371 de 10 de octubre de 2007, resolvió rechazar por improcedente la solicitud fraccionada y el cambio de modalidad.
Se argumentó que la figura solicitada no se encuentra regulada por normativa comunitaria y, que además, implica una ampliación de la materia inicialmente presentada. 4. La sociedad PROCTER & GAMBLE COMPANY, presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. 5. El Superintendente de Industria y Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución No. 5089 de 22 de febrero de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo. 6.
La sociedad PROCTER & GAMBLE COMPANY, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 7. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.
FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Manifiesta, que en los actos administrativos acusados no se resolvieron cuestiones que fueron planteadas. 2. Sostiene, que la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció 14 años después de presentada la solicitud fraccionada.
De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 486, el diseño industrial tendrá una duración de 10 años. En consecuencia, no tiene sentido que se pronuncie la oficina competente 14 años después. 3. Indica, que de conformidad con lo anterior, para la Superintendencia era más fácil rechazar el escrito que conceder un derecho para el cual el tiempo de vigencia ya había expirado. 4.
Esgrime, que la normativa andina no prevé el cambio de una solicitud de patente a una solicitud de concesión de diseño industrial. No lo prevé pero tampoco lo prohíbe. Hay un vacío que no le corresponde llenar a la Superintendencia de Industria y Comercio. 5. Indica, que las características externas del objeto de la solicitud de patente de invención son susceptibles de protección mediante diseño industrial.
En este sentido se justificó fraccionar la solicitud presentada. 6. Afirma, que las figuras que se presentaron con la solicitud divisional de diseño industrial corresponden fielmente a lo divulgado en la invención original. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. • Argumenta, que el artículo 35 de la Decisión 486 no regula la figura del cambio parcial de modalidad.
Además, el artículo permite convertir la solicitud de patente de invención en una de concesión de modelo de utilidad, pero no en una de concesión de un diseño industrial. • Sostiene, que en el presente caso la solicitud fraccionada implica una ampliación de la materia inicialmente presentada. iV. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
V. Normas a ser interpretadas. El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 35, 115, 116 y 128 de la Decisión 486. No se interpretarán las normas solicitadas, ya que la solicitud fraccionada se presentó el 26 de noviembre de 1996, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
En consecuencia, de oficio, el Tribunal interpretará las siguientes normas: artículos 17 y 20 de la Decisión 344. También se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: Decisión 344 (…) Artículo 17 “El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.
El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto.” (…) Artículo 20 “El peticionario podrá fraccionar su solicitud en dos o más, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.
Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial en cualquier País Miembro. La división de la solicitud por parte del peticionario, deberá efectuarse antes de su publicación y, a pedido de la oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite. En caso que se pida la división o acepte la propuesta de fraccionamiento de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el trámite que corresponda a la nueva modalidad.” (…) DECISIÓN 486 (…) Disposición Transitoria Primera.
“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
(…)”. VI. consideraciones: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. La superposición de protección por parte de las diferentes figuras de propiedad industrial en relación con un mismo objeto. El caso de la patente de invención y el diseño industrial.
C. Modificación de la solicitud de patente. El cambio de modalidad y el fraccionamiento de la solicitud de la patente de invención. Interpretación sistemática de los artículos 17 y 20 de la Decisión 344. D. Término para resolver una solicitud de registro de diseño industrial. El principio de complemento indispensable. A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.
La corte consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero la solicitud de la patente de invención titulada “ENVASE FLEXIBLE CON ESCUDETE” se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena y, por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.
Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.
El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.
(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 154-IP-2004, en donde se precisó: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.
(…) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma”.
(Proceso Nº 154-IP-2004. Interpretación prejudicial de 9 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1184, de 7 de abril de 2005). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente.
Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.
A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida (…)”.
(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de la patente de invención “ENVASE FLEXIBLE CON ESCUDETE”, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar el Juez Consultante.
B. LA SUPERPOSICIÓN POR PARTE DE LAS DIFERENTES FIGURAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN RELACIÓN CON UN MISMO OBJETO. EL CASO DE LA PATENTE DE INVENCIÓN Y EL DISEÑO INDUSTRIAL. La sociedad demandante argumentó que las características externas del objeto de la patente de invención son susceptibles de protección mediante diseño industrial. Por tal motivo, el Tribunal se referirá a la superposición por parte de las diferentes figuras de propiedad industrial en relación con un mismo objeto.
Diferentes objetos o bienes intelectuales pueden ser protegidos por diferentes modalidades de propiedad intelectual. Para tratar estos temas la doctrina ha llamado a esta superposición de figuras y regulaciones, “zonas fronterizas” o “zonas de contacto”.[1] Un conjunto de sonidos puede ser entendido como una obra musical y protegido por el derecho de autor, pero a su vez puede ser protegido como una marca sonora.
Un dibujo que representa una figura en tres dimensiones puede ser protegido como una obra de arte por parte del derecho de autor, pero también ser objeto de protección como marca tridimensional o diseño industrial; inclusive, de conformidad con su grado inventivo puede ser protegido como modelo de utilidad o patente de invención. Así, de esta manera, podríamos citar muchos ejemplos mediante los cuales ilustraríamos la conexión que había entre los figuras de protección intelectual.
En consecuencia, un mismo bien intelectual, si se cumplen los requisitos para ello, podría ser protegido por diferentes figuras y esquemas normativos. En el caso particular, el demandante afirma que la parte externa de su invención es también protegible por la figura del diseño industrial. Si el objeto presentado reúne tanto las características para ser protegido como patente de invención, modelo de utilidad, signo distintivo (marca, lema comercial, nombre comercial, etc.), derecho de autor u otras modalidades y esquemas de protección, bajo el esquema normativo de propiedad intelectual comunitario andino es perfectamente viable su protección en los diferentes niveles planteados.
Es muy importante tener en cuenta que para que se dé la protección adecuada se deben cumplir los requisitos sustanciales y procesales pertinentes, es decir, cumplir con las características propias de cada figura y, si es del caso, cumplir con los trámites de concesión o registro. C. la modificación de la solicitud de patente. EL CAMBIO DE MODALIDAD Y EL FRACCIONAMIENTO DE LA solicitud de la PATENTE DE INVENCIÓN. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 17 Y 20 DE LA DECISIÓN 344.
De los hechos del proceso se desprende que la sociedad PROCTER & GAMBLE COMPANY solicitó lo siguiente: 1) El fraccionamiento de la solicitud de patente de invención titulada “ENVASE FLEXIBLE CON ESCUDETE” y 2) El cambio parcial de modalidad de patente a un diseño industrial. El Tribunal, en consecuencia, se referirá inicialmente a la modificación de la solicitud de patente, para posteriormente tratar el tema del cambio de modalidad y el fraccionamiento de la patente de invención, haciendo, para estos efectos, una interpretación sistemática de los artículos 17 y 20 de la Decisión 344.
El párrafo primero del artículo 17 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone que el peticionario podrá modificar su solicitud de patente de invención. A renglón seguido establece los límites de dicha modificación, es decir, dispone que la misma no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud presentada, permitiendo sacar dos conclusiones: • Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio. • Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.
En consecuencia, “el peticionario de una patente puede modificar su solicitud, redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o en fin reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.” (Proceso 21-IP-2000. Interpretación prejudicial del 27 de octubre de 2001).
Del análisis de la norma bajo estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver: • ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? • ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? Respecto del primero, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud.
Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta las normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite. En relación con el segundo, como la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, su regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros.
Es el criterio reiterado en las interpretaciones prejudiciales dentro de los procesos 21-IP-2000, ya citada, y 28-IP-2002. Resulta pertinente, en consecuencia, transcribir algunos de sus apartes: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.
En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.” (Interpretación dentro del proceso 21-IP-2000.
Doc. Cit.). El fraccionamiento de la solicitud de la patente de invención y el cambio de modalidad bajo el esquema de la Decisión 344. Ahora bien, el párrafo segundo del artículo 17 de la Decisión 344 regula una especial modificación de la solicitud de patente: “la transformación de la solicitud a otra modalidad de propiedad industrial”. Este tipo de modificación de la solicitud va de la mano con el tema desarrollado en el literal A) de la presente interpretación prejudicial, en cuanto a que es factible que un mismo objeto sea protegible por varias figuras de propiedad intelectual.
De conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 17 y en el artículo 20 de la misma normativa, pueden presentarse dos hipótesis: 1. Que el peticionario transforme su solicitud a otra modalidad de propiedad industrial. Este es el caso en que el peticionario solicita que el objeto de la solicitud ya no se proteja mediante patente de invención, sino mediante otra figura de protección industrial, que bien puede ser una marca, un modelo de utilidad, un diseño industrial, etc.
Es importante tener en cuenta que la norma prevé que esta modificación se realice antes de la publicación. Esto tiene como soporte el derecho de los terceros interesados en conocer y controvertir la solicitud tal y como es tramitada. También se advierte que, como efecto, la solicitud transformada gozará de la misma fecha de presentación de la solicitud inicial. 2.
Que el peticionario transforme su solicitud parcialmente, utilizando para ello la figura de “fraccionamiento de la solicitud” (artículo 20). En este caso el peticionario divide su solicitud en dos o mas fracciones con el objetivo de que se protejan de manera diferente, bien sea mediante la figura de la patente o mediante otra modalidad de protección, que bien puede ser el diseño industrial.
Esto se encuentra en concordancia con el artículo 17, ya que si el artículo 17 permite el cambio de modalidad y el 20 el fraccionamiento de la solicitud, nada impediría, sustancial y normativamente hablando, que una de las solicitudes divisionales se hiciera con cambio de modalidad. Esta figura goza de las siguientes características: • El fraccionamiento no puede implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial.
En relación con el objeto a patentarse, la solicitud debe quedar en las mismas dimensiones y, por lo tanto, un fraccionamiento no puede aprovecharse para ampliaciones del objeto patentable. Esto es muy claro de la redacción de la norma, pero no implica que no se pueda fraccionar la solicitud para pedir la protección mediante otra modalidad de propiedad industrial.
Si de la solicitud inicial se desprenden todos los presupuestos para que el objeto patentable también pueda protegerse mediante otra modalidad, el fraccionamiento para estos efectos no tiene por qué implicar una ampliación de la invención presentada. No se estaría, bajo este presupuesto, ampliando el objeto a patentarse. • La solicitud de fraccionamiento se debe realizar antes de la publicación. Esto para proteger el derecho de contradicción de los terceros interesados. • En caso de que la oficina nacional acepte el fraccionamiento solicitado, se aplicará el trámite que corresponda a la modalidad escogida y se presentarán los documentos que se requieran para adelantar el respetivo trámite (último párrafo del artículo 20).
Es muy importante tener en cuenta que la solicitud fraccionada se debe acomodar formalmente a la modalidad escogida, lo que implica cumplir con toda la normativa procesal para el efecto; esto incluye el pago de las tasas, presentación de copias, soportes etc. • La solicitud fraccionada gozará de la misma fecha de presentación de la solicitud inicial.
Ahora bien, para dejar de una manera muy clara el objeto de esta interpretación, y para que el juez consultante delimite adecuadamente las preguntas esenciales, el Tribunal, de conformidad con lo expresado anteriormente, formulará dos preguntas pertinentes y las contestará 1. ¿En el marco de la Decisión 344 se permite el cambio de modalidad de patente de invención a diseño industrial? La respuesta, después de lo que acabamos de analizar, es sí. El párrafo segundo del artículo 17 regula la figura de la “transformación de la solicitud de patente a otra modalidad de propiedad industrial”, sin excepción alguna en cuanto a la clase de modalidad. 2.
¿En el marco de la figura del “fraccionamiento de la solicitud de patente” se puede solicitar el cambio de modalidad? Sí. Haciendo un análisis sistemático del artículo 17 y 20 de la Decisión 344 es perfectamente viable, tal y como se concluyó en las líneas precedentes. D. TÉRMINO PARA resolver UNA SOLICITUD DE registro de DISEÑO INDUSTRIAL.
EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. La sociedad demandante sostuvo que la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció 14 años después de presentada la solicitud fraccionada. Por tal motivo, el Tribual se referirá al término para resolver una solicitud de diseño industrial por parte de las oficinas nacionales competentes. En la normativa comunitaria no hay una disposición que establezca un plazo para decidir sobre el registro de un diseño industrial.
De todas maneras, el Tribunal encuentra que de conformidad con los principios básicos de celeridad, transparencia, y de resolución eficaz de las peticiones, la decisión del registro de un diseño industrial no puede extenderse en el tiempo de manera arbitraria o casi indefinida, ni mucho menos afectando los derechos de los solicitantes y en contra del espíritu de la propia normativa común sobre defensa de la propiedad industrial.
En cualquier caso, en virtud del principio de complemento indispensable, la normativa comunitaria deja en manos de la legislación nacional la potestad de regular este asunto, y, por lo tanto, la normativa procesal interna debe aplicarse en este aspecto. Sobre el principio de complemento indispensable el Tribunal ha establecido lo siguiente: “(…) Respecto del Ordenamiento Jurídico Comunitario se puede presentar, en relación con el papel del derecho interno de los Países Miembros frente al derecho comunitario, la pregunta: ¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? Acerca de este cuestionamiento el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo.
En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: ‘no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas’.
(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial del 17 de marzo de 1995). Bajo este principio es que se dispone en el artículo 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo siguiente: ‘Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos sobre Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas’.
Lo anterior quiere decir que para que las normas de derecho interno puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias sobre propiedad industrial, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución”. (Proceso 162-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1483, de 29 de marzo de 2007).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención “ENVASE FLEXIBLE CON ESCUDETE”, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar el Juez Consultante.
SEGUNDO: Un mismo bien intelectual, si se cumplen los requisitos para ello, podría ser protegido por diferentes figuras y esquemas normativos. En el caso particular, el demandante afirma que la parte externa de su invención es también protegible por la figura del diseño industrial. Si el objeto presentado reúne tanto las características para ser protegido como patente de invención, modelo de utilidad, signo distintivo (marca, lema comercial, nombre comercial, etc.), derecho de autor u otras modalidades de protección, bajo el esquema normativo de propiedad intelectual comunitario andino es perfectamente viable su protección en los diferentes niveles planteados.
Es muy importante tener en cuenta que, para que se de la protección adecuada se deben cumplir los requisitos sustanciales y procesales pertinentes, es decir, cumplir con las características propias de cada figura y, si es del caso, cumplir con los trámites de concesión o registro.
TERCERO: En el marco de la Decisión 344 se permite el cambio de modalidad de patente de invención a diseño industrial. El párrafo segundo del artículo 17 regula la figura de la “transformación de la solicitud de patente a otra modalidad de propiedad industrial”, sin excepción alguna en cuanto a la clase de modalidad. En el marco de la figura del “fraccionamiento de la solicitud de patente” se puede solicitar el cambio de modalidad.
Haciendo un análisis sistemático del artículo 17 y 20 de la Decisión 344 es perfectamente viable, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
CUARTO: En la normativa comunitaria no hay una disposición que establezca un plazo para decidir sobre el registro de un diseño industrial. De todas maneras, el Tribunal encuentra que de conformidad con los principios básicos de celeridad, transparencia, y de resolución eficaz de las peticiones, la decisión del registro de un diseño industrial no puede extenderse en el tiempo de manera arbitraria o casi indefinida, ni mucho menos afectando los derechos de los solicitantes y en contra del espíritu de la propia normativa común sobre defensa de la propiedad industrial.
En cualquier caso, en virtud del principio de complemento indispensable, la normativa comunitaria deja en manos de la legislación nacional la potestad de regular este asunto, y, por lo tanto, la normativa procesal interna debe aplicarse en este aspecto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2008-00278, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] ANTEQUERA PARILLI, Ricardo.
“ESTUDIOS DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS AFINES”. Fundación AISGE. Madrid. 2007. Págs. 17 a 24. Hablando sobre las zonas fronterizas entre el derecho de autor y las diferentes figuras de protección de la propiedad industrial.