Año XXIX - Número 2065 Lima, 20 de junio de 2012 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 163-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e Interpretación Prejudicial, de oficio, del artículo 150 de la misma Decisión 486.

Marca: BELLINI (mixta) Actor: señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI. Proceso interno Nº 2008-00286 Proceso 15-IP-2012.- 2 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal b) y 135 literales a), b) y d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca: figurativa (para distinguir papel de baño). Expediente Interno Nº 2009-00450 Proceso 115-IP-2011.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 17 y 20 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2008-00278. Actor: PROCTER & GAMBLE COMPANY. Diseño industrial “ENVASE FLEXIBLE CON ESCUDETE” Proceso 144-IP-2011.- Interpretación Prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 82 literales a), d) y e), y 95 párrafo 2 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 81 y 113 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Quito, República de Ecuador.

Expediente Interno Nº 67232000-MP. Actor: KELLOGG COMPANY. Marca: MINI FLAKES (denominativa) Proceso 152-IP-2011.- Interpretación Prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 52, 238, 240, 245, 247 y párrafo segundo del artículo 248, de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de Pichincha, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 0291-2004-RE. Actor: Sociedad WARNER LAMBERT COMPANY. Caso: INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PATENTES Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 20/06/2012 2.64 PROCESO 163-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión 486.

Marca: BELLINI (mixta) Actor: señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI. Proceso interno Nº 2008-00286. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil doce. 2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 577 de 29 de junio de 2007. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2008-00286; El auto de 15 de febrero de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno. Demandante: sociedad SEBASTIANO CARBONE BELLINI.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad SETAS COLOMBIANAS S.A. a) Hechos. 1. El 29 de diciembre de 2006, el señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo BELLINI (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

Por Resolución Nº 39843 de 29 de noviembre de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo solicitado, por considerar que era confundible con el signo PORTOBELLINI (denominativo) registrado a favor de la sociedad SETAS COLOMBIANAS S.A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 31.

Contra dicha Resolución el señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 1887 de 29 de enero de 2008, confirmó la Resolución impugnada. 5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 6994 de 29 de febrero de 2008, confirmó, también, la Resolución Nº 39843.

De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. 6. El señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones. b) Fundamentos jurídicos de la demanda. El señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 1. Se violó el artículo 134 de la Decisión 486 ya que el signo solicitado a registro BELLINI GACETA OFICIAL (mixto) es intrínseca y extrínsecamente distintivo. 2.

De acuerdo a la naturaleza del signo, BELLINI es uno de tipo mixto, que además, constituye un apellido de origen italiano, “en el presente caso corresponde al apellido materno del solicitante, cuyo nombre propio es SEBASTIANO CARBONE BELINI”; mientras que la marca PORTOBELLINI (denominativa) sobre la base de la cual se basó la Superintendencia para negar el registro del signo BELLINI, es un signo denominativo y “corresponde al nombre genérico de un producto consistente en unos hongos o SETAS o champiñones …”. 3.

Los criterios esgrimidos por la Superintendencia para negar el registro del signo solicitado BELLINI (mixto) fueron erróneos ya que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista gráfico, fonético ni conceptual. Inclusive la Superintendencia en la primera Resolución consideró a ambos signos en conflicto mixtos. 4. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que la Superintendencia en las Resoluciones impugnadas no realizó una apreciación en conjunto del signo BELLINI (mixto) más bien “mutiló y fraccionó la marca BELLINI (mixta), al no considerar en el estudio comparativo la importancia y relevancia de los elementos gráficos, figurativos y cromáticos relevantes, destacados y notorios en el conjunto marcario”.

Por lo que, también, se violó la regla de la visión en conjunto de un signo. c) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que: 1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 del 2000, artículos 134 y 136 literal a (…) como aduce el demandante en su demanda”. 2.

“Resulta claro y evidente que la marca solicitada BELLINI (mixta) encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (…)”. 20/06/2012 3.64 3. “(…) observadas las expresiones en cotejo, se evidencia que el signo solicitado, comparte la expresión ‘BELLINI’ del signo previamente registrado, sin que la omisión que hace el primero de la raíz ‘PORTO’ que contiene éste último le otorgue suficiente distintividad, ya que el consumidor al encontrarse frente a dos marcas que contiene (sic) la misma denominación y que identifican los mismo (sic) productos, los relaciona en su mente, con la convicción errada que proviene del mismo origen empresarial, incurriendo en error, lo cual imposibilita su existencia en el mercado”. 4.

El signo solicitado “pretende la protección de productos ya protegidos por la marca registrada, lo cual implica que, además de tratarse de signos similarmente confundibles, existe una conexión competitiva, que impide la posibilidad de que coexistan en el mercado”. 5. Finalmente, respecto al hecho de que el signo solicitado BELLINI corresponde al apellido materno del solicitante “debe observarse que con independencia de dicha circunstancia, lo cierto es que el signo solicitado se encuentra inmerso en un signo previamente registrado, el cual debe ser protegido, ya que de coexistir en el mercado, induciría al consumidor en error (…)”. d) Tercero interesado.

La sociedad SETAS COLOMBIANAS S.A., tercero interesado en el proceso, no contestó la demanda.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional tam- GACETA OFICIAL bién con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo BELLINI (mixto), fue el 29 de diciembre de 2006, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486; y, de conformidad con la norma comunitaria, de oficio se interpretará el artículo 150 de la misma Decisión; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 20/06/2012 4.64 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”. 1.

La marca y los requisitos para su registro. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este GACETA OFICIAL artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”.

(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”). El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. 20/06/2012 5.64 En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, como ya se indicó. GACETA OFICIAL En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo BELLINI (mixto), cumplen con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2.

Clases de signos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Se abordará el tema de las clases de signos y de su comparación, en vista de que el signo solicitado es BELLINI (mixto) y el signo sobre la base del cual se niega el registro es PORTOBELLINI (denominativo). Signos denominativos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Signos mixtos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 20/06/2012 6.64 Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos mixtos y denominativos. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(FernándezNovoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos, de acuerdo a las reglas de comparación ya indicadas.

GACETA OFICIAL Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. A saber: Comparación entre signos denominativos. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a 20/06/2012 7.64 cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo marcario. En virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión y/o asociación entre los signos en conflicto, se abordará el tema. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial GACETA OFICIAL del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o 20/06/2012 8.64 servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica GACETA OFICIAL sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y 20/06/2012 9.64 Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

Además se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. 4. Examen de registrabilidad y debida motivación de las Resoluciones. En razón de que en el proceso interno no se presentaron oposiciones, el Tribunal interpreta- GACETA OFICIAL rá el tema del examen de registrabilidad y la debida motivación de las Resoluciones.

El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones.

Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. 20/06/2012 10.64 de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, existan o no oposiciones, deberá analizar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136 litera a) de la Decisión 486. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

Además, es importante aclarar que el examen de registrabilidad debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina, esto significa, que se debe realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente del análisis ya efectuado sobre signos idénticos o similares.

Debe quedar claro, que no se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo BELLINI (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para GACETA OFICIAL 20/06/2012 11.64 registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2008-00286, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO QUINTO: En el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente, de igual manera, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones.

Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 15-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal b) y 135 literales a), b) y d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca: figurativa (para distinguir papel de baño). Expediente Interno Nº 2009-00450. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los once (11) días del mes de abril del año dos mil doce. blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la Repú- Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 23 de enero de VISTOS: GACETA OFICIAL 2012, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 14 de marzo de 2012. 20/06/2012 12.64 a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes Demandante: la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: la sociedad SCOTT PAPER LIMITED. 1.2. Acto demandado La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución No. 001667 de 30 de enero de 2006, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad FAMILIA S.A. y, en consecuencia, conceder el registro del signo “figurativo” solicitado por la sociedad SCOTT PAPER LIMITED, para distinguir papel de baño, producto comprendido en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. - Resolución No. 10628 de 27 de abril de 2006, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - Resolución No. 11045 de 9 de marzo de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 001667 de 30 de enero de 2006. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: - El 17 de agosto de 2004, la sociedad SCOTT PAPER LIMITED solicitó el registro del signo “figurativo”, para distinguir papel de baño, producto comprendido en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 31 de mayo de 2005, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 552. - La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. formuló oposición a la solicitud de registro alegando la falta de aptitud distintiva del signo solicitado como marca y por encontrarse incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales a), b) y d) del artículo 135 de la Decisión 486. - El 30 de enero de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 001667, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad FAMILIA S.A. y, en consecuencia, conceder el registro del signo “figurativo” solicitado por la sociedad SCOTT PAPER LIMITED, para distinguir papel de baño, producto comprendido en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. - La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada. - El 27 de abril de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 10628 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - El 9 de marzo de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 11045, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 001667 de 30 de enero de 2006, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: GACETA OFICIAL - “(…) no se trata de una simple etiqueta que se adhiere al producto o que esta (sic) estampada en el mismo, delimitada por un rectángulo.

La serie repetida y en secuencia de las figuras antes descritas se encuentran estampadas en relieve en la totalidad del papel para baño, que es el producto que se pretende distinguir con dicho signo y cumplen una finalidad exclusivamente decorativa y ornamental del producto y no es ni puede ser percibida por los consumidores como un signo que indique una procedencia empresarial.

(…) este efecto decorativo del diseño no es simplemente incidental o accesorio. Bien por el contrario, su finalidad esencial y exclusiva, es decorar y hacer más agradable a la vista el producto mismo, y evidentemente carece de toda relevancia marcaria. Lo que tiene en cuenta el consumidor para seleccionar un papel higiénico frente a otros es la marca (por lo general denominativa) que se estampa en el empaque que cubre el producto”. - “(…) el signo cuya nulidad se solicita está constituido por una serie repetida de flores y de figuras romboides estampados en relieve en la totalidad del papel de baño, que es el producto al cual se aplica.

Su propósito y finalidad no es entonces distinguir el producto frente a otros productos en el mercado, sino de decorar y ornamentar el producto y hacerlo más atractivo frente al consumidor para inclinar su decisión de compra, razón por la cual puede afirmarse que tiene un carácter funcional”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) la marca demandada cumple los presupuestos previstos en las normas anotadas sin que pueda predicarse que el actuar de la Superintendencia contravenga las mencionadas normas como se advirtió en los actos administrativos ahora demandados”. - “Refiere el demandante que la marca solicitada carece de distintividad propia porque los elementos que contiene lejos de ser distintivos son únicamente ‘elementos decorativos’ usualmente utilizados en el mercado de este tipo de productos.

Por el contrario, se advierte de la simple vista de la marca que ésta se refiere a un estampado caprichoso y distinti- 20/06/2012 13.64 vo compuesto por la secuencia de una flor, separadas por líneas especiales y características que van formando otras nuevas figuras geométricas dentro de unas formas transversales asimétricas. Esto significa que dicho conjunto para productos de la clase 16 no significa el otorgamiento de una ventaja funcional o competitiva a un solo competidor.

Por el contrario ese mismo conjunto especial y caprichoso lo hace distintiva y apropiable y permite que el consumidor lo asocie a un origen empresarial, ya que se genera una percepción visual distintiva que facilita su recordación”. - “En este orden y considerando que es precisamente el conjunto de elementos ubicados de manera especial, especifica (sic) y caprichosa, como se acaba de señalar los que le permiten ser registrable, es claro que la interpretación hecha por el demandante no está llamada a prosperar”. d) Tercero Interesado No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte del tercero interesado, la sociedad SCOTT PAPER LIMITED.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de marzo de 2012.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la Repúbli- GACETA OFICIAL 20/06/2012 14.64 ca de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b) y d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos solicitados y correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “figurativo”, fue presentada el 17 de agosto de 2004, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

(…)”. Se interpretará únicamente el literal b) del artículo 134. 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

3.1. CONCEPTO DE MARCA, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Concepto En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) “DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro; Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. (…) Los elementos constitutivos de una marca Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;

(…) El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida GACETA OFICIAL por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “figurativo”, para distinguir papel de baño, producto comprendido en la clase 16 de la Clasificación 20/06/2012 15.64 Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

3.2. REQUISITOS ESENCIALES PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 135 de la Decisión 486 los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) de esta norma establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo anterior de esa Decisión no puedan constituir una marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los requisitos determinados en el artículo en comento; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando, entre otros, palabras o figuras. El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 134 y, verificar, si en ese caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, así como en las prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 136 de la misma Decisión.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA UN REGISTRO MARCARIO: CUANDO CARECE DE DISTINTIVIDAD En el proceso interno, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. formuló oposición a la solicitud de registro del signo “figurativo” a favor de la sociedad SCOTT PAPER LIMITED alegando la falta de aptitud distintiva del signo solicitado como marca. El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de GACETA OFICIAL que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). 1

3.4. IRREGISTRABILIDAD POR CONSTITUIR EL SIGNO FORMA USUAL DE ENVASES O UNA FORMA O CARACTERÍSTICAS IMPUESTA POR LA NATURALEZA O LA FUNCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO En el proceso interno, la sociedad demandante afirma que las formas que componen el signo 1 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 20/06/2012 16.64 distintivo solicitado a registro le da una ventaja funcional al papel de baño. En tal virtud, deviene necesario hacer referencia al literal d) del artículo 135. Entre las excepciones al principio general que admite el registro de un signo como marca, el literal d) del artículo 135 se refiere a aquellos signos que “consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican”.

Este Tribunal ha sostenido, al referirse al literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, actual literal d) del artículo 135 de la Decisión 486, lo siguiente: “Al referirse el literal b) del articulo 82 de la Decisión 344 a las formas usuales y a las impuestas por la naturaleza de la función propia del producto, hace relación en definitiva a la genericidad, la descriptividad, las formas o envases de uso común y a aquellas otras formas que deban adaptarse a la función del producto o características necesarias para que el producto pueda ser utilizado.

No permite la norma registrar como marca la forma de los productos si esa es la usual y común por carecer de distintividad. La forma usual del producto es inapropiable en exclusividad. La forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva para nadie. Si es la forma usual y corriente del producto o del envase lo que no está permitido, a contrario sensu, se entiende que la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica.

(….) De otra parte, así como la prohibición de los signos genéricos se justifica para evitar el monopolio sobre una denominación que otros comerciantes requieren utilizar por ser la más común y generalizada para designar el producto o servicio de que se trate o quizá la única, así también se justifica la causal contenida en el literal b) del artículo 82 de la De- GACETA OFICIAL cisión 344, pues si las formas del producto o las impuestas por su función pudieran ser monopolizadas por la vía del registro marcario ad perpetuitatem, quedaría bloqueado el libre acceso de los competidores al sector del mercado del que forma parte tal género o subgénero de productos dado que los competidores no podrían fabricar o distribuir productos dotados con la forma que tienen habitualmente según los usos leales y constantes en el comercio.

Del mismo modo, surgirá un grave obstáculo comparativo si a través de un derecho de marca un empresario monopolizase ad perpetuitatem la forma usual o habitual ´que en el comercio revistan los envases´. (Carlos Fernández-Novoa, obra citada, pág. 86)” (PROCESO 113-IP-2003. Interpretación prejudicial de 12 de noviembre de 2003. Marca: “FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”.

En la sentencia dictada en el proceso 113-IP2003, recogiendo el criterio expresado en la sentencia 23-IP-1998, el Tribunal expresó lo siguiente dentro del tema: “Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto. Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín). 2 Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos.

En este sentido, el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: “La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es pro- 2 Proceso 23-IP-98, sentencia de 25 de septiembre de 1998, G.O.A.C. Nº 379, de 27 de octubre de 1998. Marca Tridimensional “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 20/06/2012 17.64 pia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas.

En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente”. 3

3.5. CLASES DE MARCAS: MARCAS FIGURATIVAS Tomando en cuenta que en el proceso interno que motivó esta interpretación prejudicial, la sociedad SCOTT PAPER LIMITED solicitó el registro del signo “figurativo”, para distinguir papel de baño, producto comprendido en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, deviene necesario hacer referencia a las marcas figurativas.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a las enunciadas, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas gráficas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el signo en conflicto.

LAS MARCAS GRÁFICAS son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que: “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo uti- 3 ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL.

Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela. España. 1990. Tomo 13. Año 1989-90. Pág.

46. GACETA OFICIAL lizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.

(Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss). Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado: “La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre”. 4 20/06/2012 18.64 esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas.

Con la pretensión de que el Juez consultante pueda analizar claramente el signo solicitado como marca figurativa (para distinguir papel higiénico, especialmente papel para baño), este Órgano decide analizar lo concerniente a los diseños industriales, a fin de determinar las diferencias con la marca figurativa. Diseño Industrial y su comparación con la Marca Gráfica El Tribunal ha definido al diseño industrial como: Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.

En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico.

En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, la Jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado, que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa 4 Proceso 09-IP-94, publicado en G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995.

Marca: “DIDA” Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV. “(…) cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación”.

En la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se sostiene que: “se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto (Artículo 113)”.

El diseño industrial para que obtenga reconocimiento jurídico del estado debe necesariamente ser registrado; para ello debe cumplir los requisitos de fondo y de forma establecidos por la normativa comunitaria. El tema sobre el diseño industrial ha sido plasmado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que serán transcritos a continuación: GACETA OFICIAL “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriares como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad.

Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario.

Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto.

La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea 5 se estipula que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.

Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. 20/06/2012 19.64 b) Apariencia especial.

El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos.

Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario.

Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.

En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. 6 El Tribunal ha señalado, en relación a la esencia del derecho sobre los diseños industriales, que consiste en la potestad que le otorga el 6 5 Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.).

En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002. GACETA OFICIAL registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo. Una vez reconocido por la Ley, el Titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa la normativa andina (en consideración a las repercusiones económicas que los mismos tienen, aplicables a la marca figurativa, caso en cuestión).

Los diseños industriales son un objeto específico de protección y gozan de un reconocimiento y trato especial, dicho reconocimiento se basa por la naturaleza especial de los diseños industriales, al respecto se toma en consideración lo dicho por la OMPI en el artículo mencionado: “Los diseños industriales constituyen un objeto específico de propiedad intelectual habida cuenta de su naturaleza particular, que responde tanto a criterios estéticos como funcionales al incorporarse en productos tangibles.

Los diseños industriales están a caballo entre las artes y la tecnología pues los diseñadores industriales se esfuerzan por crear productos cuya forma o aspecto exterior satisfagan la preferencia estética de los consumidores y respondan a las expectativas de estos últimos en cuanto al funcionamiento de los productos. Aunque el diseño que confiere al producto su forma y aspecto particulares haya sido concebido para satisfacer criterios funcionales a la vez que no funcionales, en un gran número de leyes sobre los diseños industriales se estipula que la protección abarca exclusivamente las características no funcionales.

Se plantean, además, varias opciones en relación con la conveniencia de otorgar protección jurídica a los progresos técnicos, por un lado, y por otro, a las creaciones estéticas. Por norma general, las características funcionales de la forma o el aspecto exterior de un producto inciden en el rendimiento técnico del mismo. En la medida en que dicho rendimiento depende de esas características, cabe considerar que esas características son ne- 20/06/2012 20.64 cesarias desde el punto de vista económico.

Esa necesidad es evidente si se tiene en cuenta que el producto no desempeñará sus funciones o no las desempeñará de la misma manera si no se incorporan dichas características técnicas. Por ejemplo, un teclado de computadora ergonómico y arqueado difiere del teclado rectangular clásico, no sólo en su aspecto exterior, sino en la manera en que puede ser utilizado con los fines previstos (es decir, para aumentar la comodidad y la velocidad del mecanografiado, etc.).

Si la forma del producto incide en su rendimiento del modo material que sea (como en el ejemplo anterior), cabe considerar que esa forma es “funcional”. Las características funcionales y técnicas de un producto comportan por lo general consecuencias económicas, ya sea por los ahorros que permiten obtener en el costo de fabricación o de distribución del producto, o por el aumento de la eficacia y del rendimiento de dicho producto, con el consiguiente valor comercial añadido.

De ahí que, toda restricción de la libertad de copiar las características funcionales de un producto repercutirá por lo general en la competencia entre los productores de dicho artículo. En la medida en que se considera que, desde el punto de vista económico, la competencia es un elemento beneficioso que debe fomentarse, tendría sentido facilitar el libre uso de las características funcionales de los productos que tengan importancia económica, o por lo menos, supeditar toda restricción de esa libertad a una serie de condiciones rigurosas.

Ésos son los fundamentos en los que se basan los estrictos requisitos que estipulan las leyes que contemplan la concesión de derechos exclusivos sobre las creaciones técnicas, en particular, el sistema de patentes sobre invenciones, incluidos los modelos de utilidad. Las restricciones relativas a la libertad de copia por los competidores pueden imponerse sobre la base de varias condiciones especiales y por un período relativamente breve.

Por otro lado, las características de la forma o el aspecto exterior de un producto que responden a criterios estéticos no se consideran tan fundamentales desde el punto de vista económico como las características funcionales del producto. Eso se explica por el hecho de que, por norma general, las variaciones en las características estéticas del GACETA OFICIAL producto no impiden el funcionamiento del mismo ni la obtención de los resultados previstos.

En rigor, las características estéticas no son necesarias para el funcionamiento del producto; son arbitrarias en el sentido de que responden a la preferencia subjetiva del diseñador o del público al que se destina el producto. Por ejemplo, la mayor parte de las características que diferencian una vajilla de otra son de índole no funcional puesto que los platos y tazas de una y otra vajilla funcionan del mismo modo, sea cual sea su configuración y estilo.

A diferencia de las características técnicas, las características no funcionales del aspecto exterior del producto, es decir, el diseño, no son un elemento indispensable desde el punto de vista económico para la competencia. Por consiguiente, lo normal sería que los derechos exclusivos sobre los diseños industriales se adquirieran con mayor facilidad y por un período más largo que los derechos exclusivos sobre las características funcionales y las creaciones técnicas”. 7 Se advierte, asimismo, que el titular del diseño industrial está facultado para actuar contra terceras personas que intenten o efectúen cambios sobre su diseño industrial, cuando no se ha producido ninguna transferencia o cesión de derechos respecto del diseño. Al respecto, algunos autores sostienen que entre las facultades que comprende este derecho, figura la de poder exigir de cualquier explotante el respeto a la integridad del diseño original, tal y como su titular lo ha concebido y realizado y desea que se mantenga; de modo que sin el expreso consentimiento del autor, no pueden introducirse por ningún concepto alteraciones, al difundir, publicar o reproducir su diseño. No obstante, aunque el autor sea, en principio, el titular legítimo del derecho de registro, éste lo puede ceder en favor de un tercero, sea éste persona natural o jurídica; sin embargo, no por ello pierde su autoría, conserva además el derecho de la concepción, la cual es inajenable, por lo que el cesionario del derecho deberá reconocer y exteriorizar, de ser el caso, de quién ha 7 Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.).

En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. 20/06/2012 21.64 provenido la creación y, quién ha sido el cedente de los derechos en su favor. El Tribunal resalta que a diferencia de la marca figurativa que ampara un producto, el diseño industrial hace al producto mismo más atractivo.

Finalmente, en cuanto al interés comercial e industrial de la marca figurativa, se adopta el tema que sobre el diseño industrial ha sido plasmado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ya referido: “La finalidad de los diseños industriales es hacer que los productos utilitarios, los productos industriales y los productos de consumo sean más atractivos a la vista, es decir, más estéticos para los compradores potenciales.

El hecho de que el producto sea más agradable a la vista añade valor estético a la vez que comercial a dicho producto. Ese valor se convierte en algo concreto cuando por un artículo, por ejemplo, un reloj de pulsera, en el que esté incorporado un diseño específico, se puede pedir un precio más elevado que por otro reloj de características funcionales idénticas pero de forma o aspecto diferente”.

Este criterio adopta el Tribunal, toda vez que la protección de los diseños industriales está encaminada a alentar el esfuerzo humano y el flujo de recursos financieros. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. GACETA OFICIAL 2.

No son registrables como marcas los signos que no cumplan con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486, conforme lo señala el artículo 135 en su literal a). 3. Tampoco son registrables como marcas, los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 135, literal b) de la misma Decisión. 4. Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere el literal d) del artículo 135 de la Decisión 486, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 134. 5.

Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos. 6.

En una marca gráfica se debe tomar en cuenta el efecto visual que la figura, apreciada en su conjunto, causa sobre la actitud y reacción normal del público consumidor. El hecho de que el producto sea más agradable a la vista añade valor estético y comercial a dicho producto, lo que lo hace más competitivo en el mercado. 20/06/2012 22.64 7.

Los diseños industriales constituyen un objeto específico de propiedad intelectual, su naturaleza responde tanto a criterios estéticos como funcionales al incorporarse en productos tangibles. A diferencia de la marca figurativa que ampara un producto, el diseño industrial hace al producto mismo más atractivo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200900450, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 20/06/2012 23.64 PROCESO 115-IP-2011 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 17 y 20 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2008-00278. Actor: PROCTER & GAMBLE COMPANY. Diseño industrial “ENVASE FLEXIBLE CON ESCUDETE”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y ocho días del mes de abril del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: VISTOS: 2.

La sociedad PROCTER & GAMBLE COMPANY, mediante escrito radicado el 26 de noviembre de 1996 solicitó lo siguiente: 1) El fraccionamiento de la solicitud mencionada y 2) En relación con la solicitud divisional, el cambio parcial de modalidad de patente a un diseño industrial. Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 30 de noviembre de 2011.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: PROCTER & GAMBLE COMPANY. Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. III.

DATOS RELEVANTES. 1. La sociedad PROCTER & GAMBLE COMPANY, solicitó el 18 de diciembre de 1995 una patente de invención titulada: “ENVASE FLEXIBLE CON ESCUDETE”. 3. La Superintendente de Industria y Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 33371 de 10 de octubre de 2007, resolvió rechazar por improcedente la solicitud fraccionada y el cambio de modalidad.

Se argumentó que la figura solicitada no se encuentra regulada por normativa comunitaria y, que además, implica una ampliación de la materia inicialmente presentada. 4. La sociedad PROCTER & GAMBLE COMPANY, presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. 5. El Superintendente de Industria y Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución No. 5089 de 22 de febrero de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo.

A.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los 6. La sociedad PROCTER & GAMBLE COMPANY, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. GACETA OFICIAL 7. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 20/06/2012 24.64 permite convertir la solicitud de patente de invención en una de concesión de modelo de utilidad, pero no en una de concesión de un diseño industrial. • Sostiene, que en el presente caso la solicitud fraccionada implica una ampliación de la materia inicialmente presentada.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 1. Manifiesta, que en los actos administrativos acusados no se resolvieron cuestiones que fueron planteadas. 2. Sostiene, que la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció 14 años después de presentada la solicitud fraccionada. De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 486, el diseño industrial tendrá una duración de 10 años.

En consecuencia, no tiene sentido que se pronuncie la oficina competente 14 años después. 3. Indica, que de conformidad con lo anterior, para la Superintendencia era más fácil rechazar el escrito que conceder un derecho para el cual el tiempo de vigencia ya había expirado. 4. Esgrime, que la normativa andina no prevé el cambio de una solicitud de patente a una solicitud de concesión de diseño industrial.

No lo prevé pero tampoco lo prohíbe. Hay un vacío que no le corresponde llenar a la Superintendencia de Industria y Comercio. 5. Indica, que las características externas del objeto de la solicitud de patente de invención son susceptibles de protección mediante diseño industrial. En este sentido se justificó fraccionar la solicitud presentada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 35, 115, 116 y 128 de la Decisión 486.

No se interpretarán las normas solicitadas, ya que la solicitud fraccionada se presentó el 26 de noviembre de 1996, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En consecuencia, de oficio, el Tribunal interpretará las siguientes normas: artículos 17 y 20 de la Decisión 344. También se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: DECISIÓN 344 (…) 6. Afirma, que las figuras que se presentaron con la solicitud divisional de diseño industrial corresponden fielmente a lo divulgado en la invención original. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. • Argumenta, que el artículo 35 de la Decisión 486 no regula la figura del cambio parcial de modalidad.

Además, el artículo Artículo 17 “El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada. El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto.” GACETA OFICIAL 20/06/2012 25.64 (…) VI.

CONSIDERACIONES: Artículo 20 Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: “El peticionario podrá fraccionar su solicitud en dos o más, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.

A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial en cualquier País Miembro. B. La superposición de protección por parte de las diferentes figuras de propiedad industrial en relación con un mismo objeto. El caso de la patente de invención y el diseño industrial.

La división de la solicitud por parte del peticionario, deberá efectuarse antes de su publicación y, a pedido de la oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite. C. Modificación de la solicitud de patente. El cambio de modalidad y el fraccionamiento de la solicitud de la patente de invención. Interpretación sistemática de los artículos 17 y 20 de la Decisión 344.

En caso que se pida la división o acepte la propuesta de fraccionamiento de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el trámite que corresponda a la nueva modalidad.” D. Término para resolver una solicitud de registro de diseño industrial. El principio de complemento indispensable. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

(…) DECISIÓN 486 (…) Disposición Transitoria Primera. “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…)”. La corte consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero la solicitud de la patente de invención titulada “ENVASE FLEXIBLE CON ESCUDETE” se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena y, por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma co- GACETA OFICIAL munitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 154-IP-2004, en donde se precisó: 20/06/2012 26.64 “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

(…) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma”.

(Proceso Nº 154-IP-2004. Interpretación prejudicial de 9 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1184, de 7 de abril de 2005). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. GACETA OFICIAL El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida (…)”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de la patente de invención “ENVASE FLEXIBLE CON ESCUDETE”, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar el Juez Consultante. 20/06/2012 27.64 B. LA SUPERPOSICIÓN POR PARTE DE LAS DIFERENTES FIGURAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN RELACIÓN CON UN MISMO OBJETO.

EL CASO DE LA PATENTE DE INVENCIÓN Y EL DISEÑO INDUSTRIAL. La sociedad demandante argumentó que las características externas del objeto de la patente de invención son susceptibles de protección mediante diseño industrial. Por tal motivo, el Tribunal se referirá a la superposición por parte de las diferentes figuras de propiedad industrial en relación con un mismo objeto.

Diferentes objetos o bienes intelectuales pueden ser protegidos por diferentes modalidades de propiedad intelectual. Para tratar estos temas la doctrina ha llamado a esta superposición de figuras y regulaciones, “zonas fronterizas” o “zonas de contacto”. 1 Un conjunto de sonidos puede ser entendido como una obra musical y protegido por el derecho de autor, pero a su vez puede ser protegido como una marca sonora.

Un dibujo que representa una figura en tres dimensiones puede ser protegido como una obra de arte por parte del derecho de autor, pero también ser objeto de protección como marca tridimensional o diseño industrial; inclusive, de conformidad con su grado inventivo puede ser protegido como modelo de utilidad o patente de invención. Así, de esta manera, podríamos citar muchos ejemplos mediante los cuales ilustraríamos la conexión que había entre los figuras de protección intelectual.

En consecuencia, un mismo bien intelectual, si se cumplen los requisitos para ello, podría ser protegido por diferentes figuras y esquemas normativos. En el caso particular, el demandante afirma que la parte externa de su invención es también protegible por la figura del diseño industrial. Si el objeto presentado reúne tanto las características para ser protegido como patente de invención, modelo de utilidad, signo distintivo (marca, lema comercial, nombre comercial, etc.), derecho de autor u otras modalidades y esque- 1 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo.

“ESTUDIOS DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS AFINES”. Fundación AISGE. Madrid. 2007. Págs. 17 a 24. Hablando sobre las zonas fronterizas entre el derecho de autor y las diferentes figuras de protección de la propiedad industrial. GACETA OFICIAL mas de protección, bajo el esquema normativo de propiedad intelectual comunitario andino es perfectamente viable su protección en los diferentes niveles planteados.

Es muy importante tener en cuenta que para que se dé la protección adecuada se deben cumplir los requisitos sustanciales y procesales pertinentes, es decir, cumplir con las características propias de cada figura y, si es del caso, cumplir con los trámites de concesión o registro. C. LA MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE. EL CAMBIO DE MODALIDAD Y EL FRACCIONAMIENTO DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE DE INVENCIÓN. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 17 Y 20 DE LA DECISIÓN 344.

De los hechos del proceso se desprende que la sociedad PROCTER & GAMBLE COMPANY solicitó lo siguiente: 1) El fraccionamiento de la solicitud de patente de invención titulada “ENVASE FLEXIBLE CON ESCUDETE” y 2) El cambio parcial de modalidad de patente a un diseño industrial. El Tribunal, en consecuencia, se referirá inicialmente a la modificación de la solicitud de patente, para posteriormente tratar el tema del cambio de modalidad y el fraccionamiento de la patente de invención, haciendo, para estos efectos, una interpretación sistemática de los artículos 17 y 20 de la Decisión 344.

El párrafo primero del artículo 17 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone que el peticionario podrá modificar su solicitud de patente de invención. A renglón seguido establece los límites de dicha modificación, es decir, dispone que la misma no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud presentada, permitiendo sacar dos conclusiones: • Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio. • Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

En consecuencia, “el peticionario de una patente puede modificar su solicitud, redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del in- 20/06/2012 28.64 vento, o en fin reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.” (Proceso 21-IP-2000.

Interpretación prejudicial del 27 de octubre de 2001). Del análisis de la norma bajo estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver: • ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? • ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? Respecto del primero, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud.

Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta las normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite. En relación con el segundo, como la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, su regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros.

Es el criterio reiterado en las interpretaciones prejudiciales dentro de los procesos 21-IP-2000, ya citada, y 28-IP-2002. Resulta pertinente, en consecuencia, transcribir algunos de sus apartes: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al GACETA OFICIAL 20/06/2012 29.64 momento de emitir la resolución inicial.” (Interpretación dentro del proceso 21-IP-2000.

Doc. Cit.). una de las solicitudes divisionales se hiciera con cambio de modalidad. Esta figura goza de las siguientes características: El fraccionamiento de la solicitud de la patente de invención y el cambio de modalidad bajo el esquema de la Decisión 344. • El fraccionamiento no puede implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

En relación con el objeto a patentarse, la solicitud debe quedar en las mismas dimensiones y, por lo tanto, un fraccionamiento no puede aprovecharse para ampliaciones del objeto patentable. Esto es muy claro de la redacción de la norma, pero no implica que no se pueda fraccionar la solicitud para pedir la protección mediante otra modalidad de propiedad industrial.

Si de la solicitud inicial se desprenden todos los presupuestos para que el objeto patentable también pueda protegerse mediante otra modalidad, el fraccionamiento para estos efectos no tiene por qué implicar una ampliación de la invención presentada. No se estaría, bajo este presupuesto, ampliando el objeto a patentarse. Ahora bien, el párrafo segundo del artículo 17 de la Decisión 344 regula una especial modificación de la solicitud de patente: “la transformación de la solicitud a otra modalidad de propiedad industrial”.

Este tipo de modificación de la solicitud va de la mano con el tema desarrollado en el literal A) de la presente interpretación prejudicial, en cuanto a que es factible que un mismo objeto sea protegible por varias figuras de propiedad intelectual. De conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 17 y en el artículo 20 de la misma normativa, pueden presentarse dos hipótesis: 1.

Que el peticionario transforme su solicitud a otra modalidad de propiedad industrial. Este es el caso en que el peticionario solicita que el objeto de la solicitud ya no se proteja mediante patente de invención, sino mediante otra figura de protección industrial, que bien puede ser una marca, un modelo de utilidad, un diseño industrial, etc.

Es importante tener en cuenta que la norma prevé que esta modificación se realice antes de la publicación. Esto tiene como soporte el derecho de los terceros interesados en conocer y controvertir la solicitud tal y como es tramitada. También se advierte que, como efecto, la solicitud transformada gozará de la misma fecha de presentación de la solicitud inicial. 2.

Que el peticionario transforme su solicitud parcialmente, utilizando para ello la figura de “fraccionamiento de la solicitud” (artículo 20). En este caso el peticionario divide su solicitud en dos o mas fracciones con el objetivo de que se protejan de manera diferente, bien sea mediante la figura de la patente o mediante otra modalidad de protección, que bien puede ser el diseño industrial.

Esto se encuentra en concordancia con el artículo 17, ya que si el artículo 17 permite el cambio de modalidad y el 20 el fraccionamiento de la solicitud, nada impediría, sustancial y normativamente hablando, que • La solicitud de fraccionamiento se debe realizar antes de la publicación. Esto para proteger el derecho de contradicción de los terceros interesados. • En caso de que la oficina nacional acepte el fraccionamiento solicitado, se aplicará el trámite que corresponda a la modalidad escogida y se presentarán los documentos que se requieran para adelantar el respetivo trámite (último párrafo del artículo 20).

Es muy importante tener en cuenta que la solicitud fraccionada se debe acomodar formalmente a la modalidad escogida, lo que implica cumplir con toda la normativa procesal para el efecto; esto incluye el pago de las tasas, presentación de copias, soportes etc. • La solicitud fraccionada gozará de la misma fecha de presentación de la solicitud inicial.

Ahora bien, para dejar de una manera muy clara el objeto de esta interpretación, y para que el juez consultante delimite adecuadamente las preguntas esenciales, el Tribunal, de conformidad con lo expresado anteriormente, formulará dos preguntas pertinentes y las contestará GACETA OFICIAL 1. ¿En el marco de la Decisión 344 se permite el cambio de modalidad de patente de invención a diseño industrial? La respuesta, después de lo que acabamos de analizar, es sí. El párrafo segundo del artículo 17 regula la figura de la “transformación de la solicitud de patente a otra modalidad de propiedad industrial”, sin excepción alguna en cuanto a la clase de modalidad. 2.

¿En el marco de la figura del “fraccionamiento de la solicitud de patente” se puede solicitar el cambio de modalidad? Sí. Haciendo un análisis sistemático del artículo 17 y 20 de la Decisión 344 es perfectamente viable, tal y como se concluyó en las líneas precedentes. D. TÉRMINO PARA RESOLVER UNA SOLICITUD DE REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL.

EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. La sociedad demandante sostuvo que la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció 14 años después de presentada la solicitud fraccionada. Por tal motivo, el Tribual se referirá al término para resolver una solicitud de diseño industrial por parte de las oficinas nacionales competentes. En la normativa comunitaria no hay una disposición que establezca un plazo para decidir sobre el registro de un diseño industrial.

De todas maneras, el Tribunal encuentra que de conformidad con los principios básicos de celeridad, transparencia, y de resolución eficaz de las peticiones, la decisión del registro de un diseño industrial no puede extenderse en el tiempo de manera arbitraria o casi indefinida, ni mucho menos afectando los derechos de los solicitantes y en contra del espíritu de la propia normativa común sobre defensa de la propiedad industrial.

En cualquier caso, en virtud del principio de complemento indispensable, la normativa comunitaria deja en manos de la legislación nacional la potestad de regular este asunto, y, por lo tanto, la normativa procesal interna debe aplicarse en este aspecto. Sobre el principio de complemento indispensable el Tribunal ha establecido lo siguiente: 20/06/2012 30.64 “(…) Respecto del Ordenamiento Jurídico Comunitario se puede presentar, en relación con el papel del derecho interno de los Países Miembros frente al derecho comunitario, la pregunta: ¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? Acerca de este cuestionamiento el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo.

En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: ‘no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas’.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial del 17 de marzo de 1995). Bajo este principio es que se dispone en el artículo 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo siguiente: ‘Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos sobre Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas’.

Lo anterior quiere decir que para que las normas de derecho interno puedan desarrollar o reglamentar las normas comunitarias sobre propiedad industrial, es preciso que dicha reglamentación sea necesaria para su correcta ejecución”. (Proceso 162-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1483, de 29 de marzo de 2007).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, GACETA OFICIAL se desprende que la solicitud de patente de invención “ENVASE FLEXIBLE CON ESCUDETE”, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar el Juez Consultante.

SEGUNDO: Un mismo bien intelectual, si se cumplen los requisitos para ello, podría ser protegido por diferentes figuras y esquemas normativos. En el caso particular, el demandante afirma que la parte externa de su invención es también protegible por la figura del diseño industrial. Si el objeto presentado reúne tanto las características para ser protegido como patente de invención, modelo de utilidad, signo distintivo (marca, lema comercial, nombre comercial, etc.), derecho de autor u otras modalidades de protección, bajo el esquema normativo de propiedad intelectual comunitario andino es perfectamente viable su protección en los diferentes niveles planteados.

Es muy importante tener en cuenta que, para que se de la protección adecuada se deben cumplir los requisitos sustanciales y procesales pertinentes, es decir, cumplir con las características propias de cada figura y, si es del caso, cumplir con los trámites de concesión o registro.

TERCERO: En el marco de la Decisión 344 se permite el cambio de modalidad de patente de invención a diseño industrial. El párrafo segundo del artículo 17 regula la figura de la “transformación de la solicitud de patente a otra modalidad de propiedad industrial”, sin excepción alguna en cuanto a la clase de modalidad. En el marco de la figura del “fraccionamiento de la solicitud de patente” se puede solicitar el cambio de modalidad.

Haciendo un análisis sistemático del artículo 17 y 20 de la Decisión 344 es perfecta- 20/06/2012 31.64 mente viable, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

CUARTO: En la normativa comunitaria no hay una disposición que establezca un plazo para decidir sobre el registro de un diseño industrial. De todas maneras, el Tribunal encuentra que de conformidad con los principios básicos de celeridad, transparencia, y de resolución eficaz de las peticiones, la decisión del registro de un diseño industrial no puede extenderse en el tiempo de manera arbitraria o casi indefinida, ni mucho menos afectando los derechos de los solicitantes y en contra del espíritu de la propia normativa común sobre defensa de la propiedad industrial.

En cualquier caso, en virtud del principio de complemento indispensable, la normativa comunitaria deja en manos de la legislación nacional la potestad de regular este asunto, y, por lo tanto, la normativa procesal interna debe aplicarse en este aspecto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200800278, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO GACETA OFICIAL 20/06/2012 32.64 Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- PROCESO 144-IP-2011 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 82 literales a), d) y e), y 95 párrafo 2 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 81 y 113 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Quito, República de Ecuador.

Expediente Interno Nº 6723-2000-MP. Actor: KELLOGG COMPANY. Marca: MINI FLAKES (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y ocho días del mes de abril del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Quito, República de Ecuador.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 30 de noviembre de 2011.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: KELLOGG COMPANY. Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Tercero interesado: MAIZORO S.A. DE C.V. III. DATOS RELEVANTES A.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad MAIZORO S.A. DE C.V., solicitó el 19 de diciembre de 1997 el registro como marca del signo denominativo MINI FLAKES, para amparar todos los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 399, la sociedad KELLOGG COMPANY presentó observaciones argumentando que el signo solicitado es genérico, de uso común y descriptivo. 3. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 973974 de 12 de octubre de 1999, resolvió rechazar la observación presentada y conceder el registro solicitado. 4.

La sociedad KELLOGG COMPANY, presentó demanda en acción subjetiva o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito. GACETA OFICIAL 5. La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Manifiesta, que el signo solicitado para registro es genérico, de uso común y descriptivo. 2. Sostiene, que el signo solicitado para registro describe las características del producto amparado: mini hojuelas de cereal. 3. Argumenta, que el término FLAKES es muy usado por los empresarios para designar cierta presentación de cereales. 4.

Agrega, que la resolución adoptada por el IEPI carece de debida motivación. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. 20/06/2012 33.64 Negativa pura, simple y llanamente de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley de la materia.

Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora. Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción de conformidad con el Art. 65 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Falta del derecho del actor. (…)” 3. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

Del informe del juez consultante se desprende que la sociedad MAIZORO S.A. DE C.V., no contestó la demanda. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Contesta la demanda de la siguiente manera: “(…) Niego los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. Me ratifico en la Resolución No. 973974, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

Al momento de dictar sentencia sírvase acoger mis excepciones y rechazar la demanda. (…)” 2. Por parte del Director Nacional de Propiedad Intelectual. Contesta la demanda de la siguiente manera: “(…) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 82, literales a), d) y e), 83 literal a), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No se interpretará el artículo 83 literal a), que no es pertinente para resolver el caso bajo estudio.

Las demás normas serán interpretadas. De oficio, el Tribunal interpretará los artículos 81 y 113 de la Decisión 344. A continuación se transcribirán las normas: GACETA OFICIAL DECISIÓN 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. (…) Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(…) Artículo 95 Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. (…) 20/06/2012 34.64 Artículo 113 “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” VI.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Preeminencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. B. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. C. Signos genéricos, de uso común y descriptivos. Palabras de uso común y en idioma extranjero en la conformación de signos marcarios.

GACETA OFICIAL D. Motivación del acto que concede o deniega la solicitud de un registro marcario. E. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 344. Su término de prescripción. A. PREEMINENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO. El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino tiene como principio fundamental el de “Preeminencia del Derecho Comunitario Andino”.

Dicho principio se encuentra soportado en otros tres principios: el de “Aplicación inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, el “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, el Tribunal ha manifestado que este ordenamiento goza de preeminencia o prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, teniendo en cuenta las materias transferidas para la regulación por el legislador comunitario.

En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional. No significa esto que la normativa interna sea derogada por la normativa comunitaria andina, sino que para el caso concreto la primera se convierte en inaplicable por el operador jurídico nacional.

Este Tribunal ha reiterado esta jurisprudencia: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000.

Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta- 20/06/2012 35.64 gena N° 490, de 4 de octubre de 1999;

Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. Este principio consagra como un verdadero “sistema jurídico” al Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, es decir, lo presenta como un todo coherente dotado de unidad, soportado en un conjunto de principios y reglas estructurales que se derivan de él mismo, sin que necesite de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01AI-2001.

Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). De este principio fundamental se desprende la obligación de los Países Miembros de observar el sistema comunitario andino, lo que implica, GACETA OFICIAL por un lado, adecuar su ordenamiento interno a los principios y regulaciones comunitarias y, por otro, crear las condiciones necesarias para que los operadores jurídicos internos apliquen con preeminencia las normas comunitarias. 20/06/2012 36.64 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997)”. (Interpretación prejudicial Nº 26-IP-2007, de 11 de abril de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1529, de 9 de agosto de 2007). Lo anterior, sin perjuicio de que los Países Miembros habilitados por la norma comunitaria, regulen determinados aspectos donde no existe regulación comunitaria, o expidan normas necesarias, para su correcta aplicación. (Principio de complemento indispensable).

B. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo denominativo MINI FLAKES. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ofrece una definición general de marca: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Respecto de la función publicitaria ha señalado lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). 1 De conformidad con lo expuesto, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: • Diferencia los productos o servicios que se ofertan. • Es indicadora de la procedencia empresarial. De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos para el registro de marcas son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. • Determina la calidad del producto o servicio que identifica. 1 • Concentra el goodwill del titular de la marca. • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre estas se puede destacar la emitida en la Interpretación Prejudicial 15-IP-2003 de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. GACETA OFICIAL • La distintividad.

La distintividad, es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también le permite al titular de la marca, diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. 20/06/2012 37.64 El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad reguladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

C. SIGNOS GENÉRICOS, DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVOS. PALABRAS DE USO COMÚN Y EN IDIOMA EXTRANJERO EN LA CONFORMACIÓN SE SIGNOS MARCARIOS. • La perceptibilidad La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser captado por los sentidos. Esta característica permite, que la marca se instale con facilidad en la mente del consumidor. Sobre esta característica el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Interpretación Prejudicial N° 132IP-2004 de 27 de octubre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). • La susceptibilidad de representación gráfica.

Es la posibilidad de que el signo que se va a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera, que sus componentes puedan ser apreciados por quien los observe. Esta característica, es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.

La demandante afirmó que el signo solicitado es genérico, de uso común y descriptivo. Afirma que el término FLAKES es muy usado por los empresarios para designar cierta presentación de cereales. FLAKES es una palabra en idioma inglés que significa en español hojuelas. En este marco, es apropiado referirse a los signos genéricos, de uso común y descriptivos, y a las palabras de uso común y en idioma extranjero en la conformación de signos marcarios.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es?. En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone: GACETA OFICIAL 20/06/2012 38.64 “No podrán registrarse como marcas los signos que: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) (…) (d Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;” e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”;

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone: Si bien, la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando 2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar. 2 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. GACETA OFICIAL Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

(…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002). El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar en primer lugar si el signo MINI FLAKES (denominativo) en su conjunto es descriptivo, genérico o de uso común en relación con los productos de la clase 30 y, si esto no es así, debe determinar si la palabra FLAKES es descriptiva, genérica o de uso común en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, de esta manera proceder al respectivo análisis de registrabilidad.

D. MOTIVACIÓN DEL ACTO QUE CONCEDE O DENIEGA LA SOLICITUD DE UN REGISTRO MARCARIO. En atención a que la sociedad demandante argumentó que la resolución adoptada por el IEPI carece de debida motivación, se abordará el tema de la debida motivación del acto que concede o deniega un registro marcario. El principio universal de toda actuación de la administración pública es precisamente la debida motivación de los actos administrativos.

En desarrollo de este principio, la transparencia 20/06/2012 39.64 implica que las decisiones contenidas en los diversos actos administrativos deben mostrar las razones que las soportan, ya que con ello se garantiza el derecho que tienen los destinatarios de la norma de poder controvertir la decisión ante el órgano que corresponda. La debida motivación no es por simple formalidad, es un requisito inherente al derecho fundamental del debido proceso y al derecho de contradicción del ciudadano. Razón por la cual, deben aparecer claros los fundamentos de la decisión de la administración, dando cuenta de los argumentos aducidos por las partes y determinando las razones en que se sustenta la decisión administrativa. 3 El examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacio- 3 A título ilustrativo, el Tribunal ha trascrito un pronunciamiento del Tribunal de las Comunidades Europeas, donde se manifiesta lo siguiente: “La motivación es una formalidad sustancial de todo acto proveniente de la administración y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

Los actos administrativos deben exponer las razones de hecho y de derecho que han generado la toma de una decisión, esto permitirá que quien se sienta afectado por los efectos producidos por un acto de la administración, tenga la posibilidad de debatir ante el órgano judicial que corresponda. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación” (…) ( ) la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto.

(Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c /Comisión, as 1/69. Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial N° 04-AN-97)” [6]. (Interpretación prejudicial 35-IP-2005 del 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). GACETA OFICIAL 20/06/2012 40.64 nal no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen para cumplir con el principio básico de toda actuación pública, la motivación de los actos.

Pronunciarse sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro, no es otra cosa que motivar la actuación, es decir, dar las razones de la decisión. Este principio se encuentra consagrado en el artículo 95 de la Decisión 344, donde se afirma que la concesión o denegación del registro de marca, deberá notificarse al peticionario mediante una resolución debidamente motivada.

Clases de nulidad Sujeto legitimado para interponer la acción de nulidad El régimen de la acción de nulidad ha tenido importantes modificaciones. Los cambios de la Decisión 313 a la Decisión 486 se resumen en el siguiente cuadro: Artículo 113 de la Decisión 344 Hace referencia a una sola clase de nulidad La parte interesada. De oficio por la Autoridad Nacional.

Hace referencia a una sola clase de nulidad La parte interesada. De oficio por la autoridad nacional. No establece término de prescripción. No establece término de prescripción. Establece: “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” La norma señala tres causales: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos declarados como falsos o inexactos por la autoridad naciónal competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales. c) El registro se haya concedido de mala fe”.

La norma señala una causal general: “si el registro fue concedido en contravención a la presente Decisión”. 4 El Director Nacional de Propiedad Intelectual argumentó que la acción prescribió, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Por lo anterior, es necesario abordar el régimen de nulidad en el marco de la Decisión 344, normativa procesal vigente al momento en que se presentó la demanda.

Artículo 102 de la Decisión 313 Prescripción de la acción Causales de nulidad E. LA ACCIÓN DE NULIDAD EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 344. SU TÉRMINO DE PRESCRICIÓN. Inciso primero y segundo del artículo 172 de la Decisión 486 Diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa, cualquier persona.

De oficio por la autoridad nacional competente. Para la nulidad relativa el interesado. Para la nulidad absoluta no prescribe la acción. Para la nulidad relativa prescribe en 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. La norma distingue entre las causales para la nulidad absoluta y para la relativa, de la siguiente manera: Causales de nulidad absoluta: cuando el registro de una marca se hubiese concedido en contravención de los ar4 tículos 134 primer párrafo, y 135 de la Decisión 486.

Causales de nulidad relativa: cuando el registro se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y suceptibilidad de representación gráfica, así como el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.

GACETA OFICIAL La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486, no diferencia entre nulidad relativa y absoluta. Además de lo anterior, no establece un término de prescripción y, por lo tanto, todas las acciones que se iniciaron bajo su amparo son imprescriptibles. El propio artículo 113 prevé que las acciones de nulidad podrán solicitarse en cualquier momento.

De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria. Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 344, de conformidad con lo indicado en el cuadro anteriormente presentado.

Sobre el tema, el Tribunal ha señalado lo siguiente: “En lo que concierne al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, además de las disposiciones previstas en el régimen común, será la legislación interna de cada País Miembro. En todo caso, el procedimiento citado deberá incluir, en tutela del derecho a la defensa y al debido proceso, la audiencia a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, así como observar la disciplina comunitaria relativa a las causales de nulidad, la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción”.

Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción de nulidad”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro marcario; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.

Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. 20/06/2012 41.64 Lo anterior, convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos: 1.

El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna. 2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. 3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. 4.

De conformidad con lo dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.

La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el último párrafo de la Disposición Final Única de la Decisión 344, que establece: “(….) entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.” Sobre el procedimiento de la acción de nulidad y su prescripción, el Tribunal en la misma línea de todo lo anteriormente anotado, precisó lo siguiente: “El artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena en concordancia con la disposición final Única del mismo ordenamiento, se refiere a la nulidad judicial de los registros marcarios obtenidos con violación de la ley.

La acción que con tales normas se regula difiere de las actuaciones de carácter ad- GACETA OFICIAL ministrativo contempladas en el artículo 108 y siguientes de la misma Decisión. Estas últimas materializan un trámite de cancelación del registro que se decreta exclusivamente por una autoridad administrativa, la “Oficina Nacional Competente” y tiene establecidas dos causales: la falta de uso y la similitud o identidad con una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de la que es objeto de cancelación. La anulación de un registro es, en cambio, un trámite netamente jurisdiccional, aunque su desarrollo y ejecución puede ser atribuido, según se disponga en cada uno de los ordenamientos internos, bien al aparato judicial o bien a funcionarios de la administración. Cuando esto último sucede, se dice que la administración actúa en función jurisdiccional.

La acción de nulidad, o recurso de anulación, como también suele llamarse, se encuentra consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con las siguientes características: • Su interposición no está sujeta o condicionada a plazo alguno, tratándose de una acción imprescriptible. • Puede ser decretada de oficio o a petición de parte, evento éste en el que el solicitante debe acreditar interés. • El trámite deberá cumplirse con arreglo a la legislación procesal interna pero en todo caso, asegurándose la previa audiencia de las partes interesadas. • La competencia para el conocimiento de estas acciones se defiere a lo que disponga el ordenamiento jurídico interno, el cual, de conformidad con lo establecido en la Disposición Final Única, puede atribuirlo a una autoridad judicial o a una administrativa cuando defina el significado de “Autoridad Nacional Competente”; debiéndose destacar que si se atribuye a un organismo de carácter administrativo, de todas formas, dicha atribución deberá mantener su calidad de jurisdiccional. ƒ El artículo 113 comentado, por último, consagra cuatro causales taxativas y de es- 20/06/2012 42.64 tricta legalidad, para que, con base en ellas y sólo en ellas, se adelante la acción de nulidad de un registro marcario.

(…) ( ) Sobre la competencia y el procedimiento. Íntimamente relacionados entre sí se encuentran los temas referentes a la competencia para el trámite de las acciones de nulidad y el procedimiento que debe seguirse por la autoridad nacional correspondiente. En cuanto a lo primero, el artículo 113 define, en concordancia con la Disposición Final Única, que la competencia debe radicarse en la autoridad nacional que sea designada por la legislación interna, pudiéndose establecer que ella quede en cabeza de una autoridad administrativa o de una judicial pero, en cualquier caso, sin perder de vista que se trata de una actuación jurisdiccional.

En cuanto a lo segundo, del artículo 144 se desprende que el procedimiento a seguir será el que se disponga internamente, sin afectar claro está, la aplicación prioritaria que deben tener los elementos fundamentales de esta acción, señalados básicamente en el artículo 113 y a los cuales se hizo referencia en esta sentencia. ( ) En referencia al procedimiento que debe ser aplicado por las autoridades nacionales para el trámite de las acciones de nulidad relativas a asuntos marcarios, El Tribunal ha expresado, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 144 de la Decisión 344, en el sentido de que los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos o no regulados en ella, se cumplirán con arreglo a lo que determine la respectiva legislación nacional, que son tales procedimientos los que deberán aplicarse.

Ello en consideración a que, salvo los precisos temas sobre causales de nulidad, imprescriptibilidad de la acción, legitimación activa y audiencia de las partes, que se regulan en el artículo 113 de la norma comunitaria ( la que, por supuesto, se aplica de preferencia), los demás deberán ser regulados y aplicados con arreglo a la ley nacional.

( ) GACETA OFICIAL 20/06/2012 43.64 Lo anterior, de otra parte, condiciona el procedimiento a seguir en la medida en que otros aspectos del mismo, tales como presupuestos procesales, contenido y formato específicos de la demanda, trámites, etc., deben ser desarrollados con arreglo a la legislación interna”. Interpretación Prejudicial de 19 de mayo de 1999.

Proceso 11-IP-99. Marca: “LELLI”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 466, de 6 de julio de 1999. 82 y 83 de la norma comunitaria citada. Esta posición ha sido reiterada en la Interpretación Prejudicial del 25 de octubre de 2000, expedida en el marco del proceso 68-IP-2000.

TERCERO: El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar en primer lugar si el signo MINI FLAKES (denominativo) en su conjunto es descriptivo, genérico o de uso común en relación con los productos de la clase 30 y, si esto no es así, debe determinar si la palabra FLAKES es descriptiva, genérica o de uso común en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, de esta manera proceder al respectivo análisis de registrabilidad.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Del principio fundamental de preeminencia se desprende la obligación de los Países Miembros de observar el sistema comunitario andino, lo que implica, por un lado, adecuar su ordenamiento interno a los principios y regulaciones comunitarias y, por otro, crear las condiciones necesarias para que los operadores jurídicos internos apliquen con primacía las normas comunitarias.

Lo anterior, sin perjuicio de que los Países Miembros habilitados por la norma comunitaria, regulen determinados aspectos donde no existe regulación comunitaria, o expidan normas necesarias, para su correcta aplicación. (Principio de complemento indispensable).

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

CUARTO: Los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación de registros marcarios deben estar debidamente motivados.

QUINTO: El Juez o la Autoridad Administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.

En el presente proceso se debe aplicar el régimen de nulidad de la Decisión 344, normativa procesal vigente al momento en que se presentó la acción mencionada, el 22 de junio de 1998. De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan re- GACETA OFICIAL 20/06/2012 44.64 gistros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria sobre la materia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 67232000-MP, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 152-IP-2011 Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 52, 238, 240, 245, 247 y párrafo segundo del artículo 248, de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de Pichincha, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 0291-2004-RE. Actor: Sociedad WARNER LAMBERT COMPANY Caso: INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PATENTES. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y ocho días del mes de abril del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de Pichincha, República del Ecuador. antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: VISTOS: Demandado: WARNER PHARMACEUTICAL S.A. El auto emitido por el Tribunal el 19 de enero de 2011, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

II. LAS PARTES. Demandante: WARNER LAMBERT COMPANY. III. DATOS RELEVANTES. A.

HECHOS I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los GACETA OFICIAL 20/06/2012 45.64 antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: de a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento. 1.

La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY es titular de las siguientes patentes de invención: 4. Argumenta, que la carga de la prueba sobre la licitud del procedimiento utilizado para la fabricación del producto le corresponderá al demandado. • Patente titulada “Formas Cristalinas I, II, y IV de la ATORVASTATINA”, concedida en Ecuador bajo el certificado PI 01-1706. • Patente titulada “Forma Cristalina III de la ATORVASTATINA”, concedida en Ecuador bajo el certificado PI 01-1697. • Patente titulada “ATORVASTATINA AMORFA”, concedida en Ecuador bajo el certificado PI 01-1701. 2.

La sociedad WESTERN PHARMACEUTICAL S.A., de conformidad con lo manifestado por la sociedad demandante, se encuentra comercializando en Ecuador, bajo la marca LIPOTRONIC, un medicamento que contiene ATORVASTATINA. 3. La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY, el 22 de marzo de 2004 presentó demanda de medidas cautelares de forma preventiva ante el Juez Civil de lo Pichincha. 4.

El Juzgado 12 de lo Civil de Pichincha decretó medidas cautelares en forma preventiva B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Manifiesta, que la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY es la titular indiscutible de los derechos de propiedad industrial sobre la ATORVASTATINA, ya sea cristalina o amorfa, de conformidad con las patentes que le han sido concedidas. 2.

Sostiene, que en el envase del producto comercializado se manifiesta claramente que la marca LIPOTRONIC corresponde a la ATORVASTATINA. 3. Arguye, que si LIPOTRONIC es una ATORVASTANINA amorfa, se debe tener en cuenta que la patente de procedimiento se extien- C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte de la sociedad WESTERN PHARMACEUTICAL S.A. • Sostiene, que en el procedimiento no se fijó la caución prevista en el artículo 307 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana. • Argumenta, que no existen indicios precisos y concordantes en relación con la supuesta infracción, de conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana y el artículo 52 de la Decisión 486.

Las pruebas presentadas por la demandante no demuestra dichos indicios. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. El juez consultante solicitó interpretación prejudicial facultativa de las siguientes normas: artículos 52, 238, 240, 245, 247 y 248. Su solicitud adoptó un escrito presentado por la sociedad demandante, donde se especificó la consulta prejudicial de la siguiente manera: “Primera solicitud de Interpretación Prejudicial sobre el artículo 240 de la Decisión 486… (…) La interpretación prejudicial que solicito, se centra a que el Tribunal de Justicia analice, cómo es cierto que esta primera parte del artículo 240 de la Decisión 486, se limita a GACETA OFICIAL invertir la carga de la prueba de manera incondicional en los casos en donde se alegue la infracción a una patente de procedimiento, quedando de esta manera, el demandado en la obligación de probar que el procedimiento que ha usado en la fabricación del producto es distinto al patentado.

Es decir, que en todos aquellos casos en los que se alegue la infracción a una patente de procedimiento, la carga de la prueba le corresponde al demandado sea fabricante y/o importador y/o distribuidor y/o vendedor, y no al actor. Solicito además que se indique que la inversión de la carga de la prueba es una obligación procesal independiente, que no requiere del cumplimiento de requisito adicional alguno. Segunda solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 240 de la Decisión 486: (…) En el caso de la presunción legal prevista en esta norma, solicito al Tribunal de Justicia que se sirva señalar si se requiere para su vigencia el cumplimiento de los requisitos descritos en el mismo artículo 240 de la Decisión 486, es decir, los literales a) y b) de la norma en mención. Pido además, que los señores jueces en su interpretación, establezcan las diferencias entre la inversión de la carga de la prueba con la presunción legal que contiene el artículo 240 de la Decisión 486, y en virtud de ello, determine cuáles son los requisitos para uno y otro caso según la misma norma.

Asimismo, solicito al Tribunal Andino de Justicia que indique, si la norma comunitaria andina contiene regulación alguna sobre las formas de probar este tipo de juicios, o si las pruebas que deban efectuarse en un juicio ante la autoridad nacional competente deberán se conformes a la legislación nacional de cada País Miembro. Primera solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 52 de la Decisión 486: (…) 20/06/2012 46.64 Tal como lo tengo manifestado en párrafos anteriores, dentro de la presente causa se discute sobre la infracción a la patente de Procedimiento No. PI 01-1701, y a las Patentes de Producto No. PI 01-1706 y No. PI 011697, todas ellas referentes al principio activo ATORVASTATINA AMORFA o CRISTALINA respectivamente, por lo que, en la interpretación que solicito al Tribunal Andino de Justicia deberá señalarse cómo es cierto que en base a la norma antes citada, las patentes de producto y la patente de procedimiento confieren a su legítimo titular, el derecho de oponerse a que un tercero no autorizado por éste pueda usar el producto y/o el procedimiento patentado, ya sea para ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines, independientemente de que el tercero sea fabricante y/o distribuidor y/o importador y/o vendedor, del producto como tal, o del producto obtenido directamente mediante el procedimiento patentado.

Por tanto, sólo el titular de la patente de producto puede explotar la invención, salvo que exista autorización expresa del mismo para que un tercero pueda explotar la invención patentada. Segunda interpretación Prejudicial sobre el artículo 238 de la Decisión 486: (…) Los señores jueces del Tribunal Andino de Justicia, se servirán especificar cómo es cierto que el “ius prohibendi” faculta al titular de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, a iniciar en el Ecuador aquellas acciones previstas en la Decisión 486, contra cualquier persona natural o jurídica que infrinja sus derechos derivados de las referidas patentes, independiente de que el infractor sea un importador y/o distribuidor y/ o fabricante y/o cualquier otro que ofrezca en venta el producto patentado, o el producto obtenido a través del procedimiento patentado, no obstante de conocer sobre la existencia de la patente de producto o procedimiento y de quien es su titular en Ecuador.

Es decir, que la importación y comercialización del producto infractor en el mercado nacional, constituye un acto real que infringe los derechos del titular de la patente. GACETA OFICIAL Tercera solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 245 de la Decisión 486: (…) La interpretación que solicito al Tribunal de Justicia Andino, deberá girar en torno a establecer que el titular de una patente de procedimiento y de producto, tiene el derecho de solicitar la adopción de medidas cautelares en contra de un tercero, con el objeto de que cese de inmediato la actividad ilícita, como puede ser la comercialización del producto infractor, y con el fin de asegurar las pruebas, a través del secuestro del producto infractor que se encuentre en el mercado, es decir, el Juez podrá ordenar cualquier tipo de medida cautelar tendientes a cumplir con el objeto de la norma comunitaria señalada.

Cuarta solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 247 de la Decisión 486: (…) La interpretación que solicito al Tribunal Andino de Justicia deberá centrarse, en que la norma comunitaria, permite al titular de una patente de procedimiento y de producto, iniciar acciones por violación a los derechos derivados de las patentes, pues de las pruebas aportadas por el accionante se podrá deducir el cometido real de la infracción, como lo es en que este caso, la comercialización por la parte demandada de un producto que contiene ATORVASTATINA, principio activo que se halla protegido por tres patentes de invención y cuyo titular es mi representada, permiten concluir razonablemente la comisión real de la infracción. Quinta solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 248 de la Decisión 486: 20/06/2012 47.64 ordenamiento comunitario de diez días, podría diferir en las legislaciones internas de cada país miembro como consecuencia de la autorización conferida por el artículo 248 de la Decisión 486.

El Tribunal se servirá determinar que la única obligación que tiene un titular de un derecho de propiedad intelectual protegido y que impulsa un proceso cautelar, es la sola presentación de la acción de infracción dentro de los diez días (salvo norma interna en contrario) contados desde la ejecución de la medida. Finalmente se servirán aclarar si para la declaratoria de caducidad de las medidas cautelares en propiedad intelectual, le son aplicables las causales contenidas en la norma nacional o derecho interno para medidas cautelares de orden crediticio que son de distinta naturaleza a las de propiedad intelectual: Asimismo, solicito se señale cuáles serían las causales de caducidad de las medidas cautelares en propiedad intelectual, según la normativa andina.” Se interpretarán las normas solicitadas, restringiendo la interpretación del artículo 248 únicamente al párrafo segundo. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 52 “La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: (…) Solicito que el Tribunal Andino de Justicia se sirva interpretar la norma en cuestión, determinando si la misma faculta a los Países Miembros a legislar y desarrollar otras causales de caducidad de las medidas cautelares dictadas en propiedad intelectual, o si únicamente, la potestad atribuida por esta norma comunitaria a los Países Miembros, es la de legislar sobre el plazo señalado en el a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: GACETA OFICIAL i) emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.” (…) Artículo 238 “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.

(…) Artículo 240 “En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si: 20/06/2012 48.64 En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.” (…) Artículo 245 “Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.” (…) Artículo 247 “Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados.” Artículo 248 (…) a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

“Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida”. (…)” GACETA OFICIAL VI. CONSIDERACIONES: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Preeminencia del ordenamiento jurídico comunitario andino. B. Derechos que confiere la patente.

El uso exclusivo. La explotación no consentida. C. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Las medidas cautelares y su vigencia cuando se decreta antes de iniciar la acción por infracción. D. Infracción sobre una patente de procedimiento. El objeto de la infracción. La carga de la prueba. Los medio de prueba y el principio de complemento indispensable.

A. PREEMINENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO. La sociedad demandada argumentó que en el procedimiento no se fijó la caución prevista en el artículo 307 de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana. También sostuvo que no existen indicios precisos y concordantes en relación con la supuesta infracción, de conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana y el artículo 52 de la Decisión 486.

Las pruebas presentadas por la demandante no demuestran dichos indicios. Por tal motivo, se analizará el tema de la preeminencia del ordenamiento jurídico comunitario andino. El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino tiene como principio fundamental el de “Preeminencia del Derecho Comunitario Andino”. Dicho principio se encuentra soportado en otros tres principios: el de “Aplicación inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, el “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, el Tribunal ha manifestado que este ordenamiento goza de preeminencia o prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, teniendo en cuenta las materias transferidas para la regulación por el 20/06/2012 49.64 legislador comunitario.

En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional. No significa esto que la normativa interna sea derogada por la normativa comunitaria andina, sino que para el caso concreto la primera se convierte en inaplicable por el operador jurídico nacional.

Este Tribunal ha reiterado esta jurisprudencia: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000.

Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999;

Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. Este principio consagra como un verdadero “sistema jurídico” al Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, es decir, lo presenta como un todo coherente dotado de unidad, soportado en un conjunto de principios y reglas estructurales que se derivan de él mismo, sin que necesite de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: GACETA OFICIAL “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01AI-2001.

Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). De este principio fundamental se desprende la obligación de los Países Miembros de observar el sistema comunitario andino, lo que implica, por un lado, adecuar su ordenamiento interno a los principios y regulaciones comunitarias y, por otro, crear las condiciones necesarias para que los operadores jurídicos internos apliquen con preeminencia las normas comunitarias.

Lo anterior, sin perjuicio de que los Países Miembros habilitados por la norma comunitaria, regulen determinados aspectos donde no existe regulación comunitaria, o expidan normas necesarias, para su correcta aplicación. (Principio de complemento indispensable). De conformidad con lo anterior, en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior, tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. 20/06/2012 50.64 industrial sobre la ATORVASTATINA, ya sea cristalina o amorfa, de conformidad con las patentes que le han sido concedidas.

En el escrito presentado por la sociedad demandante, mediante el cual se especificó la consulta prejudicial, se manifestó lo siguiente: “Primera solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 52 de la Decisión 486: (…) Tal como lo tengo manifestado en párrafos anteriores, dentro de la presente causa se discute sobre la infracción a la patente de Procedimiento No. PI 01-1701, y a las Patentes de Producto No. PI 01-1706 y No. PI 011697, todas ellas referentes al principio activo ATORVASTATINA AMORFA o CRISTALINA respectivamente, por lo que, en la interpretación que solicito al Tribunal Andino de Justicia deberá señalarse cómo es cierto que en base a la norma antes citada, las patentes de producto y la patente de procedimiento confieren a su legítimo titular, el derecho de oponerse a que un tercero no autorizado por éste pueda usar el producto y/o el procedimiento patentado, ya sea para ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines, independientemente de que el tercero sea fabricante y/o distribuidor y/o importador y/o vendedor, del producto como tal, o del producto obtenido directamente mediante el procedimiento patentado.

Por tanto, sólo el titular de la patente de producto puede explotar la invención, salvo que exista autorización expresa del mismo para que un tercero pueda explotar la invención patentada.” Por lo tanto, se abordará el tema de los derechos que confiere una patente, su uso exclusivo y la explotación no consentida. B. DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE.

EL USO EXCLUSIVO. LA EXPLOTACIÓN NO CONSENTIDA. El derecho al uso exclusivo nace una vez que la patente ha sido concedida por la respectiva oficina nacional competente. Tiene un periodo de duración de 20 años contados a partir de la presentación de la respectiva solicitud (artículo 50 de la Decisión 486). La sociedad demandante argumentó que es la titular indiscutible de los derechos de propiedad Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez concedida la patente su titular tiene la facultad GACETA OFICIAL 20/06/2012 51.64 de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. y comercialización de los resultados obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente por el titular.

Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la explotación de la invención, otorgado por la concesión de la patente.” 1 De conformidad con lo anterior, el titular de la patente tiene dos tipos de facultades: • Positiva: es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o transferirla. • Negativa (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma.

El artículo 52 de la Decisión 486 determina esta facultad, diferenciando, para estos efectos, los actos en el marco de las patente de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento. Si la patente reivindica un producto, su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines.

Y si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado. De esto último se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines el producto obtenido por el procedimiento patentado, estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la patente y, en consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos de propiedad industrial.

En el literal D) de la presente interpretación ahondaremos en este tema. C. LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LAS MEDIDAS CAUTELARES Y SU VIGENCIA CUANDO SE DECRETAN ANTES DE INICIAR LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN. En el escrito presentado por la sociedad demandante, mediante el cual se especificó la consulta prejudicial, se manifestó lo siguiente: “(…) Tercera solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 245 de la Decisión 486: (…) La interpretación que solicito al Tribunal de Justicia Andino, deberá girar en torno a establecer que el titular de una patente de procedimiento y de producto, tiene el derecho de solicitar la adopción de medidas cautelares en contra de un tercero, con el objeto de que cese de inmediato la actividad ilícita, como puede ser la comercialización del producto infractor, y con el fin de asegurar las pruebas, a través del secuestro del producto infractor que se encuentre en el mercado, es decir, el Juez podrá ordenar cualquier tipo de medida cautelar tendientes a cumplir con el objeto de la norma comunitaria señalada.

Cuarta solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 247 de la Decisión 486: Sobre el ius prohibendi el Tribunal ha expresado lo siguiente: “El artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa, denominada “ius prohibendi” que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir la explotación de la invención objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento reivindicado y la consiguiente distribución (…) La interpretación que solicito al Tribunal Andino de Justicia deberá centrarse, en que la norma comunitaria, permite al titular de una patente de procedimiento y de producto, iniciar acciones por violación a los derechos derivados de las patentes, pues de las prue- 1 Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 2010, expedida en el marco del proceso 27-IP-2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1835 de 21 de mayo de 2010.

GACETA OFICIAL bas aportadas por el accionante se podrá deducir el cometido real de la infracción, como lo es en que este caso, la comercialización por la parte demandada de un producto que contiene ATORVASTATINA, principio activo que se halla protegido por tres patentes de invención y cuyo titular es mi representada, permiten concluir razonablemente la comisión real de la infracción. Quinta solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 248 de la Decisión 486: 20/06/2012 52.64 infracción de derechos de propiedad industrial, lo que incluye un análisis de las medidas cautelares que pueden ser decretadas en el marco de dicha acción. La acción de infracción de derechos.

Sus características. Diferencias con la acción de competencia desleal. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: (…) Solicito que el Tribunal Andino de Justicia se sirva interpretar la norma en cuestión, determinando si la misma faculta a los Países Miembros a legislar y desarrollar otras causales de caducidad de las medidas cautelares dictadas en propiedad intelectual, o si únicamente, la potestad atribuida por esta norma comunitaria a los Países Miembros, es la de legislar sobre el plazo señalado en el ordenamiento comunitario de diez días, podría diferir en las legislaciones internas de cada país miembro como consecuencia de la autorización conferida por el artículo 248 de la Decisión 486.

El Tribunal se servirá determinar que la única obligación que tiene un titular de un derecho de propiedad intelectual protegido y que impulsa un proceso cautelar, es la sola presentación de la acción de infracción dentro de los diez días (salvo norma interna en contrario) contados desde la ejecución de la medida. Finalmente se servirán aclarar si para la declaratoria de caducidad de las medidas cautelares en propiedad intelectual, le son aplicables las causales contenidas en la norma nacional o derecho interno para medidas cautelares de orden crediticio que son de distinta naturaleza a las de propiedad intelectual: Asimismo, solicito se señale cuáles serían las causales de caducidad de las medidas cautelares en propiedad intelectual, según la normativa andina.” (…)” De conformidad con lo anterior, el Tribunal determinará las características de la acción por 1.

Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado.

Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238). 2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, GACETA OFICIAL emitida en el proceso N° 116-IP-2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005. 3.

Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente: • Impedir la comisión de la infracción. • Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. • Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. • Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. • Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. Esto quiere decir, que la autoridad competente puede decretar cualquier medida cautelar para salvaguardar los derechos de propiedad industrial.

Los artículos 247 y 249 establecen ciertos requisitos para el trámite de medidas cautelares: • Sujetos activos: La norma dice que se podrá solicitar por quien acredite legitimación para actuar, pero no dice quién tiene legitimación activa. Por coherencia y lógica, los legitimados para solicitarla son los mismos legitimados para iniciar el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial: el titular del derecho protegido. • La existencia de un derecho infringido.

Si no hay derecho infringido no habría nada que salvaguardar. 20/06/2012 53.64 • Presentación de pruebas que hagan presumir razonablemente la infracción o su inminencia. Todos los medios probatorios admitidos en la normativa interna se pueden usar para probar la infracción o la inminencia de infracción. Es muy importante tener en cuenta que para decretar la medida cautelar no se debe probar la infracción, ya que esto es algo que se prueba en el proceso de infracción. La autoridad competente para decretar las medidas cautelares debe determinar, de conformidad con las pruebas presentadas, si hay indicios que hagan pensar que sí puede haberse cometido la infracción. Las medidas cautelares, como efecto, no se decretan por haberlas solicitado el interesado, sino porque de los documentos y demás pruebas presentadas claramente se puede presumir o suponer que sí se cometió la infracción. • Garantía o caución. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.

La garantía o caución debe ser suficiente para resarcir los perjuicios que puedan ocasionarse con la ejecución de las medidas. • Objeto (artículo 249). Las medidas cautelares recaerán sobre los productos que resulten de la infracción, así como de los materiales o medios que sirvieron para cometerla. • Información de los productos sobre los que recaerá la medida cautelar.

El solicitante deberá determinar con toda exactitud los productos sobre los que recaerá la medida cautelar. Si la medida cautelar tiene que ver con productos específicos, el solicitante deberá determinarlos claramente para que puedan ser identificados. La autoridad nacional competente, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos (Último párrafo del artículo 246).

Con esta disposición la normativa comunitaria deja en libertad a los Países Miembros para que regulen sobre la procedencia de las medidas cautelares decretadas de oficio. GACETA OFICIAL De conformidad con las cuestiones planteadas en la solicitud de interpretación prejudicial, es muy importante tener en cuenta que las medidas cautelares pueden solicitarse antes de entablar la acción de infracción de derechos de propiedad industrial o conjuntamente con dicha acción, y pueden decretarse y ejecutarse sin intervención de la otra parte (artículo 248).

La norma comunitaria prevé esto para generar sorpresa en la medida y evitar que el infractor diluya su acción desapareciendo las pruebas. De todas maneras, de conformidad con los principios procesales de contradicción y del debido proceso, se debe permitir a la otra parte que recurra la medida y argumente su defensa. Del artículo 248 de la Decisión 486 se desprenden las siguientes hipótesis: • Que la medida cautelar se decrete y ejecute en el marco de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

Por el factor sorpresa de la medida cautelar se suele solicitar de manera previa, es decir, sin notificar a la otra parte. En este caso, la autoridad competente después de la ejecución deberá notificar inmediatamente a la parte afectada para que pueda recurrir la medida, de conformidad con las previsiones procesales del derecho interno. Cuando la norma andina establece que se debe notificar inmediatamente, debe entenderse que la notificación debe surtirse al día siguiente de ejecutada la medida, so pena de declarar sin efecto la medida y declarar su posterior levantamiento. • Que la medida cautelar se decrete y se ejecute antes de entablar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

Las medidas cautelares si bien tienen un fin preventivo y protector, no resuelven el fondo del asunto, es decir, la comisión o no de una infracción de derechos de propiedad industrial. Por esta razón siempre deben estar conexas o atadas a un proceso principal. Por tal motivo, siempre se debe iniciar la acción so pena de que la medida cautelar pierda su eficacia. La normativa comunitaria debe entenderse en este sentido.

Independientemente de que se hubiere notificado a la otra parte la ejecución de la medida cautelar, siempre debe ejercerse la acción de infrac- 20/06/2012 54.64 ción de derechos de propiedad industrial. La pregunta obligada es: ¿en qué tiempo? El segundo inciso del artículo 248 establece un plazo en subsidio del que pudiera establecerse por la normativa interna.

Esto quiere decir que si la norma nacional no establece término para que la medida cautelar quede sin efecto al no iniciarse la acción, el plazo aplicable es de diez días siguientes contados a partir de la ejecución de la medida. Es muy importante tener en cuenta que siempre debe existir un plazo razonable para declarar la ineficacia de la medida y, en consecuencia, su levantamiento.

No puede darse el caso de una medida cautelar indefinida en el tiempo y que no se encuentre vinculada a un proceso principal donde se debata la infracción de derechos de propiedad industrial. No se puede dejar al infinito una situación sin una adecuada tutela judicial. Siempre hay que tener presente que la medida cautelar es preventiva y transitoria, es decir, se mantiene mientras se soluciona el fondo del asunto.

La norma comunitaria se debe entender en el sentido de que si la norma interna no fija un plazo diferente se aplica el anteriormente indicado. En relación con las cuestiones planteadas en la consulta prejudicial, el Tribunal estima necesario aclarar que lo mencionado son los requisitos para que opere y tenga eficacia la figura de las medidas cautelares, en el marco de la infracción de los derechos de propiedad industrial.

La norma comunitaria no habla de caducidad de las medidas cautelares y, por lo tanto, cuando el consultante se refiere a caducidad de las medidas cautelares el Tribunal lo entiende como la ineficacia de la medida, lo que trae como consecuencia el levantamiento de la misma. Además de los casos de ineficacia que anteriormente vimos, es conveniente aclarar que las medidas cautelares se mantendrán mientras el proceso de infracción continúe. El proceso puede acabar porque se resuelve el fondo del asunto, o por cualquier otra razón de índole procesal que se regule en la normativa procesal interna.

GACETA OFICIAL 4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera.

El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 5. Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto.

El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 6. Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y prejuicios sufridos.

El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del 20/06/2012 55.64 infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1588, de 20 de febrero de 2008;

Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”). 7. Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la GACETA OFICIAL fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez (artículo 244 de la Decisión 486).

De lo anterior, se desprende lo siguiente: • Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. • El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados.

Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.

D. INFRACCIÓN SOBRE UNA PATENTE DE PROCEDIMIENTO. EL OBJETO DE LA INFRACCIÓN. LA CARGA DE LA PRUEBA. LOS MEDIOS DE PRUEBA Y EL PRINCIPO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. En el escrito presentado por la sociedad demandante, mediante el cual se especificó la consulta prejudicial, se manifestó lo siguiente: “(…) Segunda interpretación Prejudicial sobre el artículo 238 de la Decisión 486: 20/06/2012 56.64 patente de invención, sea de producto o de procedimiento, a iniciar en el Ecuador aquellas acciones previstas en la Decisión 486, contra cualquier persona natural o jurídica que infrinja sus derechos derivados de las referidas patentes, independiente de que el infractor sea un importador y/o distribuidor y/ o fabricante y/o cualquier otro que ofrezca en venta el producto patentado, o el producto obtenido a través del procedimiento patentado, no obstante de conocer sobre la existencia de la patente de producto o procedimiento y de quien es su titular en Ecuador.

Es decir, que la importación y comercialización del producto infractor en el mercado nacional, constituye un acto real que infringe los derechos del titular de la patente. “Primera solicitud de Interpretación Prejudicial sobre el artículo 240 de la Decisión 486… (…) La interpretación prejudicial que solicito, se centra a que el Tribunal de Justicia analice, cómo es cierto que esta primera parte del artículo 240 de la Decisión 486, se limita a invertir la carga de la prueba de manera incondicional en los casos en donde se alegue la infracción a una patente de procedimiento, quedando de esta manera, el demandado en la obligación de probar que el procedimiento que ha usado en la fabricación del producto es distinto al patentado.

Es decir, que en todos aquellos casos en los que se alegue la infracción a una patente de procedimiento, la carga de la prueba le corresponde al demandado sea fabricante y/o importador y/o distribuidor y/o vendedor, y no al actor. Solicito además que se indique que la inversión de la carga de la prueba es una obligación procesal independiente, que no requiere del cumplimiento de requisito adicional alguno. Segunda solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 240 de la Decisión 486: (…) (…) Los señores jueces del Tribunal Andino de Justicia, se servirán especificar cómo es cierto que el “ius prohibendi” faculta al titular de una En el caso de la presunción legal prevista en esta norma, solicito al Tribunal de Justicia GACETA OFICIAL que se sirva señalar si se requiere para su vigencia el cumplimiento de los requisitos descritos en el mismo artículo 240 de la Decisión 486, es decir, los literales a) y b) de la norma en mención. Pido además, que los señores jueces en su interpretación, establezcan las diferencias entre la inversión de la carga de la prueba con la presunción legal que contiene el artículo 240 de la Decisión 486, y en virtud de ello, determine cuáles son los requisitos para uno y otro caso según la misma norma.

Asimismo, solicito al Tribunal Andino de Justicia que indique, si la norma comunitaria andina contiene regulación alguna sobre las formas de probar este tipo de juicios, o si las pruebas que deban efectuarse en un juicio ante la autoridad nacional competente deberán se conformes a la legislación nacional de cada País Miembro. (…)” Por lo tanto, en este literal se hablará sobre la infracción de una patente de procedimiento, la manera de probarla y la carga de la prueba.

En el literal B de la presente interpretación se delimitaron ciertos conceptos en relación con los derechos que confiere una patente. Se habló sobre el ius prohibendi como la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma. Si la patente es de procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado.

De esto se desprende que cualquier persona que realice las actividades mencionadas, que bien puede ser un comercializador, un distribuidor, un fabricante o un importador, puede ser demandado mediante una acción por infracción de derechos de propiedad industrial. En relación con lo anterior, se debe tener en cuenta las excepciones al derecho exclusivo que confiere la patente, las cuales se encuentran enumeradas en el artículo 53 de la Decisión 486; asimismo, se debe tener en cuenta la previsión consagrada en el artículo 54 de la misma 20/06/2012 57.64 Decisión (agotamiento del derecho), que consiste en lo siguiente: el titular de la patente no podrá impedir que un tercero realice actos de comercio sobre los productos protegidos, que en el caso de las patentes de procedimiento serían los obtenidos por el procedimiento patentado, si dicho producto se hubiese introducido ya en el comercio de cualquier país por el titular de la patente, o por un tercero autorizado o vinculado económicamente a dicho titular.

Como se puede observar, la normativa comunitaria acoge la figura del agotamiento internacional, ya que la primera introducción del producto patentado al comercio en cualquier país agota el derecho del titular para bloquear la distribución, comercialización o el uso por el consumidor final. Esta figura es de suma importancia para evitar el abuso del derecho de patente, y facilita el acceso a los productos patentados.

En el caso de productos especiales como los medicamentos es inmensamente beneficioso para la población en general. La prueba en el procedimiento de infracción de una patente de procedimiento. El artículo 240 establece ciertas reglas probatorias en procesos de infracción de patentes, cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto: 1.

Inversión de la carga de la prueba. En este tipo de procesos no es el demandante sino el demandando el que tiene que probar que el producto se ha obtenido mediante un procedimiento diferente al patentado. La norma prevé que el demandado se encuentra en mejor posición para probar que su producto no se obtuvo mediante el procedimiento patentado y, por lo tanto, se establece una presunción simplemente legal que a continuación se explicará. 2.

Presunción: la mencionada inversión de la carga de la prueba se encuentra en relación con una presunción simplemente legal (iuris tantum), consagrada en el artículo 240. Es simplemente legal porque admite prueba en contrario, y supone que cualquier producto idéntico al que se obtendría con el procedimiento patentado se ha logrado empleando dicho procedimiento, si se da alguna de las siguientes condiciones: GACETA OFICIAL • Que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

Quiere decir que el producto obtenido por el procedimiento patentado no esté dentro del estado de la técnica. Para delimitar el concepto de novedad se deben tener en cuenta las previsiones que hace el artículo 16 de la Decisión 486. • O, que ante la posibilidad material de que el producto idéntico haya sido obtenido mediante el procedimiento patentado, el titular de la patente, mediante esfuerzos razonables, es decir, mediante un análisis racional estándar, común o normal, no pueda establecer cuál ha sido el procedimiento que se usó para obtener el producto.

Para que se aplique esta condición puede tratarse de un producto nuevo o no. El Tribunal advierte que la norma comunitaria adoptó los presupuestos del artículo 34 del acuerdo ADPIC. En este artículo se otorga la facultad a los países signatarios para que establezcan cualquiera de las dos condiciones para la inversión de la carga de la prueba.

La normativa comunitaria, en este caso, escogió las dos condiciones, y esto quiere decir que en el esquema andino se puede cumplir una o la otra para que opere la presunción. El juez consultante debe tener en cuenta que la inversión de la carga de la prueba y la presunción simplemente legal se encuentran relacionadas. La presunción genera que la carga de la prueba la soporte el demandado, ya que él debe desvirtuar el supuesto probando que el procedimiento utilizado no es el patentado.

También es importante advertir que el artículo analizado no sólo se aplica al fabricante, sino a cualquiera que cometa una infracción de los derechos de la patente de procedimiento, tal y como se determinó anteriormente. En consecuencia, la norma también es aplicable al importador, comercializador, distribuidor, o a cualquiera susceptible de ser demandando por la infracción. Esta sería la interpretación acorde con todo el complejo normativo de protección de los derechos derivados de las patentes, sobre todo porque en la comercialización, distribución, importa- 20/06/2012 58.64 ción, y demás actos, se concreta el daño al bien jurídico protegido por la norma.

En relación con el asunto probatorio comentado, el juez consultante también debe tener en cuenta la previsión que hace el artículo 240 en su último inciso: “en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandando o denunciado en cuando a la protección de sus secretos empresariales”. Esto quiere decir que el juez deberá aplicar las correspondientes reservas para proteger los secretos industriales del demandado.

También se advierte, que en el respectivo proceso el juez puede hacer uso de las norma internas que regulen la figura de la participación de terceros, litisconsortes necesarios, etc. La norma comunitaria andina no establece la forma o los medios de prueba para desvirtuar la presunción establecida. De conformidad con el principio de complemento indispensable, cualquiera de los medios de prueba que admite la normativa interna son procedentes para probar los supuestos estudiados.

El principio de complemento indispensable permite que normas internas regulen asuntos no regulados en la normativa comunitaria. Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: “Art. 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros.” EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. GACETA OFICIAL SEGUNDO: De conformidad con el derecho exclusivo sobre la patente, su titular tiene dos tipos de facultades: ƒ Positiva: es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o transferirla. ƒ Negativa (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma.

El artículo 52 de la Decisión 486 determina esta facultad, diferenciando, para estos efectos, los actos en el marco de las patentes de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento. Si la patente reivindica un producto, su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines.

Y si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado. De esto último se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines el producto obtenido por el procedimiento patentado, estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la patente y, en consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos de propiedad industrial.

TERCERO: La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, artículos 238 a 257. En el marco de dicha acción, el sujeto activo puede solicitar que la autoridad competente tome cier- 20/06/2012 59.64 tas medidas para salvaguardar sus derechos de propiedad industrial; estas medidas incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

Además de lo anterior, el denunciante puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares, que tienen como objeto, proteger los derechos de la propiedad industrial, mientras se da trámite a la acción. Van desde, el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. De conformidad con las cuestiones planteadas en la solicitud de interpretación prejudicial, es muy importante tener en cuenta que las medidas cautelares pueden decretarse y ejecutarse sin intervención de la otra parte (artículo 248).

La norma comunitaria prevé esto para generar sorpresa en la medida y evitar que el infractor diluya su acción desapareciendo las pruebas. De todas maneras, de conformidad con los principios procesales de contradicción y del debido proceso, se debe permitir a la otra parte que recurra la medida y argumente su defensa. Del artículo 248 de la Decisión 486 se desprenden las siguientes hipótesis: • Que la medida cautelar se decrete y ejecute en el marco de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

Por el factor sorpresa de la medida cautelar se suele solicitar de manera previa, es decir, sin notificar a la otra parte. En este caso, la autoridad competente después de la ejecución deberá notificar inmediatamente a la parte afectada para que pueda recurrir la medida, de conformidad con las previsiones proce- GACETA OFICIAL sales del derecho interno. Cuando la norma andina establece que se debe notificar inmediatamente, debe entenderse que la notificación debe surtirse al día siguiente de ejecutada la medida, so pena de declarar sin efecto de la medida y declarar posterior levantamiento. • Que la medida cautelar se decrete y se ejecute antes de entablar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

Las medidas cautelares si bien tienen un fin preventivo y protector, no resuelven el fondo del asunto, es decir, la comisión o no de una infracción de derechos de propiedad industrial. Por esta razón siempre deben estar conexas o atadas a un proceso principal. Por tal motivo, siempre se debe iniciar la acción so pena de que la medida cautelar pierda su eficacia. La normativa comunitaria debe entenderse en este sentido.

Independientemente de que se hubiere notificado a la otra parte la ejecución de la medida cautelar, siempre debe ejercerse la acción de infracción de derechos de propiedad industrial. La pregunta obligada es: ¿en qué tiempo? El segundo inciso del artículo 248 establece un plazo en subsidio del que pudiera establecerse por la normativa interna.

Esto quiere decir que si la norma nacional no establece un término para que la medida cautelar quede sin efecto al no iniciarse la acción, el plazo aplicable es de diez días siguientes contados a partir de la ejecución de la medida. Es muy importante tener en cuenta que siempre debe existir un plazo razonable para declarar la ineficacia de la medida y, en consecuencia, su levantamiento.

No puede darse el caso de una medida cautelar indefinida en el 20/06/2012 60.64 tiempo y que no se encuentre vinculada a un proceso principal donde se debata la infracción de derechos de propiedad industrial. No se puede dejar al infinito una situación sin una adecuada tutela judicial. Siempre hay que tener presente que la medida cautelar es preventiva y transitoria, es decir, se mantiene mientras se soluciona el fondo del asunto.

La norma comunitaria se debe entender en el sentido de que si la norma interna no fija un plazo diferente se aplica el anteriormente indicado. En relación con las cuestiones planteadas en la consulta prejudicial, el Tribunal estima necesario aclarar que lo anteriormente mencionado son los requisitos para que opere y tenga eficacia la figura de las medidas cautelares, en el marco de la infracción de los derechos de propiedad industrial.

La norma comunitaria no habla de caducidad de las medidas cautelares y, por lo tanto, cuando el consultante se refiere a caducidad de las medidas cautelares el Tribunal lo entiende como la ineficacia de la medida, lo que trae como consecuencia el levantamiento de la misma. Además de los casos de ineficacia que anteriormente vimos, es conveniente aclarar que las medida cautelares se mantendrán mientras el proceso de infracción continúe. El proceso puede acabar porque se resuelve el fondo del asunto, o por cualquier otra razón de índole procesal que se regule en la normativa procesal interna.

El titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. GACETA OFICIAL Es importante advertir que la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.

CUARTO: El artículo 240 establece ciertas reglas probatorias en procesos de infracción de patentes, cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto: i. Inversión de la carga de la prueba. En este tipo de procesos no es el demandante sino el demandando el que tiene que probar que el producto se ha obtenido mediante un procedimiento diferente al patentado.

La norma prevé que el demandado se encuentra en mejor posición para probar que su producto no se obtuvo mediante el procedimiento patentado y, por lo tanto, se establece una presunción simplemente legal que a continuación se explicará. ii. Presunción: la mencionada inversión de la carga de la prueba se encuentra en relación con una presunción simplemente legal (iuris tantum), consagrada en el artículo 240.

Es simplemente legal porque admite prueba en contrario, y supone que cualquier producto idéntico al que se obtendría con el procedimiento patentado se ha logrado empleando dicho procedimiento, si se da alguna de las siguientes condiciones: ƒ Que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo. Quiere decir que el producto obtenido por el procedimiento patentado no esté dentro del estado de la técnica.

Para delimitar el concepto de novedad se deben tener en cuenta las previsiones que hace el artículo 16 de la Decisión 486. 20/06/2012 61.64 ƒ O, que ante la posibilidad material de que el producto idéntico haya sido obtenido mediante el procedimiento patentado, el titular de la patente, mediante esfuerzos razonables, es decir, mediante un análisis racional estándar, común o normal, no pueda establecer cuál ha sido el procedimiento que se usó para obtener el producto.

Para que se aplique esta condición puede tratarse de un producto nuevo o no. El juez consultante debe tener en cuenta que la inversión de la carga de la prueba y la presunción simplemente legal se encuentran relacionadas. La presunción genera que la carga de la prueba la soporte el demandado, ya que él debe desvirtuar el supuesto probando que el procedimiento utilizado no es el patentado.

También es importante advertir que el artículo analizado no sólo se aplica al fabricante, sino a cualquiera que cometa una infracción de los derechos de la patente de procedimiento, tal y como se determinó anteriormente. En consecuencia, la norma también es aplicable al importador, comercializador, distribuidor, o a cualquiera susceptible de ser demandando por la infracción. Esta sería la interpretación acorde con todo el complejo normativo de protección de los derechos derivados de las patentes, sobre todo porque en la comercialización, distribución, importación, y demás actos, se concreta el daño al bien jurídico protegido por la norma.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno No 02912004-RE, deberá adoptar la presente interpretación y dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

GACETA OFICIAL Notifíquese a la corte consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA 20/06/2012 62.64 Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 20/06/2012 63.64 GACETA OFICIAL 20/06/2012 64.64 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú