PROCESO 130-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE” (denominativa).
Expediente Interno: Nº 2007-00309. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 26 de noviembre de 2012, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. VISTOS: Mediante Oficio Nº 2168, de 22 de octubre de 2012, recibido vía correo electrónico en este Tribunal el 24 de octubre de 2012, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2007-00309.
I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Partes en el proceso interno: Demandante: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V. Demandado: LA NACIÓN, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
Tercero interesado: LUZ MARÍA JARAMILLO DE RAMÍREZ. 2. Determinación de los hechos relevantes: – La señora LUZ MARÍA JARAMILLO DE RAMÍREZ es titular de la marca “BRONCOLINCOLN” (denominativa) expediente Nº 97 66296, certificado Nº 234886, la cual distingue productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza y se encuentra vigente hasta el 3 de abril de 2011. – El 15 de mayo de 2006, la sociedad DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca “BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE” (denominativa), para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. – Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 565, de 30 de junio de 2006, página 175.
No se presentaron oposiciones dentro del término legal por parte de terceros. – La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 1572, de 30 de enero de 2007, denegó el registro de la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa), fundamentándose en la marca BRONCOLINCOLN (denominativa), por considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. – Contra la citada resolución, la sociedad solicitante interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. – Mediante Resolución Nº 8035 del 27 de marzo de 2007, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nº 1572 del 30 de enero de 2007, confirmándola y concediendo el recurso de apelación interpuesto. – Mediante Resolución Nº 15327 del 30 de mayo de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decide confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 1572 del 30 de enero de 2007. – El apoderado de la sociedad DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES S.A. DE C.V., presentó ante el Consejo de Estado, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con el objeto de que en sentencia definitiva se declare por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, la nulidad de las resoluciones administrativas que denegaron el registro solicitado. 3.
Fundamentos de la demanda: La sociedad DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V. manifestó lo siguiente: – “La marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa) cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Dicha marca consiste en un conjunto indivisible, caprichoso y novedoso, con fuerza distintiva suficiente respecto de otros signos o productos con los que pudiera confundirse, por lo tanto cumple plenamente con el presupuesto de representación gráfica, mediante su lectura y escritura, que es en definitiva lo que retiene la imaginación de los consumidores, el cual no se encuentra afectado por la existencia previa de la marca BRONCOLINCOLN (denominativa), pues se trata de dos signos realmente diferentes”. – “La Superintendencia de Industria y Comercio viola la norma, en la medida que no hace un examen minucioso del signo, lo limita y fracciona a su raíz BRONCO, omitiendo las reglas que deben aplicarse cuando se comparan o cotejan marcas similares en la Clase 05 Internacional, pues la marca solicitada goza de la suficiente distintividad y novedad para ser concedido su registro”. – “Debe tenerse en cuenta que mi representada la sociedad DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES S.A. DE C.V. es titular de las siguientes marcas: BRONCOLIN HERBAL (denominativa) y, BRONCO RUB (denominativa) ambas para distinguir productos de la Clase 05 Internacional.
Los anteriores registros demuestran que la marca solicitada es una MODALIDAD de las previamente registradas y además demuestran la coexistencia pacífica entre las marcas BRONCOLIN HERBAL y BRONCO RUB previamente registradas con la marca BRONCOLINCOLN, por lo que se reitera que las Resoluciones demandadas violan la norma pues los anteriores registros acreditan que han coexistido los mismos productos en la Clase 05 Internacional sin ningún riesgo de confusión para los consumidores”. – “Siendo mi mandante titular de la marca BRONCOLIN HERBAL (denominativa), para la Clase 05 Internacional, tiene derecho a solicitar y obtener la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa), para la Clase 05 Internacional, pues se trata de dos modalidades de signos casi idénticos, que fueron otorgados a favor de mi representada, violando así la seguridad jurídica y la uniformidad de los actos administrativos en las decisiones recurridas que negaron la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa) pues se otorgaron las mencionadas marcas y se denegó sin fundamento alguno el registro de la marca solicitada BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa)”. – “Con las decisiones contenidas en las Resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. – “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el considerando de la Resolución Nº 1572 de 30 de enero de 2007, para fundamentar la negativa de la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa) sostiene que de oficio se encontró registrada y vigente la marca BRONCOLINCOLN (denominativa), para la Clase 05 Internacional, a favor de la señora LUZ MARÍA JARAMILLO DE RAMÍREZ y que, por tal razón, la solicitud de registro de la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa) se encuentra incursa dentro de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Como consecuencia de lo anterior niega el registro de la marca argumentando lo siguiente: ‘La expresión FRESH SUGAR FREE, complemento de la solicitud, no posee la distintividad suficiente para hacer del pretendido signo una entidad marcaria autónoma y fácilmente diferenciable del registro vigente; entre otras cosas, porque es una frase de carácter estrictamente descriptiva y que obra como calificativo del vocablo BRONCOLIN.
En tales circunstancias, el registro solicitado induce abiertamente al consumidor a considerar que los productos ofrecidos provienen de la sociedad titular del registro marcario BRONCOLINCOLN’. Resulta bastante apresurado y a la vez errado el considerando comentado, pues no se hizo un examen minucioso, ni se aplicaron correctamente las reglas de comparación o de cotejo de signos similares”. – “Las expresiones FRESH SUGAR FREE sí imprimen la suficiente distintividad frente al signo registrado al ser expresiones predominantes y esenciales dentro de la marca, adicionalmente una vez más se reitera que mi representada es titular de la marca BRONCOLIN HERBAL (denominativa) por lo que el argumento de que las expresiones FRESH SUGAR FREE no le imprimen la suficiente distintividad carecen de todo fundamento”. – “En el aspecto conceptual encontramos que ambas marcas son de fantasía al carecer de contenido semántico exacto dentro de nuestro idioma, sin embargo, sus distintas desinencias permiten que los consumidores las relacionen a conceptos e ideas totalmente diferentes, aun cuando su encabezado sea similar en atención a los mismos beneficios que ofrecen para los bronquios y vías respiratorias”. – “Resulta normal en el mercado encontrar signos que distinguen esta clase especial de productos (Clase 05) con raíces o terminaciones en común, pues suele emplearse algún vocablo que haga referencia al principio o sustancia activa que componga al fármaco o medicamento, o se emplea la raíz del órgano hacia el cual va dirigido el respectivo producto.
Supuesto que también se aplica al presente caso, puesto que los signos en conflicto distinguen medicamentos creados con destino al mismo órgano: los bronquios, lo que a su vez explica los numerosos registros que existen en la Clase 05 Internacional empleando la expresión BRONCO. 4. Fundamentos de la contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contestó la demanda y manifestó lo siguiente: – “La marca solicitada, BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa), reproduce, casi en su totalidad, el elemento denominativo de la marca registrada BRONCOLINCOLN (denominativa) de suerte que las hace muy semejantes.
En efecto, al compartir esta coincidencia, se generaría dentro del mercado una confusión indirecta, pues la presencia del signo BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa) frente al registro vigente BRONCOLINCOLN (denominativo) provocaría, en la mente del consumidor, una apreciación equívoca de ambas marcas”. – “Esta confundibilidad marcaria se agudiza aun más por la naturaleza de los signos confrontados, toda vez que ambos son de carácter denominativo.
Esto quiere decir que no poseen elementos gráficos adicionales a sus expresiones denominativas, cuya variedad de formas eventualmente podrían llegar a proveerlos de diferenciación e independencia entre uno y otro signo”. – “Del mismo modo, cabe señalar que la expresión FRESH SUGAR FREE, complemento de la solicitud, no posee la distintividad suficiente para hacer del pretendido signo una entidad marcaria autónoma y fácilmente diferenciable del registro vigente, entre otras cosas, porque es una frase de carácter estrictamente descriptiva y que obra como calificativo del vocablo BRONCOLIN.
En tales circunstancias, el registro solicitado induce abiertamente al consumidor a considerar que los productos ofrecidos provienen de la sociedad titular del registro marcario BRONCOLINCOLN”. – “Adicionalmente, el riesgo de confusión de ambos signos obedece a que con éstos se ofrecen idénticos productos, en este caso: ‘productos farmacéuticos’.
Por cuya relación, aunada al hecho de ser signos semejantes, el consumidor desprevenido caería fácilmente en el error de confundir su procedencia, adjudicándole, a diferentes productos, el mismo origen empresarial. De conformidad con lo anterior, el signo solicitado a registro se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. – “Al comparar el signo BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa) con la marca enfrentada BRONCOLINCOLN (denominativa), resulta que la marca solicita reproduce la expresión BRONCOLIN que hace parte de la expresión registrada, añadiéndole simplemente las expresiones FRESH SUGAR FREE, las cuales no le otorgan a la marca solicitada suficiente distintividad para diferenciarla en el mercado de la marca registrada BRONCOLINCOLN, ya que se trata de expresiones descriptivas escritas en inglés, las cuales son conocidas por la generalidad de las personas.
Dicha circunstancia facilita que ante la ausencia de elementos diferenciadores en el signo solicitado el consumidor se puede confundir con la marca registrada, respecto del origen empresarial de los productos que buscan distinguir, tratándose de productos incluidos en la Clase 05 Internacional”. – “En el presente caso, la marca solicitada pretende amparar medicinas y preparaciones farmacéuticas especialmente jarabes, tés, pastillas, tabletas auxiliares en el tratamiento de las vías respiratorias, productos comprendidos en la Clase 05 Internacional y la marca BRONCOLINCOLN (denominativa) registrada ampara productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; substancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, desinfectantes, productos incluidos en la Clase 05 Internacional.
Así las cosas, esta Delegatura considera que además de que los signos en estudio son similarmente confundibles, la similitud que se presenta entre los artículos que pretenden y distinguen las marcas BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa) y BRONCOLINCOLN (denominativa) respectivamente, es determinante para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. 4.
Fundamentos del tercero interesado OMAR B. GAITÁN SUÁREZ, obrando en calidad de CURADOR AD-LITEM de la señora LUZ MARÍA JARAMILLO DE RAMÍREZ contesta la demanda en los siguientes términos: – No le consta el fundamento octavo de la demanda que señala lo siguiente: ‘El improcedente estudio de fondo, el errado procedimiento al momento de cotejar los signos, la aplicación indebida e interpretación equivocada de las normas, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, trajo como consecuencia una decisión arbitraria y contraria a la ley, que perjudica a la sociedad que represento, por lo tanto los actos administrativos demandados deben caer”.
II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.
En el presente caso, el juez solicita la interpretación de los artículos 134, 135, 136, 148, 150, 172 y 173 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La solicitud de registro fue presentada el 15 de mayo de 2006, en vigencia de la Decisión 486, por lo que será ésta la norma aplicable. En consecuencia, se interpretarán los artículos 134 literal a), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486.
A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…) Artículo 150 “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” (…)”.
Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: 1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. En el presente caso, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 1572 de 30 de enero de 2007, denegó el registro de la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa).
Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.
Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.
En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.” Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. Este último aspecto, tiene que ver con la causal relativa contenida en el artículo 136, literal a), que analizaremos en el siguiente acápite.
2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD Y SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el presente caso, mediante Resolución Nº 1572 de 30 de enero de 2007, se denegó el registro de la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa), para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional, fundamentándose en la marca BRONCOLINCOLN (denominativa), por considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
Por tal motivo, es pertinente desarrollar el presente tema. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad[1].
Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).
Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
Conforme a lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: • La similitud ortográfica.
Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. • La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.
Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. • La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo de signos distintivos. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
Los anteriores parámetros han sido adoptados[2] por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1370, de 14 de julio de 2007.
3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS. En este contexto, tomando en cuenta que los signos en controversia son: “BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE” (denominativo compuesto) y “BRONCOLINCOLN” (denominativo simple), el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a los signos denominativos simples y compuestos, por corresponder a las clases de los signos en conflicto Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En atención a que en el caso bajo estudio uno de los signos denominativos en conflicto se encuentra formado por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos denominativos compuestos. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.
(Proceso N° 13-IP-2001. Marca: “BOLÍN BOLA”, publicada en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.
Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005.
Case denominativo: “CANALETA 90”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1217, de 11 de julio de 2005). En ese sentido, el Juez Consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativo compuesto) y la marca registrada BRONCOLINCOLN (denominativa simple). 4.
PALABRAS Y PARTÍCULAS DE USO COMÚN. En el presente caso, la sociedad DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V. señaló que: “resulta normal en el mercado encontrar signos que distinguen esta clase especial de productos (Clase 05) con raíces o terminaciones en común, pues suele emplearse algún vocablo que haga referencia al principio o sustancia activa que componga el fármaco o medicamento, o se emplea la raíz del órgano hacia el cual va dirigido el respectivo producto”.
Por ello resulta pertinente abordar el siguiente tema. Al conformar una marca su creador puede hacer uso de una gran cantidad de elementos tales como: prefijos o sufijos de uso común, que por ser tales no pueden ser monopolizados por persona alguna, por lo que su titular no está facultado por la ley para oponerse a que otros los utilicen en el diseño de signos marcarios, siempre que el nuevo signo tenga suficiente calidad distintiva, a fin de no generar la posibilidad de confusión. Las partículas o palabras de uso común que formen parte de una marca no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ésta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
Es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, palabras, prefijos o sufijos comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas o palabras necesarias en beneficio de unos pocos.
Deberá atenderse dicho criterio no sólo en marcas que estén destinadas a proteger productos farmacéuticos, sino en marcas cualesquiera que sean los productos o servicios destinados a proteger. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: ‘La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro’.
(Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: ‘Derecho de Marcas’, tomo II, pp. 78-79). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal ‘por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ).
Por su parte, Otamendi ha señalado que: ‘Una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro ( ) esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.
Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente’. (Otamendi, Jorge: ‘Derecho de Marcas’, cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires- 2002, pp. 191 y 192). (Proceso 39-IP-2003, Marca: “& mixta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, del 8 de agosto del 2003)” (sic).
En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos, el Juez Consultante deberá analizar si los signos en conflicto se encuentran conformados por partículas o palabras de uso común. 5. PALABRAS Y FRASES DESCRIPTIVAS. En el presente caso, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que: “la expresión FRESH SUGAR FREE no posee la distintividad suficiente para hacer del pretendido signo una entidad marcaria autónoma y fácilmente diferenciable del registro vigente; entre otras cosas, porque es una frase de carácter estrictamente descriptiva y que obra como calificativo del vocablo BRONCOLIN”.
Por ello resulta pertinente abordar el siguiente tema. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos conformados por palabras descriptivas, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.
Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualquiera de sus propiedades o características.
De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.
Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.
“El signo compuesto, formado por uno o más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo descriptivo y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil”.
(Proceso 48-IP-2009, marca: ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1760, de 25 de septiembre de 2009. El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.
(Proceso 27-IP- 2001, marca: “MIGALLETITA”), publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001).
6. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. En el presente caso, la sociedad DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V. solicitó el registro de la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa), la cual está compuesta por palabras en idioma extranjero (inglés). Por ello consideramos pertinentes ahondar sobre el tema de las palabras en idioma extranjero.
En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.
El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: ‘( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común’.[3] Si bien este Órgano Jurisdiccional se ha pronunciado acerca de las partículas de uso común en marcas farmacéuticas, que era lo más frecuente, ante la realidad de proliferación de marcas que contienen términos de uso común, es necesario referirse a este tema en marcas no farmacéuticas.
Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.
Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.
La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro. Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta ‘una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente’.
7. MARCAS DE FANTASÍA. En el presente caso, la sociedad DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V. señaló que: “en el aspecto conceptual encontramos que ambas marcas son de fantasía al carecer de contenido semántico exacto dentro de nuestro idioma (…)”. Por ello corresponde profundizar sobre este tema. Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores.
Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con los servicios distinguidos por éstos. Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que son “(…) los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de setiembre de 2003).
Por lo tanto, el Juez Consultante deberá determinar si las marcas en conflicto constituyen signos de fantasía o si por el contrario están dotadas de un significado conceptual. 8. MARCAS FARMACÉUTICAS. En el presente caso, la sociedad DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V. solicitó el registro de la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 05.
La solicitud fue denegada por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) fundamentándose en la marca BRONCOLINCOLN (denominativa) la cual distingue productos de la Clase 05. Por ello, resulta pertinente profundizar sobre el siguiente tema. En primer lugar, deviene necesario precisar que la comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que podría suscitarse, en la salud y vida de los consumidores.
Conforme a ello, el examen de registrabilidad debe ser imperiosamente más riguroso. El Tribunal se ha inclinado en estos casos: “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.[4] Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. [5] El Tribunal ha indicado que: “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.
De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”.[6] Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.
Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. [7] Cabe agregar; sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.
El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.[8]
9. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. En el presente caso, la sociedad DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V. solicitó el registro de la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa) para distinguir productos de la Clase 05. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 565, no se presentaron oposiciones.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro fundamentándose en la marca BRONCOLINCOLN (denominativa), por considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.
O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. MARCA: “MONARC-M”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007).
En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[9] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
(Proceso 180- IP-2006. Marca: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1476, de 16 de marzo de 2007). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.
Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares.
No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. 10. COEXISTENCIA MARCARIA. En el presente caso, se solicita el registro de la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa) pero se deniega el registro fundamentándose en la anterior marca registrada BRONCOLINCOLN (denominativa), ambas marcas amparan productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional.
Resulta pertinente profundizar sobre el tema de la coexistencia marcaria por haberse hecho mención en el proceso y por considerarlo relevante para el caso. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el ya aludido “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.
Al respecto, el Tribunal estima que tal coexistencia de hecho se subordina necesariamente a que las marcas que coexistan en el mercado no produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios, con lo que se reafirma lo expresado en anteriores sentencias: “Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones por parte del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear sólo nulidad relativa, bien podría subsanarse con esa autorización -expresa o tácita- o con la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la presunta diferenciación de los dos signos. Si no ha existido confusión por muchos años, la nulidad por esa causal no tendría el objetivo y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario.
En ese caso, la causal de confusión más bien se ha revertido en favor del segundo titular. En efecto el uso permanente de dos signos registrados semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos” [10]. Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, el determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de las marcas de una manera efectiva y sobre todo el determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1.
Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 2.
Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.
La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. 3. En la comparación de marcas denominativas simples y compuestas, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte del signo denominativo compuesto, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando, de este modo, que el consumidor pueda caer en error. 4.
El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas o palabras de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas o palabras serán considerados marcariamente débiles. 5. Las palabras o frases descriptivas no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. 6.
Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía. 7.
Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable. 8. El examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso. 9.
El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. 10. La coexistencia de hecho se subordina necesariamente a que las marcas que coexistan en el mercado no produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- [1] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.
Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.
Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.
Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [2] El Tribunal ha desarrollado dichos parámetros, soportando su labor el desarrollo doctrinal sobre la materia.
Así, el Tribunal ha citado a Pedro Breuer Moreno, quien manifiesta: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.
BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. [3] Proceso 57-IP-2002, marca “CLASICC”, de fecha 4 de setiembre del 2002. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [4] Proceso 30-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000. Caso: “AMOXIFARMA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA. [5] Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000. Caso: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Págs. 265 y 266. [7] Proceso 50-IP-2001.
Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001. Caso: “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8. Proceso 78-IP-2003. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año. Caso: “HEMAVET”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;
Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167- IP-2005. [9] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 60-IP-2000, sentencia de 24 de enero de 2001, G.O.A.C N° 642 de 25 de febrero de 2001.