Año XXX - Número 2166 Lima, 14 de marzo de 2013 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 56-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los artículos 2, 44, 45 y 53 de la Resolución 846 de la Secretaría General y del artículo 3 literal b) de la Resolución 961 de la Secretaría General, solicitada por la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Juzgado Mixto de Islay, República del Perú. Actor: sociedad INVERSIONES E.C.L. E.I.R.L. Proceso interno Nº 2011-771 Proceso 121-IP-2012.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b) y 150 de la misma Decisión. Marca: PLANETA KIDS (mixta).

Actor: señor AURELIO ALVARADO CERNA. Proceso interno Nº 1430-2011 Proceso 130-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE” (denominativa). Expediente Interno: Nº 2007-00309 Proceso 133-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 de la Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina y 26 de la Decisión 376 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación Prejudicial, de oficio, del artículo 12 de la Decisión 515 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: Señor LEONARDO EMILIO PAZ MATUK. Asunto: “REGLAMENTO TÉCNICO A TRAVÉS DEL CUAL SE SEÑALAN LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE DEBE CUMPLIR LA MIEL DE ABEJAS PARA CONSUMO HUMANO”. Expediente Interno N° 2010-00329 Proceso 135-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literales a) y b) de la misma Decisión, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “IMPULSOR” (mixta). Expediente Interno: Nº 2009-00417 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 14/03/2013 2.68 PROCESO 56-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los artículos 2, 44, 45 y 53 de la Resolución 846 de la Secretaría General y del artículo 3 literal b) de la Resolución 961 de la Secretaría General solicitada por la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Juzgado Mixto de Islay, República del Perú. Actor: sociedad INVERSIONES E.C.L. E.I.R.L. Proceso interno Nº 2011-771.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil doce. ración aduanera Nº 145-2011-10-2274, solicitando la importación de un vehículo, marca NISSAN, modelo AD VAN, versión DX, del año 2007, chasis Nº VHNY11-706583 y motor Nº QG18-286213B. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Juzgado Mixto de Islay, República del Perú, relativa a la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina, a la Resolución 846 de la Secretaría General y a la Resolución 961 de la Secretaría General, dentro del proceso interno Nº 2011-771;

El auto de 10 de octubre de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Afirma la demandante que el vehículo objeto de la importación era usado, tenía el timón a la derecha previamente a su nacionalización y fue sometido a un proceso de reacondicionamiento en CETICOS MATARANI.

Todos los vehículos usados y/o siniestrados son objeto de procesos de reacondicionamiento en los CETICOS, como requisito previo a su respectiva solicitud de nacionalización o importación. 2. La Autoridad Aduanera de Mollendo solicitó, que se reajusten los valores declarados de la mercancía por tratarse de un vehículo usado y reacondicionado.

La demandante contestó la solicitud y se generó el Expediente 1453N9900-2011-004859-9. Las partes manifiestan que se le aplican Decretos Supremos que reglamentan el Acuerdo de Valor de la Organización Mundial del Comercio. Demandante: sociedad INVERSIONES E.C.L. E.I.R.L. Demandados: Intendencia de Aduanas de Mollendo y Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT de la República del Perú. 3.

La Autoridad Aduanera, de acuerdo a lo contenido en el RED BOOK y sobre la base de la duda razonable señaló que el demandante debe cancelar por la importación del vehículo US$ 9,595.00 (nueve mil quinientos noventa y cinco 00/100 dólares americanos). b) Hechos c) Fundamentos jurídicos de la demanda. De los escritos de demanda y de contestación a la demanda incluidos en el expediente se pueden desprender los siguientes hechos: La sociedad INVERSIONES E.C.L. E.I.R.L. basa su demanda en que: 1.

El 11 de mayo de 2011, la empresa INVERSIONES E.C.L. E.I.R.L. presentó la decla- 1. Se debe aplicar la normativa comunitaria de la Comunidad Andina frente a la normativa de origen nacional e internacional de los Países GACETA OFICIAL 14/03/2013 3.68 Miembros. En el caso concreto la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina y las Resoluciones 846 y 961 de la Secretaría General. 1.

Se debe aplicar el Acuerdo de Valor de la OMC que resulta concordante con la Resolución 961 de la Secretaría General de la Comunidad Andina. 2. Afirma “NUESTRO PROCEDIMIENTO ES SOBRE ‘VALORACIÓN ADUANERA ESPECIAL’ AL QUE SOLO LE ES APLICABLE LA RESOLUCIÓN 961, ESPECÍFICAMENTE Y SUBSECUENTEMENTE LA DECISIÓN 571 Y LA RESOLUCIÓN 846, DE LA CAN, NO SIENDO DE APLICACIÓN LAS NORMAS SOBRE VALORACIÓN ADUANERA DE LA OMC O SU REGLAMENTO NACIONAL APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO Nº 186-99-EF Y SUS DEMÁS NORMAS MODIFICATORIAS;

OSEA, TENEMOS DELIMITADO QUE PARA LOS CASOS DE VALORACIÓN ADUANERA DE MERCANCÍAS USADAS, REACONDICIONADAS O REPARADAS, SOLO ES APLICABLE LA RESOLUCIÓN 961 Y LAS NORMAS QUE ORIGINA ÉSTA COMO SON LA DECISIÓN 571 Y SU REGLAMENTO APROBADO POR LA RESOLUCIÓN 846, LAS CUALES POR PRINCIPIO BÁSICO NO PUEDEN SER MODIFICADAS, INTERPRETADAS, TERGIVERSADAS O RESTRINGIDAS POR NORMAS REGLAMENTARIAS O REGLAMENTOS INTERNOS COMO LAS NORMAS INTA, EMITIDAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ADUANERA”. 2.

Los “acuerdos emanados de la Comunidad Andina (…) dentro del procedimiento de determinación del ‘Valor de Aduanas’ y para sus ‘casos especiales’, la utilización de ‘PRECIOS DE REFERENCIA’; dentro de los cuales se encuentran fuentes especializadas, como son ‘libros, revistas y otras publicaciones’, dentro de ellas, para el caso concreto de la presente demanda, el ‘RED BOOK’”. 3.

“las normas de la CAN prohíben usar revistas que contentan precios del mercado de exportación, EL RED BOOK contiene precios del mercado de exportación (JAPÓN) (…)”. 4. Recalca que la norma aplicable debe ser la comunitaria en especial la Resolución 961 que es la única que prevé “procedimientos para casos especiales de mercancías que tienen condiciones de reacondicionadas, reparadas o usadas o que ingresan al Perú, vía zonas aduaneras especiales como son los CETICOS o ZONAS FRANCAS, donde sufren dichos procesos de transformación”.

Especifica que se debe aplicar al caso el literal b) del artículo 3 de la Resolución 961, los artículos 44, 45 y 53 de la Resolución 846 y el numeral 6 del artículo 3 de la Decisión 571. 3. El instructivo de valoración aduanera usado en el presente caso se ajusta a la normativa comunitaria. Por lo que se dio cumplimiento a la normativa comunitaria.

En este sentido, afirma que “no existe contradicción entre lo dispuesto en el artículo 3, literal b) de la Resolución 961 y lo previsto en la norma nacional. 4. Está plenamente facultada para “emplear precios de publicaciones para determinar el valor en aduana en aplicación del método del Último Recurso, al momento de valorar vehículos usados, reparados o reacondicionados, que pretenden ser nacionalizados a través de CETICOS”. 5.

Aún si se demostrara que “el precio de la factura corresponde con el realmente pagado por ella por la mercancía importada, tal valor en ningún caso podrá ser considerado como valor en aduana, al tratarse de un vehículo usado reparado o reacondicionado con posterioridad a su adquisición y antes de su importación”. 6. Los criterios expuestos en la Resolución 961 artículo 3, literal b) pueden ser usados de manera indistinta. 7.

El RED BOOK, NADA Y EL BLACK BOOK son precios de referencia legales y son considerados así en el artículo 2 literal g) de la Resolución 846. e) De la interpretación prejudicial. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. LA SUNAT contestó la demanda y argumentó: El Juez Consultante solicita expresamente, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se pronuncie sobre los siguientes aspectos: GACETA OFICIAL 1.

“Si el ‘RED BOOK’, ‘BLACK BOOK’, ‘YELLOW BOOK’ u otro similar, serían aptas según la Decisión 571, Resolución 846 y Resolución 963 (sic) de la CAN, para ser utilizados como Precios de Referencia en el Procedimiento de Valoración de Vehículos usados reparados, transformados, reacondicionados o reconstruidos, teniendo en cuenta que dichas referencias no tienen precios de vehículos en estas circunstancias especiales. 2.

Si las Referencias Comerciales denominadas ‘RED BOOK’, ‘BLACK BOOK’, ‘YELLOW BOOK’, contienen precios del Mercado Internacional exigidos en el literal g del artículo 2 y numeral 1 del artículo 53 de la Resolución 846 de la CAN o los precios que se publican en dichas referencias corresponden solo a Mercados Locales como Japón, Estados Unidos o Corea. 3.

Si el ‘RED BOOK’, ‘BLACK BOOK’, ‘YELLOW BOOK’ u otro similar, se encuentran incursas en algunas de las prohibiciones previstas en el numeral 2 del artículo 45 de la Resolución 846, Reglamento de la Decisión 571 de la CAN, para ser utilizados como ‘Referencia Comercial’ en valoración de Vehículos Usados, Reacondicionados, Reparados, Transformados o Reconstruidos. 4.

Si se puede considerar justificada, razonable o inflexible según el numeral 5 del artículo 53 de la Resolución 846 de la CAN, la utilización de Referencias Comerciales como el RED BOOK u otros similares, en caso de dudas cuando existen documentos probatorios, no evaluados, no cuestionados, no tachados que pueden acreditar el valor pagado o por pagar de las mercancías valoradas”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina y las Resoluciones 846 y 961 de la Secretaría General, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con 14/03/2013 4.68 el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, para absolver las preguntas planteadas por el consultante y de acuerdo a lo solicitado por el consultante, el Tribunal interpretará los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina, los artículos 2, 44, 45 y 53 de la Resolución 846 de la Secretaría General y el artículo 3 literal b) de la Resolución 961 de la Secretaría General;

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Capítulo II Determinación del valor en aduana Artículo 2.- Valor en Aduana. El valor en aduana de las mercancías importadas será determinado de conformidad con los métodos establecidos en los artículos 1 a 7 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y sus respectivas Notas Interpretativas, teniendo en cuenta los lineamientos generales del mismo Acuerdo, de la presente Decisión y su reglamento.

Artículo 3.- Métodos para determinar el valor en aduana. De conformidad con lo establecido por el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, los métodos para determinar el valor en aduana o base imponible para la percepción de los derechos e impuestos a la importación, son los siguientes: GACETA OFICIAL 14/03/2013 5.68 1. Primer Método: Valor de Transacción de las mercancías importadas 2.

Segundo Método: Valor de Transacción de mercancías idénticas 3. Tercer Método: Valor de Transacción de mercancías similares 4. Cuarto Método: Método del Valor Deductivo 5. Quinto Método: Método del Valor Reconstruido 6. Sexto Método: Método del “Último Recurso” g) Precios de referencia: Artículo 4.- Orden de aplicación de los métodos. (…) Según lo dispuesto en la Nota General del Anexo I del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, los métodos señalados en el artículo anterior deben aplicarse en el orden allí indicado.

El valor de transacción de las mercancías importadas es la primera base para la determinación del valor en aduana y su aplicación debe privilegiarse siempre que se cumplan los requisitos para ello. El orden de aplicación de los métodos señalados en los numerales 4 y 5 del artículo anterior puede ser invertido, si lo solicita el importador y así lo acepta la Administración Aduanera.

(…)”. Resolución 846 de la Secretaría General “(…) TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES (…) Artículo 2. Definiciones. Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, en la Decisión 571 y en el presente Reglamento, se adoptan las siguientes definiciones, como complemento de las ya contenidas en dicho Acuerdo.

(…) Precios de carácter internacional de mercancías idénticas o similares a la mercancía objeto de valoración, tomados de fuentes especializadas tales como, libros, revistas, catálogos, listas de precios, cotizaciones, antecedentes de precios de importación de mercancías que hayan sido verificados por la aduana y los tomados de los bancos de datos de la aduana incluidos los precios de las mercancías resultantes de los estudios de valor.

Sección V Sexto Método: Método del “Último Recurso” Artículo 44. Procedimiento. 1. Para la valoración de las mercancías mediante la aplicación de este método, deben tenerse en cuenta las disposiciones del artículo 7 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y su Nota Interpretativa. 2. Los valores en aduana determinados mediante la aplicación de las normas que se deriven de este método, se basarán, en la mayor medida posible, en los métodos de valoración establecidos anteriormente. 3.

Si el valor en aduana de las mercancías importadas no se puede determinar aplicando los métodos indicados en los numerales 1 a 5 del artículo 3 de la Decisión 571, desarrollados en los Capítulos I y II del presente Título, se aplicará el método del “Último Recurso” de la siguiente manera: a) Flexibilidad razonable. A tal efecto, se aplicarán de nuevo los primeros cinco métodos del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, en el mismo orden establecido en este Acuerdo conforme a lo señalado en el artículo 4 de la Decisión 571, pero utilizando una flexibilidad razonable en la apreciación de las exigencias que cada uno de ellos contiene, hasta encontrar el primero que permita determinar el valor en aduana.

GACETA OFICIAL 14/03/2013 6.68 Para la aplicación de las normas previstas en el desarrollo de este método con flexibilidad razonable, en los casos que correspondan, podrán utilizarse períodos de tiempo superiores a ciento ochenta (180) días pero no más de trescientos sesenta y cinco (365) días, a efectos de establecer el momento aproximado. ción, los cuales podrán ser establecidos en la legislación nacional de los países miembros, a falta de una norma comunitaria, sin perjuicio de la utilización de los precios de referencia según lo establecido en el numeral 5 del Artículo 53 de este Reglamento.

No podrán considerarse de manera flexible, aquellos preceptos que le dan fundamento al Método del Valor de Transacción y cuyo incumplimiento motivó su rechazo en su momento, como son, la no influencia de la vinculación en el precio pactado, la existencia de una venta tal como está definida en el literal k del artículo 2 de este Reglamento, la existencia de un precio real ligado a esta venta y la utilización de información o datos soportados documentalmente, entre otros. 1.

No obstante la flexibilidad permitida en la aplicación del método del “Último Recurso” o la posibilidad de utilizar criterios razonables, este hecho no podrá interpretarse en el sentido de utilizar procedimientos arbitrarios que sean contrarios a los principios y disposiciones del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y del Artículo VII del GATT.

Tampoco podrá interpretarse de manera flexible, la consideración de mercancías que no eran idénticas o similares a la importada y que impidió, en su oportunidad, la aplicación del segundo y del tercer método de valoración. En la aplicación del método Deductivo, no podrán tomarse con flexibilidad las ventas entre partes vinculadas. En general, no podrá acudirse, en aras de la flexibilidad, a alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 45 de este Reglamento o desvirtuar los principios básicos del Acuerdo de Valoración de la OMC y del Artículo VII del GATT ni tomar valores estimados o teóricos. b) Criterios razonables.

De no haber sido posible efectuar la valoración de la mercancía, aún aplicando con flexibilidad los cinco primeros métodos del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, se permite el uso de criterios y procedimientos razonables, compatibles con los principios y las disposiciones del Acuerdo mencionado y del Artículo VII del GATT de 1994, sobre la base de los datos disponibles en el Territorio Aduanero Comunitario.

Estos criterios y procedimientos razonables comprenden los casos especiales de valora- Artículo 45. Prohibiciones. 2. El valor en aduana determinado según el método del “Último Recurso”, no se basará en: a) el precio de venta en el Territorio Aduanero Comunitario de mercancías producidas en dicho territorio; b) un sistema que prevea la aceptación, a efectos de valoración en aduana, del más alto de dos valores posibles; c) el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador; d) un costo de producción distinto de los valores reconstruidos que se hayan determinado para mercancías idénticas o similares de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC; e) el precio de mercancías vendidas para exportación a un país distinto del Territorio Aduanero Comunitario; f) valores en aduana mínimos; g) valores arbitrarios o ficticios.

(…) Artículo 53. Utilización de los precios de referencia. 1. En desarrollo de la definición contenida en el literal g del artículo 2 de este Reglamento, los precios de referencia deben corresponder a información del mercado internacional en un período determinado a fin de garantizar la validez y eficacia de los mismos. GACETA OFICIAL 2.

Los precios de referencia no deberán contrariar lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y, en especial, lo señalado en el artículo 45 del presente Reglamento respecto a las prohibiciones establecidas para la aplicación del método del “Último Recurso”. 3. Los precios de referencia deben ser tomados con carácter indicativo para el control del valor declarado para las mercancías importadas.

De esta manera, los precios de referencia podrán servir para sustentar las dudas sobre el valor declarado que surjan entre la autoridad aduanera y el declarante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de este Reglamento. 4. Como consecuencia de lo dispuesto en el numeral anterior, el mismo precio de referencia tomado para la comparación, podrá ser aplicado para la liquidación del monto de las garantías que deban constituirse para otorgar el levante de las mercancías, de conformidad con lo señalado en el artículo 61 del presente Reglamento. 5.

Los precios de referencia también podrán ser tomados como base de partida para la valoración, únicamente cuando se hayan agotado en su orden los métodos señalados en los numerales 1 a 5 del artículo 3 de la Decisión 571, y se precise la utilización de un criterio razonable en aplicación del método del “Último Recurso”. Para el efecto, tendrán que ser consideradas mercancías idénticas o similares del mismo país de origen o, en su defecto, de países diferentes, pero en la medida de lo posible tomando las debidas precauciones sobre el grado de desarrollo del país y costos de producción del mismo, que incidan en el nivel de precios de las mercancías tomadas en consideración. 6.

Los precios de referencia deberán estar vigentes, en el mismo momento o en un momento aproximado a la fecha de la factura comercial o del contrato de compraventa. Cuando no se disponga de precios de referencia vigentes al momento de la negociación, se podrán utilizar precios correspondientes a periodos económicos lo más próximos posible, a los periodos an- 14/03/2013 7.68 tes señalados, con las debidas actualizaciones. 7.

Las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros, en armonía con lo dispuesto en el artículo 25 de la Decisión 571, deberán hacer actualizaciones permanentes de los precios de referencia, haciendo uso, de ser necesario, de índices de precios o de inflación del país de exportación o de origen de la fuente y alimentando permanentemente los bancos de datos que al efecto estén establecidos.

(…) Resolución 961 de la Secretaría General “(…) Capítulo I Por el estado o la naturaleza de las mercancías importadas (…) Artículo 3. Mercancías reparadas, reacondicionadas, transformadas o reconstruidas. (…) b) Cuando se importen mercancías que posterior a su adquisición y antes de la importación hayan sido sujetas a reparación, reacondicionamiento, transformación o reconstrucción efectuadas en el exterior, se aplicará el método del Ultimo Recurso de conformidad con cualquiera de los siguientes criterios: 1.

Precios de referencia de mercancías, indicados en el numeral 5 del artículo 53 del Reglamento Comunitario, o 2. Valor de la mercancía según consta en la factura comercial o contrato de compraventa, agregándole el importe de la reparación, reacondicionamiento, transformación o reconstrucción. Este valor incluye el costo de los materiales incorporados, de la mano de obra y el beneficio de quien efectuó el trabajo; asimismo, los gastos de transporte y de seguro a que haya lugar por los trayectos recorridos en el exterior.

GACETA OFICIAL 3. La estimación del precio, dada por un perito independiente del comprador y vendedor, siendo el costo asumido por el importador. (…)”. Que, con el fin de contestar las inquietudes planteadas por el juez consultante, la interpretación prejudicial versará sobre los siguientes temas: 1. Primacía del Derecho Comunitario Andino frente a normas de origen interno y de origen internacional de los Países Miembros.

Principio del complemento indispensable. El Tribunal interpretará el tema de la primacía del derecho comunitario, en vista de que en el proceso interno se debate el hecho de la correcta aplicación de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina, de las Resoluciones 846 y 961 de la Secretaría General frente a normas de la OMC y a normas internas.

En apoyo del pronunciamiento anterior, el Tribunal realizó las siguientes consideraciones: “En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria ( ). No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( )”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros “( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligacio- 14/03/2013 8.68 nes resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte, del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal’”.

(Proceso 34-AI-2001, ya citado). De esta manera, cabe reiterar que la posición del ordenamiento jurídico de la Comunidad se sustenta en los principios de primacía y aplicación inmediata. En relación al primer principio, el Tribunal ha dicho que: “El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros ( ).

En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo el derecho interno. El legislador nacional queda así inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo, y el juez nacional, a cuyo cargo está la aplicación de las leyes comunitarias, tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de la norma común ( ).

El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias. Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común ( )”.

(Proceso 1-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 818, de 23 de julio de 2002, Secretaría General c/ República Bolivariana de Venezuela, caso: Patentes de segundo uso, citando al Proceso 2-IP-90 publicado en la G.O. A.C. N° 69, de 11 de octubre de 1990). Posteriormente, los principios antes citados fueron objeto de las siguientes consideraciones por parte de este Tribunal: “Dos principios fundamentales del derecho comunitario están lla- GACETA OFICIAL mados a ser tutelados por el Artículo 5° (actual artículo 4) del Tratado de Creación del Tribunal, la aplicación directa y la preeminencia del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Por el primero se entiende la capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada país puedan exigir ante sus tribunales nacionales ( ). La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno ( ).

Tales características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el artículo 5° del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el artículo 1°; y la obligación de no hacer consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación ( ).

Las obligaciones previstas en el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1° del mismo, trátese de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo” (Proceso 1-AI-2001, ya citado, refiriéndose al Proceso 6IP-93, publicado en la G.O.A.C. Nº 150, de 25 de marzo de 1994). 14/03/2013 9.68 tado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional.

En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino. Un punto fundamental al analizar el principio de Primacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de la “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, basándose en los principios de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

“En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01AI-2001.

Sentencia del 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial 818, de 23 de julio de 2002). Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifes- Por lo expuesto, en el caso de autos el Juez consultante, debe aplicar la norma comunitaria GACETA OFICIAL con preferencia a las normas de derecho interno y de derecho internacional suscritas por los Países Miembros y sólo aplicar éstas en los casos en que la norma comunitaria no se refiera al tema y siempre y cuando dichas normas no contravengan el derecho comunitario.

En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta que la propia Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que el valor en aduana de las mercancías importadas será determinado de conformidad con los métodos establecidos en los artículos 1 a 7 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y sus respectivas Notas Interpretativas.

Principio del complemento indispensable. El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Este principio implica que los Países Miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él. El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ (…) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa inter- 14/03/2013 10.68 na los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”. (Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139, de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 257, de 14 de abril de 1997, marca: MARTA).

Sin embargo, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos sobre valoración aduanera no comprendidos en la norma comunitaria andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria. En efecto, estas normas no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Por lo tanto, en el caso concreto, el juez consultante, deberá aplicar los criterios sobre el principio del complemento indispensable en el caso de que la norma comunitaria no se refiera al tema de valoración aduanera, siempre y cuando la norma interna no restrinja aspectos esenciales regulados por la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina y por las Resoluciones 846 y 961 de la Secretaría General. 2.

Métodos de valoración aduanera en el marco de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina. El artículo 2 de la Decisión 571 manifiesta claramente que el valor de aduana de las mercan- GACETA OFICIAL cías importadas será determinado de conformidad con los métodos establecidos en los artículo 1 a 7 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, teniendo en cuenta los lineamientos generales del mencionado Acuerdo, así como de la Decisión 571 y su Reglamento.

La valoración en aduana es el procedimiento aduanero aplicado para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas. Si se aplica un derecho ad valorem, el valor en aduana es esencial para determinar el derecho pagadero por el producto importado. Los métodos para determinar el valor en aduana o base imponible para la percepción de los derechos e impuestos a la importación, son los siguientes: 1.

Primer Método: Valor de Transacción de las mercancías importadas (método principal). 2. Segundo Método: Valor de Transacción de mercancías idénticas. 3. Tercer Método: Valor de Transacción de mercancías similares. 4. Cuarto Método: Método del Valor Deductivo. 5. Quinto Método: Método del Valor Reconstruido. 6. Sexto Método: Método del “Último Recurso”.

En el proceso interno se debate acerca de los métodos de valoración aduanera. Al respecto debe quedar claro que en los casos en los que se deba definir el valor de transacción de las mercancías siempre tendrá que privilegiarse la aplicación del primero de los métodos, conocido también como el método principal, si este método no resulta aplicable se deben utilizar los siguientes métodos en el orden que aparecen.

Sin embargo, en el caso de autos, al tratarse de un tema especial de valoración aduanera para mercancías reparadas, reacondicionadas, transformadas o reconstruidas, no se puede aplicar ninguno los cinco primeros métodos de valoración aduanera y debe aplicarse el sexto método que es el “Método del Último Recurso”, pues la finalidad de la norma comunitaria es establecer el método adecuado de valoración aduanera para casos especiales como el presente. 14/03/2013 11.68 3.

Las referencias comerciales aplicadas en la Comunidad Andina. Los precios de referencia deben corresponder a la información del mercado internacional en un período determinado a fin de garantizar la validez y eficacia de los mismos. Asimismo, los precios de referencia deben ser tomados con carácter indicativo para el control del valor declarado para las mercancías importadas.

De esta manera, los precios de referencia podrán servir para sustentar las dudas sobre el valor declarado que surjan entre la autoridad aduanera y el declarante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento. El artículo 2.g) del Reglamento Comunitario define así los precios de referencia: “Precios de referencia. Precios de carácter internacional de mercancías idénticas o similares a la mercancía objeto de valoración, tomados de fuentes especializadas tales como, libros, revistas, catálogos, listas de precios, cotizaciones, antecedentes de precios de importación de mercancías que hayan sido verificados por la aduana y los tomados de los bancos de datos de la aduana incluidos los precios de las mercancías resultantes de los estudios de valor.” Al respecto, resulta necesario actualizar periódicamente los precios de referencia para la retroalimentación permanente de las bases de datos en valoración. Como se tiene dicho, los precios de referencia son únicamente indicativos, por lo tanto, no están en contradicción con la valoración aduanera, como sí están los valores mínimos oficialmente establecidos por su carácter obligatorio.

De esta manera, el Acuerdo sobre Valoración de la OMC en el Artículo 7.2, literales f) y g), prohíbe de manera expresa que el valor en aduana se base en valores mínimos o en valores arbitrarios o ficticios. Asimismo, “el numeral 2 del artículo 53 del Reglamento Comunitario advierte que los precios de referencia no deben contrariar lo dispuesto en el Artículo 7 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, ni lo previsto en el artículo 45 del mismo Reglamento.

(…) GACETA OFICIAL “obviamente, a efectos de la aplicación de los debidos controles, la autoridad aduanera debe contar con las herramientas que le permita hacer comparaciones y controvertir eventualmente los valores declarados. Es entonces donde cobran importancia los precios de referencia generalmente utilizados en el momento del aforo para hacer las comparaciones pertinentes y poder controvertir con razones fundamentadas un valor declarado que es considerado bajo” 1.

En tal sentido, los precios de referencia son de carácter indicativo para sustentar las dudas que tenga la autoridad aduanera. El numeral 4 del artículo 53 en cuestión, prevé también la utilización de los precios de referencia para la liquidación de las garantías que deben constituirse como requisito para otorgar el levante de las mercancías.

Bajo este entendido, “(…). No obstante, en el numeral 5 del mencionado artículo 53, se permite que los precios de referencia puedan ser tomados como base de partida para la valoración, únicamente cuando hayan sido descartados uno a uno y con razones fundamentadas todos los métodos de valoración en su orden, y sólo quede la posibilidad de utilizar un criterio razonable en aplicación del método del “Último Recurso”, teniendo en cuenta las previsiones del segundo inciso del mismo numeral 5 y el numeral 6 del artículo citado.

Concebida así la utilización de los precios de referencia a efectos de la valoración, éstos se convierten en un mecanismo muy efectivo de control, pues al ser tomados como “campanazos de alerta” ante una situación irregular de precios declarados, facilita el desarrollo de manera racional de estudios técnicos en el control posterior, una vez garantizados los posibles mayores derechos e impuestos causados por la importación. De paso, esto permite que el funcionario desarrolle más su capacidad de investigación y aplique de manera correcta el Acuerdo sobre Valoración, lo que no es posible con los precios mínimos, en razón a su carácter decisivo que no permite valorar técnicamente una mercancía” 2. 1 2 En: “Valoración Aduanera”.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperación UE-CAN. Asistencia Relativa al Comercio I. Primera edición Julio 2007. AUTORA: Julia Inés Sánchez. Pág. 317. En: “Valoración Aduanera”. Secretaría General de la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperación UE-CAN. Asistencia Relativa al Comercio I. Primera edición Julio 2007.

AUTORA: Julia Inés Sánchez. Pág. 318. 14/03/2013 12.68 4. Precios de referencia en el procedimiento de valoración de vehículos usados, reparados, transformados, reacondicionados o reconstruidos. Método del “Último recurso”. En el presente punto es importante señalar que la Resolución 961 de la Secretaría General fue derogada por la Resolución 1456 de 25 de febrero de 2012, publicada en la G.O.A.C. 2024 de 2 de marzo de 2012, sin embargo, en el presente caso, la controversia se suscitó en vigencia de la Resolución 961, por este motivo ésta será la Decisión interpretada.

En este sentido, la Resolución 961 de la Secretaría General aborda el tema de los Casos especiales de valoración aduanera, dentro de los que se encuentra la valoración de las mercancías reparadas, reacondicionas, transformadas o reconstruidas. Esta Resolución en su artículo 3 dispone: “Artículo 3. Mercancías reparadas, reacondicionadas, transformadas o reconstruidas.

(…) b) Cuando se importen mercancías que posterior a su adquisición y antes de la importación hayan sido sujetas a reparación, reacondicionamiento, transformación o reconstrucción efectuadas en el exterior, se aplicará el método del Último Recurso de conformidad con cualquiera de los siguientes criterios: 1. Precios de referencia de mercancías, indicados en el numeral 5 del artículo 53 del Reglamento Comunitario, o 2.

Valor de la mercancía según consta en la factura comercial o contrato de compraventa, agregándole el importe de la reparación, reacondicionamiento, transformación o reconstrucción. Este valor incluye el costo de los materiales incorporados, de la mano de obra y el beneficio de quien efectuó el trabajo; asimismo, los gastos de transporte y de seguro a que haya lugar por los trayectos recorridos en el exterior.

GACETA OFICIAL 3. La estimación del precio, dada por un perito independiente del comprador y vendedor, siendo el costo asumido por el importador. (…)”. Momento de la importación y método a utilizarse. La Resolución establece que debe aplicarse el método del “Último recurso” cuando se importen mercancías que después de su adquisición y antes de su importación hayan sido sujetas a cualquier tipo de reparación, reacondicionamiento, transformación o reconstrucción. Entonces, estamos frente a mercancías que han sufrido un proceso de transformación después de su adquisición pero antes de ser importadas, de esta manera para la valoración aduanera no resulta útil el precio que se pagó por la adquisición de dichas mercancías, ya que como se dijo después de la compra fueron objeto de transformación, lo que interesa es el valor que tengan estas mercancías después de dicho proceso de transformación y al momento de ser importadas.

Criterio con el que debe aplicarse el método del “Último recurso”. La misma Resolución, indica que el método del “Último recurso”, debe aplicarse de acuerdo a alguno de los criterios que se indican en los puntos 1, 2 y 3 arriba citados, en el caso concreto el criterio que se debe utilizar es el primero, es decir, el de los precios de referencia de mercancías, indicados en el numeral 5 del artículo 53 del Reglamento Comunitario.

Es importante señalar que el método del “Último recurso” debe ser aplicado, tomando en cuenta criterios razonables, compatibles con los principios y las disposiciones del Acuerdo de Valoración de la OMC y sobre la base de los datos disponibles en el Territorio Aduanero Comunitario. Dentro de estos criterios razonables se encuentran los casos especiales de valoración aduanera.

El juez consultante, también, deberá tomar en cuenta que el utilizar criterios razonables no 14/03/2013 13.68 significa que éstos sean utilizados de forma arbitraria sino que sean coherentes con los principios y disposiciones del Acuerdo de Valoración de la OMC y el Artículo VII del GATT. Criterios con los que deben aplicarse los precios de referencia. La Resolución en análisis remite los criterios de precios de referencias al numeral 5 del artículo 53 de la Resolución 846, a saber: “(…) 5.

Los precios de referencia también podrán ser tomados como base de partida para la valoración, únicamente cuando se hayan agotado en su orden los métodos señalados en los numerales 1 a 5 del artículo 3 de la Decisión 571, y se precise la utilización de un criterio razonable en aplicación del método del “Último Recurso”. Para el efecto, tendrán que ser consideradas mercancías idénticas o similares del mismo país de origen o, en su defecto, de países diferentes, pero en la medida de lo posible tomando las debidas precauciones sobre el grado de desarrollo del país y costos de producción del mismo, que incidan en el nivel de precios de las mercancías tomadas en consideración. (…)”.

De este numeral se desprende que no es posible aplicar el primer párrafo, ya que, como se tiene dicho, en el caso concreto no existe la posibilidad de aplicación de los primeros cinco métodos de valoración aduanera en vista que se está conociendo un caso especial de valoración cual es el de mercancías reparadas, reacondicionas, transformadas o reconstruidas.

Por lo tanto, es el segundo párrafo el que debe ser aplicado para los precios de referencia, de acuerdo a los siguientes criterios: 1. Tendrán que ser consideradas mercancías idénticas o similares del mismo país de origen; en el caso concreto, se estaría hablando de vehículos que sean de la misma marca, del mismo modelo, que hayan sufrido similares procesos de transformación, de características idénticas o similares, etc., dentro del mismo país de origen del vehículo; o, GACETA OFICIAL 2.

Tendrán que ser consideradas mercancías idénticas o similares de países diferentes, siempre que sea posible, tomando en cuenta el grado de desarrollo del país y los costos de producción del mismo que incidan en el nivel de precios. De igual manera, se debería tomar en cuenta vehículos que sean de la misma marca, del mismo modelo, que hayan sufrido similares procesos de transformación, de características idénticas o similares, etc.

Se deberá tomar en cuenta, que la valoración que se realice de mercancías, en este caso de vehículos usados que ya han sido sometidos a un proceso de reparación, reacondicionamiento, transformación o reconstrucción, deberá basarse en el estado del vehículo al momento de su valoración. 5. Caso concreto. En el caso de autos, el Juez Consultante solicita expresamente, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se pronuncie sobre aspectos específicos, al respecto, el Tribunal manifiesta que no puede pronunciarse sobre el caso concreto, sino debe dar una interpretación uniforme del derecho comunitario, por lo tanto considera: 1.

“Si el ‘RED BOOK’, ‘BLACK BOOK’, ‘YELLOW BOOK’ u otro similar, serían aptas según la Decisión 571, Resolución 846 y Resolución 963 (sic) de la CAN, para ser utilizados como Precios de Referencia en el Procedimiento de Valoración de Vehículos usados reparados, transformados, reacondicionados o reconstruidos, teniendo en cuenta que dichas referencias no tienen precios de vehículos en estas circunstancias especiales.

De acuerdo a la normativa comunitaria, especialmente a la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina y a las Resoluciones 846 y 961 de la Secretaría General, El ‘RED BOOK’, ‘BLACK BOOK’ y ‘YELLOW BOOK’, únicamente pueden servir como precios de referencia, si cumplen con los siguientes presupuestos: • Si contienen precios de referencia especiales para vehículos usados, reacondicionados, reparados, transformados o reconstruidos. 14/03/2013 14.68 • Si es que contienen precios para este tipo de valoración especial, entonces deberá tomarse en cuenta si dichos precios condicen con la realidad económica del País Miembro donde se tenga que realizar la valoración aduanera respectiva, considerando a) mercancías idénticas o similares del mismo país de origen; o, b) mercancías idénticas o similares de países diferentes, siempre que sea posible, tomando en cuenta el grado de desarrollo del país y los costos de producción del mismo que incidan en el nivel de precios.

Cuando se disponga de catálogos o revistas especializadas, que indican los precios corrientes para el mercado de vehículos usados en el país de importación, esos precios pueden servir sólo como base para la valoración. En tal caso habrá de tenerse en cuenta, naturalmente, el estado del vehículo y todos los elementos que influyan en su valor en comparación con los vehículos de referencia arriba anotados. 2.

Si las Referencias Comerciales denominadas ‘RED BOOK’, ‘BLACK BOOK’, ‘YELLOW BOOK’, contienen precios del Mercado Internacional exigidos en el literal g del artículo 2 y numeral 1 del artículo 53 de la Resolución 846 de la CAN o los precios que se publican en dichas referencias corresponden solo a Mercados Locales como Japón, Estados Unidos o Corea.

Sobre la base de lo manifestado en el punto anterior, el juez consultante deberá verificar qué tipo de cifras contienen estos precios de referencia y verificar si dichas cifras condicen con la realidad del País Miembro. Sin duda, la situación económica en mercados locales como Japón, Estados Unidos o Corea es diferente a la situación económica de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Inclusive, la situación económica de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina es distinta, por lo tanto, y como se tiene dicho, corresponde al juez consultante determinar la posibilidad de aplicación de los precios de referencia siempre verificando que se cumplan las condiciones especificadas en el punto anterior. GACETA OFICIAL 3.

Si el ‘RED BOOK’, ‘BLACK BOOK’, ‘YELLOW BOOK’ u otro similar, se encuentran incursas en algunas de las prohibiciones previstas en el numeral 2 del artículo 45 de la Resolución 846, Reglamento de la Decisión 571 de la CAN, para ser utilizados como ‘Referencia Comercial’ en valoración de Vehículos Usados, Reacondicionados, Reparados, Transformados o Reconstruidos.

Las prohibiciones del numeral 2 del artículo 45 de la Resolución 846 se refieren a: a) el precio de venta en el Territorio Aduanero Comunitario de mercancías producidas en dicho territorio; b) un sistema que prevea la aceptación, a efectos de valoración en aduana, del más alto de dos valores posibles; c) el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador; d) un costo de producción distinto de los valores reconstruidos que se hayan determinado para mercancías idénticas o similares de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC; e) el precio de mercancías vendidas para exportación a un país distinto del Territorio Aduanero Comunitario; f) valores en aduana mínimos; g) valores arbitrarios o ficticios.

En el caso concreto, el juez consultante, deberá examinar específicamente los literales c) y d) tomando en cuenta, como se dijo, la realidad económica del País Miembro donde se realiza la valoración aduanera y, el costo de producción de mercancías idénticas o similares. El valor de aduana no puede basarse en el precio de las mercancías en el mercado nacional del País exportador, sino debe ser coherente con la realidad económica del País Miembro donde se vaya a realizar la valoración. 4.

Si se puede considerar justificada, razonable o inflexible según el numeral 5 del artículo 53 de la Resolución 846 de la CAN, la utilización de Referencias Comerciales como el RED BOOK u otros si- 14/03/2013 15.68 milares, en caso de dudas cuando existen documentos probatorios, no evaluados, no cuestionados, no tachados que pueden acreditar el valor pagado o por pagar de las mercancías valoradas”.

En este punto, al igual que los anteriores, se considera un criterio razonable aplicar los precios de referencia comerciales como el RED BOOK, únicamente como referencia y siempre que estos precios cumplan las especificaciones ya expuestas. De manera semejante a las preguntas anteriores EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros o el derecho de origen internacional de los Países Miembros, prevalece el Derecho Comunitario Andino. Dentro del principio de complemento indispensable, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos sobre valoración aduanera no comprendidos en la norma comunitaria andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria. En efecto, estas normas no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

SEGUNDO: En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta que la propia Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad GACETA OFICIAL 14/03/2013 16.68 Andina dispone que el valor en aduana de las mercancías importadas será determinado de conformidad con los métodos establecidos en los artículos 1 a 7 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y sus respectivas Notas Interpretativas.

Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TERCERO: En el caso concreto el juez consultante deberá obrar de acuerdo a la parte considerativa de la presente interpretación prejudicial. Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA La Corte Superior de Justicia de Arequipa, Juzgado Mixto de Islay, República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2011-771, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Gustavo García Brito SECRETARIO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 121-IP-2012 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 150 de la misma Decisión. Marca: PLANETA KIDS (mixta).

Actor: señor AURELIO ALVARADO CERNA. Proceso interno Nº 1430-2011. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil doce. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, dentro del proceso interno Nº 1430-2011.

El auto de 13 de noviembre de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno. Demandante: señor AURELIO ALVARADO CERNA.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI. GACETA OFICIAL b) Hechos 1. El 11 de noviembre de 2004, el señor AURELIO ALVARADO CERNA solicitó ante el INDECOPI el registro como marca del signo PLANETA KIDS y las figuras de un planeta y un muñeco estilizado, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Contra dicha solicitud, no se presentaron oposiciones. 3. Por Resolución Nº 3277-2005/OSD-INDECOPI, de 15 de marzo de 2005, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, decidió “DENEGAR el registro de la marca de producto solicitado por AURELIO ALVARADO CERNA, de Perú” por considerar que es confundible con las marcas CHILDREN PLANET y figura y CHILDREN PLANET y logotipo registradas a favor de la sociedad PROCHETSA para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Contra dicha Resolución, el señor AURELIO ALVARADO CERNA interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 1021-2005/TPIINDECOPI, de 15 de septiembre de 2005, decidió CONFIRMAR la Resolución impugnada. 5. El señor AURELIO ALVARADO CERNA interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones antes citadas, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número 13, de 30 de abril de 2008, donde la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró “FUNDADA la demanda (…); en consecuencia NULA la Resolución Nº 1021-2005/TDCINDECOPI, y ORDENAR que el INDECOPI emita nueva resolución otorgando el registro de la marca PLANETA KIDS y las figuras de un planeta y un muñeco estilizado para la Clase 25 (…)”. 6.

Contra dicha Providencia el INDECOPI interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú que por Provi- 14/03/2013 17.68 dencia de 4 de junio de 2010, confirmó la sentencia de primera instancia. 7. Contra dicha Sentencia el INDECOPI interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 25 de octubre de 2010 declaró que “resulta necesario suspender la programación de la vista de la causa a fin de solicitar el informe al referido Tribunal respecto a la in-terpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión Nº 486 (…) lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda.

El señor AURELIO ALVARADO CERNA en su escrito de demanda, manifiesta que: 1. Solicita la nulidad de la Resolución Nº 10212005/TPI-INDECOPI de 15 de septiembre de 2005 que confirmó la Resolución Nº 32772005/OSD-INDECOPI, de 15 de marzo de 2005, mediante las cuales el INDECOPI le negó el registro como marca del signo PLANETA KIDS y las figuras de un planeta y de un muñeco estilizado, para la Clase 25. 2.

“(…) el público comprador tienen una idiosincrasia SUI-GENERIS, de tal manera que antes de adquirir una prenda de vestir se fija en la tela, en la calidad, en el acabado y sobre todo en el precio por lo que es muy difícil que pueda confundirse y pensar que mi signo es una derivación de origen empresarial del titular de los signos registrados”. 3.

Cita casos en los que el INDECOPI se ha pronunciado sobre la coexistencia de signos similares en el mercado. 4. Por lo que, “se ha cometido una injusticia al denegar el registro de mi marca de producto PLANETA KIDS Y LAS FIGURAS DE UN PLANETA Y MUÑECO ESTILIZADO, a pesar de que también en la resolución de la cual vengo solicitando su nulidad en la página 310 existan registradas a favor de distintos titulares infinidad de signos que contienen el término KIDS y el término PLANET; por lo que me pregunto porque (sic) el derecho es para otras personas y no para el suscrito ya que mi marca podría coexistir con otros sig- GACETA OFICIAL nos que tiene (sic) términos comunes como son KIDS Y PLANET (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI contesta la demanda y argumenta: 1. Respecto al argumento del demandante de que en el signo solicitado podría coexistir en el mercado con marcas que contengan los términos comunes como KIDS y PLANET, dice: “realizado el examen comparativo entre el signo solicitado (…) y las marcas registradas (…)” se puede apreciar, desde el punto de vista fonético, los signos en conflicto “presentan una pronunciación diferente”. 14/03/2013 18.68 Administrativo de la Corte Superior de Justicia de la República del Perú declaró fundada la demanda, el INDECOPI, presentó recurso de apelación en el cual esgrime los siguientes argumentos: 1.

La sentencia impugnada incurre en el error “al momento de establecer si es que el público consumidor puede o no puede asociar a estos signos a una idea determinada”, agrega que “resulta innecesario que el consumidor medio tenga un conocimiento avanzado del idioma inglés, para poder atribuirles a los términos KIDS y CHILDREN una idea concreta sobre la finalidad de los productos que contienen estos vocablos, dentro de las marcas que los distinguen”. 2.

Desde el punto de vista gráfico, los signos en conflicto “determinan un impacto visual de conjunto distinto”. 2. La proliferación de este tipo de términos en el sector del comercio ha logrado que un consumidor medio pueda evocar su significado, asociándolo directamente con los niños. 3. Desde el punto de vista conceptual los signos en conflicto “evocan una misma idea”. f) Fundamentos jurídicos del recurso de casación por parte del INDECOPI. 4.

Tratándose de los mismos productos “aún cuando el público consumidor logre percibir y recordar que se trata de signos distintos, el hecho de que el signo solicitado evoque la misma idea que las marcas registradas (planeta de los niños) constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de las marcas inscritas CHILDREN PLANET y logotipo, o una nueva línea de los productos que distinguen dichas marcas, o que existe vinculación de carácter comercial entre las empresas”. 5.

Los signos en conflicto “son confundibles, debido a que tanto la marca registrada como la solicitada están orientadas a identificar productos de la misma clase de la nomenclatura oficial y al utilizar palabras con igual significado, pueden generar la falsa impresión de que son marcas que distinguen productos de una misma empresa”. e) Fundamentos jurídicos del recurso de apelación por parte del INDECOPI.

En vista de que en primera instancia, al resolver la demanda contencioso administrativa, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso El INDECOPI en su escrito de casación esgrime los mismos argumentos que en su contestación a la demanda y que en su recurso de apelación y, añade, que la sentencia apelada incurre en: 1. Primera infracción normativa: “consiste en que se ha efectuado la inaplicación de normas de derecho material”.

Específicamente el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 y el artículo 134 inciso b) del Decreto Legislativo 823. 2. Segunda infracción normativa: “consiste en la inobservancia de la norma adjetiva contenida en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú (…). La norma precisa el deber de motivación de las resoluciones judiciales en todas las instancias”.

CONSIDERANDO

Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; GACETA OFICIAL 14/03/2013 19.68 Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

(…) Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo PLANETA KIDS (mixta) fue el 11 de noviembre de 2004, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de conformidad a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 134 literales a) y b) y 150 de la misma Decisión.; y, Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) (…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, indi- GACETA OFICIAL vidual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva”. (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como caracte- 14/03/2013 20.68 rística esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

GACETA OFICIAL Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, como ya se indicó. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo PLANETA KIDS (mixto), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión y/o asociación entre los signos en conflicto, es decir, el signo solicitado PLANETA KIDS (mixto) y las marcas sobre la base de las cuales se niega el registro CHILDREN PLANET y figura y CHILDREN PLANET y logotipo. 14/03/2013 21.68 Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo GACETA OFICIAL pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho ries- 14/03/2013 22.68 go de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que GACETA OFICIAL deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 14/03/2013 23.68 En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

Además, se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. 3. Clases de signos. Comparación entre signos mixtos. Se abordará el tema en razón a que los signos en conflicto son mixtos. Además, se tomará en cuenta que en su parte denominativa son compuestos. Signos mixtos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos mixtos. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le re- GACETA OFICIAL conozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en 14/03/2013 24.68 uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos, de acuerdo a las reglas de comparación ya indicadas.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. A saber: En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el GACETA OFICIAL requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 4. Signos evocativos. Signos en idioma extranjero. El Tribunal interpretará el tema en virtud a que el signo solicitado PLANETA KIDS (mixto) está conformado por una palabra en idioma extranjero y se debate que es un signo evocativo en idioma extranjero.

Signos evocativos. Un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos contiene las características de los signos evocativos. Es decir, si un signo está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere tal carácter. El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

El Tribunal ha manifestado al respecto que, “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.

(Proceso 92-IP2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 14/03/2013 25.68 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL). Como se tiene dicho, el signo evocativo es registrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfatizado que “entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o se uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos (…). Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. (Proceso 133-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1830 de 4 de mayo de 2010, marca: SUM EMERMÉDICA (denominativa))”. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial, el Juez Consultante deberá analizar si los signos en conflicto se encuentran conformados por partículas o palabras evocativas en idioma extranjero, por lo que también deberá tomar en cuenta los criterios que abajo se desarrollan sobre signos en idioma extranjero.

Signos en idioma extranjero. Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación GACETA OFICIAL genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta).

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTIFRUTTI). Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros 14/03/2013 26.68 elementos que lo doten de distintividad suficiente. 5.

Examen de registrabilidad. Autonomía de la Oficina Nacional competente para emitir sus Resoluciones. El Tribunal se referirá al tema, en virtud a que en el proceso interno no se presentaron oposiciones por parte de terceros. El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones.

Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486.

La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

Otra de las características del examen de registrabilidad es la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones. Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Deci- GACETA OFICIAL sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR). Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 14/03/2013 27.68 Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro Marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Con ello no se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo PLANETA KIDS (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuen- GACETA OFICIAL tra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar signos mixtos se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidos en esta interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

El signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el 14/03/2013 28.68 caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

QUINTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

SEXTO: Se presume que los signos que contienen palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

SÉPTIMO: La Oficina Nacional Competente, procederá a realizar el examen de registrabilidad, ya que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 1430-2011, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

GACETA OFICIAL 14/03/2013 29.68

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 130-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE” (denominativa). Expediente Interno: Nº 2007-00309. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 26 de noviembre de 2012, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS: Mediante Oficio Nº 2168, de 22 de octubre de 2012, recibido vía correo electrónico en este Tribunal el 24 de octubre de 2012, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 200700309.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Partes en el proceso interno: Demandante: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V. Demandado: LA NACIÓN, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Tercero interesado: LUZ MARÍA JARAMILLO DE RAMÍREZ. 2. Determinación de los hechos relevantes: - La señora LUZ MARÍA JARAMILLO DE RAMÍREZ es titular de la marca “BRONCOLINCOLN” (denominativa) expediente Nº 97 66296, certificado Nº 234886, la cual distingue productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza y se encuentra vigente hasta el 3 de abril de 2011.

GACETA OFICIAL - El 15 de mayo de 2006, la sociedad DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca “BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE” (denominativa), para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. - Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 565, de 30 de junio de 2006, página 175.

No se presentaron oposiciones dentro del término legal por parte de terceros. - La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 1572, de 30 de enero de 2007, denegó el registro de la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa), fundamentándose en la marca BRONCOLINCOLN (denominativa), por considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Contra la citada resolución, la sociedad solicitante interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. - Mediante Resolución Nº 8035 del 27 de marzo de 2007, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nº 1572 del 30 de enero de 2007, confirmándola y concediendo el recurso de apelación interpuesto. - Mediante Resolución Nº 15327 del 30 de mayo de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decide confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 1572 del 30 de enero de 2007. - El apoderado de la sociedad DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES S.A. DE C.V., presentó ante el Consejo de Estado, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con el objeto de que en sentencia definitiva se declare por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, la nulidad de las resoluciones administrativas que denegaron el registro solicitado. 3.

Fundamentos de la demanda: La sociedad DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V. manifestó lo siguiente: 14/03/2013 30.68 - “La marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa) cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Dicha marca consiste en un conjunto indivisible, caprichoso y novedoso, con fuerza distintiva suficiente respecto de otros signos o productos con los que pudiera confundirse, por lo tanto cumple plenamente con el presupuesto de representación gráfica, mediante su lectura y escritura, que es en definitiva lo que retiene la imaginación de los consumidores, el cual no se encuentra afectado por la existencia previa de la marca BRONCOLINCOLN (denominativa), pues se trata de dos signos realmente diferentes”. - “La Superintendencia de Industria y Comercio viola la norma, en la medida que no hace un examen minucioso del signo, lo limita y fracciona a su raíz BRONCO, omitiendo las reglas que deben aplicarse cuando se comparan o cotejan marcas similares en la Clase 05 Internacional, pues la marca solicitada goza de la suficiente distintividad y novedad para ser concedido su registro”. - “Debe tenerse en cuenta que mi representada la sociedad DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES S.A. DE C.V. es titular de las siguientes marcas: BRONCOLIN HERBAL (denominativa) y, BRONCO RUB (denominativa) ambas para distinguir productos de la Clase 05 Internacional.

Los anteriores registros demuestran que la marca solicitada es una MODALIDAD de las previamente registradas y además demuestran la coexistencia pacífica entre las marcas BRONCOLIN HERBAL y BRONCO RUB previamente registradas con la marca BRONCOLINCOLN, por lo que se reitera que las Resoluciones demandadas violan la norma pues los anteriores registros acreditan que han coexistido los mismos productos en la Clase 05 Internacional sin ningún riesgo de confusión para los consumidores”. - “Siendo mi mandante titular de la marca BRONCOLIN HERBAL (denominativa), para la Clase 05 Internacional, tiene derecho a solicitar y obtener la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa), para la Clase 05 Internacional, pues se trata de dos modalidades de signos casi idénticos, que fueron otorgados a favor de mi representada, violando así la seguridad jurídica y la uniformidad de los actos administrativos en las decisiones recurridas que negaron la mar- GACETA OFICIAL ca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa) pues se otorgaron las mencionadas marcas y se denegó sin fundamento alguno el registro de la marca solicitada BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa)”. - “Con las decisiones contenidas en las Resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. - “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el considerando de la Resolución Nº 1572 de 30 de enero de 2007, para fundamentar la negativa de la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa) sostiene que de oficio se encontró registrada y vigente la marca BRONCOLINCOLN (denominativa), para la Clase 05 Internacional, a favor de la señora LUZ MARÍA JARAMILLO DE RAMÍREZ y que, por tal razón, la solicitud de registro de la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa) se encuentra incursa dentro de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Como consecuencia de lo anterior niega el registro de la marca argumentando lo siguiente: ‘La expresión FRESH SUGAR FREE, complemento de la solicitud, no posee la distintividad suficiente para hacer del pretendido signo una entidad marcaria autónoma y fácilmente diferenciable del registro vigente; entre otras cosas, porque es una frase de carácter estrictamente descriptiva y que obra como calificativo del vocablo BRONCOLIN.

En tales circunstancias, el registro solicitado induce abiertamente al consumidor a considerar que los productos ofrecidos provienen de la sociedad titular del registro marcario BRONCOLINCOLN’. Resulta bastante apresurado y a la vez errado el considerando comentado, pues no se hizo un examen minucioso, ni se aplicaron correctamente las reglas de comparación o de cotejo de signos similares”. - “Las expresiones FRESH SUGAR FREE sí imprimen la suficiente distintividad frente al signo registrado al ser expresiones predominantes y esenciales dentro de la marca, 14/03/2013 31.68 adicionalmente una vez más se reitera que mi representada es titular de la marca BRONCOLIN HERBAL (denominativa) por lo que el argumento de que las expresiones FRESH SUGAR FREE no le imprimen la suficiente distintividad carecen de todo fundamento”. - “En el aspecto conceptual encontramos que ambas marcas son de fantasía al carecer de contenido semántico exacto dentro de nuestro idioma, sin embargo, sus distintas desinencias permiten que los consumidores las relacionen a conceptos e ideas totalmente diferentes, aun cuando su encabezado sea similar en atención a los mismos beneficios que ofrecen para los bronquios y vías respiratorias”. - “Resulta normal en el mercado encontrar signos que distinguen esta clase especial de productos (Clase 05) con raíces o terminaciones en común, pues suele emplearse algún vocablo que haga referencia al principio o sustancia activa que componga al fármaco o medicamento, o se emplea la raíz del órgano hacia el cual va dirigido el respectivo producto.

Supuesto que también se aplica al presente caso, puesto que los signos en conflicto distinguen medicamentos creados con destino al mismo órgano: los bronquios, lo que a su vez explica los numerosos registros que existen en la Clase 05 Internacional empleando la expresión BRONCO. 4. Fundamentos de la contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contestó la demanda y manifestó lo siguiente: - “La marca solicitada, BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa), reproduce, casi en su totalidad, el elemento denominativo de la marca registrada BRONCOLINCOLN (denominativa) de suerte que las hace muy semejantes.

En efecto, al compartir esta coincidencia, se generaría dentro del mercado una confusión indirecta, pues la presencia del signo BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa) frente al registro vigente BRONCOLINCOLN (denominativo) provocaría, en la mente del consumidor, una apreciación equívoca de ambas marcas”. GACETA OFICIAL - “Esta confundibilidad marcaria se agudiza aun más por la naturaleza de los signos confrontados, toda vez que ambos son de carácter denominativo.

Esto quiere decir que no poseen elementos gráficos adicionales a sus expresiones denominativas, cuya variedad de formas eventualmente podrían llegar a proveerlos de diferenciación e independencia entre uno y otro signo”. - “Del mismo modo, cabe señalar que la expresión FRESH SUGAR FREE, complemento de la solicitud, no posee la distintividad suficiente para hacer del pretendido signo una entidad marcaria autónoma y fácilmente diferenciable del registro vigente, entre otras cosas, porque es una frase de carácter estrictamente descriptiva y que obra como calificativo del vocablo BRONCOLIN.

En tales circunstancias, el registro solicitado induce abiertamente al consumidor a considerar que los productos ofrecidos provienen de la sociedad titular del registro marcario BRONCOLINCOLN”. - “Adicionalmente, el riesgo de confusión de ambos signos obedece a que con éstos se ofrecen idénticos productos, en este caso: ‘productos farmacéuticos’.

Por cuya relación, aunada al hecho de ser signos semejantes, el consumidor desprevenido caería fácilmente en el error de confundir su procedencia, adjudicándole, a diferentes productos, el mismo origen empresarial. De conformidad con lo anterior, el signo solicitado a registro se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. - “Al comparar el signo BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa) con la marca enfrentada BRONCOLINCOLN (denominativa), resulta que la marca solicita reproduce la expresión BRONCOLIN que hace parte de la expresión registrada, añadiéndole simplemente las expresiones FRESH SUGAR FREE, las cuales no le otorgan a la marca solicitada suficiente distintividad para diferenciarla en el mercado de la marca registrada BRONCOLINCOLN, ya que se trata de expresiones descriptivas escritas en inglés, las cuales son conocidas por la generalidad de las personas.

Dicha circunstancia facilita que ante la ausencia de elementos diferenciadores en el signo solicitado el consumidor se puede confundir con la marca registrada, respecto 14/03/2013 32.68 del origen empresarial de los productos que buscan distinguir, tratándose de productos incluidos en la Clase 05 Internacional”. - “En el presente caso, la marca solicitada pretende amparar medicinas y preparaciones farmacéuticas especialmente jarabes, tés, pastillas, tabletas auxiliares en el tratamiento de las vías respiratorias, productos comprendidos en la Clase 05 Internacional y la marca BRONCOLINCOLN (denominativa) registrada ampara productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; substancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, desinfectantes, productos incluidos en la Clase 05 Internacional.

Así las cosas, esta Delegatura considera que además de que los signos en estudio son similarmente confundibles, la similitud que se presenta entre los artículos que pretenden y distinguen las marcas BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa) y BRONCOLINCOLN (denominativa) respectivamente, es determinante para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. 4.

Fundamentos del tercero interesado OMAR B. GAITÁN SUÁREZ, obrando en calidad de CURADOR AD-LITEM de la señora LUZ MARÍA JARAMILLO DE RAMÍREZ contesta la demanda en los siguientes términos: - No le consta el fundamento octavo de la demanda que señala lo siguiente: ‘El improcedente estudio de fondo, el errado procedimiento al momento de cotejar los signos, la aplicación indebida e interpretación equivocada de las normas, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, trajo como consecuencia una decisión arbitraria y contraria a la ley, que perjudica a la sociedad que represento, por lo tanto los actos administrativos demandados deben caer”.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. GACETA OFICIAL III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

En el presente caso, el juez solicita la interpretación de los artículos 134, 135, 136, 148, 150, 172 y 173 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La solicitud de registro fue presentada el 15 de mayo de 2006, en vigencia de la Decisión 486, por lo que será ésta la norma aplicable. En consecuencia, se interpretarán los artículos 134 literal a), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: 14/03/2013 33.68 Artículo 150 “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” (…)”.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…)

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el presente caso, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 1572 de 30 de enero de 2007, denegó el registro de la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa). Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como GACETA OFICIAL marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.” Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. Este último aspecto, tiene que ver con la causal relativa contenida en el artículo 136, literal a), que analizaremos en el siguiente acápite.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD Y SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el presente caso, mediante Resolución Nº 1572 de 30 de enero de 2007, se denegó el registro de la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa), para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional, fundamentándose en la marca BRONCOLINCOLN (denominativa), por considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Por tal motivo, es pertinente desarrollar el presente tema. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada 14/03/2013 34.68 específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad 1.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el con- 1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.

La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL sumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme a lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: • La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. • La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. • La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 14/03/2013 35.68 Reglas para el cotejo de signos distintivos. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados 2 por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. 2 El Tribunal ha desarrollado dichos parámetros, soportando su labor el desarrollo doctrinal sobre la materia.

Así, el Tribunal ha citado a Pedro Breuer Moreno, quien manifiesta: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL Marca: “DK” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1370, de 14 de julio de 2007.

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS. En este contexto, tomando en cuenta que los signos en controversia son: “BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE” (denominativo compuesto) y “BRONCOLINCOLN” (denominativo simple), el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a los signos denominativos simples y compuestos, por corresponder a las clases de los signos en conflicto Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En atención a que en el caso bajo estudio uno de los signos denominativos en conflicto se encuentra formado por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos denominativos compuestos. 14/03/2013 36.68 Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Marca: “BOLÍN BOLA”, publicada en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005.

Case denominativo: “CANALETA 90”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1217, de 11 de julio de 2005). En ese sentido, el Juez Consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativo compuesto) y la marca registrada BRONCOLINCOLN (denominativa simple). 4.

PALABRAS Y PARTÍCULAS DE USO COMÚN. En el presente caso, la sociedad DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V. señaló que: “re- GACETA OFICIAL sulta normal en el mercado encontrar signos que distinguen esta clase especial de productos (Clase 05) con raíces o terminaciones en común, pues suele emplearse algún vocablo que haga referencia al principio o sustancia activa que componga el fármaco o medicamento, o se emplea la raíz del órgano hacia el cual va dirigido el respectivo producto”.

Por ello resulta pertinente abordar el siguiente tema. Al conformar una marca su creador puede hacer uso de una gran cantidad de elementos tales como: prefijos o sufijos de uso común, que por ser tales no pueden ser monopolizados por persona alguna, por lo que su titular no está facultado por la ley para oponerse a que otros los utilicen en el diseño de signos marcarios, siempre que el nuevo signo tenga suficiente calidad distintiva, a fin de no generar la posibilidad de confusión. Las partículas o palabras de uso común que formen parte de una marca no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ésta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

Es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, palabras, prefijos o sufijos comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas o palabras necesarias en beneficio de unos pocos.

Deberá atenderse dicho criterio no sólo en marcas que estén destinadas a proteger productos farmacéuticos, sino en marcas cualesquiera que sean los productos o servicios destinados a proteger. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: 14/03/2013 37.68 ‘La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro’.

(Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: ‘Derecho de Marcas’, tomo II, pp. 7879). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal ‘por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ).

Por su parte, Otamendi ha señalado que: ‘Una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro ( ) esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente’. (Otamendi, Jorge: ‘Derecho de Marcas’, cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires- 2002, pp. 191 y 192). (Proceso 39-IP-2003, Marca: “& mixta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, del 8 de agosto del 2003)” (sic).

En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos, el Juez Consultante deberá analizar si los signos en conflicto se encuentran conformados por partículas o palabras de uso común. 5. PALABRAS Y FRASES DESCRIPTIVAS. En el presente caso, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que: “la expresión FRESH SUGAR FREE no posee la distintividad suficiente GACETA OFICIAL para hacer del pretendido signo una entidad marcaria autónoma y fácilmente diferenciable del registro vigente; entre otras cosas, porque es una frase de carácter estrictamente descriptiva y que obra como calificativo del vocablo BRONCOLIN”.

Por ello resulta pertinente abordar el siguiente tema. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos conformados por palabras descriptivas, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualquiera de sus propiedades o características.

De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

“El signo compuesto, formado por uno o más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no 14/03/2013 38.68 puede impedir la utilización del signo descriptivo y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil”.

(Proceso 48-IP-2009, marca: ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1760, de 25 de septiembre de 2009. El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, marca: “MIGALLETITA”), publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001).

6. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. En el presente caso, la sociedad DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V. solicitó el registro de la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa), la cual está compuesta por palabras en idioma extranjero (inglés). Por ello consideramos pertinentes ahondar sobre el tema de las palabras en idioma extranjero.

En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: ‘( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede fre- GACETA OFICIAL cuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común’. 3 Si bien este Órgano Jurisdiccional se ha pronunciado acerca de las partículas de uso común en marcas farmacéuticas, que era lo más frecuente, ante la realidad de proliferación de marcas que contienen términos de uso común, es necesario referirse a este tema en marcas no farmacéuticas.

Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro. Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta ‘una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en 3 Proceso 57-IP-2002, marca “CLASICC”, de fecha 4 de setiembre del 2002.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 14/03/2013 39.68 marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ). Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente’.

7. MARCAS DE FANTASÍA. En el presente caso, la sociedad DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V. señaló que: “en el aspecto conceptual encontramos que ambas marcas son de fantasía al carecer de contenido semántico exacto dentro de nuestro idioma (…)”. Por ello corresponde profundizar sobre este tema. Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores.

Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con los servicios distinguidos por éstos. Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que son “(…) los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de setiembre de 2003).

Por lo tanto, el Juez Consultante deberá determinar si las marcas en conflicto constituyen signos de fantasía o si por el contrario están dotadas de un significado conceptual. GACETA OFICIAL 8. MARCAS FARMACÉUTICAS. 14/03/2013 40.68 El Tribunal ha indicado que: “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”.6 En el presente caso, la sociedad DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V. solicitó el registro de la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 05.

La solicitud fue denegada por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) fundamentándose en la marca BRONCOLINCOLN (denominativa) la cual distingue productos de la Clase 05. Por ello, resulta pertinente profundizar sobre el siguiente tema. En primer lugar, deviene necesario precisar que la comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que podría suscitarse, en la salud y vida de los consumidores.

Conforme a ello, el examen de registrabilidad debe ser imperiosamente más riguroso. El Tribunal se ha inclinado en estos casos: “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. 4 Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. 5 Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. 7 Cabe agregar; sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.8

9. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. En el presente caso, la sociedad DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V. solicitó el registro de 6 4 5 Proceso 30-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000. Caso: “AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000.

Caso: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 8. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Págs. 265 y 266. Proceso 50-IP-2001. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001. Caso: “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 78-IP-2003. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año. Caso: “HEMAVET“. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa) para distinguir productos de la Clase 05. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 565, no se presentaron oposiciones.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro fundamentándose en la marca BRONCOLINCOLN (denominativa), por considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 14/03/2013 41.68 En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 9 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. MARCA: “MONARC-M”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007). 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. 9 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL (Proceso 180-IP-2006. Marca: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1476, de 16 de marzo de 2007). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 14/03/2013 42.68 Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el ya aludido “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Al respecto, el Tribunal estima que tal coexistencia de hecho se subordina necesariamente a que las marcas que coexistan en el mercado no produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios, con lo que se reafirma lo expresado en anteriores sentencias: Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

“Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones por parte del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear sólo nulidad relativa, bien podría subsanarse con esa autorización -expresa o tácita- o con la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la presunta diferenciación de los dos signos. Si no ha existido confusión por muchos años, la nulidad por esa causal no tendría el objetivo y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario.

En ese caso, la causal de confusión más bien se ha revertido en favor del segundo titular. En efecto el uso permanente de dos signos registrados semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos” 10. No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. 10. COEXISTENCIA MARCARIA. En el presente caso, se solicita el registro de la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa) pero se deniega el registro fundamentándose en la anterior marca registrada BRONCOLINCOLN (denominativa), ambas marcas amparan productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional.

Resulta pertinente profundizar sobre el tema de la coexistencia marcaria por haberse hecho mención en el proceso y por considerarlo relevante para el caso. Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, el determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de las marcas de una manera efectiva y sobre todo el determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión. 10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 60-IP-2000, sentencia de 24 de enero de 2001, G.O.A.C N° 642 de 25 de febrero de 2001. GACETA OFICIAL EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 2. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. 3. En la comparación de marcas denominativas simples y compuestas, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte del signo denominativo compuesto, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando, de este modo, que el consumidor pueda caer en error. 4.

El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas o palabras de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas o palabras serán considerados marcariamente débiles. 5. Las palabras o frases descriptivas no son registrables cuando refieren a los consumido- 14/03/2013 43.68 res exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. 6.

Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía. 7.

Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable. 8. El examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso. 9.

El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. 10. La coexistencia de hecho se subordina necesariamente a que las marcas que coexistan en el mercado no produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

GACETA OFICIAL 14/03/2013 44.68 Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 133-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 de la Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina y 26 de la Decisión 376 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 12 de la Decisión 515 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: Señor LEONARDO EMILIO PAZ MATUK. Asunto: “REGLAMENTO TÉCNICO A TRAVÉS DEL CUAL SE SEÑALAN LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE DEBE CUMPLIR LA MIEL DE ABEJAS PARA CONSUMO HUMANO”. Expediente Interno N° 2010-00329. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de trece (13) de noviembre de 2012. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: el señor LEONARDO EMILIO PAZ MATUK. La parte demandada es: el Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social) de la República de Colombia. 1.2. Acto demandado El señor LEONARDO EMILIO PAZ MATUK solicita la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 1057 de 23 de marzo de 2010, expedida por el Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social), me- GACETA OFICIAL diante la cual se establece el Reglamento Técnico a través del cual se señalan los requisitos sanitarios que debe cumplir la miel de abejas para consumo humano en el territorio colombiano. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 23 de marzo de 2010, el Ministerio de la Protección Social expidió la Resolución No. 1057, mediante la cual se establece el Reglamento Técnico a través del cual se señalan los requisitos sanitarios que debe cumplir la miel de abejas para consumo humano en el territorio colombiano. b) Fundamentos de la Demanda El señor LEONARDO EMILIO PAZ MATUK, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “La resolución acusada, afecta miles de empleos, y sobre todo la libertad de competencia, la libertad económica, la libre iniciativa privada, el derecho a la igualdad frente a otros productos alimenticios y la posibilidad de la libre elección de consumidores y usuarios acerca de la facultad que ellos tienen de escoger productos de diferentes calidades (…)”. - “La resolución adolece de indebida motivación, pues se da a entender que, la miel de abejas comercializada actualmente en el territorio colombiano, adolece de las debidas condiciones de calidad e idoneidad, lo cual no es cierto”. - “Con el pretexto de ‘prevenir riesgos en la comunidad’ la resolución acusada impone requisitos técnicos exagerados, muy por encima de los estándares medios internacionales, para la producción y comercialización de miel en el territorio colombiano”. 14/03/2013 45.68 - “Esos requisitos exagerados, tienen como consecuencia, que las mieles de calidad media que se comercializan en el mercado colombiano, salgan del mercado, afectando a pequeños y medianos empresarios y dejando la explotación del negocio a unas cuantas y contadas empresas con poder monopolístico que afectan la libertad de competencia y que afectan la libertad de escogencia del consumidor, pues éste se vería obligado a tener que comprar mieles de altísima calidad, pero a un precio exagerado, situación que no consulta la capacidad adquisitiva de la población colombiana”. - “(…) al consumidor final, le va a resultar mucho más costoso adquirir miel de abejas, pues sólo podrá comprar la de la calidad más alta, por supuesto, a un precio mucho más costoso, enervando la posibilidad de que el consumidor escoja entre distintas calidades de miel y de acuerdo a su capacidad adquisitiva”. - “La comercialización de miel de abejas, se ha reglamentado por la normatividad sanitaria, y el único requisito para la comercialización de ese producto, es que el mismo cuente con un registro sanitario”. - “A los productores de miel de abejas, se les pone en un pie de desigualdad, frente a otros productores de alimentos, que si (sic) pueden mezclar diferentes clases del mismo producto o del mismo alimento, para poder obtener una calidad media del producto y poderlo ofrecer en el mercado a precios más cómodos, razonables y accesibles al consumidor final”. - “La Resolución acusada constituye un obstáculo técnico innecesario para el comercio intrarregional e internacional y por ende va en contravía de la Decisión 562 de la CAN y de la Ley 170 de 1994 (norma interna), pues en todo caso excede los objetivos y fines de la Ley 170 de 1994”. c) Contestación a la demanda El Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social), en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) De conformidad con la normativa a la que se ha hecho referencia se evidencio (sic) la necesidad de establecer un reglamento técnico, con el fin de que por medio de éste GACETA OFICIAL - - - - se garantice el cumplimiento de los requisitos sanitarios que debe cumplir la miel de abejas para el consumo humano y de esta manara (sic) garantizar, igualmente, la calidad e inocuidad de este producto, para así proteger la salud humana y prevenir posibles daños a la misma y, además, prevenir las prácticas que puedan inducir a error, confusión o engaño a los consumidores”.

“(…) se hizo necesario establecer requisitos del orden fisicoquímico que debe cumplir el producto con el fin de que el producto ofrecido por parte del productor, sea ‘miel de abejas’, y que en las labores de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) que realizan las autoridades sanitarias del orden Nacional, tengan un sustento técnico para confirmar la composición del producto”.

“De conformidad con lo establecido en el artículo 41 del Decreto 3075 de 1997 ‘Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan otras disposiciones’, se exceptúa del cumplimiento de obligatoriedad de Registro Sanitario a la miel de abejas”. “Uno de los aspectos importantes que fue tenido en cuenta para expedir la Resolución 1057 de 2010, fue el vínculo existente entre la calidad de la miel y su origen, por lo cual es preciso garantizar una información completa sobre estos aspectos, a fin de no inducir a error a los consumidores en relación con la calidad del producto.

De igual forma es conocida la comercialización de productos a base de sacarosa con otros ingredientes que se denominan como ‘Miel’, cuando sus características no cumplen para ser denominado como tal, debido a que no son productos naturales producidos por abejas obreras (…)”. “(…) se hace necesario establecer parámetros de cumplimiento en cuanto a microbiología, como a nivel de contaminantes presentes en los alimentos de consumo humano. Es así como en la Resolución 1057 de 2010, se instauran los requisitos que debe cumplir a nivel microbiológico la miel para consumo humano, por el riesgo que estos representan en el aseguramiento de la Salud Pública”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpreta- 14/03/2013 46.68 ción se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de trece (13) de noviembre de 2012.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de la Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina y 376 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Procede la interpretación de los artículos solicitados relativos a la Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero se limitará su interpretación a los artículos 1, 2, 3, 4, (“Reglamentos Técnicos”, definición, ámbito de aplicación, objetivo y alcance), 6, 7 y 8 (Requisitos generales y criterios para la adopción de Reglamentos Técnicos Nacionales).

La Decisión 376 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena fue modificada por la Decisión 419 de la Comisión de la Comunidad Andina de 30 de julio de 1997. Sin embargo, la Decisión 419 no modifica al artículo 26 de la Decisión 376 relativo a “Los Reglamentos Técnicos y su protección a la vida, la salud humana, animal, vegetal y protección al medio ambiente”, por lo que será objeto de interpretación. Se interpretará de oficio el artículo 12 (De la adopción de normas sanitarias y fitosanitarias para contribuir al mejoramiento de la salud y la vida humana) de la Decisión 515 de la Comisión de la Comunidad Andina (Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria), por ser pertinentes al presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: GACETA OFICIAL DECISIÓN 562 DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN, ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA Y A NIVEL COMUNITARIO “(…) CAPÍTULO I DE LOS OBJETIVOS Artículo 1.- La presente Decisión tiene por objetivo establecer requisitos y procedimientos para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos al interior de los Países Miembros y a nivel comunitario, a fin de evitar que éstos se constituyan en obstáculos técnicos innecesarios al comercio intrasubregional.

CAPÍTULO II ÁMBITO, ALCANCE Y DEFINICIONES Artículo 2.- La Presente Decisión establece el marco jurídico andino para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos por parte de los Países Miembros, a través de las entidades de los gobiernos centrales, regionales/departamentales, locales y municipales y por parte de la Comisión de la Comunidad Andina, sin perjuicio de lo que al efecto dispone el propio Acuerdo de Cartagena.

Artículo 3.- Las disposiciones de la presente Decisión son aplicables a la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos de productos de todos los sectores, así como a los procesos relacionados con la fabricación de productos en tanto afecten las características finales, a excepción de las medidas sanitarias y fitosanitarias u otras reguladas por una Decisión específica.

Artículo 4.- A efecto de aplicar la presente Decisión, se utilizarán las siguientes definiciones: Reglamento Técnico.- Documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de 14/03/2013 47.68 las disposiciones administrativas aplicables cuya observancia es obligatoria.

También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas. En el marco de la presente definición se consideran como Reglamentos Técnicos las Normas Técnicas declaradas obligatorias, o cualquier otra medida equivalente de carácter obligatorio que hayan adoptado o adopten cualquiera de los Países Miembros.

Reglamento Técnico de Emergencia.- Documento adoptado para hacer frente a problemas o amenazas de problemas que pudieran afectar la seguridad, sanidad, protección del medio ambiente o seguridad nacional. Reglamento Técnico Andino.- Documento adoptado mediante Decisión por la Comisión de la Comunidad Andina. Certificado de Conformidad.- Documento emitido conforme a las reglas de un sistema de certificación, en el cual se puede confiar razonablemente que un producto, proceso o servicio debidamente identificado está conforme con un Reglamento Técnico, Norma Técnica u otra especificación técnica o documento normativo específico.

Procedimiento para la evaluación de la conformidad.- Todo procedimiento usado directa o indirectamente para determinar que se cumplen las prescripciones pertinentes de los Reglamentos Técnicos y Normas Técnicas. Los procedimientos para la evaluación de la conformidad comprenden, entre otros, los de muestreo, prueba e inspección; evaluación, verificación y certificación de la conformidad; registro, acreditación y aprobación, separadamente o en distintas combinaciones.

Norma Técnica.- Documento aprobado por una institución reconocida que prevé, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para los productos o los procesos y métodos de producción conexos, y GACETA OFICIAL 14/03/2013 48.68 cuya observancia no es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas.

DECISIÓN 376 Objetivos legítimos.- Son los imperativos de la moralidad pública, seguridad nacional, protección de la vida o la salud humana, animal o vegetal, la defensa del consumidor y la protección del medio ambiente. CAPÍTULO VII DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS (…) CAPÍTULO IV REQUISITOS GENERALES Y CRITERIOS PARA LA ADOPCIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS NACIONALES Artículo 6.- Los Reglamentos Técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo, eligiendo entre las opciones posibles aquellas que generen menores costos de implementación y cumplimiento para los usuarios y para el comercio intrasubregional.

Artículo 7.- Los Reglamentos Técnicos serán definidos exclusivamente en función de las propiedades de uso y empleo de los productos a que hacen referencia, y no de sus características descriptivas o de diseño. Artículo 8.- En el proceso de elaboración y adopción de Reglamentos Técnicos, los Países Miembros utilizarán como base las normas internacionales o sus elementos pertinentes o aquellas normas internacionales cuya aprobación sea inminente, salvo en el caso de que esas normas internacionales o esos elementos pertinentes sean un medio ineficaz o inapropiado para el logro de los objetivos legítimos perseguidos, por ejemplo a causa de factores climáticos o geográficos fundamentales o limitaciones o problemas de naturaleza tecnológica que justifiquen un criterio diferente.

En este último caso, los Reglamentos Técnicos nacionales tomarán como base las normas subregionales andinas, regionales y/o nacionales”. SISTEMA ANDINO DE NORMALIZACIÓN, ACREDITACIÓN, ENSAYOS, CERTIFICACIÓN, REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA “Artículo 26.- Los Países Miembros podrán mantener, elaborar o aplicar reglamentos técnicos en materia de seguridad, protección a la vida, salud humana, animal, vegetal y protección al medio ambiente.

Estos serán definidos en función de las propiedades de uso y empleo de los productos y servicios a los que hacen referencia. Adicionalmente podrán elaborar reglamentos técnicos basados en el diseño y características descriptivas en la medida en que éstas se encuentren relacionadas con el uso y empleo. Asimismo, los reglamentos técnicos deberán especificar los productos a los que hacen referencia, indicando su clasificación arancelaria, requisitos, procedimientos y organismos nacionales encargados de velar por su cumplimiento”.

DECISIÓN 515 SISTEMA ANDINO DE SANIDAD AGROPECUARIA SECCIÓN A PRINCIPIOS GENERALES DE LAS NORMAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS “Artículo 12.- Los Países Miembros, la Comisión y la Secretaría General adoptarán las normas sanitarias y fitosanitarias que estimen necesarias para proteger y mejorar la sanidad animal y vegetal de la Subregión, y contribuir al mejoramiento de la salud y la vida humana, siempre que dichas normas estén basadas en principios técnico-científicos, no constituyan una restricción innecesaria, injustificada o encubierta al comercio intrasubregional, y estén conformes con el ordenamiento jurídico comunitario.

(…)”. GACETA OFICIAL 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: 1. De los “Reglamentos Técnicos”. Requisitos generales y criterios para la adopción de Reglamentos Técnicos Nacionales. 2. De la adopción de normas sanitarias y fitosanitarias para contribuir al mejoramiento de la salud y la vida humana.

Complemento Indispensable.

3.1. DE LOS “REGLAMENTOS TÉCNICOS”. REQUISITOS GENERALES Y CRITERIOS PARA LA ADOPCIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS NACIONALES. El señor Leonardo Emilio Paz Matuk ha demandado la nulidad de la Resolución No. 1057 de 23 de marzo de 2010 expedida por el Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social), mediante la cual se establece el Reglamento Técnico a través del cual se señalan los requisitos sanitarios que debe cumplir la miel de abejas para consumo humano en el territorio colombiano; y, en tal virtud, el Consejo de Estado de la República de Colombia ha solicitado la interpretación prejudicial de la Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina y 376 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina en armonía con la Decisión 376 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, modificada por la Decisión 419 de la Comisión de la Comunidad Andina de 30 de julio de 1997, se refieren a las Directrices para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos en los Países Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario; y, al Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología, en su orden.

La Decisión 562, en los artículos 1 a 4 establece los objetivos que tiene dicha Decisión, su ámbito de aplicación, alcance y definiciones que se utilizan en la misma. Así, se establece que la mencionada Decisión tiene por objetivo establecer requisitos y procedimientos para la elaboración, adopción y apli- 14/03/2013 49.68 cación de Reglamentos Técnicos al interior de los Países Miembros y a nivel comunitario, a fin de evitar que éstos se constituyan en obstáculos técnicos innecesarios al comercio intrasubregional.

Determina, asimismo, el marco jurídico andino para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos por parte de los Países Miembros, a través de las entidades de los gobiernos centrales, regionales/departamentales, locales y municipales, y por parte de la Comisión de la Comunidad Andina. En cuanto a su alcance, las disposiciones de la dicha Decisión son aplicables a la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos de productos de todos los sectores, así como a los procesos relacionados con la fabricación de productos en tanto afecten las características finales, a excepción de las medidas sanitarias y fitosanitarias u otras reguladas por una Decisión específica.

El artículo 4 establece las definiciones de “Reglamento Técnico”, “Reglamento Técnico de Emergencia”, “Reglamento Técnico Andino”, “Certificado de Conformidad”, “Procedimiento para la evaluación de la conformidad”, “Norma técnica” e indica que los “Objetivos legítimos” son los imperativos de la moralidad pública, seguridad nacional, protección de la vida o la salud humana, animal o vegetal, la defensa del consumidor y la protección del medio ambiente.

Según la definición que contempla el artículo 4 de la mencionada Decisión, se entiende por “Reglamento Técnico” al: “Documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables cuya observancia es obligatoria.

También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas. En el marco de la presente definición se consideran como Reglamentos Técnicos las Normas Técnicas declaradas obligatorias, o cualquier otra medida equivalente de carácter obligatorio que hayan adoptado o adopten cualquiera de los Países Miembros”.

GACETA OFICIAL De acuerdo a la definición dada, un “Reglamento Técnico” es un documento que contiene disposiciones que pretenden aclarar, desarrollar o explicar los principios contenidos en él para hacer más asequible su aplicación. Pretende hacerlo operativo y regular su correcta aplicación. Va a determinar, asimismo, los requisitos que dichos documentos han de contener.

De conformidad con lo establecido precedentemente, se destaca lo siguiente: 1. Los Reglamentos Técnicos son elaborados, adoptados y aplicados en los Países Miembros de la Comunidad Andina por los diversos organismos de los gobiernos centrales, regionales o departamentales, locales o municipales, o por varios de éstos, en el ámbito de sus respectivas competencias. 2.

La Decisión 562 establece requisitos y procedimientos para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos al interior de los Países Miembros y a nivel comunitario, a fin de evitar que éstos se constituyan en obstáculos técnicos innecesarios al comercio intracomunitario. La Decisión comentada contempla un procedimiento de notificación, que posibilita a los Países Miembros y al público en general, conocer o tener la oportunidad de observar o comentar los proyectos de Reglamentos Técnicos que otro País Miembro pretende emitir.

Además, facilita el proceso de armonización de los Reglamentos Técnicos nacionales lo cual facilita el comercio intracomunitario y con terceros países. En el marco del desarrollo, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos, procedimientos de evaluación de conformidad y metrología y con el fin de promover y facilitar un intercambio comercial de beneficio mutuo entre las Partes, se pretende garantizar las condiciones de seguridad y protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal; de protección del ambiente y de prevención de prácticas que puedan inducir a error a los usuarios, sin que tales medidas constituyan restricciones innecesarias al comercio.

Los artículos 6, 7 y 8 de la Decisión 562 establecen los requisitos generales y los criterios para la adopción de Reglamentos Técnicos na- 14/03/2013 50.68 cionales. Indican, entre otras cosas, que los Reglamentos Técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo, es decir, procurando preservar siempre la moralidad pública, la seguridad nacional, la protección de la vida o la salud humana, animal o vegetal, la defensa del consumidor y la protección del medio ambiente.

En cuanto al contenido específico de los Reglamentos Técnicos, el artículo 9, en armonía con el concepto que sobre ellos da la misma Decisión, determina que aquellos deben consignar el objeto de los mismos a efectos de precisar la finalidad que persiguen, deben expresar qué objetivos legítimos pretenden proteger y la indicación de los riesgos que procuran prevenir.

Deben consignar, además, su campo de aplicación y contenido “específico”. En este requisito se deberá incluir las definiciones necesarias para la adecuada interpretación del Reglamento, la descripción de las características del producto y su método de producción, las especificaciones técnicas que debe cumplir un producto, proceso o método de producción con él relacionado y los requisitos de su envase, empaque, etc.

En armonía con lo señalado, la Decisión 376 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, modificada por la Decisión 419 de la Comisión de la Comunidad Andina de 30 de julio de 1997, crea el Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología, el cual tiene por objeto facilitar el comercio intrasubregional, a través de la mejora en la calidad de los productos y servicios, así como la eliminación de las restricciones técnicas al comercio.

También estableció que los Países Miembros podrán mantener, elaborar o aplicar Reglamentos Técnicos en materia de seguridad, protección a la vida, salud humana, animal, vegetal y protección del medio ambiente. Este Sistema, para alcanzar el objetivo señalado, emprenderá las siguientes acciones: “a. Coordinará, desarrollará y armonizará a nivel subregional, las actividades y servicios de normalización, ensayos, acreditación, certificación, reglamentos técnicos y metrología dentro de las prioridades del proceso de integración;

GACETA OFICIAL b. Proporcionará los elementos técnicos que se requieran para la consideración o aprobación de reglamentos técnicos; c. Considerará, en el desarrollo de sus actividades, los aspectos de seguridad, salud, preservación del medio ambiente y protección al consumidor; y, d. Proyectará a nivel regional e internacional, los avances del Grupo Andino en este campo y promoverá la celebración de acuerdos y convenios internacionales”.

El artículo 26 de la Decisión 376 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (que no fue modificado por la Decisión 419 de la Comisión de la Comunidad Andina), indica, en cuanto a los “Reglamentos Técnicos”, lo siguiente: “Artículo 26.- Los Países Miembros podrán mantener, elaborar o aplicar reglamentos técnicos en materia de seguridad, protección a la vida, salud humana, animal, vegetal y protección al medio ambiente.

Estos serán definidos en función de las propiedades de uso y empleo de los productos y servicios a los que hacen referencia. Adicionalmente podrán elaborar reglamentos técnicos basados en el diseño y características descriptivas en la medida en que éstas se encuentren relacionadas con el uso y empleo. Asimismo, los reglamentos técnicos deberán especificar los productos a los que hacen referencia, indicando su clasificación arancelaria, requisitos, procedimientos y organismos nacionales encargados de velar por su cumplimiento”.

La disposición señalada determina, asimismo, los requisitos que los Reglamentos Técnicos han de tener, ya indicados anteriormente. Y enfatiza los objetivos legítimos que se pretenden precautelar con la emisión de dichos Reglamentos, referidos a los aspectos fundamentales de seguridad, protección a la vida, salud humana, animal, vegetal, preservación del medio ambiente y protección al consumidor.

Es decir, que con el propósito de adoptar medidas para proteger la vida y la seguridad de los consumidores, así como la prevención de prácticas que puedan inducirlos a error, los Países 14/03/2013 51.68 Miembros podrán mantener, elaborar o aplicar los mencionados Reglamentos Técnicos.

3.2. DE LA ADOPCIÓN DE NORMAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y LA VIDA HUMANA. COMPLEMENTO INDISPENSABLE. El señor LEONARDO EMILIO PAZ MATUK solicita la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 1057 de 23 de marzo de 2010, expedida por el Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social), mediante la cual se establece el Reglamento Técnico a través del cual se señalan los requisitos sanitarios que debe cumplir la miel de abejas para consumo humano en el territorio colombiano. El Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y dela Protección Social, en su contestación a la demanda arguye que: “(…) De conformidad con la normativa a la que se ha hecho referencia se evidencio (sic) la necesidad de establecer un reglamento técnico, con el fin de que por medio de éste se garantice el cumplimiento de los requisitos sanitarios que debe cumplir la miel de abejas para el consumo humano y de esta manara (sic) garantizar, igualmente, la calidad e inocuidad de este producto, para así proteger la salud humana y prevenir posibles daños a la misma y, además, prevenir las prácticas que puedan inducir a error, confusión o engaño a los consumidores”.

La Comunidad Andina tiene un marco jurídico para la adopción de medidas sanitarias y fitosanitarias de aplicación al comercio intrasubregional y con terceros países de plantas, productos vegetales, artículos reglamentados, animales y sus productos. Dicho marco jurídico fue adoptado en marzo de 2002 mediante la Decisión 515 que crea el Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria (SASA).

En dicha Decisión se establece los objetivos del SASA, su institucionalidad, sus instrumentos, las características de las normas sanitarias y fitosanitairas, su registro, entre otros. El artículo 3 de la Decisión 515 define el SASA como el conjunto de principios, elementos e instituciones, que se encarga de armonizar las GACETA OFICIAL normas sanitarias y fitosanitarias; y de proteger y mejorar la sanidad animal y vegetal; contribuir al mejoramiento de la salud humana; facilitar el comercio de plantas, productos vegetales, artículos reglamentados, y animales y sus productos; y de velar por el cumplimiento de las normas fito y zoosanitarias del marco jurídico andino. El artículo 12 de la referida Decisión dispone que los Países Miembros, la Comisión y la Secretaría General adoptarán las normas sanitarias y fitosanitarias que estimen necesarias para proteger y mejorar la sanidad animal y vegetal de la Subregión, y contribuir al mejoramiento de la salud y la vida humana, siempre que dichas normas estén basadas en principios técnicocientíficos, no constituyan una restricción innecesaria, injustificada o encubierta al comercio intrasubregional, y estén conformes con el ordenamiento jurídico comunitario. 14/03/2013 52.68 El punto de partida, en consecuencia, de cualquier “Reglamento Técnico” es la defensa y protección de los derechos humanos. Sin esto no se puede hablar de un proceso de integración adecuado.

La seguridad, calidad y defensa del consumidor van de la mano de la protección de la vida, la integridad física, la salud y el goce de un ambiente sano. En la sentencia del proceso 05-AI2008, el Tribunal se refirió a la protección de estos derechos de primer orden en relación a la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina, que contempla la Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, y expresó lo siguiente: “La protección de derechos de primer orden como el de la vida, la salud y el disfrute de un ambiente sano, son las pautas claras que sigue la Decisión. El segundo objetivo que menciona la norma, es el reflejo claro de la intención específica del legislador comunitario: proteger la vida, la salud y el medio ambiente y, sobre esta base fundamental, lograr seguridad alimentaria en la subregión, un incremento de los niveles de productividad agrícola, sustitución de importaciones agrícolas y aumento de las exportaciones” 1.

Lo anterior siempre resguardando, como se ha dicho, un bien fundamental como es la protección de la vida y salud humana. Esto es importante determinar ya que el objetivo último del proceso de integración subregional andino radica en el mejoramiento persistente del nivel de vida de los habitantes de la subregión (artículo 1, párrafo 3 del Acuerdo de Cartagena).

En la interpretación prejudicial recaída en el 116-IP-2012 de 13 de noviembre de 2012, caso: “Importación de motores y cajas usadas para vehículos”, el Tribunal expresó, en relación a la protección de estos derechos, lo siguiente: “Los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentran el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y a un ambiente sano, son mínimos fundamentales sin los cuales sería imposible cumplir los objetivos del proceso de integración subregional; son principios generales del derecho comunitario andino. Por lo tanto, dichos parámetros fundamentales son la base para prohibir la importación de vehículos y autopartes usadas en la subregión. Asimismo, la defensa al consumidor se desarrolla sobre la base de este conjunto de principios, ya que lo mínimo que se debe garantizar en el mercado es que la adquisición de bienes y servicios no afecte sus derechos fundamentales”.

Lo anterior deviene necesario destacar desde que, en el caso concreto, la miel de abejas es un producto agrícola. El actor aduce, que “La resolución acusada, afecta miles de empleos, y sobre todo la libertad de competencia, la libertad económica, la libre iniciativa privada, el derecho a la igualdad frente a otros productos alimenticios y la posibilidad de la libre elección de consumidores y 1 PROCESO 05-AI-2008.

Acción de incumplimiento interpuesta por las sociedades FARMAGRO S.A., BAYER S.A., BASF PERUANA S.A., PRODUCTOS QUÍMICOS PERUANOS S.A., FARMEX S.A., SAN MIGUEL INDUSTRIAL S.A., TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A., SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES S.A. y SYNGENTA CROP PROTECCIÓN S.A., contra la República del Perú, por el supuesto incumplimiento de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los artículos 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19 y 22 de la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina, y las Generalidades y Sección 2 del Manual Técnico para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, adoptado mediante Resolución 630 de la Secretaría General.

Sentencia de 27 de enero de 2009. GACETA OFICIAL usuarios acerca de la facultad que ellos tienen de escoger productos de diferentes calidades (…)” y en tal virtud solicita su nulidad. El Tribunal, en la sentencia mencionada, ha ponderado, asimismo, los derechos a la competitividad y productividad con los derechos a la salud y medio ambiente y se ha pronunciado de la siguiente manera: “Permitir la existencia de grupos con trato preferencial en esta materia, sería negar en la práctica la realización de los valores fundamentales que intenta proteger la normativa comunitaria, ya que más allá de las intenciones de competitividad y productividad en los que se apoyan la normativa interna alegada, se deben proteger de manera primaria y fundamental la salud y el medio ambiente.

Al estar enfrentados estos derechos, es decir, el del desarrollo agrícola competitivo frente a la vida, la salud y el acceso a un ambiente sano, es patente para el Tribunal que el primero debe ceder frente a los segundos. 14/03/2013 53.68 los requisitos sanitarios que debe cumplir la miel de abejas para consumo humano en el territorio colombiano. Y que el actor, en su escrito de demanda, arguye que “Con el pretexto de ‘prevenir riesgos en la comunidad’ la resolución acusada impone requisitos técnicos exagerados, muy por encima de los estándares medios internacionales, para la producción y comercialización de miel en el territorio colombiano”, se ha de observar el principio de complemento indispensable.

El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura” 3, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que: Es importante reiterar, una vez más, el potencial peligro que entrañan los plaguicidas químicos de uso agrícola no permite diferenciación alguna, en el sentido del sujeto importador de los mismos. Es decir, no es relevante el hecho de que el plaguicida fuera importado por un comerciante o por un agricultor para uso privado, ya que el potencial daño es el mismo.

Por ello, todos los sujetos importadores y los plaguicidas importados deben pasar por el mismo filtro, control y evaluación, ya que en última instancia es lo único que garantiza que su uso y manejo minimicen los daños a la salud y al medio ambiente” 2. “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ’estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ …advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamen- El juez consultante ha de tener en cuenta lo establecido precedentemente al momento de decidir. Ahora bien, tomando en cuenta, adicionalmente, que se ha demandado la nulidad de la Resolución No. 1057 de 23 de marzo de 2010, expedida por el Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social), mediante la cual se establece el Reglamento Técnico a través del cual se señalan 2 PROCESO 05-AI-2008.

Ya mencionado. 3 Pablo Navarro, Carlos Alchourrón, George Henrik Von Wright, entre otros, se refieren a las normas de clausura. Pablo Navarro advierte, acerca de estas normas, que éstas “tienen por función completar un determinado sistema normativo y, en ese sentido, su impacto principal es el ámbito de las lagunas de los sistemas normativos”.

“NORMAS PERMISIVAS Y CLAUSURA DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS”. Disponible en Internet: http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=iAxcO%2Fc GINQ%3D&tabid=9724&language=ca-ES GACETA OFICIAL te derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”. 4 14/03/2013 54.68 Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas” 5. 3.

Los Reglamentos Técnicos deben consignar el objeto de los mismos a efectos de precisar la finalidad que persiguen, deben expresar qué objetivos legítimos pretenden proteger y la indicación de los riesgos que procuran prevenir. Deben consignar, además, su campo de aplicación y el contenido “específico” de aquellos. En este requisito se deberá incluir las definiciones necesarias para la adecuada interpretación del Reglamento, la descripción de las características del producto y su método de producción, las especificaciones técnicas que debe cumplir un producto, proceso o método de producción con él relacionado y los requisitos de su envase, empaque, etc.

Es decir, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias. 4.

Los objetivos legítimos que se pretenden precautelar con la emisión de dichos Reglamentos se refieren a los aspectos fundamentales de seguridad, protección a la vida, salud humana, animal, vegetal, preservación del medio ambiente y protección al consumidor. Sin esto no se puede hablar de un proceso de integración adecuado. En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias ente el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Con el fin de evitar que los Reglamentos Técnicos se constituyan en obstáculos innecesarios al comercio intrasubregional, a través de la Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina se establecen directrices para su elaboración, adopción y aplicación en los Países Miembros y a nivel comunitario. 2.

La Decisión 562, en consecuencia, establece requisitos y procedimientos para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos al interior de los Países Miembros y a nivel comunitario, a fin de evitar que éstos se constituyan en obstáculos técnicos innecesarios al comercio intracomunitario. 4 5 Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No. 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA.

Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995. 5. La Comunidad Andina tiene un marco jurídico para la adopción de medidas sanitarias y fitosanitarias de aplicación al comercio intrasubregional y con terceros países de plantas, productos vegetales, artículos reglamentados, animales y sus productos.

Dicho marco jurídico fue adoptado en marzo de 2002 mediante la Decisión 515 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6. Por la figura del complemento indispensable, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 201000329, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

GACETA OFICIAL 14/03/2013 55.68 Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA PROCESO 135-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literales a) y b) de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “IMPULSOR” (mixta). Expediente Interno: Nº 2009-00417. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 26 de noviembre de 2012, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. VISTOS: Mediante Oficio Nº 2243, de 30 de octubre de 2012, recibido vía correo electrónico en este Tribunal el 31 de octubre de 2012, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 200900417.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Partes en el proceso interno: Demandante: BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Tercero interesado: PIERRE FABRE MEDICAMENT. 2. Determinación de los hechos relevantes: Como hechos relevantes para la interpretación se señalan los siguientes: - El 17 de diciembre de 2007, la sociedad BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. presentó solicitud de registro de la marca IMPULSOR (mixta) para identificar “productos veterinarios” de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

GACETA OFICIAL - El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial. La sociedad PIERRE FABRE MEDICAMENT interpuso oposición en base a su marca registrada IMPULSOR (denominativa) de la misma Clase 05. - Mediante Resolución Nº 50555, de 28 de noviembre de 2008, la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por PIERRE FABRE MEDICAMENT y denegó el registro solicitado. - BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución Nº 50555 del 28 de noviembre de 2008. - Mediante Resolución Nº 2543 de 28 de enero de 2009, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmándola y concediendo el recurso de apelación presentado. - Mediante Resolución Nº 07855 de 24 de febrero de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 50555 de 28 de noviembre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, quedando definitivamente agotada la vía gubernativa. 3.

Fundamentos de la demanda: La sociedad BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. manifestó lo siguiente: - “Que se violó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 por indebida aplicación, toda vez que no se tuvo en cuenta la parte gráfica preponderante y significativa que le otorga suficiente distintividad a la marca solicitada”. - “Además que la accionada, restó importancia a la parte gráfica de la marca solicitada, también desconoce la aplicación de la regla de especialidad, pues a pesar de que los dos signos pertenecen a la misma clase internacional, los mercados a los cuales va dirigido son completamente diferentes, circunstancia que de manera desafortunada no tuvo en cuenta la Superintendencia, al desconocer los criterios que el propio Consejo de Estado ha reconocido como ciertos”. - “La marca de mi poderdante es perfectamente registrable en virtud a lo consagrado por el principio de especialidad, toda vez que 14/03/2013 56.68 ésta fue solicitada para identificar productos ubicados en la Clase 05 Internacional, de manera restringida para ‘productos veterinarios’ a contrario sensu la marca tomada como fundamento para la denegación de su registro por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, identifica ‘productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico’, por lo que su protección se limita única y exclusivamente a los precitados productos, por cuanto fueron explícitamente los productos de la misma PIERRE FABRE MEDICAMENT solicitó para su protección”. - “Que se violó el artículo 150 de la Decisión 486, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en falsa motivación al expedir las Resoluciones acusadas, pues a juicio de la actora, no efectúo un examen juicioso y de fondo, desconociendo con ello el principio de especialidad aplicable para el cotejo entre las marcas en conflicto”. 4.

Fundamentos de la contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda alegando lo siguiente: - “Los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, en tanto que el signo solicitado IMPULSOR (mixto) y la marca registrada IMPULSOR (denominativa) son idénticas en los campos ortográfico y fonético”. - “El signo solicitado en registro pretende distinguir productos relacionados con los que distingue la marca previamente registrada, esto en el entendido que en varios casos para la fabricación de los productos veterinarios y farmacéuticos de uso humano se emplean los mismos componentes, como por ejemplo el meloxicam.

En ese sentido, los consumidores podrían creer que la misma sociedad productora de farmacéuticos ha ampliado su campo de acción para producir también productos veterinarios”. 5. Fundamentos del tercero interesado: La sociedad PIERRE FABRE MEDICAMENT en su calidad de tercero interesado no se manifestó al respecto. GACETA OFICIAL 14/03/2013 57.68 II.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Artículo 136 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: III.

NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. En el presente caso, el juez solicita la interpretación de los artículos 136 literal a), 150 y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 150 La solicitud de registro fue presentada el 17 de diciembre de 2007, en vigencia de la Decisión 486, por lo que será ésta la norma aplicable. En consecuencia, este Tribunal procederá a interpretar los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486; y, de oficio el artículo 134 literales a) y b) de la misma Decisión. No procede la interpretación del artículo 151 por no ser pertinente.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” (…)”. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el presente caso, la sociedad BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. presentó solicitud de registro de la marca “IMPULSOR” (mixta) para identificar “productos veterinarios” de la Clase 05 de la Clasificación Internacional. Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.

Marca: “TRANSPACK”, GACETA OFICIAL publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.” Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. Este último aspecto, tiene que ver con la causal relativa contenida en el artículo 136, literal a), que analizaremos en el siguiente acápite.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD Y SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. En el presente caso, la sociedad PIERRE FABRE MEDICAMENT interpuso oposición a la solicitud de registro de la marca IMPULSOR (mixta), en base a su marca registrada IMPULSOR (denominativa) de la misma Clase 05. 14/03/2013 58.68 El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad1. 1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme a lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. 14/03/2013 59.68 - La similitud ideológica.

Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo de signos distintivos. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e deológica. - En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados 2 por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las si- La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: 2 - La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. - La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. El Tribunal ha desarrollado dichos parámetros, soportando su labor el desarrollo doctrinal sobre la materia.

Así, el Tribunal ha citado a Pedro Breuer Moreno, quien manifiesta: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 14/03/2013 60.68 guientes: Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1370, de 14 de julio de 2007. gistro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

(Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 1 de agosto de 2002).

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. Comparación entre signos denominativos y mixtos. En el presente caso, la sociedad BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. solicita el registro de la marca IMPULSOR (mixta), ante lo cual la sociedad PIERRE FABRE MEDICAMENT interpone oposición en base a su marca registrada IMPULSOR (denominativa). Corresponde entonces abordar el tema de comparación entre signos denominativos y mixtos por ser pertinente al presente caso.

Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26IP-98, marca: C.A.S.A. (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). Signos denominativos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Signos mixtos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el re- Por lo tanto, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. A saber: GACETA OFICIAL En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 14/03/2013 61.68

4. MARCAS FARMACÉUTICAS Y OTROS PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 05 (PRODUCTOS VETERINARIOS). En el presente caso, la sociedad BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. solicitó el registro de la marca IMPULSOR (mixta) para distinguir productos veterinarios de la Clase 05 de la Clasificación Internacional. Asimismo, la sociedad PIERRE FABRE MEDICAMENT presenta oposición en base a su marca registrada IMPULSOR (denominativa) que también ampara productos de la Clase 05.

La Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza abarca: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.

Es por ello, que se hace necesario distinguir entre las marcas que protegen los productos farmacéuticos como tal y las marcas que amparan los otros productos dentro de esta misma clase. El Tribunal en su jurisprudencia ya se ha referido al registro de signos pertenecientes a la Clase 05 que no sean farmacéuticos, manifestando que: “el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la Clase 05, que no sean farmacéuticos (…) debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma Clase 05, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos, es decir, de hombres, animales y plantas”.

(Proceso 109-IP-2011, Marca: HEMOXIN, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2021, de 21 de febrero de 2012). Sobre los productos de la Clase 05 es pertinente indicar que en el examen de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos en dicha Clase se debe tener en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan.

La confusión mencionada puede radicar en el error al adquirir un producto no farmacéutico de la Clase 05 cuando en realidad quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente. GACETA OFICIAL Sobre el tema, el Tribunal también ha manifestado que: “En principio, los productos farmacéuticos y los otros PRODUCTOS de la clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de dichos productos en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase.

Lo anterior, porque estos están al acceso del consumidor ordinario, que bien puede confundirse y aplicar un producto destinado para otro fin; es muy posible que el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance dichos productos pueda caer en un error, lo que podría ser fatal para su salud o para la salud de los animales o plantas a los que se le aplica”.

(Proceso 35-IP-2011. Marca: “KILOL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1985, de 28 de septiembre de 2011). En este aspecto, el riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. Por lo tanto, en el análisis de registrabilidad la Autoridad Competente debe apreciar de manera minuciosa si la confusión o el error por parte del consumidor, respecto del producto, puede acarrear riesgo para la salud humana, animal y vegetal. 14/03/2013 62.68 de la solicitud de registro de marcas para amparar productos de la Clase 05, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más detallista.

Conforme ha señalado el Tribunal: “se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes”. (Proceso 35-IP-2011, ya citado).

En relación con lo anterior, el Tribunal ha establecido algunos criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre productos: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien lo alega. En el presente caso, el signo solicitado IMPULSOR (mixto) pretende distinguir “productos veterinarios”, mientras que la marca registrada IMPULSOR (denominativa) distingue “productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico” de la misma Clase 05.

Por tal motivo el Tribunal se pronunciará sobre el tema de la conexión competitiva de productos pertenecientes a la misma Clase. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. El Juez Consultante debe analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan ambos signos, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión competitiva, tratándose c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos.

Por

5. CONEXIÓN COMPETITIVA DENTRO DE LA MISMA CLASE

05. GACETA OFICIAL otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003, Marca: “EBEL INTERNATIONAL, publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004). El Juez Consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos veterinarios que pretende distinguir la marca solicitada IMPULSOR (mixta) y los productos de la misma Clase 05 que distingue la marca registrada IMPULSOR (denominativa), de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. 14/03/2013 63.68

6. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. MARCA: “MONARC-M”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: GACETA OFICIAL “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 3 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Marca: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1476, de 16 de marzo de 2007). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir que la 3 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. 14/03/2013 64.68 Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 2. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los sig- GACETA OFICIAL nos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. 3. En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión. 4. El examen de los signos destinados a distinguir productos veterinarios de la Clase 05 merece una mayor atención, a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, siendo necesario para ello que el examinador aplique un criterio más riguroso.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el pro- 14/03/2013 65.68 ducto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente. 5.

El Juez Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen los signos confrontados en la misma Clase 05. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

Tratándose de la solicitud de registro de marcas para amparar productos de la Clase 05, tales como “productos veterinarios”, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más detallista. 6. El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 14/03/2013 66.68 GACETA OFICIAL 14/03/2013 67.68 GACETA OFICIAL 14/03/2013 68.68 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú