PROCESO 264-IP-2013 — Comunidad Andina

[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 264-IP-2013 Interpretación prejudicial solicitada de los artículos 155 inciso d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e Interpretación de oficio del artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Actor: MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C. Marca: “TORITO” y logotipo.

Expediente Interno N° 07578-2010-0-1801-JR-CA-04. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil catorce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos, recibida el 19 de diciembre de 2013 se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de seis (6) de febrero de 2014. 1.

Antecedentes 1. Las partes Demandante: MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C. Demandado TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Tercero: CROSLAND TECNICA S.A. PERU 2. Actos demandados MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C. demanda la nulidad de la Resolución No. 2158-2010/TPI-INDECOPI de 22 de septiembre de 2010, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 003417-2009/CSD- INDECOPI de 12 de diciembre de 2008, a través de la cual se declaró fundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por CROSLAND TECNICA S.A. y consecuentemente prohibió a la sociedad MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C el uso del signo DISEÑO TORITO II y/o G&TORITO y/o G&I TORITO, tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos, para distinguir llantas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: - El 12 de diciembre de 2008, CROSLAND TECNICA S.A. PERU interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra la sociedad MARIA ESTHER INVERSIONES Sociedad Anónima Cerrada, manifestando ser titular la marca “TORITO y logotipo” que distingue productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial y que ha llegado a su conocimiento que la empresa demandada ha importado neumáticos (llantas) identificados con los signos TORITO II, G& TORITO y TORITO y logotipo. - El 23 de enero de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos admitió a trámite la acción interpuesta y dispuso que se practique una diligencia de inspección a fin de verificar los hechos denunciados. - El 13 de febrero de 2009 se llevó a cabo la diligencia de inspección ordenada, sin embargo se constató que el domicilio inspeccionado corresponde a una vivienda. - El 3 de marzo de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, solicitó a CROSLAND TECNICA S.A. PERU que señale con claridad el domicilio exacto donde se deberá notificar de la acción e indicando si requiere realizar una nueva diligencia de inspección, para lo cual debía acreditar el nuevo pago de la tasa correspondiente. - El 9 de marzo de 2009, CROSLAND TECNICA S.A. PERU señala el nuevo domicilio. - El 15 de mayo de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dispuso que se practique nuevamente una inspección de oficio, a fin de verificar si las personas que domicilian en el referido local están relacionadas con la demandada y de ser el caso que se ejecuten las medidas cautelares ordenadas. - El 22 de junio de 2009, se llevó a cabo la diligencia de inspección y se pudo advertir que en el local inspeccionado funciona el establecimiento de las empresas MARIA ESTHER S.A.C. y ZAGLE S.A.C., quienes se dedican a la comercialización de herramientas para la construcción y llantas. - El 3 de agosto de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos declaró rebelde a la demandada, tras verificar que ésta no ha cumplido con absolver el traslado de la acción interpuesta por CROSLAND TECNICA S.A. - El 21 de agosto de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dejó constancia de la inasistencia de las partes a la audiencia de conciliación convocada el 3 de agosto de 2009. - El 24 de agosto de 2009, MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C. presentó un escrito negando los afirmaciones de la acción interpuesta y defendiendo la no confundibilidad de los signos G & Z TORITO frente a la marca registrada TORITO y logotipo. - El 7 de diciembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 003417-2009/CSD-INDECOPI por medio de la cual declaró fundada la acción por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por CROSLAND TECNICA S.A. en contra de la sociedad MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C. - El 21 de diciembre de 2009, MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C., dentro del término legal, interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución antes mencionada. - El 2 de marzo de 2010, CROSLAND TECNICA S.A., contestó el Recurso. - El 22 de septiembre de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución No. 2158- 2010/TPI-INDECOPI por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 003417-2009/CSD- INDECOPI de 12 de diciembre de 2008. - MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C. demanda la nulidad de las Resoluciones anteriores. - El Cuarto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo el 4 de diciembre de 2012, declara infundada la demanda en el proceso seguido por MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C. contra INDECOPI y CROSLAND TECNICA S.A. - MARÍA ESTHER INVERSIONES S.A.C., apela la sentencia anterior ante el Juez del Cuarto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima y solicita que se eleve el expediente al Superior Jerárquico y plantea como pretensión principal la nulidad e insubsistencia de la Resolución No. 2158-2010/TPI-INDECOPI, que confirmó la Resolución No. 3417-2009/CSD-INDECOPI. - El 28 de octubre de 2013, la Corte Superior de Justicia de Lima, Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado emitió la Resolución Nº 7 por medio de la cual suspendió el proceso y dispuso solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136, inciso d) del artículo 155, y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - El 19 de diciembre de 2013, el Secretario de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través del Oficio No. 75789-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ, solicita la interpretación prejudicial antes referida. b. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda presentada por MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C. - “Sostienen los demandados en las resoluciones cuestionadas que mi representada por el solo hecho del uso de la palabra “TORITO”, ha incurrido en la violación de la marca, a pesar de haber demostrado con toda claridad y precisión que la co demandada Crosland Técnica S.A. no comercializa llantas para carretillas de transporte de material de construcción (bugis) y que las características de la escritura utilizada para comercializar este producto no tiene similitud con la marca que usa la co demandada Crosland Técnica S.A. al haber antepuesto la demandante a dicha palabra, las letras “G & Z” y G&I, y II, no habiéndose con esta acción causado ningún perjuicio”. - “La co demandada Crosland Técnica S.A. (…) es una empresa importadora y comercializadora de vehículos menores de dos y tres ruedas, reiterando que mi representada solo se dedica a la importación y comercialización de llantas para uso de carretillas empleadas para el transporte de materiales de construcción, línea totalmente diferente a la que tiene la antes mencionada parte procesal”. - “La palabra “TORITO”, no puede pertenecer a la esfera del patrimonio de la empresa “Crosland Técnica S.A. porque esta palabra es un sustantivo diminutivo de la palabra TORO, vocablo que sirve para señalar al animal de la familia de los bóvidos, y que pertenece al idioma castellano, por lo tanto, es de uso obligatorio de todos los peruanos”. - “En el mercado coexisten diversas marcas, que pueden presentar similitudes, pero esta circunstancia no puede generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor”. - “El uso por parte de mi representada de la marca “G & Z TORITO”, no puede determinar la existencia de un comportamiento que atente contra el deber de la leal y honesta competencia y que, por tanto, sea contrario a la buena fe comercial, porque las llantas que son materia del reclamo, por sus características, referidas a la dimensión, peso, composición de los elementos de fabricación, mercado, precio, clientes hacen que sean totalmente diferentes de las comercializadas por la co- demandada”. c. Fundamentos de derecho contenidos en la contestación a la demanda presentada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI - “El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos y servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé en relación con esos productos y servicios.

En el presente caso, la marca registrada “TORITO” distingue llantas (el género) de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, que son iguales a los productos identificados con el signo TORITO II, G&TORITO y G&I TORITO, que distingue llantas (específicamente para ser utilizadas en motocicletas)”. - “De manera adicional a la identidad existente entre los productos identificados con los signos confrontados, es evidente también la semejanza fonéticas (sic) entre los signos, lo cual no permite su coexistencia pacífica en el mercado, sin posibilidad de inducir a riesgo de confusión a los consumidores”. - “Luego de efectuar un análisis comparativo entre el elemento relevante de los signos utilizados por la demandante (TORITO II, G&TORITO y G&I TORITO ) y la marca TORITO, se aprecia que existen (sic) identidad en algunos de los productos que distingue la marca registrada y la utilizada por la demandante concluimos que existe identidad entre algunos de los productos que distinguen las marcas en conflicto, que ambos signos en conflicto son susceptibles de evocar el mismo concepto al estar compuestos por el término TORITO (diminutivo de Toro), en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, por lo que aun cuando (sic) el público logre percibir y recordar las diferencias gráficas, la presencia en los signos en conflicto del término TORITO determina que el (sic) sea posible que el público consumidor pueda creer que los productos que distingue el signo cuestionado constituyen una variación o una nueva presentación de la marca registrada, o que existen vinculaciones de carácter comercial entre las partes intervinientes”. - “Así, un consumidor podría ser inducido a pensar que (i) los productos identificados con los signos TORITO II, G&TORITO y G&I TORITO y aquellos identificados con la marca TORITO son los mismos; o (ii) que poseen un origen empresarial común respecto de los productos identificados con las marcas en conflicto; o que (iii) los productos identificados con los signos confrontados pertenecen a empresas vinculadas, lo cual no es cierto en ninguno de los casos”. d. Fundamentos de derecho contenidos en la Contestación a la demanda por parte de CROSLAND TÉCNICA S.A. Si bien de las copias remitidas a este Tribunal, no se desprende la contestación efectuada por la compañía CROSLAND TÉCNICA S.A., a fojas 66 del expediente, existe un resumen efectuado por el Ministerio Público, donde se señala que a fojas 112/117 del expediente, la empresa denunciante contestó en los siguientes términos: - “Que denunciaron a la infractora, pues es evidente que importaron llantas con la marca matriz con la intención de aprovecharse de la reputación del signo, como se sabe y es de conocimiento del consumidor medio de estos productos, la marca TORITO pertenece a la familia de marcas de la cual es titular Crosland.” - “Asimismo, existe riesgo de confusión – directa indirecta- y de esta manera la imposibilidad de coexistir ambos signos, pues el contenido que reciben las marcas en su uso, al ser empleadas respecto de productos determinados, en este caso, el mismo producto que comercializa la titular de la marca: LLANTAS; por tanto, es erróneo lo que indica la infractora, el consumidor medio aprecia el concepto al escuchar o leer la palabra TORITO, pues se confunde al evocar un concepto o idea que constituye el significado de la palabra que conforma la marca.” - “De lo expuesto, alega que del análisis del riesgo de confusión se ha realizado sobre la base de criterios señalados en la ley, no sobre base de elementos subjetivos de los miembros del Tribunal razones por las cuales la demanda debe ser desestimada.” e. Fundamentos de derecho contenidos en la Apelación MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C., en su escrito de Apelación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que CROSLAND TECNICA S.A. “(…) utiliza conjuntamente con la palabra TORITO la figura de un toro fuerte; que ilustra al público consumidor más que la misma palabra, y que es totalmente diferente a “G & Z TORITO”, y que de ninguna manera permite que exista ningún tipo de riesgo de confusión, por la total diferencia que se puede corroborar de las mismas marcas”. - “Si bien es cierto, la palabra “TORITO”, tiene semejanza con el fonema que utiliza mi representada, está sola circunstancia, no puede llevarnos a concluir que los signos que contienen cada una de ellas no podrían ser distinguidas por el público consumidor; porque la denunciante ilustra su marca con la figura de un toro fuerte; que dice más que las palabras, y que distinguen y hacen diferentes una marca de otra, y que en su conjunto pueden ser percibidas a la sola y simple vista de los compradores”. - “La palabra “TORITO”, no puede pertenecer a la esfera del patrimonio de la actora, por ser un sustantivo diminutivo de la palabra TORO, vocablo que sirve para señalar al animal de la familia de los bóvidos que pertenece al idioma oficial del Perú”. - “En el mercado pueden coexistir, diversas marcas que puedan presentar similitudes, circunstancia que no puede generar ningún tipo de riesgo de confusión en el consumidor, porque la marca “G & Z TORITO”, no resulta fonética ni gráficamente confundible con “TORITO”, diferencia que está marcada por la presencia de las letras “G & Z”, y por el logotipo que ilustra este fonema”. - “Las llantas que son materia del reclamo, por sus características, de dimensión, peso, composición de los elementos de fabricación, resulta que también son diferentes a los comercializados por la denunciante”. f. Contestación a la Apelación No existe en el expediente constancia de que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI haya contestado la Apelación o de que CROSLAND TECNICA S.A. PERÚ, como tercero beneficiario del acto, hubiese sido notificado con el Recurso de Apelación, ni existe constancia de su escrito de contestación.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicitan forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4, y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de febrero de 2014. 2. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136; literal d) del artículo 155 y, el artículo 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que el artículo 136 literal a) no será interpretado en este caso, pues no se está discutiendo dentro del presente proceso la registrabilidad de un signo. De oficio se interpretará el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser pertinente al presente caso. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 DE LOS DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA (…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

(…) Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera producto o servicio, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión. (…) DE LAS ACCIONES POR INFRACCION DE DERECHOS Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.”

3. INTERPRETACION DEL DERECHO COMUNITARIO El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de la acción por infracción de derechos marcarios. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial. - Confundibilidad marcaria en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial.

Reglas de comparación de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. - La familia de marcas. A. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO NO CONSENTIDO COMO BASE DE LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. LA ACCION POR INFRACCION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. En el presente caso, CROSLAND TÉCNICA S.A. PERÚ manifestó ser el titular de la marca TORITO y logotipo, para proteger productos de la clase internacional No. 12, por lo que goza del derecho de actuar en contra de cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento.

Entre las atribuciones que consagra la Ley, está la facultad del titular para ejercer la oponibilidad contra terceros por utilizar sin su permiso un signo idéntico o incluso semejante a la marca registrada. Sobre este punto, este Tribunal procede a citar el Proceso 145-IP-2011. Caso: “COMPETENCIA DESLEAL RELACIONADO CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón 90 eurow.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2053, de 22 de mayo de 2012, en donde se señala: “(…) Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario.

Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.

En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…).

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 299, del 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).

El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.

El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008).

El Juez Consultante, para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y él o los supuestamente infractores, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de conformidad con los parámetros que se establecerán en el siguiente acápite. B. LA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS.

Respecto a este tema, el Tribunal Andino de Justicia ya se ha pronunciado en anteriores ocasiones, para lo cual se cita el Proceso 145-IP-2011, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2053, de 22 de mayo de 2012 en el cual se determinó que: “La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 1.

Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (Párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado.

Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238). 2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP-2004.

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005. 3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares.

Las cuales tienen como objeto lo siguiente: 1. Impedir la comisión de la infracción. 2. Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. 3. Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. 4. Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. 5.

Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios. El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.

(Artículo 247). También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246). 4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.

Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 5.

Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 6.

Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1588, de 20 de febrero de 2008;). 7.

Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (Artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados.

Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.

(…)”. C. confundibilidad marcaria en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. REGLAS DE COMPARACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS. COMPARACION ENTRE SIGNOS MIXTOS. En el presente caso, CROSLAND TECNICA S.A. PERU con fundamento en el registro de la marca “TORITO” y logotipo a su favor para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, el 12 de diciembre de 2008, presentó una acción por infracción a sus derechos de propiedad industrial, alegando que la sociedad MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C. ha importado neumáticos identificados con los signos TORITO II, G& TORITO y TORITO y logotipo.

En base a lo anterior, la corte consultante deberá hacer un análisis de confundibilidad entre los signos en conflicto, es decir, el registrado como marca y los utilizados en el mercado, de conformidad con lo establecido a continuación: Tomando en cuenta que la doctrina ha reconocido varias clases de signos en atención a su estructura, entre ellos encontramos a los DENOMINATIVOS, GRÁFICOS o FIGURATIVOS y MIXTOS y que los signos en conflicto son considerados signos mixtos, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a la confrontación entre este tipo de signos. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 4 de julio de 2012, expedida en el proceso 39-IP-2012 en donde se señala: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas[1], logotipos[2], íconos, etc.” (Proceso de Interpretación Prejudicial 39-IP-2012 de 4 de julio de 2012) Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005)”.” En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados “TORITO” y logotipo y “TORITO”, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca y consecuentemente determinar si la sociedad MARIA ESTHER INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ha cometido una infracción del derecho marcario, de conformidad con lo establecido en el artículo155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

D. REGLAS PARA COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto: Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

"Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. "Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. "Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas".[3] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ´disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.[4] “El Tribunal ha manifestado que cuando se presenta confusión entre marcas, se induce como consecuencia al público consumidor a incurrir en error, poniendo en peligro su capacidad de elección que es la que le permite adquirir un determinado producto o servicio, y no otro.

Este Tribunal ha sostenido acerca de la confundibilidad: “En cuanto a la confusión, el Tribunal ha señalado que la acción de confundir en sentido estricto consiste en tomar una cosa por otra. La confusión se genera en distintos grados o matices, desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identificación total de las mismas.

De esta manera se ha sostenido que la marca que se proyecta registrar no puede ser confundida con la debidamente inscrita que goza de protección legal conferida por el registro y que otorga a su titular el derecho a utilizarla en forma exclusiva”. “Con el nombre de confusión se entiende, pues, la que va involucrada en un signo idéntico o similar a una marca ya registrada para los mismos productos o servicios, signo que por ello carece de fuerza distintiva e induce a confusión al consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes”. [5] Por otra parte, este Órgano Judicial ha enfatizado que la confusión puede presentarse respecto de tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y podría generarse por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales.

Resulta entonces necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[6] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.[7] El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad”.

Comparación entre signos mixtos. Existen varias clases de signos en atención a su estructura, los cuales han sido reconocidos por la doctrina como DENOMINATIVOS, GRÁFICOS o FIGURATIVOS y MIXTOS. En vista de que los signos en conflicto son “TORITO y logotipo” y “TORITO y logotipo” son signos mixtos, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a la confrontación entre este tipo de signos. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 4 de julio de 2012, expedida en el proceso 39-IP-2012 en donde se señala: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc.” Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados mixtos “TORITO y logotipo” y “TORITO y logotipo”, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

E. LA FAMILIA DE MARCAS Tomando en cuenta que la sociedad, CROSLAN TECNICA S.A., manifestó que su empresa es titular de una familia de marcas; en consecuencia, el Tribunal estima necesario referirse a este tema en particular. Ya se ha pronunciado jurisprudencia en este aspecto señalándose que: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común que, por lo general, figura al inicio de la denominación y que será el elemento dominante.

Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.”[8] El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan una derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.

El fenómeno de la familia de marcas se distingue de aquellos signos constituidos por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por esta razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que terceras personas, utilicen esa partícula en la conformación de otro signo, por el contrario en el caso referente a la familia de marcas, en donde su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otros, toda vez que aquel elemento distintivo es el que le brinda su fuerza identificadora para que sus clientes lo adquieran, por lo que si terceros lo usan, conllevaría a un riesgo de asociación respecto al origen del productor.

En relación con lo antes expuesto, el Juez consultante deberá determinar si hablamos de una familia de marcas o de una partícula de uso común y así definir la procedencia o no del riesgo de confusión entre el público consumidor. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar, en relación a cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

De conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá establecer cuál es el o los signos utilizados en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos marcarios. Posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta ponencia. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, artículos 238 a 257.

En el marco de dicha acción, el sujeto activo puede solicitar que la autoridad competente tome ciertas medidas para salvaguardar sus derechos de propiedad industrial; estas medidas incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. SEGUNDO.- En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos, compuestos de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes) y que la combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Es necesario que le juez consultante determine cuál es el elemento predominante en el signo para determinar si existe o no riesgo de confusión, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. TERCERO.- En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común que, por lo general, figura al inicio de la denominación y que será el elemento dominante.

Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan una derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.

CUARTO. - Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 07578-2010-0-1801-JR-CA-04, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA José Vicente Troya Jaramillo Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADO MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 264-IP-2013 ----------------------- [1] “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. [2] Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.

(…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001. [3] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 7-IP-97, sentencia de 07 de julio de 1998.

G.O. Nº 412, de 26 de febrero de 1999. Marca: “EBEL SPA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. [7] Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. [8] Proceso 97-IP-2002, publicado en la Gaceta Oficial No.912 del 25 de marzo de 2003, marca: ALPINETTE.