Año XXXI – Número 2373 Lima, 11 de agosto de 2014 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 43-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 30, 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 14, 16, 18 y 19 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 02838-2010-0-1801-JR-CA-07.

Actor: MERCK FROSST CANADA LTD. Y MERCK & CO. INC. Patente: “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA COMPUESTA POR ÁCIDO NICOTÍNICO U OTRA AGONISTA DEL RECEPTOR DP”. Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo Proceso 63-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: LAS DUNAS DE ICA (denominativa).

Expediente Interno: 11789-2009-0-1801JR-CA-02 Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez Proceso 264-IP-2013 Interpretación prejudicial solicitada de los artículos 155 inciso d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e Interpretación de oficio del artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Actor: MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C. Marca: “TORITO” y logotipo Expediente Interno N° 07578-2010-0-1801-JR-CA-04.

Proceso 036-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal h), 150, 224 y 228 de la Decisión 486.

Marca: SF SCUDERIA FERRARI y logotipo. Actor: sociedad FERRARI S.P.A. Proceso interno Nº. 9235-2013. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 11/08/2014 2 de 85 PROCESO 43-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 30, 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 14, 16, 18 y 19 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 02838-2010-0-1801-JRCA-07.

Actor: MERCK FROSST CANADA LTD. Y MERCK & CO. INC. Patente: “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA COMPUESTA POR ÁCIDO NICOTÍNICO U OTRA AGONISTA DEL RECEPTOR DP”. Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y ocho días del mes de junio del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver por mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.

VISTOS: La solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, remitida a este Tribunal mediante Oficio No. 2838-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de fecha 12 de mayo de 2014, y recibido por este Tribunal el mismo día, en el marco del proceso interno No. 02838-2010-0-1801-JR-CA-07.

El auto emitido por el Tribunal el 11 de junio de 2014, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: MERCK FROSST CANADA LTD. Y MERCK & CO. INC. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI. 1 Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta Nº 17-J-TJCA-2014.

GACETA OFICIAL III. 11/08/2014 3 de 85 DATOS RELEVANTES. A.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. Las sociedades MERCK & CO. INC. Y MERCK FROSST CANADA & CO. / MERCK FROSST CANADA & CIE, solicitaron el 6 de mayo de 2004 el otorgamiento de la patente de invención denominada: “PROCEDIMIENTOS Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA TRATAR ATEROSCLEROSIS, DISPLIDEMIAS Y AFECCIONES RELACIONADAS”.

Esta solicitud se presentó reivindicando prioridad por la solicitud extranjera No. 60/470.665 presentada el 15 de mayo de 2003 en los Estados Unidos de América. 2. Mediante proveído del 22 de junio de 2005, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI modificó el título de la solicitud por “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA COMPUESTA POR ÁCIDO NICOTÍNICO U OTRA AGONISTA DEL RECEPTOR DE ÁCIDO NICOTÍNICO Y UN ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DP”, en la idea de que la denominación de las invenciones guarde relación adecuada con el objeto que se quiere patentar. 3.

El 02 de febrero de 2006, las sociedades MERCK & CO. INC. Y MERCK FROSST CANADA & CO. / MERCK FROSST CANADA & CIE, adjuntaron nuevo pliego de reivindicaciones. 4. El 28 de febrero de 2006, las sociedades MERCK & CO. INC. Y MERCK FROSST CANADA & CO. / MERCK FROSST CANADA & CIE presentaron escrito indicando que el co-solicitante MERCK FROSST CANADA & CO. / MERCK FROSST CANADA & CIE, ha cedido sus derechos sobre la solicitud de patente de invención a favor de MERCK FROSST CANADA LTD. 5.

El 04 de abril de 2008, se emitió el Informe Técnico AB 23-2008, mediante el cual se señaló que: “i) Las reivindicaciones 5 a 10, 12, 13, 15 a 20, 22, 23 y 25 a 30 no cumplen con el requisito de claridad, concisión y soporte establecido en el artículo 30 de la Decisión 486; ii) Las reivindicaciones 1 a 4, referidas a un uso, no son susceptibles de ser protegidas de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 486; iii) Las reivindicaciones 11 y 14 no cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486; y iv) Las reivindicaciones 21 y 24 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486”. 6.

El 7 de agosto de 2008, las sociedades MERCK FROSST CANADA LTD. Y MERCK & CO. INC., dieron respuesta al Informe Técnico mencionado. Adjuntaron un nuevo pliego de reivindicaciones, dos (2) artículos como anexos 1 y 2 que versan “sobre el producto TREDAPTIVE de Merck (también conocido como CORDAPTIVE), y realizaron una serie de precisiones en torno al carácter novedoso e inventivo de la patente solicitada, acompañando los respectivos medios probatorios. 7.

El 12 de septiembre de 2008, se emitió el Informe Técnico AB 23-2008/A, mediante el cual se señaló que: “i) Las reivindicaciones 1 a 15 no cumplen con los requisitos de claridad y concisión del artículo 30 de la Decisión 486”. GACETA OFICIAL 11/08/2014 4 de 85 8. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 1262-2008/DIN-INDECOPI de 27 de octubre de 2008, denegó la patente de invención solicitada. 9.

Las sociedades MERCK FROSST CANADA LTD. Y MERCK & CO. INC., presentaron Recurso de Reconsideración contra el anterior acto administrativo, señalando que adjuntan nuevo pliego de reivindicaciones y documentos que prueban que la solicitud de patente de invención que se pretende ha sido concedida en Panamá, Singapur, Euroasia (incluye Belarus, Kazahstan y Rusia), China y Corea. 10.

Mediante proveído del 24 de noviembre de 2008 se admitió el recurso, pero se ordenó que no se evalúe el nuevo pliego de reivindicaciones. 11. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 46-2009/DIN-INDECOPI de 20 de enero de 2009, declaró infundado el recurso interpuesto. 12. Las sociedades MERCK FROSST CANADA LTD.

Y MERCK & CO. INC., presentaron Recurso de Apelación contra el anterior acto administrativo. La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI dispuso la realización de un Informe Técnico sobre los argumentos presentados en el referido Recurso. 13. El 11 de enero de 2010, se emitió el Informe Técnico PCG 89-2009, mediante el cual se señaló que: “i) Las reivindicaciones 1 a 15 no cumplen con los requisitos de claridad, concisión y sustento del artículo 30 de la Decisión 486”. 14.

El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 0252-2010/TPI-INDECOPI de 25 de enero de 2010, resolvió el Recurso de Apelación, confirmando el acto administrativo recurrido. 15. Las sociedades MERCK FROSST CANADA LTD. Y MERCK & CO. INC., presentaron demanda contencioso administrativa pretendiendo la nulidad del anterior acto administrativo, la Resolución No. 46-2009/DIN-INDECOPI, la Resolución No. 1262-2008/DIN-INDECOPI, y de todo lo actuado hasta el momento, argumentando que se conculcó el derecho de defensa con relación al Informe Técnico AB 23-2008.

Subsidiariamente, solicitaron: i) Que se conceda en todos sus extremos el recurso de reconsideración interpuesto en el cual se incorporó un nuevo pliego; ii) Que se les permita ejercer su derecho de defensa con relación al Informe Técnico PCG 889-2009. 16. El Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución No. 11 de 24 de abril de 2013, declaró infundada la demanda en todos sus extremos. 17.

Las sociedades MERCK FROSST CANADA LTD. Y MERCK & CO. INC., presentaron Recurso de Apelación contra la anterior sentencia. 18. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL B. 11/08/2014 5 de 85 FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 19. Manifiesta, que los Informes Técnicos AB 23-2008 y PCG 889-2009, no fueron notificados y, por lo tanto, se vulneró el derecho de defensa. En consecuencia, se transgredió el debido proceso. 20.

Sostiene, que dichos principios han sido protegidos por el Tribunal Constitucional, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, y la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima. 21. Indica, que la normativa andina permite que el solicitante pueda variar su solicitud de patente, hasta antes de que la autoridad nacional competente dicte resolución que agote la vía administrativa.

El INDECOPI conculcó dicha posibilidad al no considerar el nuevo pliego que se acompañó en el recurso de reconsideración; agrega que se desconoce así la supremacía de las normas comunitarias. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. El INDECOPI contestó la demanda con base en los siguientes argumentos: 22. Indica, que la demandada nunca alegó en la vía gubernativa que la falta de notificación del Informe Técnico AB-23-2008/A, haya vulnerado su derecho de defensa.

Por lo tanto, resulta atentatorio contra el principio de la congruencia que se pretenda alegar en sede judicial. 23. Manifiesta, que la notificación del Informe Técnico PCG 89-2009 resultaba innecesaria, ya que de la lectura de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, se desprende que el INDECOPI no tenía la obligación de notificarlo. 24.

Sostiene, que el segundo párrafo del artículo 45 establece que es potestativo de la Entidad notificar una segunda o sucesivas inconformidades, luego de que el solicitante absolviera la primera. 25. Agrega, que el artículo 46 establece la obligatoriedad de notificar el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos por una sola vez; y que es potestativo de la Entidad notificar las subsiguientes observaciones, estén o no sustentadas en opiniones de expertos sobre la materia. 26.

Indica, que si no fuera así el proceso de concesión nunca acabaría. Se presentaría un círculo interminable. 27. Arguye, que en el presente caso a la demandante se le notificó de un (1) Informe Técnico. De tal forma que la demandada tomó su decisión de primera y segunda instancia conforme a los Informes Técnicos AB-23-2008/A (segundo informe) y PCG 89-2009 (tercer informe), sin haberlos notificado al solicitante, pues ya no era obligatorio. 28.

Manifiesta, que el solicitante parece olvidar que la posibilidad de presentar nuevos pliegos reivindicatorios tan sólo está permitido en primera instancia administrativa. El recurso de reconsideración se ha establecido para que la autoridad cuente con nuevos elementos probatorios que le permitan reexaminar su decisión. Por lo tanto, el nuevo pliego presentado con el recurso de GACETA OFICIAL 11/08/2014 6 de 85 reconsideración constituye una nueva pretensión que de ninguna manera puede revisarse en segunda instancia. 29.

D. Arguye, que si en gracia de discusión se admiten las nulidades pretendidas, el resultado del proceso de solicitud de patente habría sido el mismo: “(…) denegada por falta de claridad”. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 30. El Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución No. 11 de 24 de abril de 2013, declaró infundada la demanda en todos sus extremos, argumentando que: 31.

De conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 era obligatorio notificar el primer Informe Técnico. La decisión de notificar o no por segunda y sucesivas veces los posteriores Informes Técnicos que se emitan, es potestativo de la administración, en tanto se encuadra dentro de la segunda parte del referido artículo 45. 32. El nuevo pliego reivindicatorio presentado por la demandante en calidad de nueva prueba del recurso de reconsideración, constituye en realidad una nueva solicitud de patente. 33.

La solicitud de patente fue denegada por la falta de claridad y concisión. E. RECURSO DE APELACIÓN. 34. Las sociedades MERCK FROSST CANADA LTD. y MERCK & CO. INC, en el escrito de Recurso de Apelación reiteraron los argumentos expuestos en la demanda, y agregaron que la sentencia de primera instancia realiza una lectura equivocada de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, ya que: 35.

Dichas disposiciones (de menor rango), no pueden contravenir los preceptos que consagra la constitución (principio al debido proceso y principio del derecho de defensa). El INDECOPI no puede exonerarse de cumplir con lo dispuesto por la Constitución y debió notificar todos los Informes Técnicos. 36. Dichas disposiciones normativas regulan dos (2) supuestos diferentes: El artículo 45, se refiere al examen previo de patentabilidad; mientras que el artículo 46, alude a la facultad de solicitar a terceros expertos en la materia su opinión frente a la patentabilidad de la invención. Así las cosas, se evidencia que en el caso concreto, el INDECOPI solamente cumple con el supuesto contemplado en el artículo 46, y omite realizar el examen previo de patentabilidad. 37.

El INDECOPI está obligado a realizar observaciones a los Informes Técnicos, y no limitarse a transcribirlos. 38. Una lectura correcta de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 arroja el siguiente resultado: las observaciones como la opinión del experto deben notificarse al solicitante para salvaguardar el derecho de defensa. GACETA OFICIAL IV. 11/08/2014 7 de 85 COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 39.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. 40. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 30, 34, 45 y 46 de la Decisión 486.

Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “(…) 1. Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 30 de la Decisión respecto a los requisitos de claridad y concisión, como características esenciales que permiten referirse a la descripción del objeto cuya patente se solicita, para interpretar una reivindicación. 2. Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 34 de la Decisión en relación a la procedencia o improcedencia de la modificación de la solicitud de patente cuando al haber sido rechazado un primer pliego de reivindicaciones se subsana dichas observaciones al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente. 3.

Cómo debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten”. 41. Se realizará la interpretación solicitada. De oficio, el Tribunal interpretará los siguientes artículos 14, 16, 18, 19 de la misma normativa. 42.

A continuación, se inserta el texto de la norma a interpretar: DECISIÓN 486 (…) Artículo 14 “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. (…) Artículo 16 “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. GACETA OFICIAL 11/08/2014 Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”.

(…) Artículo 18 “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” Artículo 19 “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.

(…) Artículo 30 “Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior.

Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.” (…) Artículo 34 “El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”. (…) 8 de 85 GACETA OFICIAL 11/08/2014 9 de 85 Artículo 45 “Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. Artículo 46 “La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial".

(…)”. VI. CONSIDERACIONES: 43. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Preeminencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. B. Los requisitos de patentabilidad. C. Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión. D. La modificación de la solicitud de patente.

Su oportunidad. E. La notificación de los informes técnicos. A. PREEMINENCIA DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO ANDINO. 44. Las sociedades MERCK FROSST CANADA LTD. y MERCK & CO., refiriéndose a los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el recurso de apelación sostuvieron que dichas disposiciones, de menor rango, no pueden contravenir preceptos constitucionales. 45.

Por lo tanto, es necesario referirse a la preminencia del ordenamiento jurídico comunitario andino. Para esto, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el proceso 87-IP-2013: GACETA OFICIAL 11/08/2014 10 de 85 46. “El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de la “Preeminencia del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de la “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de la “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y la “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. 47.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, se ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco se ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de Derecho Internacional. 48.

Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este Honorable Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005;

Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999;

Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras. 49.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de Autonomía, el cual desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, ya que le añade a las características de coherencia y unidad, la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico. 50.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales”.

(Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de GACETA OFICIAL 11/08/2014 11 de 85 junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). 51. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la nacional podría regular temas que no se encuentren reglados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1828, de 30 de abril de 2010). 52.

Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.” 53. Lo anterior no quiere decir que el Derecho Comunitario Andino no tenga ninguna clase de límites; tampoco quiere decir que los órganos comunitarios no tengan fronteras de actuación, y que específicamente el Tribunal no tenga ningún freno en su actividad, ya que están circunscritos al respeto de los derechos humanos dentro del sistema universal e interamericano de protección. Con esto se genera un punto de encuentro y armonía con las cartas de protección de derechos humanos a nivel nacional, que si bien no prevalecen sobre el derecho comunitario que es preeminente2, sí cumplen los mismos estándares de protección que los mencionados esquemas interamericano y universal.3 2 3 Sobre la preeminencia del ordenamiento comunitario andino y su relación con el Bloque de Constitucionalidad, se puede ver: Perdomo Perdomo Leonor, El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino y el Bloque de Constitucionalidad.

Revista Tinta Jurídica III, Universidad Internacional SEK, mayo de 2014, Quito, Ecuador. Sobre la labor del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Defensa de los derechos humanos se puede ver: Vargas Mendoza, Marcelo, El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Defensa de los Derechos Humanos. Revista Tinta Jurídica III, Universidad Internacional SEK, mayo de 2014, Quito, Ecuador.

GACETA OFICIAL 11/08/2014 12 de 85 B. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. 54. El Informe Técnico AB 23-2008, argumentó la falta de novedad y el nivel inventivo de algunas de las reivindicaciones de la solicitud de patente. Las sociedades MERCK FROSST CANADA LTD. y MERCK & CO. INC., dieron respuesta a dicho informe, adjuntando un nuevo pliego de reivindicaciones y realizando una serie de precisiones en torno al carácter novedoso e inventivo de la patente solicitada. 55.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal considera pertinente referirse a los requisitos de patentabilidad. Para esto reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial expedida el 20 de julio de 2012, en el marco del proceso 46-IP-2012: 56. “Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 14 de la Decisión 486, y desarrollados por los artículos 15 a 19 de la misma normativa. 57.

Según lo dispuesto por el artículo14 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. De la novedad de la invención: 58. El artículo 16 de la Decisión 486 dice: “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial. 59. A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “(…) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.

(Proceso N° 21-IP-2000. Interpretación prejudicial de 21 de octubre de 2000., publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001). 60. Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. 61.

Este Tribunal, recogiendo criterios expuestos por la doctrina para delimitar el concepto de novedad, ha concluido: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: GACETA OFICIAL 11/08/2014 13 de 85 a) Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad.

( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero. ( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad.

( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”. 4 (Proceso N° 07-IP-2004. Interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057, de 21 de abril de 2004). 62.

Concretando aún más el concepto de novedad, el Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente. Si bien el análisis se realiza bajo el amparo de la Decisión 344, el concepto es aplicable en el marco de la Decisión 486: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.

La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963.

(Bercovitz, Alberto, ‘PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA’, en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321).” (Proceso 1-AI-1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 234, de 21 de abril de 1997). 63. El Tribunal ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), mediante los cuales “la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del 4 CABANELLAS, Guillermo.

“DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. GACETA OFICIAL 11/08/2014 14 de 85 estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla. En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: ‘(i) Reglas generales de interpretación;

(ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos; (vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita;

(xii) Posibilidad de puesta en práctica’. En cuanto al principio relativo a las ‘combinaciones en un documento anterior’, las Cámaras han precisado que ‘cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida’ (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001)”.

(Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERTBUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO)5. 64. Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.

(Proceso 12-IP-1998. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 428, de 16 de abril de 1999). 65. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir: “Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica.

El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. 5 Esto ha sido considerado en la Interpretación Prejudicial de 2 de diciembre de 2009, expedida en el proceso 85-IP-2009.

GACETA OFICIAL 11/08/2014 15 de 85 Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento.

Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta aunque no las mencione. Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica. Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.

El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo.

Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función pero no son lo mismo. Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de "manta" o "toalla" que no presentan características técnicas distintas. Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.

En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad”6. (…)”. 66. La corte consultante deberá determinar si las reivindicaciones 11 y 14 cumplen el requisito de novedad, y de ser posible, de conformidad con lo expresado en el 6 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. GACETA OFICIAL 11/08/2014 16 de 85 literal D de la presente providencia, analizar dicho requisito en relación con el nuevo pliego de reivindicaciones presentado, de conformidad con lo expresado en el presente escrito. 67.

Retomando la misma Interpretación Prejudicial 46-IP-2012, expedida el 20 de julio de 2012: “(…) Del nivel inventivo: 68. De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 69.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso N° 12-IP-98. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428, de 16 de abril de 1999). 70. Ahora bien, para los efectos del artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo. 71.

Lo obvio es “que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”7. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. 72. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la 7 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Vigésima Segunda Edición. Madrid – España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089. GACETA OFICIAL 11/08/2014 17 de 85 materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 73.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, establece ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir: “Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10.2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y GACETA OFICIAL 11/08/2014 - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; 18 de 85 GACETA OFICIAL 11/08/2014 19 de 85 - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

(…)”8.” 74. La corte consultante deberá determinar si las reivindicaciones 21 y 24 cumplen el requisito de nivel inventivo, y de ser posible, de conformidad con lo expresado en el literal D de la presente providencia, analizar dicho requisito en relación con el nuevo pliego de reivindicaciones presentado, de conformidad con lo expresado en el presente escrito. 75.

Ahora bien, como complemento al tema del nivel inventivo, resulta oportuno reiterar lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 2 de abril de 2004, magistrada ponente Leonor Perdomo Perdomo, expedida en el marco del proceso 238-IP-2013: 76. “El Tribunal considera importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado.

Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo:  El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo.  El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. 77. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina de registro marcario debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo.” 8 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. GACETA OFICIAL 11/08/2014 20 de 85 De la susceptibilidad de aplicación industrial. “Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten; por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica (…)”. (Interpretación Prejudicial 46-IP-2012, expedida el 20 de julio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2108, de 22 de octubre de 2012).

C. LAS REIVINDICACIONES Y EL ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD. EL REQUISITO DE CLARIDAD Y CONSICIÓN. 78. El juez consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 30 de la Decisión respecto a los requisitos de claridad y concisión, como características esenciales que permiten referirse a la descripción del objeto cuya patente se solicita, para interpretar una reivindicación? 79.

Para contestar lo anterior, reitera lo plasmado en la interpretación de 2 de abril de 2014, expedida en el marco del proceso 243-IP-2013, magistrada Ponente Leonor Perdomo Perdomo. 80. “Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como de parámetro interpretativo de aquellas.

Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el artículo 29 de la Decisión 486. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de mirar la solicitud de patente de manera integral y sistemática. 81.

Debemos entender las reivindicaciones como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente. 82. Para precisar lo dicho, se transcribirá lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 165-IP-2013: “(…) La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.

GACETA OFICIAL 11/08/2014 21 de 85 La doctrina sostiene al respecto que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.9 Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.10 Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su 9 10 ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”.

Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. GACETA OFICIAL 11/08/2014 22 de 85 definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo.

Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) b) La descripción”. El artículo 28 euisdem añade que “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”.

Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”11.

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.” 83. Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.

Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reinvindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad. 84.

Es conveniente transcribir lo que se establece en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina: “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51).

Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y 11 Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004.

P.

48. GACETA OFICIAL 11/08/2014 23 de 85 2. Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas.” 85. Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad.

Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto. El Manual Andino de Patentes expone esto de manera acertada: “El requisito de concisión del Art. 30 D 486 se aplica tanto a cada reivindicación individual como al conjunto de reivindicaciones.

La finalidad de este requisito es evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el exceso número y complejidad de éstas.” D. LAS MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE. SU OPORTUNIDAD. 86. La sociedad demandante argumentó que la normativa andina permite que el solicitante pueda variar su solicitud de patente, hasta antes de que la autoridad nacional competente dicte resolución que agote la vía administrativa.

Por su parte, el INDECOPI sostuvo que la posibilidad de presentar nuevos pliegos reivindicatorios sólo está permitido en primera instancia administrativa. 87. La corte consultante realizó la siguiente pregunta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: 88. ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 34 de la Decisión en relación a la procedencia o improcedencia de la modificación de la solicitud de patente cuando al haber sido rechazado un primer pliego de reivindicaciones se subsana dichas observaciones al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? 89.

Para resolver dicha cuestión, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 2 de abril de 2014, magistrada ponente Leonor Perdomo Perdomo, expedida en el marco del proceso 243-IP-2013: 90. “De conformidad con lo anterior, el Tribunal abordará el tema de la oportunidad para presentar una modificación a la solicitud de patente. 91.

Lo primero que advierte el Tribunal es que la normativa comunitaria no contiene ninguna regulación sobre la manera de recurrir en sede administrativa el acto que concede o deniega una patente de invención. En este sentido, el tipo de recursos, requisitos, posibilidad de presentar pruebas, entre otras cuestiones, deberán ser regulados, de conformidad con el principio de complemento indispensable, por la normativa nacional pertinente. 92.

El principio de complemento indispensable permite que normas internas regulen asuntos no previstos en la normativa comunitaria. Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, tal como se plasmó en el literal A) de la presente providencia. GACETA OFICIAL 11/08/2014 24 de 85 93.

Ahora bien, para contestar la pregunta del juez consultante, es pertinente reiterar lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, de la misma magistrada ponente y expedida en el proceso 127-Ip-2013: 94. “El párrafo primero del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que el peticionario puede solicitar la modificación de su solicitud de patente de invención. A renglón seguido establece un límite a dicha modificación: no puede implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

De lo anterior se desprende lo siguiente:  Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite.  Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado.  De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado.

Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486). 95. El Manual para el Examen de las Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial en los Países de la Comunidad Andina, nos muestra algunos eventos de aplicación del objeto de protección: “Cuando se trate de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales.

Por ejemplo, en caso de que las reivindicaciones iniciales R1 correspondan a un alquilo C1-C6 y en las modificaciones se define R1 como un alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales traten también de una alquilo, las modificaciones están ampliando la protección, en este caso esta modificación no puede ser aceptada. Es importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuándo la variación que se ha hecho es en la terminología ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplíe al pasar de términos específicos a muy generales.

Si al pasar de términos específicos a generales se cuenta con el adecuado sustento, eso será admisible. Ejemplo: Es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales siendo este último un término muy general pues no comprende sólo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección etc.” GACETA OFICIAL 11/08/2014 25 de 85 96.

Del análisis de la norma bajo estudio se genera el siguiente interrogante: ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? 97. Como la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, su regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros. 98.

Es el criterio reiterado en las interpretaciones prejudiciales dentro de los procesos 21-IP-2000 y 28-IP-2002. Resulta pertinente, en consecuencia, transcribir algunos de sus apartes: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.” (Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000, expedida en el marco del proceso 21-IP-2000)”.” 99.

El Tribunal aclara un último aspecto: para saber si una modificación en el pliego reivindicatorio consolida una ampliación del objeto de protección, es muy importante que se haga una interpretación de las reivindicaciones con miras a determinar su claridad, de conformidad con lo expresado el literal C) de la presente providencia. E. LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS. 100.

La demandante argumentó que los informes técnicos AB 23-2008 y PCG 8892009 no fueron notificados y, por lo tanto, se vulneró el derecho de defensa. El INDECOPI sostuvo que de la lectura de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, se desprende que la Entidad no tenía la obligación de notificarlos. 101. El juez consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo de analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 respeto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten? 102.

Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2013, expedida en el marco del proceso 169-Ip-2013: 103. “En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo GACETA OFICIAL 11/08/2014 26 de 85 estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”. 104.

El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último. 105.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la GACETA OFICIAL 11/08/2014 27 de 85 obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. 106. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes. 107.

El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. 108. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013).” 109. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.” EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

GACETA OFICIAL 11/08/2014 28 de 85 Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la normativa nacional podría regular temas que no se encuentren previstos por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación.

SEGUNDO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. El requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

La corte consultante deberá determinar si las reivindicaciones 11, 14, 21 y 24 cumplen el requisito de novedad, y de ser posible, de conformidad con lo expresado en el literal D de la presente providencia, analizar dicho requisito en relación con el nuevo pliego de reivindicaciones presentado, de conformidad con lo expresado en el presente escrito.

TERCERO: Lo primero que se advierte es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como de parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el artículo 29 de la Decisión 486.

Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de mirar la solicitud de patente de manera integral y sistemática. Debemos entender a las reivindicaciones, como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente. Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.

Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reinvindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de las éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad.

El requisito de concisión va de la mano con el de claridad. Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un GACETA OFICIAL 11/08/2014 29 de 85 lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto.

CUARTO: El párrafo primero del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que el peticionario puede solicitar la modificación de su solicitud de patente de invención. A renglón seguido establece un límite a dicha modificación: no puede implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

De lo anterior se desprende lo siguiente:  Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite.  Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado.  De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado.

Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486). Del análisis de la norma bajo estudio se genera el siguiente interrogante: ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? Como la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, su regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros.

El Tribunal aclara un último aspecto: para saber si una modificación en el pliego reivindicatorio consolida una ampliación del objeto de protección, es muy importante que se haga una interpretación de las reivindicaciones con miras a determinar su claridad, de conformidad con lo expresado el literal C) de la presente providencia.

QUINTO: El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia; sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante.

Lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente. GACETA OFICIAL 11/08/2014 30 de 85 El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 02838-2010-0-1801-JR-CA-07, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

GACETA OFICIAL 11/08/2014 31 de 85 Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 63-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: LAS DUNAS DE ICA (denominativa).

Expediente Interno: 11789-20090-1801-JR-CA-02 Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de julio del año dos mil catorce. VISTOS: El Oficio 11789-2009-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 13 de mayo de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 11789-2009-0-1801-JR-CA-02.

El Auto de 18 de junio de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. LAS PARTES: Demandante: Inversiones en Turismo S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero interesado: Agrhicol S.A.C. GACETA OFICIAL 11/08/2014 32 de 85 A. Determinación de los hechos relevantes: 1.

El 3 de abril de 2008, Agrhicol S.A.C. solicitó el registro de la marca de producto LAS DUNAS DE ICA para distinguir “bebidas alcohólicas, aperitivos, aguardientes de uva, licores digestivos, bebidas alcohólicas destiladas, vinos y bebidas espirituosas” de la Clase 33 de la Clasificación de Niza. 2. El 6 de junio de 2008, Inversiones en Turismo S.A. formuló oposición a la solicitud de registro del signo solicitado sobre la base de la marca de servicio HOTEL LAS DUNAS SUN RESORT ICA-PERÚ y logotipo (Certificado 36394) que distingue servicios de la Clase 43 de la Clasificación de Niza, con la cual considera que el signo solicitado resulta confundible. 3.

Mediante Resolución 735-2008/CSD-INDECOPI de 19 de noviembre de 2008, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada por Inversiones en Turismo S.A. y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado. 4. El 9 de diciembre de 2009, Agrhicol S.A.C. interpuso recurso de apelación argumentando la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos en cuestión, así como la inexistencia de conexión competitiva. 5.

Mediante Resolución 2242-2009/TPI-INDECOPI de 4 de septiembre de 2009, el Tribunal del Indecopi resolvió revocar la Resolución 735-2008/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, otorgar el registro del signo solicitado. 6. El 11 de diciembre de 2009, Inversiones en Turismo S.A. presentó demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 2242-2009/TPI-INDECOPI. 7.

Mediante sentencia de 10 de septiembre de 2012, el Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda, al considerar que los signos confrontados son similares al grado de causa riesgo de confusión. 8. El 25 de septiembre de 2012, el Indecopi presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. 9.

En segunda instancia, la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, procede a suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los siguientes términos: “¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos y servicios de distinta clase distinguidos por signos idénticos o semejantes, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486?”.

B. Fundamentos de la demanda: La demandante Inversiones en Turismo S.A. argumentó lo siguiente: 10. Es titular de la marca de servicio HOTEL LAS DUNAS SUN RESORT ICA-PERÚ y logotipo (Certificado 36394) que distingue servicios de la Clase 43 de la Clasificación de Niza, con la cual considera que el signo solicitado resulta confundible. 11.

El signo solicitado LAS DUNAS DE ICA reproduce íntegramente los elementos principales de su marca registrada. En efecto, el elemento que destaca en ambos GACETA OFICIAL 11/08/2014 33 de 85 signos está dispuesto por la frase LAS DUNAS lo que producirá riesgo de confusión indirecto en el consumidor. 12. Por ello, el usuario de los servicios de restaurant, atención de bebidas y hotelería que distingue la marca registrada, puede llegar a pensar que empresas dedicadas a ese giro de negocio pueden comercializar vinos u otras bebidas, como las que pretende distinguir el signo solicitado, más aun si tales productos pueden ser comercializados en el ejercicio de los servicios antes señalados: tal es el caso de la marca QUEIROLO, que identifica tanto bebida alcohólicas como un establecimiento que brinda servicios de bar.

Asimismo, la marca OCUCAJE es utilizada para brindar servicios de hotelería y para identificar productos como el vino y pisco. En ese sentido, existe conexión competitiva entre los productos y servicios antes señalados. La marca registrada ha identificado servicios de la Clase 43 de la Clasificación de Niza por más de 25 años y mediante el registro del signo solicitado existiría un aprovechamiento indebido de la reputación ganada.

C. Fundamentos de la contestación a la demanda: El Indecopi contestó la demanda señalando que: 13. Defiende la legalidad de la Resolución 2242-2009/TPI-INDECOPI de 4 de septiembre de 2009, mediante la cual se resolvió revocar la Resolución 735-2008/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, otorgar el registro del signo solicitado. 14. No existe conexión competitiva entre los productos y los servicios de las Clases 33 y 43 de la Clasificación de Niza. 15.

Los signos confrontados comparten el elemento relevante LAS DUNAS, por lo que son similares. Sin embargo, “a pesar de la identidad fonética de los signos, dadas las diferencias gráficas y la inexistencia de conexión competitiva, se determina que es posible su coexistencia pacífica en el mercado”. El tercero interesado Agrhicol S.A.C. señaló lo siguiente: 16.

Como prueba de la inexistencia de semejanza y confusión entre los signos, la marca registrada de la demandante ha coexistido con la marca del producto LAS DUNAS registrada bajo Certificado 46338 en la Clase 33 de la Clasificación de Niza. 17. Los productos que pretende distinguir el signo solicitado tienen distinta naturaleza y finalidad que los servicios que distingue la marca registrada, ya que en el caso de las bebidas alcohólicas tienen como finalidad acompañar un plato de comida o amenizar una reunión social, mientras que en el caso de los servicios de hotelería y alojamiento brinda complementariamente el servicio de restaurante y atención en comidas y bebidas.

Además, no es usual ni común que un hotel sea una empresa vitivinícola o una industria de licores. 18. Los productos y servicios antes señalados tienen diferentes canales de comercialización y distribución, ya que los servicios de hotelería y alojamiento constituyen servicios especializados ofrecidos a través de operadores turísticos. En cambio, las bebidas alcohólicas se comercializan en locales abiertos al público y son de venta masiva.

En este sentido, no existe conexión competitiva entre los productos y servicios antes referidos. Debe tenerse en cuenta que la demandante nunca tuvo interés en registrar para sí alguna marca en la Clase 33 de la Clasificación de Niza, ni se dedica al negocio vitivinícola. GACETA OFICIAL 11/08/2014 34 de 85 19. Desde el punto de vista gráfico, los signos presentan una distinta extensión. Lo que determina una impresión visual de conjunto diferente.

El signo solicitado se pronuncia con seis golpes de voz mientras que la marca registrada con ocho golpes de voz, por lo que los signos presentan una diferente pronunciación y entonación, no existiendo semejanza fonética entre ellos. El signo solicitado hace referencia a unas dunas en Ica y la marca registrada refiere a un hotel/resort ubicado en Ica, lo que determinó la inexistencia de semejanza conceptual.

D. Fundamentos de la sentencia de primera instancia: Mediante sentencia de 10 de septiembre de 2012 se declaró fundada la demanda, al considerar lo siguiente: 20. Los signos confrontados son similares al grado de causa riesgo de confusión, ya que existe conexión competitiva entre los productos y servicios a distinguir. Su coexistencia en el mercado inducirá a confusión al consumidor quien podría asociar el origen empresarial de los mismos.

E. Fundamentos del recurso de apelación: 21. El Indecopi presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial y reiteró los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda. Agregó que existe “una motivación inexistente o, en el mejor de los escenarios, absolutamente deficiente, lo cual importa una vulneración del principio de razón suficiente”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 22. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 23. Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

2. NORMAS DEL INTERPRETADAS ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER 24. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada. Adicionalmente, del análisis de los antecedentes remitidos, este Tribunal considera pertinente interpretar, de oficio, los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa. 25.

En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. GACETA OFICIAL 11/08/2014 35 de 85 La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA DISTINTIVIDAD. 26. En el presente caso, Agrhicol S.A.C. solicitó el registro de la marca de producto LAS DUNAS DE ICA en la Clase 33 de la Clasificación de Niza, por lo que resulta necesario referir al concepto de marca y a sus elementos constitutivos. 27. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado que: “La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, GACETA OFICIAL 11/08/2014 36 de 85 los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. Es fundamental que todo signo goce de la característica de la distintividad para que sea susceptible de registro como marca; ello lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. (…)”. 28. En consecuencia, en el presente caso la Corte Consultante debe analizar si el signo solicitado cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. GACETA OFICIAL 11/08/2014 37 de 85 B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA, E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. 29. En el presente caso, Agrhicol S.A.C. solicitó el registro de la marca de producto LAS DUNAS DE ICA (denominativa) en la Clase 33 de la Clasificación de Niza. Inversiones en Turismo S.A. formuló oposición sobre la base de la marca de servicio HOTEL LAS DUNAS SUN RESORT ICA-PERÚ y logotipo (Certificado 36394) que distingue servicios de la Clase 43 de la Clasificación de Niza, con la cual considera que el signo solicitado resulta confundible. 30.

Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. 31.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.1 32.

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 33.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 34.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud 1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 11/08/2014 38 de 85 de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión y/o de asociación. 35.

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. 36. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 2 37.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 38.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.3 39.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los 2 3 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 11/08/2014 39 de 85 productos y servicios;

(iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.4 40. También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). 41.

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008.

Marca denominativa: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). 42. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 43.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.5 Reglas para realizar el cotejo de marcas 44.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.6 4 5 6 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 11/08/2014 40 de 85 45. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”7.

(…)”. 46. Por lo tanto, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. 47. En el presente caso, se deben confrontar el signo solicitado LAS DUNAS DE ICA (denominativo) y la marca registrada HOTEL LAS DUNAS SUN RESORT ICA-PERÚ (mixta). 48.

Se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013: 7 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 11/08/2014 41 de 85 Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.8 Comparación entre signos denominativos y mixtos: 49. La Corte Consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. 50.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.9 51.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 52.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”. 8 9 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2008. Marca: ”PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. GACETA OFICIAL 11/08/2014 42 de 85 “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”10.

D. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. 53. En el presente caso, la demandante Inversiones en Turismo S.A. argumentó que “el usuario de los servicios de restaurant, atención de bebidas y hotelería que distingue la marca registrada, puede llegar a pensar que empresas dedicadas a ese giro de negocio pueden comercializar vinos u otras bebidas, como las que pretende distinguir el signo solicitado, más aun si tales productos pueden ser comercializados en el ejercicio de los servicios antes señalados”.

Por su parte, el Indecopi contestó la demanda señalando que “No existe conexión competitiva entre los productos y los servicios de las Clases 33 y 43 de la Clasificación de Niza”. 54. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: “ALDO” (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el 10 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss. GACETA OFICIAL 11/08/2014 principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.11 Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya 11 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos op. cit. pp. 242 - 246. 43 de 85 GACETA OFICIAL 11/08/2014 44 de 85 que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”12 55.

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, la Corte Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva”.

E. LA COEXISTENCIA DE MARCAS DE HECHO. 56. En el presente caso, el Indecopi afirmó que los signos confrontados han coexistido pacíficamente en el mercado sin causar riesgo de confusión en el público consumidor, siendo ello un indicio de no confundibilidad. 57. Se reitera lo expresado en Interpretación Prejudicial de 29 de septiembre de 2010, expedida en el marco del Proceso 97-IP-2010: “Cuando en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el “riesgo de confusión” en el público consumidor, ya que no se podrían distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE HECHO” consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 916 de 2 de abril de 2003)”. 12 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004.

Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). GACETA OFICIAL F. 11/08/2014 45 de 85 EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. 58. En el proceso interno se discutió sobre la aplicación de un precedente del Indecopi. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “(…) Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008.

Marca “LAN ECUADOR”, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable al presente caso: “El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro de marca, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. 59. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del Derecho de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países.

O bien, si el registro ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCHM, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553 de 15 de octubre de 2007). 60.

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 61. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el GACETA OFICIAL 11/08/2014 46 de 85 registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 62. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. 63.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

(…)”. Sobre la base de los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Primero: De conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica.

Esa aptitud se confirmará si el signo solicitado no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo supone la posibilidad de ser perceptible por cualesquiera de los sentidos. Segundo: Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

Tercero: La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos confrontados, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial. Cuarto: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios que distinguen las marcas.

Deberá tenerse en cuenta, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impedirá el registro de la marca que se solicite. GACETA OFICIAL 11/08/2014 47 de 85 Quinto: La coexistencia de hecho no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad.

Sexto: El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características:  Debe ser de oficio.  Debe ser integral.  Debe estar plasmada en una resolución debidamente motivada.  Debe ser autónomo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 264-IP-2013 Interpretación prejudicial solicitada de los artículos 155 inciso d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e Interpretación de oficio del artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Actor: MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C. Marca: “TORITO” y logotipo Expediente Interno N° 07578-2010-0-1801-JR-CA-04.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil catorce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. GACETA OFICIAL 11/08/2014 48 de 85 VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos, recibida el 19 de diciembre de 2013 se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de seis (6) de febrero de 2014. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes Demandante: MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C. Demandado TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Tercero: CROSLAND TECNICA S.A. PERU 1.2. Actos demandados MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C. demanda la nulidad de la Resolución No. 21582010/TPI-INDECOPI de 22 de septiembre de 2010, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 003417-2009/CSD-INDECOPI de 12 de diciembre de 2008, a través de la cual se declaró fundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por CROSLAND TECNICA S.A. y consecuentemente prohibió a la sociedad MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C el uso del signo DISEÑO TORITO II y/o G&TORITO y/o G&I TORITO, tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos, para distinguir llantas de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: - El 12 de diciembre de 2008, CROSLAND TECNICA S.A. PERU interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra la sociedad MARIA ESTHER INVERSIONES Sociedad Anónima Cerrada, manifestando ser titular la marca “TORITO y logotipo” que distingue productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial y que ha llegado a su conocimiento que la empresa demandada ha importado neumáticos (llantas) identificados con los signos TORITO II, G& TORITO y TORITO y logotipo. - El 23 de enero de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos admitió a trámite la acción interpuesta y dispuso que se practique una diligencia de inspección a fin de verificar los hechos denunciados.

GACETA OFICIAL 11/08/2014 49 de 85 - El 13 de febrero de 2009 se llevó a cabo la diligencia de inspección ordenada, sin embargo se constató que el domicilio inspeccionado corresponde a una vivienda. - El 3 de marzo de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, solicitó a CROSLAND TECNICA S.A. PERU que señale con claridad el domicilio exacto donde se deberá notificar de la acción e indicando si requiere realizar una nueva diligencia de inspección, para lo cual debía acreditar el nuevo pago de la tasa correspondiente. - El 9 de marzo de 2009, CROSLAND TECNICA S.A. domicilio. - El 15 de mayo de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dispuso que se practique nuevamente una inspección de oficio, a fin de verificar si las personas que domicilian en el referido local están relacionadas con la demandada y de ser el caso que se ejecuten las medidas cautelares ordenadas. - El 22 de junio de 2009, se llevó a cabo la diligencia de inspección y se pudo advertir que en el local inspeccionado funciona el establecimiento de las empresas MARIA ESTHER S.A.C. y ZAGLE S.A.C., quienes se dedican a la comercialización de herramientas para la construcción y llantas. - El 3 de agosto de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos declaró rebelde a la demandada, tras verificar que ésta no ha cumplido con absolver el traslado de la acción interpuesta por CROSLAND TECNICA S.A. - El 21 de agosto de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dejó constancia de la inasistencia de las partes a la audiencia de conciliación convocada el 3 de agosto de 2009. - El 24 de agosto de 2009, MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C. presentó un escrito negando los afirmaciones de la acción interpuesta y defendiendo la no confundibilidad de los signos G & Z TORITO frente a la marca registrada TORITO y logotipo. - El 7 de diciembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 003417-2009/CSD-INDECOPI por medio de la cual declaró fundada la acción por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por CROSLAND TECNICA S.A. en contra de la sociedad MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C. - El 21 de diciembre de 2009, MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C., dentro del término legal, interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución antes mencionada. - El 2 de marzo de 2010, CROSLAND TECNICA S.A., contestó el Recurso. - El 22 de septiembre de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución No. 2158-2010/TPIINDECOPI por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 003417-2009/CSD-INDECOPI de 12 de diciembre de 2008. - MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C. demanda la nulidad de las Resoluciones anteriores.

PERU señala el nuevo GACETA OFICIAL 11/08/2014 50 de 85 - El Cuarto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo el 4 de diciembre de 2012, declara infundada la demanda en el proceso seguido por MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C. contra INDECOPI y CROSLAND TECNICA S.A. - MARÍA ESTHER INVERSIONES S.A.C., apela la sentencia anterior ante el Juez del Cuarto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima y solicita que se eleve el expediente al Superior Jerárquico y plantea como pretensión principal la nulidad e insubsistencia de la Resolución No. 2158-2010/TPIINDECOPI, que confirmó la Resolución No. 3417-2009/CSD-INDECOPI. - El 28 de octubre de 2013, la Corte Superior de Justicia de Lima, Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado emitió la Resolución Nº 7 por medio de la cual suspendió el proceso y dispuso solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136, inciso d) del artículo 155, y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - El 19 de diciembre de 2013, el Secretario de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través del Oficio No. 75789-2010-0/8va SECACSJLI-PJ, solicita la interpretación prejudicial antes referida. b. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda presentada por MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C. - “Sostienen los demandados en las resoluciones cuestionadas que mi representada por el solo hecho del uso de la palabra “TORITO”, ha incurrido en la violación de la marca, a pesar de haber demostrado con toda claridad y precisión que la co demandada Crosland Técnica S.A. no comercializa llantas para carretillas de transporte de material de construcción (bugis) y que las características de la escritura utilizada para comercializar este producto no tiene similitud con la marca que usa la co demandada Crosland Técnica S.A. al haber antepuesto la demandante a dicha palabra, las letras “G & Z” y G&I, y II, no habiéndose con esta acción causado ningún perjuicio”. - “La co demandada Crosland Técnica S.A. (…) es una empresa importadora y comercializadora de vehículos menores de dos y tres ruedas, reiterando que mi representada solo se dedica a la importación y comercialización de llantas para uso de carretillas empleadas para el transporte de materiales de construcción, línea totalmente diferente a la que tiene la antes mencionada parte procesal”. - “La palabra “TORITO”, no puede pertenecer a la esfera del patrimonio de la empresa “Crosland Técnica S.A. porque esta palabra es un sustantivo diminutivo de la palabra TORO, vocablo que sirve para señalar al animal de la familia de los bóvidos, y que pertenece al idioma castellano, por lo tanto, es de uso obligatorio de todos los peruanos”. - “En el mercado coexisten diversas marcas, que pueden presentar similitudes, pero esta circunstancia no puede generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor”. - “El uso por parte de mi representada de la marca “G & Z TORITO”, no puede determinar la existencia de un comportamiento que atente contra el deber de la leal y honesta competencia y que, por tanto, sea contrario a la buena fe comercial, GACETA OFICIAL 11/08/2014 51 de 85 porque las llantas que son materia del reclamo, por sus características, referidas a la dimensión, peso, composición de los elementos de fabricación, mercado, precio, clientes hacen que sean totalmente diferentes de las comercializadas por la codemandada”. c. Fundamentos de derecho contenidos en la contestación a la demanda presentada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI - “El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos y servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé en relación con esos productos y servicios.

En el presente caso, la marca registrada “TORITO” distingue llantas (el género) de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, que son iguales a los productos identificados con el signo TORITO II, G&TORITO y G&I TORITO, que distingue llantas (específicamente para ser utilizadas en motocicletas)”. - “De manera adicional a la identidad existente entre los productos identificados con los signos confrontados, es evidente también la semejanza fonéticas (sic) entre los signos, lo cual no permite su coexistencia pacífica en el mercado, sin posibilidad de inducir a riesgo de confusión a los consumidores”. - “Luego de efectuar un análisis comparativo entre el elemento relevante de los signos utilizados por la demandante (TORITO II, G&TORITO y G&I TORITO ) y la marca TORITO, se aprecia que existen (sic) identidad en algunos de los productos que distingue la marca registrada y la utilizada por la demandante concluimos que existe identidad entre algunos de los productos que distinguen las marcas en conflicto, que ambos signos en conflicto son susceptibles de evocar el mismo concepto al estar compuestos por el término TORITO (diminutivo de Toro), en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, por lo que aun cuando (sic) el público logre percibir y recordar las diferencias gráficas, la presencia en los signos en conflicto del término TORITO determina que el (sic) sea posible que el público consumidor pueda creer que los productos que distingue el signo cuestionado constituyen una variación o una nueva presentación de la marca registrada, o que existen vinculaciones de carácter comercial entre las partes intervinientes”. - “Así, un consumidor podría ser inducido a pensar que (i) los productos identificados con los signos TORITO II, G&TORITO y G&I TORITO y aquellos identificados con la marca TORITO son los mismos; o (ii) que poseen un origen empresarial común respecto de los productos identificados con las marcas en conflicto; o que (iii) los productos identificados con los signos confrontados pertenecen a empresas vinculadas, lo cual no es cierto en ninguno de los casos”. d. Fundamentos de derecho contenidos en la Contestación a la demanda por parte de CROSLAND TÉCNICA S.A. Si bien de las copias remitidas a este Tribunal, no se desprende la contestación efectuada por la compañía CROSLAND TÉCNICA S.A., a fojas 66 del expediente, existe un resumen efectuado por el Ministerio Público, donde se señala que a fojas 112/117 del expediente, la empresa denunciante contestó en los siguientes términos: - “Que denunciaron a la infractora, pues es evidente que importaron llantas con la marca matriz con la intención de aprovecharse de la reputación del signo, como se sabe y es de conocimiento del consumidor medio de estos productos, la marca TORITO pertenece a la familia de marcas de la cual es titular Crosland.” GACETA OFICIAL 11/08/2014 52 de 85 - “Asimismo, existe riesgo de confusión – directa indirecta- y de esta manera la imposibilidad de coexistir ambos signos, pues el contenido que reciben las marcas en su uso, al ser empleadas respecto de productos determinados, en este caso, el mismo producto que comercializa la titular de la marca: LLANTAS; por tanto, es erróneo lo que indica la infractora, el consumidor medio aprecia el concepto al escuchar o leer la palabra TORITO, pues se confunde al evocar un concepto o idea que constituye el significado de la palabra que conforma la marca.” - “De lo expuesto, alega que del análisis del riesgo de confusión se ha realizado sobre la base de criterios señalados en la ley, no sobre base de elementos subjetivos de los miembros del Tribunal razones por las cuales la demanda debe ser desestimada.” e. Fundamentos de derecho contenidos en la Apelación MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C., en su escrito de Apelación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que CROSLAND TECNICA S.A. “(…) utiliza conjuntamente con la palabra TORITO la figura de un toro fuerte; que ilustra al público consumidor más que la misma palabra, y que es totalmente diferente a “G & Z TORITO”, y que de ninguna manera permite que exista ningún tipo de riesgo de confusión, por la total diferencia que se puede corroborar de las mismas marcas”. - “Si bien es cierto, la palabra “TORITO”, tiene semejanza con el fonema que utiliza mi representada, está sola circunstancia, no puede llevarnos a concluir que los signos que contienen cada una de ellas no podrían ser distinguidas por el público consumidor; porque la denunciante ilustra su marca con la figura de un toro fuerte; que dice más que las palabras, y que distinguen y hacen diferentes una marca de otra, y que en su conjunto pueden ser percibidas a la sola y simple vista de los compradores”. - “La palabra “TORITO”, no puede pertenecer a la esfera del patrimonio de la actora, por ser un sustantivo diminutivo de la palabra TORO, vocablo que sirve para señalar al animal de la familia de los bóvidos que pertenece al idioma oficial del Perú”. - “En el mercado pueden coexistir, diversas marcas que puedan presentar similitudes, circunstancia que no puede generar ningún tipo de riesgo de confusión en el consumidor, porque la marca “G & Z TORITO”, no resulta fonética ni gráficamente confundible con “TORITO”, diferencia que está marcada por la presencia de las letras “G & Z”, y por el logotipo que ilustra este fonema”. - “Las llantas que son materia del reclamo, por sus características, de dimensión, peso, composición de los elementos de fabricación, resulta que también son diferentes a los comercializados por la denunciante”. f. Contestación a la Apelación No existe en el expediente constancia de que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI haya contestado la Apelación o de que CROSLAND TECNICA S.A. PERÚ, como tercero beneficiario del acto, hubiese sido notificado con el Recurso de Apelación, ni existe constancia de su escrito de contestación. GACETA OFICIAL 11/08/2014 53 de 85 CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicitan forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4, y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de febrero de 2014.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS JURÍDICO COMUNITARIO A SER La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136; literal d) del artículo 155 y, el artículo 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que el artículo 136 literal a) no será interpretado en este caso, pues no se está discutiendo dentro del presente proceso la registrabilidad de un signo. De oficio se interpretará el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser pertinente al presente caso. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 DE LOS DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA (…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

(…) Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera producto o servicio, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

GACETA OFICIAL 11/08/2014 54 de 85 Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión. (…) DE LAS ACCIONES POR INFRACCION DE DERECHOS Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.”

3. INTERPRETACION DEL DERECHO COMUNITARIO El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de la acción por infracción de derechos marcarios. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial. - Confundibilidad marcaria en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial.

Reglas de comparación de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. - La familia de marcas. A. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO NO CONSENTIDO COMO BASE DE LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. LA ACCION POR INFRACCION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. En el presente caso, CROSLAND TÉCNICA S.A. PERÚ manifestó ser el titular de la marca TORITO y logotipo, para proteger productos de la clase internacional No. 12, por lo que goza del derecho de actuar en contra de cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento.

Entre las atribuciones que consagra la Ley, está la facultad del titular para ejercer la oponibilidad contra terceros por utilizar sin su permiso un signo idéntico o incluso semejante a la marca registrada. Sobre este punto, este Tribunal procede a citar el Proceso 145-IP-2011. Caso: “COMPETENCIA DESLEAL RELACIONADO CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón 90 eurow.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2053, de 22 de mayo de 2012, en donde se señala: “(…) Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. GACETA OFICIAL 11/08/2014 55 de 85 El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario.

Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.

En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…).

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 299, del 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).

El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se GACETA OFICIAL 11/08/2014 56 de 85 protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.

El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008).

El Juez Consultante, para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y él o los supuestamente infractores, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de conformidad con los parámetros que se establecerán en el siguiente acápite. B. LA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS.

Respecto a este tema, el Tribunal Andino de Justicia ya se ha pronunciado en anteriores ocasiones, para lo cual se cita el Proceso 145-IP-2011, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2053, de 22 de mayo de 2012 en el cual se determinó que: “La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 1. 2.

Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (Párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado.

Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238). Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la GACETA OFICIAL 11/08/2014 57 de 85 infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP-2004.

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005. 3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares.

Las cuales tienen como objeto lo siguiente: i. Impedir la comisión de la infracción. ii. Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. iii. Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. iv. Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. v. Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.

(Artículo 247). También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246). 4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.

Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 5.

Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

GACETA OFICIAL 11/08/2014 58 de 85 6. Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1588, de 20 de febrero de 2008;). 7.

Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (Artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. GACETA OFICIAL 11/08/2014 59 de 85 El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados.

Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.

(…)”. C. CONFUNDIBILIDAD MARCARIA EN LOS TEMAS DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. REGLAS DE COMPARACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS. COMPARACION ENTRE SIGNOS MIXTOS. En el presente caso, CROSLAND TECNICA S.A. PERU con fundamento en el registro de la marca “TORITO” y logotipo a su favor para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, el 12 de diciembre de 2008, presentó una acción por infracción a sus derechos de propiedad industrial, alegando que la sociedad MARIA ESTHER INVERSIONES S.A.C. ha importado neumáticos identificados con los signos TORITO II, G& TORITO y TORITO y logotipo.

En base a lo anterior, la corte consultante deberá hacer un análisis de confundibilidad entre los signos en conflicto, es decir, el registrado como marca y los utilizados en el mercado, de conformidad con lo establecido a continuación: Tomando en cuenta que la doctrina ha reconocido varias clases de signos en atención a su estructura, entre ellos encontramos a los DENOMINATIVOS, GRÁFICOS o FIGURATIVOS y MIXTOS y que los signos en conflicto son considerados signos mixtos, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a la confrontación entre este tipo de signos. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 4 de julio de 2012, expedida en el proceso 39-IP-2012 en donde se señala: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas1, logotipos2, 1 2 “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010.

Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001. GACETA OFICIAL 11/08/2014 60 de 85 íconos, etc.” (Proceso de Interpretación Prejudicial 39-IP-2012 de 4 de julio de 2012) Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005)”.” En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:     Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados “TORITO” y logotipo y “TORITO”, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si GACETA OFICIAL 11/08/2014 61 de 85 resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca y consecuentemente determinar si la sociedad MARIA ESTHER INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ha cometido una infracción del derecho marcario, de conformidad con lo establecido en el artículo155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

D. REGLAS PARA COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto: Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

"Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. "Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. "Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas".3 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el 3 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL 11/08/2014 62 de 85 análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ´disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.4 “El Tribunal ha manifestado que cuando se presenta confusión entre marcas, se induce como consecuencia al público consumidor a incurrir en error, poniendo en peligro su capacidad de elección que es la que le permite adquirir un determinado producto o servicio, y no otro.

Este Tribunal ha sostenido acerca de la confundibilidad: “En cuanto a la confusión, el Tribunal ha señalado que la acción de confundir en sentido estricto consiste en tomar una cosa por otra. La confusión se genera en distintos grados o matices, desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identificación total de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la marca que se proyecta registrar no puede ser confundida con la debidamente inscrita que goza de protección legal conferida por el registro y que otorga a su titular el derecho a utilizarla en forma exclusiva”.

“Con el nombre de confusión se entiende, pues, la que va involucrada en un signo idéntico o similar a una marca ya registrada para los mismos productos o servicios, signo que por ello carece de fuerza distintiva e induce a confusión al consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes”. 5 Por otra parte, este Órgano Judicial ha enfatizado que la confusión puede presentarse respecto de tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y podría generarse por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales.

Resulta entonces necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.6 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; 4 5 6 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 7-IP-97, sentencia de 07 de julio de 1998. G.O. Nº 412, de 26 de febrero de 1999. Marca: “EBEL SPA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. GACETA OFICIAL 11/08/2014 63 de 85 Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.7 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad”.

Comparación entre signos mixtos. Existen varias clases de signos en atención a su estructura, los cuales han sido reconocidos por la doctrina como DENOMINATIVOS, GRÁFICOS o FIGURATIVOS y MIXTOS. En vista de que los signos en conflicto son “TORITO y logotipo” y “TORITO y logotipo” son signos mixtos, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a la confrontación entre este tipo de signos. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 4 de julio de 2012, expedida en el proceso 39-IP-2012 en donde se señala: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc.” Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su 7 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

GACETA OFICIAL 11/08/2014 64 de 85 tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

(Proceso 55-IP2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005)”.” En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • • • • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados mixtos “TORITO y logotipo” y “TORITO y logotipo”, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

E. LA FAMILIA DE MARCAS Tomando en cuenta que la sociedad, CROSLAN TECNICA S.A., manifestó que su empresa es titular de una familia de marcas; en consecuencia, el Tribunal estima necesario referirse a este tema en particular. Ya se ha pronunciado jurisprudencia en este aspecto señalándose que: GACETA OFICIAL 11/08/2014 65 de 85 “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común que, por lo general, figura al inicio de la denominación y que será el elemento dominante.

Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.”8 El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan una derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.

El fenómeno de la familia de marcas se distingue de aquellos signos constituidos por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por esta razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que terceras personas, utilicen esa partícula en la conformación de otro signo, por el contrario en el caso referente a la familia de marcas, en donde su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otros, toda vez que aquel elemento distintivo es el que le brinda su fuerza identificadora para que sus clientes lo adquieran, por lo que si terceros lo usan, conllevaría a un riesgo de asociación respecto al origen del productor.

En relación con lo antes expuesto, el Juez consultante deberá determinar si hablamos de una familia de marcas o de una partícula de uso común y así definir la procedencia o no del riesgo de confusión entre el público consumidor. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar, en relación a cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

De conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá establecer cuál es el o los signos utilizados en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos marcarios. Posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta ponencia. 8 Proceso 97-IP-2002, publicado en la Gaceta Oficial No.912 del 25 de marzo de 2003, marca: ALPINETTE.

GACETA OFICIAL 11/08/2014 66 de 85 La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, artículos 238 a 257. En el marco de dicha acción, el sujeto activo puede solicitar que la autoridad competente tome ciertas medidas para salvaguardar sus derechos de propiedad industrial; estas medidas incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

SEGUNDO. - En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos, compuestos de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes) y que la combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Es necesario que le juez consultante determine cuál es el elemento predominante en el signo para determinar si existe o no riesgo de confusión, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. TERCERO.- En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común que, por lo general, figura al inicio de la denominación y que será el elemento dominante.

Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan una derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.

CUARTO. - Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 07578-2010-0-1801-JR-CA-04, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA GACETA OFICIAL 11/08/2014 José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO 67 de 85 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 036-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal h), 150, 224 y 228 de la Decisión 486.

Marca: SF SCUDERIA FERRARI y logotipo. Actor: sociedad FERRARI S.P.A. Proceso interno Nº. 9235-2013. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil catorce. VISTOS: El 25 de abril de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 9235-2013;

El auto de 29 de mayo de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: Sociedad FERRARI S.P.A. GACETA OFICIAL 11/08/2014 68 de 85 Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: Sociedad PRESCRIPTION DATA S.A.A., PRESDAT S.A.C. III. DATOS RELEVANTES. A. Hechos. 1. El 27 de julio de 2007, la sociedad FERRARI S.P.A. solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca del signo SF SCUDERÍA FERRARI y logotipo constituida por “la figura rectangular de fondo color rojo conteniendo la denominación ESCUDERIA FERRARI escrita en letras características en colores negro y blanco conteniendo un paralelogramo de líneas color negro y fondo color blanco conteniendo un paralelogramo de color rojo y borde color negro con la representación de un escudo de color amarillo conteniendo el diseño estilizado de un caballo rampante y las letras S F escritas en forma característica en color negro y dos líneas angulares en colores blanco y verde, al lado derecho se aprecia las letras S F escritas en forma característica en colores negro y blanco, todo dentro de dos líneas horizontales en colores blanco y negro (…)”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

A la mencionada solicitud no se presentaron oposiciones. 3. Por Resolución Nº. 599-2008/OSD-INDECOPI, de 11 de enero de 2008, la Oficina de Signos Distintivos negó el registro del signo solicitado por considerar que es confundible con la marca SF NET (mixta) registrada a favor de la sociedad PRESCRIPTION DATA S.A.A. para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

El 23 de enero de 2008, la sociedad FERRARI S.P.A interpuso recurso de apelación. 5. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 1720-2008/TPI-INDECOPI, de 15 de julio de 2008, confirmó la Resolución impugnada. 6. El 22 de octubre de 2008, la sociedad FERRARI S.P.A. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución Nº. 13, de 1 de julio de 2010, donde la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda contenciosa administrativa y, en consecuencia, nula la resolución impugnada. 7.

Contra dicha Providencia, el 24 de septiembre de 2010, el INDECOPI interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que por Resolución de 28 de agosto de 2012, confirmó la sentencia apelada. 8. El 16 de enero de 2014, el INDECOPI interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 16 de enero de 2014, dispuso la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

GACETA OFICIAL 11/08/2014 69 de 85 A. Fundamentos jurídicos de la demanda. La sociedad FERRARI S.P.A. interpone demanda en la que manifiesta que: 9. Se violó el artículo 134 de la Decisión 486. La Resolución impugnada se contradice en el sentido de que “no obstante de reconocer que los signos presentan diferencias en el plano fonético y gráfico, (…), fuerza una supuesta confundibilidad entre los mismos aduciendo un supuesto riesgo de confusión indirecta (sic)”. 10.

La Autoridad Administrativa, va en contra del criterio de la visión en conjunto y se contradice a sí misma, al apreciar los signos ya no de manera conjunta sino en función a sus elementos considerados de manera aislada, y lo más grave desconoce al público usuario y cambia el valor relevante que ya le había dado a los signos. 11. Se desconoció el aspecto figurativo relevante de la figura del caballo rampante y de la expresión SCUDERIA FERRARI.

Se dio mayor importancia a las letras SF. 12. Erróneamente la Autoridad Administrativa se basa en la confusión indirecta entre los signos. 13. La marca goza de prestigio y reputación a nivel mundial. 14. Considera las marcas “en función al elemento denominativo, y no considerando las marcas en forma integral y conjunta, lo que vicia de invalidez la Resolución materia de impugnación, pues el INDECOPI deniega el registro de la marca solicitada centrando su análisis sólo en las letras presentes sin valorar el conjunto marcario”. 15.

Entre los signos en conflicto no hay confusión por lo que pueden coexistir pacíficamente en el mercado. 16. La parte figurativa de su signo constituida por la figura de un caballo encabritado, ha adquirido notoriedad en el mercado pues es un distintivo que identifica a una de las más prestigiosas marcas de automóviles como es la marca FERRARI. 17.

En el procedimiento administrativo no se presentaron oposiciones. B. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. El INDECOPI, presenta contestación a la demanda manifestando que: 18. Sobre el argumento de la demandante de que los signos en conflicto no son confundibles, considera que dichos signos sí podrían causar confusión en el público consumidor ya que analizados en su conjunto son similares. 19.

En los signos confrontados se debe analizar tanto el elemento denominativo como el elemento gráfico. 20. Si bien entre los signos en conflicto existen diferencias gráficas y fonéticas, éstas no son suficientes para determinar el riesgo de confusión ya que en el caso presente se da una confusión indirecta. GACETA OFICIAL 11/08/2014 70 de 85 C. Fundamentos jurídicos de la contestación por parte del tercero interesado. 21.

No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte de la sociedad PRESDAT S.A.C. tercero interesado en el proceso. D. Fundamentos jurídicos de la Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia emite su pronunciamiento basándose en que: 22. Al analizar los signos en conflicto se debe tener una visión en conjunto de los mismos sin descomponerlos, de donde se concluirá que entre los signos en pugna no existe riesgo de confusión indirecto, respecto al origen empresarial de ambas marcas “básicamente porque la combinación de las letras SF no es la más relevante de la impresión en conjunto de cada uno de los signos”. 23.

Se debe tomar en cuenta que el signo cuyo registro se pretende forma parte de una familia de marcas de prestigio y notoriedad a nivel mundial. 24. Afirma que la inexistencia de oposición no determina que la autoridad administrativa realice un adecuado examen de registrabilidad. 25. Declara fundada la demanda y en consecuencia nula la Resolución impugnada.

E. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación. El INDECOPI, presenta recurso de apelación en los siguientes términos: 26. La sentencia de primera instancia, erróneamente concluyó que entre los signos en conflicto no existe riesgo de confusión indirecta. 27. Afirma que también se incurrió en error al considerar que el signo solicitado forma parte de una familia de marcas notoriamente conocida. 28.

Expone los mismos argumentos que en su contestación a la demanda. Agregando que la notoriedad debe ser probada por quien la alega. F. Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación. 29. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación. G. Fundamentos jurídicos de la Sentencia de Segunda Instancia. La Sentencia de Segunda Instancia se fundamenta en que: 30.

Entre los signos en conflicto no existe riesgo de confusión indirecta. 31. La marca FERRARI es notoria. H. Fundamentos jurídicos de la casación. El INDECOPI presenta recurso de casación argumentando: 32. No se ha dado una correcta interpretación al artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que la Sentencia objeto de impugnación consideró que “A pesar que los signos en GACETA OFICIAL 11/08/2014 71 de 85 conflicto busquen identificar algunos servicios similares y compartan un grupo de letras en común no existiría riesgo de confusión indirecta porque dicho grupo de letras no son fáciles de recordar, no tienen significado, porque los signos contienen elementos denominativos adicionales que los diferencian y porque en su apreciación como signos mixtos son diferentes”. 33.

Reafirma los criterios esgrimidos en la contestación a la demanda y en el recurso de apelación respecto a que entre los signos en conflicto se produce una confusión indirecta.

CONSIDERANDO: 34. Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 35.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); 36.

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo SF SCUDERIA FERRARI y logotipo fue el 27 de julio de 2007, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal h), 150, 224 y 228 de la misma Decisión por ser aplicables al caso concreto; y, 37.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) GACETA OFICIAL 11/08/2014 72 de 85 g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

(…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

GACETA OFICIAL 11/08/2014 73 de 85 d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

(…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro. 38. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. 39. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

Requisitos para el registro. 40. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que GACETA OFICIAL 11/08/2014 74 de 85 pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). 41. La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria. 42. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. 43.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. 44.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). 45. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. 46.

Al respecto el Tribunal ha manifestado: “Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”. (Proceso 90-IP- GACETA OFICIAL 11/08/2014 75 de 85 2010, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1907, de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa). 47. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo SF SCUDERIA FERRARI y logotipo, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos. 48. En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado SF SCUDERIA FERRARI y logotipo es confundible con la marca SF NET (mixta), el Tribunal considera oportuno referirse al tema. 49.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. 50.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 51. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 52.

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 53.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. GACETA OFICIAL 11/08/2014 76 de 85 (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 54.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 55.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 56.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 57. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 58. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 59.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 60. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). GACETA OFICIAL 11/08/2014 77 de 85 61. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 62.

La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 63. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 64. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario. 65. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 66. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

GACETA OFICIAL 11/08/2014 78 de 85 3. Clases de signos. Comparación entre signos mixtos. Prevalencia del elemento gráfico. 67. Se abordará el tema de los signos mixtos y su comparación, en vista de que el signo solicitado SF SCUDERIA FERRARI y logotipo es mixto y el signo sobre la base del cual se negó el registro es SF NET mixto. Signos mixtos. 68.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 69.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos mixtos. 70. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 71. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 72. Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. Se deberá tomar en cuenta que en el signo opositor la parte denominativa es compuesta. 73.

En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el GACETA OFICIAL 11/08/2014 79 de 85 denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, los cuales se describen a continuación: 74. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 75. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 76.

Finalmente, cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o que tengan conexión competitiva.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Prevalencia del elemento gráfico. 77. Uno de los puntos centrales discutidos en el proceso interno es precisamente la prevalencia del elemento gráfico del signo solicitado a registro. 78.

Para tal efecto, en el caso de autos, el Juez consultante deberá tomar en consideración los criterios descritos en párrafos arriba y de acuerdo a una visión integral del signo, referente al tamaño de los elementos gráficos y denominativos, a la forma, a la combinación de colores, al formato de letras y de los gráficos, determinará si efectivamente el elemento preponderante en el signo es el gráfico. 4.

El signo notoriamente conocido solicitado para registro. 79. Se interpretará el tema en razón a que el demandante manifiesta que la parte gráfica del signo solicitado a registro es notoriamente conocido, por lo tanto, en este punto, el Tribunal entrará a determinar qué incidencia, en relación con el examen de registrabilidad, tiene el hecho de que la marca a registrar o al menos parte de ella sea notoriamente conocida.

GACETA OFICIAL 11/08/2014 80 de 85 80. Se considera que el signo notoriamente conocido no registrado debe ser objeto de protección, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 81.

Al respecto el Tribunal ha manifestado “Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar1, etc.”.

(Proceso 30-IP-2011, aprobado el 18 de mayo de 2011, marca: U.S. Polo ASSN SINCE 1890 (mixta)). 82. Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.” OTAMENDI, Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2001. Pág. 195. 83. En consecuencia, “si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio”.

(Proceso 140-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N°. 1591 de 25 de febrero de 2008, marca: CHILI’S MARGARITA BAR) 5. Familia de marcas. 84. La parte demandante manifiesta que el elemento figurativo de su signo constituye una familia de marcas. De igual manera, en la Resolución Administrativa impugnada se manifiesta que la “empresa solicitante manifestó ser titular de una familia de marcas que incluyen en su conformación la representación estilizada de un caballo rampante (…)”, por este motivo, el Tribunal interpretará el tema. 85.

El Tribunal ha definido a la familia de marcas como “(…) un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial”. (Proceso 80-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N°. 1387 de 23 de agosto de 2006, marca TOSTY JELLY (mixta). 86.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: 1 No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de marcas. GACETA OFICIAL 11/08/2014 81 de 85 “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso 97-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 912 de 25 de marzo de 2003). 87. Igualmente este Tribunal ha señalado que “El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”.

(Proceso 06-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1855 de 19 de julio de 2010, marca: TEXAS STATION denominativa). 88. En relación con lo anterior, el consultante deberá determinar si la figura del CABALLO RAMPANTE establece una familia de marcas o si se trata de un elemento de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor. 6.

Familia de marcas derivada de una marca notoriamente conocida solicitada a registro. 89. El presente tema está ligado con el anterior en el sentido que se manifiesta que la figura del CABALLO RAMPANTE, que constituye una familia de marcas es notoriamente conocida. 90. El Tribunal ha manifestado que merece especial importancia el hecho de que la familia de marcas o la marca derivada “(…) provenga de una marca notoriamente conocida, ya que el análisis de confundibilidad debe ser más riguroso, atendiendo a que la marca notoria tiene una protección especial de la que no gozan las otras marcas y, por lo tanto, se protege más allá de los principio de territorialidad y de especialidad, teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que pudo llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor.

Existen tres hipótesis que involucran las marcas derivadas de marcas notoriamente conocidas. La primera se da cuando la marca derivada de la marca notoria se solicita para registro; la segunda se presenta cuando la marca derivada de la notoria es la marca base de la oposición u observación; y la tercera es cuando tanto la marca solicitada como la oponente u observante son derivadas de marcas notorias”.

El criterio descrito es aplicable a la familia de marcas. 91. En relación con las dos primeras hipótesis, el Tribunal continúa diciendo que “el Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, deberán determinar en el asunto GACETA OFICIAL 11/08/2014 82 de 85 anteriormente mencionado, el grado de incidencia de la marca notoria en el signo que se pretende registrar o en el signo oponente u opositor, es decir, si la marca notoria es la que inyecta distintividad en el registro marcario y de qué manera y, por lo tanto, si el público consumidor identificará dicha marca con la marca que ha ganado notoriedad.

Lo anterior es de suma relevancia, ya que aunque la marca opositora pueda ser similar a la derivada de una marca notoria, el elemento notorio de esta última sea el elemento predominantemente distintivo dentro del conjunto marcario y, por lo tanto, el que hace que el público consumidor identifique el producto; y ya que aunque la marca solicitada sea similar a la marca derivada de una marca notoria únicamente en sus elementos accesorios, se debe tener en cuenta que el elemento notorio imprime distintividad al conjunto, pudiendo el público consumidor asociar los elementos accesorios directamente con la marca notoria y, así, la marca solicitada generar confusión en el público consumidor.

En relación con la tercera hipótesis, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán determinar en cada signo el grado de importancia, y participación de la marca notoria en el conjunto marcario, atendiendo, igualmente, a la naturaleza de los elementos accesorios, es decir, si son de fantasía, genéricos, descriptivos, de uso común, etc., para así determinar la viabilidad del registro y la protección como notoria de la marca derivada oponente”.

(Proceso 140-IP-2007, ya citado). 7. Examen de registrabilidad y debida motivación de las Resoluciones. Denegatoria de oficio. 92. El Tribunal se referirá al tema, en virtud a que no se presentaron oposiciones dentro del proceso interno. Sin embargo, el INDECOPI negó de oficio el registro del signo solicitado SF SCUDERIA FERRARI y logotipo por considerarlo confundible con el signo SF NET. 93.

El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones.

Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. 94. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 95.

La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa. 96.

Otra de las características del examen de registrabilidad es la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones. 97. Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro marcario, e GACETA OFICIAL 11/08/2014 83 de 85 instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. 98.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR). 99. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M). 100.

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 101. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro Marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 102. Asimismo, es pertinente agregar, lo manifestado por el Tribunal en sentido de que: “(…) este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad GACETA OFICIAL 11/08/2014 84 de 85 con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos”. (Proceso 138-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1591, de 25 de febrero de 2008, marca: FRUITELLA denominativa). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo SF SCUDERIA FERRARI y logotipo, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.

CUARTO: Sobre la base de los criterios descritos en la presente interpretación prejudicial, el Juez Consultante deberá realizar una visión integral del signo, referente al tamaño de los elementos gráficos y denominativos, a la forma, a la combinación de colores, al formato de letras y de los gráficos, determinará si efectivamente el elemento preponderante en el signo es el gráfico.

QUINTO: Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

SEXTO: El consultante deberá determinar si la figura del CABALLO RAMPANTE establece una familia de marcas o si se trata de un elemento de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

SÉPTIMO: La Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, ya que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente GACETA OFICIAL 11/08/2014 85 de 85 en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 9235-2013, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q. MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Av.

Paseo de la República 3895 – Fax (51-1) 221-3329 – Telf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 –Lima - Perú