PROCESO 031-IP-2014 — Comunidad Andina

[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 31-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), y 150 de la misma normativa, con fundamento en consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 9053- 2013.

Actor: ROX COMPANY GRODER KG. Marca mixta ROX ENERGY DRINK. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los once días del mes de julio del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú. VISTOS: El Oficio N° 078-2014-SCS-CS de fecha 25 de marzo de 2014, fue recibido por este Tribunal el 9 de abril de 2014, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 9053-2013.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 11 de junio de 2014.

I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. Las partes. Demandante: ROX COMPANY GRODER KG. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. Litisconsorte Necesario: QUIKSILVER INTERNATIONAL PTY LTD (54TH STREET HOLDING S.Á.RL. antes QS HOLDINGS S.A.R.L.). iii.

DATOS RELEVANTES a.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad ROX COMPANY GRODER KG, solicitó el 21 de julio de 2006, el registro como marca del signo mixto ROX ENERGY DRINK, para amparar los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas energizantes”. 2.

El 30 de enero de 2007 la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 001849-2007/OSD-INDECOPI, resolvió denegar de oficio el registro solicitado. Argumentó la existencia de confusión con la marca denominativa ROXY, cuyo titular es la sociedad QUIKSILVER INTERNATIONAL PTY LTD., registrada en el Perú bajo el certificado No. 106575 para amparar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

El 15 de febrero de 2007, la sociedad ROX COMPANY GRODER KG, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 4. El 21 de junio de 2007 la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1197-2007/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada, reiterando algunos de los argumentos de la Oficina de Signos Distintivos y adicionando que los signos en conflicto aluden a nombres femeninos derivados del nombre ROXANA. 5.

La sociedad ROX COMPANY GRODER KG, interpuso demanda de impugnación de resolución administrativa. 6. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Dieciséis de 19 de mayo de 2010, declaró fundada la demanda y ordenó a la entidad demandada el registro del signo solicitado. 7.

El 20 de agosto de 2010, el INDECOPI y la sociedad 54TH STREET HOLDING S.Á.RL. (antes QS HOLDINGS S.A.R.L.), presentaron respectivamente recursos de apelación contra la anterior sentencia. 8. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia AP No. 93-2012 de 21 de agosto de 2012, confirmó la sentencia impugnada. 9.

El 16 de abril de 2013, el INDECOPI presentó recurso de casación contra la anterior sentencia. 10. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 11. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí. El registro solicitado por el demandante corresponde a una marca mixta, mientras el signo que toma como referencia el INDECOPI alude a una marca denominativa. 12.

Argumenta, que no puede determinarse la existencia de riesgo de confusión entre dos (2) signos por el sólo hecho de que compartan una partícula en común: “ROX”. Por lo tanto, la autoridad debe ceñirse al análisis en conjunto de los signos, de donde claramente se desprende su distintividad. Esto también lo ha percibido la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI en reiterados pronunciamientos. 13.

Indica, que la pertinencia de dos (2) productos a una misma clase no prueba que sean semejantes. 14. Agrega, que los signos en conflicto coexisten pacíficamente en distintos países, como por ejemplo Australia y Chile. Así pues, debe tener acogida el aforismo jurídico que reza: “donde existe la misma razón existe el mismo derecho”. 15.

Sostiene, que el titular de la marca ROXY no se opuso al registro del signo solicitado en Perú, así como tampoco en Argentina, Brasil y Costa Rica. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Por parte del INDECOPI. 16. Indica, que una vez realizado el análisis en conjunto de los signos en conflicto, éstos son confundibles entre sí, desde el punto de vista gráfico y fonético.

Por lo tanto se configura el riesgo de confusión directo e indirecto. 17. Afirma, que carece de sustento el argumento de la coexistencia pacífica de los signos en conflicto en otros países, dado que las leyes nacionales de marcas y propiedad industrial tienen su ámbito territorial de aplicación, determinado por el principio de territorialidad.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta los diferentes tipos de mercados que presentan los países y la realidad del consumidor local. Por parte de la sociedad QS HOLDINGS SARL. 18. Indica, que los signos en conflicto son confundibles entre sí. Las marcas ROX ENERGY DRINK y ROXY, presentan semejanzas gráfica, fonética y conceptual. 19.

Manifiesta, que el derecho de marcas es territorial. Es la autoridad peruana “la cual aplicando leyes peruanas, decide si una marca es distintiva y si es confundible con otra, sin importar lo que pueda haber dicho la autoridad de Luxemburgo y menos aún la de Chile”. D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 20. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Dieciséis de 19 de mayo de 2010, declaró fundada la demanda y ordenó a la entidad demandada el registro del signo solicitado, argumentando que entre los signos en conflicto no se configura el riesgo de confusión. 21.

Si bien el titular de la marca ROXY no se opone al registro solicitado, en la contestación de la demanda se limita a realizar una descripción de las normas aplicables al caso, sin acreditar la configuración del riesgo de confusión. Adicionalmente, de los anexos que se adjuntan en el expediente administrativo se evidencian que los signos en conflicto coexisten pacíficamente en otros países, sin que se haya demostrado la existencia de un riesgo de confusión entre los consumidores.

E. RECURSO DE APELACIÓN Por parte del INDECOPI. 22. Además de reiterar en el escrito de recurso de apelación los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, indica que el grado de percepción medio de los consumidores es un criterio de comparación de signos sumamente importante para el cotejo marcario. Por parte de la sociedad QS HOLDINGS SARL. 23.

En el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. F. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. 24. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia AP No. 93-2012 de 21 de agosto de 2012, confirmó la sentencia impugnada, argumentando que el aspecto gráfico y denominativo de la marca mixta ROX ENERGY DRINK le dan la distintividad suficiente, y por ende pueden coexistir sin temor a confusión respecto de su origen empresarial (confusión indirecta).

G. RECURSO DE CASACIÓN 25. El INDECOPI en el escrito de recurso de casación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y el recurso de apelación. Adicionalmente agrega que el carácter arbitrario o de fantasía de la denominación ROXY, reviste de especial protección frente a signos que coincidan en su aspecto ortográfico y fonético; sostiene la irrelevancia de los elementos genéricos “ENERGY DRINK”, para denotar de distintividad a la marca en discusión; y finalmente manifiesta que la denominación ROXY constituye en su integridad la marca registrada, mientras que la denominación ROX, representa el elemento denominativo relevante en el signo solicitado.

IV. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS. 26. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “La presente se solicita a fin de esclarecer la correcta interpretación prejudicial y debida aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.” 27.

Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 134 literales a), b) y g) y 150 de la misma normativa. 28. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” (…). Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)” Artículo 150 “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” (…)”.

VI. Consideraciones. 29. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

El criterio del consumidor medio. C. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y signos denominativos. D. La coexistencia marcaria de hecho. E. Palabras de uso común y genéricas en la conformación de signos marcarios. F. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. G. Los signos de fantasía. Su grado de oposición. H. El análisis de registrabilidad que realiza la oficina de registro marcario.

A. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. 30. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar el registro del signo mixto ROX ENERGY DRINK. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. 31. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011, expedida en el marco del proceso 35-IP-2011 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011: “Requisitos para el registro de las marcas. 32.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. 33. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. 34.

De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. 35. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: • Diferencia los productos o servicios que se ofertan. • Es indicadora de la procedencia empresarial. • Indica la calidad del producto o servicio que identifica. • Concentra el goodwill del titular de la marca. • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. 36.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET"). 37.

Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).[1] 38. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. 39.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 40. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. 41.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”). 42. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: La distintividad. 43. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. La susceptibilidad de representación gráfica. 44. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 45. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 46.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 47.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 48. La corte consultante tendrá que analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.” B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. EL CRITERIO DEL CONSUMIDOR MEDIO. 49. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto ROX ENERGY DRINK es confundible con la marca denominativa ROXY. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 50.

Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. 51. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. 52.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.[2] 53.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP- 2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). 54. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. 55.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. 56. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: 57.

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. 58. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. 59. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. 60. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). 61. Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.” C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA Y DENOMINATIVOS. 62.

En el proceso interno se procedió a la comparación entre el signo mixto ROX ENERGY DRINK y el denominativo ROXY. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos. 63. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 15 de marzo de 2013, expedida en el marco del proceso 171-IP-2012: 64.

“Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 65.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas[3], logotipos[4], íconos, etc. 66.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. 67.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto’. (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005.

Marca: “GALLO (mixta)”). 68. El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 69. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” 70.

En atención a que en el caso bajo estudio uno los signos en conflicto se encuentran compuestos por dos o más palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. 71. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). 72. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 73.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP- 2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005). 74.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto ROX ENERGY DRINK y el denominativo ROXY. D. LA COEXISTENCIA MARCARIA DE HECHO. 75. La sociedad demandante argumentó que los signos en conflicto coexisten pacíficamente en distintos países, como por ejemplo Australia y Chile.

El INDECOPI sostuvo que carece de sustento el argumento de la coexistencia marcaria en otros países, dado que las leyes de propiedad intelectual tiene carácter territorial. En consecuencia, se hace necesario tratar el tema de la coexistencia marcaria de hecho. 76. Se reitera lo expresado en Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del proceso 97-IP-2011: 77.

“Cuando en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el “riesgo de confusión” en el público consumidor, ya que no se podrían distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA MARCARIA DE HECHO”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 916, de 2 de abril de 2003)”. E. PALABRAS DE USO COMÚN Y GENÉRICAS EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. 78. La sociedad demandante sostuvo que no existe riesgo de confusión simplemente porque los signos en conflicto compartan la partícula común ROX.

El INDECOPI en su recurso de casación argumentó que las palabras ENERGY y DRINK son genéricas. En este marco, es apropiado referirse a las palabras de uso común y genéricas en la conformación de marcas. 79. Se seguirán los parámetros establecidos por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 29-IP-2013: 80.

“Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 81. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; 82.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 83. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. (…) 84. El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;” 85.

El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto. 86. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 87. La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 88.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 89. Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.” 90.

La corte consultante debe determinar si las palabras ROX, ENERGY y DRINK son de uso común y/o genéricas en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las palabras de uso común y/o genéricas.

F. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. 91. En atención a que el signo solicitado contiene palabras en idioma inglés, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero utilizadas en la conformación de marcas. 92. Los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. 93.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario. 94.

Este Tribunal, con un criterio perfectamente aplicable a la Decisión 486, ha manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

(…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002). G. LOS SIGNOS DE FANTASÍA. SU GRADO DE OPOSICIÓN. 95. El INDECOPI sostuvo que la denominación ROXY es de fantasía. En consecuencia, se hace necesario abordar el tema de los signos de fantasía. 96.

Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del proceso 23- IP-2013: 97. “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. 98.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003). 99.

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.” 100. La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo ROXY, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

H. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZA LA OFICINA DE REGISTRO DE MARCAS. 101. El INDECOPI realizó un análisis de registrabilidad de oficio. La sociedad QS HOLDINGS SARL, argumentó que la autoridad nacional es la que decide el asunto sin importar lo que hubieran manifestado las oficinas de otros países. 1. Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas. 2.

Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013: 3. “El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. 4. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. 5.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). 6. En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[5] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180- IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). 7. Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 8. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. 9.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”[6]. 10.

No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.” EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

TERCERO: La corte consultante para resolver el conflicto de marcas existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto ROX ENERGY DRINK y el denominativo ROXY, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: Cuando en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el “riesgo de confusión” en el público consumidor, ya que no se podrían distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan.

QUINTO: La corte consultante debe determinar si las palabras ROX, ENERGY y DRINK son de uso común y/o genéricas en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las palabras de uso común y/o genéricas.

SEXTO: Los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario.

SÉPTIMO: La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo ROXY, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

OCTAVO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 9053-2013, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 31-IP-2014 ----------------------- [1] Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.

Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. [2] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve.

En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [3] “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.

OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33. [4] Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADÉMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001. [5] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167- IP-2005. [6] Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.