PROCESO 071-IP-2014 — Comunidad Andina

[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 71-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 52, 238 y 240 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 17811-2013-5217. Actor: ELI LILLY COMPANY. Caso: INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PATENTE DE PROCEDIMIENTO. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cinco días del mes de agosto del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador.

VISTOS: El Oficio No. 1685-TDA-2S de fecha 12 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal el 20 de mayo de 2014, procedente del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador, por medio de la cual se remite solicitud de Interpretación Prejudicial con motivo del Proceso Interno No. 17811-2013-5217.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 11 de julio de 2014.

I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. Las partes. Demandante: ELI LILLY AND COMPANY Demandado: MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A. III. DATOS RELEVANTES. a.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. ELI LILLY AND COMPANY es titular de las siguientes Patentes de invención: 1) No. PI 97-1242, otorgada el 9 de diciembre de 1997, con vigencia hasta el 9 de noviembre de 2015, para amparar el PROCEDIMIENTO PARA PURIFICAR Y AISLAR 2’ DESOXI 2’, 2’ DIFLUORONUCLEOSIDOS, y 2) No. PI 97-1203, otorgada el 15 de septiembre de 1997, con vigencia hasta el 11 de diciembre del 2015, para proteger el PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR CLORHIDRATO DE 1-(2’- DESOXI – 2’, 2’ DIFLUORO-D-RIBOFURANOSIL) -4-AMINOPIRIMIDIN -2- ONA (CASE X-8961).

El producto obtenido directamente por las anteriores patentes es un medicamento cuyo principio activo es GEMCITABINA, que se vende bajo la marca GEMZAR®. 2. El 19 de junio de 2008, ELI LILLY AND COMPANY demandó a la sociedad MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A., en el marco de un proceso verbal sumario por daños y perjuicios, señalando que dicha compañía ha solicitado y obtenido el registro sanitario de los medicamentos PAMIGEN, mediante el cual se autoriza a su titular a la producción, importación, exportación y comercialización del medicamento en sus presentaciones de 1000 mg y 200mg, cuyo principio es GEMCITABINA. 3.

El 14 de julio de 2011 se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación. 4. El Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 5. Manifiesta, que los actos ejecutados por la sociedad MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A., constituyen una infracción a los derechos de propiedad intelectual. La parte actora en ningún momento ha autorizado al demandado y/o su fabricante para que explote la invención patentada. 6.

Sostiene, que solamente ELI LILLY AND COMPANY está legitimada para “fabricar, ofrecer en venta, vender o usar el producto patentado, o importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines, emplear el procedimiento patentado”. Por lo tanto, tiene el derecho de impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los anteriores actos. 7.

Agrega, que “si el objeto de la patente es un procedimiento, la protección conferida por la patente se extiende a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento”. 8. Arguye, que la carga de la prueba sobre la licitud del procedimiento utilizado para la fabricación del producto le corresponderá al demandado. Es decir, que mientras el demandado no pruebe lo contrario, se presume legalmente que éste ha usado cualquiera de los procedimientos patentados para fabricar la materia prima y/o el producto GEMCITABINA. 9.

Adiciona, que la infracción a cualquiera de las patentes de procedimiento otorgadas a favor de ELI LILLY AND COMPANY para la obtención de GEMCITABINA, hacen imprescindible que la demandada le demuestre procesalmente y a través de prueba suficiente que el procedimiento utilizado para fabricar GEMCITABINA es distinto de aquellos ya patentados.

En este caso concreto la prueba idónea es la inspección judicial. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Por parte de MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A. 10. Indica, que no existe infracción de derechos de propiedad intelectual y propone las siguientes excepciones: Primero, las patentes de procedimiento protegen únicamente los procedimientos explícitamente reivindicados; segundo, las patentes de procedimiento confieren unos derechos diferentes de aquellos que otorgan a sus titulares las patentes de producto; tercero, existen varias resoluciones en otros países (Colombia y Perú) que demuestran que no se infringe ninguna de las patentes de la demandante; cuarto, la actora no ha realizado una sola afirmación contundente que de indicios o demuestre que la demandada está usando “productos” bajo las patentes de procedimiento de ELI LILLY AND COMPANY; quinto, la actora presenta documentos conferidos por el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Inquieta Pérez”, que hace referencia a un listado de productos que contiene principio activo GEMCITABINA, TALADAFIL, RALOXIFENO y OLANZAPINA y en ningún momento determina los procedimientos para obtener estos principios activos; sexto, la inversión de la carga de la prueba no opera en este caso, ya que la presunción de identidad de los procedimientos está sujeta a condiciones (como la de novedad), que no se verifican en el asunto en concreto.

La GEMCITABINA es conocida desde 1984, cuando se patentó por primera vez en Estados Unidos y actualmente existen no menos de ocho (8) procedimientos públicamente conocidos para elaborarla. D. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN.

11. ELI LILLY AND COMPANY, en la audiencia de conciliación además de reiterar los argumentos expuestos en la demanda, adiciona que: Primero, no es necesario que se de efectivamente una infracción al derecho de propiedad intelectual, sino que exista actos que hagan inminente su infracción; segundo, el demandado confunde dos (2) instituciones procesales como son la inversión de la carga de la prueba y la presunción legal. iV.

Competencia del Tribunal. 12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. Normas a ser interpretadas. 13. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 52, 238, 239 y 240 de la Decisión 486. 14.

Se hará la interpretación solicitada, salvo la del artículo 239 que no es pertinente para resolver el caso bajo estudio. 15. Se interpretarán las normas solicitadas, restringiendo la interpretación del artículo 248 únicamente al párrafo segundo. 16. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: Decisión 486 (…) Artículo 52 “La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.” (…) Artículo 238 “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.

(…) Artículo 240 “En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si: a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.” (…)”. VI. consideraciones: 17. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Derechos que confiere la patente.

El derecho al uso exclusivo. La explotación no consentida. B. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial. C. Infracción sobre una patente de procedimiento. El objeto de la infracción. La carga de la prueba. Los medios de prueba y el principio de complemento indispensable. D. La independencia de la oficina de patentes al tomar sus decisiones.

A. DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE. EL DERECHO AL USO EXCLUSIVO. LA EXPLOTACIÓN NO CONSENTIDA. 18. La sociedad demandante argumentó que los actos ejecutados por la sociedad MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A., constituyen una infracción a sus derechos de propiedad intelectual. Esto por cuanto en ningún momento autorizó a la demandada y/o su fabricante para que explote la invención patentada. 19.

De conformidad con lo anterior, se abordará el tema de los derechos que confiere una patente, el derecho al uso exclusivo y la explotación no consentida. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el marco del proceso 152-Ip-2011: “El derecho al uso exclusivo nace una vez que la patente ha sido concedida por la respectiva oficina nacional competente.

Tiene un período de duración de 20 años contados a partir de la presentación de la respectiva solicitud (artículo 50 de la Decisión 486). Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez concedida la patente su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

De conformidad con lo anterior, el titular de la patente tiene dos tipos de facultades: • Positiva: es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o transferirla. • Negativa (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma.

El artículo 52 de la Decisión 486 determina esta facultad, diferenciando, para estos efectos, los actos en el marco de las patente de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento. Si la patente reivindica un producto, su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines.

Y si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado. De esto último se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines el producto obtenido por el procedimiento patentado, estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la patente y, en consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos de propiedad industrial.

En el literal D) de la presente interpretación ahondaremos en este tema. Sobre el ius prohibendi el Tribunal ha expresado lo siguiente: “El artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa, denominada “ius prohibendi” que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir la explotación de la invención objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento reivindicado y la consiguiente distribución y comercialización de los resultados obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente por el titular.

Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la explotación de la invención, otorgado por la concesión de la patente.”[1]” B. LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 20. Como quiera que el proceso interno se tramita en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal determinará las características de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, lo que incluye un análisis de las medidas cautelares y la indemnización por daños y perjuicios. 21.

Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el marco del proceso 152-IP-2011: “La acción de infracción de derechos. Sus características. Diferencias con la acción de competencia desleal. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 1.

Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado.

Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238). 2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP- 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005. 3.

Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente: • Impedir la comisión de la infracción. • Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. • Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. • Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. • Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. Esto quiere decir, que la autoridad competente puede decretar cualquier medida cautelar para salvaguardar los derechos de propiedad industrial.

Los artículos 247 y 249 establecen ciertos requisitos para el trámite de medidas cautelares: • Sujetos activos: La norma dice que se podrá solicitar por quien acredite legitimación para actuar, pero no dice quién tiene legitimación activa. Por coherencia y lógica, los legitimados para solicitarla son los mismos legitimados para iniciar el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial: el titular del derecho protegido. • La existencia de un derecho infringido.

Si no hay derecho infringido no habría nada que salvaguardar. • Presentación de pruebas que hagan presumir razonablemente la infracción o su inminencia. Todos los medios probatorios admitidos en la normativa interna se pueden usar para probar la infracción o la inminencia de infracción. Es muy importante tener en cuenta que para decretar la medida cautelar no se debe probar la infracción, ya que esto es algo que se prueba en el proceso de infracción. La autoridad competente para decretar las medidas cautelares debe determinar, de conformidad con las pruebas presentadas, si hay indicios que hagan pensar que sí puede haberse cometido la infracción. Las medidas cautelares, como efecto, no se decretan por haberlas solicitado el interesado, sino porque de los documentos y demás pruebas presentadas claramente se puede presumir o suponer que sí se cometió la infracción. • Garantía o caución. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.

La garantía o caución debe ser suficiente para resarcir los perjuicios que puedan ocasionarse con la ejecución de las medidas. • Objeto (artículo 249). Las medidas cautelares recaerán sobre los productos que resulten de la infracción, así como de los materiales o medios que sirvieron para cometerla. • Información de los productos sobre los que recaerá la medida cautelar.

El solicitante deberá determinar con toda exactitud los productos sobre los que recaerá la medida cautelar. Si la medida cautelar tiene que ver con productos específicos, el solicitante deberá determinarlos claramente para que puedan ser identificados. La autoridad nacional competente, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos (Último párrafo del artículo 246).

Con esta disposición la normativa comunitaria deja en libertad a los Países Miembros para que regulen sobre la procedencia de las medidas cautelares decretadas de oficio. De conformidad con las cuestiones planteadas en la solicitud de interpretación prejudicial, es muy importante tener en cuenta que las medidas cautelares pueden solicitarse antes de entablar la acción de infracción de derechos de propiedad industrial o conjuntamente con dicha acción, y pueden decretarse y ejecutarse sin intervención de la otra parte (artículo 248).

La norma comunitaria prevé esto para generar sorpresa en la medida y evitar que el infractor diluya su acción desapareciendo las pruebas. De todas maneras, de conformidad con los principios procesales de contradicción y del debido proceso, se debe permitir a la otra parte que recurra la medida y argumente su defensa. Del artículo 248 de la Decisión 486 se desprenden las siguientes hipótesis: • Que la medida cautelar se decrete y ejecute en el marco de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

Por el factor sorpresa de la medida cautelar se suele solicitar de manera previa, es decir, sin notificar a la otra parte. En este caso, la autoridad competente después de la ejecución deberá notificar inmediatamente a la parte afectada para que pueda recurrir la medida, de conformidad con las previsiones procesales del derecho interno. Cuando la norma andina establece que se debe notificar inmediatamente, debe entenderse que la notificación debe surtirse al día siguiente de ejecutada la medida, so pena de declarar sin efecto la medida y declarar su posterior levantamiento. • Que la medida cautelar se decrete y se ejecute antes de entablar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

Las medidas cautelares si bien tienen un fin preventivo y protector, no resuelven el fondo del asunto, es decir, la comisión o no de una infracción de derechos de propiedad industrial. Por esta razón siempre deben estar conexas o atadas a un proceso principal. Por tal motivo, siempre se debe iniciar la acción so pena de que la medida cautelar pierda su eficacia. La normativa comunitaria debe entenderse en este sentido.

Independientemente de que se hubiere notificado a la otra parte la ejecución de la medida cautelar, siempre debe ejercerse la acción de infracción de derechos de propiedad industrial. La pregunta obligada es: ¿en qué tiempo? El segundo inciso del artículo 248 establece un plazo en subsidio del que pudiera establecerse por la normativa interna.

Esto quiere decir que si la norma nacional no establece término para que la medida cautelar quede sin efecto al no iniciarse la acción, el plazo aplicable es de diez días siguientes contados a partir de la ejecución de la medida. Es muy importante tener en cuenta que siempre debe existir un plazo razonable para declarar la ineficacia de la medida y, en consecuencia, su levantamiento.

No puede darse el caso de una medida cautelar indefinida en el tiempo y que no se encuentre vinculada a un proceso principal donde se debata la infracción de derechos de propiedad industrial. No se puede dejar al infinito una situación sin una adecuada tutela judicial. Siempre hay que tener presente que la medida cautelar es preventiva y transitoria, es decir, se mantiene mientras se soluciona el fondo del asunto.

La norma comunitaria se debe entender en el sentido de que si la norma interna no fija un plazo diferente se aplica el anteriormente indicado. En relación con las cuestiones planteadas en la consulta prejudicial, el Tribunal estima necesario aclarar que lo mencionado son los requisitos para que opere y tenga eficacia la figura de las medidas cautelares, en el marco de la infracción de los derechos de propiedad industrial.

La norma comunitaria no habla de caducidad de las medidas cautelares y, por lo tanto, cuando el consultante se refiere a caducidad de las medidas cautelares el Tribunal lo entiende como la ineficacia de la medida, lo que trae como consecuencia el levantamiento de la misma. Además de los casos de ineficacia que anteriormente vimos, es conveniente aclarar que las medidas cautelares se mantendrán mientras el proceso de infracción continúe. El proceso puede acabar porque se resuelve el fondo del asunto, o por cualquier otra razón de índole procesal que se regule en la normativa procesal interna. 4.

Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 5.

Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 6.

Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1588, de 20 de febrero de 2008;

Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”). 7. Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez (artículo 244 de la Decisión 486).

De lo anterior, se desprende lo siguiente: • Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. • El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados.

Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.” C. INFRACCIÓN SOBRE UNA PATENTE DE PROCEDIMIENTO.

EL OBJETO DE LA INFRACCIÓN. LA CARGA DE LA PRUEBA. LOS MEDIOS DE PRUEBA Y EL PRINCIPO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. 22. La sociedad demandante argumentó que “si el objeto de la patente es un procedimiento, la protección conferida por la patente se extiende a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento”. Sostuvo, que la carga de la prueba sobre la licitud del procedimiento utilizado para la fabricación del producto le corresponderá al demandado. 23.

Por lo tanto, en este literal se hablará sobre la infracción de una patente de procedimiento, la manera de probarla y la carga de la prueba. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el marco del proceso 152-Ip-2011: “Si la patente es de procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado.

De esto se desprende que cualquier persona que realice las actividades mencionadas, que bien puede ser un comercializador, un distribuidor, un fabricante o un importador, puede ser demandado mediante una acción por infracción de derechos de propiedad industrial. En relación con lo anterior, se debe tener en cuenta las excepciones al derecho exclusivo que confiere la patente, las cuales se encuentran enumeradas en el artículo 53 de la Decisión 486; asimismo, se debe tener en cuenta la previsión consagrada en el artículo 54 de la misma Decisión (agotamiento del derecho), que consiste en lo siguiente: el titular de la patente no podrá impedir que un tercero realice actos de comercio sobre los productos protegidos, que en el caso de las patentes de procedimiento serían los obtenidos por el procedimiento patentado, si dicho producto se hubiese introducido ya en el comercio de cualquier país por el titular de la patente, o por un tercero autorizado o vinculado económicamente a dicho titular.

Como se puede observar, la normativa comunitaria acoge la figura del agotamiento internacional, ya que la primera introducción del producto patentado al comercio en cualquier país agota el derecho del titular para bloquear la distribución, comercialización o el uso por el consumidor final. Esta figura es de suma importancia para evitar el abuso del derecho de patente, y facilita el acceso a los productos patentados.

En el caso de productos especiales como los medicamentos es inmensamente beneficioso para la población en general. La prueba en el procedimiento de infracción de una patente de procedimiento. El artículo 240 establece ciertas reglas probatorias en procesos de infracción de patentes, cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto: 1.

Inversión de la carga de la prueba. En este tipo de procesos no es el demandante sino el demandando el que tiene que probar que el producto se ha obtenido mediante un procedimiento diferente al patentado. La norma prevé que el demandado se encuentra en mejor posición para probar que su producto no se obtuvo mediante el procedimiento patentado y, por lo tanto, se establece una presunción simplemente legal que a continuación se explicará. 2.

Presunción: la mencionada inversión de la carga de la prueba se encuentra en relación con una presunción simplemente legal (iuris tantum), consagrada en el artículo 240. Es simplemente legal porque admite prueba en contrario, y supone que cualquier producto idéntico al que se obtendría con el procedimiento patentado se ha logrado empleando dicho procedimiento, si se da alguna de las siguientes condiciones: • Que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

Quiere decir que el producto obtenido por el procedimiento patentado no esté dentro del estado de la técnica. Para delimitar el concepto de novedad se deben tener en cuenta las previsiones que hace el artículo 16 de la Decisión 486. • O, que ante la posibilidad material de que el producto idéntico haya sido obtenido mediante el procedimiento patentado, el titular de la patente, mediante esfuerzos razonables, es decir, mediante un análisis racional estándar, común o normal, no pueda establecer cuál ha sido el procedimiento que se usó para obtener el producto.

Para que se aplique esta condición puede tratarse de un producto nuevo o no. El Tribunal advierte que la norma comunitaria adoptó los presupuestos del artículo 34 del acuerdo ADPIC. En este artículo se otorga la facultad a los países signatarios para que establezcan cualquiera de las dos condiciones para la inversión de la carga de la prueba.

La normativa comunitaria, en este caso, escogió las dos condiciones, y esto quiere decir que en el esquema andino se puede cumplir una o la otra para que opere la presunción. El juez consultante debe tener en cuenta que la inversión de la carga de la prueba y la presunción simplemente legal se encuentran relacionadas. La presunción genera que la carga de la prueba la soporte el demandado, ya que él debe desvirtuar el supuesto probando que el procedimiento utilizado no es el patentado.

También es importante advertir que el artículo analizado no sólo se aplica al fabricante, sino a cualquiera que cometa una infracción de los derechos de la patente de procedimiento, tal y como se determinó anteriormente. En consecuencia, la norma también es aplicable al importador, comercializador, distribuidor, o a cualquiera susceptible de ser demandando por la infracción. Esta sería la interpretación acorde con todo el complejo normativo de protección de los derechos derivados de las patentes, sobre todo porque en la comercialización, distribución, importación, y demás actos, se concreta el daño al bien jurídico protegido por la norma.

En relación con el asunto probatorio comentado, el juez consultante también debe tener en cuenta la previsión que hace el artículo 240 en su último inciso: “en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandando o denunciado en cuando a la protección de sus secretos empresariales”. Esto quiere decir que el juez deberá aplicar las correspondientes reservas para proteger los secretos industriales del demandado.

También se advierte, que en el respectivo proceso el juez puede hacer uso de las norma internas que regulen la figura de la participación de terceros, litisconsortes necesarios, etc. La norma comunitaria andina no establece la forma o los medios de prueba para desvirtuar la presunción establecida. De conformidad con el principio de complemento indispensable, cualquiera de los medios de prueba que admite la normativa interna son procedentes para probar los supuestos estudiados.

El principio de complemento indispensable permite que normas internas regulen asuntos no regulados en la normativa comunitaria. Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: ‘Art. 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros’.” D. LA INDEPENDENCIA DE LAS OFICINAS DE PATENTES AL TOMAR SUS DECISIONES 24.

La sociedad demandada argumentó que existen varias resoluciones en otros países (Colombia y Perú) que demuestran que no se infringe ninguna de las patentes de la demandante. Por lo tanto, se tratará el tema de la independencia de la oficina de patentes al tomar sus decisiones. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 2 de abril de 2014, expedida en el marco del proceso 234-IP-2013: magistrada ponente Leonor Perdomo Perdomo: “El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro.

El Título II de la Decisión 486, denominado “De las Patentes de Invención”, regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad. Para abordar el asunto propuesto, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2012, expedida en el proceso 103-IP-2012: Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se tiene que negar igualmente en otro. Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Países Miembros deban otorgar axiomáticamente dicha patente.

Siempre, se debe adelantar el trámite correspondiente ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del debido análisis de patentabilidad. Si bien en muchos casos, se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente.

No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación, o que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que se está diciendo, es que la oficina de patentes tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. Si bien, existen figuras jurídicas como el derecho de prioridad, donde se establecen ciertas conexiones entre la labor de las oficinas de patentes, el examen de patentabilidad que realiza cada una de ellas es autónomo e independiente.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al referirse al derecho de prioridad, trató de una manera muy clara el tema estudiado. Manifestó lo siguiente: “El derecho de prioridad tampoco quiere decir que la concesión de la segunda solicitud de patente se encuentre supeditada o condicionada a que la primera solicitud sea concedida.

Lo anterior por el principio de la independencia en la concesión de patentes que rige nuestro sistema comunitario andino de concesión de patentes y, por el cual, es perfectamente posible que una solicitud de patente negada en un País Miembro o en un País sujeto a reciprocidad, sea concedida en otro país. Sobre este principio y su relación con el derecho de prioridad, aunque refiriéndose al Convenio de París, el Doctor Guillermo Cabanellas manifiesta acertadamente lo siguiente: El sentido del principio de independencia es que cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de ésta.

De esta forma, si se ha obtenido una patente en un País A, la misma no puede ser declarada nula, o caduca o finalizada por el hecho de que haya sido declarada nula o caduca o finalizada una patente similar en otro país, aun cuando éste sea el país en que se haya basado la prioridad que haya permitido obtener la patente en el país A. El país A deberá aplicar sus propias reglas generales para determinar si la patente en cuestión es nula o caduca o si se ha extinguido su plazo de vigencia”.[2] (Proceso 33-IP-2007.

Interpretación Prejudicial del 18 de abril de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1527, de 31 de julio de 2007)”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: De conformidad con el derecho exclusivo sobre la patente, su titular tiene dos tipos de facultades: ▪ Positiva: es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o transferirla. ▪ Negativa (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma.

El artículo 52 de la Decisión 486 determina esta facultad, diferenciando, para estos efectos, los actos en el marco de las patentes de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento. Si la patente reivindica un producto, su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines.

SEGUNDO: La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, artículos 238 a 257. En el marco de dicha acción, el sujeto activo puede solicitar que la autoridad competente tome ciertas medidas para salvaguardar sus derechos de propiedad industrial; estas medidas incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

Además de lo anterior, el denunciante puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares, que tienen como objeto, proteger los derechos de la propiedad industrial, mientras se da trámite a la acción. Van desde, el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción, de conformidad con las características plasmadas en la presente interpretación prejudicial.

Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización, de conformidad con lo establecido en la presente providencia.

TERCERO: El artículo 240 establece ciertas reglas probatorias en procesos de infracción de patentes, cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto: i. Inversión de la carga de la prueba. En este tipo de procesos no es el demandante sino el demandando el que tiene que probar que el producto se ha obtenido mediante un procedimiento diferente al patentado.

La norma prevé que el demandado se encuentra en mejor posición para probar que su producto no se obtuvo mediante el procedimiento patentado y, por lo tanto, se establece una presunción simplemente legal que a continuación se explicará. ii. Presunción: la mencionada inversión de la carga de la prueba se encuentra en relación con una presunción simplemente legal (iuris tantum), consagrada en el artículo 240.

Es simplemente legal porque admite prueba en contrario, y supone que cualquier producto idéntico al que se obtendría con el procedimiento patentado se ha logrado empleando dicho procedimiento, si se da alguna de las siguientes condiciones: ▪ Que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo. Quiere decir que el producto obtenido por el procedimiento patentado no esté dentro del estado de la técnica.

Para delimitar el concepto de novedad se deben tener en cuenta las previsiones que hace el artículo 16 de la Decisión 486. ▪ O, que ante la posibilidad material de que el producto idéntico haya sido obtenido mediante el procedimiento patentado, el titular de la patente, mediante esfuerzos razonables, es decir, mediante un análisis racional estándar, común o normal, no pueda establecer cuál ha sido el procedimiento que se usó para obtener el producto.

Para que se aplique esta condición puede tratarse de un producto nuevo o no. El juez consultante debe tener en cuenta que la inversión de la carga de la prueba y la presunción simplemente legal se encuentran relacionadas. La presunción genera que la carga de la prueba la soporte el demandado, ya que él debe desvirtuar el supuesto probando que el procedimiento utilizado no es el patentado.

CUARTO: El examen de patentabilidad que realizan las oficinas de patentes es autónomo e independiente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno No 17811-2013-5217, deberá adoptar la presente interpretación y dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la corte consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Patricio Peralvo Medoza SECRETARIO (e) PROCESO 71-IP-2014 ----------------------- [1] Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 2010, expedida en el marco del proceso 27-IP-2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1835 de 21 de mayo de 2010. [2] CABANELLAS, Guillermo.

“DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo I, Buenos Aires Argentina, Ed. Heliasta, 2004, pág. 207.