GACE 2392 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXXI – Número 2392 Lima, 15 de setiembre de 2014 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 61-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad y, de oficio, de los artículos 134 literal a), y 150 de la misma normativa, con fundamento en consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 06780-2010-0-1801-JR-CA11.

Actor: BANANA REPUBLIC (ITM) INC. Marca denominativa BANANA REPUBLIC. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo Proceso 64-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad y, de oficio, de los artículos 134 literal a), y 150 de la misma normativa, con fundamento en consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 050912010-0-1801-JR-CA-10.

Actor: SCHROEDER KG (GMBH & CO). Marca denominativa ISKA. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo Proceso 66-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 134, 136 literal a) y 137, correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, literales a), b), f) y g) del artículo 134, artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Consejo de Estado de Colombia. Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (SIC) Asunto: Marca: “ZONIA (mixta)”. Expediente Interno: 201200314. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo Proceso 71-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 52, 238 y 240 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 17811-2013-5217. Actor: ELI LILLY COMPANY. Caso: INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PATENTE DE PROCEDIMIENTO. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 15/09/2014 2 de 83 PROCESO 61-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad y, de oficio, de los artículos 134 literal a), y 150 de la misma normativa, con fundamento en consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 06780-2010-0-1801-JRCA-11.

Actor: BANANA REPUBLIC (ITM) INC. Marca denominativa BANANA REPUBLIC. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y dos días del mes de julio del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio N° 6780-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 13 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 06780-2010-0-1801-JR-CA11.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 18 de junio de 2014.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: BANANA REPUBLIC (ITM) INC. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. III.

DATOS RELEVANTES A.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: GACETA OFICIAL 15/09/2014 3 de 83 1. La sociedad BANANA REPUBLIC (ITM) INC., solicitó el 16 de julio de 2008, el registro como marca del signo denominativo BANANA REPUBLIC, para amparar los siguientes productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentríficos”. 2.

Una vez publicada la solicitud en el diario oficial El Peruano, no se presentaron oposiciones. 3. El 25 de agosto de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 14472-2009/DSD-INDECOPI, resolvió denegar de oficio el registro solicitado. Señaló, que se configuró el riesgo de confusión con las marcas denominativas BANANA BOAT y ROCK & REPUBLIC COSMETICS, registradas en el Perú, bajo los certificados Nos.16572 y 145953, para amparar productos de la Clase 3 de la nomenclatura oficial. 4.

El 16 de septiembre de 2009, la sociedad BANANA REPUBLIC (ITM) INC., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. El 21 de junio de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución No. 1413-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada que denegó el registro solicitado. 6.

La sociedad BANANA REPUBLIC (ITM) INC., interpuso demanda contenciosa administrativa contra la anterior Resolución. 7. El Quinto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho de 17 de mayo de 2013, declaró infundada la demanda. 8. El 06 de junio de 2013, la sociedad BANANA REPUBLIC (ITM) INC., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 9.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 10. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles en relación con los aspectos visual, ortográfico, conceptual y fonético. 11. Señala, que la sociedad ROCK HOLDINGS INC, titular de la marca ROCK & REPUBLIC COSMETICS, no formuló oposición al registro solicitado. 12.

Indica, que en reiteradas oportunidades el INDECOPI ha concedido el registro de marca a signos que sólo comparten en su estructura un elemento secundario. Por lo tanto, pueden coexistir perfectamente en el mercado. GACETA OFICIAL C. 15/09/2014 4 de 83 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Por parte del INDECOPI. 13. Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles en relación con los aspectos visual, ortográfico, conceptual y fonético.

En el caso particular se presenta riesgo de confusión indirecta. 14. Señala, que el examen comparativo de los signos denominativos debe realizarse de manera conjunta, determinando el elemento de mayor relevancia en signos compuestos. 15. Indica, que el elemento relevante es REPUBLIC, ya que la palabra banana es descriptiva en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 16.

Agrega, que si bien en la marca registrada ROCK & REPUBLIC COSMETICS, la denominación “COSMETICS”, se encuentra en inglés, resulta un expresión genérica al aludir de forma directa a uno de los productos que distingue dicha marca (cosméticos). 17. Manifiesta, que el signo ROCK & REPUBLIC es arbitrario y merece un mayor ámbito de protección. 18.

Afirma, que el hecho de que en anteriores oportunidades se haya conferido el registro marcario a signos semejantes, no constituye precedente obligatorio. El análisis de registrabilidad de una marca es una facultad discrecional de la autoridad nacional; por lo tanto, debe examinarse cada caso en concreto. D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 19.

El Quinto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho de 17 de mayo de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que los signos en conflicto son confundibles entre sí. E. RECURSO DE APELACIÓN Por parte de la sociedad BANANA REPUBLIC (ITM) INC. 20.

En el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS. JURÍDICO COMUNITARIO A SER 21. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 22. Se hará la interpretación solicitada.

De oficio se interpretarán los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa. 23. De igual manera se resolverá la consulta realizada: Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, GACETA OFICIAL 15/09/2014 5 de 83 distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. 24.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras”; (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…) Artículo 150 “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” (…)”.

VI. CONSIDERACIONES. 25. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: GACETA OFICIAL 15/09/2014 6 de 83 A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

C. Comparación entre signos denominativos compuestos. D. Análisis de confundibilidad de signos compuestos por palabras genéricas y descriptivas. E. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. F. Los signos de fantasía. Su grado de oposición. G. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro marcario. De oficio, autónomo, motivado e integral.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. 26. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar el registro del signo denominativo BANANA REPUBLIC. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. 27. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011, expedida en el marco del proceso 35-IP-2011 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011: “Requisitos para el registro de las marcas. 28.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. 29. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. 30. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. 31.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:  Diferencia los productos o servicios que se ofertan.  Es indicadora de la procedencia empresarial.  Indica la calidad del producto o servicio que identifica.  Concentra el goodwill del titular de la marca.  Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. 32.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: GACETA OFICIAL 15/09/2014 7 de 83 “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET"). 33. Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).1 34. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. 35.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 36. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. 37.

Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. GACETA OFICIAL 15/09/2014 8 de 83 asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”). 38. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: La distintividad. 39. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. La susceptibilidad de representación gráfica. 40. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 41. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 42.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 43.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 44. La corte consultante tendrá que analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 9 de 83 B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. 45. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo BANANA REPUBLIC es confundible con las marcas denominativas BANANA BOAT y ROCK & REPUBLIC COSMETICS.

Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 46. De conformidad con la consulta realizada: Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. 47.

Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. 48. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. 49. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.2 2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 15/09/2014 10 de 83 50. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). 51. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. 52.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. 53. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: 54.

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. 55. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. 56. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. 57. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:  La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 11 de 83  En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.  Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.  Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de GACETA OFICIAL 15/09/2014 12 de 83 Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). 58.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.” C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS. 59. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos BANANA REPUBLIC, por un lado, y BANANA BOAT y ROCK & REPUBLIC COSMETICS, por otro.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos compuestos. 60. Se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013, expedida en el marco del proceso 141-IP-2012: 61. “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 62.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:  Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” 63.

Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras. En atención, a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran formados por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. 64. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: GACETA OFICIAL 15/09/2014 13 de 83 “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). 65. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 66.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005). 67.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos BANANA REPUBLIC, por un lado, y BANANA BOAT y ROCK & REPUBLIC COSMETICS, por otro. D. ANÁLISIS DE CONFUNDIBILIDAD DE SIGNOS COMPUESTOS POR PALABRAS DESCRIPTIVAS Y GENÉRICAS. 68.

El INDECOPI argumentó que la palabra BANANA es descriptiva en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. También afirmó que la palabra COSMETICS es genérica. En este marco, es apropiado referirse al análisis de confundibilidad de signos compuestos por palabras descriptivas y genéricas. También se hará referencia a los signos genéricos en idioma extranjero. 69.

Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 51-Ip-2013: 70. “El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción GACETA OFICIAL 15/09/2014 14 de 83 u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”; 71.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. 72. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. 73. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 74.

Por otro lado, el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;” 75. El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto. 76.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 77.

La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 78.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 79. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras genéricas o descriptivas puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando. 80.

El Tribunal advierte que tanto los signos genéricos como los descriptivos deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos genéricos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o GACETA OFICIAL 15/09/2014 15 de 83 comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo o de genérico en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.3 Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 81.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 3 El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). GACETA OFICIAL 15/09/2014 16 de 83 82. Si bien las normas transcritas prohíben el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones genéricas o descriptivas, las palabras o partículas genéricas o descriptivas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 83.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las palabras genéricas o descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas o genéricas se deben excluir del cotejo marcario. 84. La corte consultante, por lo tanto, debe determinar si las palabras BANANA y COSMETICS son genéricas y/o descriptivas para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta la debilidad de la marca que la contiene.

E. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. 85. En atención a que el signo solicitado contiene palabras en idioma inglés, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero utilizadas en la conformación de marcas. 86. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 146-IP-2013: “Los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario”. 87.

Este Tribunal, con un criterio perfectamente aplicable a la Decisión 486, manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

(…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

(Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación ha GACETA OFICIAL 15/09/2014 17 de 83 prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002). 88. La corte consultante deberá determinar si el significado de las palabras BANANA REPUBLIC es de conocimiento de la mayoría del público consumidor, para posteriormente establecer si el signo es genérico y/o descriptivo para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo todo lo expresado en la presente providencia. F. LOS SIGNOS DE FANTASÍA. SU GRADO DE OPOSICIÓN. 89.

El INDECOPI sostuvo que el signo denominativo ROCK & REPUBLIC es arbitrario. En consecuencia, se hace necesario abordar el tema de los signos de fantasía. 90. El Tribunal considera necesario mostrar o evidenciar la línea jurisprudencial que ha trazado sobre el concepto de signo de fantasía. Lo primero que se advierte es que no se diferencia entre los signos de fantasía y los arbitrarios; tampoco los confunde sino que simplemente adopta un concepto amplio de fantasía. 91.

Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía. 92.

Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro del Tribunal, y expresa: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”4.

Lo anterior, se encuentra soportado en una línea cuya sentencia hito sería la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del proceso 72-IP-2003, conformadas, entre otras, por las expedidas en el marco de los procesos: 19-IP2011, 23-IP-2013, 158-IP-2013, 211-IP-2013 y 1-IP-2014. Si bien en algunas normativas locales se habla de marcas arbitrarias, el Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad5, no establecer criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las marcas de fantasía en general. 93.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del proceso 23-IP-2013: 94. “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. 4 5 Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s. Sobre esto se puede ver el literal d) del artículo 131 de la Ley de Propiedad Intelectual peruana: “d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado”.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 18 de 83 95. Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003). 96.

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.” 97. La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía de los signos BANANA BOAT y ROCK & REPUBLIC COSMETICS, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

G. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZA LA OFICINA DE REGISTRO DE MARCAS. 98. El INDECOPI realizó un análisis de registrabilidad de oficio. Además, afirmó que el hecho de que en anteriores oportunidades se haya conferido el registro de marcas a signos semejantes, no constituye precedente obligatorio. 99. Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas. 100.

Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013: 101. “El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. 102. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. 103.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si GACETA OFICIAL 15/09/2014 19 de 83 se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). 104. En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales6 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). 105. Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se 6 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 20 de 83 notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 106. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. 107.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”7. 108.

No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.” EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es 7 Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012. GACETA OFICIAL 15/09/2014 21 de 83 determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

TERCERO: La corte consultante para resolver el conflicto de marcas existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos BANANA REPUBLIC, por un lado, y BANANA BOAT y ROCK & REPUBLIC COSMETICS, por otro, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: La corte consultante deberá determinar si las palabras BANANA y COSMETICS son genéricas y/o descriptivas para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta la debilidad de la marca que la contiene.

QUINTO: La corte consultante deberá determinar si el significado de las palabras BANANA REPUBLIC es de conocimiento de la mayoría del público consumidor, para posteriormente establecer si el signo es genérico y/o descriptivo para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo todo lo expresado en la presente providencia.

SEXTO: La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía de los signos BANANA BOAT y ROCK & REPUBLIC COSMETICS, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 06780-2010-0-1801-JR-CA-11, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO GACETA OFICIAL 15/09/2014 22 de 83 Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 64-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad y, de oficio, de los artículos 134 literal a), y 150 de la misma normativa, con fundamento en consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 05091-2010-0-1801-JR-CA-10.

Actor: SCHROEDER KG (GMBH & CO). Marca denominativa ISKA. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cinco días del mes de agosto del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio N° 5091-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 13 de mayo de 2014, fue recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 05091-2010-0-1801-JR-CA-10.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: I. SCHROEDER KG (GMBH & CO). Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. GACETA OFICIAL III.

DATOS RELEVANTES. A.

HECHOS. 15/09/2014 23 de 83 Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad I. SCHROEDER KG (GMBH & CO), solicitó el 25 de febrero de 2009, el registro como marca del signo denominativo ISKA, para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “carne, charcutería, pescado, mariscos (no vivos), aves, caza; conservas de carne, pescado, mariscos (no vivos), aves, caza; frutas y hortalizas, carne pescado y mariscos (no vivos) en conserva (especialmente congelados), secos y cocidos; gelatina de carne, pescado, aves, caza, hortalizas y frutas”. 2.

Una vez publicada la solicitud no se presentaron oposiciones. 3. El 10 de noviembre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 18311-2009/DSD-INDECOPI, resolvió denegar de oficio el registro solicitado. Señaló, que se configura el riesgo de confusión en relación con los elementos gráfico y fonético de la marca mixta ISKAY, registrada en el Perú, bajo el certificado No. 147362 para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “carne, pescados, aves, extracto de carne, frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevo, leche, productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos”. 4.

El 02 de diciembre de 2009, la sociedad I. SCHROEDER KG (GMBH & CO), presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. El 21 de abril de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 0879-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada. 6. La sociedad I. SCHROEDER KG (GMBH & CO), interpuso demanda de impugnación de resolución administrativa contra la anterior Resolución. 7.

El Noveno Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve de 27 de marzo de 2013, declaró fundada la demanda. 8. El 15 de abril de 2013, el INDECOPI presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: GACETA OFICIAL 15/09/2014 24 de 83 10. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles en relación con los aspectos gráfico, fonético y conceptual. Por lo tanto, si bien algunos de los productos que distinguen los signos en conflicto son los mismos, las anteriores diferencias demuestran que no hay forma de inducir a error al consumidor. 11.

Argumenta, que el signo solicitado es de fantasía y no tiene significado alguno. Por otro lado, el signo registrado proviene de la lengua quechua y significa dos. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Por parte del INDECOPI. 12. Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles en relación con los aspectos gráfico, fonético y conceptual. Además, distinguen los mismos o vinculados productos. 13.

Agrega, que el signo solicitado reproduce íntegramente el contenido del signo registrado. 14. Señala, que la generalidad del público consumidor difícilmente conocerá el significado quechua del término ISKAY. De todas formas, aún en el caso de ser conocido, no desvirtúa la confusión fonética. 15. Señala, que el examen de confundibilidad que realiza la autoridad nacional reviste un margen de valoración discrecional.

Lo anterior fue confirmado por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, Lima, República del Perú. 16. Agrega, que el demandante no señaló cuál fue el vicio o error trascendente en que incurrió la autoridad nacional al emitir su resolución denegatoria del registro solicitado. D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 17. El Noveno Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve de 27 de marzo de 2013, declaró fundada la demanda, argumentando que no obstante existir similitud entre los productos que identifican los signos en conflicto, éstos no son confundibles entre sí. Teniendo en cuenta que el elemento que predomina dentro del examen comparativo es el denominativo, se puede advertir que presentan diferencias desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual.

Por lo tanto pueden coexistir pacíficamente en el mercado. E. RECURSO DE APELACIÓN. Por parte del INDECOPI. 18. En el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, agregando que el juez incurre en el mismo error del demandante, al no señalar el vicio o error en que incurrió la autoridad nacional al proferir la resolución denegatoria.

Se vulnera el derecho al debido proceso. Adicionalmente, señala que al estar frente a productos de consumo masivo, el riesgo de confusión se incrementa. Finalmente manifiesta que los signos en conflicto emplean denominaciones fantasía prácticamente idénticas desde el punto de vista fonético. GACETA OFICIAL IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO INTERPRETADAS. 15/09/2014 JURÍDICO COMUNITARIO A 25 de 83 SER 19.

La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “1. La forma de juzgar la semejanza entre un signo denominativo y una marca mixta que comparten el mismo término denominativo. 2. Cuál es el rol específico que debe jugar la conexión competitiva en ese análisis”. 20.

Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa. 21. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…)” Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)” Artículo 150 “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a GACETA OFICIAL 15/09/2014 26 de 83 realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” (…)”.

VI. CONSIDERACIONES. 22. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

El criterio del consumidor medio y los productos de consumo masivo. La confusión ideológica y su relación con signos compuestos por palabras en lenguas indígenas en el ámbito comunitario andino. C. Comparación entre signos denominativos y mixtos. D. Los signos de fantasía. E. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro marcario.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. 23. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar el registro del signo denominativo ISKA. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. 24. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011, expedida en el marco del proceso 35-IP-2011 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011: “Requisitos para el registro de las marcas. 25.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. 26. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. 27. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. 28.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:  Diferencia los productos o servicios que se ofertan.  Es indicadora de la procedencia empresarial. GACETA OFICIAL  Indica la calidad del producto o servicio que identifica.  Concentra el goodwill del titular de la marca.  Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. 15/09/2014 27 de 83 29.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET"). 30. Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).1 31. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. 32.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003.

Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. GACETA OFICIAL 15/09/2014 28 de 83 33. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. 34.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”). 35. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: La distintividad. 36. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. La susceptibilidad de representación gráfica. 37. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 38. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 39.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. GACETA OFICIAL 15/09/2014 29 de 83 41. La corte consultante tendrá que analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.” B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. EL CRITERIO DEL CONSUMIDOR MEDIO Y LOS PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO. LA CONFUSIÓN IDEOLÓGICA Y SU RELACIÓN CON LOS SIGNOS COMPUESTOS POR PALABRAS EN LENGUAS INDÍGENAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO ANDINO. 42. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo ISKA es confundible con la marca mixta ISKAY.

La sociedad demandante sostuvo que mientras el signo solicitado es de fantasía, el registrado proviene de la lengua quechua y significa “dos”. Por su parte el INDECOPI argumentó que la generalidad del público consumidor difícilmente conocerá el significado quechua del término ISKAY. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos, haciendo especial énfasis en la confusión ideológica y su relación con lenguas indígenas en el ámbito comunitario andino. 43.

Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. 44. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. 45. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.2 2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó GACETA OFICIAL 15/09/2014 30 de 83 46. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Marca: “SHERATON”). 47. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. 48.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. 49. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: 50.

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. 51. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. 52. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 15/09/2014 31 de 83 Reglas para el cotejo entre signos distintivos. 53. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:  La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.  En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.  Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.  Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de GACETA OFICIAL 15/09/2014 32 de 83 Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). 54. Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.” Confusión ideológica y su relación con signos compuestos por palabras en lenguas indígenas en el ámbito comunitario andino. 55.

Como se señaló anteriormente, este tipo de confusión se presenta entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor. 56. El significado de las palabras que conforman el signo es un parámetro básico para determinar la confusión. En los países andinos, además del idioma castellano, gran parte de la población se comunica mediante lenguas indígenas.

La más común es el quechua, que se habla en mayor o menor 3 medida en todos los países de la Comunidad Andina, y ha sido reconocida 4 5 6 como idioma oficial en Bolivia, Ecuador y Perú. En Colombia aunque la constitución no la reconoce explícitamente como idioma oficial en los territorios 3 4 En Colombia la lengua Quechua no se reconoce explícitamente como lenguaje oficial, pero la constitución sí reconoce las lenguas y dialectos de los grupos étnicos.

El artículo 5 de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia prevé lo siguiente: Artículo 5. I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco.

(…)” Subrayado por fuera del texto. 5 El artículo 2 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé lo siguiente: “Art. 2.- La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por la ley, son los símbolos de la patria. El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural.

Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso.” Subrayado por fuera del texto. 6 El artículo 48 de la Constitución de la República del Perú, prevé lo siguiente: “Artículo 48°.- Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.” Subrayado por fuera del texto.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 33 de 83 donde se habla, sí es una lengua indígena utilizada en los departamentos de 7 Nariño, Cauca y Putumayo. 57. De conformidad con lo anterior, es imprescindible que la oficina de registro marcario tenga en cuenta lo mencionado al establecer la confundibilidad ideológica. Los idiomas oficiales son un piso adecuado para establecer dicho examen, y de ninguna manera se les puede dar tratamiento de idioma extranjero.

En este sentido, el significado de cualquier palabra en un idioma oficial debe ser tenida en cuenta al realizar el cotejo de marcas. 58. En el caso particular la corte consultante, teniendo en cuenta que uno de los signos en conflicto se encuentra compuesto por una palabra en lengua Quechua, y que en la mayoría de países andinos, entre los que se encuentra la República del Perú, dicha lengua es reconocida como idioma oficial, debe imprescindible y necesariamente tener en cuenta su significado para poder realizar un adecuado análisis de confundibilidad.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. 59. En el proceso interno se procedió a la comparación entre el signo denominativo ISKA y el mixto ISKAY. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos. 60. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 20 de noviembre de 2013, expedida en el marco del proceso 191IP-2013: 61.

“Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 62.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas8, logotipos9, íconos, etc. 63.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de 7 8 9 La Constitución de la República de Colombia en su artículo 10 prevé lo siguiente: “El castellano es el idioma oficial de Colombia.

Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.” “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.

OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADÉMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 34 de 83 conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. 64. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto’. (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005.

Marca: “GALLO (mixta)”). 65. La corte consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 66. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:  Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” 67.

En este orden de ideas, la corte consultante aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo ISKA y el mixto ISKAY. GACETA OFICIAL 15/09/2014 35 de 83 D. LOS SIGNOS DE FANTASÍA. 68. La demandante sostuvo que el signo solicitado es de fantasía. En consecuencia, se hace necesario abordar el tema de los signos de fantasía. 69.

Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del proceso 23-IP-2013: 70. “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. 71.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.” 73. La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo ISKA, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

E. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZA LA OFICINA DE REGISTRO DE MARCAS. 74. El INDECOPI realizó un análisis de registrabilidad de oficio. Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas. 75. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013: 76.

“El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. 77. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. 78.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: GACETA OFICIAL 15/09/2014 36 de 83 “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

MARCA: “MONARC-M”). 79. En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales10 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 4. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 5.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los 10 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL 15/09/2014 37 de 83 mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). 80. Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 81. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. 82.

PRIMERO: 11 Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012. GACETA OFICIAL SEGUNDO: 15/09/2014 38 de 83 Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

Es imprescindible que la oficina de registro de marcas tenga en cuenta al establecer la confundibilidad ideológica, que la lengua quechua se habla en mayor o menor medida en todos los Países Miembros de la Comunidad Andina, y que ha sido reconocida como idioma oficial en Bolivia, Ecuador y Perú. Los idiomas oficiales son un piso adecuado para establecer dicho examen, y de ninguna manera se les puede dar tratamiento de idioma extranjero.

En este sentido, el significado de cualquier palabra en un idioma oficial debe ser tenido en cuenta al realizar el cotejo marcario. En el caso particular la corte consultante, teniendo en cuenta que uno de los signos en conflicto se encuentra compuesto por una palabra en lengua Quechua, y que en la mayoría de países andinos, entre los que se encuentra la República del Perú, dicha lengua es reconocida como idioma oficial, debe imprescindible y necesariamente tener en cuenta su significado para poder realizar un adecuado análisis de confundibilidad.

TERCERO: La corte consultante para resolver el conflicto de marcas existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo denominativo ISKA y el mixto ISKAY, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo ISKA, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 05091-2010-0-1801-JR-CA-10, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 15/09/2014 39 de 83 Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) PROCESO 66-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 134, 136 literal a) y 137, correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, literales a), b), f) y g) del artículo 134, artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

VISTOS: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, a través de Oficio No. 1318 de 13 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de once (11) de junio de 2014. PARTES EN EL PROCESO INTERNO: Demandante: Demandado: HARINERA DEL VALLE S.A. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (SIC) Tercero interesado: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA. S.C.A. GACETA OFICIAL 15/09/2014 DATOS REVELANTES: A. LOS HECHOS Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

El 8 de marzo de 2008, la sociedad ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA S.C.A., solicitó el registro de la marca ZONIA (mixta) para distinguir productos encasillados en la clase internacional 30. 2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A presentó oposición a la solicitud de registro con fundamento en la similitud gráfica existente entre el signo solicitado y las marcas “LA MUÑECA (mixtas y figurativas), de las cuales es titular. 3.

Mediante Resolución 72805 de 24 de diciembre de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por HARINERA DEL VALLE S.A. y concedió el registro del signo ZONIA (mixto) clase 30, al considerarse que el signo no estaba incurso en causales de irregistrabilidad. 4.

Contra la resolución antes citada, HARINERA DEL VALLE S.A., profirió recurso de reposición y en subsidio de apelación. 5. Con Resolución 9539 de 23 de febrero de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición, revocando la Resolución impugnada y negando el registro del signo ZONIA (mixto). 6.

La compañía ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA. S.C.A., presentó recurso de apelación en contra de la resolución 9539, el cual fue a su vez resuelto mediante Resolución No. 0069907 de 30 de noviembre de 2011, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria, que revocó la Resolución 9539 de 23 de febrero de 2011 y confirmó la Resolución 72805 de 24 de diciembre de 2010, por la cual concedió el registro de la marca y rechazó la oposición.

7. HARINERA DEL VALLE S.A., presentó acción de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. 8. A través de providencia de 31 de marzo de 2014, el Consejo de Estado, formula la petición de Interpretación Prejudicial a este Tribunal. B. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 9.

Que el signo solicitado ZONIA (mixto), no cumple con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria para que sea admitido a registro, los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 40 de 83 GACETA OFICIAL 15/09/2014 10. El signo solicitado ZONIA (mixto), en su parte gráfica, constituye una imitación de los elementos gráficos de las marcas LA MUÑECA, previamente registradas por HARINERA DEL VALLE S.A. 11.

Por la evidente similitud entre los signos en conflicto, el signo solicitado es capaz de generar confusión e inducción a engaño al consumidor, por lo que concluye que la marca ZONIA, no es suficientemente distintiva para identificar productos de la clase 30. 12. Que si bien se tratan de marcas mixtas, la marca ZONIA, copia prácticamente todos los aspectos gráficos de las marcas previamente registradas. 13.

Que el registro de la marca ZONIA (mixta) y la posterior modificación de sus empaques, tienen la intención de perpetrar actos de competencia desleal, así como aprovecharse de la reputación del signo LA MUÑECA, previamente adquiridos. C. Contestación a la demanda De la revisión del expediente, no reposa contestación a la demanda efectuada por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

D. Tercero Interesado ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA. S.C.A., en calidad de Tercero Interesado, contestó a la demanda de nulidad en el siguiente sentido: 14. Que se desestimen las pretensiones de la actora por carecer de fundamento. 15. Los derechos del signo ZONIA recaen sobre un conjunto distintivo complejo, compuesto por diferentes elementos, por un elemento denominativo, predominante y arbitrario ZONIA, figuras y diseños diferentes, elementos gráficos y combinaciones de colores que le dotan de distintividad suficiente. 16.

Es titular de los registros marcarios de ZONIA, previamente registrados. 17. Tratándose de signos mixtos, el elemento predominante es el denominativo, por lo que comparados los signos LA MUÑECA y ZONIA, se aplica precisamente el criterio doctrinal, eliminándose toda posibilidad de riesgo de confusión directa e indirecta entre los signos cotejados. 18.

En el proceso reposa un peritaje efectuado por Luis Correa, donde se confirma que los elementos que presenta Harinera del Valle como elementos que causan riesgo de confusión respecto de los empaques de ZONIA y MUÑECA, son los códigos comúnmente usados en el mercado de pastas en particular. 19. El empaque que utilizan no lleva una figura de una muñeca, sino de una cocinera, y que en sí los diseños utilizados por las marcas en conflicto, son accesorios en el conjunto de las marcas cotejadas, ya que el elemento denominativo es el elemento fundamental distintivo de los conjuntos marcarios objeto del cotejo. 20.

Coexistencia pacífica desde el año 2008 entre los signos ZONIA y LA MUÑECA, sin que haya existido confusión o distorsión alguna en el mercado. 41 de 83 GACETA OFICIAL 15/09/2014 21. “La evolución de los logos corporativos es una práctica normal y necesaria en el mercado por parte de cualquier empresario que busca impactar al consumidor con nuevos productos, nuevos signos distintivos, nuevos empaques, cambios de diseño, de presentación de los productos, etc.

Siendo una práctica común, mal podría sostenerse que cualquier cambio en un logo corporativo constituya por sí mismo, un argumento de la existencia de supuestos actos de competencia desleal en el mercado. Tal como se verifica en la demanda de Harinera del Valle, su empaque también ha cambiado en el tiempo.” 22. Titularidad del derecho de autor de la obra artística COCINERITA, la cual hace parte integrante de la marca mixta registrada ZONIA.

CONSIDERANDO: 14. El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 15. Se considera que procede la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a), 137, correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “ZONIA (mixto)”, fue presentada el 8 de marzo de 2008, en vigencia de la Decisión 486 mencionada, no siendo aplicable la interpretación del artículo 172 del mencionado cuerpo legal, por no ser objeto del caso en análisis. 16.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, literales a), b) f) y g) del artículo 134, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 17. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(…) Artículo 134: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 42 de 83 GACETA OFICIAL 15/09/2014 (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores..” Artículo 136: No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Artículo 137: Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.. Artículo 258: Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259: Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

ASPECTOS A SER ANALIZADOS Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal Arbitral, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. B. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo marcario. C. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y figurativos. Elementos gráficos de uso común en la conformación de signos marcarios (figuras y colores). 43 de 83 GACETA OFICIAL 15/09/2014 44 de 83 D. Elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas (figuras y colores).

E. De la coexistencia marcaria. F. La solicitud de registro marcario para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Competencia desleal por confusión con una marca registrada y aprovechamiento de la reputación ajena. La figura del Trade Dress. G. La protección acumulada de los derechos de propiedad intelectual. El registro de un signo como marca previamente objeto de protección por derecho de autor.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. 18. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. 19. Por su parte, para el tratadista Jorge Otamendi: “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro (…).La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo.

Sin embargo nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios.”1 20. La marca es un signo que diferencia un producto o servicio respecto de los demás ofertados en el comercio, permite al consumidor elegir entre varios, motivo por el cual debe poder distinguirse para que no exista confusión al momento de su elección. 21.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las figurativas o gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, donde se protegen los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. 22.

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Requisitos para el registro de las marcas. 23. Para que un signo sea apto a ser admitido como marca necesariamente: i) Debe gozar de distintividad y; ii) Debe ser susceptible de representación gráfica. 24. Distintividad, es decir, que pueda diferenciar un producto o servicio respecto de otro, que por sí sola sea capaz de identificarse sin crear confusión con otros o con sus características o propiedades intrínsecas, requisito necesario ya que el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, enuncia como prohibición absoluta de registro como marca, aquellos signos que precisamente carezcan de distintividad. 25.

La representación gráfica, consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal 1 Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, Edit. Abeledo- Perrot, Buenos Aires, Cuarta Edición, 2002, pág. 7 GACETA OFICIAL 15/09/2014 manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, sonidos, etc. 26.

Este Tribunal dentro de la Interpretación Prejudicial 259-IP-2013 al respecto de este tema ha expresado que: “Dentro de los elementos constitutivos de una marca, el requisito de perceptibilidad, se encuentra implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486. Es claro que para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, esta es la única forma en que podrá ser aprehendida por los medios sensoriales de los consumidores y asimilada posteriormente por su inteligencia. La representación gráfica y la distintividad, por su parte, son requisitos expresamente establecidos en la norma comunitaria.

La susceptibilidad de representación gráfica está relacionada con las expresiones o descripciones, ya sea a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., que se utiliza para describir al signo y que sirven para que puedan ser apreciados en el mercado de otros productos o servicios existentes. Es claro que el signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, olores, etc. La distintividad por su parte, constituye la función primordial de una marca, radica en la capacidad de poder identificar productos o servicios en el mercado, respecto de terceros.

Es entonces distintivo un signo, cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.” 27.

El juez consultante debe proceder a analizar, si el signo ZONIA (mixto) cumple con los requisitos propios de una marca para poder ser admitido a registro, en particular si es suficientemente distintivo respecto de otros signos existentes en el mercado para productos de la clase internacional No. 30, y si es identificable respecto de otros.

B. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE MARCAS. 28. La actora en su acción de nulidad aduce que: “La marca mixta ZONIA, en su aspecto figurativo, es confundiblemente idéntica con las marcas LA MUÑECA de propiedad de HARINERA DEL VALLE S.A.” sumado a esto, que los dos productos 45 de 83 GACETA OFICIAL 15/09/2014 en conflicto en su uso real y efectivo en el mercado lo realiza para identificar “PASTAS ALIMENTICIAS”, por lo que es importante definir cuándo un signo es irregistrable por identidad o similitud. 29.

El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro de las prohibiciones para registrar un signo como marca define que: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” 30.

Para que el signo solicitado incurra en la causal antes enunciada, debe necesariamente: i) existir un signo anteriormente solicitado o registrado por un tercero, ii) deben tratarse de los mismos productos o servicios y iii) que exista el riesgo de causar confusión o asociación, es decir, el consumidor debe tomar un producto por otro, considerando que se trata del que usualmente adquiere, ya que no le es factible diferenciar uno por otro. 31.

La jurisprudencia de este Tribunal, tomando como pilar la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre marcas y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:  La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

Para Otamendi: “Es quizá la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y la cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes.”2  La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Respecto a este aspecto, el mismo tratadista Otamendi ya citado, ha dicho que: “Esta confusión se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar.

Esta pronunciación puede ser la correcta o deformada, lo que importa es cuál es la pronunciación que una parte considerable del público efectúa de la palabra en cuestión.”3  La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por 2 3 Otamendi Jorge, ídem, pág. 147.

Otamendi Jorge, ídem, pág. 150. 46 de 83 GACETA OFICIAL 15/09/2014 tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 32. El Juez consultante debe tener especial cuidado al efectuar el estudio entre los signos en conflicto ZONIA (mixto) y LA MUÑECA (figurativo y mixto) para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación, su labor va a ser la de determinar si la marca solicitada es confundible con las otras registradas. 33.

La confusión entre dos signos es irrefutable cuando se trata de signos idénticos para distinguir mismos productos o servicios, sin embargo, cuando hablamos de similitud marcaria el análisis es distinto, deberá revisarse con profundidad si en efecto existe el riesgo de confusión en el público consumidor y aplicando los factores antes mencionados referentes a la similitud ortográfica, fonética e ideológica, toda vez que la simple coincidencia de rasgos entre signos no conlleva a la necesaria confusión entre ellos.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. SIGNOS MIXTOS Y FIGURATIVOS. COMPARACIÓN ENTRE 34. La compañía HARINERA DEL VALLE S.A., soporta su acción de nulidad en la titularidad de las marcas LA MUÑECA como signos figurativos y mixtos, mientras que la marca solicitada ZONIA es un signo mixto, por lo que para mejor referente del Juez consultante, se efectuará un análisis del cotejo entre los distintos tipos de marcas, para lo cual reproducirá los signos en controversia.

SIGNOS DE HARINERA DEL VALLE LA MUÑECA SIGNO SOLARTE ZONIA 47 de 83 GACETA OFICIAL 15/09/2014 48 de 83 GACETA OFICIAL 15/09/2014 49 de 83 35. Este Tribunal y la doctrina han reconocido la existencia de varias clases de signos en lo que respecta a la composición del mismo, clasificándolos en: i) denominativos, ii) gráficos o figurativos y, iii) las mixtos. 36.

Signos denominativos: “Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.”4 4 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 15/09/2014 37. Signos gráficos o figurativos, “Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. 2.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.”5 38. Signos mixtos: “Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).”6 Comparación entre signos mixtos.

39. HARINERA DEL VALLE S.A., es titular de la marca LA MUÑECA (mixta), mientras que ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA. S.C.A., solicita el registro de la marca ZONIA (mixta). A pesar de que la actora enuncia ser titular de varios signos, el que predomina en su cotejo es el siguiente: SIGNO LA MUÑECA EXPRESS (mixto) 5 6 Interpretación Prejudicial 08-IP-2011.

Interpretación Prejudicial 19-IP-2012. SIGNO ZONIA (mixto) 50 de 83 GACETA OFICIAL 15/09/2014 51 de 83 40. Este Tribunal refiriéndose al cotejo entre signos mixtos ha expresado lo siguiente: “Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.7 41.

En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y que son las que se enuncian a continuación: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 8 42.

Si, dentro del contexto de un signo predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, dejando a que sea el Juez quien determine si comparados los signos en cotejo son aptos de convivir en el mercado. 7 8 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL 15/09/2014 Comparación entre signos figurativos y mixtos

43. HARINERA DEL VALLE en su acción enuncia además que es titular de los siguientes signos figurativos que incorporan la silueta de la MUÑECA, materia de conflicto, respecto a la figura que aparece en el signo solicitado, conforme se desprende de las gráficas que se detallan a continuación: SIGNOS FIGURATIVOS SIGNO ZONIA (mixto) 44. Refiriéndose al cotejo entre signos figurativos y mixtos, este Tribunal reitera la posición plasmada en la Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del proceso 97-IP-2011 en donde se señala que: “Al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El juez consultante, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra 52 de 83 GACETA OFICIAL 15/09/2014 su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”.

(Proceso N° 23–IP-2004. Interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004). Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas figurativas.

“El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…)”.

(Proceso N° 23-IP-2004. Interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004).” 45. En este orden de ideas, la corte consultante aplicando este criterio debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto ZONIA y las figurativas de propiedad de HARINERA DEL VALLE S.A., analizando cuál es el elemento predominante, si la parte denominativa o el elemento gráfico.

D. ELEMENTOS GRÁFICOS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS (FIGURAS Y COLORES). 46. En el presente proceso, el tercero interesado manifiesta que los rasgos en común entre los signos son palabras y figuras necesarias para el producto que se expende en el mercado, por lo que se hace importante referirse al tema de los gráficos de uso común relacionado a las figuras y colores. 47.

Una marca mixta como ya se analizó, está conformada por una parte denominativa (palabras, números, combinación de ambos) y una parte figurativa (dibujos, trazos, formas) que en un conjunto crean un signo diferente. Dentro del contexto de la gráfica puede a su vez su creador incorporar no solo palabras de uso común, sino también gráficos y colores como barras de codificación, señales de información alimenticia, caracteres o símbolos de reciclaje, entre otros tantos que son de uso general para los productores de la misma rama. 53 de 83 GACETA OFICIAL 15/09/2014 48.

Cuando la autoridad competente confiere la titularidad de una marca mixta, se entiende que engloba la totalidad de las palabras, figuras, colores delimitados, sin embargo de lo cual, su propietario, no puede reivindicar el uso o apropiación exclusiva de aquellas grafías necesarias y usuales que el resto de su competencia necesita para poder en sí identificar el mismo producto o las mismas propiedades en el sector al que se dirige. 49.

Cuando el titular incluye gráficos de uso común dentro del contexto de su marca mixta, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar los mismos símbolos, figuras, dentro de otra marca siempre y cuando el nuevo signo sea distintivo y no vaya a causar confusión o riesgo de asociación en el consumidor. 50. Para efectuar el cotejo de signos mixtos que incorporen gráficos y colores de uso común para el sector al que se destinan, el juzgador no debe considerarlos respecto de la eventual confusión, pese a que el cotejo es siempre en conjunto, ateniéndose más a las semejanzas que a las diferencias, esta es la excepción, en cuanto no pueden interferir en la comparación figuras o colores sobre los cuales no existe un derecho de exclusividad. 51.

Respecto al empleo de términos uso común, este Tribunal ha manifestado en su Interpretación Prejudicial 211-IP-2013 que: “Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados” 52.

La corte consultante deberá determinar si los elementos gráficos que componen el signo solicitado son de uso común en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para poder realizar un correcto análisis de registrabilidad. 53.

El juzgador es quien debe comparar qué gráficas y colores son aquellos que no deben entrar dentro del análisis, limitándose al cotejo entre aquellas partes que sí son distintivas y protegidas bajo los lineamientos del derecho de marcas. E. DE LA COEXISTENCIA MARCARIA. 54. Aduce ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA. S.C.A. que: “Desde el año 2008, fecha de registro de las marcas mixtas ZONIA correspondientes a los números de registro 374186 y 373426, la figura de la COCINERITA ha coexistido pacíficamente en el mercado con las marcas de Harinera del Valle sin que a la fecha puede comprobarse o se allegue prueba por el demandante, de la existencia de confusión o de distorsión causada en el mercado por la coexistencia de los productos ZONIA y LA MUÑECA”. 54 de 83 GACETA OFICIAL 15/09/2014 55.

Se reitera lo expresado en Interpretación Prejudicial de 29 de septiembre de 2010, expedida en el proceso 97-IP-2010: “Respecto a la coexistencia de hecho que surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado, el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL).” “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 916, de 2 de abril de 2003)”. 56.

Por lo antes expuesto, el Juez consultante es quien debe verificar dentro del examen de registrabilidad si los signos en conflicto son o no capaces de inducir a error o confusión considerando que la coexistencia de hecho no confiere derechos, por lo que se debe analizar los signos en conflicto en mérito de verificar si es admisible y no crearía confusión en el consumidor.

F. LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO PARA PERPETRAR, FACILITAR O CONSOLIDAR UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL. COMPETENCIA DESLEAL POR CONFUSIÓN CON UNA MARCA REGISTRADA Y APROVECHAMIENTO DE LA REPUTACIÓN AJENA. LA FIGURA DEL TRADE DRESS.

57. HARINERA DEL VALLE S.A. manifiesta que: “Consideramos que la sociedad ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA S.C.A., solicitó el registro de la marca mixta ZONIA, con el propósito de ejecutar actos de competencia desleal”, efectuando a continuación un análisis de sus motivos, los cuales se fundamentan principalmente en el cambio de empaque del producto ZONIA en el tiempo, solicitando un empaque que guarda confusión con sus signos registrados. 58.

La Decisión 486, en lo referente a los actos de competencia desleal enuncia que: Artículo 258: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” Artículo 259: “Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: 55 de 83 GACETA OFICIAL 15/09/2014 56 de 83 a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.” 59.

Para el Dr. Ricardo Antequera Parilli, “(…) la competencia desleal no tiene como bien jurídico protegido un aporte intelectual (obra, invención, marca), ni atribuye un derecho subjetivo que implique un monopolio de explotación sobre una creación determinada o u bien inmaterial autónomo, pues su regulación legal está dirigida a obtener una abstención respecto de ciertas conductas que, al atentar contra la ética comercial o industrial, lesionan, tanto al empresario honesto como a la fe pública y a los derechos del consumidor.”9 60.

Considerando que la afirmación de la parte actora está vinculada al eventual acto de competencia desleal por uso de un empaque o presentación del producto, es importante hacer referencia en este acápite, a lo relacionado a la apariencia del producto, conocido en otras legislaciones y en la doctrina como el “Trade Dress”, figura que por cierto no está como tal contemplada en la Decisión 486, lo cual no le resta importancia como para que pueda ser incorporada y analizada como uno de los eventuales aspectos relacionados con la competencia desleal. 61.

Refiriéndose a la figura del Trade Dress, el Dr. Ricardo Antequera Parilli ha mencionado que: “Las imitaciones de signos distintivos ajenos implican la posibilidad de que el fraude se cometa en relación con otros elementos, igualmente protegidos en el marco de la propiedad intelectual, concretamente en relación con el derecho de autor y/o con el derecho marcario.

En primer lugar, está el llamado “look and feel”, es decir, la manera como es percibida la marca por los consumidores, especialmente por su asociación sonora o visual a un origen empresarial determinado, lo que opera a través del llamado “vestido de la marca” o “trade dress.” Y es que la apreciación visual de los dibujos, las fotografías, los mensajes comerciales audiovisuales y otros elementos publicitarios que se utilizan para identificar a un producto o a un servicio, con el fin de asociarlos a un determinado origen empresarial o vincularlos a una cosa o a una idea o concepto determinados, conforma lo que se denominada “trade dress” de la marca, que sin perjuicio de su protección por el derecho de autor (como dibujos, fotografías, obras audiovisuales u obras de arte aplicado), es susceptible de ser atacado a través de otras prácticas ilícitas, tales como la “imitación fraudulenta”, la “simulación de producto” y el “aprovechamiento parasitario”.

La situación, es por supuesto, más evidente, cuando se trata de imitaciones serviles de las diferentes formas de expresión visual, con los mismos elementos conceptuales o aludiendo a las mismas cosas o ideas, ya que sin perjuicio del delito de plagio “clónico” o simulado-, violatorio del derecho de autor, hay una 9 Derecho de Autor, Parilli Antequera Ricardo, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Derechos de Autor, 1998, Venezuela, pág.

57. GACETA OFICIAL 15/09/2014 57 de 83 ilicitud en el marco de la protección de los signos distintivos y/o en el campo de la represión contra las prácticas empresariales deshonestas.”10 62. Existen varios pronunciamientos11 en los cuales las Oficinas de los países Miembros de la Comunidad Andina, han hecho referencia a este aspecto, por lo que este Tribunal, en aplicación al caso en concreto procede a efectuar el análisis pertinente. 63.

Este Tribunal de igual manera ha hecho referencia al aspecto relacionado al Trade Dress y la competencia desleal, por lo que reiterando el análisis realizado en la Interpretación Prejudicial 234-IP-2013 podemos decir que: “En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia ha afirmado que el vestido de producto se puede proteger mediante la figura de la marca comercial tridimensional, el diseño industrial o, inclusive, la posibilidad de interponer acciones por competencia desleal derivadas de actos de engaño, de confusión y de imitación. La SIC determinó que el trade dress se puede proteger en Colombia a través de las acciones por competencia desleal, inclusive aunque no exista una marca registrada previamente, puesto que lo que se busca es evitar que sucedan actos capaces de crear confusión por cualquier medio respecto del establecimiento, producto o actividad de un competidor12.

Por otro lado, respecto de la presentación o apariencia de los productos y/o servicios en el mercado (trade dress) el Indecopi ha señalado que “los actos de competencia desleal no involucran sólo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los productos (o servicios) en el mercado (trade dress)”13. Mediante Resolución 2730-2012/CSD-INDECOPI de 17 de agosto de 201214, el Indecopi señaló lo siguiente: “En efecto, la imitación es uno de los primeros supuestos de deslealtad, además de ser históricamente el más antiguo15.

En ese sentido, a efectos de determinar si con el signo solicitado se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, se debe tomar en cuenta si la característica copiada o imitada en general (apariencia o forma de presentación), ha adquirido en el mercado un significado especial identificando bienes, o productos o servicios.

Al respecto, para determinar si la solicitante ha infringido el deber de diferenciación que le es exigible, se debe evaluar fundamentalmente que los signos, presentación y/o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos si corresponden 10 11 12 13 14 15 Antequera Parilli, Ricardo, El Arte Aplicado a la Industria, Revista Propiedad Intelectual, ISSN: 13161164, Mérida Venezuela, Año V, No. 8 y 9, págs. 102,103.

Véase los casos de trade dress en América Latina, citados en: Luis José Diez Canseco Núñez, “Competencia desleal y Trade dress”, pp. 18-22. Disponible en web: http://www.docstoc.com/docs/121910199/Competencia-desleal-y-Trade-Dress-Luis-Jose-Diez-Canseco TOBÓN FRANCO, Natalia, “La protección del trade dress de los establecimientos de comercio en Colombia”.

Disponible en web: http://www.nataliatobon.com Criterio recogido de la Resolución 447-2002/TPI-INDECOPI de 13 de mayo de 2002, recaída en el expediente 112398-2000. Solicitante: Banco de Crédito del Perú. Opositora: Banco Internacional del Perú S.A.A. – INTERBANK. Expediente: 395228-2009. PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal.

Editorial Civitas 1995, Madrid, p. 262. GACETA OFICIAL 15/09/2014 58 de 83 a la opositora presuntamente afectada por la imitación, cuando menos cuenten con los siguientes elementos16:  Se pueda identificar cuáles son los elementos o atributos particulares que constituyen la imagen o apariencia (trade dress) protegible.  Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es distintiva en el mercado.  Que se demuestre que la imagen o apariencia (trade dress) es ante todo no funcional”.

Otro proceso del Indecopi que puede ser tomado como referencia fue el caso de “Scotch Brite” v. “Score White”. La primera interpuso una denuncia por infracción a derechos de propiedad industrial y por actos de competencia desleal (actos de confusión y explotación de la reputación ajena), debido a las marcadas similitudes entre las etiquetas de las esponjas abrasivas que comercializaba.

Si bien el Tribunal del Indecopi desestimó la pretensión por infracción a derechos de exclusiva puesto que las marcas eran diferentes y, por lo tanto, no generarían por sí mismas riesgo de confusión; declaró fundada la acción de infracción en el extremo referido a actos de competencia desleal de la siguiente manera: “La emplazada no puede alegar desconocer ni la marca, ni la etiqueta, ni la presentación del producto esponja para cocina o paño abrasivo de la marca SCOTCH BRITE, debido a que éste es el producto precursor y líder en lo relativo a la venta de estos productos, siendo obvio que la emplazada, conocedora de la fama y prestigio de los productos SCOTCH BRITE, ha decidido explotar ilegítimamente a su favor esa reputación que le es ajena y es por ello que imita la marca, etiqueta y trade dress del producto SCOTCH BRITE en su producto de marca SCORE WHITE, para de esa manera vender su producto a un público que lo adquiere en la creencia que está comprando un producto SCOTCH BRITE o un producto vinculado a él y que tiene el mismo origen empresarial”17. 16 17 Peter K. Yu.

“Intellectual Property and Information Wealth: Trademark and unfair competition”, 2007, Estados Unidos de América, p. 327. Minnesota Mining and Manufacturing Company v. C.M.R. del Perú (“Scotch Brite” v. “Score White”), Resolución 858-2002/TPI-INDECOPI, Expediente 123587-2001. GACETA OFICIAL 15/09/2014 En el ámbito de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 129-IP-2006 de 4 de octubre de 2006, este Tribunal vinculó la figura de la apariencia de producto o “vestido de producto” al ámbito de la competencia desleal de la siguiente manera: “Similar criterio al que utiliza el registrador para la inscripción a registro de marcas tridimensionales, deberá utilizarse para reconocer el derecho respecto de un diseño de envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que no podrá concederse el derecho sobre un trade dress (forma o presentación de un producto en el mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no posee distintividad, por ser uno de forma usual.

De igual manera a como se ha mencionado en referencia a los criterios que debe observar el registrador, en materia de competencia desleal es necesario, para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto (un envase en este caso), que éste posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo”.

Dentro del Proceso 23-IP-98 de 25 de septiembre de 1998, este Tribunal recogió el criterio tomado en dos sentencias que en su estudio trae el profesor Areán Lalín: “(…) Sin embargo, en la sentencia de 12 de abril de 1977 y al fallar el caso Fotomat Corporation v. Cochran (194 USPQ 128), el Tribunal de Distrito de Kansas sostuvo abiertamente que la configuración del quiosco de Fotomat (singularmente su tejado) tan solo de manera incidental cumplía finalidades funcionales: antes al contrario, se trataba, a su entender, de una configuración esencialmente arbitraria y distintiva que constituía una marca válida de servicios y se había convertido en el símbolo de la compañía. En consecuencia, el Tribunal decidió que la parte demandada debería abstenerse de utilizar en sus edificios comerciales una estructura arquitectónica que provocase el riesgo de confusión con la estructura que constituía la marca de la demandante.

Y la misma tesis fue sustentada por el Tribunal del Distrito Sur de California al resolver en la sentencia de 26 de agosto de 1980 el caso Fotomat Corporation v. Ace Corporation (208 USPQ 92). “En la misma línea se sitúan los casos relacionados con la decoración de unos restaurantes franquiciados bajo la marca “Freddie Fuddruckers”. Restaurantes que están diseñados de tal forma que los clientes puedan ver el almacenaje y la preparación de la comida, para demostrar que ésta se halla en buenas condiciones y es cuidadosamente elaborada.

A la luz de los casos Fuddruckers v. Ridgeline (ND tex 1984), Fuddruckers v. Doc’s BR Others, (9th. Cir. 1987) y otros como 59 de 83 GACETA OFICIAL 15/09/2014 60 de 83 Prufrock Ltd. Inc. v. Lasater et al. (8th. Cir. 1986) o Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana Inc. (5th. Cir. 1991) -uno de los pocos casos de marcas que han llegado a conocimiento del Tribunal Supremo (Sentencia de 26 de junio de 1992) desde la promulgación de la Lanhan Act-, se puede concluir que existe en los Estados Unidos una tendencia a proteger como marca la decoración de establecimientos comerciales cuando los consumidores reconocen tal decoración (el trade dress) como indicadora de una determinada procedencia empresarial, incluso aunque los elementos individuales de que se compone, sean comunes o funcionales” (documento citado, pp. 4 y 5).

(…)”. Cabe señalar que de acuerdo con la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América (Lanham Act de 1946), las formas tridimensionales y las envolturas y envases de productos son protegibles como marcas. Dicha protección fue denominada trade dress y la misma ha alcanzado un gran desarrollo a través de la jurisprudencia emanada de sus tribunales18.

El trade dress puede incluir rasgos del producto tales como el color, tamaño, diseño, etc. O inclusive del servicio, tales como rasgos arquitectónicos, el menú o la disposición de elementos en el local19. Por lo tanto, el trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor.

En el caso de los productos se tomará en cuenta la apariencia visual integral, referente al tamaño, forma, combinación de colores, textura, formato de letras, gráficos, modalidades de oferta, empaques, incluye protección del carácter distintivo de la interface y el diseño de elementos de una página web. La protección de las iniciativas empresariales no sólo incluye el tradicional espectro de los derechos de exclusiva, sino también la apariencia integral del negocio, a través del reconocimiento y protección del trade dress, instituto de génesis jurisprudencial que tímidamente se abre camino entre los derechos industriales, intelectuales y el Derecho de la represión de la competencia desleal.

En la jurisprudencia de Estados Unidos de América, nutrida de la incesante casuística de los litigios ante las Cortes, así como la labor de registro de los signos distintivos por parte de la United States Patent and Trademark Office (USPTO) se han desarrollado métodos de evaluación de la registrabilidad de un trade dress, como la no funcionalidad fáctica o jurídica, que lo distingue de otras figuras del derecho industrial, lo cual nos evoca la necesidad de aprehender las herramientas del derecho comparado para la gesta de sistemas eficientes.

Los países de América Latina han optado por extender el ámbito del Derecho de Marcas a través de las marcas tridimensionales, concepto que quiebra la relación significante-significado entre la marca y producto, para poder diferenciarse de los demás agentes que concurren en el mercado (deber de diferenciación). Sin embargo, habida cuenta las limitaciones que éste ofrece, se ha promovido que se recurra a las acciones de represión de la competencia desleal.

En efecto, resulta útil aprovechar la flexibilidad brindada por las normas de represión de la competencia desleal. 18 19 Ver: Leading Case- Two Pesos Inc. vs. Taco Cabana Inc., 505 U.S. 763 (1992). FERRERO DIEZ CANSECO, Gonzalo, “Nuevas marcas: ¿Algo nuevo bajo el sol?, Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año IV, Nº 5, Lima, 2009, p. 328.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 61 de 83 En la Decisión 486, el Derecho de la represión de la competencia desleal y el Derecho de Marcas no deben considerarse compartimentos estanco. Por el contrario, se encuentran estrechamente relacionados. Por un lado, en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina no se permiten los registros que se hubiesen solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (artículo 137 de la Decisión 486).

Asimismo, un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado, sin perjuicio de las demás disposiciones de la Decisión 486 que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro (artículo 225 de la Decisión 486). Además, los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, así como el artículo 262 de la misma normativa el de la competencia desleal en el ámbito de los secretos empresariales.

Finalmente, los artículos 267, 268 y 269 de la Decisión 486 regulan las acciones por competencia desleal20. Por otro lado, en el Derecho de la represión de la competencia desleal no se permiten, de la misma manera, las vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual de terceros. En efecto, la normativa andina reconoce la importancia de la protección de los derechos de exclusiva, sin embargo, este derecho tiene como contraparte un deber, el de la diferenciación. Al respecto, cabe indicar que existe un “derecho a imitar” que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente.

Sin embargo, el denominado “derecho a imitar” no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto. Por el contrario, debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico establece. En consecuencia, existen dos límites al derecho de imitación: primero, el deber de respetar la propiedad intelectual de terceros (derechos de autor, derechos sobre signos distintivos, derechos sobre patentes de invención, derechos sobre diseños y otros); y, segundo, un deber de diferenciación del empresario en observancia de la buena fe comercial, evitando caer en actos de competencia desleal por confusión, imitación sistemática o explotación indebida de la reputación ajena21.

Por lo tanto, en el presente caso este Tribunal considera pertinente traer a colación lo señalado en el artículo 137 de la Decisión 486: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

La Corte consultante debe verificar si existen indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, dando lugar a un aprovechamiento indebido del 20 21 Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.

Artículo 268.- La acción por competencia desleal conforme a este Título prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto. Artículo 269.- Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha legislación. La Resolución 1091-2005/TDC del Indecopi (caso Bembos contra Renzo’s) dio lugar a este precedente de observancia obligatoria aplicable a todos los casos de actos de confusión. GACETA OFICIAL 15/09/2014 prestigio ajeno ganado mediante el trade dress.

Dentro del Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013, este Tribunal precisó que: “El análisis que haga la oficina nacional competente debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”. 64.

Para que efectivamente exista cabida a la afirmación de la actora, el Juez consultante deberá considerar el impacto visual del conjunto de elementos que configuran los signos así como los colores, figuras y palabras que cada uno posee. 65. Efectuando un análisis de los signos confrontados, en síntesis se puede verificar que: a) El signo solicitado está compuesto por la parte denominativa ZONIA mientras que el registrado LA MUÑECA EXPRESS. b) El posicionamiento del empaque de la marca LA MUÑECA EXPRESS es horizontal, mientras que de ZONIA es vertical. c) Ambos signos utilizan como colores predominantes el rojo, verde y amarillo. d) La marca LA MUÑECA incorpora en su presentación una figura femenina en traje de color azul, que da la apariencia de una niña, mientras que la marca ZONIA posee una figura femenina vestida de color rojo que utiliza un gorro como los utilizados por los chefs. e) Ambos signos utilizan palabras comunes como pasta. 66.

El Juez del proceso deberá analizar a profundidad aspectos como los detallados anteriormente, revisando si en efecto el empaque de los productos en su conjunto y analizados de manera global, guardan similitud al extremo de que el consumidor tome un producto por otro y no exista forma de diferenciarlos, considerando que cada uno guarda en sí un elemento denominativo, figuras, trazos y expresiones peculiares que deben considerarse al momento de efectuar el cotejo marcario y determinar si en efecto existe o no una imitación de la presentación del producto. 62 de 83 GACETA OFICIAL 15/09/2014 63 de 83 G. LA PROTECCIÓN ACUMULADA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA PREVIAMENTE OBJETO DE PROTECCIÓN POR DERECHO DE AUTOR. 67. La ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA S.C.A., dentro de su memorial de contestación, manifiesta que es titular de los derechos patrimoniales de autor sobre la obra artística COCINERITA, inscrita bajo el Libro 5 Tomo 215 Partida 39 en el Registro de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, la cual hace parte de la marca mixta ZONIA registrada. 68.

El artículo 13 de la Decisión 351 enuncia cuales son los derechos patrimoniales, a través de los cuales el autor posee la facultad exclusiva de realizar, autorizar o prohibir la reproducción, comunicación pública, distribución pública, la importación y la traducción de su obra sin su autorización. 69. A continuación se procederá a analizar la denominada figura de la protección acumulada de los derechos de propiedad intelectual, en vista de la afirmación de la parte actora respecto a su titularidad y la relación con el signo registrado. 70.

Un mismo bien intangible puede a su vez estar protegido bajo varias figuras de la propiedad intelectual, tal es así que un boceto, un dibujo puede ser tanto una obra bajo la protección del derecho de autor, así como una marca, o a su vez un diseño industrial que está enmarcado en el área de las patentes, puede acumular su protección de igual manera bajo el derecho de autor, de ahí que nace la amplitud que posee una persona para poder proteger sus creaciones, siempre y cuando éstas reúnan las condiciones que la legislación contempla para cada caso en particular. 71.

Respecto a esta apreciación, el Tribunal dentro de la Interpretación Prejudicial 115-IP-2011 se ha pronunciado en el siguiente sentido: “Diferentes objetos o bienes intelectuales pueden ser protegidos por diferentes modalidades de propiedad intelectual. Para tratar estos temas la doctrina ha llamado a esta superposición de figuras y regulaciones, “zonas fronterizas” o “zonas de contacto”.22 Un conjunto de sonidos puede ser entendido como una obra musical y protegido por el derecho de autor, pero a su vez puede ser protegido como una marca sonora.

Un dibujo que representa una figura en tres dimensiones puede ser protegido como una obra de arte por parte del derecho de autor, pero también ser objeto de protección como marca tridimensional o diseño industrial; inclusive, de conformidad con su grado inventivo puede ser protegido como modelo de utilidad o patente de invención. Así, de esta manera, podríamos citar muchos ejemplos mediante los cuales ilustraríamos la conexión que había entre los figuras de protección intelectual.” 72.

El derecho de autor que es una creación del intelecto humano, nace con su creación, teniendo como requisito primordial su originalidad, mientras que la marca como ya se lo mencionó, para ser susceptible de registro, debe ser distintiva y susceptible de representación gráfica. 22 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “ESTUDIOS DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS AFINES”.

Fundación AISGE. Madrid. 2007. Págs. 17 a 24. Hablando sobre las zonas fronterizas entre el derecho de autor y las diferentes figuras de protección de la propiedad industrial. GACETA OFICIAL 15/09/2014 73. La creación de un dibujo, en el presente caso de la gráfica de COCINERITA, puede a su vez tener dos vertientes de protección, a través del derecho de autor como obra artística y a su vez también utilizada como marca para distinguir productos de la clase internacional No. 30, naciendo de ahí la posibilidad de una protección acumulada sobre un mismo bien intangible, es decir, amparada tanto por el derecho de autor, como el derecho de marcas. 74.

Al gozar de protección como derecho de autor la figura de COCINERITA, para que a su vez pueda gozar de la protección como marca, debe ser distintiva respecto del resto de gráficas que puedan guardar similitud o semejanza, actuación que la debe analizar el juzgador del proceso en particular, ya que por el simple hecho de que un objeto esté protegido por el derecho de autor, esto no necesariamente deviene que se deba proteger como marca, para que esto suceda, debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y representación gráfica.

Sobre la base de estos fundamentos, En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: La marca es un signo que diferencia un producto o servicio respecto de los demás ofertados en el comercio, permite al consumidor elegir entre varios, motivo por el cual debe poder distinguirse para que no exista confusión al momento de su elección.

SEGUNDO: Para que un signo sea apto a ser admitido como marca necesariamente: i) Debe gozar de distintividad, y; ii) Debe ser susceptible de representación gráfica.

TERCERO: El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

La distintividad es un requisito intrínseco y necesario con el que debe cumplir un signo para ser considerado como marca, al no poder identificarse o ser evidente en cuanto a las características propias de los productos o servicios que ampara, sencillamente pierde su capacidad de diferenciarse y por tanto no es admisible a registro.

CUARTO: La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. 64 de 83 GACETA OFICIAL 15/09/2014 QUINTO: El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

SEXTO: Para que efectivamente exista cabida a la afirmación de la actora, el Juez consultante deberá considerar el impacto visual del conjunto de elementos que configuran los signos así como los colores, figuras y palabras que cada uno posee.

SÉPTIMO: Para efectuar el cotejo de signos mixtos que incorporen gráficos y colores de uso común para el sector al que se destinan, el juzgador no debe considerarlos respecto de la eventual confusión, pese a que el cotejo es siempre en conjunto, ateniéndose más a las semejanzas que a las diferencias, esta es la excepción, en cuanto no pueden interferir en la comparación figuras o colores sobre los cuales no existe un derecho de exclusividad.

OCTAVO: Respecto a la coexistencia de hecho que surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado, el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios.

La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. El Juez consultante es quien debe verificar dentro del examen de registrabilidad si los signos en conflicto son o no capaces de inducir a error o confusión considerando que la coexistencia de hecho no confiere derechos, por lo que se debe analizar los signos en conflicto en mérito de verificar si es admisible y no crearía confusión en el consumidor.

NOVENO: La Corte consultante debe verificar si existen indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, dando lugar a un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno ganado mediante el trade dress.

DÉCIMO: Efectuado el análisis de los signos confrontados se puede verificar lo siguiente: i) El signo solicitado está compuesto por la parte denominativa ZONIA mientras que el registrado LA MUÑECA EXPRESS; ii) El posicionamiento del empaque de la marca LA MUÑECA EXPRESS es horizontal, mientras que de ZONIA es vertical; iii) Ambos signos utilizan como colores predominantes el rojo, verde y amarillo; iv) La marca LA MUÑECA incorpora en su presentación una figura femenina en traje de color azul, que da la apariencia de una niña, mientras que la marca ZONIA posee una figura femenina vestida de color rojo que utiliza un gorro como los utilizados por los chefs; y v) Ambos signos utilizan palabras comunes como pasta. 65 de 83 GACETA OFICIAL 15/09/2014 66 de 83 DÉCIMO PRIMERO: Al gozar de protección como derecho de autor la figura de la COCINERITA, para que a su vez pueda gozar de la protección como marca, debe ser distintiva respecto del resto de gráficas que puedan guardar similitud o semejanza, actuación que la debe analizar el juzgador del proceso en particular, ya que por el simple hecho de que un objeto esté protegido por el derecho de autor, esto no necesariamente deviene que se deba proteger como marca, para que esto suceda, debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y representación gráfica.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2012-00314, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 71-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 52, 238 y 240 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 17811-2013-5217. Actor: ELI LILLY COMPANY. Caso: INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PATENTE DE PROCEDIMIENTO. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cinco días del mes de agosto del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 67 de 83 VISTOS: El Oficio No. 1685-TDA-2S de fecha 12 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal el 20 de mayo de 2014, procedente del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador, por medio de la cual se remite solicitud de Interpretación Prejudicial con motivo del Proceso Interno No. 17811-2013-5217.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: ELI LILLY AND COMPANY Demandado: MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A. III. A. DATOS RELEVANTES.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. ELI LILLY AND COMPANY es titular de las siguientes Patentes de invención: 1) No. PI 97-1242, otorgada el 9 de diciembre de 1997, con vigencia hasta el 9 de noviembre de 2015, para amparar el PROCEDIMIENTO PARA PURIFICAR Y AISLAR 2’ DESOXI 2’, 2’ DIFLUORONUCLEOSIDOS, y 2) No. PI 97-1203, otorgada el 15 de septiembre de 1997, con vigencia hasta el 11 de diciembre del 2015, para proteger el PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR CLORHIDRATO DE 1-(2’-DESOXI – 2’, 2’ DIFLUORO-D-RIBOFURANOSIL) -4-AMINOPIRIMIDIN -2- ONA (CASE X-8961).

El producto obtenido directamente por las anteriores patentes es un medicamento cuyo principio activo es GEMCITABINA, que se vende bajo la marca GEMZAR®. 2. El 19 de junio de 2008, ELI LILLY AND COMPANY demandó a la sociedad MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A., en el marco de un proceso verbal sumario por daños y perjuicios, señalando que dicha compañía ha solicitado y obtenido el registro sanitario de los medicamentos PAMIGEN, mediante el cual se autoriza a su titular a la producción, importación, exportación y comercialización del medicamento en sus presentaciones de 1000 mg y 200mg, cuyo principio es GEMCITABINA. 3.

El 14 de julio de 2011 se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación. GACETA OFICIAL 15/09/2014 68 de 83 4. El Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 5. Manifiesta, que los actos ejecutados por la sociedad MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A., constituyen una infracción a los derechos de propiedad intelectual. La parte actora en ningún momento ha autorizado al demandado y/o su fabricante para que explote la invención patentada. 6.

Sostiene, que solamente ELI LILLY AND COMPANY está legitimada para “fabricar, ofrecer en venta, vender o usar el producto patentado, o importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines, emplear el procedimiento patentado”. Por lo tanto, tiene el derecho de impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los anteriores actos. 7.

Agrega, que “si el objeto de la patente es un procedimiento, la protección conferida por la patente se extiende a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento”. 8. Arguye, que la carga de la prueba sobre la licitud del procedimiento utilizado para la fabricación del producto le corresponderá al demandado. Es decir, que mientras el demandado no pruebe lo contrario, se presume legalmente que éste ha usado cualquiera de los procedimientos patentados para fabricar la materia prima y/o el producto GEMCITABINA. 9.

Adiciona, que la infracción a cualquiera de las patentes de procedimiento otorgadas a favor de ELI LILLY AND COMPANY para la obtención de GEMCITABINA, hacen imprescindible que la demandada le demuestre procesalmente y a través de prueba suficiente que el procedimiento utilizado para fabricar GEMCITABINA es distinto de aquellos ya patentados.

En este caso concreto la prueba idónea es la inspección judicial. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Por parte de MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A. 10. Indica, que no existe infracción de derechos de propiedad intelectual y propone las siguientes excepciones: Primero, las patentes de procedimiento protegen únicamente los procedimientos explícitamente reivindicados; segundo, las patentes de procedimiento confieren unos derechos diferentes de aquellos que otorgan a sus titulares las patentes de producto; tercero, existen varias resoluciones en otros países (Colombia y Perú) que demuestran que no se infringe ninguna de las patentes de la demandante; cuarto, la actora no ha realizado una sola afirmación contundente que de indicios o demuestre que la demandada está usando “productos” bajo las patentes de procedimiento de ELI LILLY AND COMPANY; quinto, la actora presenta documentos conferidos por el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Inquieta Pérez”, que hace referencia a un listado de productos que contiene principio activo GEMCITABINA, TALADAFIL, RALOXIFENO y OLANZAPINA y en ningún momento determina los procedimientos para obtener estos principios activos; sexto, la inversión de la carga de la prueba no opera en este caso, ya que la GACETA OFICIAL 15/09/2014 69 de 83 presunción de identidad de los procedimientos está sujeta a condiciones (como la de novedad), que no se verifican en el asunto en concreto.

La GEMCITABINA es conocida desde 1984, cuando se patentó por primera vez en Estados Unidos y actualmente existen no menos de ocho (8) procedimientos públicamente conocidos para elaborarla. D. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN.

11. ELI LILLY AND COMPANY, en la audiencia de conciliación además de reiterar los argumentos expuestos en la demanda, adiciona que: Primero, no es necesario que se de efectivamente una infracción al derecho de propiedad intelectual, sino que exista actos que hagan inminente su infracción; segundo, el demandado confunde dos (2) instituciones procesales como son la inversión de la carga de la prueba y la presunción legal.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. 13. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 52, 238, 239 y 240 de la Decisión 486. 14.

Se hará la interpretación solicitada, salvo la del artículo 239 que no es pertinente para resolver el caso bajo estudio. 15. Se interpretarán las normas solicitadas, restringiendo la interpretación del artículo 248 únicamente al párrafo segundo. 16. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 52 “La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.” (…) Artículo 238 GACETA OFICIAL 15/09/2014 70 de 83 “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.

(…) Artículo 240 “En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si: a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.” (…)”. VI. CONSIDERACIONES: 17. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Derechos que confiere la patente.

El derecho al uso exclusivo. La explotación no consentida. B. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial. C. Infracción sobre una patente de procedimiento. El objeto de la infracción. La carga de la prueba. Los medios de prueba y el principio de complemento indispensable. GACETA OFICIAL D. A. 15/09/2014 71 de 83 La independencia de la oficina de patentes al tomar sus decisiones.

DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE. EL DERECHO AL USO EXCLUSIVO. LA EXPLOTACIÓN NO CONSENTIDA. 18. La sociedad demandante argumentó que los actos ejecutados por la sociedad MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A., constituyen una infracción a sus derechos de propiedad intelectual. Esto por cuanto en ningún momento autorizó a la demandada y/o su fabricante para que explote la invención patentada. 19.

De conformidad con lo anterior, se abordará el tema de los derechos que confiere una patente, el derecho al uso exclusivo y la explotación no consentida. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el marco del proceso 152-Ip-2011: “El derecho al uso exclusivo nace una vez que la patente ha sido concedida por la respectiva oficina nacional competente.

Tiene un período de duración de 20 años contados a partir de la presentación de la respectiva solicitud (artículo 50 de la Decisión 486). Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez concedida la patente su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

De conformidad con lo anterior, el titular de la patente tiene dos tipos de facultades:  Positiva: es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o transferirla.  Negativa (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma.

El artículo 52 de la Decisión 486 determina esta facultad, diferenciando, para estos efectos, los actos en el marco de las patente de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento. Si la patente reivindica un producto, su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines.

Y si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado. De esto último se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines el producto obtenido por el procedimiento patentado, estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la patente y, en consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos de propiedad industrial.

En el literal D) de la presente interpretación ahondaremos en este tema. Sobre el ius prohibendi el Tribunal ha expresado lo siguiente: “El artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa, denominada “ius prohibendi” que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir la explotación de la invención objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento reivindicado y la consiguiente distribución y comercialización de los resultados obtenidos por terceras GACETA OFICIAL 15/09/2014 72 de 83 personas no autorizadas expresamente por el titular.

Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la explotación de la invención, otorgado por la concesión de la patente.”1” B. LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 20. Como quiera que el proceso interno se tramita en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal determinará las características de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, lo que incluye un análisis de las medidas cautelares y la indemnización por daños y perjuicios. 21.

Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el marco del proceso 152-IP-2011: “La acción de infracción de derechos. Sus características. Diferencias con la acción de competencia desleal. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 1.

Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado.

Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238). 2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP-2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005. 3. 1 Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial.

Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 2010, expedida en el marco del proceso 27-IP-2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1835 de 21 de mayo de 2010. GACETA OFICIAL 15/09/2014 73 de 83 El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares.

Las cuales tienen como objeto lo siguiente:  Impedir la comisión de la infracción.  Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar.  Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial.  Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial.  Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. Esto quiere decir, que la autoridad competente puede decretar cualquier medida cautelar para salvaguardar los derechos de propiedad industrial.

Los artículos 247 y 249 establecen ciertos requisitos para el trámite de medidas cautelares:  Sujetos activos: La norma dice que se podrá solicitar por quien acredite legitimación para actuar, pero no dice quién tiene legitimación activa. Por coherencia y lógica, los legitimados para solicitarla son los mismos legitimados para iniciar el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial: el titular del derecho protegido.  La existencia de un derecho infringido.

Si no hay derecho infringido no habría nada que salvaguardar.  Presentación de pruebas que hagan presumir razonablemente la infracción o su inminencia. Todos los medios probatorios admitidos en la normativa interna se pueden usar para probar la infracción o la inminencia de infracción. Es muy importante tener en cuenta que para decretar la medida cautelar no se debe probar la infracción, ya que esto es algo que se prueba en el proceso de infracción. La autoridad competente para decretar las medidas cautelares debe determinar, de conformidad con las pruebas presentadas, si hay indicios que hagan pensar que sí puede haberse cometido la infracción. Las medidas cautelares, como efecto, no se decretan por haberlas solicitado el interesado, sino porque de los documentos y demás pruebas presentadas claramente se puede presumir o suponer que sí se cometió la infracción.  Garantía o caución. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.

La garantía o caución debe ser suficiente para resarcir los perjuicios que puedan ocasionarse con la ejecución de las medidas. GACETA OFICIAL 15/09/2014 74 de 83  Objeto (artículo 249). Las medidas cautelares recaerán sobre los productos que resulten de la infracción, así como de los materiales o medios que sirvieron para cometerla.  Información de los productos sobre los que recaerá la medida cautelar.

El solicitante deberá determinar con toda exactitud los productos sobre los que recaerá la medida cautelar. Si la medida cautelar tiene que ver con productos específicos, el solicitante deberá determinarlos claramente para que puedan ser identificados. La autoridad nacional competente, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos (Último párrafo del artículo 246).

Con esta disposición la normativa comunitaria deja en libertad a los Países Miembros para que regulen sobre la procedencia de las medidas cautelares decretadas de oficio. De conformidad con las cuestiones planteadas en la solicitud de interpretación prejudicial, es muy importante tener en cuenta que las medidas cautelares pueden solicitarse antes de entablar la acción de infracción de derechos de propiedad industrial o conjuntamente con dicha acción, y pueden decretarse y ejecutarse sin intervención de la otra parte (artículo 248).

La norma comunitaria prevé esto para generar sorpresa en la medida y evitar que el infractor diluya su acción desapareciendo las pruebas. De todas maneras, de conformidad con los principios procesales de contradicción y del debido proceso, se debe permitir a la otra parte que recurra la medida y argumente su defensa. Del artículo 248 de la Decisión 486 se desprenden las siguientes hipótesis:  Que la medida cautelar se decrete y ejecute en el marco de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

Por el factor sorpresa de la medida cautelar se suele solicitar de manera previa, es decir, sin notificar a la otra parte. En este caso, la autoridad competente después de la ejecución deberá notificar inmediatamente a la parte afectada para que pueda recurrir la medida, de conformidad con las previsiones procesales del derecho interno. Cuando la norma andina establece que se debe notificar inmediatamente, debe entenderse que la notificación debe surtirse al día siguiente de ejecutada la medida, so pena de declarar sin efecto la medida y declarar su posterior levantamiento.  Que la medida cautelar se decrete y se ejecute antes de entablar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

Las medidas cautelares si bien tienen un fin preventivo y protector, no resuelven el fondo del asunto, es decir, la comisión o no de una infracción de derechos de propiedad industrial. Por esta razón siempre deben estar conexas o atadas a un proceso principal. Por tal motivo, siempre se debe iniciar la acción so pena de que la medida cautelar pierda su eficacia. La normativa comunitaria debe entenderse en este sentido.

Independientemente de que se hubiere notificado a la otra parte la ejecución de la medida cautelar, siempre debe ejercerse la acción de infracción de derechos de propiedad industrial. La pregunta obligada es: ¿en qué tiempo? El segundo inciso del artículo 248 establece un plazo en subsidio del que pudiera establecerse por la normativa interna.

Esto quiere decir que si la norma nacional no establece término para que la medida cautelar quede sin efecto al no iniciarse la acción, el plazo aplicable es de diez días siguientes contados a partir de la ejecución de la medida. GACETA OFICIAL 15/09/2014 75 de 83 Es muy importante tener en cuenta que siempre debe existir un plazo razonable para declarar la ineficacia de la medida y, en consecuencia, su levantamiento.

No puede darse el caso de una medida cautelar indefinida en el tiempo y que no se encuentre vinculada a un proceso principal donde se debata la infracción de derechos de propiedad industrial. No se puede dejar al infinito una situación sin una adecuada tutela judicial. Siempre hay que tener presente que la medida cautelar es preventiva y transitoria, es decir, se mantiene mientras se soluciona el fondo del asunto.

La norma comunitaria se debe entender en el sentido de que si la norma interna no fija un plazo diferente se aplica el anteriormente indicado. En relación con las cuestiones planteadas en la consulta prejudicial, el Tribunal estima necesario aclarar que lo mencionado son los requisitos para que opere y tenga eficacia la figura de las medidas cautelares, en el marco de la infracción de los derechos de propiedad industrial.

La norma comunitaria no habla de caducidad de las medidas cautelares y, por lo tanto, cuando el consultante se refiere a caducidad de las medidas cautelares el Tribunal lo entiende como la ineficacia de la medida, lo que trae como consecuencia el levantamiento de la misma. Además de los casos de ineficacia que anteriormente vimos, es conveniente aclarar que las medidas cautelares se mantendrán mientras el proceso de infracción continúe. El proceso puede acabar porque se resuelve el fondo del asunto, o por cualquier otra razón de índole procesal que se regule en la normativa procesal interna. 4.

Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 5.

Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 6.

Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los GACETA OFICIAL 15/09/2014 76 de 83 criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1588, de 20 de febrero de 2008;

Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”). 7. Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez (artículo 244 de la Decisión 486).

De lo anterior, se desprende lo siguiente:  Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción.  El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. GACETA OFICIAL 15/09/2014 77 de 83 La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados.

Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.” C. INFRACCIÓN SOBRE UNA PATENTE DE PROCEDIMIENTO.

EL OBJETO DE LA INFRACCIÓN. LA CARGA DE LA PRUEBA. LOS MEDIOS DE PRUEBA Y EL PRINCIPO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. 22. La sociedad demandante argumentó que “si el objeto de la patente es un procedimiento, la protección conferida por la patente se extiende a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento”. Sostuvo, que la carga de la prueba sobre la licitud del procedimiento utilizado para la fabricación del producto le corresponderá al demandado. 23.

Por lo tanto, en este literal se hablará sobre la infracción de una patente de procedimiento, la manera de probarla y la carga de la prueba. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el marco del proceso 152-Ip-2011: “Si la patente es de procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado.

De esto se desprende que cualquier persona que realice las actividades mencionadas, que bien puede ser un comercializador, un distribuidor, un fabricante o un importador, puede ser demandado mediante una acción por infracción de derechos de propiedad industrial. En relación con lo anterior, se debe tener en cuenta las excepciones al derecho exclusivo que confiere la patente, las cuales se encuentran enumeradas en el artículo 53 de la Decisión 486; asimismo, se debe tener en cuenta la previsión consagrada en el artículo 54 de la misma Decisión (agotamiento del derecho), que consiste en lo siguiente: el titular de la patente no podrá impedir que un tercero realice actos de comercio sobre los productos protegidos, que en el caso de las patentes de procedimiento serían los obtenidos por el procedimiento patentado, si dicho producto se hubiese introducido ya en el comercio de cualquier país por el titular de la patente, o por un tercero autorizado o vinculado económicamente a dicho titular.

Como se puede observar, la normativa comunitaria acoge la figura del agotamiento internacional, ya que la primera introducción del producto patentado al comercio en cualquier país agota el derecho del titular para bloquear la distribución, comercialización o el uso por el consumidor final. Esta figura es de suma importancia para evitar el abuso del derecho de patente, y facilita el acceso a los productos patentados.

En el caso de productos especiales como los medicamentos es inmensamente beneficioso para la población en general. La prueba en el procedimiento de infracción de una patente de procedimiento. GACETA OFICIAL 15/09/2014 78 de 83 El artículo 240 establece ciertas reglas probatorias en procesos de infracción de patentes, cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto: 1.

Inversión de la carga de la prueba. En este tipo de procesos no es el demandante sino el demandando el que tiene que probar que el producto se ha obtenido mediante un procedimiento diferente al patentado. La norma prevé que el demandado se encuentra en mejor posición para probar que su producto no se obtuvo mediante el procedimiento patentado y, por lo tanto, se establece una presunción simplemente legal que a continuación se explicará. 2.

Presunción: la mencionada inversión de la carga de la prueba se encuentra en relación con una presunción simplemente legal (iuris tantum), consagrada en el artículo 240. Es simplemente legal porque admite prueba en contrario, y supone que cualquier producto idéntico al que se obtendría con el procedimiento patentado se ha logrado empleando dicho procedimiento, si se da alguna de las siguientes condiciones:  Que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

Quiere decir que el producto obtenido por el procedimiento patentado no esté dentro del estado de la técnica. Para delimitar el concepto de novedad se deben tener en cuenta las previsiones que hace el artículo 16 de la Decisión 486.  O, que ante la posibilidad material de que el producto idéntico haya sido obtenido mediante el procedimiento patentado, el titular de la patente, mediante esfuerzos razonables, es decir, mediante un análisis racional estándar, común o normal, no pueda establecer cuál ha sido el procedimiento que se usó para obtener el producto.

Para que se aplique esta condición puede tratarse de un producto nuevo o no. El Tribunal advierte que la norma comunitaria adoptó los presupuestos del artículo 34 del acuerdo ADPIC. En este artículo se otorga la facultad a los países signatarios para que establezcan cualquiera de las dos condiciones para la inversión de la carga de la prueba.

La normativa comunitaria, en este caso, escogió las dos condiciones, y esto quiere decir que en el esquema andino se puede cumplir una o la otra para que opere la presunción. El juez consultante debe tener en cuenta que la inversión de la carga de la prueba y la presunción simplemente legal se encuentran relacionadas. La presunción genera que la carga de la prueba la soporte el demandado, ya que él debe desvirtuar el supuesto probando que el procedimiento utilizado no es el patentado.

También es importante advertir que el artículo analizado no sólo se aplica al fabricante, sino a cualquiera que cometa una infracción de los derechos de la patente de procedimiento, tal y como se determinó anteriormente. En consecuencia, la norma también es aplicable al importador, comercializador, distribuidor, o a cualquiera susceptible de ser demandando por la infracción. Esta sería la interpretación acorde con todo el complejo normativo de protección de los derechos derivados de las patentes, sobre todo porque en la comercialización, distribución, importación, y demás actos, se concreta el daño al bien jurídico protegido por la norma.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 79 de 83 En relación con el asunto probatorio comentado, el juez consultante también debe tener en cuenta la previsión que hace el artículo 240 en su último inciso: “en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandando o denunciado en cuando a la protección de sus secretos empresariales”.

Esto quiere decir que el juez deberá aplicar las correspondientes reservas para proteger los secretos industriales del demandado. También se advierte, que en el respectivo proceso el juez puede hacer uso de las norma internas que regulen la figura de la participación de terceros, litisconsortes necesarios, etc. La norma comunitaria andina no establece la forma o los medios de prueba para desvirtuar la presunción establecida.

De conformidad con el principio de complemento indispensable, cualquiera de los medios de prueba que admite la normativa interna son procedentes para probar los supuestos estudiados. El principio de complemento indispensable permite que normas internas regulen asuntos no regulados en la normativa comunitaria. Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: ‘Art. 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros’.” D. LA INDEPENDENCIA DE LAS OFICINAS DE PATENTES AL TOMAR SUS DECISIONES 24.

La sociedad demandada argumentó que existen varias resoluciones en otros países (Colombia y Perú) que demuestran que no se infringe ninguna de las patentes de la demandante. Por lo tanto, se tratará el tema de la independencia de la oficina de patentes al tomar sus decisiones. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 2 de abril de 2014, expedida en el marco del proceso 234-IP-2013: magistrada ponente Leonor Perdomo Perdomo: “El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro.

El Título II de la Decisión 486, denominado “De las Patentes de Invención”, regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad. Para abordar el asunto propuesto, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2012, expedida en el proceso 103-IP-2012: Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se tiene que negar igualmente en otro. Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Países GACETA OFICIAL 15/09/2014 80 de 83 Miembros deban otorgar axiomáticamente dicha patente.

Siempre, se debe adelantar el trámite correspondiente ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del debido análisis de patentabilidad. Si bien en muchos casos, se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente.

No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación, o que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que se está diciendo, es que la oficina de patentes tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. Si bien, existen figuras jurídicas como el derecho de prioridad, donde se establecen ciertas conexiones entre la labor de las oficinas de patentes, el examen de patentabilidad que realiza cada una de ellas es autónomo e independiente.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al referirse al derecho de prioridad, trató de una manera muy clara el tema estudiado. Manifestó lo siguiente: “El derecho de prioridad tampoco quiere decir que la concesión de la segunda solicitud de patente se encuentre supeditada o condicionada a que la primera solicitud sea concedida. Lo anterior por el principio de la independencia en la concesión de patentes que rige nuestro sistema comunitario andino de concesión de patentes y, por el cual, es perfectamente posible que una solicitud de patente negada en un País Miembro o en un País sujeto a reciprocidad, sea concedida en otro país. Sobre este principio y su relación con el derecho de prioridad, aunque refiriéndose al Convenio de París, el Doctor Guillermo Cabanellas manifiesta acertadamente lo siguiente: El sentido del principio de independencia es que cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de ésta.

De esta forma, si se ha obtenido una patente en un País A, la misma no puede ser declarada nula, o caduca o finalizada por el hecho de que haya sido declarada nula o caduca o finalizada una patente similar en otro país, aun cuando éste sea el país en que se haya basado la prioridad que haya permitido obtener la patente en el país A. El país A deberá aplicar sus propias reglas generales para determinar si la patente en cuestión es nula o caduca o si se ha extinguido su plazo de vigencia”.2 (Proceso 33-IP-2007.

Interpretación Prejudicial del 18 de 2 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo I, Aires Argentina, Ed. Heliasta, 2004, pág. 207. Buenos GACETA OFICIAL 15/09/2014 81 de 83 abril de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1527, de 31 de julio de 2007)”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO

SEGUNDO: De conformidad con el derecho exclusivo sobre la patente, su titular tiene dos tipos de facultades:  Positiva: es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o transferirla.  Negativa (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma.

El artículo 52 de la Decisión 486 determina esta facultad, diferenciando, para estos efectos, los actos en el marco de las patentes de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento. Si la patente reivindica un producto, su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines.

La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, artículos 238 a 257. En el marco de dicha acción, el sujeto activo puede solicitar que la autoridad competente tome ciertas medidas para salvaguardar sus derechos de propiedad industrial; estas medidas incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

Además de lo anterior, el denunciante puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares, que tienen como objeto, proteger los derechos de la propiedad industrial, mientras se da trámite a la acción. Van desde, el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción, de conformidad con las características plasmadas en la presente interpretación prejudicial.

Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer GACETA OFICIAL 15/09/2014 82 de 83 la cuantía de la indemnización, de conformidad con lo establecido en la presente providencia.

TERCERO: El artículo 240 establece ciertas reglas probatorias en procesos de infracción de patentes, cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto: i. Inversión de la carga de la prueba. En este tipo de procesos no es el demandante sino el demandando el que tiene que probar que el producto se ha obtenido mediante un procedimiento diferente al patentado.

La norma prevé que el demandado se encuentra en mejor posición para probar que su producto no se obtuvo mediante el procedimiento patentado y, por lo tanto, se establece una presunción simplemente legal que a continuación se explicará. ii. Presunción: la mencionada inversión de la carga de la prueba se encuentra en relación con una presunción simplemente legal (iuris tantum), consagrada en el artículo 240.

Es simplemente legal porque admite prueba en contrario, y supone que cualquier producto idéntico al que se obtendría con el procedimiento patentado se ha logrado empleando dicho procedimiento, si se da alguna de las siguientes condiciones:  Que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo. Quiere decir que el producto obtenido por el procedimiento patentado no esté dentro del estado de la técnica.

Para delimitar el concepto de novedad se deben tener en cuenta las previsiones que hace el artículo 16 de la Decisión 486.  O, que ante la posibilidad material de que el producto idéntico haya sido obtenido mediante el procedimiento patentado, el titular de la patente, mediante esfuerzos razonables, es decir, mediante un análisis racional estándar, común o normal, no pueda establecer cuál ha sido el procedimiento que se usó para obtener el producto.

Para que se aplique esta condición puede tratarse de un producto nuevo o no. El juez consultante debe tener en cuenta que la inversión de la carga de la prueba y la presunción simplemente legal se encuentran relacionadas. La presunción genera que la carga de la prueba la soporte el demandado, ya que él debe desvirtuar el supuesto probando que el procedimiento utilizado no es el patentado.

GACETA OFICIAL CUARTO: 15/09/2014 83 de 83 El examen de patentabilidad que realizan las oficinas de patentes es autónomo e independiente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno No 17811-2013-5217, deberá adoptar la presente interpretación y dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese a la corte consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Patricio Peralvo Medoza SECRETARIO (e) Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Av.

Paseo de la República 3895 – Fax (51-1) 221-3329 – Telf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 –Lima - Perú

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PRIMERO